Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 25 settembre 2020 – HEITEC AG / HEITECH Promotion GmbH und RW
(Causa C-466/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: HEITEC AG
Resistente: HEITECH Promotion GmbH und RW
Questioni pregiudiziali
Se una tolleranza ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE 1 , nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 2 possa essere esclusa non solo a seguito della proposizione di un ricorso dinanzi ad un’autorità amministrativa o ad un organo giurisdizionale, bensì anche in conseguenza di un comportamento adottato senza l’intervento di un’autorità amministrativa o di un organo giurisdizionale.
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se una diffida, con la quale il titolare del segno anteriore, prima di avviare un procedimento giurisdizionale, chiede al titolare del segno posteriore di cessare l’uso del segno e di assumere l’obbligo di corrispondere una penale in caso di violazione, costituisca un comportamento che esclude la tolleranza di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009.
Se, ai fini del calcolo del periodo di tolleranza di cinque anni di cui all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché all’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009, in caso di ricorso giurisdizionale, sia rilevante il deposito del ricorso presso il giudice oppure la sua notifica al resistente. Se rilevi, in tale contesto, il fatto che la notifica del ricorso al resistente, per negligenza del titolare del marchio anteriore, abbia avuto luogo tardivamente oltre la scadenza del periodo di cinque anni.
Se la preclusione, a norma dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/95/CE, nonché dell’articolo 54, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 111, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 riguardi, oltre alle azioni di inibitoria, anche, ad esempio, le conseguenti domande basate sul diritto dei marchi e dirette ad ottenere il risarcimento dei danni, l’accesso alle informazioni e la distruzione?
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1 Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).
2 Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (Versione codificata) (GU 2009, L 78, pag. 1)