Asia C-104/18 P
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 12.9.2019
Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Ehdottomat mitättömyysperusteet – 52 artiklan 1 kohdan b alakohta – Vilpillinen mieli tavaramerkin rekisteröintihakemusta jätettäessä
1. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkihakemusta jätettäessä – Vilpillisen mielen käsite – Soveltamisala
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta)
(ks. 45 ja 46 kohta)
2. EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkihakemusta jätettäessä – Arviointiperusteet – Tarve osoittaa sekaannusvaara riidanalaisten tavaramerkkien välillä ei kuulu soveltamisalaan
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, 2 artikla, 5 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)
(Ks. 51–54 ja 56 kohta)
Tiivistelmä
Unionin tuomioistuin kumosi tuomiossa Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P), joka julistettiin 12.9.2019, unionin yleisen tuomioistuimen tuomion(1) ja täsmensi vilpillisen mielen käsitettä EU-tavaramerkkiä jätettäessä.
Nadal Estebanin ja Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaretin, joka on kuviomerkkien KOTON haltijana oleva yritys, välillä oli liikesuhteita vuoteen 2004 saakka. Nadal Esteban teki 25.4.2011 hakemuksen kuviomerkin STYLO & KOTON rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen(2) mukaisiin luokkiin 25, 35 ja 39 kuuluville tavaroille ja palveluille. Koska Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaretin tekemä väite, joka perustui sen KOTON tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity luokkiin 18, 25 ja 35 kuuluville tavaroille ja palveluille, hyväksyttiin osittain, tavaramerkki STYLO & KOTON rekisteröitiin luokkaan 39 kuuluville palveluille. Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret teki tämän jälkeen mitättömyysvaatimuksen, joka perustui asetuksen N:o 207/2009(3) 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jonka mukaan hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkihakemusta jätettäessä on ehdoton mitättömyysperuste.
Unionin yleinen tuomioistuin vahvisti Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) päätöksen mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hylkäämisestä ja katsoi, ettei kyse voinut olla vilpillisestä mielestä, koska tavaroiden tai palvelujen, joille tavaramerkit oli rekisteröity, välillä ei ollut samuutta tai samankaltaisuutta, joka voisi aiheuttaa sekaannuksen. Unionin tuomioistuin on joutunut valituksen johdosta selventämään vilpillisen mielen käsitettä.
Ensinnäkin unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että vaikka vilpillisen mielen käsite edellyttää sen yleiskielisen merkityksen mukaan epärehellisyyttä tai epärehellistä tarkoitusta, tämä käsite on lisäksi ymmärrettävä tavaramerkkioikeuden asiayhteydessä, jona on elinkeinoelämä. EU-tavaramerkkiä koskevissa säännöissä pyritään erityisesti edistämään unionin vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jossa yritysten on, kyetäkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, voitava rekisteröidä tavaramerkeiksi sellaisia merkkejä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Näin ollen unionin tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkki on kumottava vilpillisen mielen vuoksi, kun merkityksellisistä ja yhtäpitävistä seikoista ilmenee, että EU-tavaramerkin haltija ei ole hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman erityistä kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin.
Tämän jälkeen unionin tuomioistuin on katsonut, ettei 11.6.2009 annetusta tuomiosta Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) ilmene, että vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta ainoastaan siinä tapauksessa, jossa sisämarkkinoilla käytetään samaa tai samankaltaista merkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille, mikä johtaa sekaannukseen sen merkin kanssa, jonka rekisteröintiä on haettu. On nimittäin mahdollista, että on olemassa tapauksia, joissa tavaramerkin rekisteröintihakemus voidaan katsoa jätetyn vilpillisessä mielessä siitä huolimatta, ettei kolmas käytä kyseisen hakemuksen tekohetkellä sisämarkkinoilla samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita varten. asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan mitättömyysvaatimuksen osalta ei edellytetä, että hakija olisi sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on rekisteröity samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille. On lisättävä, että niissä tapauksissa, joissa kolmas käyttää riidanalaisen tavaramerkin hakemishetkellä vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samaa tai samankaltaista merkkiä kuin riidanalainen tavaramerkki, sekaannusvaaran olemassaoloa yleisön keskuudessa ei välttämättä tarvitse osoittaa. Jos kolmannen käyttämän merkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa tai jos kolmas ei ole käyttänyt samaa tai samankaltaista merkkiä kuin riidanalainen tavaramerkki, muut tosiasialliset olosuhteet voivat tapauksen mukaan olla merkityksellisiä ja yhtäpitäviä seikkoja, jotka osoittavat hakijan vilpillisen mielen.
Unionin tuomioistuin totesi lopuksi, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole ottanut kokonaisarvioinnissaan huomioon kaikkia merkityksellisiä tosiseikkoja sellaisina kuin ne olivat hakemuksen jättämishetkellä, vaikka tämä ajankohta oli ratkaiseva. Koska nimittäin tavaramerkin mitättömäksi julistamista oli haettu kokonaisuudessaan, kyseinen mitättömyysvaatimus piti siis tutkia arvioimalla Nadal Estebanin aikomusta sillä hetkellä, kun hän haki mainitun tavaramerkin rekisteröintiä. Näin ollen unionin tuomioistuin kumosi valituksenalaisen tuomion.