ROZSUDEK TRIBUNÁLU (druhého senátu)
15. července 2015(*)
„Ochranná známka Společenství – Řízení o prohlášení neplatnosti – Mezinárodní zápis s vyznačením Evropského společenství – Obrazová ochranná známka HOT – Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu – Neexistence popisného charakteru – Rozlišovací způsobilost – Článek 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 75 druhá věta nařízení č. 207/2009 – Vedlejší odvolání u odvolacího senátu – Článek 8 odst. 3 nařízení (ES) č. 216/96 – Vedlejší žaloba u Tribunálu – Článek 134 odstavec 3 jednacího řádu ze dne 2. května 1991“
Ve věci T‑611/13,
Australian Gold LLC, se sídlem v Indianapolis, Indiana (Spojené státy), zastoupená A. von Mühlendahlem a H. Hartwigem, advokáty,
žalobkyně,
proti
Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM), zastoupenému A. Poch a S. Hannem, jako zmocněnci,
žalovanému,
přičemž další účastnicí řízení před odvolacím senátem OHIM, vystupující jako vedlejší účastnice řízení před Tribunálem, je
Effect Management & Holding GmbH, se sídlem ve Vöcklabrucku (Rakousko), zastoupená H. Pernezem, advokátem,
jejímž předmětem je žaloba podaná proti rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu OHIM ze dne 10. září 2013 (věc R 1881/2012-4) týkajícímu se řízení o prohlášení neplatnosti mezi společnostmi Australian Gold LLC a Effect Management & Holding GmbH,
TRIBUNÁL (druhý senát),
ve složení M. E. Martins Ribeiro, předsedkyně, S. Gervasoni (zpravodaj) a L. Madise, soudci,
vedoucí soudní kanceláře: J. Weychert, rada,
s přihlédnutím k žalobě došlé kanceláři Tribunálu dne 21. listopadu 2013,
s přihlédnutím k vyjádření OHIM k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 15. července 2014,
s přihlédnutím k vyjádření vedlejší účastnice k žalobě došlému kanceláři Tribunálu dne 21. července 2014,
po jednání konaném dne 27. února 2015,
vydává tento
Rozsudek
Skutečnosti předcházející sporu
1 Vedlejší účastnice, společnost Effect Management & Holding GmbH, je majitelkou mezinárodního zápisu s vyznačením Evropského společenství, který dne 13. srpna 2009 získala u Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) pro následující obrazové označení:
2 Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) obdržel oznámení o tomto zápisu dne 12. listopadu 2009 a rozhodnutím ze dne 26. listopadu 2010 schválil její ochranu na území Unie pro výrobky náležející do tříd 3 a 5 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků, které odpovídají následujícímu popisu:
– třída 3: „Bělicí přípravky a jiné látky na čištění; čisticí, lešticí, odmašťovací a brusné přípravky; mýdla; voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky, zejména šampony, sprchové gely, tělové vody, masážní oleje, gely, krémy na obličej“;
– třída 5: „Hygienické přípravky pro lékařské účely; potravinové doplňky k lékařskému použití; mazadla pro farmaceutické použití“.
3 Dne 6. dubna 2011 žalobkyně, společnost Australian Gold LLC, podala návrh na prohlášení neplatnosti sporné ochranné známky na základě čl. 52 odst. 1 písm. a) nařízení Rady (ES) č. 207/2009 ze dne 26. února 2009 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 78, s. 1).
4 Zrušovací oddělení OHIM rozhodnutím ze dne 10. srpna 2012 tomuto návrhu částečně vyhovělo a spornou ochrannou známku prohlásilo za neplatnou pro „bělicí přípravky a jiné látky na čištění; mýdla; voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky, zejména šampony, sprchové gely, tělové vody, masážní oleje, gely, krémy na obličej“ náležející do třídy 3, jakož i pro „potravinové doplňky k lékařskému použití a mazadla pro farmaceutické použití“ náležející do třídy 5.
5 Dne 10. října 2012 podala vedlejší účastnice u OHIM proti rozhodnutí zrušovacího oddělení odvolání v rozsahu, v němž toto rozhodnutí návrhu na prohlášení neplatnosti vyhovělo. Žalobkyně ve svém vyjádření k odvolání, které bylo podáno dne 20. února 2013, podala vedlejší odvolání proti rozhodnutí zrušovacího oddělení v rozsahu, v němž pro ni bylo nepříznivé.
6 Čtvrtý odvolací senát OHIM rozhodnutím ze dne 10. září 2013 (dále jen „napadené rozhodnutí“) rozhodnutí zrušovacího oddělení částečně zrušil v rozsahu, v němž toto rozhodnutí prohlásilo spornou ochrannou známku za neplatnou pro „bělicí přípravky a jiné látky na čištění; mýdla; voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky, zejména šampony, sprchové gely, tělové vody, krémy na obličej“, jakož i pro „potravinové doplňky k lékařskému použití“. Tento odvolací senát měl totiž za to, že slovní prvek uvedené ochranné známky „hot“ není popisný a ve vztahu k dotčeným výrobkům má rozlišovací způsobilost (body 13 až 42 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát, který potvrdil posouzení zrušovacího oddělení týkající se „masážních olejů, gelů“ a „mazadel pro farmaceutické použití“, kromě toho toto rozhodnutí změnil, když tuto ochrannou známku prohlásil za neplatnou pouze pro výrobky „masážní oleje, gely“ náležející do třídy 3 a „mazadla pro farmaceutické použití“ spadající do třídy 5 (bod 47 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát měl mimoto za to, že vyjádření předložené žalobkyní v odpověď na odvolání vedlejší účastnice obsahující výše uvedené vedlejší odvolání bylo podáno opožděně, a nepřezkoumal jej (body 44 až 46 napadeného rozhodnutí).
Návrhová žádání účastníků řízení
7 Žalobkyně v podstatě navrhuje, aby Tribunál:
– napadené rozhodnutí zrušil v rozsahu, v němž zrušilo rozhodnutí zrušovacího oddělení, a v rozsahu, v němž v něm nebyla přezkoumána opodstatněnost jejího vedlejšího odvolání;
– zamítl odvolání podané vedlejší účastnicí proti rozhodnutí zrušovacího oddělení;
– uložil OHIM a vedlejší účastnici náhradu nákladů řízení, včetně nákladů řízení vynaložených před odvolacím senátem.
8 OHIM navrhuje, aby Tribunál:
– zamítl žalobu;
– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
9 Vedlejší účastnice v podstatě navrhuje, aby Tribunál:
– napadené rozhodnutí potvrdil v rozsahu, v němž zrušilo rozhodnutí zrušovacího oddělení;
– napadené rozhodnutí změnil v rozsahu, v němž spornou ochrannou známku prohlásilo za neplatnou pro „masážní oleje, gely“ a „mazadla pro farmaceutické použití“;
– rozhodnutí zrušovacího oddělení potvrdil v rozsahu, v němž zamítlo návrh na prohlášení neplatnosti pro „čisticí, lešticí, odmašťovací a brusné přípravky“ a „hygienické přípravky pro lékařské účely“;
– uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.
10 Jak vedlejší účastnice potvrdila na jednání ve své odpovědi na otázku položenou Tribunálem, která byla zanesena do protokolu o jednání, její první a třetí bod návrhových žádání směřuje k zamítnutí žaloby podané žalobkyní.
Právní otázky
11 Žalobkyně na podporu své žaloby vznáší v podstatě tři důvody vycházející zaprvé z porušení jejího práva být vyslechnuta na základě čl. 75 druhé věty nařízení č. 207/2009, zadruhé z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 216/96 ze dne 5. února 1996, kterým se stanoví jednací řád odvolacích senátů OHIM (Úř. věst. L 28, s. 11), v platném znění, a zatřetí z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009.
12 Vedlejší účastnice tím, že navrhla, aby Tribunál změnil napadené rozhodnutí, využila možnosti, kterou jí přiznává čl. 134 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu ze dne 2. května 1991, aby ve svém vyjádření k žalobě uvedla návrhové žádání směřující ke zrušení nebo změně rozhodnutí odvolacího senátu z důvodu, který nebyl namítán v žalobě. Žalobkyně a OHIM nevyužily možnosti, kterou jim poskytuje čl. 135 odst. 3 jednacího řádu ze dne 2. května 1991, aby předložily vyjádření, jehož předmět se omezuje na odpověď na návrhové žádání předložené poprvé ve vyjádření vedlejší účastnice k žalobě a v souladu se zásadou kontradiktornosti se k návrhu vedlejší účastnice vyjádřily na jednání. Při dodržení této zásady měla vedlejší účastnice rovněž příležitost na jednání uvést své argumenty v odpověď na tvrzení žalobkyně a OHIM.
13 Na podporu svého návrhu předloženého na základě čl. 134 odst. 3 jednacího řádu ze dne 2. května 1991 vedlejší účastnice uplatňuje jediný důvod vycházející z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009. Argumenty uplatněné na podporu tohoto důvodu budou přezkoumány společně s argumenty vznesenými žalobkyní na podporu jejího třetího žalobního důvodu.
K žalobnímu důvodu uplatněnému žalobkyní vycházejícímu z porušení čl. 75 druhé věty nařízení č. 207/2009
14 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát neprávem odmítl jakožto opožděné její vyjádření předložené v odpověď na odvolání podané vedlejší účastnicí před odvolacím senátem. V rozsahu, v němž toto vyjádření obsahovalo argumenty směřující ke zpochybnění odvolání podaného u odvolacího senátu jakož i rozhodnutí Bundespatentgericht (Spolkový patentový soud, Německo) podporující tyto argumenty, však odvolací senát porušil čl. 75 druhou větu nařízení č. 207/2009, když o odvolání rozhodl bez zohlednění těchto argumentů a tohoto důkazu.
15 Je třeba mít za to, jak ostatně uznává OHIM ve svém vyjádření k žalobě, že měl odvolací senát neprávem za to, že vyjádření žalobkyně bylo podáno opožděně.
16 Žalobkyně totiž obdržela dne 20. prosince 2012 zásilku OHIM, v níž jí bylo doručeno odvolání podané vedlejší účastnicí u odvolacího senátu. V této zásilce jí OHIM oznámil, že má lhůtu dvou měsíců k předložení vyjádření k tomuto odvolání. V souladu s ustanoveními pravidla 65 odst. 1 ve spojení s pravidlem 70 odst. 2 a 4 nařízení Komise (ES) č. 2868/95 ze dne 13. prosince 1995, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 40/94 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. L 303, s. 1), v platném znění, tato dvouměsíční lhůta uplynula dne 20. února 2013, a nikoli 19. února 2013, jak odvolací senát uvedl v napadeném rozhodnutí (bod 45). Vzhledem k tomu, že vyjádření žalobkyně bylo podáno dne 20. února 2013, nemohl jej odvolací senát odmítnout jako opožděné. Odvolací senát tedy o odvolání podaném vedlejší účastnicí rozhodl, aniž zohlednil vyjádření žalobkyně, a to v rozporu s čl. 75 druhou větou nařízení č. 207/2009.
17 OHIM však tvrdí, že tato nesrovnalost nemá na projednávanou věc žádný dopad, jelikož by odvolací senát argumentaci žalobkyně nepřijal, pokud by přezkoumal její opodstatněnost.
18 Z judikatury týkající se čl. 75 druhé věty nařízení č. 207/2009 skutečně vyplývá, že porušení tohoto ustanovení, jež stanoví, že rozhodnutí OHIM „mohou být založena pouze na důvodech, ke kterým měli účastníci možnost se vyjádřit“, jehož cílem je ochrana práva na obhajobu, může způsobit vadu správního řízení jen tehdy, je-li prokázáno, že by toto řízení mohlo vést k jinému výsledku, pokud by toto ustanovení bylo dodrženo [viz rozsudek ze dne 12. května 2009, Jurado Hermanos v. OHIM (JURADO), T‑410/07, Sb. rozh., EU:T:2009:153, bod 32 a citovaná judikatura].
19 V projednávané věci není prokázáno, že by odvolací senát mohl použít jiné řešení, pokud by zohlednil argumenty a důkaz obsažené ve vyjádření žalobkyně v odpověď na odvolání, jež bylo u něj podáno.
20 Žalobkyně ve svém vyjádření totiž odkázala pouze na své argumenty uvedené před zrušovacím oddělením a převzala některé pasáže rozhodnutí uvedeného oddělení. Vzhledem k tomu, že odvolací senát musí své rozhodnutí založit na všech skutkových a právních okolnostech, které účastníci řízení uvedli v řízení před útvarem, který rozhodoval v prvním stupni [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. července 2006, La Baronia de Turis v. OHIM – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Sb. rozh., EU:T:2006:197, body 56 až 58 a citovaná judikatura], nelze tak mít za to, že odvolací senát nezohlednil argument vznesený žalobkyní v jejím vyjádření, který by jej mohl přivést k použití jiného řešení.
21 Dále jak vyplývá z ustálené judikatury, OHIM není vázán rozhodnutími vydanými na úrovni členských států, třebaže je zohlednit může [viz rozsudek ze dne 21. března 2013, Event v. OHIM – CBT Comunicación Multimedia (eventer EVENT MANAGEMENT SYSTEMS), T‑353/11, EU:T:2013:147, bod 58 a citovaná judikatura]. Odvolací senát tedy mohl mít v bodě 42 napadeného rozhodnutí za to, aniž pochybil, že nemusí zohlednit rozhodnutí vnitrostátních správních orgánů a soudů (viz body 60 až 65 níže). Nelze mít tudíž za to, že skutečnost, že by odvolací senát uznal přípustnost rozhodnutí Bundespatentgericht přiloženého jako příloha k vyjádření žalobkyně, jakož i výňatků z tohoto rozhodnutí převzatých do uvedeného vyjádření, by jej mohla vést k tomu, aby za okolností projednávané věci použil jiné řešení [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 27. září 2012, Tuzzi fashion v. OHIM – El Corte Inglés (Emidio Tucci), T‑535/08, EU:T:2012:495, bod 91].
22 Žalobní důvod vycházející z porušení čl. 75 druhé věty nařízení č. 207/2009 musí být proto zamítnut.
K žalobnímu důvodu uplatněnému žalobkyní vycházejícímu z porušení čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96
23 Žalobkyně tvrdí, že odmítnutí jejího vyjádření předloženého v odpověď na odvolání podané vedlejší účastnicí u odvolacího senátu jako opožděného, k němuž došlo neprávem, porušuje rovněž čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96, jelikož toto vyjádření obsahovalo vedlejší odvolání směřující k částečnému zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení, které odvolací senát nepřezkoumal.
24 V tomto ohledu je třeba připomenout, že odvolací senát neprávem odmítl vyjádření žalobkyně jako opožděné (viz body 15 a 16 výše).
25 Kromě toho podle čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96 „[v] jednáních inter partes může strana obhajoby [odpůrce] ve své odpovědi žádat o rozhodnutí, kterým se ruší nebo mění napadené rozhodnutí na základě bodu neuvedeného v odvolání“.
26 Odvolací senát tedy porušil čl. 8 odst. 3 nařízení č. 216/96, když nepřezkoumal návrh na částečné zrušení rozhodnutí zrušovacího oddělení, který byl obsažen ve vyjádření žalobkyně. Žalobní důvod vycházející z porušení tohoto ustanovení musí být tudíž přijat.
K důvodům uplatněným žalobkyní a vedlejší účastnicí vycházejícím z porušení čl. 7 odst. 1 písm. b) a c) nařízení č. 207/2009
27 Odvolací senát v napadeném rozhodnutí analyzoval různé významy slova „hot“ v souvislosti s „bělicími přípravky a jinými látkami na čištění; mýdly; voňavkářskými výrobky, éterickými oleji, kosmetickými přípravky, zejména šampony, sprchovými gely, tělovými vodami, krémy na obličej“ a „potravinovými doplňky k lékařskému použití“, jako je zejména vysoká teplota, pikantní chuť či dráždivý charakter, a vyvodil z toho, že sporná ochranná známka ve vztahu k těmto výrobkům postrádá popisný charakter (body 15 až 34 napadeného rozhodnutí). Naproti tomu měl odvolací senát za to, že jelikož se „masážní oleje, gely“ a „mazadla pro farmaceutické použití“ aplikují za tepla nebo mají hřejivý účinek, uvedená ochranná známka je ve vztahu k nim popisná (bod 17 napadeného rozhodnutí). Dále měl odvolací senát za to, že s výjimkou výrobků, pro něž má tato ochranná známka popisný charakter, a sice „masážní oleje, gely“ a „mazadla pro farmaceutické použití“, má ve vztahu k ostatním výrobkům rozlišovací způsobilost, jelikož i přes její neurčitou pozitivní konotaci stručnost označení zabrání spotřebiteli v tom, aby jej zaměnil s reklamním sloganem (body 36 až 41 napadeného rozhodnutí). Odvolací senát konečně připomněl nezávazný charakter rozhodnutí vnitrostátních orgánů, které se rovněž vyjádřily k téže ochranné známce (body 10 a 42 napadeného rozhodnutí).
28 Žalobkyně a vedlejší účastnice nezpochybňují nezohlednění obdélníkového rámečku obklopujícího slovo „hot“ jakožto grafického ztvárnění uvedeného slova, a tedy ani analýzu popisného charakteru a rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky pouze na základě výrazu „hot“ (bod 13 napadeného rozhodnutí). Nezpochybňují ani skutečnost, že tato analýza měla být provedena s ohledem na seznam výrobků, jak jsou popsány ve francouzštině, což je jazyk mezinárodního zápisu (bod 10 napadeného rozhodnutí).
29 Naproti tomu žalobkyně, jakož i vedlejší účastnice na podporu své vedlejší žaloby zpochybňují posouzení odvolacího senátu, která jsou pro ně příslušným způsobem nepříznivá, týkající se popisného charakteru a rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky. Žalobkyně kritizuje rovněž nezohlednění rozhodnutí vnitrostátních orgánů týkajících se téže ochranné známky.
K vytýkaným skutečnostem týkajícím se popisného charakteru sporné ochranné známky
30 Na rozdíl od toho, co uvedl odvolací senát, má žalobkyně za to, že ze zásad použitelných na přezkum popisného charakteru ochranných známek vyplývá, že ochranná známka složená z výrazu „hot“ je popisná ve vztahu ke všem „bělicím přípravkům a jiným látkám na čištění; mýdlům; voňavkářským výrobkům, éterickým olejům, kosmetickým přípravkům, zejména šamponům, sprchovým gelům, tělovým vodám, krémům na obličej“ a „potravinovým doplňkům k lékařskému použití“. Výraz „hot“ jakožto označení teploty těchto výrobků nebo teploty jejich užívání je totiž označením, které lze použít pro všechny dotčené výrobky. Podle žalobkyně ostatní významy výrazu „hot“, jako je zejména „módní“, „přitažlivý“, „sexy“, představují rovněž jiné možné použití tohoto slova pro dotčené výrobky.
31 Vedlejší účastnice zpochybňuje to, jak odvolací senát posoudil popisný charakter sporné ochranné známky ve vztahu k „masážním olejům, gelům“ (třída 3) a „mazadlům pro farmaceutické použití“ (třída 5). Vedlejší účastnice tvrdí, že ačkoli mazadla pro farmaceutické použití vyvolávají pocity pálení nebo mají hřejivý účinek, odlišují se od svého účelu, že gely vyvolávající hřejivé účinky náležejí do třídy 5, a nikoli do třídy 3, a konečně že pocit tepla při masážích pochází od tření rukou, a nikoli od masážního oleje.
32 V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 se do rejstříku nezapíšou „ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností“.
33 Podle judikatury čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 brání tomu, aby označení nebo údaje, kterých se toto ustanovení týká, byly vyhrazeny jedinému podniku z důvodu jejich zápisu jako ochranné známky. Toto ustanovení tak sleduje cíl obecného zájmu, který vyžaduje, aby taková označení nebo údaje mohly být volně užívány všemi [rozsudky ze dne 23. října 2003, OHIM v. Wrigley, C‑191/01 P, Recueil, EU:C:2003:579, bod 31; ze dne 27. února 2002, Ellos v. OHIM (ELLOS), T‑219/00, Recueil, EU:T:2002:44, bod 27, a ze dne 2. května 2012, Universal Display v. OHIM (UniversalPHOLED), T‑435/11, EU:T:2012:210, bod 14].
34 Kromě toho se má za to, že označení nebo údaje, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení vlastností výrobku nebo služby, pro které je zápis požadován, jsou na základě čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 nezpůsobilé vykonávat základní funkci ochranné známky, tedy identifikovat obchodní původ výrobku nebo služby tak, aby spotřebitel, který získá výrobek nebo službu označené ochrannou známkou, mohl při dalším nabytí učinit stejnou volbu, pokud byla jeho zkušenost pozitivní, nebo jinou volbu, pokud byla tato zkušenost negativní (rozsudky OHIM v. Wrigley, bod 33 výše, EU:C:2003:579, bod 30, a UniversalPHOLED, bod 33 výše, EU:T:2012:210, bod 15).
35 Z toho vyplývá, že k tomu, aby se na označení uplatnil zákaz upravený v tomto ustanovení, musí mít dostatečně přímou a konkrétní spojitost s dotčenými výrobky nebo službami, která dotyčné veřejnosti umožní vnímat bezprostředně a bez dalšího přemýšlení popis dotčených výrobků a služeb nebo některé z jejich vlastností (viz rozsudek UniversalPHOLED, bod 33 výše, EU:T:2012:210, bod 16 a citovaná judikatura).
36 Konečně je třeba připomenout, že posouzení popisného charakteru označení nemůže být provedeno jinak než zaprvé ve vztahu k jeho chápání dotčenou veřejností a zadruhé ve vztahu k dotčeným výrobkům nebo službám [viz rozsudek ze dne 7. června 2005, Münchener Rückversicherungs‑Gesellschaft v. OHIM (MunichFinancial Services), T‑316/03, Sb. rozh., EU:T:2005:201, bod 26 a citovaná judikatura].
37 V projednávané věci měl odvolací senát za to, že veřejností dotčenou vnímáním popisného charakteru přihlášeného označení je anglicky hovořící spotřebitel (bod 14 napadeného rozhodnutí). Tuto definici relevantní veřejnosti, kterou žalobkyně a vedlejší účastnice nezpochybňují, je třeba potvrdit.
– K neexistenci popisného charakteru sporné ochranné známky ve vztahu k „masážním olejům, gelům“ a „mazadlům pro farmaceutické použití“, kterou uplatňuje vedlejší účastnice
38 Argumenty uvedené vedlejší účastnicí na podporu neexistence popisného charakteru sporné ochranné známky ve vztahu k „masážním olejům, gelům“ a „mazadlům pro farmaceutické použití“ musejí být odmítnuty.
39 Je zajisté pravda, jak správně uvádí vedlejší účastnice, že výraz „hot“ v rozsahu, v němž odkazuje na vysokou teplotu, neoznačuje teplotní podmínky používání těchto výrobků. Uvedené výrobky totiž mohou být používány jak za vysokých teplot, tak za nízkých teplot, jak ostatně v podstatě uznává odvolací senát, když v napadeném rozhodnutí uvádí, že „tyto výrobky mohou být rozetřeny, i za vysoké teploty“. Odvolací senát měl tedy v bodě 17 napadeného rozhodnutí nesprávně za to, že výraz „hot“ popisuje ve smyslu čl. 7 odst. 1 písm. c) nařízení č. 207/2009 skutečnost, že tyto výrobky jsou za tepla rozetřeny.
40 Naproti tomu je třeba mít podobně jako odvolací senát, na rozdíl od toho, co tvrdí vedlejší účastnice, za to, že výraz „hot“ označuje účinky vyvolané „masážními oleji, gely“ a „mazadly pro farmaceutické použití“. Všechny tyto výrobky, bez ohledu na to zda jsou používány k lékařským účelům či nikoli, jsou totiž předurčeny k tomu, aby byly rozetřeny na pokožce více či méně opakovanými pohyby, které vytvářejí pocit tepla. V tomto ohledu je bezvýznamná skutečnost, kterou uvádí vedlejší účastnice, že k tomuto zahřívání dochází v důsledku tření rukou o pokožku, a nikoli výrobky jako takovými, jelikož k těmto třením dochází při aplikaci uvedených výrobků nevyhnutelně.
41 Odvolací senát měl tedy v napadeném rozhodnutí správně za to, že sporná ochranná známka je ve vztahu k „masážním olejům, gelům“ a „mazadlům pro farmaceutické použití“ popisná.
– Ke kontradiktorní povaze napadeného rozhodnutí, kterou uplatňuje žalobkyně
42 Žalobkyně uvádí, že odvolací senát nemohl uznat popisný charakter sporné ochranné známky ve vztahu k „masážním olejům a gelům“ a vyloučit jej ve vztahu k „voňavkářským výrobkům, éterickým olejům a kosmetickým přípravkům“, protože jinak si odporuje.
43 Tuto vytýkanou skutečnost, kterou je odvolacímu senátu v podstatě vytýkáno, že z uznání popisného charakteru sporné ochranné známky ve vztahu k „masážním olejům a gelům“ nevyvodil důsledky při posouzení jejího popisného charakteru ve vztahu k „voňavkářským výrobkům, éterickým olejům a kosmetickým přípravkům“, je třeba přijmout.
44 Podle ustálené judikatury se totiž uznání popisného charakteru ochranné známky uplatní nejen pouze ve vztahu k výrobkům, které ochranná známka přímo popisuje, ale rovněž ve vztahu k širší kategorii, do níž tyto výrobky patří, jestliže přihlašovatel ochranné známky neprovedl příslušné omezení [rozsudky ze dne 7. června 2001, DKV v. OHIM (EuroHealth), T‑359/99, Recueil, EU:T:2001:151, bod 33, a ze dne 15. září 2009, Wella v. OHIM (TAME IT), T‑471/07, Sb. rozh., EU:T:2009:328, bod 18].
45 V projednávané věci je přitom třeba mít za to, že žalobkyně správně uvedla, ostatně jako OHIM ve svém vyjádření k žalobě, že „masážní oleje a gely“ jsou obsaženy v obecnějších kategoriích „voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky“, jak to dokládá výraz „zejména“, který je spojuje [obdobně pokud jde o výraz „zvláště“ viz rozsudky ze dne 8. června 2005, Wilfer v. OHIM (ROCKBASS), T‑315/03, Sb. rozh., EU:T:2005:211, body 3 a 64, a ze dne 12. listopadu 2008, Scil proteins v. OHIM – Indena (affilene), T‑87/07, EU:T:2008:487, body 38 a 39].
46 V tomto ohledu je třeba upřesnit, na rozdíl od toho, co uvádí vedlejší účastnice, že se výraz „zejména“ nevztahuje pouze na kosmetické přípravky. V seznamu výrobků, pro něž byla ochrana sporné ochranné známky připuštěna, jsou totiž výrobky „voňavkářské výrobky“, „éterické oleje“ a „kosmetické přípravky“ odděleny čárkami a od ostatních výrobků v seznamu jsou odděleny středníkem (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 15. května 2014, Louis Vuitton Malletier v. OHIM, C‑97/12 P, EU:C:2014:324, body 96 a 97). Dále pak mezi těmito třemi kategoriemi výrobků existují přímé a konkrétní vazby, přičemž voňavkářské výrobky i éterické oleje mohou být kvalifikovány jako „kosmetické přípravky“, jelikož kosmetické přípravky jsou zpravidla definovány jako přípravky, které jsou určeny k tomu, aby byly naneseny na povrchové části lidského těla za účelem péče o ně či jejich zkrášlení.
47 Ze stejných důvodů, jako jsou důvody uvedené v bodě 46 výše, je třeba odmítnout argument – aniž by bylo třeba přezkoumávat jeho přípustnost – uplatněný OHIM poprvé na jednání, podle něhož „masážní oleje“ a „gely“ nenáležejí do obecných kategorií „voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky“. „Masážní oleje“, jakož i „gely“ zmíněné bez jiného upřesnění mohou být konkrétně považovány za výrobky určené k péči o tělo či zkrášlení těla.
48 Odvolací senát tedy pochybil, když z uznání popisného charakteru sporné ochranné známky ve vztahu k „masážním olejům a gelům“ nevyvodil důsledky při posouzení jejího popisného charakteru ve vztahu k „voňavkářským výrobkům, éterickým olejům a kosmetickým přípravkům“ a ostatním kategoriím výrobků, které byly uvedeny jako příklad těchto obecných kategorií výrobků. Je tedy třeba mít za to, že odvolací senát nesprávně vyloučil popisný charakter uvedené ochranné známky ve vztahu k „voňavkářským výrobkům, éterickým olejům, kosmetickým přípravkům, zejména šamponům, sprchovým gelům, tělovým vodám a krémům na obličej“, aniž přezkoumal ostatní argumenty žalobkyně týkající se popisného charakteru této ochranné známky ve vztahu k uvedeným výrobkům.
– K popisnému charakteru sporné ochranné známky ve vztahu k „bělicím přípravkům a jiným látkám na čištění; mýdlům“ a „potravinovým doplňkům k lékařskému použití“, který uplatnila žalobkyně
49 Pokud jde nejprve o to, že se výrazem „hot“ uvádí vysoká teplota, nelze mít za to – jak tvrdí žalobkyně – že výraz „hot“ označuje vysokou teplotu „bělicích přípravků a jiných látek na čištění; mýdel“ a „potravinových doplňků k lékařskému použití“. Tyto výrobky, jejichž cílem je péče o prádlo, jakož i péče o osoby a jejich výživa, totiž nemají svou povahou vysokou teplotu. Jak správně zdůrazňuje OHIM, v případě některých těchto výrobků, jako jsou mýdla, naopak hrozí, že je taková teplota dokonce poškodí.
50 Výraz „hot“ neoznačuje ani teplotu pro používání dotčených výrobků. Třebaže některé z těchto výrobků, jako jsou „bělicí přípravky a látky na čištění“, případně „potravinové doplňky“, mohou být používány za vysokých teplot, necharakterizuje tato podmínka pro používání uvedené výrobky, které mohou být používány i za nízkých teplot. Přizpůsobení nízkým teplotám je dokonce zvláště oceňováno spotřebiteli v případě pracích prostředků, jak správně uvedla vedlejší účastnice.
51 Pokud jde dále o jiné významy výrazu „hot“, je třeba mít za to, že jediný argument uplatněný žalobkyní na podporu jejího tvrzení o popisném charakteru výrobků s jinými významy výrazu „hot“, jako jsou výrazy „módní“, „přitažlivý“ nebo „sexy“, je třeba odmítnout. Skutečnost, ostatně hypotetická, že jsou dotčené výrobky prodávány v sexshopech, není při přezkumu popisného charakteru označení zohledněna, jelikož místo uvádění na trh nebylo specifikováno v seznamu výrobků, pro něž byl zápis označení požadován. Podle ustálené judikatury se totiž absolutní důvody pro zamítnutí zápisu posuzují s ohledem na znění výrobků nebo služeb, které jsou uvedeny v přihlášce k zápisu (rozsudek ze dne 22. června 2006, Storck v. OHIM, C‑24/05 P, Sb. rozh., EU:C:2006:421, bod 23). V každém případě je třeba dodat, že pozitivní konotace výše uvedených významů výrazu „hot“ se projeví spíše jako neurčitá a nepřímá evokace, než jako přímé a bezprostřední označení některé vlastnosti či charakteristiky dotčených výrobků [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 9. října 2002, Dart Industries v. OHIM (UltraPlus), T‑360/00, Recueil, EU:T:2002:244, body 27 a 28].
52 Argumenty žalobkyně týkající se popisného charakteru sporné ochranné známky ve vztahu k „bělicím přípravkům a jiným látkám na čištění; mýdlům“ a „potravinovým doplňkům k lékařskému použití“ musejí být tedy odmítnuty.
K vytýkaným skutečnostem týkajícím se rozlišovací způsobilosti sporné ochranné známky
53 Žalobkyně uvádí, že i kdyby slovo „hot“ nebylo popisné ve vztahu k „bělicím přípravkům a jiným látkám na čištění; mýdlům; voňavkářským výrobkům, éterickým olejům, kosmetickým přípravkům, zejména šamponům, sprchovým gelům, tělovým vodám, krémům na obličej“ a „potravinovým doplňkům k lékařskému použití“, představuje pouze „lákavé oznámení“ postrádající jakoukoli funkci označení původu, a postrádá tedy rozlišovací způsobilost.
54 Vedlejší účastnice tvrdí, že odvolací senát měl nesprávně za to, že sporná ochranná známka nemá rozlišovací způsobilost s ohledem na „masážní oleje, gely“ a „mazadla pro farmaceutické použití“.
55 Nejprve je třeba připomenout, že jak vyplývá z čl. 7 odst. 1 nařízení č. 207/2009, k tomu, aby označení nemohlo být zapsáno jako ochranná známka Společenství, stačí uplatnění jednoho z absolutních důvodů pro zamítnutí, které jsou v něm vyjmenovány [viz rozsudek ze dne 12. ledna 2005, Wieland-Werke v. OHIM (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 až T‑369/02, Sb. rozh., EU:T:2005:3, bod 45 a citovaná judikatura]. Vzhledem k tomu, že měl odvolací senát správně za to, že sporná ochranná známka je popisná ve vztahu k „masážním olejům, gelům“ a „mazadlům pro farmaceutické použití“ (viz bod 41 výše) a z tohoto popisného charakteru neprávem nevyvodil popisný charakter uvedené ochranné známky rovněž ve vztahu k „voňavkářským výrobkům, éterickým olejům, kosmetickým přípravkům, zejména šamponům, sprchovým gelům, tělovým vodám a krémům na obličej“ (viz bod 48 výše), argumenty uplatněné žalobkyní a vedlejší účastnicí, co se týče popisného charakteru této ochranné známky ve vztahu k těmto výrobkům, či nikoli, je třeba odmítnout jako irelevantní.
56 Vzhledem k tomu, že všechny argumenty uplatněné vedlejší účastnicí na podporu jejího návrhu předloženého na základě čl. 134 odst. 3 jednacího řádu ze dne 2. května 1991 musejí být odmítnuty (viz rovněž bod 38 výše), musí být tento návrh zamítnut.
57 Pokud jde o argumentaci žalobkyně týkající se výrobků, ve vztahu k nimž sporná ochranná známka není popisná, a sice „bělicích přípravků a jiných látek na čištění; mýdel“ a „potravinových doplňků k lékařskému použití“, je třeba následně připomenout ustálenou judikaturu, podle níž pouhá skutečnost, že ochranná známka je dotčenou veřejností vnímána jako propagační slogan a že s ohledem na svou pochvalnou povahu může být v zásadě převzata jinými podniky, není sama o sobě dostatečná pro závěr, že tato ochranná známka postrádá rozlišovací způsobilost. Pochvalná konotace ochranné známky totiž nevylučuje, že ochranná známka je přesto způsobilá spotřebitelům zajistit původ výrobků nebo služeb, na které se vztahuje, přičemž takovou ochrannou známku dotčená veřejnost může vnímat současně jako propagační slogan a údaj o obchodním původu výrobků nebo služeb (viz rozsudek ze dne 12. července 2012, Smart Technologies v. OHIM, C‑311/11 P, Sb. rozh., EU:C:2012:460, body 29 a 30 a citovaná judikatura).
58 Tvrzení žalobkyně týkající se v podstatě reklamního charakteru slova „hot“ tak nestačí samo o sobě ke zpochybnění konstatování odvolacího senátu, že sporná ochranná známka má rozlišovací způsobilost. Dále je třeba ještě prokázat, že tento výraz představuje výlučně reklamní slogan. Žalobkyně přitom sama v rámci zejména své argumentace týkající se popisného charakteru sporné ochranné známky připustila, že výraz „hot“ má několik významů, jako je „teplý“ nebo „pikantní“, které nemají reklamní povahu. Žalobkyně tak neprokázala, že výraz „hot“ představuje podobně jako jiná slova, která uvedla na podporu svého argumentu (jako jsou slova „super“ nebo „best“), výlučně reklamní slogan, který brání uznání jeho rozlišovací způsobilosti (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 21. ledna 2010, Audi v. OHIM, C‑398/08 P, Sb. rozh., EU:C:2010:29, bod 47).
K vytýkané skutečnosti vycházející z nezohlednění rozhodnutí vnitrostátních správních orgánů a soudů
59 Žalobkyně vytýká odvolacímu senátu, že nezohlednil rozhodnutí vnitrostátních správních orgánů a soudů, konkrétně rozhodnutí Bundespatentgericht ze dne 9. října 2012 a Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo) ze dne 19. února 2014, která vyloučila poskytnutí ochrany sporné ochranné známce.
60 Podle ustálené judikatury je režim ochranných známek Společenství autonomním systémem, který se skládá ze souboru pravidel a sleduje jemu vlastní cíle, přičemž jeho použití je nezávislé na jakémkoli vnitrostátním systému. Způsobilost označení k zápisu jako ochranné známky Společenství musí být tedy posuzována pouze na základě relevantní právní úpravy. OHIM a případně unijní soud tedy nejsou vázány rozhodnutími vydanými na úrovni členských států, i když je zohlednit mohou, a to i když byla tato rozhodnutí přijata podle harmonizovaných vnitrostátních právních předpisů na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 299, s. 25) (viz judikatura citovaná v bodě 21 výše). Je třeba dodat, že žádné ustanovení nařízení č. 207/2009 neukládá OHIM nebo, na základě žaloby, Tribunálu povinnost, aby dospěly ke stejným výsledkům, ke kterým dospěly vnitrostátní správní orgány nebo soudy v podobné situaci (viz rozsudek ze dne 12. ledna 2006, Deutsche SiSi-Werke v. OHIM, C‑173/04 P, Sb. rozh., EU:C:2006:20, bod 49 a citovaná judikatura).
61 Podle bodu 6 odůvodnění nařízení č. 207/2009 totiž právo Společenství upravující ochranné známky nenahrazuje právní předpisy členských států o ochranných známkách. Je tedy možné, že z důvodu jazykových, kulturních, sociálních a hospodářských odlišností ochranná známka, která není chráněna v některém členském státě, je chráněna v jiném členském státě nebo na úrovni Unie (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 25. října 2007, Develey v. OHIM, C‑238/06 P, Sb. rozh., EU:C:2007:635, body 57 až 59 a citovaná judikatura).
62 Na rozdíl od toho, co tvrdí žalobkyně, ustanovení nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 2001, L 12, s. 1), v platném znění, a článku 109 nařízení č. 207/2009 toto konstatování nikterak nevyvracejí. Jak vyplývá zejména z bodu 15 odůvodnění nařízení č. 44/2001 uváděného žalobkyní, cílem tohoto nařízení je totiž pouze zajistit, aby ve dvou členských státech nebyla vydána vzájemně si odporující soudní rozhodnutí, a na OHIM se nevztahuje. Kromě toho je cílem článku 109 nařízení č. 207/2009 zabránit tomu, aby žaloby pro porušení práv podané před vnitrostátními soudy, z nichž jedna je založena na ochranné známce Společenství a jiná na národní ochranné známce, nevedly k vzájemně si odporujícím rozhodnutím. Jak správně zdůrazňuje vedlejší účastnice, týká se tak pouze účinků, a nikoli podmínek ochrany uvedených ochranných známek.
63 Výše uvedené konstatování nezpochybňuje ani čl. 7 odst. 2 nařízení č. 207/2009, který stanoví, že absolutní důvody pro zamítnutí zápisu uvedené v odstavci 1 se použijí, i když existují jen v části Unie. Zamítnutí vnitrostátního zápisu je totiž založeno na vnitrostátních ustanoveních uplatněných podle vnitrostátního řízení ve vnitrostátním kontextu (viz bod 61 výše), a neodpovídá tedy uznání existence absolutního důvodu pro zamítnutí zápisu ve smyslu nařízení č. 207/2009 v některém státě.
64 V projednávané věci není relevantní ani rozsudek ze dne 10. března 2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. OHIM (C‑51/10 P, Sb. rozh., EU:C:2011:139, body 73 až 77) uváděný žalobkyní, jelikož se týká povinnosti OHIM zohlednit vlastní rozhodnutí přijatá ve věci podobných přihlášek týkajících se ochranných známek Společenství.
65 I když je tedy žádoucí, aby OHIM zohlednil rozhodnutí vnitrostátních orgánů týkající se ochranných známek, jež jsou totožné s ochrannými známkami, k nimž se má vyjádřit, a naopak OHIM nemusí zohlednit tato rozhodnutí, včetně rozhodnutí, která se vyjadřují k totožným ochranným známkám, a za předpokladu, že je zohlední, není uvedenými rozhodnutími vázán.
66 V projednávané věci je tak třeba odmítnout vytýkanou skutečnost žalobkyně vycházející z toho, že odvolací senát nezohlednil rozhodnutí vnitrostátních správních orgánů a soudů týkající se sporné ochranné známky, aniž by bylo třeba vyjadřovat se k přípustnosti rozhodnutí Bundesgerichtshof oznámeného poštovní zásilkou po podání žaloby, přičemž OHIM tuto přípustnost zpochybnil.
67 Ze všeho předcházejícího vyplývá, že napadené rozhodnutí musí být zrušeno v rozsahu, v němž odvolací senát nerozhodl o návrhu žalobkyně týkajícím se „čisticích, lešticích, odmašťovacích a brusných přípravků“ náležejících do třídy 3 a „hygienických přípravků pro lékařské účely“ náležejících do třídy 5 (viz bod 26 výše), a v rozsahu, v němž zrušil a změnil rozhodnutí zrušovacího oddělení pro „voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky, zejména šampony, sprchové gely, tělové vody a krémy na obličej“ náležející do třídy 3 (viz bod 48 výše).
68 Kromě toho je třeba změnit napadené rozhodnutí v tom smyslu, že bude zamítnuto odvolání podané vedlejší účastnicí proti rozhodnutí zrušovacího oddělení, pokud jde o „voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky, zejména šampony, sprchové gely, tělové vody a krémy na obličej“ [v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 29. ledna 2013, Fon Wireless v. OHIM – nfon (nfon), T‑283/11, EU:T:2013:41, bod 83], v souladu s tím, co navrhla žalobkyně svým druhým bodem návrhových žádání. Tribunál má totiž pravomoc změnit napadené rozhodnutí v tomto ohledu v rozsahu, v němž se odvolací senát vyjádřil k popisnému charakteru sporné ochranné známky s ohledem na dotčené výrobky, a v rozsahu, v němž měl neprávem za to, jak vyplývá z bodů 43 až 48 výše, že tato ochranná známka není popisná ve vztahu k „voňavkářským výrobkům, éterickým olejům, kosmetickým přípravkům, zejména šamponům, sprchovým gelům, tělovým vodám a krémům na obličej“ (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 5. července 2011, Edwin v. OHIM, C‑263/09 P, Sb. rozh., EU:C:2011:452, bod 72).
69 Ve zbývající části musí být žaloba žalobkyně zamítnuta, stejně jako návrh vedlejší účastnice podaný na základě čl. 134 odst. 3 jednacího řádu ze dne 2. května 1991 (viz bod 56 výše).
K nákladům řízení
70 Podle čl. 134 odst. 3 jednacího řádu Tribunálu pokud měli účastníci řízení ve věci částečně úspěch i neúspěch, ponese každý z nich vlastní náklady řízení. Jeví-li se to však vzhledem k okolnostem v projednávané věci jako odůvodněné, může Tribunál rozhodnout, že účastník řízení ponese vlastní náklady řízení a nahradí část nákladů řízení vynaložených druhým účastníkem řízení.
71 Vzhledem k tomu, že v projednávané věci měli všichni tři účastníci řízení ve věci částečně úspěch i neúspěch, a vzhledem k tomu, že nejsou dány zvláštní okolnosti, je důvodné rozhodnout, že každý účastník ponese vlastní náklady řízení.
Z těchto důvodů
TRIBUNÁL (druhý senát)
rozhodl takto:
1) Rozhodnutí čtvrtého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 10. září 2013 (věc R 1881/2012-4) se zrušuje v rozsahu, v němž nerozhodlo o návrhu společnosti Australian Gold LLC týkajícím se „čisticích, lešticích, odmašťovacích a brusných přípravků“ náležejících do třídy 3 a „hygienických přípravků pro lékařské účely“ náležejících do třídy 5, a v rozsahu, v němž zrušilo a změnilo rozhodnutí zrušovacího oddělení pro „voňavkářské výrobky, éterické oleje, kosmetické přípravky, zejména šampony, sprchové gely, tělové vody a krémy na obličej“ náležející do třídy 3.
2) Odvolání podané společností Effect Management & Holding GmbH před odvolacím senátem se zamítá v rozsahu, v němž se týká „voňavkářských výrobků, éterických olejů, kosmetických přípravků, zejména šamponů, sprchových gelů, tělových vod a krémů na obličej“.
3) Ve zbývající části se žaloba zamítá.
4) Návrh na změnu rozhodnutí podaný společností Effect Management & Holding se zamítá.
5) Každý účastník ponese vlastní náklady řízení.
Martins Ribeiro | Gervasoni | Madise |
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 15. července 2015.
Podpisy.