NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
M. POIARES MADURO
prednesené 4. júla 2006 1(1)
Vec C‑281/05
Montex Holdings Ltd
proti
Diesel SpA
[návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Bundesgerichtshof (Nemecko)]
„Ochranné známky – Právo majiteľa ochrannej známky zakázať tranzit tovaru so zhodným označením cez územie členského štátu, v ktorom táto ochranná známka požíva ochranu“
1. Tento návrh na začatie prejudiciálneho konania podaný Bundesgerichtshof (Nemecko) sa týka predovšetkým výkladu článku 5 ods. 1 a 3 prvej smernice 89/104/EHS(2). Ide konkrétne o otázku, či majiteľ ochrannej známky zapísanej v členskom štáte má právo zakázať tranzit tovaru nesúceho označenie zhodné s ochrannou známkou na území tohto členského štátu, hoci v členskom štáte určenia táto ochranná známka nepožíva ochranu, a tovar v ňom teda možno voľne uvádzať na trh.
I – Skutkové okolnosti, právny rámec a prejudiciálne otázky predložené Súdnemu dvoru
2. Diesel SpA (ďalej len „Diesel“) je majiteľ ochrannej známky DIESEL pre výrobky zaradené do triedy 25 „Oblečenie, obuv, pokrývky hlavy“(3), ktorá požíva ochranu najmä v Nemecku. Montex Holdings Ltd (ďalej len „Montex“) predáva džínsy pod názvom DIESEL v Írsku, kde ochranná známka vo vlastníctve Diesel nepožíva žiadnu ochranu.
3. Montex vyrába džínsy, pričom jednotlivé diely vrátane rozlišovacích označení vyváža do Poľska prostredníctvom colného zapečatenia, diely tam necháva zošiť a dokončené nohavice dováža do Írska.
4. Dňa 31. decembra 2000 Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau (hlavný colný úrad pre Löbau – colný úrad v Zittau) (Nemecko) zadržal dodávku adresovanú Montex obsahujúcu 5 076 dámskych nohavíc nesúcich označenie DIESEL, ktorú jej mal doručiť maďarský dopravca na kamióne z poľského závodu, pričom mal prejsť cez nemecké územie. Nohavice sa mali dopraviť priamym tranzitom z poľského colného úradu do colného úradu v Dubline a proti prípadnej krádeži boli počas tranzitu chránené zapečatením dopravného vozidla (colná plomba) zo strany poľského orgánu.
5. Montex podala proti rozkazu na zadržanie predmetného tovaru sťažnosť. Domnieva sa, že samotný tranzit tovaru cez nemecké územie neporušuje nijaké práva z ochrannej známky. Diesel sa ale domnieva, že tranzit porušuje jej právo z ochrannej známky, pretože existuje riziko, že sa tovar v štáte tranzitu uvedie na trh. Diesel preto podala návrh, aby sa Montex buď zakázalo uskutočňovať tranzit jej tovaru cez nemecké územie, alebo sa jej taký tranzit povolil. Ďalej navrhla, aby sa Montrex uložilo súhlasiť so zničením zhabaného tovaru, alebo prípadne s odstránením a zničením všetkých nápisov, ako aj ďalších rozlišovacích označení obsahujúcich názov DIESEL a aby sa Montex uložilo nahradiť náklady na zničenie.
6. Potom, čo bola Montex odsúdená na prvom a druhom stupni, podala na Bundesgerichtshof opravný prostriedok na revíziu. Tento súd rozhodol konanie prerušiť a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
„1. Poskytuje zapísaná ochranná známka svojmu majiteľovi právo zakázať tranzit tovaru, na ktorom je uvedené označenie?
2. V prípade kladnej odpovede: je možné dospieť k osobitnému posúdeniu na základe toho, že označenie nepožíva v štáte určenia žiadnu ochranu?
3. Treba v prípade kladnej odpovede na otázku č. 1 a bez ohľadu na odpoveď na otázku č. 2 rozlišovať skutočnosť, či tovar určený pre členský štát pochádza z iného členského štátu, z pridruženého štátu alebo z tretej krajiny? Je v tejto súvislosti relevantné, či bol tovar v štáte pôvodu vyrobený v súlade alebo v rozpore s tamojším platným právom majiteľa ochrannej známky?“
7. Tieto otázky by mali viesť Súdny dvor predovšetkým k výkladu článku 5 smernice o ochranných známkach upravujúceho „Práva z ochrannej známky“, ktorý stanovuje:
„1. Zapísaná ochranná známka dáva svojmu majiteľovi výlučné práva. Majiteľ bude mať právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali:
a) akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré sú zhodné s tými, pre ktoré je ochranná známka zapísaná;
b) akékoľvek označenia, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo je jej natoľko podobné, a zároveň sú si natoľko podobné príslušné tovary alebo služby, že existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, vrátane pravdepodobnosti asociácie medzi označením a ochrannou známkou.
…“
8. Odsek 3 tohto článku uvádza:
„V rámci odsekov 1 a 2 možno okrem iného zakázať toto:
a) umiestňovať označenie na tovary alebo na ich obal;
b) ponúkať tovary alebo ich uvádzať na trh, alebo na tieto účely skladovať pod týmto označením, alebo ponúkať alebo poskytovať takto označené služby;
c) dovážať alebo vyvážať takto označený tovar;
d) používať toto označenie v obchodnej korešpondencii a v reklame.
9. Aj nariadenie (ES) č. 3295/94(4), platné v deň, keď nastali skutkové okolnosti vo veci samej, je relevantné pre analýzu tejto veci. Druhé a tretie odôvodnenie tohto nariadenia uvádzajú:
„keďže uvádzanie falšovaného a pirátskeho tovaru na trh spôsobuje značné škody výrobcom a obchodníkom, ktorí dodržiavajú zákon, a nositeľom autorského práva alebo príbuzných práv a zavádza spotrebiteľov; keďže sa má zabrániť tomu, aby sa takýto tovar umiestňoval na trh a majú sa preto prijať opatrenia na efektívne riešenie tejto nezákonnej činnosti bez toho, aby sa bránila voľnosť legitímneho obchodovania; keďže tento cieľ sa taktiež sleduje prostredníctvom snažení, ktoré sa uskutočňujú po takých istých linkách na medzinárodnej úrovni;
keďže pokiaľ sa falšovaný alebo pirátsky tovar a podobné výrobky dovážajú z tretích krajín, je dôležité zakázať ich uvoľnenie do voľného obehu v spoločenstve alebo uplatňovanie režimu suspenzie [colného režimu s podmienečným systémom – neoficiálny preklad] pre ne a je potrebné zaviesť vhodný postup, ktorý umožní colným orgánom konať tak, aby zabezpečili riadne presadzovanie takéhoto zákazu.“
10. Článok 1 ods. 1 tohto nariadenia stanovuje:
„1. Toto nariadenie ustanovuje:
a) podmienky, za ktorých colné orgány budú konať, ak tovar podozrivý, že ide o tovar podľa odseku 2 a):
– vstúpil do voľného obehu, exportu alebo reexportu v zmysle článku [v súlade s článkom – neoficiálny preklad] 61 nariadenia [Rady] (EHS) č. 2913/92, ktoré zakladá Colný kódex spoločenstva [(5)],
– bol nájdený v priebehu colnej kontroly tovaru [v rámci colného dohľadu – neoficiálny preklad] v zmysle článku 37 nariadenia (EHS) č. 2913/92, bol zaradený do odkladného postupu [bol prepustený do colného režimu s podmienečným oslobodením od cla – neoficiálny preklad] v zmysle článku 84 (1) a) tohto nariadenia, bol reexportovaný [na základe – neoficiálny preklad] oznámenia, alebo bol umiestnený do bezcolnej zóny alebo skladu [bol umiestnený v slobodnom pásme alebo v slobodnom sklade – neoficiálny preklad] v zmysle článku 166 tohto nariadenia,
a
b) opatrenia, ktoré prijmú príslušné orgány s ohľadom na tento tovar, kde sa zistilo [ak sa zistilo – neoficiálny preklad], že ide skutočne o tovar uvedený v odseku 2 a).“
11. Odsek 2 tohto istého článku stanovuje: „Na účely tohto nariadenia:
a) ‚tovar porušujúci práva duševného vlastníctva‘ znamená:
– ‚falošný tovar‘ menovite:
– tovar, vrátane jeho obalu, nesúci ochrannú známku bez autorizácie, ktorá je rovnaká ako platne zaregistrovaná ochranná známka vzhľadom na rovnaký typ tovaru, alebo ktorá nemôže byť odlíšená vo svojom základnom vzhľade od takejto ochrannej známk[y] a ktorá týmto poškodzuje práva držiteľa [majiteľa – neoficiálny preklad] ochrannej známky podľa práva spoločenstva alebo práva členského štátu, v ktorom sa podala žiadosť o konanie colných orgánov,
…“
II – Analýza
12. Otázky položené vnútroštátnym súdom možno v podstate zhrnúť do jednej otázky, na ktorú treba odpovedať všeobecne: priznáva ochranná známka svojmu majiteľovi právo zakázať tranzit tovaru nesúceho označenie zhodné s ochrannou známkou, vyrobeného v treťom štáte, cez územie členského štátu, v ktorom táto ochranná známka požíva ochranu, hoci konečným miestom určenia tovaru je členský štát, v ktorom možno tovar voľne uvádzať na trh na základe skutočnosti, že uvedená ochranná známka v ňom takú ochranu nepožíva? Aby bolo možné na túto otázku odpovedať, treba predovšetkým jasne určiť, aký colný režim sa vzťahuje na tovar v čase jeho zadržania v Nemecku.
13. V súlade s článkom 91 ods. 1 písm. a) colného kódexu „colný režim vonkajší tranzit umožňuje prepravu medzi dvoma miestami v rámci colného územia spoločenstva… tovaru, ktorý nie je tovarom spoločenstva bez toho, aby tovar podliehal dovoznému clu alebo iným platbám alebo obchodno-politickým opatreniam“. Ide teda o colný režim, ktorý sa vo všeobecnosti týka tovaru pochádzajúceho z tretej krajiny a ktorý v Spoločenstve nie je uvedený na trh.
14. V tejto veci teda nie je sporné, ako tvrdia najmä nemecká vláda a Komisia Európskych spoločenstiev vo svojich pripomienkach, že predmetný tovar sa v čase jeho zadržania colným úradom v Löbau 31. decembra 2000 nachádzal v colnom režime vonkajšieho tranzitu s podmienečným oslobodením od cla.(6) Podľa vnútroštátneho súdu ide o dámske nohavice pochádzajúce z Poľska pred vstupom tohto štátu do Európskej únie, ktoré neboli voľne uvedené na trh v Spoločenstve.
15. Článok 92 colného kódexu stanovuje, že „colný režim vonkajšieho tranzitu sa končí, keď sa tovar a zodpovedajúce doklady predložia na colnom úrade určenia v súlade s ustanoveniami platnými pre daný režim“. K colnému konaniu a ukončeniu colného zapečatenia, ktorému podliehal tovar počas tranzitu, teda malo dôjsť na írskom colnom úrade určenia. Čiže tovar mal byť uvedený na trh po prvýkrát na území Spoločenstva v Írsku.
16. Ako stanovil Súdny dvor v bode 34 rozsudku Polo/Lauren(7), vonkajší tranzit tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva, je založený na právnej fikcii. Tovar prepustený do colného režimu vonkajšieho tranzitu nepodlieha príslušným dovozným clám, ani iným obchodno-politickým opatreniam. Všetko prebehne tak, ako keby tovar pred jeho uvedením na trh, ku ktorému má dôjsť v Írsku, nikdy na územie Spoločenstva nevstúpil.
17. V čase, kedy bol dotknutý tovar pochádzajúci z tohto štátu zadržaný v Nemecku počas tranzitu do Írska, nebola ešte Poľská republika členom Európskej únie. V dôsledku toho nemožno v rámci odpovede, ktorá sa má dať vnútroštátnemu súdu, zobrať do úvahy hypotetickú situáciu, podľa ktorej tovar mal pôvod v Poľsku po vstupe tohto nového štátu do Únie. Jedinou relevantnou otázkou v tejto súvislosti je, či okolnosť, že Poľská republika k dátumu zadržania tovaru v Nemecku nebola jednoducho iba treťou krajinou, ale pridruženým štátom(8), môže zmeniť analýzu tejto veci. Myslím si, že na túto otázku treba odpovedať záporne.
18. Cieľom dohody o pridružení je len vytvoriť vhodný rámec pre postupnú integráciu Poľskej republiky do Spoločenstva na účely prípadného pristúpenia, zatiaľ čo cieľom Zmluvy ES je vytvorenie vnútorného trhu.(9) Hoci v tomto kontexte dohoda o pridružení predpokladala postupné vytvorenie zóny voľného obchodu medzi Spoločenstvom a Poľskom(10), uvedená skutočnosť neimplikovala, že predmetný tovar sa prestal nachádzať v colnom režime vonkajšieho tranzitu v čase, keď bol 31. decembra 2000 zadržaný v Nemecku. Tovar, ktorého sa táto vec týka, má pôvod v Poľsku a Poľsko sa stalo integrálnou súčasťou colného územia Spoločenstva až od 1. mája 2004.
19. Po tejto vsuvke sa teda vrátim ku kľúčovej otázke tejto veci, ktorá spočíva v tom, či má majiteľ ochrannej známky v Nemecku právo zakázať vonkajší tranzit tovaru cez územie Nemecka v dôsledku toho, že takýto tranzit by implikoval porušenie jeho práv z ochrannej známky v Nemecku.
20. Článok 5 ods. 1 smernice o ochranných známkach stanovuje, že majiteľ má právo zabrániť všetkým tretím stranám, ktoré nemajú jeho súhlas, aby v obchodnom styku používali akékoľvek označenie, ktoré je zhodné s ochrannou známkou alebo ktoré môže viesť k zámene so zapísanou ochrannou známkou. Odsek 3 tohto článku demonštratívnym spôsobom vymenúva spôsoby používania v obchodnom styku, ktoré môže majiteľ ochrannej známky zakázať. Medzi nimi je uvedený dovoz a vývoz, avšak nie vonkajší tranzit, o ktorý práve ide v tejto veci.
21. Súdny dvor v rozsudku z 18. októbra 2005, Class International(11), výslovne pripomenul, že keď tovar, ktorý nepochádza zo Spoločenstva, vstúpi do Spoločenstva vo forme colného režimu vonkajšieho tranzitu alebo colného uskladňovania, nie je voľne uvedený na trh v Spoločenstve. Za týchto okolností samotný fyzický vstup tohto tovaru na územie Spoločenstva v rámci vonkajšieho tranzitu neznamená „dovoz“ v zmysle článku 5 ods. 3 písm. c) smernice o ochranných známok a neimplikuje „používanie [ochrannej známky] v obchodnom styku“ v zmysle odseku 1 tohto článku.(12)
22. Súdny dvor teda v uvedenom rozsudku vyvodil záver, že článok 5 ods. 1 a 3 písm. c) smernice o ochranných známkach sa má vykladať v tom zmysle, že majiteľ ochrannej známky nemá právo zabrániť vstupu na územie Spoločenstva v colnom režime vonkajšieho tranzitu alebo colného uskladnenia originálnych výrobkov označených touto ochrannou známkou, ktoré neboli predtým uvedené na trh Spoločenstva týmto majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom.(13)
23. Z uvedeného v podstate podľa judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že na určenie, či vstup tovaru do členského štátu, napríklad v rámci vonkajšieho tranzitu implikuje použitie ochrannej známky v obchodnom styku a v dôsledku toho porušenie práv z ochranných známok v tomto členskom štáte, treba zobrať do úvahy funkciu ochrannej známky.(14) Majiteľ ochrannej známky sa môže domáhať práva zakázať používanie ochrannej známky treťou osobou iba v prípade, ak zasahuje do funkcií ochrannej známky a najmä do jej základnej funkcie, ktorou je zaručovať spotrebiteľom pôvod tovaru.(15)
24. Treba tak určiť, či tranzit, o akým ide v tejto veci, je spôsobilý poškodiť záujmy spoločnosti Diesel ako majiteľa ochrannej známky v Nemecku vzhľadom na základné funkcie tejto ochrannej známky.
25. V tejto súvislosti je rozhodujúce uvedenie tovaru na trh. Je to práve uvedenie tovaru na trh v štáte tranzitu, v ktorom ochranná známka požíva ochranu, ktoré je spôsobilé narušiť základné funkcie ochrannej známky v tomto štáte. Súdny dvor sa tak v už citovanom rozsudku Class International domnieval, že predpokladom na to, aby vstup tovaru na územie členského štátu mohol majiteľ ochrannej známky zakázať, je, že tovar vstúpi na územie Spoločenstva, kde ochranná známka požíva ochranu na účely jeho uvedenia na trh na tomto území.(16)
26. Kľúčová úloha, ktorá bola priznaná uvedeniu tovaru na trh na účely konštatovania existencie porušenia práv majiteľa ochrannej známky v štáte tranzitu tiež vyplýva z rozsudku Komisia/Francúzsko(17) a neskôr z rozsudku Rioglass a Transremar(18). Aj keď sa tieto dva rozsudky týkajú voľného pohybu tovaru v Spoločenstve, z perspektívy práva duševného vlastníctva zdôrazňujú, že jedine konanie spočívajúce v uvedení tovaru na trh je spôsobilé porušiť práva majiteľa ochrannej známky v štáte tranzitu. Z uvedeného vyplýva, že bez existencie takého konania nie je možné konštatovať existenciu porušenia práv majiteľa ochrannej známky v štáte tranzitu.
27. V už citovanom rozsudku Komisia/Francúzsko Súdny dvor zdôraznil, že „tranzit… nepatrí pod osobitný predmet práva duševného vlastníctva“.(19) Pokiaľ je dotknutý tovar v skutočnosti určený na „uvedenie na trh nie na francúzskom území, cez ktoré iba prechádza, ale v inom členskom štáte“(20), kde nie je chránený, a môže byť teda oprávnene predávaný, nemožno potvrdiť existenciu porušenia práva duševného vlastníctva v štáte tranzitu. V druhom už citovanom rozsudku, Rioglass a Transremar sa Súdny dvor tiež upriamil na uvedenie tovaru na trh v štáte tranzitu, aby vyvodil záver, že „tranzit… vôbec neimplikuje uvedenie dotknutého tovaru na trh, a teda nie je spôsobilý porušiť osobitný predmet práva z ochrannej známky“.(21)
28. Pritom v rámci tranzitu, o aký ide v tejto veci, môže byť porušenie práv majiteľa ochrannej známky v štáte tranzitu konštatované iba v prípade, ak by existovalo dôvodné podozrenie, že tovar bude uvedený na trh v tomto štáte. Otázkou teda je, aké sú relevantné indície na odôvodnenie takéhoto podozrenia. Samotný tranzit nemôže byť v prípade neexistencie takýchto indícií spôsobilý narušiť základné funkcie ochrannej známky, ktorej majiteľom je Diesel v Nemecku.
29. V rozpore s tvrdením uvádzaným Diesel v jej písomných pripomienkach a na pojednávaní, samotné riziko, že tovar nepríde na miesto určenia, ktorým je Írsko, a že môže byť teoreticky predmetom podvodného uvedenia na trh v Nemecku, neumožňuje tvrdiť, že tranzit narúša základné funkcie ochrannej známky v Nemecku. Ak by sa malo také tvrdenie prijať, pripúšťalo by, že každý vonkajší tranzit tovaru, na ktorom je uvedené označenie, treba považovať za používanie ochrannej známky v obchodnom styku v zmysle článku 5 ods. 1 smernice o ochranných známkach. Takýto záver by však bol v rozpore s vyššie uvedenou judikatúrou Súdneho dvora.
30. V tejto veci je a priori racionálne domnievať sa, že spoločnosť Montex bude uvádzať tovar na trh v Írsku, kde tak môže urobiť zákonne. Montex by nepochybne mohla dosiahnuť okamžitý zisk, ak by nezákonne uviedla svoje výrobky na trh v členských štátoch, kde má Diesel riadne zapísanú svoju ochrannú známku. Takáto stratégia by však mohla spoločnosti Montex spôsobiť značné straty, a to aj v krátkodobom horizonte. Ak by pristúpila k takémuto nezákonnému uvádzaniu tovaru na trh, možnosť doručenia svojich výrobkov do Írska v colnom režime vonkajšieho tranzitu cez územia iných členských štátov, kde je ochranná známka chránená, by sa stávala stále náročnejšia, s vysokým rizikom, že tovar bude zadržaný orgánmi štátu tranzitu.
31. Podľa môjho názoru vonkajší tranzit tovaru spoločnosti Montex nesúceho označenie DIESEL prostredníctvom zapečateného prevozu nepredstavuje prima facie porušenie práv z ochrannej známky, ktorú vlastní spoločnosť Diesel v Nemecku. Pri takomto tranzite nedochádza ku kontaktu s obchodným tokom v tomto štáte, ktorý by mohol viesť k narušeniu základných funkcií ochrannej známky. Bezpochyby prináleží vnútroštátnemu súdu vykonať takéto preverenie s ohľadom na okolnosti prejednávanej veci. V každom prípade je pritom povinný zohľadniť skutočnosť, že prípadné riziko zneužitia v priebehu tranzitu zjavne nestačí na to, aby sa samotný tranzit mohol považovať za používanie označenia v obchodnom styku v zmysle článku 5 ods. 1 a 3 smernice o ochranných známkach.
32. Porušenia práv z ochrannej známky v štáte tranzitu možno konštatovať iba vtedy, ak existujú indície, na základe ktorých sa možno dôvodne domnievať, že tovar nesúci označenie DIESEL nebude uvádzaný na trh výlučne v Írsku, ale tiež v iných štátoch, kde ochranná známka požíva ochranu, medzi ktorými sa nachádza aj štát tranzitu. Ale aké indície sa majú zobrať do úvahy na odôvodnenie podozrenia, že Montex pristúpi k uvedeniu tovaru na trh v Nemecku?
33. Vnútroštátny súd si kladie otázku, pokiaľ ide o význam, na účely analýzy prejednávanej veci, aký treba priznať zákonnému alebo nezákonnému charakteru výroby tovaru v štáte pôvodu. Rozoberiem túto otázku, aby som určil, či je prípadne táto okolnosť relevantná pre konštatovanie porušenia práv majiteľa ochrannej známky v štáte tranzitu. Analýzu ukončím preskúmaním nariadenia č. 3295/94 a judikatúry Súdneho dvora týkajúcej s výkladu tohto nariadenia, aby som určil, či je relevantné pre odpoveď na otázky položené v tejto veci.
A – Zákonný alebo nezákonný charakter výroby v tretej krajine pôvodu výrobkov
34. Nemyslím si, v rozpore so stanoviskom nemeckej vlády a Komisie, že zákonná lebo nezákonná povaha výroby tovaru v Poľsku z pohľadu poľského práva ochranných známok je určujúca pre odpoveď na otázku, či boli porušené práva spoločnosti Diesel v Nemecku ako majiteľa ochrannej známky v tomto členskom štáte.
35. Na jednej strane, overenie narušenia základných funkcií ochrannej známky na území členského štátu, kde sa tovar nachádza v režime vonkajšieho tranzitu, nemôže závisieť od konštatovania zákonnosti alebo nezákonnosti výroby tovaru v tretej krajine pôvodu. Uvedená skutočnosť by totiž ukladala orgánom štátu tranzitu povinnosť poznať právo ochranných známok každej tretej krajiny, kde sa tovar vyrobil.
36. Na druhej strane sa domnievam, že jediné relevantné indície pre konštatovanie existencie porušenia práv z ochrannej známky Diesel v Nemecku sú tie, ktoré umožnia odôvodniť podozrenie, že tovar v tranzite nebude spoločnosťou Montex uvedený na trh v Írsku, ale skôr v štáte tranzitu. Ak by sa preukázalo, že Montex pristúpi, alebo pristúpila v minulosti k uvádzaniu svojich výrobkov nesúcich označenie DIESEL na trh buď v štáte tranzitu, alebo v inej krajine, hoci tretej, kde Diesel požíva ochranu ochrannej známky, to by predstavovalo rozhodujúcu indíciu pre odôvodnenie takéhoto podozrenia.
37. V každom prípade vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, či skutočnosti, ktoré mu boli predložené, preukazujú, že Montex pristúpila v Nemecku alebo v inej krajine, kde je chránená ochranná známka, ktorej majiteľom je Diesel, k uvedeniu svojich výrobkov nesúcich označenie DIESEL na trh.
B – Nariadenie č. 3295/94
38. Výklad článku 5 smernice o ochranných známkach, ktorá na sa túto vec uplatní, nemožno spochybniť s prihliadnutím na nariadenie č. 3295/94 a judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa opatrení, ktoré sa majú prijať vzhľadom na vstup falšovaných, pirátskych alebo podobných tovarov do Spoločenstva.
39. Treba pripomenúť, že Súdny dvor potvrdil v rozsudku Rolex(22), ktorý sa týkal výkladu nariadenia č. 3295/94, že toto nariadenie zakazuje samotný tranzit falšovaného alebo pirátskeho tovaru na územie členského štátu určenia z tretej krajiny a takýto tranzit treba sankcionovať. Súdny dvor totiž v tomto rozsudku potvrdil, že článok 1 nariadenia č. 3295/94 sa má vykladať v tom zmysle, že sa uplatňuje vtedy, keď dovážaný tovar z tretej krajiny je počas jeho tranzitu do inej tretej krajiny zadržaný na žiadosť oprávneného z práv, ktorých porušenie sa namieta.(23) Z uvedeného vyplýva, že Súdny dvor tiež potvrdil, že ak relevantné ustanovenia vnútroštátneho práva nezakazujú, a teda nesankcionujú samotný tranzit falšovaného tovaru na územie dotknutého členského štátu, ako to ale požadujú články 2 a 11 nariadenia č. 3295/94, je potrebné vyvodiť záver, že vnútroštátne ustanovia sú v rozpore s týmito článkami.(24)
40. Nemyslím si teda, že možno z tohto nariadenia a z vyššie uvedenej judikatúry Súdneho dvora dospieť k záveru, že samotný tranzit by mal byť považovaný za zakladajúci porušenie práv majiteľa ochrannej známky v štáte tranzitu. V tejto súvislosti zastávam stanovisko Komisie, podľa ktorého nariadenie č. 3295/94 upravuje, na strane jednej, podmienky zásahu colných orgánov v súvislosti s tovarom, pri ktorom existuje podozrenie, že je falšovaný(25) a, na strane druhej, opatrenia, ktoré majú prijať príslušné orgány v súvislosti s týmto tovarom.(26) Netýka sa však posúdenia otázky, v oblasti práva ochranných známok, či boli porušené práva z ochrannej známky a či ide o používanie označenia, ktoré by mohlo byť zakázané z dôvodu porušenia práva z ochranných známok.
41. Pritom, ako som už zdôraznil, ak neexistuje dôvodné podozrenie, že výrobky nesúce zhodné označenie ako ochranná známka budú uvedené na trhu v členskom štáte tranzitu, pričom budú porušené práva majiteľa ochrannej známky v tomto štáte, samotný tranzit nie je ako taký spôsobilý narušiť základné funkcie ochrannej známky. Za týchto okolností nedôjde k porušeniu práv majiteľa ochrannej známky v štáte tranzitu.
42. Naopak, ak sa ukáže, že takéto podozrenie z nezákonného uvádzania na trh je dôvodné, nastalo porušenie práv z ochrannej známky. V každom prípade nebude takéto porušenie vyplývať zo samotného tranzitu, ale zo skutočností, ktoré odhaľujú existenciu skutočného rizika, že tovar bude predmetom nezákonného uvedenia na trh v členskom štáte tranzitu alebo v inom štáte, kde je ochranná známka chránená.
43. Práve skutočnosť, že dotknutý tovar bude veľmi pravdepodobne uvedený v Spoločenstve do obehu nezákonne, viedla Súdny dvor v už citovaných veciach Polo/Lauren a Rolex k záveru, že by sa v súvislosti s týmto tovarom mali prijať opatrenia stanovené nariadením č. 3295/94, aj keď sa dotknutý tovar nachádza v režime vonkajšieho tranzitu. Zásadná úloha, akú má okolnosť, že dotknutý tovar bude uvedený na trh nezákonne, vyplýva z druhého a tretieho odôvodnenia nariadenia č. 3295/94.(27) Sám Súdny dvor v už citovanom rozsudku Polo/Lauren výslovne konštatoval, že existuje riziko, že dotknutý tovar nachádzajúci sa vo vonkajšom tranzite bude podvodne uvedený na trh Spoločenstva.(28) Na rozdiel od situácie, ktorá nastala v tejto veci, sa dotknutý tovar v už citovanej veci Polo/Lauren nenachádzal v režime vonkajšieho tranzitu s miestom určenia v členskom štáte, kde mohol byť voľne uvedený na trh.
44. Táto posledná okolnosť, ktorá bola v tejto veci overená, a samozrejme neexistencia indícií, ktoré by umožnili domnievať sa dôvodným spôsobom, že tovar bude uvedený na trh v štáte tranzitu, sú rozhodujúce pre vyvodenie záveru, že nariadenie č. 3295/94 nie relevantné pre konštatovanie existencie používania označenia, ktoré by mohlo byť zakázané z dôvodu porušenia práv majiteľa ochrannej známky v štáte tranzitu.
45. Vzhľadom na vyššie uvedené okolnosti zastávam názor, že Súdny dvor má odpovedať na otázky položené vnútroštátnym súdom tak, že článok 5 ods. 1 a 3 smernice o ochranných známkach sa má vykladať v tom zmysle, že zapísaná ochranná známka nezveruje svojmu majiteľovi právo zakázať samotný tranzit tovaru nesúceho označenie zhodné s touto ochrannou známkou, ak neexistujú indície, že vlastník tovaru pristúpi alebo pristúpil ku konaniu smerujúcemu k uvedeniu tohto tovaru na trh v štátoch, kde ochranná známka požíva ochranu. Vnútroštátnemu súdu prináleží určiť, či sa tieto indície v prejednávanej veci preukázali.
III – Návrh
46. Vo svetle vyššie uvedených úvah navrhujem Súdnemu dvoru, aby na prejudiciálne otázky položené Bundesgerichtshof odpovedal takto:
Článok 5 ods. 1 a 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok, sa má vykladať v tom zmysle, že zapísaná ochranná známka nezveruje svojmu majiteľovi právo zakázať samotný tranzit tovaru nesúceho označenie zhodné s touto ochrannou známkou, ak neexistujú indície, že vlastník tovaru pristúpi alebo pristúpil ku konaniu smerujúcemu k uvedeniu tohto tovaru na trh v štátoch, kde ochranná známka požíva ochranu. Vnútroštátnemu súdu prináleží určiť, či sa tieto indície v prejednávanej veci preukázali.