JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MACIEJ SZPUNAR
9 päivänä tammikuuta 2019 (1)
Asia C‑668/17 P
Viridis Pharmaceutical Ltd
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Menettämismenettely – Sanamerkki Boswelan – Menetetyksi julistaminen – Tavaramerkin käyttö kliinisen lääketutkimuksen yhteydessä
I Johdanto
1. Valituksellaan Viridis Pharmaceutical Ltd (jäljempänä valittaja) vaatii kumottavaksi unionin yleisen tuomioistuimen 15.9.2017 antaman tuomion Viridis Pharmaceutical v. EUIPO – Hecht-Pharma (Boswelan),(2) jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valittajan kanteen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 29.2.2016 tekemästä päätöksestä (asia R 2837/2014-5), joka koskee Hecht-Pharma GmbH:n ja valittajan välistä menettämismenettelyä (jäljempänä riidanalainen päätös). Tämä menettely koski erityisesti multippeliskleroosin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä varten rekisteröidyn tavaramerkin menettämistä.
2. Tämän menettelyn yhteydessä valittaja on vedonnut siihen, että riidanalaisen tavaramerkin, joka oli rekisteröity sellaisia lääkkeitä varten, joita ei saanut myydä ja mainostaa ennen kuin niille oli myönnetty markkinoille saattamista koskeva lupa (jäljempänä myyntilupa), tosiasiallinen käyttö tapahtui kliinisessä lääketutkimuksessa, joka toteutettiin myyntilupaa koskevan hakemuksen tekemistä varten. Toissijaisesti valittaja on esittänyt, että kyseisen kliinisen lääketutkimuksen toteuttaminen muodosti pätevän syyn tavaramerkin käyttämättä jättämiselle ainakin siitä lähtien, kun kyseisten lääkkeiden kliinistä tutkimista varten jätettiin lupahakemus.
3. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen, koska se katsoi, ettei valittaja voinut vedota siihen, että se olisi käyttänyt riidanalaista tavaramerkkiä tosiasiallisesti tai että sillä olisi ollut pätevä syy olla käyttämättä tavaramerkkiä.
4. Valituksellaan valittaja riitauttaa pääasiallisesti unionin yleisen tuomioistuimen näkemykset, jotka koskevat tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.
5. Käsiteltävään asiaan liittyvät oikeudelliset kysymykset koskevat siis asetuksissa (EY) N:o 207/2009(3) ja (EU) 2017/1001(4) tarkoitettujen käsitteiden ”tosiasiallinen käyttö” ja ”tavaramerkin käyttämättä jättämisen pätevät syyt” tulkintaa lääkkeitä varten rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan menettämismenettelyn yhteydessä.
II Asiaa koskevat oikeussäännöt
6. Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:
”On perusteltua suojata [EU-]tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin, kuin näitä merkkejä todella käytetään.”
7. Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan, jonka otsikko on ”[EU-]tavaramerkin käyttäminen”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jos [EU-]tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut unionissa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, [EU-]tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.”
8. Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut seuraukset määritellään tarkemmin kyseisen asetuksen 51 artiklassa, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:
”1. [EU-]tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa [EUIPO:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:
a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole [unionissa] otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä; tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen; käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tai vastakanteen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus tai vastakanne voidaan tehdä;
– –”
9. Asetus N:o 207/2009 kumottiin ja korvattiin asetuksella 2017/1001. Viimeksi mainitun asetuksen liitteessä III olevan vastaavuustaulukon mukaan asetuksen N:o 207/2009 15 ja 51 artikla vastaavat asetuksen 2017/1001 18 ja 58 artiklaa.(5)
III Menettely EUIPO:ssa
10. Valittaja edustaa yritystä, joka teki EUIPO:lle 30.9.2003 hakemuksen sanamerkin Boswelan rekisteröimisestä EU-tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen (jäljempänä Nizzan sopimus), sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaiseen luokkaan 5 kuuluvia lääkkeitä ja terveydenhoitotuotteita varten. Tavaramerkki rekisteröitiin 24.4.2007.
11. Valittaja teki 24.10.2010 kliinistä lääketutkimusta koskevan hakemuksen, joka koski lääkkeiden ja terveydenhoitotuotteiden laajempaan ryhmään kuuluvaa multippeliskleroosin hoitoon tarkoitettua lääkettä. Lääketutkimuksen tarkkaa päättymisajankohtaa ei ole määritelty.
12. Hecht-Pharma esitti 18.11.2013 riidanalaista tavaramerkkiä koskevan menettämisvaatimuksen kaikkien niiden tuotteiden osalta, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ollut otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa ennen mainitun vaatimuksen esittämistä.
13. EUIPO:n mitättömyysosaston 26.9.2014 tekemällä päätöksellä valittaja menetti oikeutensa kaikkien rekisteröinnin kattamien tuotteiden osalta.
14. Valittaja valitti 6.11.2014 kyseisestä mitättömyysosaston päätöksestä EUIPO:n valituslautakuntaan.
15. EUIPO:n viides valituslautakunta hylkäsi valituksen riidanalaisella päätöksellä.
16. Valituslautakunta katsoi ensisijaisesti, että valittajan esittämistä seikoista ei ilmennyt, että riidanalainen tavaramerkki olisi otettu tosiasiallisesti käyttöön Euroopan unionissa, ja toissijaisesti, että käsiteltävässä asiassa kliinisen lääketutkimuksen toteuttaminen ei sinällään ollut vastaajan tahdosta riippumaton seikka, joka oikeuttaisi tavaramerkin käyttämättä jättämiseen.
IV Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio
17. Valittaja nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.5.2016 saapuneella kannekirjelmällä kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin se koskee laajempaan ryhmään ”lääkkeet ja terveydenhoitotuotteet” kuuluvien, multippeliskleroosin hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden tavaramerkin menettämistä. Valittaja esitti kyseisessä kanteessa kolme kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista sikäli, että valituslautakunta on arvioinut virheellisesti, että esitetyt tosiseikat ja todisteet eivät olleet riittäviä osoittamaan multippeliskleroosin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä varten rekisteröidyn riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöönottoa, toinen asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista sikäli, että valituslautakunta on arvioinut virheellisesti, että esitetyt tosiseikat ja todisteet eivät olleet riittäviä osoittamaan pätevää syytä kyseisen tavaramerkin käyttämättä jättämiseen samojen lääkkeiden osalta, kolmas asetuksen N:o 207/2009 83 artiklan rikkomista ja erityisesti luottamuksensuojan periaatteen loukkaamista sikäli, että valituslautakunta on poikennut EUIPO:ssa suoritettuun tutkintaan liittyvistä ohjeista.
18. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen kokonaisuudessaan valituksenalaisen tuomion perustelujen seuraavissa kohdissa.
V Asianosaisten vaatimukset
19. Valittaja vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion, palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja velvoittamaan EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut tai toissijaisesti määräämään, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.
20. EUIPO ja Hecht-Pharma vaativat, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
VI Tarkastelu
A Alustavat huomautukset, jotka koskevat EU-tavaramerkistä annettujen asetusten ajallista soveltamista
21. Huomautan, että valittaja ilmoittaa valituksessaan, että valitusperusteet koskevat asetuksen 2017/1001 säännösten rikkomista. Valittaja katsoo, että kyseisen asetuksen 211 artiklan mukaisesti asetus N:o 207/2009 oli kumottu ja korvattu asetuksella 2017/1001 valituksenalaisen tuomion antopäivänä eli 15.9.2017. Myös Hecht-Pharma viittaa vastineessaan jälkimmäisen asetuksen säännöksiin. EUIPO sitä vastoin vetoaa asetuksen N:o 207/2009 säännöksiin.
22. Tässä kohdin on muistettava, ettei valittaja esitä yhtään valitusperustetta, jossa se väittäisi unionin yleisen tuomioistuimen antaneen valituksenalaisen tuomion väärin oikeudellisin perustein tai soveltaneen asetuksen 2017/1001 siirtymäsäännöksiä virheellisesti. Joka tapauksessa valituksenalainen tuomio on annettu 15.9.2017 eli asetuksen 2017/1001 voimaantulopäivän (6.7.2017) jälkeen mutta ennen päivämäärää, jolloin kyseistä asetusta on alettu soveltaa (1.10.2017).(6) Näin ollen valituksenalaisen tuomion antopäivänä oli sovellettava asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.(7)
23. Lisäksi valituksen yhteydessä mainittu asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohta vastaa asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa. Samoin asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan sanamuoto on sama kuin asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan.(8) Kummassakin säännöksessä velvoitetaan ottamaan tavaramerkki käyttöön ja viitataan kyseisten asetusten säännöksiin, jotka koskevat käyttämättä jättämisen seurauksia tilanteissa, joissa käyttämättä jättämiseen ei ole pätevää syytä. Sama asia esitetään siis uudestaan muotoiltuna.(9)
24. Asetuksen N:o 207/2009 säännöksiä koskeva analyysi soveltuu siis mielestäni asetuksen 2017/1001 säännöksiin. Tämän vuoksi viittaan tässä ratkaisuehdotuksessa asetuksen N:o 207/2009 asianomaisiin säännöksiin ja niitä vastaaviin asetuksen 2017/1001 säännöksiin. Samoin tulkitsen, että valittajan ja Hecht-Pharman asetuksen 2017/1001 säännöksiin tekemät viittaukset koskevat myös asetuksen N:o 207/2009 vastaavia säännöksiä.
B Valituksen tarkastelu
25. Valittaja on valituksessaan esittänyt kaksi valitusperustetta.
26. Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan [asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan] rikkomista, jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa valittaja kyseenalaistaa unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksen, jonka mukaan lääkettä koskevien oikeuksien säilymisen edellyttämää käyttöä on voinut olla vasta silloin, kun tavaramerkin omistaja oli saanut myyntiluvan lääkkeelle, jota varten tavaramerkki oli rekisteröity. Toisessa osassa valittaja kritisoi valituksenalaista tuomiota siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkin käyttö kliinisessä lääketutkimuksessa ei ollut tosiasiallista käyttöä.
27. On tärkeää huomata, että nämä kaksi osaa viittaavat erilaisiin tilanteisiin. Toisessa osassa viitataan vain tavaramerkin käyttöön kliinisessä lääketutkimuksessa, kun taas ensimmäinen osa koskee yleisemmin käyttöä ennen myyntiluvan saantia. Toisaalta unionin yleisen tuomioistuimen arvioinnissa, joka esitetään valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, todetaan, ettei valittaja ole pystynyt esittämään tuekseen muita toimia kuin kliinistä lääketutkimusta koskevaan menettelyyn liittyviä.
28. Toisessa valitusperusteessa valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan [asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan] virheellisestä soveltamisesta, koska se ei ole ottanut huomioon riidanalaisen tavaramerkin käyttämättä jättämisen pätevän syyn olemassaoloa tilanteessa, jossa tavara, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, on kliinisen lääketutkimuksen kohteena.
C Valitusperusteiden tutkittavaksi ottaminen
29. Hecht-Pharma ilmoittaa vastineessaan, että valittajan esittämillä valitusperusteilla pyritään siihen, että käsiteltävään asiaan liittyvät tosiseikat ja olosuhteet arvioitaisiin uudelleen. Tämän vuoksi kyseisten valitusperusteiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.
30. On totta, että määräykseen Martín Osete v. EUIPO(10) johtaneessa valituksessa valittaja moitti unionin yleistä tuomioistuinta asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun käsitteen ”käyttämättä jättämisen pätevä syy” liian suppeasta tulkinnasta. Tarkemmin sanottuna valittaja väitti, että tietyt säännökset vaikeuttivat liikaa hajuvesien, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, markkinointia.
31. Kyseisessä määräyksessä unionin tuomioistuin katsoi, että valittaja halusi käsitteen ”käyttämättä jättämisen pätevä syy” väärään tulkintaan vetoamalla tosiasiassa kyseenalaistaa unionin yleisen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevat arvioinnit. Unionin tuomioistuin jätti kyseisen valitusperusteen tutkimatta. Mielestäni valittaja keskittyi valituksessa lähinnä todisteisiin, jotka sen mukaan osoittivat, että päteviä syitä oli selvästi olemassa.(11)
32. Käsiteltävässä asiassa valittaja viittaa kuitenkin nimenomaan siihen, miten ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä, joiden markkinointi ja mainostaminen oli kiellettyä ennen myyntiluvan saantia, varten rekisteröidyn tavaramerkin menettämismenettelyn yhteydessä tulkitaan asetuksessa N:o 207/2009 [asetuksessa 2017/1001] tarkoitettuja käsitteitä ”tosiasiallinen käyttö” ja ”käyttämättä jättämisen pätevät syyt”. Tämän vuoksi valitusperusteet on tutkittava niin, että asetuksen N:o 207/2009 [asetuksen 2017/1001] säännöksiä tulkitaan ottaen huomioon ihmisille tarkoitettuja lääkevalmisteita koskevat Euroopan unionin määräykset.
33. Katsonkin, että näiden valitusperusteiden tavoitteena ei ole, että asiaan liittyvät tosiseikat ja olosuhteet arvioidaan uudelleen, vaan että niissä tuodaan esiin oikeudellisia kysymyksiä. Tämän vuoksi ne on otettava tutkittavaksi.
D Asiakysymys
1. Ensimmäinen valitusperuste
a) Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa
1) Asianosaisten näkemykset
34. Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa ottanut käyttöön periaatteen, jonka mukaan lääkettä varten rekisteröityä tavaramerkkiä koskevien oikeuksien säilymisen edellyttämää käyttöä voi varsinaisesti olla olemassa vasta, kun myyntilupa on saatu. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sen ratkaiseminen, onko käyttö määrällisesti riittävää, on riippuvaista tapauskohtaisesta harkinnasta.(12)
35. Kritisoidessaan periaatetta, jonka se väittää unionin yleisen tuomioistuimen ottaneen käyttöön, valittaja korostaa toiseksi, että kliinisten lääketutkimusten yhteydessä suoritetut toimet, jotka ovat osa unionin myyntilupamenettelyä, olivat lakisääteisiä.(13)
36. Kolmanneksi valittaja väittää, että lääkealan erityispiirteet huomioon ottaen viisi vuotta on liian lyhyt aika.
37. EUIPO ja, olettaen että ensimmäinen valitusperuste otetaan tutkittavaksi, myös Hecht-Pharma pitävät tämän valitusperusteen ensimmäistä osaa perusteettomana.
38. EUIPO on erityisesti sitä mieltä, että – toisin kuin valittaja väittää – unionin yleinen tuomioistuin ei ole pitänyt lääkkeille lainsäädännön nojalla saatua myyntilupaa välttämättömänä edellytyksenä sille, että tosiasiallista käyttöä olisi olemassa.
39. Hecht-Pharma puolestaan katsoo erityisesti, että riidanalainen tavaramerkki on otettava käyttöön tavaroille, joita varten se on rekisteröity. Tässä asiassa olisi siis arvioitava, oliko tätä tavaramerkkiä käytetty multippeliskleroosin hoitoon tarkoitetulle lääkkeelle. Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö tällaiselle lääkkeelle voitaisiin osoittaa vain, jos kyseinen tavara olisi todella lääke. Se, onko testattu tavara tämän määritelmän mukainen lääke, voitaisiin kuitenkin määrittää vasta valittajan toteuttaman kliinisen lääketutkimuksen jälkeen. Kyseisen tavaran käyttö kliinisen lääketutkimuksen yhteydessä ei siis olisi lääkettä varten rekisteröidyn riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.
2) Arviointi
40. Ensinnäkin olen EUIPO:n tavoin sitä mieltä, että valittajan argumentti, jossa arvostellaan unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on ottanut käyttöön periaatteen, jonka mukaan oikeuksien säilymisen edellyttämä käyttö voi syntyä vasta myyntiluvan saamisen jälkeen, perustuu valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan.
41. Unionin yleinen tuomioistuin on kylläkin todennut valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa, että vasta myyntiluvan saaminen mahdollistaa riidanalaisen tavaramerkin julkisen ja ulospäin suuntautuvan käytön.
42. Unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin analysoinut valittajan tilannetta valituksenalaisen tuomion 37–39 kohdassa, vaikka tällä ei ollut myyntilupaa. Unionin yleinen tuomioistuin ei siis ole suinkaan ollut sitä mieltä, etteikö lääkettä varten rekisteröity tavaramerkki ole voinut olla asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa [asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa] tarkoitetun ”tosiasiallisen käytön” kohteena, vaikka lääkkeellä ei ole ollut myyntilupaa. Lisäksi ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa kritisoidaan unionin yleisen tuomioistuimen huomautuksia, jotka sisältyvät pääasiassa valituksenalaisen tuomion 39 kohtaan. Näin ollen kyseisen osan analyysin avulla on mahdollista arvioida periaatteen, jonka unionin yleisen tuomioistuimen väitetään ottaneen käyttöön, pätevyys ainakin silloin, kun kyseinen periaate koskee tavaramerkin käyttöä kliinisten lääketutkimusten yhteydessä.
43. Toiseksi tarkasteltaessa kliinisten lääketutkimusten aikana toteutettujen toimien lakisääteisyyttä riittää, että todetaan, että vaikka ne toimet, joiden yhteydessä tavaramerkkiä käytetään, ovat lakisääteisiä, kyseiset toimet eivät automaattisesti ole tavaramerkin tosiasiallista käyttöä osoittavia toimia.(14)
44. Kolmanneksi katson, ettei valittajan viiden vuoden määräajan riittämättömyyttä koskeva argumentti myöskään ole kestävä.
45. Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa [asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa] säädettyä viiden vuoden määräaikaa sovelletaan riippumatta siitä, mihin taloudenalaan tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kuuluvat. Kunkin taloudenalan erityispiirteet otetaan huomioon arvioitaessa olosuhteita, joissa käyttö joko on tai ei ole tavaramerkin tosiasiallista käyttöä kyseisten tavaroiden tai palvelujen markkinoilla. Käsittelen näitä ongelmia joka tapauksessa ensimmäisen valitusperusteen toiseen osaan liittyvän analyysin yhteydessä. Olosuhteet, joissa viiden vuoden määräaika ei riittäisi tavaramerkin tosiasiallisen käytön aloittamiseen, voidaan huomioida tutkittaessa tavaramerkin käyttämättä jättämisen päteviä syitä, joihin viittaan toista valitusperustetta koskevan analyysin yhteydessä.
46. Tämän vuoksi katson, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on perusteeton.
b) Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa
1) Asianosaisten näkemykset
47. Ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa katsonut, että tavaramerkin käyttö kliinisen lääketutkimuksen yhteydessä on puhtaasti sisäistä käyttöä ja että tällaista käyttöä ei missään tapauksessa voida pitää asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa [asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa] tarkoitettuna tosiasiallisena käyttönä.
48. Valittaja lisää, että rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä koskeva velvoite ei ole sinällään tavoite vaan että käyttövaatimuksen tavoitteena on, etteivät käyttämättömät tavaramerkit kuormita rekisteriä. Käytön käsitettä olisikin tulkittava joustavasti eli siten kuin sitä tulkitaan asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdassa [asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan a alakohdassa] ja asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 25 perustelukappaleessa,(15) joissa todetaan, että tavaramerkkiin liittyvät oikeudet säilyvät silloinkin, vaikka tavaramerkkiä käytettäisiin muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta.
49. EUIPO ja Hecht-Pharma katsovat, ettei ensimmäisen valitusperusteen toista osaa voida hyväksyä.
50. EUIPO väittää, että tosiasiallinen käyttö on suljettava pois, koska, kuten unionin yleinen tuomioistuin on aivan oikein todennut, lääkelainsäädännön säännöksissä kielletään vielä ilman myyntilupaa olevan lääkkeen mainonta ja tehdään näin ollen oikeudellisesti mahdottomaksi käyttö, jonka avulla voidaan saavuttaa markkinaosuus. EUIPO:n mukaan muut unionin yleisen tuomioistuimen mainitsemat seikat, kuten osanottajien pieni joukko ja käytön sisäinen luonne, eivät ole olleet ratkaisevia. Näin ollen valittajan argumentteja ei voida hyväksyä tältä osin.
51. Hecht-Pharma huomauttaa erityisesti, että kliininen lääketutkimus tehdään valmisteltaessa lääkkeeksi tarkoitetun tuotteen myyntilupahakemusta. Tällaisen tutkimuksen tavoitteena tai tarkoituksena ei ole puolustaa tai saavuttaa markkinaosuuksia vaan ainoastaan todistaa tuotteen teho. Kun kyseessä on satunnaistettu lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus, siihen osallistuvat henkilötkään eivät tiedä, mikä tuote tai tavaramerkki on kysymyksessä.
52. Lisäksi Hecht-Pharma toteaa, että tosiasiallisen käytön käsitettä ei pitäisi voida tulkita liian vapaasti. Asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 25 perustelukappaleessa kyseessä on nimittäin eri asia.
2) Arviointi
i) Alustavat huomautukset
53. Vastoin valittajan väitteitä valituksenalaisen tuomion 39 kohta ei perustu olettamaan, jonka mukaan tavaramerkin käyttö kliinisen lääketutkimuksen yhteydessä on luonteeltaan sisäistä käyttöä ja siksi sitä ei voida pitää tosiasiallisena käyttönä vain siitä syystä, että se kohdistuu vain pieneen määrään vastaanottajia. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan riidanalaisen tavaramerkin käyttöä kliinisten lääketutkimusten yhteydessä siten, että mukana on kolmas osapuoli, ei voitu rinnastaa markkinoille saattamiseen eikä edes välittömään valmistelevaan toimeen, koska käyttö tapahtui kaiken kilpailun ulkopuolella ja ilman, että tarkoitus oli saavuttaa tai säilyttää markkinaosuuksia.
54. Katson, että valittaja pyrkii ensimmäisen valitusperusteen toisessa osassa pääasiallisesti osoittamaan, että lääkettä varten rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä samaa lääkettä koskevassa kliinisessä lääketutkimuksessa on pidettävä asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa [asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa] tarkoitettuna ”tosiasiallisena käyttönä”, toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa.
55. Tätä kysymystä on jo käsitelty oikeuskirjallisuudessa. Tarkemmin sanottuna esiin on tuotu erityisesti se, että myyntilupaa edeltävien tutkimusten toteuttaminen ei ole tosiasiallista käyttöä, koska tällaiset tutkimukset eivät suuntaudu ulospäin.(16) Lisäksi vaikuttaa siltä, että se on myös kansallisten tuomioistuinten tulkinta säännöksistä, joilla kansallisia tavaramerkkejä koskevaan järjestelmään liittyvät direktiivit on otettu osaksi kansallista lainsäädäntöä.(17) Tietääkseni unionin tuomioistuimella ei kuitenkaan ole ollut tilaisuutta ilmaista kantaansa tähän ongelmaan.
ii) Tosiasiallisen käytön luonne oikeuskäytännön valossa
56. Oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun sitä käytetään ensinnäkin luomaan tai säilyttämään niiden tavaroiden ja palvelujen markkinat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet, ja tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti.(18)
57. Vaatimukset, jotka liittyvät ensisijaisesti tavaramerkin olemassaolon kaupalliseen perusteeseen ja toissijaisesti sen keskeiseen tehtävään, ovat kumulatiivisia.
58. Yhtäältä tavaramerkin suoja ei voi jatkua, jos tavaramerkki menettää olemassaolonsa kaupallisen perusteen eli sen, että sen avulla luodaan tai säilytetään markkinat tavaroille tai palveluille, jotka on varustettu tavaramerkin muodostavalla merkillä, muista yrityksistä peräisin olevien tavaroiden tai palvelujen rinnalle.(19) Toisaalta se seikka, että tavaramerkkiä käytetään luomaan tai säilyttämään niiden tavaroiden tai palveluiden markkinat, joita varten se on rekisteröity, eikä vain tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien säilyttämiseksi, ei kuitenkaan riitä, jotta voitaisiin katsoa, että käyttö on tosiasiallista. On myös välttämätöntä, että tavaramerkkiä käytetään keskeisen tehtävänsä mukaisesti eli sillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tavaran tai palvelun alkuperä siten, että hän sen perusteella voi sekaannuksitta erottaa tämän tavaran tai tämän palvelun tavaroista tai palveluista, joiden alkuperä ei ole sama.(20)
59. Käytön, joka koskee tavaroiden tai palvelujen markkinoiden luomista ja säilyttämistä, on oltava luonteeltaan ulospäin suuntautuvaa. Sama koskee tilannetta, jossa tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti. Kyseisen tehtävän toteutuminen edellyttää, että tavaramerkki on näkyvillä markkinoilla ja näin ollen yleisön nähtävillä.
60. On muistettava, että nämä näkemykset eivät tarkoita, että tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kaupan pitäminen olisi välttämätöntä, jotta tosiasiallisen käytön olemassaolo voidaan todeta.
61. Kuten tuomiosta Ansul(21) ilmenee, rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallista käyttöä voidaan tavata kahdessa tilanteessa eli silloin, kun tuotteita jo myydään, ja silloin, kun myynti aloitetaan välittömästi. Tällaiseen käyttöön ennen varsinaisen myynnin aloittamista on liityttävä valmisteluja, joiden tarkoitus on asiakaskunnan hankkiminen.
62. Näissä kahdessa tilanteessa on yhteisiä piirteitä. Unionin tuomioistuin katsoi tuomion Ansul(22) 37 kohdassa, että tavaramerkin ”tosiasiallinen käyttö” edellyttää tavaramerkin käyttämistä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä. Unionin tuomioistuin on tarkentanut näitä näkemyksiä tuomiossa Verein Radetzky-Orden,(23) jossa erotettiin toisistaan kaksi tapausta: tavaramerkkien käyttö tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseen ja markkinointiin suhteissa suureen yleisöön ja toisaalta tavaramerkkien käyttö vain sisäisesti.
63. Minusta on kuvaavaa, että unionin tuomioistuin on tuomiossa Ansul(24) käyttänyt esimerkkinä tavaramerkin käyttöä mainoskampanjoiden yhteydessä selittäessään tavaroiden ja palvelujen, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, käyttöä ennen myyntiä. Tämä esimerkki kuvaa todellakin hyvin sitä, että tavaramerkki on otettu käyttöön aiemmin, mutta myös tosiasiallista käyttöä. Tämän vuoksi sellaisten mainoskampanjoiden käynnistäminen, joiden yhteydessä käytetään tavaramerkkiä, ei automaattisesti merkitse sitä, että kyseessä olisi tosiasiallinen käyttö. Kyseinen esimerkki kuitenkin osoittaa, että käytön on oltava luonteeltaan ulospäin suuntautuvaa ja vaikutettava kyseisten tavaroiden tai palvelujen tuleviin käyttäjiin jo siinä vaiheessa, kun tuotteita tai palveluja ei vielä myydä.(25)
64. Tosiasiallinen käyttö suuntautuu siis pääasiassa aina ulospäin. Sen sijaan edellä esitetystä ei seuraa, että ulospäin suuntautuva käyttö olisi aina tosiasiallista käyttöä. Pelkästään se, että tavaramerkkiä käytetään kolmansiin osapuoliin nähden, ei merkitse tosiasiallisen käytön olemassaoloa. Kuten olen maininnut tämän ratkaisuehdotuksen 56–59 kohdassa, tällaisen käytön olemassaolon määrittämiseksi on tutkittava, onko ulospäin suuntautuva käyttö niiden tavaroiden tai palveluiden markkinoiden luomista tai säilyttämistä, joita varten se on rekisteröity. Tutkimuksessa on tehtävä analyysi, jossa otetaan erityisesti huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen markkinat.
iii) Taloudenalan erityisominaisuuksien huomioon ottaminen
65. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän, erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä taloudenalalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa.(26) Käsiteltävässä asiassa vallitsevien olosuhteiden arvioinnin pohjalta voi siis olla perusteltua, että otetaan huomioon kyseessä olevan tavaran tai palvelun luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus.(27)
66. Unionin tuomioistuin on siis todennut oikeuskäytännössään, että on otettava huomioon sen taloudenalan erityispiirteet, jolla tavaramerkkiä käytetään. Tässä kohden haluaisin esittää joitakin huomioita ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevasta unionin lainsäädännöstä. Kyseisen lainsäädännön mukaiset käsitteet eivät tietenkään merkitse välttämättä samaa kuin tavaramerkkioikeuden käsitteet. Tämä lainsäädäntö luo kuitenkin puitteet, joissa kyseisen alan toimijat voivat ryhtyä sellaisia lääkkeitä koskeviin toimiin, joita varten tavaramerkit on rekisteröity, ja on riidatonta, että tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää, että tavaramerkkiä on käytetty asianomaisten tavaroiden ja palvelujen markkinoilla.(28)
iv) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskeva lainsäädäntö
67. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevan unionin lainsäädännön ytimen muodostavat direktiivi 2001/83/EY(29) ja asetus (EY) N:o 726/2004.(30) Näissä unionin säädöksissä otetaan käyttöön periaate, jonka mukaan lääkkeitä ei saa saattaa markkinoille ilman toimivaltaisen viranomaisen antamaa myyntilupaa.(31) Lisäksi lääkkeiden osalta on kielletty kaikenlainen ”ovelta ovelle tiedottaminen, asiakkaitten hankinta ja kannustimet, joiden tarkoituksena on edistää lääkkeiden määräämistä” erityisesti yleisön tai lääkkeiden määräämiseen tai luovuttamiseen oikeutettujen henkilöiden keskuudessa.(32)
68. Tässä järjestelmässä kliininen lääketutkimus merkitsee pääasiallisesti tutkimusta, jonka tarkoituksena on osoittaa tai varmistaa lääkkeen vaikutukset, myös haittavaikutukset, ja varmistaa lääkkeen käytön tehokkuus ja turvallisuus.(33) Kyseisen tutkimuksen tulokset on direktiivin 2001/83 8 artiklan 3 kohdan i alakohdan mukaisesti liitettävä myyntilupahakemukseen. Kliinisten lääketutkimusten suorittaminen on siis periaatteessa ennakkoedellytys direktiivin 2001/83 6 artiklassa tarkoitettujen lääkkeiden myynnille ja mainonnalle.
69. Kliinisestä lääketutkimuksesta on periaatteessa tehtävä myös tieteellinen ja eettinen arviointi, ja sille on myönnettävä lupa etukäteen.(34) Samoin myös kliiniseen lääketutkimukseen tehtävät huomattavat muutokset on hyväksytettävä jäsenvaltioissa.(35) Kliinisen lääketutkimuksen toimeksiantaja vastaa tutkimuksen aloittamisesta, hallinnoimisesta ja rahoituksen järjestämisestä.(36)
70. Analyysini tämä osa tarkoittaa tiivistettynä, että unionin lainsäätäjä on omaksunut lähestymistavan, joka estää kuluttajia ja loppukäyttäjiä saamasta käsiinsä luvattomia lääkkeitä, jotta niiden käyttöön liittyviä riskejä voidaan vähentää.
71. Lääkettä varten rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä kliinisen lääketutkimuksen aikana voidaan ainoastaan pitää tuomiossa Ansul(37) tarkoitettuna käyttönä, joka tapahtuu ennen kyseisen lääkkeen myyntiä. Kuten valituksenalaisen tuomion 38 kohdasta ilmenee, on myös selvää, että valittajan tilanne vastaa ennen myyntiä tapahtuvaa käyttöä. Tavaroita, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, eli multippeliskleroosin hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä ei ollut myyty, koska niiden myynti oli kiellettyä merkityksellisenä ajanjaksona.(38)
v) Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä varten rekisteröidyt tavaramerkit
72. Nizzan sopimuksen luokkaan 5, johon lääkkeet ja terveydenhoitotuotteet kuuluvat, sisältyy erityisen paljon rekisteröintejä, kuten oikeusoppineet ovat huomauttaneet.(39) Lisäksi oikeusoppineiden mukaan lääkealan toimijat pyrkivät usein tekemään tavaramerkin rekisteröintihakemuksia lääkkeitä varten jo siinä vaiheessa, kun lääkkeitä vasta aletaan kehittää.(40) Kiire selittyy heidän mukaansa sillä, että halutaan saada vaikutusvaltaiset piirit kiinnostumaan, koska on olemassa vaara, että lääkkeen kehittämisvaiheessa lääkkeen geneerinen nimi jää paremmin lääkäreiden ja asiantuntijoiden mieleen kuin tavaramerkki.(41)
73. Tässä yhteydessä on tärkeä mainita, että unionin lainsäätäjä on ottanut huomioon tällaisen käyttäytymisen ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden alalla toimivien keskuudessa. Direktiivissä 2001/83 tunnustetaan ainakin jossain määrin tavaramerkkien merkitys kyseisellä alalla. Kyseisen direktiivin 1 artiklan 20 alakohdan mukaan lääkkeen nimi voi olla yleinen tai tieteellinen nimi yhdessä tavaramerkin kanssa. Lisäksi direktiivin 2001/83 89 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti mainonnan, joka on sallittua vain luvan saaneiden lääkkeiden osalta, on sisällettävä lääkkeiden nimet.
74. Edellä mainituista säännöksistä ilmenee, että lääkettä varten rekisteröity tavaramerkki voi joskus olla kyseisen lääkkeen nimenä. Näin ollen tällaista tavaramerkkiä voidaan käyttää luvanhaltijan viestintästrategiassa vasta sitten, kun lääkkeelle on saatu myyntilupa.
vi) Osittainen päätelmä tavaramerkin käytöstä kliinisissä lääketutkimuksissa
75. Edellä esitetyn perusteella totean, että unionin lainsäätäjä pyrkii rajoittamaan kuluttajien ja loppukäyttäjien mahdollisuuksia saada käsiinsä lääkkeitä, jotka eivät ole saaneet lupaa, kuten tämän ratkaisuehdotuksen 70 kohdasta ilmenee. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevassa sääntelyjärjestelmässä kliinisiä lääketutkimuksia voidaan pitää seulontatoimenpiteenä, joka estää luvattomien lääkkeiden pääsyn markkinoille.
76. Tällaisia lääkkeitä varten rekisteröityjen tavaramerkkien merkitys tässä sääntelyjärjestelmässä on johtanut siihen, että unionin lainsäätäjä pyrkii myös rajoittamaan tällaisten tavaramerkkien pääsyä kyseisille markkinoille. Sellaista lääkettä varten, jolle ei (vielä) ole saatu lupaa, rekisteröidyn tavaramerkin julkistamista rajoitetaan myös sekä laadullisesti että määrällisesti varsinkin, jos tämä tavaramerkki voi vaikuttaa lääkkeiden kilpailumarkkinoihin.
77. On huomattava, että kliinisten lääketutkimusten aikana lääkkeet, joille ei ole saatu lupaa, ovat tutkimuksiin osallistuvien tai muuten tutkimuksissa mukana olevien saatavilla. En pidä mahdottomana, että näihin kahteen ryhmään kuuluvat henkilöt voivat liittää mielessään yhteen lääkkeen ja sen nimen ja näin ollen myös lääkettä varten rekisteröidyn tavaramerkin ja sen haltijan. Nämä henkilöt voivat myös valita ja päättää olla tai olla olematta mukana tutkimuksessa.
78. Kuten tämän ratkaisuehdotuksen 64 kohdasta ilmenee, tavaramerkin ulospäin suuntautuva käyttö ei siis ole automaattisesti tosiasiallista käyttöä. Tavaramerkin esillepanon, joka voi edistää tavaroiden, joita varten se on rekisteröity, markkinoiden luomista kyseisillä markkinoilla, on ehdottomasti tapahduttava näillä markkinoilla.
79. Mielestäni näin ei ole asianlaita kliinisessä lääketutkimuksessa käytettävän tavaramerkin tapauksessa.
80. Ensinnäkin lääkkeitä, jotka eivät ole saaneet lupaa, ei kliinisessä lääketutkimuksessa periaatteessa jaeta eikä mainosteta, jotta ne pääsisivät samaan ryhmään kuuluvien kaupan pidettävien tavaroiden markkinoille. Kliininen lääketutkimus, jossa tutkitaan jonkin lääkkeen käyttöön liittyviä riskejä ennalta annetun luvan mukaisin ehdoin, ei ole, eikä sen pidä olla, keino hyödyntää kaupallisesti tätä lääkettä varten rekisteröityä tavaramerkkiä kyseisen lääkkeen markkinoiden luomiseksi tai säilyttämiseksi. Tästä syystä kliinistä lääketutkimusta ei voida rinnastaa myöskään tuomiossa Ansul(42) tarkoitettuun myynnin valmisteluun.
81. Tältä pohjalta en usko, että laajamittaiset kliiniset lääketutkimukset voisivat olla testattua lääkettä varten rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Kuten direktiivin 2001/83 johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta ilmenee, lainsäätäjän tarkoituksena on välttää tarpeettomia tutkimuksia.(43) Kliinisen lääketutkimuksen laajuus ei määräydy kaupallisten näkökohtien vaan tieteellisen tarpeen mukaan. Laajuus riippuu myös jäsenvaltion antamasta luvasta.(44) Katsonkin, että jos tavaramerkin käyttö kliinisessä lääketutkimuksessa ei ole tosiasiallista käyttöä, syynä ovat enemmän tavaramerkin käytön laatua kuin määrää koskevat seikat.
82. Toiseksi tavaramerkin esillepanoon ja tutkimukseen osallistuneiden ja muiden kliinisessä lääketutkimuksessa mukana olevien tekemän valinnan tärkeimpinä syinä eivät ole tavaran ominaisuudet tai alkuperä eikä edes luvanhaltijan kaupallinen strategia vaan halu osallistua kyseistä lääkettä koskeviin tutkimuksiin. Tässä yhteydessä käsiteltävässä asiassa on mielestäni kuvaavaa se, että kuten unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa maininnut, taloudellinen investointi on määräävässä asemassa, kun lääketutkimukseen rekrytoidaan osallistujia ja muita henkilöitä. On myös huomattava, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity Nizzan sopimuksen 5 luokkaan kuuluvia tavaroita eli lääkkeitä ja terveydenhoitotuotteita varten. Tavaramerkin avulla ei siis ole tarkoitus luoda markkinoita tieteellisille tutkimuksille vaan kyseiseen luokkaan kuuluville tavaroille.
83. On lisäksi todettava, että näitä huomautuksia ei voida kyseenalaistaa valittajan argumentilla, jonka mukaan käsitettä ”tosiasiallinen käyttö” olisi tulkittava joustavasti siksi, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan [asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan a alakohdan] mukaan unionin lainsäätäjä hyväksyy tavaramerkin käytön muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta. Näiden säännösten tarkoituksena on antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen kaupallistamisen ja mainonnan asettamiin vaatimuksiin.(45) Vaikka tavaramerkin muotoa koskeva jousto on hyväksyttävää, jousto ei kuitenkaan voi koskea käytön tosiasialliseen luonteeseen liittyviä ominaisuuksia. Tällaisen käytön on aina täytettävä tämän ratkaisuehdotuksen 56–59 kohdan vaatimukset.
84. Yhteenvetona katson, että testattua lääkettä varten rekisteröidyn tavaramerkin käyttö kliinisen lääketutkimuksen yhteydessä ei ole kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. En kuitenkaan katso, ettei kliinisen lääketutkimuksen kohteena olevaa lääkettä varten rekisteröityä tavaramerkkiä voisi missään olosuhteissa käyttää tosiasiallisesti, vaikka lääkkeeltä puuttuu myyntilupa.
vii) Säännön vahvistavat poikkeukset
85. Asian valaisemiseksi mainitsen, että poiketen siitä, mitä direktiivin 2001/83 6 artiklassa säädetään, asetuksen N:o 726/2004 83 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat antaa erityisluvan ilman myyntilupaa olevan lääkkeen käyttämiseen sellaiselle potilasryhmälle, jolla on krooninen tai vakavasti heikentävä sairaus tai henkeä uhkaavaksi katsottu sairaus, jota ei voida tyydyttävästi hoitaa luvallisilla lääkkeillä. Tämä mahdollisuus koskee erityisesti kliinisessä lääketutkimuksessa testattua lääkettä. Erityisluvallisen käytön muita näkökohtia säädellään yleensä kansallisella tasolla.
86. Koska jäsenvaltiot voivat säädellä lääkkeiden erityisluvallista käyttöä jokseenkin vapaasti, en voi suoralta kädeltä sulkea pois sitä, etteikö rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetun lääkkeen tällainen käyttö voisi merkitä kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.
87. Ensinnäkään sillä ei ole merkitystä, että voimassa olevien kansallisten säännösten mukaan asettamalla tällainen lääke saataville erityisluvallista käyttöä varten ei tavoitella voittoa. Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, se, että tavaramerkin haltija ei tavoittele voittoa, ei sulje pois sitä, että sen tavoitteena voi olla luoda ja myöhemmin säilyttää markkinat sen tavaroille tai palveluille.(46)
88. Toiseksi käytön ei tarvitse olla määrällisesti merkittävää, jotta se voidaan luokitella ”tosiasialliseksi”. Vaikka käyttö olisi vähäistä, se voi olla riittävää tähän luokitukseen edellyttäen, että käyttöä voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuna.(47) Lääkettä, jolla ei vielä ole myyntilupaa mutta jolle voidaan saada erityiskäyttölupa, voidaan suunnitella markkinoitavaksi tulevaisuudessa sellaiselle potilasryhmälle, jolla on krooninen tai vakavasti heikentävä sairaus tai henkeä uhkaavaksi katsottu sairaus. Nämä markkinat ovat siis rajalliset, ja sen vuoksi myös tosiasiallisen käytön muodostavat toimet voivat olla määrällisesti rajallisia.
89. Kolmanneksi katson, että lääkkeen, jota varten on rekisteröity tavaramerkki, erityisluvallinen käyttö ei saa asettaa luvan haltijaa epäsuotuisaan asemaan muihin lääkemarkkinoiden toimijoihin nähden. Erityisluvallista lääkettä varten rekisteröidyn tavaramerkin käyttöönotto markkinoilla voisikin tapahtua olosuhteissa, jotka ovat verrattavissa myyntiluvan saaneen lääkkeen markkinoille tuloon.
90. Neljänneksi minusta näyttää siltä, että asetuksen N:o 726/2004 ja direktiivin 2001/83 systemaattinen tulkinta tukee tulkintaa, jossa ei suljeta järjestelmällisesti pois tosiasiallisen käytön olemassaoloa erityisluvallisen käytön yhteydessä. Yhtäältä direktiivin 2001/83 III osaston, jonka otsikko on ”Markkinoille saattaminen”, alussa olevassa 6 artiklassa tuodaan esiin periaate, jonka mukaan lääkettä ei saa saattaa markkinoille ilman lupaa. Toisaalta asetuksen N:o 726/2004 83 artiklan 1 kohdassa säädetään selvästi poikkeuksesta, joka koskee direktiivin 2001/83 6 artiklaa. Jos oletetaan, että lääkkeen asettaminen saataville asetuksen N:o 726/2004 83 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainituin ehdoin ei ole markkinoille saattamista, kyseinen poikkeus olisi merkityksetön.
91. Lopuksi totean, etten sulje pois sitä, etteikö tavaramerkki, joka on rekisteröity Nizzan sopimuksen 5 luokkaan kuuluvia lääkkeitä ja terveydenhoitotuotteita ja tarkemmin sanottuna direktiivin 2001/83 kattamaa lääkettä varten, voisi tietyissä tapauksissa olla tosiasiallisessa käytössä ennen kuin kyseinen lääke on saanut myyntiluvan. Sitä, onko käyttö riittävää, on arvioitava tapauskohtaisesti. Katson silti, että tällaisen tavaramerkin käyttö kliinisten lääketutkimusten yhteydessä ei voi olla asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa [asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa] tarkoitettua tosiasiallista käyttöä. Tämä johtuu siitä, että kliinisessä lääketutkimuksessa tavaramerkkiä ei käytetä markkinoiden luomiseksi tai säilyttämiseksi niille tavaroille tai palveluille, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.
92. Edellä esitetyn perusteella katson, että ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on perusteeton.
2. Toinen valitusperuste
a) Asianosaisten näkemykset
93. Valittaja väittää toisessa valitusperusteessa, joka koskee pääasiallisesti valituksenalaisen tuomion 60 ja 61 kohtaa, että unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan [asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan] säännöksiä katsoessaan, ettei riidanalaisen tavaramerkin käyttämättä jättämiselle ole pätevää syytä. Tarkemmin sanottuna valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti sulkenut pois käyttämättä jättämisen pätevän syyn olemassaolon tapauksessa, jossa ensinnäkin mainittua tutkimusta koskeva hakemus tehtiin vasta pitkän ajan päästä tavaramerkin rekisteröinnistä ja toiseksi ei ole käytettävissä tarpeeksi varoja kliinisen lääketutkimuksen saattamiseksi loppuun mahdollisimman nopeasti.
94. Tämän valitusperusteen tueksi valittaja huomauttaa ensinnäkin, että moittimalla valittajaa siitä, että tämä on hakenut lupaa kliiniselle lääketutkimukselle vasta pitkän ajan päästä sen jälkeen, kun tavaramerkki on rekisteröity, unionin yleinen tuomioistuin on vienyt pohjan viiden vuoden lisäajalta. Itse asiassa lääkkeen tavaramerkkiä, jonka lisäaika on juuri päättynyt, ei voitaisi käyttää, koska vain unionin myyntilupahakemuksen tekeminen oikeuttaisi olemaan käyttämättä tavaramerkkiä.
95. Toiseksi valittaja katsoo, että kun otetaan huomioon se, että unionin yleinen tuomioistuin tarkastelee myös taloudellisia investointeja arvioidessaan käyttämättä jättämisen pätevää syytä, vakavaraiset yritykset voivat helpommin suojata asianmukaisesti investointejaan tavaramerkkioikeuksin kuin taloudellisesti heikommat yritykset. Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan voi tukeutua abstraktiin oletukseen, jonka mukaan käsiteltävässä tapauksessa kliininen lääketutkimus olisi voitu toteuttaa nopeammin lisäinvestointien avulla.
96. EUIPO ja, olettaen, että toinen valitusperuste voidaan ottaa tutkittavaksi, Hecht-Pharma katsovat, että kyseinen valitusperuste on perusteeton.
97. EUIPO toteaa, että päätelmä, jonka mukaan valittaja pystyi vaikuttamaan suorittamiinsa toimiin eikä kliininen lääketutkimus voinut olla käsiteltävässä asiassa tavaramerkin käyttämättä jättämisen pätevä syy, perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon paitsi ajan kuluminen ja tehdyt investoinnit myös erityisesti se, ettei todisteita kyseisen tutkimuksen päättymisestä ole esitetty, että kyseinen kliininen lääketutkimus on kansallisten sääntöjen alainen ja vain yksi vaihe multippeliskleroosin hoitoon tarkoitetun lääkkeen kaupallistamiseksi ja ettei nimityksen antamiseen lääkkeelle kliinisessä lääketutkimuksessa ole mitään oikeudellista velvoitetta.
98. Hecht-Pharma myöntää, että lääkkeen epätavallisen pitkä lupamenettely voisi olla tavaramerkin käyttämättä jättämisen pätevä syy. Hecht-Pharma huomauttaa kuitenkin erityisesti, että tässä tapauksessa valittajalta on kulunut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen kolme vuotta ennen kuin se on hakenut lupaa kliinisen lääketutkimuksen suorittamiseen ja että valittaja ei ole tähän mennessä tehnyt myyntilupaa koskevaa hakemusta.
b) Arviointi
99. Unionin tuomioistuin on tuomiossa Häupl(48) todennut, että on kolme kumulatiivista ehtoa, joiden on täytyttävä, jotta tavaramerkin käyttämättä jättämistä voidaan pitää hyväksyttävänä. Ensinnäkin käytön esteen on oltava kyseisen tavaramerkin haltijan tahdosta riippumaton, toiseksi esteellä on oltava riittävän välitön yhteys tavaramerkkiin, ja kolmanneksi esteen on tehtävä kyseisen tavaramerkin käyttö mahdottomaksi tai kohtuuttomaksi.
100. Unionin yleisen tuomioistuimen päätelmät, joiden perusteella se kiisti tavaramerkin käyttämättä jättämisen pätevien syiden olemassaolon, perustuivat kuitenkin ainoastaan ensimmäisen ehtoon eli siihen, että käytön esteen on oltava tavaramerkin haltijan tahdosta riippumaton. On syytä muistaa, että unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa, että vaikka kliinisen lääketutkimuksen toteuttaminen voi olla tavaramerkin käyttämättä jättämisen syy, käsiteltävässä asiassa valittaja pystyi vaikuttamaan mainitsemiinsa asiaan liittyviin toimiin ja tapahtumiin ja ne kuuluivat sen vastuualueeseen, eli kyse ei ollut valittajan tahdosta riippumattomista esteistä.
101. Unionin yleinen tuomioistuin teki nämä päätelmät tarkasteltuaan useita arviointiperusteita eli yhtäältä aikaa, joka kului tavaramerkin rekisteröinnistä – joka oli valittajan oma valinta eikä oikeudellinen velvoite – kliinisen lääketutkimuksen aloittamiseen (jonka tarkkaa päivämäärää ei voitu määritellä),(49) ja toisaalta valittajan toteuttamien investointien riittävyyttä.(50)
102. En ota kantaa kysymyksiin, jotka liittyvät siihen, onko käytön esteellä riittävän välitön yhteys riidanalaiseen tavaramerkkiin tai vaikuttaako kyseinen este tämän tavaramerkin käytön mahdollisuuteen tai kohtuullisuuteen, ja joista unionin yleinen tuomioistuin ei ole ilmaissut kantaansa valituksenalaisessa tuomiossa, mutta tutkimisen arvoinen on kysymys siitä, onko kyseinen este riippuvainen tavaramerkin haltijan tahdosta vai ei tilanteessa, jossa esteen syyt liittyvät lääkkeen, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, kliinisen tutkimuksen käynnistämiseen ja rahoittamiseen.(51)
103. Unionin tuomioistuin on tuomiossa Häupl(52) todennut, että teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen(53) 19 artiklan 1 kohta voi muodostaa tulkintaohjeen unionin lainsäädännössä käytettyä hyväksyttävien syiden käsitettä varten. Kyseisessä säännöksessä mainitaan esimerkkinä tuontirajoitukset ja muut viranomaisten määräykset, jotka liittyvät tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin tai palveluihin. Näin ollen myös oikeudellinen este voi muodostaa pätevän syyn tavaramerkin käyttämättä jättämiselle.
104. Tosin ensimmäistä valitusperustetta koskevan analyysini mukaan lähinnä direktiivillä 2001/83 ja asetuksella N:o 726/2004 perustetussa järjestelmässä sellaista lääkettä varten, jolle ei ole saatu lupaa, rekisteröidyn tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on mahdollista vain poikkeustapauksissa, ja sen tosiasiallinen käyttö kliinisten lääketutkimusten yhteydessä on mahdotonta.(54)
105. Ei kuitenkaan voida väittää, että jokainen tavaramerkkiin välittömästi yhteydessä oleva oikeudellinen velvoite, joka tekee sen käytöstä mahdotonta, muodostaisi esteen, joka voitaisiin automaattisesti luokitella käyttämättä jättämisen päteväksi syyksi. Kaupallisessa toiminnassa on aina noudatettava tiettyjä säännöksiä. Muistutan tässä yhteydessä, että unionin tuomioistuin on jo tuominnut, ettei tavaramerkin käyttämättä jättämisen ”hyväksyttävien syiden” käsitteelle saa antaa liian laajaa ulottuvuutta.(55) Tämän vuoksi katson, ettei tavaramerkin käyttämättä jättämisen syyksi riitä pelkästään se, että kyseisellä tavaramerkillä merkittyjen tuotteiden myymiseksi on välttämätöntä noudattaa unionin lainsäädäntöä.(56)
106. Toiseksi EU-tavaramerkkien ollessa kyseessä ja riippumatta näkemyksistä, jotka liittyvät siihen, mikä on kliinisten lääketutkimusten rooli ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevassa lainsäädännössä, rekisteröidyllä tavaramerkillä varustettua lääkettä koskevan kliinisen tutkimuksen toteuttaminen on tavaramerkin haltijan kannalta toimi, jolla tämä pyrkii poistamaan esteen kyseisen tavaramerkin tosiasialliselta käytöltä.
107. Silloin, kun tavaramerkin haltija pyrkii toteuttamaan toimia, joilla voidaan poistaa este tavaramerkin käytöltä tai ainakin lyhentää esteen kestoa, kyseistä estettä ei voida pitää täysin haltijan tahdosta riippumattomana. En kuitenkaan sulje pois sitä, että jos nämä toimet edellyttävät haltijalta jotain erityismenettelyä, tämä voi törmätä kyseisen menettelyn toteuttavien viranomaisten aiheuttamiin muihin esteisiin. Olen taipuvainen katsomaan, että tällaiset esteet voivat muodostaa päteviä syitä tavaramerkin käyttämättä jättämiselle. Voi esimerkiksi käydä ilmi, että kliiniselle lääketutkimukselle ennalta annettavasta luvasta vastaavat viranomaiset eivät ole tutkineet lääkettä varten rekisteröidyn tavaramerkin haltijan tekemää lupahakemusta säädetyssä määräajassa.
108. Näitä päätelmiä tukee unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, jonka mukaan käsitteellä ”perustellut syyt” viitataan pääasiallisesti tavaramerkin haltijaan nähden ulkopuolisiin seikkoihin.(57)
109. On totta, että kliininen lääketutkimus ja siihen tehtävät merkittävät muutokset vaativat jäsenvaltion etukäteen antaman luvan.(58) Luvat myönnetään kuitenkin asiaan liittyvän lainsäädännön mukaisin kriteerein, jotka ovat kliinisen lääketutkimuksen toimeksiantajana toimivan tavaramerkin haltijan tiedossa ennalta. Toimeksiantaja vastaa kliinisen lääketutkimuksen aloittamisesta, hallinnoimisesta ja rahoituksen järjestämisestä.(59)
110. Nyt käsiteltävän valituksen suhteen on huomattava, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisessa tuomiossa esittämät arviointiperusteet, joita toisessa valitusperusteessa kritisoidaan, kuuluvat valittajan näin määriteltyyn vastuualueeseen.(60) Valittaja ei myöskään ole vedonnut muihin tosiseikkoihin, joiden perusteella valittajan vastuualueeseen kuulumattomat esteet olisivat vaikuttaneet kliinisen lääketutkimuksen aloittamiseen tai toteuttamiseen. Joka tapauksessa tällaisten tosiseikkojen arviointi ei kuuluisi unionin tuomioistuimen toimivaltaan sen tutkiessa muutoksenhakua unionin yleisen tuomioistuimen tuomiosta.
111. Lisäksi katson, että tilanteessa, jossa valittaja vetoaa tällaisiin tosiseikkoihin, on tapauskohtaisesti arvioitava, olisiko esteen poistamiseen tähtäävä yritysstrategian muuttaminen asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa [asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa] säädetyssä määräajassa voinut huomattavalla todennäköisyydellä mahdollistaa riidanalaisen tavaramerkin käytön ennen kyseisen määräajan päättymistä. Jos vastaus on kieltävä, olisi syytä katsoa, että tavaramerkin käyttämättä jättämiselle oli pätevä syy. Jos vastaus on myöntävä, tavaramerkin haltija ei voi vedota siihen, että tavaramerkin käyttämättä jättämiselle oli pätevä syy.
112. Toinen valitusperuste on edellä esittämieni toteamusten perusteella mielestäni perusteeton.
VII Ratkaisuehdotus
113. Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.