Hogere voorziening ingesteld op 14 november 2018 door ACTC GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Negende kamer) van 13 september 2018 in zaak T-94/17, ACTC/EUIPO

(Zaak C-714/18 P)

Procestaal: Engels

Partijen

Rekwirante: ACTC GmbH (vertegenwoordigers: V. Hoene, Rechtsanwältin, D. Eickemeier, Rechtsanwalt, S. Gantenbrink, Rechtsanwältin)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, Taiga AB

Conclusies

vernietiging van het arrest van het Gerecht van 13 september 2018 in zaak T-94/17 en vernietiging van de beslissing van het EUIPO in zaak R 693/2015-4,

subsidiair

vernietiging van het in het eerste streepje genoemde arrest en terugverwijzing van de zaak naar het Gerecht,

en

verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Het Gerecht heeft artikel 8, lid 1, onder b), en artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 uit verschillende oogpunten geschonden, door de overeenstemming van de tekens te bevestigen, en – als gevolg van de onjuiste beoordeling van de bewijzen van het gebruik – de soortgelijkheid van de waren. Er bestaat geen gevaar voor verwarring van de betrokken merken.

Het Gerecht heeft ten onrechte vastgesteld dat interveniënte had voldaan aan de gebruiksvereisten voor alle waren van klasse 25 waarvoor het oudere merk is ingeschreven. Aan de vereisten is alleen voldaan voor „kledingstukken, bovenkleding, onderkleding, hoofddeksels, handschoenen, ceintuurs en sokken, waarbij alle voornoemde waren alleen worden gebruikt als speciale weerbeschermende buitenkleding om te beschermen tegen koude, winderige en/of regenachtige weersomstandigheden; werkoveralls. Anders dan het Gerecht heeft vastgesteld, is dit een afzonderlijke subcategorie van waren van klasse 25, zodat alleen voor deze waren van klasse 25 bewijs van het gebruik is overgelegd.

Als gevolg van de onjuiste beoordeling van de vereisten inzake gebruik is het Gerecht ten onrechte tot de conclusie gekomen dat de „kledingstukken” en „hoofddeksels” die op de lijsten van beide merken voorkwamen, dezelfde waren.

Het Gerecht heeft ten onrechte beslist dat de kamer van beroep terecht had vastgesteld dat de betrokken tekens visueel overeenstemden, aangezien de betrokken tekens even lang waren en vier dezelfde letters hadden. Het Gerecht heeft de ongewone samenstelling van het litigieuze merk (asymmetrische medeklinkers en ongewone spelling van „igh”) en de gevolgen voor de visuele overeenstemming, zoals aangevoerd door rekwirante, niet besproken. Uiteraard neemt de gemiddelde consument een merk als een geheel waar. De ongewone samenstelling van het litigieuze merk heeft echter een aanzienlijke invloed op de algemene indruk ervan, waarmee het Gerecht geen rekening heeft gehouden.

Het Gerecht heeft ook ten onrechte beslist dat de betrokken merken fonetisch gelijk waren omdat rekwirante geen bewijs had overgelegd dat erop wees dat de eerste lettergrepen „ti” en „TAI” voor het Engelsprekende publiek niet hetzelfde klonken, en dat er geen niets was dat de uitspraak van de betrokken tekens van elkaar onderscheidde. Het is daarentegen zo dat het Gerecht er zonder enig bewijs en ten onrechte van is uitgegaan dat de lettercombinatie „ti” altijd als „tai” werd uitgesproken. Voor dit oordeel bestaat geen bewijs. In het Engels bestaat geen woord „ti”. De lettercombinatie wordt bijgevolg steeds alleen uitgesproken overeenkomstig de taalregels die van toepassing zijn op het betrokken woord. We mogen als vaststaand beschouwen dat er ontelbare woorden bestaan waarin de lettercombinatie „ti” niet als „tai” wordt uitgesproken, zoals „trick”, „ticket”, „till”, „timbal”, „timberland”, „tin”, „tincture”, „tinder”, „tip”, „trigger” en nog veel meer, alsook het litigieuze merk „tigha”. In het bekende Engelse kinderboek Winnie-the-Pooh is een van de hoofdpersonages een dier met de naam „Tigger”, uitgesproken als [tɪɡə]. Telkens als de klinker na „ti” kort wordt uitgesproken, is er dus geen uitspraak als „tai”. Dit is wat rekwirante van meet af aan heeft gezegd. Noch het EUIPO, noch interveniënte hebben bewijs van het tegendeel overgelegd. Rekwirante moest dus niet bewijzen wat overduidelijk is.

Het Gerecht heeft ten onrechte vastgesteld dat rekwirante niet had aangetoond dat TAIGA een duidelijke en specifieke betekenis heeft voor het relevante publiek (de consument in de Unie) in zijn geheel. Dit klopt niet. Rekwirante heeft onbetwist gesteld dat TAIGA een lexicaal vermeld Frans woord is. Het zou onbetwist moeten zijn en voor de rechters geweten dat Frankrijk in Zuid-Europa ligt. Gelet op de onbetwiste omvang van de TAIGA als landschap en het belang ervan voor de hele wereld, behoort TAIGA (in het bijzonder samen met de term TOENDRA) tot de algemene ontwikkeling in Europa en daarbuiten.

Daarnaast volstaat het volgens de rechtspraak van het Gerecht dat een term in een deel van de Europese Unie wordt begrepen, bijvoorbeeld door het Italiaanssprekende publiek. Op dit punt heeft het Gerecht erkend dat „Granini” en „Panini” begripsmatig verschilden, omdat de „Granini” geen betekenis had, terwijl „Panini” een Italiaans broodje betekende.

Het door het Gerecht vermelde arrest BASS van 14 oktober 2003, T-292/01, punt 54, bevat geen enkele aanwijzing dat het betrokken woord in de hele Unie moet worden begrepen. Bijgevolg dient erop te worden gewezen dat de beoordeling van het Gerecht geen steun vindt in het arrest BASS. Het is terecht wanneer het Gerecht erkent dat een groot deel van het relevante publiek in Europa de term TAIGA kent en begrijpt.

____________