WYROK SĄDU (dziewiąta izba)
z dnia 7 lutego 2019 r.(*)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy SWEMAC – Firma lub wcześniejsza krajowa nazwa handlowa SWEMAC Medical Appliances AB – Względna podstawa odmowy rejestracji – Utrata roszczenia w wyniku tolerowania – Artykuł 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001) – Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) – Dowody przedstawione po raz pierwszy przed Sądem
W sprawie T‑287/17
Swemac Innovation AB, z siedzibą w Linköping (Szwecja), reprezentowana przez adwokata G. Nygrena,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez J. Crespa Carrilla, działającego w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest:
SWEMAC Medical Appliances AB, z siedzibą w Täby (Szwecja), reprezentowana przez adwokat P. Jonsell,
mającej za przedmiot skargę na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 24 lutego 2017 r. (sprawa R 3000/2014‑5) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między Swemac Innovation a SWEMAC Medical Appliances,
SĄD (dziewiąta izba),
w składzie: S. Gervasoni, prezes, K. Kowalik-Bańczyk i C. Mac Eochaidh (sprawozdawca), sędziowie,
sekretarz: E. Coulon,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 8 maja 2017 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez EUIPO w sekretariacie Sądu w dniu 17 sierpnia 2017 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną przez interwenienta w sekretariacie Sądu w dniu 17 października 2017 r.,
uwzględniając postanowienie z dnia 28 listopada 2017 r. o zawieszeniu postępowania,
po zapoznaniu się z pismem złożonym przez skarżącą w sekretariacie Sądu w dniu 2 marca 2018 r.,
uwzględniwszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął wniosek o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1 W dniu 2 października 2007 r. skarżąca, Swemac Innovation AB, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami, zastąpionym z kolei rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1)].
2 Znak towarowy, dla którego wystąpiono o rejestrację, to oznaczenie słowne SWEMAC.
3 Towary i usługi, dla których wystąpiono o rejestrację, należą między innymi do klas 10 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
– klasa 10: „aparatura i instrumenty chirurgiczne i medyczne”;
– klasa 42: „badania i rozwój dotyczące sprzętu chirurgicznego i medycznego oraz przyrządów chirurgicznych i medycznych”.
4 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 9/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., a oznaczenie słowne SWEMAC zostało zarejestrowane jako unijny znak towarowy w dniu 4 września 2008 r. pod numerem 006326117 między innymi dla wszystkich towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej.
5 W dniu 3 września 2013 r. interwenient, SWEMAC Medical Appliances AB, złożył wniosek o częściowe unieważnienie prawa do zakwestionowanego znaku towarowego na mocy art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] w związku z art. 8 ust. 4 tego rozporządzenia (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001) w odniesieniu do wszystkich towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej.
6 Na poparcie wniosku o unieważnienie interwenient powołał się na szwedzką firmę SWEMAC Medical Appliances AB (zwaną dalej „wcześniejszym oznaczeniem”), zarejestrowaną jako przedsiębiorstwo w dniu 12 grudnia 1997 r. w odniesieniu do działalności „projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż aparatury głównie medycznej i związanego z tym sprzętu oraz działalność zgodna z tymi towarami” i jako firma w dniu 10 lutego 1998 r. Podniósł on, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Przedstawił dowody w celu wykazania używania wcześniejszego oznaczenia w obrocie handlowym.
7 W dniu 25 września 2014 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku w całości z tego względu, iż interwenient nie przedstawił dowodu, że znaczenie używania wcześniejszego oznaczenia w Szwecji było większe niż lokalne w chwili złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku, a tym samym, że jedna z przesłanek przewidzianych w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 nie została spełniona.
8 W dniu 24 listopada 2014 r. interwenient – działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001) – wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień. W ramach tego odwołania przedłożył on dodatkowe dowody dotyczące używania wcześniejszego znaku towarowego.
9 Decyzją z dnia 24 lutego 2017 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Piąta Izba Odwoławcza EUIPO uwzględniła odwołanie, uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i unieważniła prawo do zakwestionowanego znaku towarowego dla towarów i usług wskazanych w pkt 3 powyżej.
10 Po pierwsze, Izba Odwoławcza uznała, że interwenient wykazał, iż spełnia przesłanki wymagane przez art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z ustawodawstwem szwedzkim.
11 Po drugie, Izba Odwoławcza uznała, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. W tym względzie podkreśliła ona wysoki stopień podobieństwa zarówno rozpatrywanych towarów i usług, jako że są one albo identyczne, albo bardzo podobne, jak i wcześniejszego oznaczenia i zakwestionowanego znaku towarowego, jako że oba zawierają element odróżniający i dominujący „swemac”.
12 Po trzecie, Izba Odwoławcza zbadała, czy ewentualne współistnienie kolidujących ze sobą oznaczeń może zmniejszyć stwierdzone prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, i doszła do wniosku, że takie współistnienie nie zostało wykazane ze względu na brak dowodów używania zakwestionowanego znaku towarowego i współistnienia, które opierałoby się na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
13 Po czwarte, Izba Odwoławcza oddaliła argument skarżącej oparty na utracie roszczenia w wyniku tolerowania w rozumieniu art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 61 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001).
Żądania stron
14 Strona skarżąca wnosi do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i przywrócenie pełnej ważności zakwestionowanego znaku towarowego, w tym w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług;
– obciążenie interwenienta poniesionymi przez nią kosztami postępowania przed EUIPO i przed Izbą Odwoławczą w wysokości 1000 EUR;
– obciążenie EUIPO i interwenienta ich kosztami postępowania przed Sądem.
15 EUIPO wnosi do Sądu o:
– oddalenie skargi;
– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
16 Interwenient wnosi do Sądu o:
– potwierdzenie zaskarżonej decyzji i unieważnienie zakwestionowanego znaku towarowego;
– obciążenie skarżącej kosztami poniesionymi w ramach postępowań przed Sądem i przed EUIPO.
Co do prawa
W przedmiocie dopuszczalności dowodów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem
17 EUIPO podważa dopuszczalność załączników A.2, A.3, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13 i A.14 do skargi. Dokumenty te nie zostały bowiem przedstawione na żadnym etapie postępowania przed EUIPO. Wskazane załączniki zostały przedstawione przez skarżącą w celu udowodnienia, że wykazała ona „prawo do zakwestionowanego znaku towarowego” przed dokonaniem jego zgłoszenia (załączniki A.2 i A.3), nieprzerwane używanie zakwestionowanego znaku towarowego w latach 2009–2016 dla aparatury i instrumentów chirurgicznych i medycznych (załącznik A.9), powód opóźnienia dotyczącego rejestracji nowej firmy swój spółki zależnej (załącznik A.11) oraz współistnienie kolidujących ze sobą znaków towarowych (załączniki A.12, A.13 i A.14). Wreszcie załącznik A.10 został przedstawiony na poparcie stanowiska skarżącej, zgodnie z którym nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
18 Należy zauważyć, że przy uwzględnieniu przedmiotu skargi, o którym mowa w art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 rozporządzenia 2017/1001), zadaniem Sądu nie jest ponowne badanie w ramach takiej skargi stanu faktycznego w świetle dokumentów przedłożonych przed nim po raz pierwszy [zob. wyrok z dnia 9 lutego 2017 r., International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION), T‑82/16, niepublikowany, EU:T:2017:66, pkt 16 i przytoczone tam orzecznictwo].
19 W niniejszym przypadku wskazane w pkt 17 powyżej dokumenty zostały przedstawione po raz pierwszy w postępowaniu przed Sądem. Należy zatem odrzucić te dokumenty jako niedopuszczalne, z wyjątkiem załącznika A.10, bez konieczności badania ich mocy dowodowej.
20 Załącznik A.10 zawiera orzeczenie Marknadsdomstol (sądu gospodarczego, Szwecja). Sąd stwierdza, że ustęp tego orzeczenia został przetłumaczony w pkt 28 skargi zgodnie z art. 46 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem. Należy przypomnieć, że ani stronom, ani samemu Sądowi nie można zakazać poszukiwania przy wykładni prawa Unii Europejskiej inspiracji w elementach zaczerpniętych z orzecznictwa krajowego. Takiej możliwości odwołania się do orzeczeń krajowych nie dotyczy orzecznictwo, zgodnie z którym skarga wniesiona do Sądu zmierza do przeprowadzenia kontroli zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych w świetle informacji przedstawionych przez strony w postępowaniu przed tymi izbami, ponieważ chodzi tu nie o zarzucenie izbom odwoławczym, że nie uwzględniły okoliczności faktycznych zawartych w konkretnym orzeczeniu krajowym, ale o powołanie się na orzeczenia w celu poparcia zarzutu dotyczącego naruszenia przez izby odwoławcze przepisu rozporządzenia nr 207/2009 [zob. podobnie wyrok: z dnia 12 lipca 2006 r., Vitakraft-Werke Wührmann/OHIM – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, EU:T:2006:202, pkt 70, 71].
21 W zakresie, w jakim skarżąca opiera się w pkt 28 skargi na jednym ustępie wskazanego w pkt 20 powyżej orzeczenia sądu krajowego dla celów rozumowania przez analogię w niniejszej sprawie, orzeczenia tego nie można uznać za dowód w ścisłym znaczeniu [zob. podobnie wyroki: z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, pkt 20; z dnia 8 grudnia 2005 r., Castellblanch/OHIM Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T‑29/04, EU:T:2005:438, pkt 16]. Zatem zgodnie z orzecznictwem przedstawionym w pkt 20 powyżej oraz w niniejszym punkcie załącznik A.10 jest dopuszczalny.
Co do istoty
22 Na poparcie skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty dotyczące w istocie, po pierwsze, naruszenia art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 4 tegoż rozporządzenia oraz ze szwedzkim ustawodawstwem dotyczącym znaków towarowych, a po drugie, naruszenia art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 4 tegoż rozporządzenia.
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 4 tegoż rozporządzenia oraz szwedzkim ustawodawstwem dotyczącym znaków towarowych
23 W ramach zarzutu pierwszego skarżąca podnosi w istocie, że nie jest spełniona przesłanka określona w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którą „oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania kolejnego znaku towarowego”, a tym samym wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na art. 53 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia nie mógł zostać uwzględniony. Według skarżącej Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd ze względu na wcześniejsze prawa skarżącej, długotrwałe współistnienie zakwestionowanego znaku towarowego i wcześniejszego oznaczenia oraz okoliczność, że interwenient wiedział o korzystaniu przez skarżącą z tych wcześniejszych praw, które w różny sposób kwalifikuje ona w skardze jako firmę, niezarejestrowany znak towarowy, znak towarowy, oznaczenie, nazwę handlową lub oznaczenie handlowe.
24 W pierwszej kolejności skarżąca podnosi, że choć interwenient nabył prawo do wcześniejszego oznaczenia przed zarejestrowaniem zakwestionowanego znaku towarowego, skarżąca wykazała jeszcze starsze prawo do firmy Swemac Orthopaedics AB, która obejmuje odróżniający element zakwestionowanego znaku towarowego, oraz do niezarejestrowanego znaku towarowego SWEMAC.
25 W tym względzie, po pierwsze, skarżąca wyjaśnia w skardze, że nabyła firmę Swemac Orthopaedics AB na mocy umowy zawartej między jej w 100% zależną spółką a spółką noszącą tę firmę, która to umowa została podpisana w dniu 11 lutego 1998 r., ale weszła w życie jakoby w dniu 30 grudnia 1997 r. Poprzez tę umowę jej spółka zależna nabyła przedsiębiorstwo spółki zbywającej wraz z firmą tej spółki. Wobec tego zdaniem skarżącej może ona rościć sobie prawo do tej firmy począwszy od dnia, w którym spółka zbywająca zarejestrowała ją pierwotnie w dniu 22 grudnia 1995 r. Skarżąca twierdzi, że używała nieprzerwanie swojej firmy co najmniej od dnia pierwszej rejestracji „obecnej firmy” w 1995 r. oraz że nazwa swemac była używana przez nią i przez jej poprzedniczkę od 1991 r.
26 Po drugie, skarżąca wyjaśnia, że w chwili dokonania zgłoszenia do rejestracji zakwestionowanego znaku towarowego w dniu 2 października 2007 r., używała „zakwestionowanego znaku towarowego” w ramach swojej działalności gospodarczej co najmniej od grudnia 1998 r., czyli momentu wskazanego w pkt 25 powyżej nabycia firmy oraz przedsiębiorstwa. Powołuje się ona na nieprzerwany ciąg używania oraz na prawa do „znaku towarowego” sięgające 1995 r. oraz na to, że używała „swojego znaku towarowego/firmy” zarówno bez zarejestrowania (przed dokonaniem zgłoszenia unijnego znaku towarowego), jak i po dokonaniu rejestracji, i to co najmniej od 2001 r., co umożliwiło jej wykazanie „jego współistnienia ze znakiem towarowym na danym rynku i w odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców” w ciągu trzynastu lat przed złożeniem wniosku o unieważnienie prawa do znaku. Podnosi ona także, że używała już znaku towarowego SWEMAC co najmniej od 2004 r.
27 W drugiej kolejności skarżąca podnosi, że nawet gdyby interwenientowi przysługiwało wcześniejsze prawo – chociaż tak nie jest – nie miałby on żadnego prawa do zakazania używania zakwestionowanego znaku towarowego na mocy art. 7 i 8 rozdziału 1 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych z 2010 r., dotyczących praw ustanowionych w następstwie używania, oraz art. 15 tegoż rozdziału, dotyczącego bezczynności.
28 W tym względzie podkreśla ona swoje wcześniejsze prawo do firmy, o której mowa w pkt 24 i 25 powyżej, i do niezarejestrowanego znaku towarowego w Szwecji, długotrwałe używanie tego niezarejestrowanego znaku towarowego oraz długi okres bezczynności interwenienta w odniesieniu do używania przez skarżącą „jej znaku towarowego/oznaczenia handlowego”. Wskazuje ona, że prowadzi działalność gospodarczą co najmniej od 1998 r. oraz że interwenient i ona sama pracowali w tych samych pomieszczeniach w latach 1998–2008. Należy zatem przyjąć domniemanie, że interwenient był świadomy używania „znaku towarowego” przez skarżącą „od pierwszego dnia”, przede wszystkim dlatego, że dwie spółki powstały w wyniku podziału pierwotnej spółki Swemac Orthopaedics i działają w podobnym segmencie handlowym w Szwecji, na stosunkowo ograniczonym rynku. Nic zatem nie pozwala interwenientowi powoływać się na okoliczność, że nie wiedział on, iż skarżąca używała „swojego znaku towarowego/oznaczenia”.
29 Ponadto skarżąca podnosi, że nawet jeśli w danym czasie nie wystąpiła o rejestrację swojego znaku towarowego, interwenient nigdy nie zakwestionował przed EUIPO długotrwałego współistnienia rozpatrywanych oznaczeń, tego, że skarżąca aktywnie działała na danym rynku oraz używała swojej firmy i niezarejestrowanego znaku towarowego SWEMAC, ani też nie powołał się na jakiekolwiek prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd aż do dnia złożenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku.
30 W trzeciej kolejności skarżąca podnosi, że nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
31 W tym względzie podkreśla kilka elementów. Po pierwsze, właściwy krąg odbiorców składa się jej zdaniem z wysoko wykwalifikowanych chirurgów i rozważnych użytkowników, które wykazują się wyjątkową uwagą przy wyborze dostawcy. Po drugie, rozpatrywane towary i usługi są nabywane przez szpitale i placówki medyczne. Po trzecie, odnośne produkty są kosztowne, rzędu 100 000–150 000 EUR, i towarzyszą im usługi edukacyjne i szkoleniowe, które są świadczone przed sprzedażą oraz przed dostawą i użytkowaniem towarów, a także usługi posprzedażne i usługi konserwacji. Po czwarte, towary te nigdy nie są dostępne w wolnej sprzedaży ani nie są sprzedawane osobom trzecim, ani niezaznajomionym z nimi klientom, lecz są nabywane w następstwie przetargów w ramach procedur udzielania zamówień publicznych.
32 Następnie skarżąca przypomina, że wcześniejsze zgodne współistnienie może przyczynić się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Podnosi ona, że dwa inne elementy powinny zostać wzięte pod uwagę i „pozwolić na współistnienie w przyszłości”. Po pierwsze, nabywcy rozpatrywanych towarów i usług są osobami wysoko wykwalifikowanymi, rozważnymi, wyspecjalizowanymi i mającymi wiedzę o rynku i spółkach, które na nim działają. Po drugie, skarżąca chlubi się długoletnią obecnością na rynku, jest na nim dobrze znana i zadzierzgnęła długotrwałe stosunki na tym rynku. W swojej ocenie wykazała ona w niepodważalny sposób, że używa ona znaku towarowego SWEMAC już przynajmniej od 2004 r. Twierdzi ona, że interwenient i ona sama wiedzieli, odpowiednio, o wzajemnym istnieniu i działalności gospodarczej od 1998 r., co powinno rozwiać wszelkie ewentualne wątpliwości co do tego, czy interwenient wyraził „świadomą zgodę” lub nie podjął żadnego działania od 1998 r., mimo że był świadomy istnienia i działalności gospodarczej skarżącej, w tym używania przez nią terminu „swemac” jako znaku towarowego lub firmy.
33 EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.
– Uwagi wstępne
34 Na mocy art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 unijny znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do EUIPO, jeżeli istnieje wcześniejsze prawo określone w art. 8 ust. 4 tegoż rozporządzenia i spełnione zostały przesłanki określone w tym ostatnim ustępie.
35 Zgodnie z tymi przepisami właściciel niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia może złożyć wniosek o unieważnienie unijnego znaku towarowego, jeśli oznaczenie to spełnia łącznie cztery następujące przesłanki: po pierwsze, oznaczenie to musi być używane w obrocie handlowym; po drugie, musi mieć zasięg większy niż lokalny; po trzecie, prawo do tego oznaczenia powinno zostać nabyte zgodnie z prawem państwa członkowskiego, w którym oznaczenie było używane, przed dniem dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego; po czwarte, prawo do tego znaku musi umożliwiać właścicielowi zakazywanie używania późniejszego znaku towarowego. Zatem, jeżeli oznaczenie nie spełnia jednej z tych przesłanek, wniosek o unieważnienie prawa do znaku oparty na istnieniu oznaczenia innego niż znak towarowy używany w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 nie może zostać uwzględniony [zob. podobnie wyroki: z dnia 24 marca 2009 r., Moreira da Fonseca/OHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA), od T‑318/06 do T‑321/06, EU:T:2009:77, pkt 32, 47; z dnia 21 września 2017 r., Repsol YPF/EUIPO – basic (BASIC), T‑609/15, EU:T:2017:640, pkt 25].
36 Dwie pierwsze przesłanki, czyli te dotyczące używania i zasięgu większego niż lokalny oznaczenia, na które się powołano, wynikają z brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i powinny być zatem interpretowane w świetle prawa Unii. A zatem rozporządzenie nr 207/2009 określa jednolite standardy dotyczące używania oznaczeń i ich zasięgu, zgodne z zasadami, które leżą u podstaw systemu ustanowionego w tym rozporządzeniu (wyroki: z dnia 24 marca 2009 r., GENERAL OPTICA, od T‑318/06 do T‑321/06, EU:T:2009:77, pkt 33; z dnia 21 września 2017 r., BASIC, T‑609/15, EU:T:2017:640, pkt 26).
37 Natomiast z wyrażenia „w przypadku i w zakresie, w jakim [zgodnie z prawem państwa członkowskiego regulującym] taki znak” wynika, że dwie pozostałe przesłanki wymienione następnie w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 stanowią warunki określone przez rozporządzenie, których ocena w odróżnieniu od poprzednich jest dokonywana według kryteriów przewidzianych przez prawo rządzące przywołanym oznaczeniem. To odesłanie do prawa rządzącego oznaczeniem, na które się powołano, znajduje swoje uzasadnienie w przewidzianej przez rozporządzenie nr 207/2009 możliwości powołania się na oznaczenia spoza systemu unijnego znaku towarowego przeciwko unijnemu znakowi towarowemu. Z tego względu wyłącznie prawo, któremu podlega przywołane oznaczenie, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od unijnego znaku towarowego i czy może stanowić podstawę dla zakazu używania późniejszego znaku towarowego (wyroki: z dnia 24 marca 2009 r., GENERAL OPTICA, od T‑318/06 do T‑321/06, EU:T:2009:77, pkt 34; z dnia 21 września 2017 r., BASIC, T‑609/15, EU:T:2017:640, pkt 27).
38 Do celów stosowania czwartej przesłanki, określonej w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, należy uwzględnić w szczególności przywołane uregulowanie krajowe i orzeczenia sądowe wydane w odnośnym państwie członkowskim. Na tej podstawie właściciel wcześniejszego oznaczenia powinien wykazać, że dane oznaczenie jest objęte zakresem stosowania przywołanych przepisów danego państwa członkowskiego oraz że uprawnia ono do zakazania używania późniejszego znaku towarowego [wyroki: z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 189, 190; z dnia 18 kwietnia 2013 r., Peek & Cloppenburg/OHIM – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg), T‑507/11, niepublikowany, EU:T:2013:198, pkt 21; z dnia 28 stycznia 2016 r., Gugler France/OHIM – Gugler (GUGLER), T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 37]. Ciąży na nim obowiązek przedstawienia EUIPO nie tylko szczegółowych danych wykazujących, że spełnia on przesłanki wymagane zgodnie z ustawodawstwem krajowym, o którego zastosowanie wnosi, aby otrzymać możliwość zakazania używania unijnego znaku towarowego z uwagi na wcześniejsze prawo, lecz również szczegółowych danych określających treść tego ustawodawstwa (zob. wyrok z dnia 5 kwietnia 2017 r., EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo).
39 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenia nr 40/94 (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) [zastąpione rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającym rozporządzenie 2017/1001 oraz uchylającym rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1)], a dokładniej zasada 37 lit. b) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95 [obecnie art. 12 ust. 2 lit. a) rozporządzenia nr 2018/625] przewiduje, że wniosek do EUIPO o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego na podstawie art. 56 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 63 rozporządzenia 2017/1001) zawiera, w przypadku wniosku na podstawie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 w odniesieniu do podstaw przywołanych we wniosku, dane szczegółowe prawa, na którym jest oparty wniosek o unieważnienie, oraz, gdzie konieczne, dane szczegółowe wskazujące, że wnioskodawca jest uprawniony do powoływania się na wcześniejsze prawo jako podstawę unieważnienia. W celu spełnienia wymogów tej zasady nie wystarcza, by strona powołująca się na prawa wynikające z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 przytoczyła po prostu lub wskazała abstrakcyjnie warunki stosowania przepisów krajowych, lecz jest wymagane, przeciwnie, by wskazała konkretnie w danym przypadku, że spełnia ona te warunki stosowania [zob. podobnie wyrok z dnia 29 czerwca 2016 r., Universal Protein Supplements/EUIPO – H Young Holdings (animal), T‑727/14 i T‑728/14, niepublikowany, EU:T:2016:372, pkt 26, 38].
40 Niemniej jednak należy zauważyć, że właściciel wcześniejszego oznaczenia musi jedynie wykazać, iż przysługuje mu prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, i nie można wymagać od niego dowodu, że faktycznie skorzystał już z tego prawa w tym znaczeniu, że właściciel wcześniejszego oznaczenia faktycznie był w stanie uzyskać zakaz takiego używania (wyroki: z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, pkt 191; z dnia 18 kwietnia 2013 r., Peek & Cloppenburg, T‑507/11, niepublikowany, EU:T:2013:198, pkt 22; z dnia 28 stycznia 2016 r., GUGLER, T‑674/13, niepublikowany, EU:T:2016:44, pkt 38).
41 Skoro wydana przez właściwe instancje EUIPO decyzja może skutkować pozbawieniem właściciela znaku towarowego przyznanego mu prawa, skutek takiej decyzji oznacza nieuchronnie, że rola instancji wydającej decyzję nie jest ograniczona do prostego potwierdzenia prawa krajowego, jakie zostało przedstawione przez wnoszącego o unieważnienie prawa do znaku (wyroki: z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 43; z dnia 5 kwietnia 2017 r., EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, pkt 36). Ponadto, co się konkretniej tyczy obowiązków nałożonych na EUIPO, Trybunał orzekł, że w przypadku gdy wniosek o unieważnienie prawa do unijnego znaku towarowego jest oparty na wcześniejszym prawie chronionym przez normę prawa krajowego, w pierwszej kolejności do właściwych instancji EUIPO należy dokonanie oceny znaczenia i zakresu przedstawionych przez wnioskodawcę szczegółowych danych celem ustalenia treści tej normy (wyroki: z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 51; z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 35).
42 Następnie, zgodnie z art. 65 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/1001) Sąd jest właściwy do przeprowadzenia pełnej kontroli zgodności z prawem dokonanej przez EUIPO oceny w przedmiocie szczegółowych danych przedstawionych przez wnioskodawcę w celu ustalenia treści ustawodawstwa krajowego, na którego objęcie ochroną wnioskodawca ten się powołuje (zob. wyrok z dnia 5 kwietnia 2017 r., EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, pkt 37 i przytoczone tam orzecznictwo).
43 Co więcej, Trybunał orzekł, że skoro stosowanie prawa krajowego w rozpatrywanym kontekście proceduralnym może skutkować pozbawieniem właściciela unijnego znaku towarowego przysługującego mu prawa, konieczne jest, by pomimo ewentualnych luk w dokumentach przedłożonych na dowód mającego zastosowanie prawa krajowego Sąd miał rzeczywistą możliwość wykonywania skutecznej kontroli. W tym celu musi zatem mieć możliwość weryfikacji, nie tylko na podstawie przedłożonych dokumentów, treści, przesłanek stosowania i zakresu przepisów prawa, na które powołuje się wnoszący o unieważnienie prawa do znaku. W rezultacie kontrola sądowa wykonywana przez Sąd powinna spełniać wymogi wynikające z zasady skutecznej ochrony sądowej (wyroki: z dnia 27 marca 2014 r., OHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, pkt 44; z dnia 5 kwietnia 2017 r., EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, pkt 38).
44 To w świetle powyższych uwag należy zbadać zgodność z prawem zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza stwierdziła, że interwenient wykazał, że spełnia przesłanki wymagane przez art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z ustawodawstwem szwedzkim, i z tego względu unieważniła prawo do zakwestionowanego znaku towarowego.
45 W niniejszym przypadku Izba Odwoławcza zauważyła w pkt 39 zaskarżonej decyzji, że prawo szwedzkie chroni niezarejestrowane znaki towarowe i pozostałe ustalone oznaczenia używane w obrocie handlowym w Szwecji w stosunku do identycznych lub podobnych oznaczeń używanych dla towarów lub usług identycznych lub podobnych, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Po pierwsze, art. 8 rozdziału 1 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych stanowi, iż właścicielowi nazwy handlowej lub innego oznaczenia handlowego przysługują wyłączne prawa dotyczące tej nazwy handlowej lub tego oznaczenia handlowego jako symbolu handlowego. Po drugie, art. 8 akapit pierwszy pkt 2 rozdziału 2 tej ustawy stanowi, że znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego symbolu handlowego oznaczającego towary lub usługi identyczne lub podobne, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, w tym prawdopodobieństwo skojarzenia użytkownika znaku z właścicielem symbolu handlowego w wyniku używania znaku towarowego. Wreszcie art. 9 pkt 1 rozdziału 2 tej ustawy stanowi, że podstawy odmowy rejestracji znaku towarowego, o których mowa w art. 8 akapit pierwszy pkt 1–3, stosuje się także do zarejestrowanej nazwy handlowej używanej w obrocie handlowym.
46 Zdaniem Izby Odwoławczej, choć art. 9 pkt 1 rozdziału 2 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych dotyczy odmowy rejestracji znaku towarowego ze względu na zarejestrowaną nazwę handlową, przepis ten można również stosować przez analogię do zakazania używania tego znaku. W tym względzie odniosła się ona do pkt 37 wyroku z dnia 21 października 2014 r., Szajner/OHIM – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T‑453/11, EU:T:2014:901).
47 Izba Odwoławcza zbadała zatem, czy w Szwecji istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 akapit pierwszy pkt 2 rozdziału 2 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych, i stwierdziła, że takie prawdopodobieństwo istnieje. Następnie zbadała, czy jak twierdziła skarżąca, po pierwsze, współistnienie kolidujących ze sobą w niniejszym przypadku znaków towarowych może zmniejszyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, i czy, po drugie, wobec interwenienta należy powołać się na upływ przewidzianego w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 terminu utraty roszczenia w wyniku tolerowania. Wreszcie Izba Odwoławcza uznała, że nie może stwierdzić współistnienia oznaczeń i że skarżąca nie może opierać się na art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
48 Sąd stwierdza, że w rozpatrywanej skardze skarżąca nie podważa stwierdzeń Izby Odwoławczej, zgodnie z którymi wcześniejsze oznaczenie było używane w obrocie handlowym, znaczenie tego oznaczenia było większe niż lokalne oraz prawo do wcześniejszego oznaczenia zostało nabyte przed dniem dokonania zgłoszenia znaku towarowego do rejestracji. Nie podważa ona także wniosku wyciągniętego przez Izbę Odwoławczą w pkt 40 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym art. 9 pkt 1 rozdziału 2 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych można zastosować przez analogię do zakazania używania późniejszego znaku towarowego na podstawie zarejestrowanej nazwy handlowej.
49 Wynika z tego, że spór koncentruje się, po pierwsze, na kwestii, czy – jak podnosi skarżąca – okoliczność, że mogłaby ona powołać się na prawo starsze niż wcześniejsze oznaczenie, oznaczałaby, że interwenient nie byłby uprawniony do zakazania używania późniejszego unijnego znaku towarowego, wobec czego przesłanka określona w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 nie byłaby spełniona, a po drugie, na istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku wcześniejszego oznaczenia i zakwestionowanego znaku towarowego.
– W przedmiocie prawa wcześniejszego
50 Mimo iż w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku EUIPO jest zobowiązane upewnić się co do istnienia wcześniejszego prawa, na którym opiera się wniosek o unieważnienie, to żaden przepis rozporządzenia nr 207/2009 nie przewiduje, że EUIPO przeprowadza samo wstępne badanie podstaw unieważnienia bądź wygaśnięcia mogących spowodować unieważnienie tego prawa [zob. wyrok z dnia 25 maja 2005 r., TeleTech Holdings/OHIM – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T‑288/03, EU:T:2005:177, pkt 29 i przytoczone tam orzecznictwo].
51 Ponadto rozporządzenie nr 207/2009 nie przewiduje, że istnienie na tym samym terytorium znaku towarowego z datą pierwszeństwa poprzedzającą datę pierwszeństwa wcześniejszego znaku, na którym opiera się wniosek o unieważnienie i który jest identyczny z zaskarżonym unijnym znakiem towarowym, skutkowałoby uznaniem tego ostatniego znaku za ważny, nawet jeśli istnieje względna podstawa unieważnienia tego unijnego znaku towarowego (wyrok z dnia 25 maja 2005 r., TELETECH GLOBAL VENTURES, T‑288/03, EU:T:2005:177, pkt 29).
52 Należy również zaznaczyć, że jeśli właścicielowi zaskarżonego unijnego znaku towarowego przysługuje wcześniejsze prawo mogące skutkować unieważnieniem wcześniejszego znaku towarowego, będącego podstawą wniosku o unieważnienie, to na nim spoczywa obowiązek zwrócenia się, w stosowanym przypadku, do organu bądź do właściwego sądu krajowego w celu uzyskania, jeśli jest to jego życzeniem, unieważnienia tego znaku towarowego (wyrok z dnia 25 maja 2005 r., TELETECH GLOBAL VENTURES, T‑288/03, EU:T:2005:177, pkt 33).
53 Zgodnie z orzecznictwem utrwalonym w odniesieniu do postępowań w sprawie sprzeciwu okoliczność, że właściciel zakwestionowanego znaku towarowego jest właścicielem krajowego znaku towarowego jeszcze starszego od wcześniejszego znaku towarowego, nie ma sama w sobie żadnego znaczenia, jako że postępowanie w sprawie sprzeciwu na szczeblu Unii nie ma na celu rozstrzygnięcia konfliktów na szczeblu krajowym [zob. podobnie wyroki: z dnia 21 kwietnia 2005 r., PepsiCo/OHIM – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, EU:T:2005:138, pkt 26, 28; z dnia 12 grudnia 2014 r., Comptoir d’Épicure/OHIM – A-Rosa Akademie (da rosa), T‑405/13, niepublikowany, EU:T:2014:1072, pkt 45].
54 Ważności krajowego znaku towarowego nie można bowiem podważać w ramach procedury rejestracji unijnego znaku towarowego, a jedynie w ramach postępowania o unieważnienie znaku towarowego wszczętego w danym państwie członkowskim [wyrok z dnia 23 października 2002 r., Matratzen Concord/OHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, pkt 55]. Ponadto, o ile zadaniem EUIPO jest ustalenie, na podstawie dowodów, które winien przedstawić wnoszący sprzeciw, istnienia krajowego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu, o tyle nie do niego należy rozstrzyganie kolizji między dwoma znakami krajowymi, gdyż leży to w kompetencji władz krajowych [wyrok: z dnia 21 kwietnia 2005 r., RUFFLES, T‑269/02, EU:T:2005:138, pkt 26; zob. także podobnie wyroki: z dnia 25 maja 2005 r., TELETECH GLOBAL VENTURES, T‑288/03, EU:T:2005:177, pkt 29; z dnia 13 grudnia 2007 r., Xentral/OHIM – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, pkt 36].
55 Dlatego dopóty, dopóki wcześniejszy krajowy znak towarowy podlega rzeczywistej ochronie, istnienie rejestracji krajowej wcześniejszej w stosunku do tego pierwszego zgłoszenia krajowego lub jakiegokolwiek innego prawa wcześniejszego względem tego pierwszego zgłoszenia krajowego nie jest istotne dla sprzeciwu wobec rejestracji unijnego znaku towarowego, nawet jeśli zgłoszony unijny znak towarowy jest identyczny z wcześniejszym krajowym znakiem towarowym skarżącej lub z innym prawem wcześniejszym w stosunku do krajowego znaku towarowego stanowiącego podstawę sprzeciwu [zob. podobnie wyrok Sądu z dnia 1 marca 2005 r., Fusco/OHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T‑185/03, EU:T:2005:73, pkt 63].
56 I tak Sąd miał już sposobność orzec, że przy założeniu, że prawa do wcześniejszych nazw domeny można potraktować jak wcześniejszą krajową rejestrację, i tak nie jest zadaniem Sądu wypowiadanie się w kwestii konfliktu między wcześniejszym znakiem towarowym a prawami do wcześniejszych nazw domeny, ponieważ konflikt taki nie leży w zakresie kompetencji Sądu (wyrok z dnia 13 grudnia 2007 r., PAGESJAUNES.COM, T‑134/06, EU:T:2007:387, pkt 37).
57 Należy zastosować przez analogię orzecznictwo przytoczone w pkt 50–56 powyżej do niniejszej sprawy. Niezależnie bowiem od przypomnianych w pkt 41 powyżej obowiązków, którym podlega EUIPO, i roli Sądu wspomnianej w pkt 42 i 43 powyżej należy stwierdzić, że ani do EUIPO, ani do Sądu nie należy rozstrzygnięcie konfliktu pomiędzy wcześniejszym oznaczeniem a inną firmą lub znakiem towarowym niezarejestrowanym na szczeblu krajowym w ramach postępowania w sprawie unieważnienia prawa do unijnego znaku towarowego.
58 Wynika stąd, że kwestię wcześniejszego prawa ocenia się w stosunku do rejestracji zaskarżonego unijnego znaku towarowego, a nie w odniesieniu do podnoszonych wcześniejszych praw, które właścicielowi zaskarżonego unijnego znaku towarowego, w niniejszym przypadku, skarżącej, mogłyby przysługiwać wobec interwenienta, jak słusznie wskazali EUIPO i interwenient w odpowiedziach na skargę. Z tego względu jedynym prawem wcześniejszym, które należy wziąć pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia niniejszego sporu, jest wcześniejsze oznaczenie.
59 Stwierdzenia tego nie może podważyć argumentacja skarżącej oparta na art. 7, 8 i 15 rozdziału 1 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych.
60 Sąd zauważa bowiem, że art. 7 zatytułowany „Prawa wyłączne w następstwie ustalenia na rynku”, ujęty w rozdziale 1 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych, przewiduje w akapicie pierwszym, że wyłączne prawa do symbolu handlowego mogą zostać nabyte bez dokonania wpisu w następstwie ustalenia na rynku. Akapit drugi tego artykułu stanowi, że symbol handlowy uznaje się za ustalony na rynku, jeśli jest znany w kraju znaczącej części zainteresowanego kręgu odbiorców jako wskazanie towarów lub usług oferowanych pod tym symbolem. Artykuł 15, zatytułowany „Skutki bezczynności (symbole handlowe ustalone na rynku)”, ujęty w rozdziale 1 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych, przewiduje ze swej strony, że prawa do symbolu handlowego, który został ustalony na rynku, współistnieją ze wcześniejszymi prawami do symbolu handlowego, który jest identyczny lub podobny w rozumieniu art. 10, jeśli właściciel wcześniejszych praw nie podjął w rozsądnym terminie środków mających uniemożliwić używanie późniejszego symbolu handlowego.
61 Chociaż zaś skarżąca twierdzi, że może powoływać się na nieprzerwany ciąg użytkowania i na prawa do „znaku towarowego” i firmy zawierającej element „swemac”, sięgające różnych okresów sprzed rejestracji wcześniejszego oznaczenia (1991, 1995, grudzień 1998, 2001, 2004), nie przedstawiła żadnego dowodu w tym zakresie. Jak zauważyła Izba Odwoławcza w pkt 62 i 64 zaskarżonej decyzji i jak podnoszą w istocie EUIPO oraz interwenient, skarżąca nie przedstawiła przed instancjami EUIPO żadnego elementu dowodzącego używania zakwestionowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia zawierającego element „swemac”. Dokumenty przedstawione przez skarżącą po raz pierwszy przed Sądem nie mogą – jak wspomniano w pkt 19 powyżej – zostać wzięte pod uwagę. Skarżąca nie wykazała zatem w żaden sposób konkretnie, że spełnia warunki stosowania przepisów rozdziału 1 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych, na którą się powołała. Dokładniej rzecz ujmując, w żaden sposób nie wykazała ona, że jej podnoszone wcześniejsze prawo jest objęte zakresem stosowania art. 7 i 15 rozdziału 1 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych, a mianowicie, że zostało ono ustalone na rynku lub było znane znaczącej części zainteresowanych odbiorców jako wskazanie dotyczące odpowiednich towarów i usług, i to przed zarejestrowaniem wcześniejszego oznaczenia lub po tym zarejestrowaniu.
62 Ponadto Sąd zauważa, że skarżąca nie przedstawia żadnego wyjaśnienia na temat relacji między przepisami, na które się powołuje, a przepisami zastosowanymi przez Izbę Odwoławczą. Ponadto nie przedstawiono żadnego wyjaśnienia dotyczącego jej twierdzenia, że może ona rościć sobie prawo do firmy Swemac Orthopaedics AB począwszy od dnia, w którym spółka zbywająca zarejestrowała ją pierwotnie, a mianowicie w dniu 22 grudnia 1995 r. Wreszcie, przy założeniu, że skarżąca i interwenient oboje powstali w wyniku podziału spółki Swemac Orthopaedics, skarżąca nie wyszczególniła, w jakim zakresie prawo szwedzkie przyznaje jej starszeństwo odnośnie do elementu „swemac”.
63 W rezultacie należy oddalić argumenty skarżącej zmierzające do tego, by w istocie podnieść, że art. 7, 8 i 15 rozdziału 1 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych oznaczają jakoby, że interwenientowi nie przysługuje prawo do zakazania używania zakwestionowanego znaku towarowego.
64 Ponadto skarżąca nie podważyła wniosku wyciągniętego przez Izbę Odwoławczą w pkt 40 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym art. 9 pkt 1 rozdziału 2 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych można zastosować przez analogię do zakazania używania późniejszego znaku towarowego na podstawie zarejestrowanej nazwy handlowej.
65 W każdym razie skarżąca nie wyjaśniła, w jaki sposób art. 7, 8 i 15 rozdziału 1 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych mogłyby unieważnić dorozumiany wniosek wstępny Izby Odwoławczej zawarty w pkt 40 i 41 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym wcześniejsze oznaczenie, gdyby istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, umożliwiałoby zakazanie rejestracji i, przez analogię, używania późniejszego znaku towarowego.
66 Wynika stąd, że należy potwierdzić dorozumiany wniosek wstępny Izby Odwoławczej zawarty w pkt 40 i 41 zaskarżonej decyzji, zgodnie z którym prawo szwedzkie chroniłoby wcześniejsze oznaczenie w stosunku do identycznych lub podobnych oznaczeń używanych dla towarów lub usług identycznych lub podobnych, gdyby istniało prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
– W przedmiocie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd
67 Sąd stwierdza, że skarżąca nie podważa podejścia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym zbadała ona, czy istnieje w Szwecji prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 akapit pierwszy pkt 2 rozdziału 2 szwedzkiej ustawy o znakach towarowych. Nie kwestionuje ona również stwierdzeń tej Izby, zgodnie z którymi właściwy krąg odbiorców składa się ze specjalistów z zakresu służby zdrowia, których poziom uwagi jest wysoki, biorąc pod uwagę charakter rozpatrywanych towarów i usług oraz okoliczność, że są one kosztowne. Nie podważa także, jak zaznacza interwenient, że zakwestionowany znak towarowy i wcześniejsze oznaczenie wykazują wysoki stopień podobieństwa oraz że odnośne towary i usługi są albo identyczne, albo bardzo podobne. Takie podejście i wnioski te, które nie zostały zresztą zakwestionowane, należy podtrzymać.
68 Natomiast skarżąca twierdzi, iż współistnienie znaków towarowych, jej długoletnia obecność na rynku oraz okoliczność, że właściwy krąg odbiorców składa się z osób wysoko wykwalifikowanych, rozważnych i wyspecjalizowanych oraz że rozpatrywane towary i usługi są nabywane w ramach procedur udzielania zamówień publicznych, zmniejszają prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
69 Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd istnieje, jeśli krąg odbiorców może uznać, że dane towary lub usługi pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa lub z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo. W myśl tego orzecznictwa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy oceniać całościowo zgodnie ze sposobem postrzegania rozpatrywanych oznaczeń oraz towarów lub usług przez właściwy krąg odbiorców i z uwzględnieniem wszystkich istotnych okoliczności danego przypadku, w szczególności wzajemnej zależności między podobieństwem oznaczeń a podobieństwem oznaczanych towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 9 lipca 2003 r., Laboratorios RTB/OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, pkt 30–33 i przytoczone tam orzecznictwo].
70 Nawet jeśli nie zakwestionowano, że towary i usługi wskazane w pkt 3 powyżej są sprzedawane w następstwie przetargów w ramach procedur udzielania zamówień publicznych, okoliczność taka nie pozwala na wykluczenie jakiegokolwiek prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Używanie zakwestionowanego znaku towarowego nie ogranicza się do sytuacji, w których rozpatrywane towary i usługi są sprzedawane, lecz może także dotyczyć innych sytuacji, w których właściwy krąg odbiorców ustnie lub pisemnie odnosi się do tych towarów i usług, na przykład w chwili ich używania lub w trakcie dyskusji dotyczących tego używania, w szczególności toczących się na temat korzyści i niedogodności związanych z tymi towarami i usługami [zob. podobnie wyrok z dnia 26 września 2014 r., Koscher + Würtz/OHIM – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS), T‑445/12, EU:T:2014:829, pkt 80].
71 W niniejszej sprawie, jak zaznaczono w pkt 67 powyżej, jest bezsporne, że towary i usługi objęte kolidującymi ze sobą oznaczeniami są albo identyczne, albo bardzo podobne. Jest bezsporne również, że zakwestionowany znak towarowy i wcześniejsze oznaczenie wykazują wysoki stopień podobieństwa. Z tego względu, jak podnosi interwenient, nie można wykluczyć istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, i to nawet przy uwzględnieniu wysokiego poziomu uwagi właściwego kręgu odbiorców [zob. podobnie wyrok z dnia 22 maja 2012 r., Retractable Technologies/OHIM – Abbott Laboratories (RT), T‑371/09, niepublikowany, EU:T:2012:244, pkt 43].
72 Wreszcie zamieszczony w załączniku A.10 ustęp orzeczenia Marknadsdomstolen (sądu gospodarczego), na który powołuje się skarżąca, nie może podważyć stwierdzenia, o którym mowa w pkt 71 powyżej, ani zaskarżonej decyzji. W ustępie tym sąd ten zauważa, że „ustalono, że rozpatrywane towary są sprzedawane wyłącznie w ramach zamówień publicznych” oraz że „[w] takim kontekście dokonywania zakupu wydaje się, że nie może istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia handlowego”. Prawdą jest, że przy stosowaniu czwartej przesłanki określonej w art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 należy uwzględniać orzeczenia sądowe wydane w danym państwie członkowskim, jak przypomniano w pkt 38 powyżej. Jednakże, po pierwsze, należy zauważyć, że ustęp ten jest przedstawiany bez jakiegokolwiek wskazania jego kontekstu faktycznego i proceduralnego. Z tego względu Sąd nie jest w stanie ocenić, czy wnioski, jakie należy wyciągnąć z tego ustępu, rozciągają się na kontekst faktyczny i proceduralny niniejszego przypadku. Po drugie, należy zauważyć, że ustęp ten nie może podważyć ustaleń faktycznych Izby Odwoławczej ani dowieść, że właściwy krąg odbiorców zna zakwestionowany znak towarowy. Wreszcie nie może dowieść jakiegokolwiek współistnienia kolidujących ze sobą oznaczeń ani tego, że szwedzcy odbiorcy nie mylą pochodzenia handlowego towarów i usług objętych tymi oznaczeniami, gdy mają z nimi do czynienia.
73 Tym samym nie wykazano, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, stwierdzając w pkt 58 zaskarżonej decyzji, że istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów i usług.
74 Co się tyczy argumentu skarżącej opartego na zakładanym współistnieniu w Szwecji kolidujących ze sobą oznaczeń, należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem, o ile nie jest wykluczone, że współistnienie na rynku wcześniejszych znaków towarowych mogłoby ewentualnie zmniejszyć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w przypadku dwóch kolidujących ze sobą znaków towarowych, o tyle tego rodzaju ewentualność może zostać uwzględniona jedynie wówczas, gdy w toku postępowania przed EUIPO właściciel unijnego znaku towarowego odpowiednio wykazał, iż współistnienie to opiera się na braku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odczuciu właściwego kręgu odbiorców w przypadku wcześniejszego znaku towarowego, na który właściciel ten się powołuje, oraz wcześniejszego znaku, który jest przedmiotem wniosku o unieważnienie, i z zastrzeżeniem, że te wcześniejsze znaki towarowe i kolidujące ze sobą znaki towarowe są identyczne [zob. podobnie wyroki: z dnia 3 września 2009 r., Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, pkt 82; z dnia 11 maja 2005 r., Grupo Sada/OHIM – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, pkt 86; z dnia 10 kwietnia 2013 r., Höganäs/OHIM – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, niepublikowany, EU:T:2013:160, pkt 48 i przytoczone tam orzecznictwo]. Ponadto w zakresie, w jakim z orzecznictwa wynika, że współistnienie dwóch znaków musi być wystarczająco długie, by mogło oddziaływać na sposób postrzegania charakterystyczny dla właściwego kręgu odbiorców, czas trwania współistnienia także stanowi istotny element [zob. wyrok z dnia 30 czerwca 2015 r., La Rioja Alta/OHIM – Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T‑489/13, EU:T:2015:446, pkt 80 i przytoczone tam orzecznictwo].
75 W niniejszej zaś sprawie, jak stwierdzono w pkt 61 powyżej, skarżąca nie przedstawiła przed instancjami EUIPO żadnego dowodu używania zakwestionowanego znaku towarowego lub oznaczenia zawierającego element „swemac”. Dokumenty przedstawione przez skarżącą po raz pierwszy przed Sądem w celu wykazania jej obecności na rynku i używania znaku towarowego, firmy lub szyldu zawierających element „swemac” nie mogą, jak wspomniano w pkt 19 powyżej, zostać wzięte pod uwagę. Skarżąca nie przedstawiła również dowodów świadczących o znajomości zakwestionowanego znaku towarowego lub oznaczenia zawierającego element „swemac” przez właściwy krąg odbiorców, takich jak sondaże opinii publicznej, oświadczenia konsumentów lub inne, mimo że mogła ona to wykazać, przedstawiając wskazujący na to zbiór poszlak [zob. podobnie wyroki: z dnia 30 czerwca 2015 r., VIÑA ALBERDI, T‑489/13, EU:T:2015:446, pkt 80; z dnia 13 lipca 2017 r., AIA/EUIPO – Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.), T‑389/16, EU:T:2017:492, pkt 71; zob. także podobnie i analogicznie wyrok z dnia 25 maja 2005 r., TELETECH GLOBAL VENTURES, T‑288/03, EU:T:2005:177, pkt 100].
76 Izba Odwoławcza zatem słusznie stwierdziła w pkt 62 i 64 zaskarżonej decyzji, iż skarżąca nie udowodniła jakiegokolwiek współistnienia kolidujących ze sobą oznaczeń ani tego, że szwedzcy odbiorcy nie mylą tych oznaczeń, gdy mają z nimi do czynienia.
77 Tym samym należy oddalić argument skarżącej dotyczący podnoszonego współistnienia kolidujących ze sobą oznaczeń jako bezzasadny.
78 Wynika z tego, że należy oddalić jako bezzasadny zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 4 tegoż rozporządzenia i szwedzkim ustawodawstwem dotyczącym znaków towarowych.
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 4 tegoż rozporządzenia
79 W zarzucie drugim skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ocenie utraty roszczenia w wyniku tolerowania, ponieważ tę utratę należy oceniać nie w odniesieniu do dnia rejestracji zakwestionowanego znaku towarowego, lecz w odniesieniu do „dorozumianej świadomej zgody” interwenienta przy uwzględnieniu używania przez skarżącą jej „znaku towarowego” lub „jej oznaczenia” na rynku.
80 EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.
81 W pierwszej kolejności, jak stwierdzono w pkt 58 powyżej, jedynymi prawami, które należy wziąć pod uwagę dla celów rozstrzygnięcia sporu, są wcześniejsze oznaczenie i zakwestionowany znak towarowy. Jako że zakwestionowany znak towarowy jest unijnym znakiem towarowym, mającym zastosowanie przepisem w odniesieniu do ewentualnej utraty roszczenia w wyniku tolerowania jest zatem art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
82 Zgodnie z art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, jeżeli właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego, o którym mowa w art. 8 ust. 2, lub innego wcześniejszego oznaczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 4, przez okres kolejnych pięciu lat przyzwalał na używanie późniejszego unijnego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym wcześniejszy znak towarowy lub inne wcześniejsze oznaczenie są chronione, będąc świadomym tego używania, właściciel ten traci prawo do złożenia, na podstawie wcześniejszego znaku towarowego lub innego wcześniejszego oznaczenia, wniosku o unieważnienie późniejszego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, dla których późniejszy znak towarowy był używany, chyba że zgłoszenia późniejszego unijnego znaku towarowego dokonano w złej wierze.
83 W drugiej kolejności należy zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, aby termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania używania późniejszego znaku towarowego identycznego ze znakiem wcześniejszym lub łudząco do niego podobnego mógł rozpocząć swój bieg, konieczne jest spełnienie czterech przesłanek. Po pierwsze, późniejszy znak towarowy musi być zarejestrowany, po drugie, zgłaszając go do rejestracji, jego właściciel powinien działać w dobrej wierze, po trzecie, znak musi być używany w państwie członkowskim, w którym chroniony jest znak wcześniejszy, i wreszcie po czwarte, właściciel wcześniejszego znaku towarowego musi wiedzieć o fakcie używania późniejszego znaku towarowego po uzyskaniu rejestracji [zob. wyrok z dnia 20 kwietnia 2016 r., Tronios Group International/EUIPO – Sky (SkyTec), T‑77/15, EU:T:2016:226, pkt 30 i przytoczone tam orzecznictwo].
84 Z przytoczonego orzecznictwa wynika, że celem art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 jest pozbawienie właścicieli wcześniejszych znaków towarowych, którzy z pełną świadomością przez kolejne pięć lat tolerowali używanie późniejszego unijnego znaku towarowego, możliwości domagania się unieważnienia prawa do takiego znaku lub sprzeciwienia się takiemu używaniu. Przepis ten ma zatem na celu zrównoważenie interesów właściciela znaku towarowego w zachowaniu podstawowej funkcji znaku z interesami innych uczestników obrotu gospodarczego co do możliwości dysponowania oznaczeniami mogącymi oznaczać ich towary i usługi. Cel ten zakłada, dla zagwarantowania wspomnianej podstawowej funkcji znaku, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego powinien być w stanie sprzeciwić się używaniu późniejszego znaku towarowego identycznego z jego własnym lub podobnego do niego. Dopiero bowiem z chwilą, gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowie się o używaniu późniejszego unijnego znaku towarowego, może on uznać, że nie godzi się na tolerowanie tego używania, i sprzeciwić się mu bądź domagać się unieważnienia prawa do późniejszego znaku towarowego. Dopiero więc z tą chwilą termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania używania rozpoczyna swój bieg (zob. wyrok z dnia 20 kwietnia 2016 r., SkyTec, T‑77/15, EU:T:2016:226, pkt 31 i przytoczone tam orzecznictwo).
85 Z tego względu dopiero z chwilą, w której właściciel wcześniejszego znaku towarowego dowiedział się o używaniu późniejszego unijnego znaku towarowego po jego zarejestrowaniu, termin utraty roszczenia w wyniku tolerowania używania rozpoczyna swój bieg (zob. wyrok z dnia 20 kwietnia 2016 r., SkyTec, T‑77/15, EU:T:2016:226, pkt 32 i przytoczone tam orzecznictwo).
86 Należy zastosować przez analogię orzecznictwo przytoczone w pkt 83 i 85 powyżej do niniejszego przypadku dotyczącego wcześniejszego krajowego oznaczenia innego niż znak towarowy.
87 Sąd stwierdza, że w niniejszym przypadku jest bezsporne, że zakwestionowany znak towarowy został zarejestrowany w dniu 4 września 2008 r., a wniosek o unieważnienie prawa do znaku został złożony w dniu 3 września 2013 r., czyli zanim upłynęło pięć lat od zarejestrowania.
88 Wynika z tego, jak podnoszą EUIPO i interwenient, po pierwsze, że używanie zakwestionowanego znaku towarowego mogło nastąpić dopiero od dnia zarejestrowania tego znaku towarowego. Po drugie, termin ewentualnej utraty roszczenia wynikającej z tolerowania mógłby rozpocząć swój bieg dopiero od chwili, w której interwenient, właściciel wcześniejszego znaku towarowego, dowiedziałby się o używaniu późniejszego unijnego znaku towarowego, czyli zakwestionowanego znaku towarowego, po jego rejestracji. Termin utraty roszczenia nie mógł zatem rozpocząć biegu począwszy od ewentualnego używania niezarejestrowanego znaku towarowego lub firmy skarżącej.
89 Z tego względu Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła w pkt 71 zaskarżonej decyzji, że skarżąca nie mogła powoływać się na utratę roszczenia w wyniku tolerowania przewidzianą w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
90 W trzeciej kolejności i w każdym razie należy zauważyć – jak to wskazała w istocie w pkt 72 i 73 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza i jak podnosi interwenient – że zgodnie z orzecznictwem właściciel późniejszego znaku towarowego musi przedstawić dowód, że właściciel wcześniejszego znaku towarowego rzeczywiście wiedział o używaniu tego późniejszego znaku towarowego, gdyż w braku takiej wiedzy właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie byłby w stanie sprzeciwić się używaniu późniejszego znaku towarowego (wyrok z dnia 20 kwietnia 2016 r., SkyTec, T‑77/15, EU:T:2016:226, pkt 33; zob. także podobnie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 46, 47; opinia rzecznik generalnej V. Trstenjak w sprawie Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:46, pkt 82).
91 Należy ponadto zaznaczyć, że podstawa utraty roszczenia w wyniku tolerowania znajduje zastosowanie, w sytuacji gdy właściciel wcześniejszego znaku towarowego „świadomie tolerował jego używanie przez długi okres”, czyli „umyślnie” lub „posiadając wiedzę o danym stanie rzeczy” (wyrok z dnia 20 kwietnia 2016 r., SkyTec, T‑77/15, EU:T:2016:226, pkt 33; zob. także podobnie i analogicznie wyrok z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, pkt 46, 47; opinia rzecznik generalnej V. Trstenjak w sprawie Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:46, pkt 82).
92 W niniejszym zaś przypadku, jak stwierdzono w pkt 61 powyżej, jak słusznie wskazała Izba Odwoławcza w pkt 62 i 73 zaskarżonej decyzji i jak podnoszą EUIPO i interwenient, skarżąca nie wykazała ani używania w Szwecji zakwestionowanego znaku towarowego, ani tego, że interwenient wiedział o tym podnoszonym używaniu.
93 Z całości powyższych rozważań wynika, że Izba Odwoławcza nie naruszyła art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, uznając w pkt 71 i 73 zaskarżonej decyzji, że skarżąca nie może się opierać na tym przepisie.
94 W konsekwencji zarzut drugi należy oddalić jako bezzasadny.
95 Ponieważ żaden z dwóch zarzutów podniesionych przez skarżącą nie jest zasadny, skargę należy oddalić w całości.
W przedmiocie kosztów
96 Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
97 W niniejszej sprawie EUIPO i interwenient wnieśli o obciążenie skarżącej kosztami postępowania w niniejszej instancji. Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy uwzględnić żądania EUIPO i interwenienta oraz obciążyć skarżącą kosztami postępowania poniesionymi przez nich w postępowaniu przed Sądem.
98 Ponadto interwenient zażądał, aby skarżąca została obciążona kosztami poniesionymi przez niego w związku z postępowaniem administracyjnym przed EUIPO. W tym zakresie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 190 § 2 regulaminu postępowania niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi. Nie dotyczy to jednak kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Unieważnień. W rezultacie żądanie interwenienta mające na celu obciążenie skarżącej, w przypadku jej przegranej, kosztami postępowania administracyjnego przed EUIPO może zostać uwzględnione jedynie w części dotyczącej niezbędnych kosztów poniesionych przez interwenienta w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą [zob. podobnie wyroki: z dnia 10 lutego 2015 r., Boehringer Ingelheim International/OHIM – Lehning entreprise (ANGIPAX), T‑368/13, niepublikowany, EU:T:2015:81, pkt 98 i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 30 marca 2017 r., Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS), T‑209/16, niepublikowany, EU:T:2017:240, pkt 49].
Z powyższych względów
SĄD (dziewiąta izba)
orzeka, co następuje:
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Swemac Innovation AB zostaje obciążona kosztami, w tym niezbędnymi kosztami poniesionymi przez SWEMAC Medical Appliances AB w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 7 lutego 2019 r.
Podpisy