ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ АДВОКАТ
Г‑ЖА Е. SHARPSTON
представено на 12 март 2009 година(1)
Дело C‑529/07
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
срещу
Franz Hauswirth GmbH
(Преюдициално запитване, отправено от Oberster Gerichtshof, (Австрия)
„Марка на Общността — Заявка за регистрация — Недобросъвестност“
1. За първи път към Съда е отправено запитване относно понятието за недобросъвестност по смисъла на общностната правна уредба в областта на марките.
2. По-конкретно марка на Общността може да бъде обявена за недействителна, в случай че „заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка“.
3. В конкретния случай националното производство произтича от положение, при което известен брой конкурентни предприятия първоначално пускат в продажба подобни стоки с подобна форма и представяне. Впоследствие едно от тези предприятия регистрира конкретната форма и представяне на своята стока като триизмерна марка на Общността. Какви фактори могат да бъдат необходими и/или достатъчни при това положение, за да се установи дали предприятието е действало недобросъвестно при подаването на заявка за марката?
Приложима правна уредба
4. Преюдициалното запитване се отнася до Регламента относно марката на Общността(2). Същото понятие обаче е използвано в сходен, но не идентичен контекст в Директивата относно марките(3).
Регламентът относно марката
5. Съгласно Регламента относно марката марки на Общността могат да бъдат регистрирани чрез подаването на заявка до Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайни), създадена въз основа на член 2 от Регламента (наричана по-нататък „СХВП“ или „Службата“).
6. Членове 7 и 8 от Регламента съдържат основанията, на които се отказва заявка за регистрация на марка на Общността(4).
7. Член 7, параграф 1 изброява „абсолютните“ основания за отказ. По същество не могат да бъдат регистрирани: а) знаци, които или не могат да бъдат изобразени по графичен начин, или не могат да отличат стоките или услугите на конкретно предприятие; б) марките, които са лишени от отличителни белези; в) марки, които се състоят предимно от знаци или от означения, обозначаващи характерни особености на стоките или на услугите; г) марки, които се състоят предимно от знаци или означения, станали обичайни в ежедневния език или в почтените и трайни търговски практики; д) знаци, които се състоят главно от формата, която е резултат от естеството на самите стоки; е) марки, които противоречат на обществения ред и на приетите принципи на морала; ж) марки, които могат да заблудят обществеността по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугите; з) държавни емблеми, официални знаци и емблеми на международни организации без разрешение на компетентните власти; и) марки, съдържащи други отличителни знаци, емблеми или гербове от особен обществен интерес, без съответно разрешение; й) марки, включващи географски указания, предназначени да идентифицират вина или спиртни напитки, за вина и спиртни напитки, които нямат този произход; к) марки, включващи защитени географски указания или наименования за произход за един и същ вид стока.
8. Съгласно член 7, параграф 3 член 7, параграф 1, букви б), в) и г) не се прилага, ако марката е станала отличителна в резултат на използването ѝ.
9. Член 8 съдържа „относителните“ основания, на които трето лице може надлежно да се противопостави на регистрацията на марка на Общността. Член 8, параграф 1 предвижда, че притежателят на по-ранна марка(5) може да се противопостави на регистрация на а) идентична марка за идентични стоки или услуги или б) на идентична или подобна марка за идентични или подобни стоки или услуги, ако приликата води до вероятност от объркване. Член 8, параграф 4 дава сходно право на възражение на притежателя на по-ранна нерегистрирана марка или на друг знак, използван в търговската дейност с по-голямо значение от местното, ако този знак предоставя правото да се забрани използването на една по-късно регистрирана марка. Член 8, параграф 5 съществено разширява правото по член 8, параграф 1, за да обхване случаи, в които стоките или услугите не са подобни, но по-ранната марка се ползва с добра репутация в Общността или в държавата членка (в зависимост от това дали тя е марка на Общността или национална марка) и използването без основателна причина на марката, за която е била подадена заявка, би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителните белези или от добрата репутация на по-ранната марка или би ѝ нанесло вреда. Същевременно член 8, параграф 3 разрешава на притежателя на марка да възпрепятства свой агент или представител да регистрира марката от свое собствено име без съгласие или обосновка.
10. Регламентът също предвижда възможността вече регистрирана марка на Общността да бъде обявена за недействителна на абсолютни или на относителни основания.
11. Член 51 съдържа абсолютните основания за обявяване на недействителност. Текстът на приложимите параграфи е следният:
„1. Марка на Общността се обявява за недействителна на основание на искане подадено до службата или въз основа на насрещен иск предявен в производство за нарушение на правата върху марка:
a) когато марка на Общността е била регистрирана в противоречие с разпоредбите на член 7;
б) когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.
2. Когато марката на Общността е била регистрирана в противоречие с член 7, параграф 1, букви б), в) или г), тя все пак не може да бъде обявена за недействителна, ако чрез използването ѝ тя е придобила след регистрацията си отличителен характер за стоките или за услугите, за които е била регистрирана.“
12. Член 52 съдържа относителните основания за обявяване на недействителност. Текстът на приложимите параграфи е следният:
„1. Марката на Общността се обявява за недействителна на основание на искане[, подадено] до службата или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение:
a) когато съществува по-ранна марка, както е посочено в член 8, параграф 2, и условията, установени в параграф 1 или в параграф 5 от посочения член, са изпълнени;
б) когато съществува марка, както е посочено в член 8, параграф 3, и условията, установени в посочения параграф, са изпълнени;
в) когато съществува по-ранно право, както е посочено в член 8, параграф 4, и условията, установени в посочения параграф, са изпълнени.
2. Марката на Общността се обявява за недействителна също и въз основа на искане, [подадено] до службата или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение, ако използването на такава марка може да бъде забранено по силата на едно друго предходно право и по-специално:
a) право на име;
б) право на лично изображение;
в) авторско право;
г) право на индустриална собственост;
съгласно законодателството на Общността или съгласно националното законодателство, регламентиращо защитата.“
13. Съгласно член 53, параграфи 1 и 2 от Регламента притежателят на по-ранна марка на Общността или национална марка или по-ранен знак по смисъла на член 8, параграф 4 не може да се противопостави на използването на конфликтна последваща марка на Общността, ако е знаел за и е търпял това използване в продължение на пет последователни години, „освен ако регистрацията на заявката за последваща марка на Общността е била извършена недобросъвестно“.
14. Накрая, член 9, параграф 1 от Регламента относно марката дава право на притежателя на марка на Общността да забрани на всяко трето лице, при липса на негово съгласие, да използва в търговската си дейност:
„а) [всеки] знак, който е идентичен с марката на Общността за стоки или за услуги, които са идентични с тези, за които марката на Общността е регистрирана;
б) всеки знак, за който, поради неговата идентичност или прилика с марката на Общността и поради идентичността или приликата на [стоки] или услуги, обхванати от марката и знака, съществува вероятност от объркване в общественото съзнание; вероятността от объркване включва вероятността от свързване между знака и марката;
в) всеки знак, който е идентичен или подобен на марката на Общността за стоки или за услуги, които не са подобни на тези, за които марката на Общността е регистрирана, когато тя има добра репутация в Общността и използването на този знак без основателна причина извлича [несправедливо облагодетелстване] от отличителния белег или от [добрата репутация] на марката на Общността или им нанася вреда.“
Директивата относно марките
15. Към настоящото дело се отнася Регламентът, а не Директивата, но би било полезно да имаме предвид паралелните разпоредби на последната.
16. Директивата има за цел да хармонизира националното право на държавите членки в областта на марките, което продължава да действа успоредно със системата на Общността относно марките, но трябва да бъде в съответствие с нея. Директивата съдържа разпоредби(6), които до голяма степен са еквивалентни със съдържащите се в горепосочените членове на Регламента относно марката, макар и в някои отношения слабо да се различават от тях.
17. Член 3 е озаглавен „Основания за отказ или недействителност“. Член 3, параграф 1 изброява задължителните основания, при наличието на които държавите членки са длъжни да предвидят, че марките „не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни“. Тези основания са идентични с абсолютните основания, съдържащи се в член 7 параграф 1, букви а)—з) от Регламента относно марката. Член 3, параграф 2 добавя по-специално възможността всяка държава членка да предвиди, че марката „няма да се регистрира или ако бъде регистрирана, се обявява за недействителна, ако и доколкото:
a) използването на марката може да бъде забранено в съответствие с правни норми извън правото за марките на съответната държава членка или на Общността;
[…]
г) заявката за регистрация на марката е подадена недобросъвестно от заявителя“.
18. Член 4 от Директивата съдържа „[д]руги основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“, които до голяма степен са идентични с относителните основания за отказ или обявяване на недействителност, предвидени в членове 8 и 52 от Регламента относно марката, макар и с известни изменения с оглед приспособяването към националния контекст. Отново, това са основания както за отказ, така и за последваща недействителност и отново, някои от тях са факултативни. Сред последните е критерият по член 4, параграф 4, буква ж), че „марката може да бъде объркана с марка, която е била използвана в чужбина към датата на подаване на заявката и все още се използва там, при условие че към датата на заявката заявителят е действал недобросъвестно“.
Национална правна уредба
19. Запитващата юрисдикция споменава по-специално следните разпоредби на австрийското и германското право.
20. Параграф 9, алинея 3 от австрийския Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Федерален закон за забрана на нелоялната конкуренция) предвижда, че представянето на стоките, техните опаковки или обвивки са защитени, както специфичното обозначаване на предприятие, когато в рамките на съответните професионални среди са считани за характерни за предприятието знаци.
21. Параграф 4, алинея 2 от германския Markengesetz (Закон за марките) предвижда, че със защита на марка се ползва какъвто и да е знак, използван в търговската дейност, който е придобил общоизвестността на марка по отношение на съответните потребители.
Факти, процедура и въпроси
22. Част от митологията, свързана с Великден е за създание, носещо яйца, известно като великденското зайче(7). В продължение на десетилетия производителите на шоколад, или поне тези в районите на Европа с немскоговорещо население, са произвеждали и продавали шоколадови зайчета по Великден в различни форми и с различни видове и цветове опаковки, но в много случаи предимно с оцветено в златист цвят фолио и често украсени с панделка и/или звънче. След въвеждането по-специално на машинното опаковане през деветдесетте години на миналия век, техническите ограничения водят до все по-голяма прилика във формата на шоколадовите зайчета(8).
23. Сред засегнатите производители са Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG („Lindt“), дружество със седалище в Швейцария, което е ищец по главното производство, и Franz Hauswirth GmbH („Hauswirth“), австрийско дружество, което е ответник по главното производство.
24. Lindt произвежда и предлага на пазара шоколадови великденски зайчета от началото на петдесетте години на миналия век. Точното им представяне се е променило слабо през годините(9). За първи път Lindt предлага на пазара своите шоколадови великденски зайчета в Австрия през 1994 г. През юни 2000 г. подава заявка да регистрира като триизмерна марка на Общността формата и представянето на великденско зайче, опаковано във фолио със златист цвят, с червени и кафяви означения, което носи около врата си червена панделка със закачено звънче, и с надпис „Lindt Goldhase“ на задното краче. Марката е регистрирана на 6 юли 2001 г.:
25. Hauswirth произвежда и предлага на пазара свои шоколадови зайчета от 1962 г. Те обикновено са украсени с панделка, но без звънче. Те не носят идентифициращо наименование, макар че от долната страна е поставен етикет, поради което той обикновено не се вижда, когато стоките са подредени на рафт:
26. Запитващата юрисдикция приема, че съществува вероятност от объркване между двете представяния. Освен това от тридесетте години на миналия век насам на пазара се предлагали редица други модели, които в по-голяма или по-малка степен били подобни с представянето на Lindt. Lindt знаело поне за някои от тези модели, преди да подаде заявка за регистрация на своята марка.
27. Запитващата юрисдикция също така посочва, че преди да бъде подадена заявката за регистрация, различните производители, или поне някои от тях, са имали „придобити права“(10) във връзка със защитата на своите стоки съгласно австрийското право на конкуренцията и германската правна уредба в областта на марките, макар че никое представяне не е било регистрирано по какъвто и да е начин.
28. Накрая, запитващата юрисдикция заявява, че като е регистрирало марката, Lindt е искало да „създаде основа за предприемане на процесуални действия срещу други производители, чиито стоки вече се предлагат на пазара и поне някои от които вече са му известни в Германия“.
29. След регистрацията Lindt предявява иск за нарушение на правото върху марка срещу Hauswirth, като иска осъждане на последното да преустанови да произвежда и предлага на пазара своите великденски зайчета в представяне, което според Lindt има вероятност да бъде объркано с регистрираната марка. Hauswirth предявява насрещен иск на основание, наред с други, член 51, параграф 1, буква б) от Регламента, че регистрацията е направена недобросъвестно и затова марката трябва да бъде обявена за недействителна.
30. В първоинстанционното производство Handelsgericht (търговски съд) във Виена отхвърля главния иск и уважава насрещния иск. Въз основа на обжалване от Lindt пред Oberlandesgericht (апелативен съд) това решение е отменено, но основанията за отмяна не удовлетворяват Lindt. Според Hauswirth въззивната юрисдикция само е постановила, че тъй като представянето на Lindt е придобило общоизвестност преди подаването на заявка за марката, не може да бъде прието, че Lindt е действало недобросъвестно; все пак макар и да е отхвърлен насрещният иск на Hauswirth, главният иск на Lindt не е уважен. Затова и двете страни обжалват пред Oberster Gerichtshof (австрийски Върховен съд), който поставя следните преюдициални въпроси:
„1. Трябва ли член 51, параграф 1, буква б) от [Регламента относно марката] да бъде тълкуван в смисъл, че заявителят на марка на Общността трябва да се счита за недобросъвестен, когато към момента на регистрацията знае, че конкурент в (поне) една държава членка използва идентична или подобна марка, водеща до объркване, за идентични или подобни стоки или услуги и че регистрира марката, за да попречи на конкурента да продължи да я използва?
2. При отрицателен отговор на първия въпрос:
Трябва ли заявителят на марката да бъде считан за недобросъвестен, когато регистрира марка, за да попречи на конкурент да продължи да я използва, когато знае или е трябвало да знае към момента на регистрацията, че конкурентът има „придобито право“ вследствие на използване на идентична или подобна марка за идентични или подобни стоки или услуги, която води до объркване?
3. При положителен отговор на първия или втория въпрос:
Трябва ли да се изключи недобросъвестността, когато заявителят вече е станал общоизвестен със своята марка в търговския оборот и така е получил защита съгласно правото на конкуренцията?“
31. Страните по главното производство, чешкото правителство, шведското правителство и Комисията са представили както писмени, така и устни становища.
Съображения
Обхват на въпросите
32. Националната юрисдикция иска да установи дали определени фактори са достатъчни, за да бъде установено или да бъде изключено, че заявка е направена недобросъвестно по смисъла на член 51, параграф 1 буква б) от Регламента относно марката, в контекста на конкретен фактически състав, който или сама е установила, или счита за установен от по-долна инстанция. Моето разбиране за тези факти по същество е следното:
– преди Lindt да подаде заявка за регистрацията на своята марка, то и редица други конкурентни производители на шоколад са произвеждали подобни стоки с подобно представяне, в някои случаи с достатъчна степен на прилика, за да се създаде вероятност от объркване,
– в качеството си на „придобити права“ тези различни представяния са се ползвали с известна степен на защита съгласно националното право на конкуренцията,
– Lindt не може да не е знаело за тези факти,
– с течение на времето представянето на Lindt е придобило особена общоизвестност в търговския оборот,
– Lindt е подало заявка за регистрация на своето представяне като марка на Общността с цел да попречи на конкуренти да продължат да използват свои представяния, доколкото съществува вероятност от объркване.
33. Факторите, чиято значимост националната юрисдикция иска да установи, по същество са следните:
– знанието на Lindt относно вече установеното положение спрямо конкурентите,
– намерението на Lindt да попречи на конкурентите да продължат да използват своите представяния,
– общоизвестността, придобита от представянето на Lindt, преди то да подаде заявка за регистрация на марка.
34. Струва ми се, че на тази основа би било удачно трите въпроса да се разгледат заедно, като надлежно бъдат отчетени споменатите фактори. Ще започна, като разгледам смисъла на недобросъвестността в настоящия контекст.
Значението на недобросъвестността в структурата на общностната правна уредба
35. Подобно на понятието „банкер“, несъмнено е по-лесно недобросъвестността да бъде разпозната, отколкото дефинирана(11). Тя е понятие, над което са разисквали не само юристи, но и философи и теолози, без да успеят да го овладеят. В действителност е вероятно недобросъвестността изобщо да не може да бъде дефинирана така, че да се определят точните ѝ предели.
36. Тук разглеждаме недобросъвестност при подаването на заявка за регистрация на марка. Понятието не е дефинирано, отграничено или дори описано по какъвто и да е начин в законодателството, но известни насоки могат да бъдат извлечени от мястото му в структурата на тази правна уредба.
37. Съгласно Регламента относно марката регистрация на марка може да бъде отказана или, веднъж регистрирана, тя може да бъде обявена за недействителна на абсолютни или на относителни основания.
38. Що се отнася до отказа за регистрация(12), абсолютните основания по същество са присъщи недостатъци, свързани с естеството на марката, за която се подава заявка, и те се повдигат служебно от СХВП. Относителните основания по същество са по-ранни права на интелектуална собственост, които дават право на притежателя да попречи на други да използват конфликтен знак, и те не се разглеждат служебно, но могат да бъдат повдигнати от притежателя на тези права.
39. Регистрирана марка също може да бъде обявена за недействителна въз основа на абсолютни или относителни основания(13). Тук обаче двете групи основания са леко разширени. Недобросъвестност на заявителя в момента на подаване на заявката е допълнително абсолютно основание(14) и към списъка от относителни основания са добавени още четири вида права(15).
40. В допълнение, притежателят на по-ранно право не може да търси обявяване на недействителност или да се противопостави на използването на марка на Общността, ако е търпял използването на тази марка в продължение поне на пет последователни години, освен ако заявката за марката е била подадена недобросъвестно (член 53).
41. Затова изглежда, че недобросъвестността е присъщ на заявката (а не на марката) недостатък, който фундаментално опорочава регистрацията, независимо от други обстоятелства. До голяма степен същият цялостен модел може да бъде открит в Директивата относно марките.
42. Предвид начина, по който е организирана правната уредба, трябва да съществува единно общностно понятие за недобросъвестност както за Регламента, така и за Директивата. Член 51 от Регламента предвижда, че и СХВП, и националните юрисдикции могат да обявят марка на Общността за недействителна на основание недобросъвестност при подаването на заявката, като очевидно те трябва да използват едно и също понятие. Освен това не изглежда уместно, предвид нуждата от хармонично взаимодействие между двете системи, националните юрисдикции да използват едно понятие за марки на Общността и друго за национални марки.
43. Отчитайки тези особености, ще разгледам някои от конкретните предложения, които бяха направени в писмените и устните становища, относно това какво включва или не включва такава недобросъвестност, и ще направя опит да изразя своето виждане в светлината на различните подходи.
Ограничаване до обстоятелствата по член 8?
44. В писменото си становище Комисията приема, че член 8 от Регламента относно марката изчерпателно изброява всички по-ранни права, на които може да има позоваване при противопоставяне на регистрацията. Едно лице трябва да има право да регистрира своята марка, за да гарантира, че тя има приоритет пред други, по-слаби права, на които към момента на подаването на заявка за регистрация не може да има позоваване при противопоставяне. В случай че притежателите на такива по-слаби права биха могли впоследствие да придобият, чрез обявяване на недействителност на основание недобросъвестност, това, което не биха могли да придобият чрез противопоставяне на регистрацията, то намерението на законодателя би било заобиколено.
45. Не намирам този аргумент за убедителен, макар определено да считам, че подаването на заявка за регистрация на марка при знание за по-ранно конфликтно право в съответствие с изброяването в член 8 от Регламента относно марката вероятно би било недобросъвестно.
46. Вярно е също така, че при противопоставяне на регистрацията на марка на Общността е възможно позоваване единствено на изброените в член 8 по-ранни права. Това все пак не изключва непременно всякаква възможност дадена заявка за регистрация да е подадена недобросъвестно по отношение на други права, на които не може да има позоваване — и във всеки случай отбелязвам, че позоваването на по-ранни права, различни от изброените в член 8, е възможно в подкрепа на обявяване на недействителност(16). Нещо повече, струва ми се, че подходът на Комисията би свел въпроса за недобросъвестността до обикновена подпомагаща роля, възможно излишно подсилване на позицията на конкурент, който вече има право да постигне обявяване на недействителност въз основа на своето по-ранно право (и преди това в състояние да се противопостави на регистрацията), докато структурата на членове 51 и 52 показва, че недобросъвестността е независимо основание за недействителност. Тя също така е абсолютно основание, на което може да се позове всяко лице, включително, но не само, притежателят на по-ранно право. Тя не се ограничава, изрично или непременно по подразбиране, до недобросъвестност във връзка с който и да е конкретен въпрос. Всяко лице може да иска обявяване на недействителност, на основание че подаването на заявка за марката е направено недобросъвестно, независимо от контекста на тази недобросъвестност.
47. Това, което може да съставлява недобросъвестност във връзка с по-ранни конфликтни права, които са по-слаби от изброените в членове 8 или 52, е друг въпрос, който ще бъде разгледан по-долу(17), но не мога да се съглася, че подобна категория недобросъвестност е изключена от понятието, както е използвано в Регламента.
Отсъствие на намерение да бъде използвана марката?
48. На заседанието Комисията възприема подход, който изглежда различен и по-тесен от възприетия в писменото ѝ становище. Тя приема, че само един вид поведение може да бъде класифициран като недобросъвестност по смисъла на правната уредба — регистрация на марка при липса на намерение за лично използване, но с цел да се попречи на други да я използват. Комисията представя член 51, параграф 1, буква б) от Регламента като резултат от член 50, параграф 1, буква а), съгласно който марка на Общността, която не е била действително използвана за период от пет години, може да бъде отменена; според Комисията по този начин член 51, параграф 1, буква б) позволява на лице, използващо или желаещо да използва конфликтен знак или марка, да постигне обявяване на недействителност, без да чака изтичането на петгодишния период, в случай че заявителят не е имал каквото и да е намерение лично да използва регистрираната марка.
49. Не намирам и това становище за убедително, макар и тук да бих приела, че подобно поведение почти със сигурност е недобросъвестно.
50. Струва ми се, че ако недобросъвестността се ограничаваше до случаи, при които заявителят не е имал каквото и да е намерение да ползва марката, това би обезсмислило член 53, параграфи 1 и 2 от Регламента. Тези разпоредби изключват възможността притежателят на по-ранна марка да постигне обявяване на недействителност на по-късна конфликтна марка на Общността, ако той е търпял използването ѝ в продължение на пет последователни години, освен ако заявката за регистрация на по-късната марка е била подадена недобросъвестно. По този начин те предполагат, че една марка може едновременно да бъде заявена недобросъвестно и да бъде използвана в продължение на пет последователни години. Поради това считам, че позицията на Комисията трудно може да се съгласува с ясния текст в правната уредба.
Субективно намерение или обективни критерии?
51. Lindt цитира редица решения на СХВП като аргумент, че не може да бъде направен извод за недобросъвестност без непочтено намерение. Например: „Недобросъвестността е тясно правно понятие в системата [на Регламента относно марката на Общността]. Недобросъвестността е противоположна на добросъвестността, като цяло предполага или включва, но без да се ограничава до действителна или презумирана измама, намерение за подвеждане или въвеждане в заблуждение на друго лице или каквито и да било други злонамерени подбуди. От концептуална гледна точка недобросъвестността може да бъде възприета като „непочтено намерение“. Това означава, че недобросъвестността може да бъде тълкувана като непочтена практика при липса на каквото и да е почтено намерение от страна на заявителя за [марка на Общността] към момента на подаване на заявлението“(18). Или: „Недобросъвестността може да бъде определена като отнасяща се до състоянието на някого, който съзнателно, чрез извършване на нещо противно на общоприети принципи на етично поведение или почтена търговска или бизнес практика, се обогати неоснователно или причини неоснователни вреди на други лица“(19). Според Lindt същият подход е възприет от германския Bundesgerichtshof (Федерален съд)(20).
52. Hauswirth възприема подобен подход, основавайки се на често цитирано мнение на съдия Lindsay в английския High Court: „Очевидно [недобросъвестността] включва непочтеност и бих приел, включва някои действия, които са извън нормите за приемливо търговско поведение, спазвани от разумни и опитни хора в конкретната разглеждана област“(21).
53. В своето писмено становище Комисията посочва, че недобросъвестността може да бъде сравнена с поведение, което не „съответства на почтената практика в областта на производството или търговията“(22), пример за което би било намерение да се попречи на други да навлязат на пазара.
54. Чешкото правителство също счита, че понятието за недобросъвестност в правната уредба има съществен морален или етичен елемент; то предполага нарушение на общоприетите норми на поведение. Чешкото правителство вижда такава недобросъвестност главно в подаването на заявка за регистрация на марка с цел, различна от това да ѝ се даде възможност да „изпълни основната си функция, която е да гарантира на потребителя или на крайния потребител какъв е произходът на съответната стока или услуга, като му позволява без вероятност от объркване да отличи тази стока или услуга от такива с друг произход“(23). Следователно регистрацията с единствената цел да се забрани на други да използват подобна марка (което е само допълнителна функция на марката) би била недобросъвестна.
55. Напротив, Шведското правителство твърди, че е от значение не намерението на заявителя на марката, а обективното му знание: дали е знаел, или е трябвало да знае, че друго лице вече използва идентична или подобна марка. Според него това е начинът, по който понятието за недобросъвестност се използва в редица държави членки — страните от Бенелюкс, Дания, Естония, Финландия, Италия и самата Швеция(24).
56. Следователно пред Съда са внесени редица повече или по-малко нюансирани становища. Затова е необходимо до известна степен да бъде направен избор между по-субективните или по-обективните определения за недобросъвестност, макар да ми се струва, че това по-скоро е въпрос на осигуряване на ,подходяща симбиоза между двата подхода.
57. За мен е ясно, че в обикновената употреба понятието за недобросъвестност предполага по-скоро субективно психологическо състояние от общ характер, както е очертано в различните описания, цитирани от Lindt, Hauswirth и Комисията, отколкото по-специализираното определение, предлагано от чешкото правителство. Принципно с още по-голяма неохота бих ограничила понятието, за целите на марките, единствено до такива особени, обективно определени обстоятелства, като предложените от шведското правителство. Струва ми се невъзможно това да бъде направено, когато общностната правна уредба не съдържа нито изрична разпоредба, ограничаваща понятието по този начин, нито каквито и да били признаци за такова намерение.
58. От друга страна, съзнавам трудностите, които биха възникнали, ако единствено доказателства за субективни намерения биха били достатъчни за установяване на недобросъвестност — трудности, които несъмнено са оказали влияние при формирането на по-обективния подход, възприет в някои държави членки. В тази връзка Комисията приема и в писменото, и в устното си становище, че макар намерението на заявителя да е от ключово значение при определянето на недобросъвестността, това субективно намерение трябва да бъде определено с оглед обективните обстоятелства по делото. Съгласна съм, че — освен може би в малко вероятния случай на признаване на недобросъвестност от страна на притежателя на марката(25) —заключение относно наличието или отсъствието на недобросъвестност трябва да се прави обикновено въз основа на всички относими обективни обстоятелства.
59. Сред тези обективни обстоятелства би могла да бъде (като се отчита предложението на чешкото правителство) възможността марката да изпълни основната си функция, свързана с разграничаване на стоки или услуги според техния произход. Все пак, макар че този критерий може да бъде полезен, когато се прилага, не считам, че той може самостоятелно да служи като единствен относим критерий.
Заключение относно характера на недобросъвестността
60. Така достигам до извода, че понятието за недобросъвестност от страна на заявителя на марката по смисъла на общностната правна уредба
i) не може да се сведе до ограничена категория от конкретни обстоятелства, като съществуването на особен вид по-ранно право, липса на намерение да се използва марката или действително или презумирано знание относно съществуващо използване на подобна марка и
ii) е свързано със субективните подбуди на заявителя на марката — непочтено намерение или други злонамерени подбуди, — които все пак обикновено се установяват с оглед на обективни критерии (които биха могли да включват обстоятелства като изброените в подточка i)); включва поведение, което се отклонява от общоприетите принципи на етично поведение или почтената търговска и бизнес практика, които могат да бъдат идентифицирани чрез преценка на обективните факти по всяко дело спрямо такива критерии.
Значение на посочените във въпросите фактори
61. С оглед на това недобросъвестността трябва да бъде преценявана във всеки конкретен случай, като се вземат предвид всички налични доказателства относно относимите обстоятелства. По-специално запитващата юрисдикция иска да установи значението на четири аспекта на доказателствата, с които разполага: знание, че конкурентите вече използват подобни марки (по отношение на формата и представянето на стоката), знание, че използването на тези марки в известна степен е защитено съгласно правото на конкуренцията или правото в областта на марките, намерение да се попречи на бъдещото използване на тези марки и общоизвестността и защитата, с които се ползва собствената марка на заявителя.
62. Що се отнася до знанието като цяло, изглежда ясно, че дадено поведение може да бъде описано като неетично или дадено намерение като непочтено единствено ако съответната страна осъзнава фактическия контекст, в който е подходяща квалификацията „неетично“ или „непочтено“. Например това да се търси лична облага само по себе си не е неетично или непочтено; да се търси такава облага чрез предоставянето на неточна или подвеждаща информация, чрез заобикаляне (а не действително нарушаване) на приложимите правила или чрез препятстване на иска на друга страна, която има по-силни или по-ранни права, може да бъде квалифицирано по този начин — но само ако лицето, търсещо облага, е осъзнавало, че информацията е неточна или подвеждаща, че правилата са заобиколени или че правата на другата страна са по-силни или по-ранни.
63. Когато знанието може да бъде установено пряко, не е необходимо позоваване на презумирано знание. В много случаи обаче прякото доказване на действително знание може да бъде трудно, докато обстоятелствата биха могли да обосновават презумпция за знание. Извод за наличието на знание, че информацията е неточна или подвеждаща, може например да бъде направен от презумпция за сравнително добро познаване на бизнес и административни въпроси; извод за наличието на знание, че е налице заобикаляне (макар и не действително нарушаване) на правила, може да бъде направен от презумпция за познаване на правото; и наличието на знание относно правата на друга страна може да бъде презумирано от доказателства, че въпросните права са общоизвестни в съответния сектор.
64. Поради това намирам, че заявката за марка на страна в положението на Lindt не може да бъде квалифицирана като недобросъвестна, освен ако страната е знаела поне за обстоятелствата, които биха могли да формират основата за установяване на недобросъвестност — за които по настоящото дело се твърди, че включват използването на подобни марки от конкуренти и защитата на тези марки съгласно правото на конкуренцията. Дали обаче такова знание е достатъчно за установяване на недобросъвестност?
65. Според мен то не е достатъчно, защото по този начин действителното намерение би било изключено като ирелевантно. Това все пак вече предоставя контекст, в който вероятно няма да са необходими много други доказателства за решаване на въпроса. Именно в този контекст националната юрисдикция трябва да отчете целта на Lindt да попречи на други да използват подобни марки и общоизвестността, с които се ползва собствената му марка. Все пак считам, че трябва да бъде отчетен и целият исторически търговски контекст.
66. Въпрос, който ми се струва важен по настоящото дело, е фактът, че разглежданите „марки“ се състоят от цялостната форма и представяне на стоката, а не се отнасят до толкова разпространеното схващане за марката като знак, поставен върху дадена стока. Затова е важно да бъде установена степента, в която съществуващите конкуренти имат свободата да избират формата и представянето, и до каква степен те са ограничени в своя избор от технически или търговски фактори — формата, в която стоката може да бъде отлята и/или опакована автоматично, очакванията на потребителите за външния ѝ вид и т.н. Заявка за регистрация на марка от този вид при познаване на съществуващото положение може много по-лесно да бъде определена като недобросъвестна, ако свободата на избор е ограничена по такъв начин, че притежателят на марката действително може да попречи на конкурентите не просто да използват подобен знак, но да предлагат на пазара сравнима стока.
67. Положението би било съвсем различно, ако едно проучване на контекста разкрие например, че заявителят на марката е постигнал успех в доходоносна област на търговията, но е знаел, че наскоро навлезли на пазара участници се стремят да се възползват, като копират неговото представяне при липсата на каквато и да е пречка да предлагат на пазара различни представяния. При тези обстоятелства много по-малко вероятно е подаването на заявка за регистрация на марка с оглед отстраняването на такива „паразитни“ участници да изглежда непочтено, неетично или по какъвто и да е друг начин некоректно и съответно би било много по-трудно да се установи, че е направено недобросъвестно.
68. Така значението на намерението да се препятства използването от конкуренти на подобни марки, които те вече използват, трябва да се преценява в светлината на всички придружаващи обстоятелства. То не може да се приеме автоматично като признак на недобросъвестност или на нещо друго.
69. Четвъртият споменат аспект е общоизвестността, с която марката на заявителя вече се ползва — даваща основание за защита съгласно националната правна уредба, — преди да е подадена заявката. Струва ми се, че това отново е фактор, който трябва да бъде разглеждан в определен контекст и не може автоматично да изключи възможността заявката да е била подадена недобросъвестно.
70. Запитващата юрисдикция посочва, че представянето на Lindt вече е придобило значителна общоизвестност в Австрия и Германия към момента, когато то регистрира своята марка на Общността, като около 50 % или повече от населението свързва шоколадовите великденски зайчета, обвити в златисто на цвят фолио, с Lindt. Тази общоизвестност му е позволила да попречи на конкуренти да предлагат на пазара идентични представяния дори и преди да регистрира своята марка. Запитващата юрисдикция споменава два подобни иска, предявени съответно през 1980 г. и 2000 г.(26), но отбелязва, че опит да се попречи на предлагането на пазара на представяния, които не са съвсем идентични, не би имал сигурен успех — аргумент, потвърден и от защитата на Hauswirth на заседанието. Поради това запитващата юрисдикция приема, че регистрацията е послужила единствено за да се улесни предявяването на иска.
71. Въпреки това смятам, че не става ясно от преписката по делото или от изявленията в съдебното заседание дали последицата от регистрацията действително се свежда само до това да разшири процесуалните права на притежателя, или дали всъщност не разширява обхвата на неговите материални права, като му дава възможност да попречи на използването не само на идентични или почти идентични представяния, но и на тези, които просто са достатъчно подобни, за да създадат вероятност от объркване. Също така не е ясно дали (в случай че други представяния също се ползват със защита) едно представяне може да придобие по-широка защита поради по-голямата си общоизвестност или поради по-продължителния период, през който е присъствало на пазара.
72. Разбира се, това са въпроси, които трябва да бъдат решени от националните юрисдикции. Те обаче биха могли да наклонят везната при настоящата преценка дали заявката на Lindt е подадена недобросъвестно.
73. В случай че регистрацията на една марка само потвърждава съществуващо материално право да се попречи на други да използват подобни представяния, като същевременно предоставя по-добри средства за принудително изпълнение на това право, и ако представянията, които имат по-голяма общоизвестност и по-продължително присъствие на пазара се ползват съответно с по-широка защита, то тогава заявка за регистрация като марка на представяне, което има най-голяма общоизвестност и най-продължителното присъствие, с цел само да бъдат укрепени и утвърдени съществуващи права, не изглежда да е направена недобросъвестно.
74. От друга страна, ако всички представяния се ползват с еднакви права, независимо от общоизвестността или продължителността, и тези права са значително по-ограничени от правата, предоставяни от регистрацията на марка на Общността, то заявката за регистрация, подадена от един участник на пазара, може да бъде разглеждана като нелоялна и по този начин по-лесно би могла да бъде счетена за направена недобросъвестно спрямо неговите конкуренти — особено ако той действително е навлязъл на пазара отскоро и/или неговото представяне се ползва със сравнително малка общоизвестност.
75. В обобщение, същността на моя анализ е, че не съществува прост, определящ критерий за проверка, чрез който да се установи дали една заявка за марка е подадена недобросъвестно. Различните групи обстоятелства, които бяха предявени пред Съда като изчерпателно отграничаващи понятието за недобросъвестност, са всъщност образни примери за това понятие. Недобросъвестността е субективно състояние — намерение, несъвместимо с общоприетите норми за почтено или етично поведение, — което може да се установи на базата на обективни доказателства и което трябва да се преценява във всеки конкретен случай. Това изисква поне познаване на обстоятелствата, от които може да бъде направен извод относно несъвместимост с общоприети норми за почтено или етично поведение. Дали заявителят на марката притежава това познание, е въпрос, който трябва да бъде определен чрез съотнасяне към общото състояние на познанието в съответния икономически сектор, ако липсват преки доказателства. Намерение да се попречи на конкуренти да продължат да използват нерегистрирани знаци, които до този момент те имат право да ползват и да защитават срещу конкуренцията на други такива знаци, е показателно за недобросъвестност. При преценката обаче трябва да бъдат отчетени всички относими фактически и правни елементи, които биха могли да обосноват такова намерение или, обратно, да подчертаят неговия непочтен или неетичен характер.
Заключение
76. С оглед на всички изложени по-горе съображения предлагам на Съда да отговори на въпроса на Oberster Gerichtshof по следния начин:
„За да бъде установено дали „заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка“ по смисъла на член 51, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, националната юрисдикция трябва да вземе предвид всички доказателства, с които разполага, от които е възможно да се направи извод, че заявителят е действал или не е действал съзнателно по начин, несъвместим с общоприетите норми за почтено или етично поведение. По-конкретно:
– намерението да попречи на други да използват подобни знаци по отношение на подобни стоки може да бъде несъвместимо с тези норми, в случай че заявителят е знаел или е трябвало да знае, че други вече използват подобни знаци законосъобразно, особено ако използването е било значително и продължително и се е ползвало със степен на правна защита и ако естеството на знака е било донякъде продиктувано от технически или търговски ограничения,
– въпреки това, такова намерение не е непременно несъвместимо с тези норми, в случай че самият заявител е разполагал с подобна или по-широка правна защита във връзка със заявената марка и я е ползвал по такъв начин, до такава степен и през такъв период от време, че използването от други лица на техните подобни знаци би могло да се счита за извличане на необоснована облага от знака на заявителя, и ако възможността на другите да избират различаващи се знаци не е била ограничена.“