JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

F. G. JACOBS

20 päivänä syyskuuta 2001 (1)

Asia C-2/00

Michael Hölterhoff

vastaan

Ulrich Freiesleben

1.

    Silloin kun henkilö omistaa kansallisen tavaramerkin, jolla on sellaisen tavaran nimi, jolla on tiettyjä ominaisuuksia, onko hänellä tavaramerkkidirektiivin(2) nojalla oikeus kieltää muita käyttämästä tätä nimeä liiketoiminnassa ilmaisemaan muiden sellaisten samankaltaisten tavaroiden ominaisuuksia, joita nämä muut tarjoavat myyntiin mutta jotka eivät ole tavaramerkin haltijan valmistamia eikä myyjä sellaista väitä eikä niiden alkuperästä ole epäselvyyttä? Tämä on Düsseldorfin Oberlandesgerichtin (hovioikeuden) esittämän kysymyksen pääsisältö nyt esillä olevassa asiassa.

Tavaramerkkidirektiivi

2.

    Säännös, jonka nojalla kansallinen tuomioistuin pyytää ratkaisua, on tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohta. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan ohella viitataan kuitenkin myös kyseisen artiklan useisiin muihin säännöksiin. Kyseisen 5 artiklan otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet” ja 6 artiklan otsikkona ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”.

3.

    Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a)    merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b)    merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

4.

    Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa todetaan seuraavaa:

”Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

5.

    Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa on luettelo - joka ei ole tyhjentävä - käytöistä, jotka voidaan kieltää 1 ja 2 kohdan nojalla:

”a)    merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b)    tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c)    tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d)    merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.”

6.

    Direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Mitä 1-4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

7.

    Lopuksi direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a)    omaa nimeään tai osoitettaan;

b)    tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä;

c)    tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi;

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

8.

    Mainittakoon, että vaikka nyt esillä oleva asia ei koske yhteisön tavaramerkkiä, tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1, 2 ja 3 kohta sekä 6 artiklan 1 kohta vastaa kaikilta olennaisilta osiltaan yhteisön tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä 12 kohtaa,(3) joten niiden tulkinta voi olla tärkeää myös jälkimmäisten kannalta.

Pääasian oikeudenkäynnin tosiseikat

9.

    Ulrich Freiesleben valmistaa ja myy timantteja sekä lisenssinhaltijan kautta värillisiä jalokiviä. Hän on niiden kahden saksalaisen rekisteröidyn tavaramerkin haltija, jotka olivat esillä kansallisessa oikeudenkäynnissä. Tavaramerkit ovat Spirit Sun, joka on rekisteröity ”timanttien koruiksi jalostamista” varten, ja Context Cut, joka on rekisteröity ”jalokivien koruiksi jalostamista” varten.

10.

    Freieslebenillä on myös patentit kahteen tarkoin määrättyyn jalokiven hiomismuotoon, ja hän rajoittaa tavaramerkkien käyttönsä noihin kyseisiin hiontoihin. Tavaramerkkiä Spirit Sun käytetään pyöreästä hionnasta, jossa pinnat lähtevät säteittäin keskustasta, ja tavaramerkkiä Context Cut nelikulmaisesta hionnasta, jossa on suippeneva vinottain kulkeva risti.

11.

    Michael Hölterhoff valmistaa hionnaltaan erilaisia jalokiviä ja myy sekä näitä että muualta hankkimiaan kiviä. Heinäkuussa 1997 hän myi kaksi granaattikiveä jalokivikauppaa pitävälle Maria Haverkampille. Kiviä kuvattiin saatteessa ja laskussa yksinkertaisesti nimellä ”rhodoliitti”,(4) vaikka molemmat ovat ilmeisesti samaa mieltä siitä, että Hölterhoff käytti nimityksiä Spirit Sun ja Context Cut suullisten myyntineuvottelujen aikana ja että tilaus koski kahta kiveä Spirit Sun -hionnalla.

12.

    Kiistanalaista on se täsmällinen tapa, jolla näitä nimityksiä käytettiin myyntiin tarjotuista jalokivistä ja se, oliko tällainen käyttö sallittua. Freiesleben väitti pääasian oikeudenkäynnissä, että jalokivet eivät olleet hänen tai hänen lisenssinhaltijansa valmistamia mutta että Hölterhoff vilpillisesti väitti niiden olevan. Hölterhoffin mukaan jalokivet olivat Freieslebenin tai tämän lisenssinhaltijan valmistamia alkuperäiskappaleita ja hankittu Ranskasta, joten Freieslebenin tavaramerkkioikeudet olivat sammuneet.

13.

    Oberlandesgericht ei kuitenkaan hyväksy kumpaakaan näistä tulkinnoista, vaan se on tehnyt omia, ilmeisen erilaisia havaintoja Haverkampin esittämien todisteiden perusteella. Se katsoo, että Hölterhoff ei ollut esittänyt myytyjen jalokivien olevan peräisin Freieslebeniltä tai tämän lisenssinhaltijalta, vaan että hänen oma hiojansa oli valmistanut ne Spirit Sun -hionnalla, jonka hän väitti olevan vanha, ikimuistoisista ajoista käytössä ollut hionta, johon Freieslebenillä ei ole yksinoikeutta. Lisäksi hän viittasi Context Cut -hiontaan; vaikka Haverkamp ei kyennyt sanomaan varmasti, miten tätä nimitystä käytettiin, tuomioistuin katsoi, että Hölterhoff oli tarjonnut myytäväksi Context Cut -hionnalla valmistettuja jalokiviä. Siksi Oberlandesgericht on sitä mieltä, ettei Hölterhoff käyttänyt nimityksiä Spirit Sun ja Context Cut ilmaistakseen jalokivien alkuperää, vaan tapaa, joilla ne oli hiottu.

14.

    Lisäksi Oberlandesgericht on sitä mieltä, että Hölterhoff oli käyttänyt nimityksiä siten, ettei syntynyt vaikutelmaa, että myyntiin tarjotut jalokivet olisivat Freieslebenin omasta tai lisenssinhaltijan yrityksestä; oli selvää ja Haverkamp myös ymmärsi, että ne olivat peräisin Hölterhoffilta itseltään. Nimitystä Spirit Sun ei myöskään käytetty myytyjen jalokivien pakkauksessa, laskussa tai muussa niihin liittyvässä asiakirjassa, joka olisi voinut johtaa kolmatta osapuolta harhaan tämän suhteen. Onkin ilmeistä, että ainoa esimerkki nimityksen kirjallisesta käytöstä neuvottelujen tai myynnin yhteydessä oli se, että Haverkamp käytti sitä telekopiona lähettämässään tilauksessa, joka koski kahta Spirit Sun -hionnalla valmistettua granaattikiveä.

15.

    Oberlandesgericht on päättänyt lykätä esillä olevaa oikeudenkäyntiä - jossa Freiesleben hakee Hölterhoffia vastaan erilaisia toimia, mukaan lukien kieltokanne ja vahingonkorvaus - ja esittää seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko oikeutta tavaramerkkiin loukattu direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetulla tavalla myös siinä tapauksessa, että vastaaja ilmoittaa valmistaneensa tavaran itse ja käyttää kantajalle rekisteröityä tavaramerkkiä pelkästään kuvaamaan tarjoamansa tavaran erityispiirteitä niin, ettei ole mitenkään mahdollista tulkita tavaramerkin käyttöä viittaukseksi yritykseen, josta tavara on peräisin?”

16.

    Oberlandesgericht tuo esille sen, että esillä oleva asia on jossain määrin kiistanalainen Saksan oikeuspiireissä.

17.

    Yksi näkemys on, että oikeutta tavaramerkkiin loukataan ainoastaan silloin, kun merkkiä, jonka voi sekoittaa tavaramerkkiin, käytetään erottamiskeinona. Alkuperän osalta oikeutta tavaramerkkiin loukataan ainoastaan, jos tavaramerkin käyttö johtaisi siihen, että merkittävä osa kohdeyleisöstä saisi sellaisen käsityksen, että tavaramerkki osoittaa, mistä yrityksestä tavara on peräisin. Kun (ja vain kun) merkkiä ei selvästikään voida pitää kaupallisena merkkinä alkuperästä, sitä ei käytetä erottamiskeinona. Tämän näkemyksen mukaan nyt esillä olevassa asiassa ei ole kyse loukkauksesta, koska Hölterhoff käytti tavaramerkkejä kuvaamaan erityistä hiontaa eikä erityistä alkuperää.

18.

    Toinen näkemys puoltaa käsitettä käytöstä, joka ei liity käyttöön merkin tavoin, koska tarve käyttää tavaramerkkiä merkin tavoin ei käy ilmi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan sanamuodosta, syntyhistoriasta tai rakenteesta. Tämän näkemyksen pisimmälle menevän muodon mukaan mikä tahansa suojatun merkin käyttö liiketoiminnassa riittää aiheuttamaan loukkauksen. Ainoastaan, jos merkkiä käytetään tieteellisiin tai sanastollisiin tarkoituksiin, lääkemääräyksissä tai sellaisissa tavaroissa, jotka on tarkoitettu ainoastaan omaan käyttöön,(5) oikeutta merkkiin ei loukata. Tämän näkemyksen mukaan oikeutta on loukattu nyt esillä olevassa asiassa, koska mikään mainituista poikkeuksista ei tule kyseeseen.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

19.

    Pääasian oikeudenkäynnin osapuolet, Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio ovat antaneet kirjalliset huomautuksensa. Freiesleben, Ranskan hallitus ja komissio esittivät suullisessa käsittelyssä suulliset huomautukset.

20.

    Hölterhoff on päätellyt tavaramerkkidirektiivin tekstistä, ettei kysymyksessä voi olla tavaramerkkiä koskevien oikeuksien loukkaaminen, ellei merkkiä käytetä tavaramerkkinä - toisin sanoen tavaroiden tai palvelujen erottamiseen alkuperän mukaan, mutta ei silloin kun, kuten nyt esillä olevassa asiassa, merkki mainitaan ainoastaan tavaroiden ominaisuuksien osoittamiseksi ja kun ei ole mahdollista, että sen käsitettäisiin ilmaisevan tavaroiden alkuperää.

21.

    Hän nojautuu etenkin seuraaviin direktiivin säännöksiin: johdanto-osan kymmenenteen perustelukappaleeseen, jossa todetaan, että rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on ”erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperää”; direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdan sanamuotoon, jonka hän väittää selvästi osoittavan, että tarkasteltu käyttö on tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa käyttämistä; ja 5 artiklan 5 kohtaan, jossa säädetään, että edellä olevat kohdat eivät rajoita sellaisia kansallisia säännöksiä, joissa annetaan suoja ”muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden ja palveluiden erottamiseksi” tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan; tämän säännöksen mukaan kyseiset kohdat liittyvät ainoastaan erottamiseksi tarkoitettuun käyttöön (kuten yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut asiassa BMW antamassaan tuomiossa(6)).

22.

    Freiesleben katsoo, että kansallinen tuomioistuin esittää oikeastaan kaksi kysymystä: jotta kyseessä olisi loukkaus, (a) täytyykö merkkiä käyttää nimenomaan tavaramerkkinä (kuten asia oli Saksan laissa ennen tavaramerkkidirektiiviin täytäntöönpanoa) vai riittääkö nyt mikä tahansa käyttö, ja (b) täytyykö merkin käyttöön liittyä vaara, että merkki käsitetään takuuksi alkuperästä?

23.

    Hän on samaa mieltä siitä, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdan sanamuodosta käy ilmi, että 5 artiklan 1 ja 2 kohta koskevat ”tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa” käyttöä, toisin sanoen käyttöä tavaramerkkinä. Hän kuitenkin väittää, että juuri näin Hölterhoff teki myyntineuvotteluiden aikana: hän käytti nimikkeitä Spirit Sun ja Context Cut kaupankäynnin aikana erottaakseen myyntiin tarjoamansa jalokivet muista hionnaltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisista jalokivistä ja osoittaakseen niiden olevan samankaltaisia kuin Freieslebenin valmistamat jalokivet. Tämä on eri asia kuin jalokivien ”ominaisuuksien osoittaminen”.

24.

    Sillä, väittikö Hölterhoff jalokivien olevan Freieslebenin tai tämän lisenssinhaltijan valmistamia vai ei, ei ole merkitystä, koska, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut,(7) tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on suojaaminen sellaisia kilpailijoita vastaan, jotka haluavat käyttää hyödyksi merkin asemaa ja mainetta. Jos asia ei olisi näin, räikeää ja avointa kopiointia ei voitaisi estää. Näin ollen tavaramerkin loukkaamiseksi ei ole täytynyt tapahtua todellista harhauttamista tavaroiden alkuperän suhteen. Nyt esillä olevassa asiassa käytetään samaa merkkiä tavaroista, jotka ovat joko samoja kuin tavaramerkin kattamat tavarat tai riittävän samankaltaisia aiheuttaakseen yleisön keskuudessa sekaannusvaaran. Freieslebenille pitäisi ainakin antaa tilaisuus osoittaa, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanevan Saksan säännöksen mukaisesti hänen tavaramerkkinsä ovat laajalti tunnettuja Saksassa ja se, että Hölterhoff käytti niitä, merkitsi niiden erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä tai oli haitaksi niiden erottuvuudelle tai maineelle.

25.

    Ranskan hallitus katsoo, että tosiseikat huomioon ottaen kansallisen tuomioistuimen kysymys olisi pitänyt rajoittaa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (joka koskee tilannetta, jossa merkki on sama kuin tavaramerkki ja tavarat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity) ja sulkea pois 5 artiklan 1 kohdan b alakohta (tapaukset, joissa on sekaannusvaara merkin ja tavaramerkin samankaltaisuuden vuoksi).

26.

    Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annetaan täysi suoja tavaramerkin luvatonta käyttöä vastaan elinkeinotoiminnassa, mikä vahvistetaan johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa; siksi kaikki luvaton käyttö saattaa muodostaa loukkauksen huolimatta siitä, että sekaannusvaara voidaan välttää sellaisilla sanoilla kuten (jonkin) ”tyyppinen” jne. Direktiivin 6 artiklassa annettua luetteloa käyttötarkoituksista, jotka ovat poikkeus 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yksinoikeudesta, on pidettävä tyhjentävänä. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kuvailemissa olosuhteissa ei nähtävästi käytetty ilmaisuja, jotka ovat välttämättömiä tietyn hionnan kuvailemiseen, vaan pikemminkin samaa merkkiä käytettiin tarkoittamaan samoja tavaroita, mikä selvästi kielletään 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa. Tämän säännöksen toisenlainen tulkinta veisi siltä vaikutuksen ja saattaisi jopa johtaa tilanteeseen, jossa tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, koska ”siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity”.

27.

    Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus käsittelee asiaa esimerkkinä hyvin yleisestä tilanteesta, jossa kilpailija haluaa osoittaa, että hänen tavaroillaan on samat ominaisuudet kuin tavaramerkin haltijan tavaroilla, mutta tekee selväksi, että hänen tavaransa eivät ole peräisin tavaramerkin haltijalta. Se katsoo, että 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla henkilö voi sanoa, että hänen tavaransa ovat samaa lajia tai - kuten tässä tapauksessa - samaa hiontaa kuin ne, joilla on tietty tavaramerkki, mutta ei käyttää tätä merkkiä ilman lisäselvityksiä, ellei siitä ole tullut tältä osin yleinen käytäntö. Jotta näin ollen voidaan puhua loukkauksesta, tavaramerkkiä on täytynyt käyttää. Tähän näkemykseen päästään parhaiten 6 artiklan tulkinnalla, mutta siihen voidaan päästä myös 5 artiklan kautta noudattaen asiassa BMW annettua tuomiota. Joka tapauksessa kunkin asian yksityiskohtainen tulos riippuu kansallisen tuomioistuimen arvioinnista siitä, onko kyseessä rehellinen kuvaileva käyttö ja/tai todellinen sekaannusvaara kohtuullisella tavoin ajan tasalla olevan tarkkaavaisen ja varovaisen kuluttajan näkökulmasta.

28.

    Kirjallisissa huomautuksissaan komissio toteaa, että tarkoitukseen taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperää, viitataan tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa ilmaisulla ”erityisesti”. Näin ollen tavaramerkin antamalla suojalla saattaa olla muita tarkoituksia, ja 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan voidaan tulkita kieltävän käytön muuna kuin tavaramerkkinä. Ei myöskään ole tarpeen tulkita näitä säännöksiä siten, että ne rajoittuisivat tarkoitukseen erottaa tavaroita, toisin kuin 5 artiklan 5 kohdassa. Tavaramerkin haltijalla on näin ollen mahdollisuus kieltää 5 artiklan nojalla kaikenlainen käyttö, ei ainoastaan käyttö tavaramerkkinä. Direktiivin 6 artiklassa kuitenkin sallitaan muiden käyttää tavaramerkkiä kuvailemistarkoituksiin edellyttäen, että he tekevät niin hyvää liiketapaa noudattaen. Näin ollen tavaramerkin haltija voi kieltää tavaramerkkinsä käytön 5 artiklan 1 kohdan nojalla paitsi silloin, kun käyttö tapahtuu 6 artiklassa luetelluissa olosuhteissa.

29.

    Suullisessa käsittelyssä komissio kuitenkin ilmoitti muuttaneensa kantaansa 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalasta. Se mainitsi esimerkkinä tapauksen sellaisen merkin rekisteröinnistä, joka koostuu yksinkertaisesti kysymysmerkin käytöstä tavaramerkkinä aikakauslehdissä.(8) Se päätteli, että selvästikään sellaisen merkin omistajalla ei voi olla oikeutta estää kysymysmerkkien käyttöä, edes puhtaasti kieliopillisiin tarkoituksiin, muiden aikakauslehtien kansissa. Kuitenkaan 6 artiklan 1 kohdassa tai muualla ei ole asiaa koskevaa rajoitusta, joka estäisi häntä tekemästä niin, jos 5 artiklan 1 kohdan tulkitaan antavan hänelle periaatteellisen oikeuden estää tavaramerkkinsä käytön. Siksi 5 artiklan 1 kohta pitäisi tulkita niin, että se antaa ainoastaan oikeuden estää käyttö, joka ilmaisee tai jonka on tarkoitus ilmaista tuotteen alkuperä, ja 6 artiklan 1 kohta niin, että se selventää tämän luontaisen rajoituksen tiettyjä seurauksia.

Asian tarkastelu

30.

    Yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä ei ole esittää näkemystä sellaisen asian tosiseikoista, josta sille on esitetty ennakkoratkaisupyyntö, etenkin, kun kansallisen tuomioistuimen toteamat tosiseikat ovat ristiriidassa oikeudenkäynnin kummankin osapuolen esittämien näkemysten kanssa. Varsinkin tällaisissa olosuhteissa on parempi rajoittaa asian tarkastelu kansallisen tuomioistuimen kysymyksessään asettamiin puitteisiin.

31.

    Tosiasiallisessa tilanteessa, johon kysymys viittaa, on kolme piirrettä:

-    A käyttää merkkiä, jonka suhteen B nauttii tavaramerkkisuojaa, tarjotessaan omia tavaroitaan myytäväksi. Kuitenkin

-    A tekee selväksi, että hän on valmistanut nuo tavarat, eikä ole epäilystä, että merkin käsitettäisiin osoittavan niiden alkuperää, ja

-    A käyttää merkkiä ainoastaan osoittamaan tavaroidensa ominaisuuksia.

32.

    Kansallinen tuomioistuin haluaa tietää, missä määrin B:llä on oikeus kieltää tällaisissa olosuhteissa tavaramerkkinsä käyttäminen tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan nojalla.

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohta

33.

    Tämän säännöksen ensimmäisessä virkkeessä sanotaan, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Kohdan loppuosa, johon kansallisen tuomioistuimen kysymys selvästi viittaa, on sanamuodoltaan pohjimmiltaan kieltävä siinä mielessä, että siinä eritellään, mitä tavaramerkin haltija voi estää muita tekemästä. Näitä kieltäviä oikeuksia pitäisi mielestäni kuitenkin tarkastella tavaramerkin omistukseen luontaisesti liittyvien myöntävien oikeuksien valossa, sillä ne ovat erottamaton osa tavaramerkin omistusta.

34.

    Elinkeinonharjoittaja rekisteröi tai hankkii tavaramerkin pääasiallisesti käyttääkseen sitä itse (vaikka yksinoikeus käyttöön on tietysti väistämätön luonnollinen seuraus), ei estääkseen muita käyttämästä sitä. Haltijan oma käyttö on todellakin omistuksen keskeinen ja olennainen tekijä, kuten tavaramerkkidirektiivin 10-12 artiklassa todetaan, ja kyseisten artiklojen nojalla käyttämättä jättäminen voi johtaa oikeuksien raukeamiseen tai menettämiseen.

35.

    Tavaramerkin käyttäminen merkitsee, että tavarat tai palvelut tunnistetaan tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi. Vaikka tämä saattaa olla niin itsestään selvää, ettei sitä ehkä nimenomaisesti ole mainittu tavaramerkkilainsäädännössä, tavaramerkit ovat tätä tarkoitusta varten - ja tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan kymmenennessä kappaleessa(9) todellakin todetaan, että tavaramerkin antaman suojan avulla taataan, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. Sama ajatus sisältyy 2 artiklassa olevaan(10) määritelmään, jossa sanotaan, että tavaramerkin muodostaakseen, merkeillä ”on voitava erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on johdonmukaisesti esittänyt sekä ennen tavaramerkkidirektiivin antamista että sen jälkeen, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi olla varma tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperästä ja erottaa tuotteen toisista tuotteista, joilla on toinen alkuperä.(11)

36.

    Se, että tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin, merkitsee sitä, että haltija voi estää toisia käyttämästä merkkiä tavaroidensa tai palveluidensa erottamiseen, sillä tällainen käyttö kumoaisi tavaramerkin keskeisen tehtävän.

37.

    Silloin kun kilpailija käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, muuhun tarkoitukseen kuin sen keskeiseen tehtävään, on paljon vaikeampaa ymmärtää, miksi haltijalla pitäisi olla oikeus estää sen käyttö. Kuten yhteisöjen tuomioistuimelle annetuissa huomautuksissa on esitetty, sekä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 5 kohdan sanamuoto että asiassa BMW(12) annettu tuomio tukevat käsitystä, jonka mukaan käyttö, joka voidaan estää 5 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla, on rajoitettu käyttöön, jonka tarkoituksena on erottaa tavaroita tai palveluja. Ehkä on vielä kuvaavampaa, että komissio kiinnitti suullisessa käsittelyssä huomiota tilanteisiin, joissa olisi selvästi epäoikeudenmukaista antaa tavaramerkin haltijan estää toisia käyttämästä merkkiä, olkoonkin, että tavaramerkkidirektiivissä ei ole säännöstä, joka estäisi haltijaa tekemästä niin, jos hänen oikeutensa ymmärretään ulottuvan kaikenlaiseen käyttöön, mukaan lukien käyttö, jonka tarkoituksena ei voi olla eikä ole toimitusten alkuperän osoittaminen.

38.

    Korostettakoon taas tältä osin, että kansallinen tuomioistuin olettaa kysymyksessään, että ”vastaaja ilmoittaa valmistaneensa tavaran itse” ja ”ettei ole mitenkään mahdollista tulkita tavaramerkin käyttöä viittaukseksi yritykseen, josta tavara on peräisin”. Lisäksi, vaikka tämä seikka ei ole tyhjentävä, sillä säännös ei ole tyhjentävä, asian yhteydessä ei ilmeisesti esiintynyt mitään tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdassa lueteltua käyttöä. Kansallinen tuomioistuin pitää tosiseikkoina pääasian oikeudenkäynnissä sitä, että sanayhdistelmiä Spirit Sun ja Context Cut käytettiin yksinomaan suullisessa keskustelussa kahden sellaisen elinkeinonharjoittajan välillä, jotka molemmat olivat täysin tietoisia siitä, että näiden käsitteiden ei ollut tarkoitus ilmaista myyntiin tarjottavien tavaroiden alkuperää ja että käsitteitä ei milloinkaan liitetty kirjallisessa muodossa näihin tavaroihin, jolloin ei ole mahdollisuutta siihen, että myöhempi ostaja tulisi johdetuksi harhaan.

39.

    Tämänkaltainen käyttö on mielestäni yksinkertaisesti aivan liian kaukana tavaramerkin keskeisestä tehtävästä, jotta tavaramerkin haltijalla olisi sen nojalla oikeus estää käyttö tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan nojalla.

40.

    Lisäksi on huomautettava, että tällaista käyttöä ei milloinkaan voitaisi estää 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla - toisin sanoen silloin, kun merkki ja tavaramerkki ja/tai kyseiset tavarat tai palvelut ovat ainoastaan samankaltaisia eivätkä samoja - koska tätä alakohtaa sovelletaan vain, kun on olemassa sekaannusvaara, minkä kansallinen tuomioistuin on selvästi sulkenut pois. Jos näin ollen Spirit Sun on rekisteröity vain timanttien osalta ja jos Hölterhoff viittasi tähän merkkiin vain muiden, pelkästään samankaltaisten jalokivilajien yhteydessä, direktiivin säännöksistä seuraa, että tavaramerkin haltija ei voi estää kansallisen tuomioistuimen kuvaamaa käyttöä.

41.

    Mielestäni ei myöskään ole merkityksellistä, että 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa (joka saattaisi olla merkityksellinen, jos Hölterhoff olisi viitannut jompaankumpaan tavaramerkkiin kuvatakseen jalokivilajia, jota varten se on rekisteröity) ei ole viittausta sekaannusvaaraan. Päinvastoin sen puuttuminen vastaa näkemystä, jonka mukaan kohta koskee ainoastaan käyttöä, jonka tarkoituksena on alkuperän osoittaminen. Kun tavaroiden alkuperän osoittamiseksi käytetty merkki on sama kuin rekisteröity tavaramerkki ja tavarat ovat samoja kuin ne, joita varten merkki on rekisteröity, alkuperään liittyvä sekaannus ei määritelmän mukaan ole ainoastaan todennäköinen vaan käytännöllisesti katsoen väistämätön. Kun kyseessä on kuitenkin ainoastaan samankaltaisuus, sekaannusvaaraa ei ehkä aina ole - kaikki asianhaarat on otettava huomioon - ja siksi tämä edellytys oli tarpeen sisällyttää 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

42.

    Kun merkin käyttö ei toisaalta osoita alkuperää, määritelmän mukaan ei voi syntyä sekaannusta kahden tavararyhmän alkuperästä riippumatta siitä, ovatko ne samoja vai ainoastaan samankaltaisia ja myös siitä, onko merkki sama vai ainoastaan samankaltainen kuin suojattu merkki. Säännöksestä tulisi mielestäni tarpeettoman epäjohdonmukainen, jos oikeus estää käyttö muuhun tarkoitukseen kuin alkuperän osoittamiseen riippuisi sekaantumisvaarasta joissakin tapauksissa ja joissakin toisissa taas ei.

43.

    Ennen kuin päätän 5 artiklaa koskevan tarkastelun, on kuitenkin joitakin vähemmän tärkeitä seikkoja, joihin on syytä ottaa lyhyesti kantaa.

44.

    Freiesleben on ensinnäkin esittänyt, että hänellä pitäisi olla oikeus estää kiistanalainen käyttö sen Saksan lainsäädännön nojalla, jolla direktiivin 5 artiklan 2 kohta on pantu täytäntöön. Muut osapuolet eivät ole esittäneet huomautuksia tästä seikasta, jonka osalta kansallinen tuomioistuin ei missään tapauksessa ole pyytänyt ohjeita. Näissä olosuhteissa ja koska asiassa C-292/00, Davidoff - Bundesgerichtshofin ennakkoratkaisupyyntö, jonka suullista käsittelyä ei vielä ole pidetty - on esitetty kysymys, sovelletaanko 5 artiklan 2 kohtaa (sen tarkan sanamuodon mukaisesti) ainoastaan silloin, kun kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jätän ilmaisematta kantani tähän nyt esillä olevassa asiassa.

45.

    Ranskan hallitus on toiseksi ilmaissut huolensa siitä, että jos tavaramerkin haltija ei voisi kieltää tavaramerkin käyttämistä kansallisen tuomioistuimen esittämässä kysymyksessä tarkoitetuissa olosuhteissa, hänen saattaisi olla mahdotonta estää tavaramerkkinsä menettäminen tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla, jos tämäntyyppisen toistuvan käyttämisen vuoksi siitä olisi tulossa elinkeinotoiminnassa kyseisistä tavaroista tai palveluista yleisesti käytetty nimitys. Tavaramerkin menettäminen on kuitenkin mahdollista ainoastaan silloin, kun käyttö yleisesti käytettynä nimityksenä on seuraus haltijan ”toiminnasta tai toimimatta jättämisestä”. Mielestäni ”toimimatta jättämisen” ei tässä asiayhteydessä voida katsoa tarkoittavan sitä, ettei ole pystytty kieltämään käyttöä, jota ei voisi laillisesti kieltää.

46.

    Lopuksi painottaisin sitä, että tässä esitetyssä näkemyksessä ei oteta kantaa muissa olosuhteissa annettavaan ratkaisuun. Perustelua saatettaisiin soveltaa eri tavalla, jos esimerkiksi merkki olisi pysyvämmässä muodossa tai jollakin tavalla kiinnitetty tavaroihin. Siinä tapauksessa sen seikan tekeminen selväksi kaupankäynnin yhdessä ainoassa vaiheessa, ettei merkki millään tavalla osoita alkuperää, ei ehkä riittäisi estämään tällaista käyttöä myöhemmässä vaiheessa. Yhteisöjen tuomioistuimen on kuitenkin todennäköisesti tarkasteltava tällaisia olosuhteita Englannin ja Walesin High Court of Justicen asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, tekemässä ennakkoratkaisupyynnössä, enkä pidä tarkoituksenmukaisena ilmaista kantaani myöskään tästä seikasta.

Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohta

47.

    Jos yhteisöjen tuomioistuin on samaa mieltä kanssani siitä, että merkin käyttäminen kansallisen tuomioistuimen kuvailemalla tavalla ei missään tapauksessa ole sellaista käyttämistä, joka tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää 5 artiklan 1 kohdan nojalla, sen ei tarvitse tutkia 6 artiklan 1 kohdan kannalta sen seikan asiaankuuluvuutta, että käyttö oli rajoitettu ilmaisemaan myyntiin tarjottujen tavaroiden ominaisuuksia.

48.

    Jos se kuitenkin päättäisi, että kyseinen käyttö voidaan periaatteessa estää 5 artiklan 1 kohdan nojalla, asian tätä puolta on tarkasteltava.

Rajoitukset, jotka koskevat oikeutta kieltää käyttö

49.

    Oletan näin ollen, että 5 artiklan 1 kohta on sovellettavissa. Tällöin tavaramerkin haltijalla olisi oikeus estää käyttö, elleivät hänen oikeutensa sammu tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan nojalla tai ellei niitä rajoiteta 6 artiklan nojalla. Nyt esillä olevassa asiassa kysymys sammumisesta ei kuitenkaan ole olennainen kansallisen tuomioistuimen esittämän kysymyksen kannalta, ja kysymys rajoituksesta koskee ainoastaan 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa eli tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia osoittavia merkintöjä.

50.

    Voisi ajatella, että tämä säännös on tarkoitettu pääasiassa koskemaan sellaista erilaista tilannetta, jossa tavaramerkin haltija pyrkii estämään kilpailijoita käyttämästä sellaista kuvailevaa ilmausta tai ilmauksia, jotka muodostavat osan hänen tavaramerkistään, tavaroidensa ominaisuuksien kuvaamiseen.(13) Säännöksen sanamuoto ei kuitenkaan ole millään tavalla ominainen tällaiselle tilanteelle, ja sen tavanomainen tulkinta kattaa myös nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevan käytön, jossa kilpailija käyttää tavaramerkkiä, johon ei suoraan sisälly kuvailevaa osatekijää, osoittamaan kilpailijan tavaroille ja haltijan tavaramerkillä myytäville tavaroille yhteisiä ominaisuuksia, kun ominaisuudet liitetään yleisesti tavaramerkkiin.

51.

    Tällaiset olosuhteet ovat, kuten Yhdistynyt kuningaskunta huomauttaa, yleisiä elinkeinotoiminnassa. Elinkeinonharjoittaja A markkinoi tuotetta tavaramerkillään, joka yleisön keskuudessa liitetään tämän tuotteen ominaisuuksiin. Toiset elinkeinonharjoittajat kehittävät samankaltaisia tuotteita, ja heidän on voitava markkinoida niitä vapaasti, edellyttäen etteivät he loukkaa A:n teollis- ja tekijänoikeuksia. Näin on yleensä niin kauan, kun he pystyvät tuottamaan vastaavia ominaisuuksia loukkaamatta mitään A:n mahdollista patenttia ja niin kauan, kun he eivät yritä markkinoida tavaroitaan A:n tavaramerkillä tai tavalla, jossa voi syntyä sekaannusta heidän ja A:n tavaroiden välillä. Se, että pelkästään osoitetaan heidän tavaroidensa ja A:n tavaroiden väliset samankaltaisuudet, ei merkitse sekaannuksen syntymistä etenkään, jos painotetaan, että heidän tavaransa eivät ole peräisin A:lta.

52.

    Näin ollen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ei mielestäni tue Ranskan hallituksen kantaa, jonka mukaan tällaisen käytön on oltava välttämätöntä ominaisuuksien kuvaamiseen kuuluakseen tämän säännöksen soveltamisalaan. Sitä vastoin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarpeellisuutta koskevan edellytyksen olemassaolosta voisi päätellä, että tällaisen edellytyksen puuttuminen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdasta on merkityksellistä. Joka tapauksessa Ranskan hallituksen suullisessa käsittelyssä tekemä ehdotus, jonka mukaan Hölterhoff olisi voinut kuvailla hiontoja käyttämättä Freieslebenin tavaramerkkejä, tuntuu melko vaativalta. Nämä hionnat ovat monimutkaisia ja Freieslebenin laatimat patenttihakemukset osoittavat, miten hankalaa on kuvailla niitä tavallisella kielellä. Ei tunnu järkevältä määrätä pelisääntöjä myyntipuheille silloin, kun yksinkertaisempikin viestintämuoto on tarjolla - edellyttäen kuitenkin, ettei tavaramerkkien käyttäminen voi aiheuttaa eikä aiheuta sekaannusta myyntiin tarjottujen tavaroiden alkuperän ja niiden tavaroiden alkuperän välillä, joiden olennaisia ominaisuuksia käytetään esimerkkeinä.

53.

    Mielestäni on edelleen olennaista, että kiisteltyjä nimityksiä käytettiin suullisesti ja ainoastaan myyntineuvotteluissa kahden ammattilaisen välillä, joista molemmat olivat täysin tietoisia siitä, ettei mainittujen tavaramerkkien väitetty osoittavan millään tavalla myyntiin tarjottujen tavaroiden alkuperää. Se, minkä vaikutuksen Hölterhoffin käyttämät ilmaukset olisivat tehneet granaatteja ostavaan yleisöön yleensä, ei siksi kuulu asiaan. Jos hän kuitenkin olisi laskuttanut granaateistaan nimellä Spirit Sun tai olisi jollakin muulla tavoin liittänyt nimen niihin kirjallisesti niin, että myöhempi ostaja olisi voitu saada uskomaan, että tavaramerkki kattaa ne, tai jos Haverkampia itseään olisi johdettu harhaan, tilanne olisi ollut toinen. Tällaisissa olosuhteissa Hölterhoffin olisi vaikeaa todistaa, että hän ainoastaan osoitti tavaroidensa ominaisuuksia viittaamalla tavaramerkillä suojattuihin tavaroihin.

54.

    Vaikka 5 artiklan 1 kohtaa päätettäisiin soveltaa, esitettyjen tosiseikkojen perusteella Hölterhoffilla olisi näin ollen mielestäni periaatteessa ollut 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla oikeus käyttää nimityksiä Spirit Sun ja Context Cut kuvatakseen omien jalokiviensä hiontaa, joka on yksi niiden ominaisuuksista.

Edellytys rajoituksille, jotka koskevat oikeutta kieltää käyttö

55.

    Direktiivin 6 artiklan 1 kohtaan sisältyy kuitenkin tärkeä edellytys. Tavaramerkin haltija voi kieltää tällaisen käytön ainoastaan, jos se on hyvän liiketavan vastaista.

56.

    Mielestäni tämä edellytys vastaa suureksi osaksi Freieslebenin huoleen siitä, että räikeintä kopiointia saattaisi muuten olla mahdotonta estää. Hyvään liiketapaan ei kuulu toisten mallien ja tavaramerkkien ryövääminen.(14) Tämä edellytys vastaa ehkä myös Ranskan hallituksen huoleen siitä, että tavaramerkkien käyttö kuvailemiseen pitäisi sallia ainoastaan silloin, kun tällainen käyttö on tarpeen olennaisten ominaisuuksien osoittamiseksi. En näe mitään perustetta näin ehdottomalle säännölle, mutta tapaukset, joissa elinkeinonharjoittaja päättää käyttää hyväkseen kilpailijan tavaramerkkiä tutun yleiskäsitteen sijaan, saattavat hyvinkin sisältää piirteitä, jotka eivät ole hyvän liiketavan mukaisia.

57.

    Tavaramerkkidirektiivissä ei tietenkään mainita ”hyvän liiketavan” tarkkaa määritelmää. Jo luonteensa vuoksi tällaiselle käsitteelle on sallittava tietty joustavuus. Sen yksityiskohtainen muoto voi vaihdella aika ajoin ja olosuhteiden mukaisesti, ja sitä määrittävät osittain erilaiset oikeussäännöt, jotka nekin voivat muuttua, sekä muuttuvat käsitykset siitä, mikä on hyväksyttävää. On kuitenkin olemassa laajalti hyväksytty yleiskäsite sille, mikä on elinkeinotoiminnassa rehellinen menettelytapa, ja tätä käsitettä tuomioistuimet voivat soveltaa ilman suuria vaikeuksia ja ilman vaaraa, että tulkinnat poikkeavat toisistaan merkittävästi.

58.

     Asiassa BMW antamassaan tuomiossa(15) yhteisöjen tuomioistuin totesi käsitteen ilmaisevan velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden ja tavoitetta pyrkiä ”yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään”.

59.

    Suuntaa antaa myös teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen 10 a artikla,(16) johon viitataan tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 12. perustelukappaleessa, koska näyttää siltä, että sanonta ”hyvä liiketapa” on peräisin juuri tästä artiklasta. Siinä määritellään vilpillinen kilpailu tällaisen liiketavan vastaiseksi. Sopimuksen 10 a artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Erityisesti on kiellettävä:

1.    kaikki teot, jotka ovat omiaan millaisin keinoin tahansa aiheuttamaan sekaannusta kilpailijan liikelaitoksen, tavaroiden tahi elinkeinollisen tai kaupallisen toiminnan kanssa;

2.    väärät väitteet liiketoiminnassa, jotka vaarantavat luottamusta kilpailijan liikelaitokseen, tavaroihin tai elinkeinolliseen tai kaupalliseen toimintaan;

3.    osoitukset tai väitteet, joiden käyttäminen liiketoiminnassa todennäköisesti johtaa yleisöä harhaan tavaroiden laadun, valmistusmenetelmän, ominaisuuksien, tarkoitukseen sopivuuden tai määrän suhteen.”

60.

    On tietenkin kansallisen tuomioistuimen asia ratkaista, täyttyikö tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan edellytys. Tehdäkseen näin sen pitäisi ehkä todeta tosiseikat kattavammin kuin ennakkoratkaisupyynnössä on tehty. Kuitenkin kaksi näkökohtaa, joihin siinä on viitattu, saattavat olla merkityksellisiä.

61.

    Jos Hölterhoff ensinnäkin loukkasi Freieslebenin patentteja valmistaessaan myyntiin tarjoamansa jalokivet,(17) niin mielestäni sen, että Hölterhoff käytti Freieslebenin tavaramerkkejä tässä asiayhteydessä, ei voida katsoa ”noudattavan hyvää liiketapaa”. Toiseksi: jos Hölterhoff todellakin väitti, että Spirit Sun -hiontaa oli käytetty ikimuistoisista ajoista ja että Freieslebenillä ei ollut siihen yksinoikeutta, ja jos nämä lausumat eivät pidä paikkaansa, niin olen jälleen sitä mieltä, että hänen ei voida sanoa toimineen hyvää liiketapaa noudattaen. Hän ei voisi kummassakaan tapauksessa turvautua tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

Tavaramerkkidirektiiviä koskeva johtopäätös

62.

    Teen tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta näin ollen sen johtopäätöksen, että 5 artiklan 1 kohta ei oikeuta tavaramerkin haltijaa kieltämään kolmansia osapuolia viittaamasta suullisesti hänen tavaramerkkiinsä tarjotessaan tavaroitaan myyntiin, jos nämä osapuolet tekevät selväksi, ettei tavaramerkin haltija ole valmistanut kyseisiä tavaroita ja jos ei ole vaaraa, että merkin ymmärrettäisiin elinkeinotoiminnassa joko silloin tai myöhemmin osoittavan myyntiin tarjottujen tavaroiden alkuperää.

63.

    Kuitenkin olosuhteissa, joissa 5 artiklan 1 kohta antaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää käyttäminen, tätä oikeutta ei voida käyttää, jos käytön tarkoituksena on kyseisten tavaroiden ominaisuuksien osoittaminen, paitsi jos käyttö ei noudata hyvää liiketapaa.

Vertaileva mainonta

64.

    Tätä johtopäätöstä voidaan ehkä tukea melko erilaisella lähestymistavalla.

65.

    Tilanteella, josta Freiesleben valittaa pääasian oikeudenkäynnissä, on paljon yhteistä vertailevan mainonnan kanssa, vaikkakaan ei sellaista, joka tavallisesti tulee mieleen. Vertailevaa mainontaa säännellään yhteisön tasolla direktiivillä 84/450/ETY,(18) sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55/EY(19) (viittaan muutettuun direktiiviin jäljempänä nimellä mainontadirektiivi), jonka johdanto-osassa viitataan tavaramerkkidirektiiviin.

66.

    Ennen mainontadirektiivin säännösten tarkastelua haluaisin kuitenkin painottaa ensinnäkin, että en ehdota, että tavaramerkkidirektiiviä pitäisi tulkita viittaamalla mainontadirektiiviin, ja toiseksi, että jälkimmäisen asiaankuuluvat säännökset eivät olleet voimassa silloin, kun pääasian oikeudenkäynnissä moitittu käyttö tapahtui.

67.

    Mainontadirektiivin 2 artiklan 1 kohdan mukaan mainonnalla tarkoitetaan ”missä tahansa muodossa olevaa tietoa tai esitystä, joka annetaan kaupan, liiketoiminnan, käsityön tai ammatin harjoittamisen yhteydessä tavaroiden tai palvelujen - - menekin edistämiseksi”. Direktiivin 2 artiklan 2 a kohdan mukaan vertailevaa mainontaa on ”kaikki mainonta, josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut”.

68.

    Nämä määritelmät näyttäisivät kattavan kansallisen tuomioistuimen toteamat tosiseikat nyt esillä olevassa asiassa, sillä Hölterhoff yksilöi Freieslebenin tarjoamat tavarat liiketoimintansa yhteydessä omien tavaroidensa menekin edistämiseksi.

69.

    Direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan mukaan tällainen mainonta on vertailun osalta sallittua, jos

”a)    se ei ole - - harhaanjohtavaa;

b)    siinä verrataan samoja tarpeita tyydyttäviä tai samaan tarkoitukseen aiottuja tavaroita tai palveluja;

c)    siinä vertaillaan puolueettomasti näiden tavaroiden tai palvelujen yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, todennettavissa olevaa ja edustavaa piirrettä, joihin voi kuulua myös hinta;

d)    se ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten tai muiden erottavien tunnusten taikka tavaroiden ja palvelujen välillä;

e)    siinä ei vähätellä tai panetella kilpailijan tavaramerkkiä, kauppanimeä, muuta erottavaa tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa tai olosuhteita;

f)    alkuperänimityksellä varustettujen tuotteiden osalta vertailu kohdistuu kussakin tapauksessa tuotteisiin, joiden nimitys on sama;

g)    siinä ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkuperänimitystä;

h)    siinä ei esitetä tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimitys”.

70.

    Direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäsenvaltiot eivät saa antaa vertailun osalta laajempaa suojaa vertailevaa mainontaa vastaan.

71.

    Nämä mainontadirektiivin muutokset julkaistiin 6.10.1997 ja ne oli määrä panna täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 23.4.2000 mennessä. Ne eivät näin ollen olleet voimassa nyt esillä olevan asian kannalta merkityksellisenä aikana.

72.

    Jos ne olisivat olleet tuolloin voimassa, kansallisen tuomioistuimen olisi ehkä täytynyt tutkia, olivatko Hölterhoffin esitykset 3 a artiklan 1 kohdan edellytysten mukaisia. Tässä yhteydessä sen olisi ehkä täytynyt todeta tätä varten tosiseikat yksityiskohtaisemmin, mutta todetut tosiseikat, siten kuin ne on esitetty yhteisöjen tuomioistuimelle, eivät tunnu rikkovan mainontadirektiivin 3 a artiklaa sen enempää tai vähempää kuin tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan edellytystäkään. Mahdollisen patenttiloukkauksen tai sen seikan totuutta vastaamattoman kieltämisen, että Freieslebenillä on yksinoikeus tavaramerkkeihin, voitaisiin hyvinkin katsoa saattavan nämä merkit huonoon valoon tai vähättelevän niitä, käyttävän epäoikeutetusti hyväksi niiden mainetta tai esittävän tavaroita jäljitelminä tai toisintoina, eivätkä nämä toimintatavat myöskään noudattaisi käsitettä ”hyvä liiketapa”.

73.

    Huolimatta siitä, että nämä säännöt eivät olleet voimassa nyt esillä olevan asian kannalta merkityksellisenä aikana, niiden antaminen myöhemmin on täysin yhtäpitävä sen tulkinnan kanssa, jota olen ehdottanut tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdalle ja/tai 6 artiklan 1 kohdalle, ja näyttää myös tukevan tätä tulkintaa.

74.

    Muuttaessaan mainontadirektiiviä niin, että se kattaa vertailevan mainonnan, yhteisön lainsäätäjä oli selvästi sitä mieltä, että tavaramerkkidirektiivi ei millään tavalla estä tällaista mainontaa.

75.

    Direktiivin 97/55/EY johdanto-osan olennaiset perustelukappaleet ovat kappaleet 13-15:

” - - [tavaramerkkidirektiivin] 5 artiklassa annetaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle yksinoikeudet, joihin kuuluu oikeus estää kaikkia muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta, joka on sama tai samankaltainen kuin samoja tavaroita tai palveluja tai tarvittaessa jopa muita tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki;

- - vertailevan mainonnan tehostamiseksi voi kuitenkin olla välttämätöntä yksilöidä kilpailijan tavarat tai palvelut viittaamalla viimeksi mainitun hallussa olevaan tavaramerkkiin tai kauppanimitykseen;

- - toisen tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten käyttö edellä mainitulla tavalla ei riko yksinoikeutta, jos siinä noudatetaan tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä, koska aiottuna tavoitteena on ainoastaan erottaa tavarat tai palvelut toisistaan ja siten puolueettomasti korostaa eroja.”

76.

    Voidaan lisäksi todeta, että yhteisissä lausunnoissaan, jotka on merkitty pöytäkirjaan neuvoston 20.12.1993 pidetyssä kokouksessa, jossa yhteisön tavaramerkkiasetus hyväksyttiin, neuvosto ja komissio olivat sitä mieltä, että viittaus mainontaan 9 artiklan 2 kohdan d alakohdassa (tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohta on pohjimmiltaan sama kuin tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohta) ei kattanut yhteisön tavaramerkin käyttöä vertailevassa mainonnassa. Näin ollen tavaramerkin haltija ei niiden mielestä voi kieltää kilpailijaa käyttämästä tavaramerkkiä vertailevassa mainonnassa.

77.

    Koska direktiivillä 97/55/EY ei näin ollen muutettu tavaramerkkidirektiiviä, jälkimmäisen on täytynyt sallia tällainen vertaileva mainonta nyt esillä olevan asian kannalta merkityksellisenä aikana, elleivät nämä kaksi direktiiviä ole ristiriidassa keskenään, ja mielestäni ei ole syytä ajatella näin olevan.

Ratkaisuehdotus

78.

    Ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Oberlandesgericht Düsseldorfin esittämään kysymykseen seuraavasti:

1)    Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohta ei oikeuta tavaramerkin haltijaa estämään kolmansia osapuolia viittaamasta suullisesti hänen tavaramerkkiinsä tarjotessaan tavaroitaan myyntiin, jos nämä osapuolet tekevät selväksi, että tavaramerkin haltija ei valmistanut näitä tavaroita ja jos on poissuljettua, että merkin ymmärrettäisiin elinkeinotoiminnassa joko silloin tai myöhemmin osoittavan myyntiin tarjottujen tavaroiden alkuperää.

2)    Kuitenkin muissakin olosuhteissa, joissa 5 artiklan 1 kohta oikeuttaa tavaramerkin haltijan estämään tavaramerkin käytön, 6 artiklan 1 kohta estää tämän oikeuden käyttämisen, jos tavaramerkin käytön tarkoituksena on osoittaa kyseisten tavaroiden ominaisuuksia, ellei tämä käyttö ole hyvän liiketavan vastaista.

1: -     Alkuperäinen kieli: englanti.

2: -     Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

3: -     Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

4: -     Sana ”rhodoliitti” tarkoittaa granaatteja, joiden väri vaihtelee punaisesta purppuraan.

5: -     Mainittakoon, että missään tapauksessa tällainen käyttö ei ole tavallista ”elinkeinotoiminnassa” eikä sitä näin ollen voida estää 5 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla.

6: -     Asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 38 kohta).

7: -     Edellä alaviitteessä mainittu asia BMW, tuomion 52 kohta, ja asia C-10/89, CNL-SUCAL v. HAG (jäljempänä HAG II), tuomio 17.10.1990 (Kok 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 14 kohta).

8: -     Tämä esimerkki ja komission mielen muutos johtuvat ilmeisesti huomautuksista, jotka esitettiin yhteisöjen tuomioistuimelle asiassa C-299/99, Philips Electronics, jonka kuulemistilaisuus pidettiin 29.11.2000 sen jälkeen, kun nyt esillä olevassa asiassa oli esitetty kirjalliset huomautukset. Kyseinen asia on edelleen vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa.

9: -     Sekä tavaramerkkiasetuksen johdanto-osan seitsemäs perustelukappale.

10: -     Sekä tavaramerkkiasetuksen 4 artikla.

11: -     Ks. esim. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta); edellä alaviitteessä 7 mainittu asia HAG II, tuomion 14 kohta; yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb, tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3457, 47 kohta); asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6227, 24 kohta) ja uusimpana asia C-379/97, Upjohn, tuomio 12.10.1999 (Kok. 1999, s. I-6927, 16 kohta).

12: -     Tuomion 38 kohta.

13: -     Ks. esimerkiksi yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, erityisesti 28 kohta).

14: -     Ks. myös mainontadirektiivin 3 a artiklan 1 kohdan h alakohta, johon viitataan jäljempänä 69 kohdassa.

15: -     Tuomion 61 ja 62 kohta.

16: -     Tehty 20.3.1883, tarkistettu Brysselissä 14.12.1900, Washingtonissa 2.6.1911, Haagissa 6.11.1925, Lontoossa 2.6.1934, Lissabonissa 31.10.1958 ja Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarja N:o 11851, osa 28, s. 305-388).

17: -     Kysymys patentin loukkaamisesta ei ilmeisesti ole esillä kansallisessa oikeudenkäynnissä, josta tehtiin ennakkoratkaisupyyntö, ja voitaisiin pitää epätodennäköisenä, että Freiesleben panisi vireille tavaramerkkejä koskevan oikeudenkäynnin, jos hän olisi pystynyt osoittamaan tällaisen loukkauksen. Lisäksi on osoitettu, että hiottujen pintojen määrä Haverkampille myydyissä jalokivissä oli suurempi kuin Freieslebenin omistamassa patentissa mainittu määrä. Mikään näistä tosiasioista ei kuitenkaan tee mahdollista patentin loukkausta täysin mahdottomaksi.

18: -     Harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 10 päivänä syyskuuta 1984 annettu neuvoston direktiivi 84/450/ETY (EYVL 1984, L 250, s. 17).

19: -     Harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin 84/450/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta 6 päivänä lokakuuta 1997 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/55/EY (EYVL 1997, L 290, s. 18).