CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PAOLO MENGOZZI

presentadas el 10 de febrero de 2009 ¹(1)

Asunto C‑487/07

L’Oréal SA

Lancôme parfums et beauté & Cie

Laboratoires Garnier & Cie

contra

Bellure NV

Malaika Investments Ltd

Starion International Ltd

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales)]

«Aproximación de legislaciones – Marcas – Directiva 89/104/CEE – Artículo 5, apartado 1, letra a) – Uso de una marca ajena para productos idénticos en publicidad comparativa – Artículo 5, apartado 2 – Ventaja indebida obtenida del renombre de la marca – Publicidad comparativa – Directivas 84/450/CEE y 97/55/CEE – Artículo 3 bis, apartado 1 – Requisitos de licitud de la comparación publicitaria – Ventaja indebida obtenida del renombre de la marca del competidor – Imitación o réplica de bienes protegidos por una marca del competidor»

1.        Mediante la presente petición de decisión prejudicial, la Court of Appeal (England & Wales) plantea al Tribunal de Justicia cuestiones relativas a la interpretación del artículo 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, (2) y del artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, (3) en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997. (4)

I.      Marco normativo

2.        El artículo 5 de la Directiva 89/104, (5) titulado «Derechos conferidos por la marca», dispone:

«1.   La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)       de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b)       de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2.     Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o; del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.

3.     Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:

a)      poner el signo en los productos o en su presentación;

b)      ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c)      importar productos o exportarlos con el signo;

d)      utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.

[...]».

3.        El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, titulado «Limitación de los efectos de la marca» establece que «el derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a)      de su nombre y de su dirección;

b)      de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c)      de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios,

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

4.        La Directiva 97/55 introdujo en la Directiva 84/450, que inicialmente sólo se refería a la publicidad engañosa, diversas disposiciones en materia de publicidad comparativa.

5.        El artículo 2, apartado 2 bis, de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55 (en lo sucesivo, «Directiva 84/450»), (6) define la «publicidad comparativa», a efectos de dicha Directiva, como «toda publicidad que aluda explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por un competidor».

6.        El artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 prevé:

«La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando se cumplan las siguientes condiciones:

[...]

d)      que no dé lugar a confusión en el mercado entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor;

e)      que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor;

[...]

g)      que no saque indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor o de las denominaciones de origen de productos competidores;

h)      que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos.»

II.    Litigio nacional y cuestiones prejudiciales

7.        L’Oréal SA, Lancôme Parfums et Beauté & Cie y Laboratoires Garnier & Cie (en lo sucesivo, conjuntamente, «L’Oréal») son sociedades del grupo L’Oréal, que se dedica, entre otras cosas, a la producción y comercialización de perfumes de lujo.

8.        L’Oréal es titular, en particular, de las siguientes marcas nacionales (británicas), internacionales o comunitarias, registradas para perfumes y otras fragancias:

–        las marcas «Trésor»:

–        la marca nacional denominativa Tresor (sin tilde, en lo sucesivo, «Trésor»);

–        la marca nacional denominativa y figurativa, constituida por la representación de un frasco de perfume, visto de frente y de perfil, en el que figura en particular el término Trésor (en lo sucesivo, «marca de frasco Trésor»);

–        la marca nacional denominativa y figurativa, constituida por la representación en color de un envase de perfume, visto de frente, en el que figura el término Trésor (en lo sucesivo, «marca de envase Trésor»);

–        las marcas «Miracle»:

–        la marca comunitaria denominativa Miracle (en lo sucesivo, «marca denominativa Miracle»);

–        la marca comunitaria denominativa y figurativa, constituida por la representación de un frasco de perfume, visto de frente, en el que figura en particular el término Miracle (en lo sucesivo, «marca de frasco Miracle»);

–        la marca internacional denominativa y figurativa, constituida por la representación en color de un envase de perfume, visto de frente, en el que figura en particular el término Miracle (en lo sucesivo, «marca de envase Miracle»);

–        la marca nacional denominativa Anaïs-Anaïs;

–        las marcas «Noa»:

–        la marca nacional denominativa Noa Noa;

–        las marcas denominativas y figurativas, nacional y comunitaria, constituidas ambas por el término Noa en forma estilizada.

9.        Bellure NV, sociedad belga, emprendió, en 1996 y 2001 respectivamente, la comercialización en los mercados europeos de perfumes de las gamas Creation Lamis y Dorall, producidos, en un tercer país, por cuenta propia y con el diseño seleccionado por esa empresa. Starion International Ltd (en lo sucesivo, «Starion») adquirió tales perfumes a Bellure para distribuirlos a mayoristas o tiendas de descuento del Reino Unido. Starion distribuía también en ese Estado miembro perfumes de la gama Stitch. Malaika Investments Ltd, bajo la denominación comercial Honeypot Cosmetics & Perfumery Sales (en lo sucesivo, «Malaika»), vendía al por mayor en el Reino Unido los perfumes de la gama Creation Lamis, que le suministraba Starion. Los perfumes de las tres gamas mencionadas imitaban el aroma de perfumes de éxito y se vendían al por menor a un precio extremadamente bajo (por debajo de 4 GBP).

10.      Para la comercialización en el Reino Unido de estos perfumes, Starion y Malaika utilizaban listas comparativas, que se remitían a los revendedores, y que establecían una correspondencia, por semejanza de aroma, entre cada uno de esos perfumes y un perfume de lujo designado mediante referencia a la marca denominativa que lo designa (en lo sucesivo, «listas comparativas»). En dichas listas figuraban las marcas denominativas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs y Noa Noa de L’Oréal.

11.      Además, cuatro perfumes de la gama Creation Lamis y un perfume de la gama Dorall se vendían en frascos y envases que presentaban semejanza general con los frascos y envases de los perfumes Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs o Noa, aun cuando no se discute que esa semejanza no podía inducir a error a los revendedores o consumidores acerca de la procedencia del producto.

12.      L’Oréal presentó ante la High Court of Justice (England & Wales) una demanda por violación de marca contra, entre otros, Bellure, Starion y Malaika. Por una parte, alegó que la utilización de las listas comparativas por Starion y Malaika constituía una vulneración de los derechos derivados de sus marcas denominativas Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs y Noa Noa, así como de las marcas denominativas y figurativas Noa, que infringía el artículo 10, apartado 1, de la Trade Mark Act 1994 (Ley de Marcas de 1994; en lo sucesivo, «TMA»), por el que se adaptó el Derecho interno al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Por otra parte, L’Oréal adujo que la imitación de los nombres, frascos y envases de sus perfumes Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs y Noa, así como la venta de perfumes en los frascos y envases así imitados suponía una infracción de los derechos derivados, en particular, de sus marcas denominativas Trésor, Miracle, Anaïs‑Anaïs y Noa Noa, así como de las marcas de frasco y envase Trésor y Miracle, contraria al artículo 10, apartado 3, de la TMA, que adaptó el Derecho interno al artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

13.      La High Court estimó la acción contra la utilización de las listas comparativas, basada en el artículo 10, apartado 1, de la TMA, mientras que la acción basada en el artículo 10, apartado 3, de la TMA sólo se acogió parcialmente, ya que únicamente se constató la violación de la marca de envase Trésor y de la marca de frasco Miracle.

14.      Starion y Malaika (en lo sucesivo, «sociedades apelantes») interpusieron ante la Court of Appeal recurso de apelación contra la resolución de la High Court. L’Oréal, a su vez, se adhirió a la apelación solicitando que se declarara la violación de las marcas denominativas Trésor y Miracle, de la marca de frasco Trésor y de la marca de envase Miracle.

15.      La Court of Appeal desestimó la adhesión a la apelación formulada por L’Oréal y consideró necesario, para resolver el resto del litigio, plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      En el supuesto de que una empresa, en la publicidad de sus propios productos o servicios, utilice una marca registrada propiedad de un competidor al objeto de comparar las características (y en particular el aroma) de los productos que comercializa con las características (y en particular el aroma) de los productos comercializados por el competidor con tal marca, y la use de tal forma que no cause confusión ni menoscabe en modo alguno la función esencial de la marca, como indicación de procedencia, ¿puede dicho uso incluirse en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letras a) o b), de la Directiva 89/104?

2)      Cuando una empresa, en el ejercicio de su actividad mercantil, utilice (especialmente en una lista comparativa) una marca [de renombre] registrada al objeto de destacar una característica de su propio producto (particularmente, su aroma), de modo que:

a)      no provoque ninguna posibilidad de confusión;

b)      no afecte a las ventas de productos [designados por] la marca de renombre registrada;

c)      no menoscabe la función esencial de la marca, como garantía de la procedencia, ni perjudique la reputación de esa marca, ya sea difuminando su imagen, diluyéndola […] o de cualquier otra forma, y

d)      desempeñe un papel significativo en la promoción del producto de la empresa,

         ¿está comprendido dicho uso en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104?

3)      En el contexto del artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450 sobre publicidad engañosa, en su versión modificada por la Directiva 97/55 sobre publicidad comparativa, ¿cuál es el significado de «sacar indebidamente ventaja», y en particular, cuando una empresa, mediante una lista comparativa, compare su producto con un producto designado por una marca de renombre, está obteniendo una ventaja indebida de la reputación de la marca de renombre?

4)      En el contexto del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la citada Directiva, ¿cuál es el significado de «presentar un bien o un servicio como imitación o réplica», y en particular, comprende esta expresión el caso en el que, sin causar confusión ni engaño, una parte afirme de modo verídico que su producto tiene una característica esencial (el aroma) idéntica a la de un producto de renombre protegido por una marca?

5)      Cuando una empresa utilice un signo similar a una marca registrada de renombre, y dicho signo no sea similar a la marca hasta el punto de provocar confusión, de forma que:

a)      la función esencial de la marca, a saber, garantizar la procedencia, no se vea menoscabada ni perjudicada;

b)      la marca o su renombre no se vean difuminados o diluidos, ni exista el riesgo de que se produzca tal consecuencia;

c)      las ventas del titular de la marca no se vean afectadas; y

d)      el titular de la marca no se vea privado de los beneficios de la promoción, mantenimiento o mejora de su marca;

e)      pero la empresa consiga una ventaja comercial del uso de su signo gracias a su similitud con la marca registrada,

¿supone ese uso obtener «una ventaja desleal» del renombre de la marca registrada en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104?».

16.      Por considerar que las mencionadas listas comparativas constituían publicidad comparativa conforme a la Directiva 84/450, el órgano jurisdiccional remitente especifica que las cuatro primeras cuestiones prejudiciales se plantean a efectos de valorar la licitud del uso de las marcas denominativas de L’Oréal en las listas comparativas de las sociedades apelantes.

17.      En cambio, la quinta cuestión prejudicial se plantea para valorar la licitud del uso por las sociedades apelantes de frascos y envases similares a los protegidos por la marca de envase Trésor y la marca de frasco Miracle.

III. Análisis jurídico

A.      Sobre las cuatro primeras cuestiones prejudiciales

1.      Consideraciones introductorias

18.      Las primeras cuatro cuestiones prejudiciales se refieren todas ellas al uso de una marca ajena por un anunciante en una publicidad comparativa que consiste, en particular, en listas comparativas como las del caso de autos. En ese contexto, la marca ajena se utiliza con el fin de designar productos, aunque no los del anunciante, sino los del titular de la marca.

19.      El juez remitente considera que la difusión de dichas listas comparativas entre los revendedores constituye publicidad en el sentido del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 84/450. Se trata, en efecto, de una comunicación realizada en el marco de una actividad comercial con el fin de promover el suministro de bienes.

20.      Dicho juez, como he indicado antes, estima además que se trata de publicidad comparativa en el sentido del artículo 2, apartado 2 bis, de tal Directiva, concepto que requiere, entre otras cosas, la existencia de una relación de competencia entre el anunciante y la empresa identificada (o cuyos productos o servicios son identificados) en la comunicación publicitaria. La primera cuestión prejudicial, que no versa sobre las disposiciones de la Directiva 84/450, se refiere al uso de una marca de la que es titular «un competidor».

21.      De las consideraciones de hecho formuladas por el órgano jurisdiccional remitente se desprende, en realidad, que «los productos de las partes no compiten entre sí, ya que están en sectores de mercado y precio distintos». (7) Esa observación no impide, a mi juicio, apreciar en el caso de autos la existencia de publicidad comparativa en el sentido del artículo 2, apartado 2 bis, de la Directiva 84/450, si se tiene en cuenta el amplio ámbito que hay que reconocer a la relación de competencia exigida por esa disposición. A este respecto, me limito a remitirme a las consideraciones expuestas en los puntos 63 a 90 de las conclusiones que presenté en el asunto De Landtsheer Emmanuel (8) y en los apartados 32 a 42 de la sentencia dictada en ese asunto, (9) señalando en particular que procede tomar en consideración, en tal contexto, también las situaciones de competencia potencial y las posibilidades de evolución del estado actual de los mercados y de los hábitos de consumo. Como ha subrayado oportunamente L’Oréal, además, hay que tener también en cuenta la relación de competencia que exista únicamente en un nivel intermedio de la cadena de distribución (por ejemplo, la venta al por mayor). Incumbirá al órgano jurisdiccional remitente, en su caso, examinar con más profundidad la cuestión de la existencia concreta de la relación de competencia exigida por la citada norma a la luz de los criterios interpretativos facilitados en tal sentencia.

22.      A efectos del presente procedimiento, a falta de elementos que aboguen manifiestamente en sentido contrario, hay que partir de la premisa en la que se basa el órgano jurisdiccional remitente, esto es, que las listas comparativas de que se trata constituyen una publicidad comparativa en el sentido del artículo 2, apartado 2 bis, de la Directiva 84/450, sin que pueda por tanto ponerse en tela de juicio la admisibilidad de las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta desde el punto de vista de su pertinencia para el objeto del litigio pendiente ante el juez nacional.

23.      Para dar respuesta a las cuatro cuestiones prejudiciales objeto de examen, en particular a las dos primeras, es preciso determinar previamente de qué modo se coordinan entre sí, en el conflicto entre la exigencia de proteger la marca y la de facilitar la utilización de la publicidad comparativa, las disposiciones relativas a la protección de la marca recogidas, por una parte, en la Directiva 89/104, en particular los artículos 5 y 6, y por otra, en la Directiva 84/450, en particular el artículo 3 bis, apartado 1.

24.      En la reciente sentencia O2, (10) el Tribunal de Justicia ya facilitó algunas indicaciones importantes al respecto. En particular, declaró que:

–        «el uso por parte de un anunciante, en publicidad comparativa, de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor para identificar los productos o los servicios ofrecidos por éste es un uso para los propios productos o servicios del anunciante, en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 2, de la Directiva 89/104» y «por tanto, con arreglo a las mencionadas disposiciones, dicho uso puede prohibirse, en su caso»; (11)

–        no obstante, el titular de una marca registrada no está facultado para prohibir, en virtud de dichas disposiciones, el uso de un signo idéntico o similar a su marca por parte de un tercero en publicidad comparativa, si ésta cumple todas las condiciones de licitud enunciadas en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450. (12)

25.      El cumplimiento de dichas condiciones constituye por consiguiente para el anunciante un motivo de defensa válido frente a una demanda basada en las disposiciones nacionales de ejecución del artículo 5, apartados 1 o 2, de la Directiva 89/104. A este respecto, no considero correcta ni necesaria la interpretación, recogida en la resolución de remisión y compartida por L’Oréal, según la cual la constatación del cumplimiento de tales condiciones sólo permite considerar que el uso de la marca registrada (en lo sucesivo, por brevedad, «marca») ajena en la publicidad comparativa está permitido en virtud del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104. Si bien cabe sostener que un uso que respete las condiciones previstas en el artículo 3 bis de la Directiva 84/450 es «conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial», no es menos cierto que la limitación de los efectos de la marca con arreglo al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104 supone también que concurra una de las condiciones previstas en las letras a), b) y c) de esa disposición. Pues bien, considero que en el presente asunto no puede tomarse en consideración ninguna de esas condiciones y «alojar» por tanto en la Directiva 89/104 el motivo de defensa basado en el respeto de las condiciones de licitud del artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450. Comparto, en particular, la tesis manifestada en la vista por el representante de la Comisión, según la cual el artículo 6, apartado 1, letra b), sólo se refiere al uso de elementos de una marca que describen una de las características del producto o servicio mencionadas en la norma («indicaciones» descriptivas). En mi opinión, así lo confirma la sentencia adidas y adidas Benelux, al indicar que «el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva tiene por objeto salvaguardar la posibilidad de que el conjunto de los operadores económicos puedan utilizar indicaciones descriptivas» y «constituye, por tanto, […] una expresión del imperativo de disponibilidad». (13) El respeto de las condiciones de licitud del artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450 constituye, a mi juicio, un motivo de defensa autónomo que se añade a los previstos en los artículos 6 y 7, apartado 1, de la Directiva 89/104 y que puede paralizar una demanda contra la publicidad comparativa basada en las disposiciones nacionales de ejecución del artículo 5, apartados 1 o 2, de esta última Directiva.

2.      Sobre las dos primeras cuestiones prejudiciales, relativas a la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104

26.      Por tanto, dado que el uso de un signo idéntico o similar a la marca de un competidor no queda fuera de la aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 por el mero hecho de que tenga lugar en el marco de la publicidad comparativa, sino que puede, en determinadas condiciones, estar prohibido en virtud de esa disposición, hay que responder a las dos primeras cuestiones prejudiciales examinando precisamente tales condiciones a la luz de los elementos facilitados en dichas cuestiones prejudiciales.

27.      Como ha subrayado el propio órgano jurisdiccional remitente, la primera cuestión prejudicial ya fue, en sustancia, planteada al Tribunal de Justicia por el mismo órgano jurisdiccional mediante la resolución de remisión que dio origen a la citada sentencia O2. En el caso que dio lugar a dicha resolución de remisión, la característica objeto de comparación entre los servicios (de telefonía móvil) del anunciante y los del titular de la marca utilizada por dicho anunciante en la publicidad comparativa consistía, según el órgano jurisdiccional remitente, en el precio, mientras que en el presente asunto la característica objeto de comparación es el aroma (respecto a perfumes).

28.      Otra diferencia entre los dos casos estriba en que en el asunto O2 se impugnó ante el juez nacional el uso por un anunciante de un signo no idéntico, sino similar a la marca de un competidor, en tanto que los servicios presentados por ambos en la publicidad eran los mismos. Por ello, el Tribunal de Justicia, en la sentencia O2, respondió a la primera cuestión prejudicial, formulada en sustancia en los mismos términos que la primera cuestión prejudicial del presente asunto, ofreciendo una interpretación únicamente de la letra b) del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, por no considerar necesaria una interpretación de la letra a) de dicho artículo 5, apartado 1. En el caso de autos, en cambio, el objeto de la demanda planteada ante el juez nacional contra las listas comparativas utilizadas por las sociedades apelantes es el uso por un anunciante de un signo idéntico a una marca ajena para productos idénticos (14) a los designados con esa marca.

29.      En consecuencia, hay que entender que en la primera cuestión prejudicial del presente asunto, en la que se cita el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 en su totalidad, el órgano jurisdiccional remitente pregunta si la letra a) de dicho artículo ha de interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede prohibir el uso por un tercero, en publicidad comparativa, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se registró la marca, aun cuando ese uso no entrañe un riesgo de confusión para el público acerca de la procedencia de los productos o servicios de que se trata.

30.      Por otra parte, mediante la segunda cuestión prejudicial el órgano jurisdiccional remitente solicita expresamente una interpretación únicamente de la letra a) del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 para determinar si, en virtud de esa disposición, el titular de una marca de renombre puede prohibir el uso por un tercero en el tráfico económico, en particular en publicidad comparativa, de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios iguales a aquellos para los que está registrada la marca, aunque dicho uso, si bien desarrolla una función significativa en la promoción de los productos del tercero, no crea un riesgo de confusión para el público en cuanto a la procedencia de los productos o servicios de que se trata, no afecta a las ventas de los productos de dicha marca y no menoscaba su renombre.

31.      Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el riesgo de confusión para el público acerca del origen de los productos o servicios, es decir, el riesgo de que el público crea que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente debe existir necesariamente para que el uso de un signo idéntico o similar a la marca ajena pueda considerarse prohibido en virtud del artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104. En otros términos, la prohibición prevista en esa norma sólo se aplica cuando puede resultar menoscabada la función esencial de la marca, que consiste precisamente en garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios. (15)

32.      ¿Procede llegar a la misma conclusión también en lo que respecta a la prohibición del artículo 5, apartado 1, letra a), de la citada Directiva?

33.      La Comisión propone dar respuesta afirmativa a esta pregunta, que después de la sentencia O2 ha de contestarse, como han observado las sociedades apelantes, prescindiendo de la posibilidad de oponer a esa prohibición excepciones basadas en el artículo 6 de la Directiva 89/104 o en el artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450. En su opinión, el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104 en su totalidad, persigue exclusivamente proteger la función esencial de la marca que consiste, precisamente, en garantizar al público la identidad de la procedencia de los productos designados con la misma. En apoyo de esta tesis, la Comisión invoca, en particular, las sentencias Arsenal, Anheuser‑Busch y Adam Opel. (16) Por consiguiente, debería responderse en sentido negativo a la primera cuestión prejudicial. Las sociedades apelantes son de la misma opinión.

34.      Por el contrario, L’Oréal y el Gobierno francés propugnan una respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, subrayando que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 no pretende únicamente proteger la función de la marca que consiste en garantizar al público la identidad de la procedencia de los productos identificados con dicha marca, sino que concede también protección a las demás funciones de la marca. Se invocan al respecto el décimo considerando de dicha Directiva y las citadas sentencias Arsenal, Anheuser‑Busch y Adam Opel. L’Oréal sostiene que la mencionada disposición protege, en particular, las «funciones de comunicación» de la marca, tal como se desprende de las sentencias del Tribunal de Justicia Parfums Christian Dior (17) y Boehringer Inghelheim y otros, (18) así como de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia «VIPS». (19) También el Gobierno francés, que recuerda la función de la marca «consistente en permitir a su titular controlar y proteger la imagen de la marca ante los consumidores», se remite a la sentencia Parfums Christian Dior, que reconoció esa función precisamente con respecto a marcas de renombre que designan perfumes de lujo.

35.      Procede recordar que, según el noveno considerando de la Directiva 89/104, «es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, facilitar que las marcas registradas gocen en lo sucesivo de la misma protección en las legislaciones de todos los Estados miembros» y ello «sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre».

36.      En cuanto al primer aspecto, hay que señalar que el alcance de la protección armonizada de las marcas prescrita por la Directiva 89/104 se deriva fundamentalmente del artículo 5, apartados 1 y 3, y de las limitaciones previstas en los artículos 6 y 7 de dicha Directiva.

37.      En cuanto al segundo aspecto, el artículo 5, apartado 2, de la Directiva permite a los Estados miembros conceder a las marcas de renombre una protección reforzada frente a la prevista en el artículo 5, apartado 1. En efecto, a diferencia de esta última disposición, el artículo 5, apartado 2, no obliga a los Estados miembros a establecer en su Derecho nacional la protección que concede, sino que se limita a otorgarles la facultad de introducir dicha protección. Por lo tanto, cuando un Estado miembro ha hecho uso de tal facultad, las marcas de renombre pueden acogerse en su territorio tanto a la protección conferida por el artículo 5, apartado 1, como a la concedida por el artículo 5, apartado 2 de la Directiva. (20)

38.      En cuanto a la protección que debe concederse obligatoriamente a la marca en virtud del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 89/104, la tesis de la Comisión, según la cual esa disposición sólo persigue proteger la función de la marca de indicar la procedencia, no es en absoluto peregrina. El décimo considerando de la Directiva 89/104, que versa en términos generales sobre «la protección conferida por la marca registrada», indica, sin referirse aparentemente sólo al supuesto de semejanza entre la marca y el signo y entre los productos o servicios, «que el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la protección». El hecho de que, según tal considerando, la protección «es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios» podría simplemente significar que, en tal caso, el titular de la marca no ha de demostrar el riesgo de confusión, (21) ya que éste se presume, (22) y no necesariamente que el uso de la marca puede prohibirse incluso cuando no exista tal riesgo. En la sentencia adidas y adidas Benelux (23) se declaró que «el riesgo de confusión constituye la condición específica de la protección conferida por la marca registrada, en particular contra el uso por terceros de signos no idénticos».

39.      Sin embargo, se deduce efectivamente del décimo considerando citado que el fin de la protección de que se trata «es primordialmente garantizar la función de origen de la marca». (24)

40.      Tomando en consideración ese elemento interpretativo el Tribunal de Justicia, en la sentencia Arsenal (25), declaró por vez primera que «el derecho exclusivo previsto en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva se concedió para permitir que el titular de la marca proteja sus intereses específicos como titular de la marca, es decir para garantizar que la marca pueda cumplir las funciones que le son propias» y que «en consecuencia, el ejercicio de este derecho debe quedar reservado a los casos en los que el uso del signo por un tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y en particular su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto».

41.      Si bien esas afirmaciones han sido reiteradas por el Tribunal de Justicia en las posteriores sentencias Anheuser Busch (26) y Adam Opel, (27) es posible apreciar una cierta evolución en cuanto a su alcance.

42.      En el asunto Arsenal, el Tribunal de Justicia debía en particular «determinar si el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva faculta al titular de la marca para prohibir cualquier uso por un tercero en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca está registrada o si este derecho de oposición exige un interés específico del titular en su condición de titular de la marca, en el sentido de que el uso del signo de que se trata por un tercero debe afectar o poder afectar a alguna de las funciones de la marca». (28)

43.      En ese contexto el Tribunal de Justicia formuló las consideraciones citadas en el punto 40 supra, para concluir después que «el titular no puede prohibir el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los cuales se registró la marca si dicho uso no puede menoscabar sus intereses propios como titular de la marca habida cuenta de las funciones de ésta». (29)

44.      Así pues, lo que al parecer cabe deducir de la sentencia Arsenal es, en síntesis, que el uso de un signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los que se registró la marca no ocasiona necesariamente perjuicios o riesgo de perjuicios a las funciones de la marca y que sólo cuando exista un perjuicio o un riesgo de perjuicio a una de las funciones de la marca puede prohibirse el uso por un tercero de un signo idéntico a ésta en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (es decir, el ejercicio del derecho exclusivo está «reservado» a estos casos). Por este motivo, el Tribunal de Justicia consideró que determinados usos con fines meramente descriptivos quedan fuera del ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva, ya que no menoscaban ninguno de los intereses que pretende proteger esta disposición y, por tanto, no se incluyen en el concepto de uso a los efectos de dicha disposición. (30)

45.      En la sentencia Arsenal, el perjuicio (o riesgo de perjuicio) a una de las funciones de la marca adquirió el carácter de requisito para el ejercicio del derecho exclusivo conforme al artículo 5, apartado 1, letra a), como pone de manifiesto el apartado 16 de la sentencia Céline. (31) Sin embargo, en realidad ello no supone aún reconocer que el uso de la marca por un tercero puede prohibirse en virtud de dicha disposición cuando exista un perjuicio o riesgo de perjuicio para una cualquiera de las funciones de la marca o, en otros términos, que todas las funciones que puede desempeñar la marca estén protegidas jurídicamente por la citada disposición. En la sentencia Arsenal no se determinan las distintas funciones de la marca ni se indica de modo inequívoco que estén todas protegidas jurídicamente por el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104. Por otra parte, el Tribunal de Justicia apreció en el asunto objeto del procedimiento principal un perjuicio (o riesgo de perjuicio) a la función esencial de la marca que consiste en la «garantía de procedencia» del producto. (32) En consecuencia, cabe considerar que en la sentencia Arsenal el Tribunal de Justicia se limitó a no excluir, pero sin reconocer, la protección en virtud de la citada disposición de funciones de la marca distintas de la esencial, dejando en definitiva abierta aún esa cuestión.

46.      No obstante, a mi juicio en la sentencia Adam Opel el Tribunal de Justicia dio un nuevo paso adelante en el reconocimiento de la protección, en virtud de la referida disposición, de funciones de la marca distintas de la esencial.

47.      En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia si bien, desarrollando las consideraciones recogidas en el punto 40 supra, declaró en primer lugar que «sólo puede prohibirse a un tercero incorporar un signo idéntico a una marca registrada para juguetes a modelos a escala reducida de vehículos, si ello menoscaba o puede menoscabar las funciones de esta marca», (33) posteriormente, como conclusión, retomó ese concepto omitiendo sin embargo el término «sólo», al declarar que «cuando una marca está registrada tanto para automóviles –por los que es conocida– como para juguetes, la incorporación por un tercero, sin la autorización del titular de la marca, de un signo idéntico a esta marca a modelos a escala reducida de vehículos de dicha marca, con objeto de reproducir fielmente estos vehículos, y la comercialización de dichos modelos a escala reducida [...] constituyen un uso, en el sentido del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, que el titular de la marca está facultado para prohibir si este uso menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca, como marca registrada para juguetes». (34) No parece arbitrario considerar que esa toma de postura no equivale simplemente a la afirmación según la cual a falta de un perjuicio (o riesgo de perjuicio) a una función de la marca, la protección prevista en el artículo 5, apartado 1, letra a), no es aplicable (no se concede protección si ni siquiera una de las funciones de la marca es menoscabada o corre el riesgo de serlo), sino que se traduce en la afirmación según la cual, a efectos de aplicación de dicha protección, hay que tomar en consideración la existencia de un perjuicio (o riesgo de perjuicio) a una cualquiera de las funciones de la marca (se concede protección si una cualquiera de las funciones de la marca es menoscabada o corre el riesgo de serlo).

48.      En esa sentencia, por otra parte, el Tribunal de Justicia tampoco indicó cuáles son las funciones de la marca distintas de la esencial, sin que se haya afirmado en el procedimiento principal que el uso de la marca de que se trata vulnere «funciones de esta marca distintas de su función esencial». (35)

49.      Con todo, ese desarrollo progresivo, en la jurisprudencia, del concepto de la protección en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), también de las funciones de la marca distintas de la garantía de procedencia plantea algunas cuestiones importantes como, precisamente, definir cuáles son dichas funciones y, además, la de verificar de qué modo dicha protección se compatibiliza y concuerda con la protección prevista para la marca de renombre en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva de que se trata, puesto que esta última disposición, en la parte en que se refiere al perjuicio al carácter distintivo o renombre de la marca, parece perseguir también la protección de funciones de la marca.

50.      En cuanto al primer aspecto, procede señalar que ni la Directiva 89/104 ni, por cuanto me consta, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ofrecen una enumeración y descripción de las funciones de la marca distintas de la de garantía de procedencia.

51.      A este respecto, el Abogado General Jacobs ha ofrecido una aportación útil en sus conclusiones sobre el asunto en el que se dictó la sentencia Parfums Christian Dior. (36) Después de señalar que «aunque tradicionalmente el Tribunal de Justicia ha recalcado que la función de las marcas es indicar el origen de los productos, […] nunca ha pretendido afirmar que sólo se pueden invocar los derechos de marca para sustentar esta función», mencionó otras posibles funciones de la marca, considerándolas parte integrante o en todo caso derivaciones de esa función esencial: «la función de calidad o de garantía», es decir la de «[simbolizar] las cualidades que los consumidores relacionan con determinados productos o servicios» y de garantizar «que los productos o servicios estén a la altura de las expectativas», y las «funciones de “comunicación”, inversión o publicidad», las cuales «derivan del hecho de que la inversión para la promoción de un producto se organiza en torno a la marca» y tienen por tanto «un valor que, como tal, requiere protección, aunque no exista ningún abuso derivado de tergiversaciones acerca del origen o de la calidad».

52.      Por su parte, el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, en sus conclusiones presentadas en el asunto en el que recayó la citada sentencia Arsenal, (37) consideró «un reduccionismo simplista limitar la función de la marca a la indicación del origen empresarial», señalando que «la experiencia enseña que, en la mayor parte de los supuestos, el usuario desconoce quién produce los bienes que consume», mientras que la marca «adquiere vida propia, expresa […] una calidad, una reputación e incluso, en determinados casos, una forma de entender la vida». Teniendo en cuenta «el funcionamiento actual del mercado y el comportamiento del consumidor medio», el Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer «no [encontró] razón alguna para que esas otras funciones de la marca no sean objeto de protección y sólo se ampare la que indica el origen empresarial de los bienes y de los servicios». (38)

53.      En lo que respecta a la garantía de la calidad o, tal vez con mayor propiedad, la uniformidad (u homogeneidad) de la calidad de los productos designados con la marca, se ha afirmado que se trata a lo sumo de un aspecto de la función de garantía de procedencia. (39) El derecho exclusivo conferido por la marca protege los intereses del titular de la misma y no puede ser invocado por los consumidores para exigir una determinada calidad de los productos. Aunque responde en general al interés del productor titular de la marca, la uniformidad de la calidad no está, obviamente, asegurada en cuanto tal por la identidad de procedencia del producto y por el consiguiente control unitario de su calidad que la marca garantiza. Como ha observado recientemente la Abogado General Kokott, «el derecho que confiere la marca ha de garantizar la posibilidad de controlar la calidad de los productos y no el ejercicio efectivo de tal control». (40) La marca permite, por tanto, a su titular no sólo evitar que figuren como de su procedencia productos que en cambio no lo son (función de garantía de procedencia), sino también evitar que las mercancías de su procedencia puedan sufrir, en las fases de comercialización posteriores a la primera comercialización por su parte o con su consentimiento, modificaciones de calidad que no ha autorizado (véase el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 89/104).

54.      En cuanto a las funciones de comunicación de la marca, que menciona L’Oréal, parece indudable que la marca puede transmitir a los consumidores informaciones de distinta índole acerca del producto que designa. Puede tratarse de informaciones transmitidas directamente por el signo que constituye la marca (por ejemplo, informaciones relativas a las características materiales del producto, transmitidas por elementos descriptivos y contenidas eventualmente en una marca compleja) o, más a menudo, informaciones «acumuladas» (41) sobre la marca como consecuencia de las actividades de promoción y publicidad desarrolladas por el titular –por ejemplo, mensajes relativos a características inmateriales que configuran una imagen del producto o de la empresa en términos generales (por ejemplo, la calidad, fiabilidad, seriedad, etc.) o particulares (por ejemplo, un cierto estilo, lujo, fuerza–. Esta capacidad informativa de la marca es merecedora de protección incluso cuando su uso por un tercero no puede generar confusión en cuanto a la procedencia de los productos o servicios. (42)

55.      Como ha recordado L’Oréal, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha reconocido ya como digna de protección y objeto de la misma, a través de la concesión del derecho exclusivo previsto en el artículo 5 de la Directiva 89/104, la «reputación» de la marca. El Tribunal de Justicia ha considerado que «el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento». (43)

56.      En particular, es un motivo legítimo a efectos de dicha norma el hecho de que la presentación de un producto reenvasado pueda perjudicar la reputación de la marca que lo designa. (44) Así por ejemplo, «un producto farmacéutico reenvasado puede presentarse de manera inadecuada y perjudicar por ello la reputación de la marca también en el supuesto en el que el embalaje o la etiqueta, aunque no sean defectuosos, de mala calidad o descuidados, puedan afectar al valor de la marca perjudicando la imagen de seriedad y calidad inherente a dicho producto, y a la confianza que pueda inspirar al público pertinente». (45) Además, en el caso de que un revendedor utilice una marca para promover la ulterior comercialización de productos de lujo y de prestigio designados con dicha marca, debe esforzarse «por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos». (46)

57.      Tales pronunciamientos confirman que la protección dispensada a la marca mediante la concesión del derecho exclusivo previsto en el artículo 5 de la Directiva 89/104 se extiende más allá de la exigencia de proteger la función de garantía de procedencia de la marca y de la consiguiente existencia de un riesgo de confusión acerca del origen de los productos o servicios, dejando sin embargo abierta la cuestión de determinar en qué medida la protección de las funciones de comunicación de la marca y del elemento de la reputación de la misma contra el uso de un signo igual a la marca para productos idénticos, está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (refiriéndose así a todas las marcas y no sólo a las que gocen de renombre) y en qué medida está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva, norma que según reiterada jurisprudencia prevé, únicamente con respecto a las marcas de renombre, una protección que prescinde de la existencia de un riesgo de confusión por parte del público. (47) Esta cuestión resulta delicada especialmente teniendo en cuenta que:

–        el régimen establecido por las dos disposiciones es distinto, puesto que la protección derivada del artículo 5, apartado 1, es obligatoria para los Estados miembros, mientras que la del artículo 5, apartado 2, es facultativa;

–        el Tribunal de Justicia ha precisado, a partir de la sentencia Davidoff, que el artículo 5, apartado 2, se aplica también a productos y servicios idénticos o similares –y no sólo, como expresamente se indica en esa norma, a productos o servicios no similares– a aquellos para los que está registrada la marca. (48)

58.      La previsión de una protección facultativa conforme al artículo 5, apartado 2, contra el menoscabo del renombre de una marca ocasionado por el uso de un signo idéntico para productos idénticos parece oponerse a la idea de que el artículo 5, apartado 1, letra a), persigue proteger todas las funciones de la marca contra dicho uso. En ese sentido, parecería preferible, al interpretar el alcance de esta última disposición, atenerse al enfoque seguido en la sentencia Arsenal (no se concede protección si ni siquiera una de las funciones de la marca es menoscabada o corre el riesgo de serlo) en lugar del que parece desprenderse de la sentencia Adam Opel (se concede protección si una cualquiera de las funciones de la marca es menoscabada o corre el riesgo de serlo). No obstante, no cabe descartar que la interpretación amplia del artículo 5, apartado 2, seguida por la jurisprudencia iniciada en la sentencia Davidoff que he citado en el segundo guión del punto anterior cubra, además de lógicamente los supuestos expresamente previstos en esa disposición, los supuestos de uso de un signo idéntico a la marca de renombre para un producto o servicio similar, de uso de un signo similar a la marca de renombre para un producto o servicio similar, pero no los de uso de un signo idéntico a la marca de renombre para un producto o servicio idéntico, que quedarían sujetos al artículo 5, apartado 1, letra a).

59.      A la luz de las circunstancias del caso de autos, sin embargo, no es necesario, para dar respuesta a las cuestiones planteadas por la Court of Appeal, adentrarse más allá en el examen de los problemas interpretativos expuestos en los dos puntos precedentes, ni dar una descripción exhaustiva de las funciones de la marca que pueden ser objeto de protección en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a).

60.      A este respecto, cabe señalar que las dos primeras cuestiones prejudiciales parten de la constatación realizada por el juez nacional de la inexistencia en el caso de autos tanto de un riesgo de confusión para el público sobre la procedencia de los productos, y por tanto de un perjuicio a la función esencial de las marcas cuya protección se solicita, como de un perjuicio al renombre de tales marcas, y por tanto a las funciones (de comunicación) que éstas cumplen gracias a dicho renombre. No consta que L’Oréal alegue perjuicios a otras funciones de sus marcas, distintos de los citados anteriormente. Por otra parte, en sus observaciones escritas, después de invocar las funciones de comunicación de las marcas cuya protección solicita, L’Oréal no aduce ni siquiera un perjuicio (o riesgo de perjuicio) al renombre de las mismas, sino únicamente que el uso de dichas marcas permite a las sociedades apelantes obtener una ventaja indebida de su renombre. (49) Pues bien, el hecho de obtener tal ventaja no implica, a diferencia de los supuestos de difuminación o deterioro de la marca de renombre, que dicho uso menoscabe o entrañe el riesgo de menoscabar las funciones de comunicación que las marcas de que se trata cumplen gracias a su renombre.

61.      Por consiguiente, considero que puede responderse a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no está facultado para prohibir el uso por un tercero en publicidad comparativa de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando ese uso no menoscabe ni entrañe riesgo de menoscabar la función esencial de la marca como garantía de procedencia ni ninguna otra función de dicha marca, aun cuando el mencionado uso desarrolle una función significativa en la promoción del producto del anunciante, permitiendo en particular a éste obtener una ventaja indebida del renombre de la marca.

62.      Hay que precisar de inmediato, sin embargo, que tal uso de la marca, si bien no puede prohibirse en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, podrá naturalmente, si concurren los requisitos, ser perseguido en virtud (de las disposiciones nacionales de trasposición) del artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva o del artículo 3 bis, apartado 1, de la Directiva 84/450.

63.      Precisamente sobre esta última disposición se centran las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, que examinaré por orden, no sin señalar con carácter preliminar que la acción ejercida por L’Oréal contra las listas comparativas de que se trata se basa, según la resolución de remisión, sólo en las disposiciones nacionales por las que se adapta el Derecho interno al artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104 (el artículo 10, apartado 1, de la TMA) y no en el precepto de trasposición del artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva o directamente en las disposiciones relativas a la publicidad comparativa.

64.      Corresponderá al órgano jurisdiccional remitente valorar –en el caso de que hubiera que considerar, a la luz de la respuesta que dará el Tribunal de Justicia a las dos primeras cuestiones prejudiciales, que no concurren en el presente asunto los requisitos de aplicación del artículo 10, apartado 1, de la TMA– si, habida cuenta del Derecho interno incluido el procesal, las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta siguen siendo pertinentes para resolver el litigio del que conoce sobre la legalidad del uso de las listas comparativas.

3.      Sobre la tercera cuestión prejudicial

65.      Mediante la tercera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que interprete la expresión «sacar indebidamente ventaja» utilizada en el artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450. Partiendo de la premisa, que ni siquiera las sociedades apelantes discuten, de que el uso de las listas comparativas permite a éstas obtener ventaja del renombre de los perfumes de lujo de L’Oréal, y subrayando que cualquier tipo de comparación publicitaria con un producto bien conocido en el mercado entraña potencialmente un elemento significativo de «free riding» (parasitismo), el órgano jurisdiccional remitente pregunta en particular, en la segunda parte de la cuestión, si la comparación con un producto designado con una marca de renombre, realizada en una lista comparativa, permite por sí misma al anunciante sacar ventaja indebidamente del renombre de dicha marca.

66.      Como he indicado en conclusiones precedentes, (50) la publicidad comparativa tiene en la mayor parte de los casos por objeto la comparación con un competidor mejor establecido y conlleva en sí misma cierto grado de enganche a la reputación de éste o de sus signos distintivos. Si el legislador ha utilizado, en el artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, el adjetivo «indebida», es evidentemente porque ha considerado que la existencia de una ventaja para el anunciante obtenida del renombre de los signos distintos del competidor no es suficiente, por sí sola, para justificar una prohibición de la publicidad comparativa. (51) Será necesario para ello que dicha ventaja pueda calificarse de «indebida». En efecto, no hay que pasar por alto que la Directiva 97/55 establece claramente un favor del legislador hacia la publicidad comparativa, que puede constituir un medio legítimo para informar a los consumidores y estimular la competencia entre los proveedores de bienes y servicios en interés de los consumidores (véanse los considerandos segundo y quinto), (52) hasta el punto que según reiterada jurisprudencia «los requisitos impuestos a la publicidad comparativa deben interpretarse en el sentido más favorable a este tipo de publicidad». (53)

67.      Por tanto, la segunda parte de la cuestión prejudicial objeto de examen debe, a mi juicio, recibir una respuesta negativa.

68.      Sin embargo, en dicha cuestión se pretende también, más en general, que se determinen los criterios que permiten calificar como indebida la ventaja obtenida del renombre de una marca mediante publicidad comparativa.

69.      L’Oréal se remite a la definición contenida en las conclusiones presentadas por el Abogado General Jacobs en el asunto en que recayó la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, (54) según la cual «los conceptos de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca comprenden “los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre, o un intento de comercialización sobre la base de su renombre”» (55). L’Oréal sostiene, en sustancia, que es indebida la ventaja que se obtiene mediante aumentos de las ventas y de los precios de los productos propios que se realizan simplemente aprovechando las actividades de marketing del titular de la marca de renombre, sin haber desarrollado actividades propias. Existe un disfrute indebido del renombre cuando la comparación no es necesaria para distinguir contenidos y ventajas del producto anunciado frente a los del producto designado con la marca de renombre. L’Oréal observa que, en el caso de autos, el uso de sus marcas de renombre no era indispensable para describir el aroma de los perfumes vendidos por las sociedades apelantes, que bien podría haberse descrito mediante referencia a aromas conocidos (por ejemplo, de flores, especias o cítricos).

70.      Las sociedades apelantes invocan la sentencia Siemens, (56) recordando en particular que en sus apartados 24 y 18, el Tribunal de Justicia declaró, por una parte, que «al apreciar el carácter indebido de la ventaja que el anunciante saca de la reputación de una marca […] de un competidor, debe necesariamente tenerse en cuenta la ventaja que supone para los consumidores la publicidad comparativa» y, por otra, que procedía comprobar si, en el caso de autos, la adopción por el anunciante del elemento esencial del sistema de número de pedidos del competidor podía «crear, en el espíritu del público destinatario de la publicidad […], una asociación entre el fabricante de los autómatas a los que se refiere el procedimiento principal […] y el proveedor competidor, puesto que dicho público [habría podido trasladar] la reputación de los productos de ese fabricante a los que comercializa dicho proveedor».

71.      En primer lugar, estoy de acuerdo con la Comisión y con el Gobierno del Reino Unido en considerar que la expresión «sacar indebidamente ventaja» utilizada por el legislador comunitario no se presta a ser definida en términos generales. Parece concebida precisamente para ser aplicada de modo flexible sobre la base de un enfoque caso por caso, a la luz de las circunstancias de hecho de cada supuesto. (57)

72.      En lo que respecta al pasaje de las conclusiones del Abogado General Jacobs citado en el punto 69 supra, que se sitúa por otra parte en el contexto de la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y no en el de la interpretación del artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, con razón la Abogado General Sharpston ha observado recientemente que no debe interpretarse como una definición del alcance de la protección concedida por el Derecho comunitario a marcas de renombre, sino como la presentación del contexto histórico y conceptual en el que dicha protección fue adoptada, como ayuda para una mejor comprensión. (58) Por otro lado, las expresiones «situarse en la estela» de una marca de renombre o «intentar aprovechar su reputación» son por su parte bastante indefinidas y resultan además poco útiles en el contexto de la publicidad comparativa, que, como ya he indicado, entraña casi por definición tales actitudes por parte de su autor.

73.      El criterio, citado por las sociedades apelantes, consistente en verificar si se crea, en el espíritu del público destinatario de la publicidad, una asociación entre el titular de la marca de renombre y el anunciante por la que dicho público podría trasladar la reputación de los productos del primero a los vendidos por el segundo (en lo sucesivo, por brevedad, «asociación con traslado de la reputación») ha sido efectivamente mencionado en las sentencias Toshiba (59) y Siemens (60) como pertinente en el marco del análisis para verificar si el uso de la marca ajena en publicidad comparativa puede suponer para el anunciante una ventaja indebida obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca. La función que dicho criterio ha de desempeñar en el marco de ese análisis no se desprende, sin embargo, de forma muy clara de tales sentencias. La reflexión suscitada por las observaciones presentadas en el presente procedimiento y la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 realizada paralelamente con objeto de responder a la quinta cuestión prejudicial me inducen a inclinarme por considerar que la comprobación de la asociación con traslado de la reputación permite afirmar la existencia de una ventaja obtenida del renombre de la marca ajena, si bien no el carácter indebido de dicha ventaja. De otra forma, no se comprendería el motivo por el que en la misma sentencia Siemens el Tribunal de Justicia reconoció la pertinencia de la «ventaja que supone para los consumidores la publicidad comparativa» para apreciar el carácter, indebido o no, de la ventaja que el anunciante obtiene del renombre de un signo distintivo de un competidor, (61) y ello, hay que subrayarlo, al margen del análisis relativo a la creación de una asociación con traslado de la reputación.

74.      Por tanto, para verificar si la publicidad comparativa permite al anunciante obtener indebidamente una ventaja del renombre de la marca del competidor, será necesario en primer lugar comprobar si puede tener el efecto de crear en el espíritu del público destinatario una asociación con traslado de la reputación. El Tribunal de Justicia ha declarado que, para realizar esa comprobación, «debe tomarse en consideración el modo en que se presenta globalmente la publicidad controvertida y la clase de público a la que dicha publicidad va dirigida», (62) indicando además que un público compuesto por comerciantes especializados puede ser mucho menos propenso que los consumidores finales a establecer una asociación con traslado de la reputación. (63)

75.      Una vez comprobado tal efecto, y en consecuencia la existencia de una ventaja obtenida del renombre de la marca ajena, no podrá concluirse de modo automático que la publicidad de que se trata es contraria al artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450. Habrá que valorar también el carácter indebido o no de dicha ventaja. Ello deberá efectuarse, en mi opinión, en función de las circunstancias propias de cada caso.

76.      Para ello hay que tener en cuenta, en primer lugar, las ventajas que la publicidad comparativa supone para los consumidores, (64) sean intermedios o finales. La existencia de tales ventajas es inherente al respeto, por esa publicidad, de las condiciones de licitud previstas en el artículo 3 bis, apartado 1, letras a) a d). Dichas ventajas deberán no obstante ponderarse, en mi opinión, con otros elementos pertinentes, como el grado de renombre de la marca del competidor respecto al eventual renombre de la marca del anunciante, la imagen particular que en la mente de los consumidores se atribuye al producto designado con la marca de renombre y los motivos que inducen a éstos a adquirir ese producto o el anunciado, la necesidad o utilidad del uso de la marca de renombre o de las correspondientes modalidades respecto a los fines informativos específicos de la publicidad de que se trata, el modo en que la publicidad comparativa se integra en la política comercial de su autor (si, en particular, se trata de una iniciativa esporádica o está comprendida en el marco de una actividad promocional más articulada, o si dicha política comercial se centra sistemáticamente en la comparación con el producto designado por la marca de renombre). La entidad de la ventaja obtenida por el anunciante y de la pérdida sufrida, en su caso, por el titular de la marca de renombre por la desviación de clientela pueden tomarse en consideración, pero deberían tener un peso menor frente a otros elementos en la valoración del carácter indebido de la ventaja, puesto que su existencia puede considerarse inherente a la propia naturaleza del fenómeno de la publicidad comparativa. (65)

77.      Así pues, no cabe excluir que incluso una publicidad que presente un contenido informativo real pueda considerarse que genera para el anunciante una ventaja indebida, cuando, al crearse una asociación con traslado de la reputación, dicho contenido sea objetivamente de valor limitado, la marca del competidor disfruta de un elevado renombre y las inversiones destinadas a promover el producto del anunciante se agotan en la comparación publicitaria con el producto designado por dicha marca.

78.      En contra de lo indicado por L’Oréal y el Gobierno francés, no debería adjudicarse un valor determinante al hecho de que la publicidad comparativa no persiga distinguir características y ventajas del producto anunciado frente a las del producto designado por la marca de renombre, ni al hecho de que sea posible describir las características del primer producto sin hacer referencia al producto designado por dicha marca. En efecto, en lo que respecta al primer aspecto, el Tribunal de Justicia ha declarado ya en dos ocasiones que «afirmar que existe una equivalencia en cuanto a las características técnicas de [….] dos productos» constituye una comparación de las características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de los productos, en el sentido del artículo 3 bis, apartado 1, letra c), de la Directiva 84/450»; (66) en cuanto al segundo aspecto, el objetivo de la publicidad comparativa, que el legislador comunitario ha pretendido favorecer adoptando la Directiva 97/55, es precisamente describir el propio producto (o sus características) en términos relativos, es decir, con respecto al producto de uno o varios competidores (o a sus correspondientes características), más allá de la evidente posibilidad de describirlo en términos absolutos. Sin embargo, es cierto que cuando «el objetivo de dicha publicidad consiste solamente en distinguir los productos del anunciante de los de su competidor y resaltar de este modo las diferencias de forma objetiva», la ventaja que obtiene el anunciante no podrá considerarse indebida. (67)

79.      Por último, señalaré que la valoración que ha de realizarse es de carácter fáctico e incumbe al órgano jurisdiccional remitente. En la sentencia Adam Opel, (68) el Tribunal de Justicia, aunque en el contexto de la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, declaró acertadamente, a mi juicio, que corresponde al órgano jurisdiccional remitente, en su caso, determinar en particular si el uso de la marca de renombre controvertido en el asunto principal permite obtener indebidamente un beneficio de la reputación de dicha marca. Lo mismo cabe afirmar, en mi opinión, respecto al artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450.

80.      Considero por tanto que puede responderse a la tercera cuestión prejudicial que esta última disposición debe interpretarse en el sentido de que el mero hecho de realizar, mediante listas comparativas, una comparación publicitaria con un producto designado por una marca de renombre no permite concluir que el anunciante obtenga una ventaja indebida del renombre de dicha marca y que, si la existencia de tal ventaja presupone que se cree, en el espíritu del público destinatario de la publicidad, una asociación entre el titular de la marca de renombre y el anunciante por la que dicho público podría trasladar la reputación de los productos del primero a los del segundo, el carácter indebido de la ventaja debe ser valorado por el juez nacional en función de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos.

4.      Sobre la cuarta cuestión prejudicial

81.      La cuarta cuestión prejudicial, relativa a la interpretación del artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450, plantea, según mi parecer, menos dificultades que la precedente. Me limitaré por tanto a responderla más brevemente.

82.      La citada norma prohíbe claramente la presentación de un producto o servicio como imitación o réplica (69) de un producto o servicio con una marca o un nombre comercial protegidos. Los conceptos de imitación y réplica se refieren, a mi juicio, al hecho de que, al diseñar su producto, el fabricante no ha utilizado su propia creatividad, sino que ha buscado, consiguiéndolo sólo en parte, conferirle las mismas características de un producto protegido por una marca ajena o ha pretendido, con éxito, conferirle características muy similares (supuestos ambos que pueden englobarse en la imitación), o ha logrado incluso replicar totalmente las características del segundo producto (réplica).

83.      Por consiguiente, el objeto de la prohibición es una determinada presentación del producto o servicio. La norma que se examina, en contra de lo que han sostenido las sociedades apelantes, no se refiere a productos falsificados como tales, para prohibir la publicidad comparativa destinada a promoverlos (procede recordar por otra parte que, según las declaraciones del órgano jurisdiccional remitente, los perfumes comercializados por las sociedades apelantes no son productos falsificados, en el sentido de que es perfectamente legítimo fabricar y vender en el Reino Unido un perfume con un aroma idéntico o similar a un perfume de lujo conocido). La norma no está formulada tampoco de modo que prohíba la publicidad comparativa de productos o servicios de los que pueda afirmarse con razón que constituyen una imitación o réplica de productos o servicios protegidos por una marca ajena, en contra de lo que sostiene L’Oréal.

84.      La norma, al parecer, no persigue siquiera prohibir las afirmaciones de equivalencia entre el producto del anunciante o una de sus características y el producto protegido por una marca ajena o una de sus características. Por tanto, en el caso de que el anunciante afirme únicamente que su producto es equivalente (o tiene una característica equivalente) al producto protegido por la marca ajena (o una de sus características), sin aludir a que esa equivalencia es el fruto de haber copiado ese segundo producto (o una de sus características), no considero que exista una presentación del producto como imitación o réplica del otro. El supuesto prohibido consistirá, en cambio, por ejemplo, además del caso de aceptación expresa de la imitación o réplica del producto ajeno protegido por una marca, el uso, con respecto al producto del anunciante, de fórmulas como «tipo» o «estilo» seguidas por dicha marca. También es posible que el mensaje publicitario, aun no conteniendo tales fórmulas u otras fórmulas que evoquen de otro modo, pero expresamente, la idea de imitación o réplica, resulten no obstante, a la luz de su presentación global y del contexto económico en que se insertan, susceptibles de transmitir tal idea al público destinatario, incluso sólo implícitamente.

85.      Por lo tanto, considero que un anunciante que afirme que su producto tiene una característica esencial idéntica a la de un producto protegido por una marca, de renombre o no, no vulnera por ese solo hecho la condición prevista en el artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450. Añadiré que el carácter verídico de esa afirmación, que se subraya en la cuestión prejudicial objeto de examen, carece de pertinencia a efectos de la aplicación de esa norma, siendo pertinente en cambio para la aplicación del artículo 3 bis, apartado 1, letra a), de dicha Directiva.

86.      Las sociedades apelantes han alegado que el artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 no prohíbe presentar una característica específica de un producto como equivalente a la del producto protegido por una marca con el cual se efectúa la comparación. En el presente asunto, la afirmación de equivalencia recogida en la publicidad comparativa, tal como se recoge en la cuestión prejudicial examinada, se refiere precisamente sólo a una característica (el aroma) del producto (perfume) y no al producto en su conjunto. El representante de la Comisión, retomando en la vista la alegación de las sociedades apelantes, ha indicado que, si existen otras características del producto que son pertinentes para la elección del consumidor y si la comparación no afecta a las mismas, no concurren los requisitos para prohibir, en virtud de la disposición de que se trata, una publicidad que afirme una equivalencia sólo respecto a algunas características del producto.

87.      Dado que, a mi juicio, lo que es pertinente a efectos de tal disposición no es la afirmación de una identidad o equivalencia, total o parcial, entre los productos, sino la manifestación de que el producto anunciado ha sido fabricado mediante un procedimiento de imitación o réplica a partir del modelo del producto protegido por la marca, la cuestión que dichas alegaciones plantean es si la condición de licitud de que se trata sólo es vulnerada cuando la publicidad presente el producto del anunciante en su conjunto como una imitación o réplica del protegido por la marca o también cuando dicha publicidad presente como objeto de imitación o réplica sólo una o algunas de las características del producto.

88.      A este respecto, dado que precisamente es la «confesión» manifiesta, en clave publicitaria, de la existencia de una imitación o réplica de un producto protegido por una marca lo que la norma persigue combatir para dar protección a dicha marca, estimo que no cumple la condición de licitud de que se trata una comunicación que indique, de modo tácito o expreso, que una característica del producto anunciado imita o replica la correspondiente característica del producto protegido por la marca ajena, siempre que se trate de una característica esencial para el público destinatario de dicha comunicación.

89.      Propongo por tanto responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450 debe interpretarse en el sentido de que:

–        prohíbe una comunicación publicitaria que aluda, expresa o tácitamente, teniendo en cuenta también el contexto económico en que se inserta, al hecho de que el producto del anunciante ha sido fabricado de forma que imita o replica, incluso sólo en una o varias características esenciales, un producto protegido por una marca ajena, y

–        en consecuencia, no prohíbe una comunicación publicitaria por el mero hecho de que se afirme que el producto del anunciante tiene una característica esencial idéntica a la de un producto protegido por un marca, de renombre en su caso.

B.      Sobre la quinta cuestión prejudicial

90.      La quinta cuestión prejudicial, relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, se plantea en el marco de la exposición de la parte del litigio principal que se refiere no a las listas comparativas, sino a las formas de envasado (envase y frasco) de algunos de los perfumes comercializados por las sociedades apelantes.

91.      El órgano jurisdiccional remitente interroga al Tribunal de Justicia sólo sobre el concepto de «sacar indebidamente ventaja [...] del renombre de la marca», empleado en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, preguntando en particular si el uso de un signo similar a una marca de renombre que no menoscabe ni suponga el riesgo de menoscabar la función de garantía de procedencia de dicha marca, que no determine el deterioro («tarnishment») ni la difuminación («blurring») de la marca de renombre, que no afecte negativamente a las ventas del titular de dicha marca ni a la rentabilidad de las inversiones realizadas en la misma, pero que produzca para el empresario que efectúe tal uso una ventaja comercial como consecuencia de la semejanza entre el signo y dicha marca, permite que ese empresario «saque indebidamente ventaja» del renombre de la marca en el sentido de la citada norma.

92.      Al plantear esa cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pone de manifiesto en particular que, en el caso de que se comprobara que, como consecuencia de la semejanza entre el envasado de los productos de las sociedades apelantes y las marcas registradas de L’Oréal, se crea en la mente del público un vínculo entre aquellos productos y los de esta última, dicho vínculo determinaría una ventaja para las sociedades apelantes, ya que les permitiría aplicar un precio más elevado que el que podrían fijar en otro caso. El órgano jurisdiccional remitente considera, sin embargo, que afirmar, en las circunstancias mencionadas en la cuestión prejudicial de que se trata, la existencia de una ventaja indebida supondría privar de toda función al término «indebidamente» que figura en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

93.      Ya he recordado, en el punto 57 supra, que la protección prevista por esta norma, según la jurisprudencia, cubre también el supuesto de uso de un signo similar a la marca de renombre para productos idénticos o similares y no se establece sólo para combatir el riesgo de confusión por el público.

94.      Dicha protección presupone que el grado de semejanza entre la marca de renombre y el signo utilizado por la tercera tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca, pero sin confundirlos. (70)

95.      Otro requisito específico de la protección consiste en la utilización del signo controvertido realizada sin justa causa con el fin de obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o de causar perjuicio a los mismos. (71) Se trata de supuestos distintos y cada uno de ellos puede concurrir en un caso determinado sin los otros y justificar por sí solo la protección de que se trata. (72)

96.      Parafraseando lo observado por la Abogado General Sharpston respecto al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104, (73) señalaré asimismo que el concepto de ventaja indebida se centra claramente en el beneficio del signo utilizado por el tercero en lugar de en el daño causado a la marca de renombre.

97.      De lo anterior se deduce que las circunstancias que el órgano jurisdiccional remitente menciona en las letras a) a d) de la cuestión prejudicial objeto de examen –a saber, la falta de un perjuicio (o riesgo de perjuicio) para la función esencial de la marca como garantía de procedencia, la falta de perjuicio (o riesgo de perjuicio) al carácter distintivo o renombre de la marca y la falta de incidencia en las ventas de los productos designados por la marca de renombre– no pueden excluir que la ventaja que un empresario obtenga del uso en sus propios productos de un signo similar a una marca de renombre ajena pueda calificarse como indebida en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

98.      Ello no significa sin embargo que, para atribuir esa calificación, sea suficiente comprobar que se produzca en la mente del público el mencionado vínculo entre el signo y la marca como consecuencia de la semejanza entre ellos. (74)

99.      El Tribunal de Primera Instancia, en algunas sentencias en las que ha interpretado el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, ha declarado que «el concepto de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior por el uso sin justa causa de la marca solicitada […] [debe referirse al] riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida». (75)

100. Con todo, en las mismas sentencias, el Tribunal de Primera Instancia ha afirmado asimismo que el riesgo de que se trata «cuando el consumidor, sin confundir necesariamente la procedencia comercial del producto o servicio en cuestión, resulta atraído por la marca comercial en sí misma y adquiere el producto o servicio designado por ella debido a que lleva tal marca, idéntica a una marca anterior notoria o similar». (76)

101. Pues bien, procede señalar que una cosa es decir, como el pasaje citado en el punto 99 supra, que el reflejo de la imagen de la marca de renombre sobre los productos designados por la marca solicitada facilita la comercialización de éstos, y otra cosa, en cambio, es afirmar, como parece deducirse del pasaje citado en el punto anterior, que únicamente en virtud de ese reflejo el consumidor es inducido a adquirir esos productos en lugar de otros. Este segundo enfoque es muy restrictivo, al supeditar la protección conferida a la marca de renombre contra las actuaciones parasitarias a que se demuestre que, de no ser por el reflejo de la imagen de la marca de renombre sobre el producto designado por la marca solicitada, este último no sería adquirido por el consumidor.

102. Parafraseando de nuevo las observaciones de la Abogado General Sharpston, para trasladarlas desde el contexto de la oposición al registro de una marca por el titular de una marca de renombre anterior al ámbito de la protección de una marca de renombre contra el uso de un signo idéntico o similar a la misma, «lo que debe acreditarse es algún tipo de impulso dado [al signo del tercero] por su vínculo con la marca [de renombre]». (77)

103. Para apreciar la existencia de una ventaja obtenida del renombre de una marca, en el sentido del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, debería, en mi opinión, bastar la demostración de una atracción particular del consumidor por el signo utilizado por el tercero, debida a la asociación de ese signo con las cualidades positivas de la marca de renombre, (78) que pueda incitar al consumidor a adquirir los productos designados con dicho signo.

104. Pues bien, una vez realizada esa demostración, ¿debería concluirse tal vez que dicha ventaja es indebida en sí misma?

105. A este respecto considero útil señalar en primer lugar que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104, a diferencia del artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450, contiene, además de la expresión «indebidamente», también una referencia a «la utilización […] sin justa causa» (que ha de entenderse en el sentido de un uso sin motivo justo) del signo. (79) Respecto al supuesto de parasitismo previsto en la primera de las normas citadas, se plantea por tanto la dificultad de determinar las respectivas funciones de esos dos elementos, cuya acumulación podría parecer a primera vista una redundancia inútil. En efecto, cabe preguntarse cómo podría obtenerse del renombre de una marca una ventaja que no sea indebida cuando se haga uso de un signo idéntico o similar a dicha marca sin justa causa.

106. Para resolver esta dificultad, a mi juicio hay que considerar que el adverbio «indebidamente» sólo opera cuando se invoque y demuestre una justa causa para el uso de ese signo.

107. Ello significa que, cuando el «impulso» dado al signo del tercero por su vinculación con la marca de renombre, en los términos que he indicado en el punto 103 supra, proceda de un uso de dicho signo que se base en una justa causa, será necesario verificar también, para determinar si el titular de dicha marca puede prohibir tal uso, si la ventaja obtenida por el tercero tiene o no carácter indebido.

108. En cambio, cuando no se alegue y demuestre una justa causa para el uso del signo (y el mero hecho de obtener una ventaja del renombre de la marca no puede evidentemente constituir justa causa), el titular de la marca podrá prohibir dicho uso cuando permita al tercero obtener una ventaja del renombre de la marca. Esto es, en defecto de justa causa, dicha ventaja ha de considerarse obtenida indebidamente. Por tanto, como indica en sustancia el Gobierno francés, en el caso de que resulte que el uso por un operador económico de un signo similar a la marca de renombre ajena para distinguir sus propios productos sólo tiene la finalidad de aprovechar la reputación o la imagen particular de dicha marca para promover las ventas de ese producto, deberá calificarse sin más como indebida la ventaja que obtiene el mencionado operador.

109. Cuando, por el contrario, se invoque y demuestre efectivamente una justa causa, no podrá presumirse ya que la ventaja obtenida del renombre de la marca es indebida, sino que habrá que valorar su carácter indebido o no a la luz de las circunstancias pertinentes del caso de autos (80) y en relación con la naturaleza de la justa causa probada.

110. Corresponderá al juez nacional verificar, en particular, si las sociedades apelantes han alegado una justa causa para el uso de frascos y envases similares a los de las marcas de L’Oréal y, en caso afirmativo, si la ventaja que dichas sociedades obtienen del renombre de éstas, teniendo en cuenta esa causa y cualesquiera circunstancias pertinentes del caso de autos, tiene o no carácter indebido. (81)

111. Propongo por tanto responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que:

–        cuando una empresa utilice un signo similar a una marca de renombre ajena, obteniendo una ventaja que se deriva de tal semejanza y de la consiguiente asociación a dicho signo de cualidades positivas de la mencionada marca, podrá prohibirse ese uso cuando no se base en una justa causa, que no podrá consistir en la propia ventaja, o en el caso de que se base en una justa causa si, teniendo en cuenta dicha causa y cualesquiera circunstancias pertinentes para el caso de autos, se concluya que tal ventaja tiene carácter indebido;

–        no se oponen a dicha prohibición la falta de perjuicio (o riesgo de perjuicio) a la función esencial de la marca como garantía de procedencia, la falta de perjuicio (o riesgo de perjuicio) al carácter distintivo o al renombre de la marca y la falta de incidencia en las ventas de los productos designados por la marca o en la rentabilidad de las inversiones realizadas en la misma.

IV.    Conclusión

112. Por los motivos expuestos, propongo responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por la Court of Appeal (England & Wales) del siguiente modo:

«1)      El artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no está facultado para prohibir el uso por un tercero en publicidad comparativa de un signo idéntico a dicha marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca, cuando ese uso no menoscabe ni entrañe riesgo de menoscabar la función esencial de la marca como garantía de procedencia ni ninguna otra función de dicha marca, aun cuando el mencionado uso desarrolle una función significativa en la promoción del producto del anunciante, permitiendo en particular a éste obtener una ventaja indebida del renombre de la marca.

2)      El artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de la Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa, en su versión modificada por la Directiva 97/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de octubre de 1997 debe interpretarse en el sentido de que el mero hecho de realizar, mediante listas comparativas, una comparación publicitaria con un producto designado por una marca de renombre no permite concluir que el anunciante obtenga una ventaja indebida del renombre de dicha marca y que, si la existencia de tal ventaja presupone que se cree, en el espíritu del público destinatario de la publicidad, una asociación entre el titular de la marca de renombre y el anunciante por la que dicho público podría trasladar la reputación de los productos del primero a los del segundo, el carácter indebido de la ventaja debe ser valorado por el juez nacional en función de todas las circunstancias pertinentes del caso de autos.

3)      El artículo 3 bis, apartado 1, letra h), de la Directiva 84/450, en su versión modificada por la Directiva 97/55, debe interpretarse en el sentido de que:

–        prohíbe una comunicación publicitaria que aluda, expresa o tácitamente, teniendo en cuenta también el contexto económico en que se inserta, al hecho de que el producto del anunciante ha sido fabricado de forma que imita o replica, incluso sólo en una o varias características esenciales, un producto protegido por una marca ajena, y

–        en consecuencia, no prohíbe una comunicación publicitaria por el mero hecho de que se afirme que el producto del anunciante tiene una característica esencial idéntica a la de un producto protegido por un marca, de renombre en su caso.

4)      El artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe ser interpretado en el sentido de que:

–        cuando una empresa utilice un signo similar a una marca de renombre ajena, obteniendo una ventaja que se deriva de tal semejanza y de la consiguiente asociación a dicho signo de cualidades positivas de la mencionada marca, podrá prohibirse ese uso cuando no se base en una justa causa, que no podrá consistir en la propia ventaja, o en el caso de que se base en una justa causa si, teniendo en cuenta dicha causa y cualesquiera circunstancias pertinentes para el caso de autos, se concluya que tal ventaja tiene carácter indebido;

–        no se oponen a dicha prohibición la falta de perjuicio (o riesgo de perjuicio) a la función esencial de la marca como garantía de procedencia, la falta de perjuicio (o riesgo de perjuicio) al carácter distintivo o al renombre de la marca y la falta de incidencia en las ventas de los productos designados por la marca o en la rentabilidad de las inversiones realizadas en la misma.»

1 – Lengua original: italiano.

2 – DO 1989, L 40, p. 1.

3 – DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55.

4 – DO L 290, p. 18.

5 – La Directiva 89/104 ha sido derogada y sustituida recientemente por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), que entró en vigor el 28 de noviembre de 2008, y que, según su primer considerando, «en aras de una mayor racionalidad y claridad», ha procedido a la codificación de la Directiva 89/104. Los artículos 5 y 6 de la Directiva 2008/95 reproducen, sin modificaciones sustanciales, las disposiciones ya contenidas en los artículos 5 y 6 de la Directiva 89/104.

6 – La Directiva 84/450 fue modificada posteriormente por la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales») (DO L 149, p. 22), y fue después derogada y sustituida, a partir del 12 de diciembre de 2007, por la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (DO L 376, p. 21), que sin embargo sólo constituye una versión codificada, en aras de la claridad y racionalidad, de las disposiciones antes vigentes de la Directiva 84/450.

7 – Resolución de remisión, apartado 7.

8 – Conclusiones de 30 de noviembre de 2006 en el asunto en que recayó la sentencia de 19 de abril de 2007 (C‑381/05, Rec. p. I‑3115).

9 – Citada en la nota precedente.

10 – Sentencia de 12 de junio de 2008 (C‑533/06, Rec. p. I‑0000).

11 – Ibidem, apartados 36 y 37.

12 – Ibidem, apartados 45 y 51.

13 – Sentencia de 10 de abril de 2008 (C‑102/07, Rec. p. I‑0000), apartado 46. Véanse también las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer de 16 de enero de 2008 presentadas en ese mismo asunto, puntos 75 y 78, citados en ese apartado de la sentencia.

14 – Me refiero obviamente a la pertenencia a la misma categoría de mercancías que integran los perfumes, y no a la identidad de los productos desde el punto de vista de sus características o calidad.

15 – Sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff (C‑292/00, Rec. p. I‑389), apartado 28, y O2, antes citada, apartados 47 y 57 a 59, y la jurisprudencia allí citada.

16 – Respectivamente sentencias de 12 de noviembre de 2002 (C‑206/01, Rec. p. I‑10273), apartado 51; de 16 de noviembre de 2004 (C‑245/02, Rec. p. I‑10989), apartado 59, y de 25 de enero de 2007 (C‑48/05, Rec. p. I‑1017), apartado 21.

17 – Sentencia de 4 de noviembre de 1997 (C‑337/95, Rec. p. I‑6013).

18 – Sentencia de 26 de abril de 2007 (C‑348/04, Rec. p. I‑3391).

19 – Sentencia de 22 de marzo de 2007, SIGLA/OAMI–Elleni Holding (VIPS) (T‑215/03, Rec. p. II‑711).

20 – Sentencia Davidoff, antes citada, apartados 18 y 19.

21 – El Abogado General Jacobs, en sus conclusiones de 17 de enero de 2002 presentadas en el asunto LTJ Diffusión (sentencia de 20 de marzo de 2003, C‑291/00, Rec. p. I‑2799), puntos 33 a 39, ha entendido en ese sentido el carácter absoluto de la protección de la marca establecida en el décimo considerando de la Directiva 89/104, para concluir que «la protección conferida a los titulares de marcas en virtud de las disposiciones pertinentes se basa fundamentalmente en la existencia de un riesgo de confusión, cuya prueba es superflua cuando tanto las marcas, o la marca y el signo, como los productos para los que se han registrado no son meramente similares sino idénticos», y que «los artículos 4, apartado 1, letra a), y 5, apartado 1, letra a), de la Directiva están previstos sólo para estos casos, ya que el riesgo de confusión puede presumirse sin mayores indagaciones». Del mismo modo podría entenderse, además, la afirmación contenida en el apartado 49 de dicha sentencia, según la cual «el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva no exige la prueba de [un] riesgo [de confusión para el público] para conceder una protección absoluta en caso de identidad del signo y de la marca, así como de los productos o servicios».

22 – Procede recordar que, según el artículo 16, apartado 1, del «Acuerdo ADPIC» (Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio) –adjunto al Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, mediante Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994 (DO L 336, p. 1)– «en el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión». Véanse también al respecto las conclusiones del Abogado General Tizzano de 29 de junio de 2004 en el asunto en que recayó la sentencia Anheuser Busch, antes citada, en particular los puntos 71 a 77.

23 – Antes citada, apartado 28. El subrayado es mío.

24 – El subrayado es mío.

25 – Antes citada, apartado 51. El subrayado es mío.

26 – Antes citada, apartado 59.

27 – Antes citada, apartado 21.

28 – Sentencia Arsenal, antes citada, apartado 42.

29 – Ibidem, apartado 54.

30 – Sentencias de 14 de mayo de 2002, Hölterhoff (C‑2/00, Rec. p. I‑4187), apartado 16, y Arsenal, antes citada, apartado 54.

31 – Sentencia de 11 de septiembre de 2007 (C‑17/06, Rec. p. I‑7041).

32 – Sentencia Arsenal, antes citada, apartado 61.

33 – Sentencia Adam Opel, antes citada, apartado 22. El subrayado es mío.

34 – Ibidem, apartado 37. Véanse también, en comparación y de forma análoga, los apartados 26 y 36 de la sentencia Céline, antes citada según el primero, «el uso por un tercero, sin autorización, de un signo idéntico a una marca registrada para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada únicamente puede prohibirse, según el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, si menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios» (el subrayado es mío); según el segundo de dichos apartados, en el que no figura ya el término «únicamente», «la utilización, por un tercero que no ha sido autorizado, de una denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento idéntico a una marca denominativa anterior, en el marco de una actividad de comercialización de productos idénticos a aquellos para los que dicha marca fue registrada, constituye una utilización que el titular de la referida marca puede prohibir en virtud del artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, si se trata de una utilización para productos que menoscaba o puede menoscabar las funciones de la marca».

35 – Ibidem, apartado 25.

36 – Conclusiones de 29 de abril de 1997, puntos 39, 41 y 42.

37 – Conclusiones de 13 de junio de 2002, puntos 46 y 47.

38 – Véanse también, sobre las funciones de la marca, las conclusiones del Abogado General Ruiz‑Jarabo Colomer de 19 de enero de 2006 presentada en el asunto Emanuel (sentencia de 30 de marzo de 2006, C‑259/04, Rec. p. I‑3089), puntos 41 a 45.

39 – En este sentido véase la comunicación de Lord Mackenzie Stuart titulada «Les travaux de la Cour de Justice des Communautés européennes», en Marque et droit économique – Les fonctions de la marque (actas del congreso de 6 y 7 de noviembre de 1975), Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété industrielle et artistique, París, 1976, pp. 257 y ss., en particular pp. 261 y 262.

40 – Conclusiones de 3 de diciembre de 2008 en el asunto C‑59/08, Copad, aún pendiente, punto 50.

41 – La eficaz imagen de la marca como «acumuladora de informaciones comunicadas de otro modo» corresponde a De Sena, G.: Il diritto dei marchi – Marchio nazionale e marchio comunitario, Giuffré, Milán, 2007, p. 52.

42 – Véanse al respecto las conclusiones de la Abogado General Sharpston de 26 de junio de 2008 en el asunto Intel Corporation (sentencia de 27 de noviembre de 2008, C‑252/07, Rec. p. I‑0000), puntos 8 a 13, así como la sentencia del Tribunal de Primera Instancia VIPS, antes citada, apartado 35.

43 – Sentencia Parfums Christian Dior, antes citada, apartado 43.

44 – Sentencias de 11 de julio de 1996, Bristol‑Myers Squibb y otros (C‑427/93, C‑429/93 y C‑436/93, Rec. p. I‑3457), apartado 75; Parfums Christian Dior, antes citada, apartado 43, y Boehringer Ingelheim y otros, antes citada, apartados 20 y 21.

45 – Sentencia Boehringer Ingelheim y otros, antes citada, apartado 43.

46 – Sentencia Parfums Christian Dior, antes citada, apartados 44 y 45.

47 – Véanse, en tal sentido, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C‑251/95, Rec. p. I‑6191), apartado 20; de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux (C‑408/01, Rec. p. I‑12537), apartados 27 a 30, y adidas y adidas Benelux, antes citada, apartados 40 y 41.

48 – Sentencias Davidoff, apartado 30, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 19 y 20, así como adidas y adidas Benelux, apartado 37, antes citadas.

49 – Véanse, en particular, los apartados 89 y 90 y 110 a 113 de las observaciones escritas de L’Oréal.

50 – Conclusiones de 31 de enero de 2008 en el asunto en que recayó la citada sentencia O2, punto 56.

51 – El Abogado General Léger, en sus conclusiones de 8 de febrero de 2001, en el asunto Toshiba (sentencia de 25 de octubre de 2001, C‑112/99, Rec. p. I‑7945), punto 76, observó que la disposición de que se trata, al utilizar la expresión «indebidamente», no podía expresar mejor «la idea de que una parte del beneficio de [la] reputación [de la marca del competidor] se desvía inevitablemente en favor del anunciante».

52 – Véanse las citadas sentencias De Landtsheer Emmanuel, apartados 34 y 62, y O2, apartados 38 y 39.

53 – Sentencia De Landtsheer Emmanuel, antes citada, apartado 35, y la jurisprudencia allí citada.

54 – Conclusiones de 10 de julio de 2003, punto 39. La sentencia ha sido citada supra.

55 – La definición ha sido recogida, por otra parte, mediante cita expresa, por Mostert, F.W.: Famous and Well-Known Marks, Butterworths, Londres, 1997, p. 62.

56 – Sentencia de 23 de febrero de 2006 (C‑59/05, Rec. p. I‑2147).

57 – Véase la Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well‑Known Marks adoptada por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) (1999): la nota sobre el artículo 4, apartado 1, letra b), inciso iii), de dicha recomendación, que menciona el supuesto en que el uso de una marca que constituya una reproducción, una imitación, una traducción o una transliteración de una marca de renombre «obtenga una ventaja indebida del carácter distintivo de ésta», indica que esa referencia a la «ventaja indebida» «tiene por objeto ofrecer a los Estados miembros flexibilidad en la aplicación de este criterio».

58 – Conclusiones presentadas en el asunto Intel Corporation, antes citado, punto 35.

59 – Antes citada, apartados 57 y 60.

60 – Antes citada, apartado 18.

61 – Antes citada, apartado 24.

62 – Sentencia Toshiba, antes citada, apartado 60.

63 – Ibidem, apartado 52.

64 – Sentencia Siemens, antes citada, apartado 24.

65 – Véase, en tal sentido, con respecto a la ventaja obtenida por el anunciante, la sentencia Siemens, antes citada, apartado 25.

66 – Sentencias Toshiba, apartado 56, y Siemens, apartado 17, antes citadas.

67 – Sentencia De Landtsheer Emmanuel, antes citada, apartado 69, y la jurisprudencia allí citada. El subrayado es mío.

68 – Antes citada, apartado 36.

69 – Utilizo el término «riproduzione» (réplica) en lugar del término «contraffazione» (falsificación), que figura en la versión italiana de la citada norma, por cuanto el segundo término, al aludir necesariamente a la violación de un derecho exclusivo, parece una traducción inadecuada de los términos equivalentes, más neutros, que figuran en las versiones inglesa («replicas») y francesa («reproduction») de dicha norma.

70 – Sentencias Adidas‑Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, así como adidas y adidas Benelux, apartado 41, antes citadas.

71 – Sentencias Adidas‑Salomon y Adidas Benelux, apartado 27, y adidas y adidas Benelux, apartado 40, antes citadas.

72 – Véanse las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto Adidas‑Salomon y Adidas Benelux, antes citado, puntos 36 a 39, así como, si bien con respecto al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104, las conclusiones de la Abogado General Sharpston en el asunto Intel Corporation, antes citadas, punto 43, y la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 28.

73 – Conclusiones relativas al asunto Intel Corporation, antes citado, punto 62.

74 – Véase, en tal sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 32.

75 – Sentencias VIPS, antes citada, apartado 40; de 30 de enero de 2008, Japan Tobacco/OAMI‑Torrefacção Camelo (CAMELO) (T‑128/06, no publicada en la Recopilación), apartado 46, y de 19 de junio de 2008, Mülhens/OAMI‑Spa Monopole (MINERAL SPA) (T‑93/06, no publicada en la Recopilación), apartado 40. El subrayado es mío.

76 – Sentencias VIPS, apartado 42, CAMELO, apartado 65, y MINERAL SPA, apartado 38, antes citadas. El subrayado es mío.

77 – Conclusiones presentadas en el asunto Intel Corporation, antes citado, punto 62.

78 – De las citadas sentencias VIPS, apartados 71 y 72, y CAMELO, apartado 65, se deduce, además, por una parte que el riesgo de aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de una marca ajena «sólo podría existir si el público pertinente, sin confundir la procedencia de los servicios designados por las marcas en conflicto, experimentara una atracción particular» por los productos del solicitante del registro «por el mero hecho de que [éstos] se amparan» en un signo idéntico o similar a la marca de renombre, y, por otra parte, que se requiere la prueba de una asociación de la marca solicitada con cualidades positivas de la marca de renombre anterior.

79 – En el caso de la publicidad comparativa, estimo que la justa causa para el uso de la marca del competidor es inherente al cumplimiento, por la comunicación publicitaria, de las condiciones de licitud previstas en el artículo 3 bis, apartado 1, letras b) y c), de la Directiva 84/450. Por ese motivo, en mi opinión, el legislador comunitario no ha considerado necesario reiterar en el artículo 3 bis, apartado 1, letra g), de dicha Directiva la condición relativa al uso sin justa causa del signo que figura, en cambio, en el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104.

80 – Véase, por analogía, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 68. Como ha puesto de manifiesto asimismo la Abogado General Sharpston en las conclusiones relativas al asunto en el que recayó dicha sentencia, punto 65, cuanto mayores sean el renombre de la marca y la similitud entre los bienes cubiertos respectivamente por la marca de renombre y el signo, también lo será el riesgo de obtener una ventaja indebida de la marca de renombre.

81 – Sentencia Adam Opel, antes citada, apartado 36.