TRIBUNALENS DOM (första avdelningen)
den 24 oktober 2018 (*)
”EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av figurmärket 42 BELOW – Det äldre nationella icke registrerade figurmärket VODKA 42 – Relativt registreringshinder – Artikel 8.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.4 i förordning (EU) 2017/1001) – Användning i näringsverksamhet – EUIPO:s tillämpning av nationell rätt”
I mål T‑435/12,
Bacardi Co. Ltd, Vaduz (Liechtenstein), inledningsvis företrätt av advokaten M. Reinisch, därefter av advokaterna A. Parassina, L. Rigas och L. Lorenc,
klagande,
mot
Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), inledningsvis företrädd av P. Geroulakos, därefter av D. Gája och D. Walicka, båda i egenskap av ombud,
motpart,
varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, tillika intervenient vid tribunalen, var
Palírna U zeleného stromu a.s., med tidigare firman Granette & Starorežná Distilleries a.s., Ústí nad Labem (Republiken Tjeckien), företrätt av advokaten T. Chleboun,
angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s andra överklagandenämnd den 9 juli 2012 (ärende R 2100/2011–2), om ett invändningsförfarande mellan Granette & Starorežná Distilleries och Bacardi,
meddelar
TRIBUNALEN (första avdelningen)
sammansatt av ordföranden H. Kanninen (referent) samt domarna I. Pelikánová och E. Buttigieg,
justitiesekreterare: handläggaren X. Lopez Bancalari,
med beaktande av överklagandet som inkom till tribunalens kansli den 24 september 2012,
med beaktande av EUIPO:s svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 5 februari 2013,
med beaktande av intervenientens svarsskrivelse som inkom till tribunalens kansli den 30 januari 2013,
med beaktande av repliken som inkom till tribunalens kansli den 12 mars 2013,
med beaktande av EUIPO:s duplik som inkom till tribunalens kansli den 2 augusti 2013,
med beaktande av intervenientens duplik som inkom till tribunalens kansli den 20 augusti 2013,
med beaktande av de skriftliga frågor som tribunalen ställt till parterna och de svar som klaganden och EUIPO lämnat på dessa frågor, vilka inkom till tribunalens kansli den 13 respektive den 20 maj 2015,
med beaktande av klagandens ansökan om vilandeförklaring av målet som inkom till tribunalens kansli den 29 april 2015 samt EUIPO:s och intervenientens yttranden avseenden denna ansökan som inkom den 6 respektive den 13 maj 2015,
med beaktande av beslutet av ordföranden på första avdelningen (tidigare sammansättningen) av den 10 juni 2015 att vilandeförklara målet,
med beaktande av att målets handläggning återupptogs den 10 november 2015,
med beaktande av klagandens ansökan om vilandeförklaring av målet som inkom till tribunalens kansli den 11 december 2015 och EUIPO:s yttrande avseende denna ansökan som ingavs den 7 januari 2016,
med beaktandet av beslutet av ordföranden på första avdelningen (tidigare sammansättningen) av den 20 januari 2016 att vilandeförklara målet,
med beaktande av att målets handläggning återupptogs den 20 juni 2016,
med beaktande av klagandens ansökan om vilandeförklaring av målet som inkom till tribunalens kansli den 22 augusti 2016 och de yttranden avseende denna ansökan som EUIPO och intervenienten ingav den 26 augusti respektive den 8 september 2016,
med beaktande av beslutet av ordföranden på första avdelningen (tidigare sammansättningen) av den 12 september 2016 att vilandeförklara målet,
med beaktande av att målets handläggning återupptogs den 13 mars 2017,
med beaktande av parternas svar som ingavs den 16 och den 17 maj 2017 på de frågor som tribunalen ställt som en åtgärd för processledning,
efter förhandlingen den 7 november 2017,
följande
Dom
Bakgrund till tvisten
1 Klaganden, Bacardi Co. Ltd, ingav den 26 juni 2009 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, 2009, s. 1), i dess ändrade lydelse (som ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (EUT L 154, 2017, s. 1)).
2 Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
3 De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 33 i Nice-överenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”alkoholhaltiga drycker (ej öl), inklusive vodka, vodkabaserade och vodkasmaksatta drycker”.
4 Ansökan om EU-varumärke offentliggjordes i Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr 59/2009 av den 14 december 2009.
5 Den 11 mars 2010 framställde intervenienten, Granette & Starorežná Distilleries a.s., sedermera Palírna U zeleného stromu a.s., en invändning, enligt artikel 41 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i förordning 2017/1001), mot registreringen av det sökta varumärket för de varor som anges i punkt 3 ovan.
6 Invändningen grundade sig bland annat på det icke registrerade varumärke som används i Tjeckien och i Slovakien för ”alkoholhaltiga drycker, nämligen vodka” (nedan kallat det icke registrerade varumärket) som återges nedan:
7 Till stöd för invändningen hänvisade intervenienten till de registreringshinder som avses i artikel 8.1 b och 8.4 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b och 8.4 i förordning 2017/1001).
8 Den 12 augusti 2011 avslog invändningsenheten invändningen i dess helhet, på grundval av artikel 8.1 b och artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, och förpliktade intervenienten att ersätta kostnaderna i invändningsförfarandet.
9 Den 10 oktober 2011 överklagade intervenienten invändningsenhetens beslut till EUIPO enligt artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).
10 Genom beslut av den 9 juli 2012 (nedan kallat det överklagade beslutet) biföll EUIPO:s andra överklagandenämnd intervenientens överklagande.
11 För det första erinrade överklagandenämnden om de kumulativa villkor som anges i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
12 För det andra påpekade överklagandenämnden att artikel 7.1 g i lag nr 441/2003 SB. av den 3 december 2003 (nedan kallad den tjeckiska varumärkeslagen) i Republiken Tjeckien gav innehavare av icke registrerade varumärken använda i näringsverksamhet, före inlämnandet av en ansökan om registrering, vars räckvidd inte bara var lokal, en rätt att förbjuda senare varumärken om kännetecknen var identiska eller liknande och avsåg varor eller tjänster av liknande slag.
13 För det tredje angav överklagandenämnden att intervenienten i det aktuella fallet hade styrkt dels att de varor som det icke registrerade varumärket avsåg hade saluförts på olika platser, åtminstone inom det tjeckiska territoriet, dels att saluföringen hade skett före det datum då ansökan om registrering av det sökta varumärket lämnades in och inom ramen för näringsverksamhet i syfte att uppnå en ekonomisk fördel.
14 Överklagandenämnden drog slutsatsen att det icke registrerade varumärket hade förvärvat rätt till skydd genom att intervenienten hade använt det för ”alkoholhaltiga drycker, nämligen vodka”, före den dag då ansökan om registrering av det sökta varumärket lämnades in.
15 För det fjärde undersökte överklagandenämnden huruvida det icke registrerade varumärket medförde en rätt för varumärkesinnehavaren att förbjuda användning av det sökta varumärket och kontrollerade, i detta sammanhang, huruvida de villkor som föreskrivs i artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen var uppfyllda.
16 Överklagandenämnden fann, i detta hänseende, att de aktuella varorna var riktade till den breda allmänheten inom det tjeckiska territoriet.
17 Vidare angav överklagandenämnden dels att de aktuella varorna var av samma eller av högst liknande slag, dels att de motstående kännetecknen vid en helhetsbedömning liknade varandra i visuellt, fonetiskt och konceptuellt hänseende.
18 Vidare ansåg överklagandenämnden att det icke registrerade varumärket hade en medelhög ursprunglig särskiljningsförmåga.
19 Mot denna bakgrund drog överklagandenämnden slutsatsen att det i det aktuella fallet förelåg en risk för förväxling hos omsättningskretsen.
20 Slutligen fann överklagandenämnden i huvudsak att EUIPO saknade behörighet att uttala sig beträffande klagandens argument, enligt vilket användningen av det icke registrerade varumärket utgjorde otillbörlig konkurrens och ett intrång i dess upphovsrätt, eftersom detta inte i sig kunde innebära ett ifrågasättande av detta varumärkes giltighet.
21 Sammanfattningsvis biföll överklagandenämnden överklagandet och godtog följaktligen invändningen grundad på det icke registrerade varumärket. Vidare förpliktade nämnden klaganden att ersätta kostnaderna för invändningsförfarandet och överklagandeförfarandet med tillämpning av artikel 85.1 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 109.1 i förordning 2017/1001).
Parternas yrkanden
22 Klaganden har i sitt överklagande yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det överklagade beslutet,
– ogilla invändningen mot registreringen av det sökta varumärket,
– delge EUIPO sin dom,
– förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
23 Efter att i repliken ha återkallat det andra och det tredje yrkandet, har klaganden yrkat att tribunalen ska
– ogiltigförklara det överklagade beslutet,
– förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
24 EUIPO har yrkat att tribunalen ska
– ogilla överklagandet,
– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
25 Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
– ogilla överklagandet,
– förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Upptagande till sakprövning
26 EUIPO har i huvudsak gjort gällande att klagandens yrkande om ogiltigförklaring av det överklagade beslutet ska avvisas på grund av att överklagandet, utöver påståendet att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den angav att bevisen för användningen av det icke registrerade varumärket var tillräckliga för att godta invändningen, inte innehåller några argument för eller tillräckligt tydliga förklaringar till varför nämndens bedömning skulle vara felaktig.
27 Klaganden har gjort gällande att den i överklagandet har lämnat tillräckliga förklaringar i detta hänseende och visat att överklagandenämnden, enligt tjeckisk rätt, borde ha krävt att intervenienten lade fram ytterligare bevis för att styrka att det icke registrerade varumärket hade använts kontinuerligt.
28 Tribunalen finner inledningsvis att EUIPO, i sin invändning om rättegångshinder, har kritiserat den vaga och allmängiltiga karaktären av ett åberopat argument samt avsaknaden av andra argument till stöd för den anmärkning som huvudsakligen innebär att det villkor om användning i näringsverksamhet som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 inte var uppfyllt i det aktuella fallet.
29 Det följer av fast rättspraxis att enligt artikel 76 d i tribunalens rättegångsregler ska ansökan innehålla uppgift om saken i målet, de grunder och argument som åberopas samt en kortfattad framställning av dessa grunder. Dessa uppgifter ska vara så klara och precisa att svaranden kan förbereda sitt försvar och att tribunalen kan pröva talan, i förekommande fall utan att ha tillgång till andra uppgifter. I syfte att säkerställa rättssäkerheten och en god rättskipning kan en talan endast tas upp till sakprövning om de väsentliga, faktiska och rättsliga, omständigheter som talan grundas på, åtminstone kort men på ett konsekvent och begripligt sätt, framgår av innehållet i själva ansökan (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 25 juli 2000, RJB Mining/kommissionen, T-110/98, EU:T:2000:199, punkt 23 och där angiven rättspraxis, samt dom av den 10 april 2003, Travelex Global and Financial Services och Interpayment Services/kommissionen, T-195/00, EU:T:2003:111, punkt 26).
30 I förevarande mål framgår det tydligt av överklagandet vilka faktiska och rättsliga omständigheter som ligger till grund för klagandens argument, enligt vilket överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den angav att bevisen för användningen av det icke registrerade varumärket var tillräckliga för att godta invändningen.
31 I del B. III i överklagandet har klaganden nämligen i huvudsak gjort gällande att villkoret avseende användning i näringsverksamhet, som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, inte var uppfyllt beträffande det icke registrerade varumärket, eftersom intervenienten inte hade lagt fram bevis för en kontinuerlig, icke-avbruten och fortgående användning av detta kännetecken fram till dagen för antagandet av invändningsenhetens beslut, nämligen fram till den 12 augusti 2011.
32 Ett sådant argument är tillräckligt klart och precist för att göra det möjligt för EUIPO att förbereda sitt försvar och för tribunalen att pröva överklagandet. EUIPO:s invändning om rättegångshinder avslås därför.
Prövning i sak
33 Klaganden har åberopat två grunder för överklagandet. Den första grunden avser åsidosättande av regel 50.2 g i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärke (EGT L 303, 1995, s. 1). Som andra grund har klaganden gjort gällande ett åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
Den första grunden: Åsidosättande av regel 50.2 g i förordning nr 2868/95
34 Klaganden anser att överklagandenämnden har gjort en felaktig sammanfattning av de faktiska omständigheterna i ärendet. Enligt klaganden gjorde överklagandenämnden en ofullständig sammanfattning av de argument som klaganden anförde vid invändningsenheten och vid denna nämnd. För det första återgavs inte de argument som avser tjeckisk rätt, bland annat dem som rör otillbörlig konkurrens och upphovsrätt. Vidare rörde sammanfattningen av argumenten, i punkt 14 i det överklagade beslutet, endast de argument som avser det tjeckiska varumärket nr 263350 för vilket registrering söktes den 10 september 2003, vilket intervenientens invändning grundar sig på. Inget av argumenten avseende det icke registrerade varumärket återgavs. Slutligen har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden har underlåtit att pröva de argument som hade till syfte att visa att nämnda varumärke inte åtnjöt något skydd enligt tjeckisk rätt, eftersom detta utgjorde en handling av otillbörlig konkurrens och åsidosatte dess upphovsrätt till kännetecknet 42 BELOW. Följaktligen har klaganden gjort gällande ett åsidosättande av artikel 50.2 g i förordning nr 2868/95, och en otillräcklig prövning av dess argument, varav en del inte har beaktats över huvud taget.
35 EUIPO och intervenienten har bestritt att överklagandet kan bifallas på denna grund.
36 Det ska inledningsvis erinras om att överklagandenämndens beslut enligt regel 50.2 g i förordning nr 2868/95 ska innehålla en sammanfattning av de faktiska omständigheterna.
37 Således ska det överklagade beslutet undersökas för att kontrollera huruvida detta innehåller en sammanfattning av de faktiska omständigheterna och bland annat av de argument som klaganden anförde i det administrativa förfarandet.
38 För det första har överklagandenämnden, som framgår av punkt 7 i det överklagade beslutet, på ett mycket detaljerat sätt sammanfattat de argument som klaganden gjorde gällande vid invändningsenheten. Nämnden har bland annat i sjunde och åttonde strecksatsen i punkt 7 tagit upp klagandens argument beträffande tjeckiska regler om otillbörlig konkurrens och upphovsrätt. Vidare har överklagandenämnden, i punkt 69 i det överklagade beslutet, erinrat om klagandens argument att intervenientens användning av det icke registrerade varumärket var olaglig på grund av att detta utgjorde otillbörlig konkurrens och ett intrång i klagandens upphovsrätt.
39 För det andra sammanfattade överklagandenämnden, såsom framgår av punkt 14 i det överklagade beslutet, de av klaganden anförda argumenten som i huvudsak avser avslag på intervenientens överklagande av invändningsnämndens beslut. Nämnden erinrade särskilt om att klagandens argument att även om det sökta varumärket och det icke registrerade varumärket av intervenienten vid en helhetsbedömning ansågs likna varandra, så kunde denne inte göra gällande att de liknade varandra i fonetiskt hänseende, eftersom orden ”below” och ”vodka” hade helt olika ljud.
40 Överklagandenämnden har således på ett fullgott sätt sammanfattat alla argument som klaganden anfört.
41 Överklagandet kan följaktligen inte vinna bifall på den första grunden.
Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009
42 Klaganden har i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden har åsidosatt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, genom att den dragit slutsatsen att det icke registrerade varumärket uppfyllde de villkor som anges i denna artikel och följaktligen gjorde det möjligt att hindra registreringen av det sökta varumärket.
43 Tribunalen gör i denna del följande bedömning. Enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 kan innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller av ett annat tecken invända mot registrering av ett EU-varumärke om detta icke registrerade varumärke eller kännetecken kumulativt uppfyller fyra villkor: Det ska användas i näringsverksamhet, dess omfattning ska vara mer än bara lokal och rätten till varumärket eller kännetecknet ska ha förvärvats enligt rätten i den medlemsstat där det användes före tidpunkten för ansökan om registrering av EU-varumärket. Varumärket eller kännetecknet ska slutligen ge innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke. Dessa villkor är kumulativa, varför en invändning grundad på existensen av ett icke registrerat varumärke eller andra kännetecknen som används i näringsverksamhet i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 inte kan förhindra registrering när det icke registrerade varumärket eller kännetecknet inte uppfyller ett av dessa villkor (se dom av den 12 oktober 2017, Moravia Consulting/EUIPO – Citizen Systems Europe (SDC‑888TII RU), T-317/16, ej publicerad, EU:T:2017:718, punkt 38 och där angiven rättspraxis).
44 De två första villkoren – det vill säga villkoren avseende användningen och omfattningen av det åberopade varumärket eller kännetecknet, varvid varumärket eller kännetecknet ska ha använts i mer än bara lokal omfattning – följer av lydelsen i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 och ska därför tolkas mot bakgrund av unionsrätten. I förordningen föreskrivs således enhetliga normer beträffande användningen av kännetecken och omfattningen därav, vilka är förenliga med de principer som ligger till grund för det system som införts genom nämnda förordning (dom av den 24 mars 2009, Moreira da Fonseca/harmoniseringskontoret – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, punkt 33, dom av den 4 juli 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/harmoniseringskontoret – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, ej publicerad, EU:T:2014:614, punkt 41, och dom av den 12 oktober 2017, SDC‑888TII RU, T-317/16, ej publicerad, EU:T:2017:718, punkt 39).
45 Det framgår däremot av uttrycket ”om och i den mån det finns tillämplig nationell lagstiftning om detta kännetecken” att de två andra villkor som anges därefter i artikel 8.4 a och b i förordning nr 207/2009 är villkor som föreskrivs i förordningen, men som till skillnad från de föregående villkoren ska bedömas med beaktande av kriterier som föreskrivs i den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet. Hänvisningen till den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet är fullständigt befogad, eftersom kännetecken som står utanför systemet för EU-varumärken enligt förordning nr 207/2009 kan åberopas mot ett EU-varumärke. Det är således endast med stöd av den nationella rätt som gäller för det åberopade kännetecknet som det kan slås fast huruvida det åberopade kännetecknet är äldre än EU-varumärket och om det kan medföra att det är motiverat att förbjuda användning av ett yngre varumärke (dom av den 24 mars 2009, GENERAL OPTICA, T-318/06–T-321/06, EU:T:2009:77, punkt 34, och dom av den 12 oktober 2017, SDC‑888TII RU, T-317/16, ej publicerad, EU:T:2017:718, punkt 40).
46 Det har i förevarande mål inte bestritts att det icke registrerade varumärket har en omfattning som är mer än lokal. Däremot anser klaganden att överklagandenämnden inte har gjort en korrekt bedömning av huruvida villkoret avseende användning i näringsverksamhet var uppfyllt. Enligt klaganden borde överklagandenämnden nämligen fastställa att detta varumärke hade använts kontinuerligt fram till det datum då invändningsnämnden meddelade beslutet av den 12 augusti 2011. Vidare har klaganden klandrat överklagandenämnden för att inte ha gjort en uttömmande bedömning av tjeckisk rätt och således, på grundval av bestämmelser i denna rättsordning som inte var relevanta i det aktuella fallet, dragit slutsatsen att intervenienten hade rättigheter till detta varumärke och att detta varumärke gav intervenienten en rätt att förbjuda användningen av det sökta varumärket. Slutligen har klaganden klandrat överklagandenämnden för att ha ansett sig sakna behörighet att bedöma giltigheten av detta varumärke och att följaktligen ha godtagit invändningen på grundval av ett ogiltigt kännetecken.
47 Den andra grunden består i huvudsak av tre delar. Den första delen avser att överklagandenämnden gjort en felaktig bedömning beträffande villkoret avseende användningen i näringsverksamhet av ett icke registrerat varumärke, som föreskrivs i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Den andra delen rör att överklagandenämnden har gjort en felaktig bedömning genom att inte vid tillämpningen av denna bestämmelse undersöka de bestämmelser i tjeckisk rätt som är relevanta i det aktuella fallet. Såvitt avser den tredje delen har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden har gjort en felaktig bedömning genom att förklara sig sakna behörighet att bedöma huruvida det icke registrerade varumärket är giltigt med hänsyn till de bestämmelser i tjeckisk rätt som avser otillbörlig konkurrens och upphovsrätt.
– Den andra grundens första del
48 Klaganden anser att överklagandenämnden har gjort en felaktig bedömning genom att ange att det villkor avseende användning i näringsverksamhet av det icke registrerade varumärket som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 var uppfyllt. Klaganden har gjort gällande att detta villkor för det första skulle bedömas vid det datum då invändningsenheten antog sitt beslut, det vill säga den 12 augusti 2011. Klaganden har vidare anfört att intervenienten hade att styrka en kontinuerlig, oavbruten och fortgående användning av det icke registrerade varumärket fram till detta datum. Klaganden anser att eftersom frågan huruvida detta varumärke existerar ska avgöras enligt nationell rätt, i förevarande fall tjeckisk rätt, ska det även fastställas huruvida det aktuella varumärket existerar kontinuerligt. Klaganden har i detta hänseende påpekat att intervenienten hade upphört att använda det icke registrerade varumärket kring januari månad 2011 och att detta hade ersätts av logotypen VODKA 42 BLENDED.
49 EUIPO har gjort gällande att talan inte kan bifallas på denna delgrund. För det första är det datum som, enligt unionsrätten, ska beaktas vid bedömningen av huruvida det icke registrerade varumärket används datumet för inlämnandet av ansökan om registrering av det sökta varumärket, nämligen i förevarande fall den 26 juni 2009. För det andra är inte det villkor beträffande en kontinuerlig användning av ett icke registrerat kännetecken som föreskrivs i den tjeckiska rätten relevant för fastställandet av det datum vid vilket användningen av ett äldre icke registrerat varumärke ska bedömas.
50 Intervenienten anser att argumentet att det icke registrerade varumärket inte har använts från år 2011 och framåt inte framfördes inom ramen för invändningsförfarandet och därför enligt artikel 76.2 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 95.2 i förordning 2017/1001) inte kunde beaktas av EUIPO. Intervenienten har vidare gjort gällande att den enda fråga som är avgörande är huruvida intervenienten använde detta varumärke vid den tidpunkt då invändningen framställdes eller, senast, vid utgången för fristen för framläggande av bevisning vid EUIPO.
51 Det ska inledningsvis påpekas att klaganden har gjort gällande att de bevis för användningen av det icke registrerade varumärket som intervenienten har lagt fram i bilagan till sin svarsskrivelse inte kan tillåtas. Klaganden har angett att dessa bevis hade lagts fram för första gången vid tribunalen. Som svar på en fråga som ställdes av tribunalen vid förhandlingen angav EUIPO, liksom klaganden, att de bevis som intervenienten angav i sin svarsskrivelse inte kunde tillåtas. Däremot gjorde intervenienten gällande att de bevis som den hade lagt fram vid tribunalen kunde tillåtas och att den, under alla omständigheter, överlämnade åt tribunalen att fatta beslut i detta hänseende.
52 Det ska härvid erinras om att ett överklagande vid tribunalen syftar till att rätten ska pröva lagenligheten av överklagandenämndernas beslut i den mening som avses i artikel 65 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 72 i förordning 2017/1001). Det följer av denna bestämmelse att de omständigheter som parterna inte har åberopat vid EUIPO:s enheter inte heller får åberopas i samband med att ett överklagande ges in vid tribunalen. Av nämnda bestämmelse följer även att tribunalen inte får pröva de faktiska omständigheterna på nytt mot bakgrund av sådan bevisning som för första gången åberopats vid tribunalen. Lagenligheten hos ett beslut från en överklagandenämnd ska nämligen bedömas i förhållande till den information som nämnden kunde förfoga över när den fattade sitt beslut (dom av den 18 juli 2006, Rossi/harmoniseringskontoret, C‑214/05 P, EU:C:2006:494, punkterna 50–52, dom av den 18 december 2008, Les Éditions Albert René/harmoniseringskontoret, C‑16/06 P, EU:C:2008:739, punkterna 136–138, och dom av den 16 januari 2014, Optilingua/harmoniseringskontoret – Esposito (ALPHATRAD), T-538/12, ej publicerad, EU:T:2014:9, punkt 19).
53 Intervenienten har i förevarande mål, i bilagan till svarsskrivelsen, lagt fram fakturor i syfte att styrka en kontinuerlig användning av sitt varumärke på det tjeckiska territoriet sedan år 2007 fram till dagen för invändningsnämndens beslut, eller till och med bortom detta datum.
54 Det är utrett att dessa bevis lades fram för första gången vid tribunalen. Mot bakgrund av den rättspraxis som det erinras om i punkt 52 ovan, ska dessa bevis således inte tillåtas.
55 Det ska vidare påpekas att överklagandenämnden, i punkt 31 i det överklagade beslutet, angav att den relevanta period till vilken bevisen för användningen av det icke registrerade varumärket i huvudsak var att hänföra var ”datumet för inlämnandet av den omstridda ansökan, det vill säga den 26 juni 2009, eller tidigare”. Vidare angav denna nämnd, i punkt 39 i det överklagade beslutet, att intervenienten hade erhållit rätten till detta varumärke ”före det datum då ansökan om EU-varumärket lämnades in”.
56 Det kan konstateras att klaganden i förevarande mål inte har bestritt att det icke registrerade varumärket har använts i näringsverksamhet i Republiken Tjeckien mellan åren 2008 och 2009, det vill säga före det datum då ansökan om registrering av det sökta varumärket lämnades in.
57 Däremot har klaganden gjort gällande att överklagandenämnden borde ha krävt av intervenienten att denna lade fram bevis för en kontinuerlig, oavbruten och fortgående användning av det icke registrerade varumärket fram till datumet för invändningsenhetens beslut, det vill säga fram till den 12 augusti 2011. Klaganden har i detta hänseende anfört att intervenienten inte har lagt fram något bevis för användningen av det icke registrerade varumärket för åren 2010 och 2011. Dessutom har klaganden anfört att intervenienten hade upphört att använda detta varumärke kring januari 2011.
58 Klagandens argument föranleder ett fastställande av det datum då överklagandenämnden skulle bedöma det villkor avseende användning i näringslivet som föreskrivs i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
59 Det följer av den rättspraxis som anges i punkterna 43 och 44 ovan att det första villkor som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, det vill säga villkoret avseende användningen av det icke registrerade kännetecknet i näringslivet, ska tolkas mot bakgrund av unionsrätten.
60 Dessutom ska på villkoret om användning i näringslivet av det kännetecken som gjorts gällande till stöd för invändningen tillämpas samma tidsmässiga kriterium som det som uttryckligen föreskrivs i artikel 8.4 a i förordning nr 207/2009 när det gäller erhållandet av rätten till detta kännetecken, nämligen dagen för inlämnandet av ansökan om registrering av EU-varumärket (dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 166, och dom av den 4 juli 2014, CPI COPISA INDUSTRIAL, T-345/13, ej publicerad, EU:T:2014:614, punkt 47).
61 Således gjorde överklagandenämnden inte någon felaktig bedömning när den bedömde villkoret avseende användningen av det icke registrerade varumärket utifrån det datum då ansökan om registrering av det sökte varumärket lämnades in.
62 Slutligen kan det konstateras att klagandens argument inte gör det möjligt att vederlägga denna slutsats.
63 Klaganden har i huvudsak gjort gällande att överklagandenämnden borde kräva av intervenienten att den styrker en kontinuerlig användning av det icke registrerade varumärket, eftersom detta krav föreskrivs i tjeckisk rätt och, i synnerhet, i en dom från Nejvyšší soud av den 19 april 2012 (nr 23 Cdo 3412/2010) (Republiken Tjeckiens Högsta domstol).
64 I detta hänseende ska en åtskillnad göras mellan villkoret avseende användning i näringsverksamhet, vilket ska bedömas mot bakgrund av unionsrätten, vilket påpekas i punkt 44 ovan, och villkoret i artikel 8.4 a i förordning nr 207/2009, avseende förvärvet av rätten till det icke registrerade kännetecknet, vilket ska bedömas mot bakgrund av rättsordningen i den medlemsstat där kännetecknet användes innan ansökan om EU-varumärke lämnades in, vilket påpekas i punkt 45 ovan.
65 Den omständigheten att det i tjeckisk rätt föreskrivs att bevis för en kontinuerlig användning av ett kännetecken krävs för att detta ska anses existera påverkar i förevarande mål inte vilket datum som ska utgöra utgångspunkt för bedömningen av användningen av det icke registrerade varumärket, vilket enligt den rättspraxis som det erinras om ovan i punkt 60 är datumet för inlämnandet av ansökan om registrering av EU-varumärket.
66 Klagandens argument kan således inte godtas.
67 Mot denna bakgrund ska den andra grundens första del underkännas, utan att det är nödvändigt att undersöka de övriga argument som klaganden har gjort gällande avseende att det icke registrerade varumärket inte har använts fortgående, i det att det icke registrerade varumärket ändrades i januari 2011 genom tillägget av ordet ”blended” i slutet av kännetecknet. Det är inte heller nödvändigt att tribunalen uttalar sig angående intervenientens argument att påståendet att det saknas bevis för användningen av detta varumärke från och med år 2011 ska avvisas.
– Den andra grundens andra del
68 Intervenienten har, inom ramen för invändningen, i huvudsak gjort gällande att det icke registrerade varumärket gav denne rätt att invända mot användningen av det sökta varumärket på grundval av artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen, samt artiklarna 44, 46, 47 och 53 i den tjeckiska handelslagen, såsom den införts genom den tjeckiska lagen nr 513/1991 Sb.
69 I artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen föreskrivs följande:
”Det sökta kännetecknet ska inte registreras i registret om en invändning mot varumärket i registret (nedan kallad invändningen) till varumärkesmyndigheten har framställs av
…
g) innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, för identiska eller liknande varor och tjänster, om detta kännetecken är identiskt med eller liknande det sökta kännetecknet, om rätten till detta kännetecken har erhållits före det datum då ansökan om registrering lämnats in.”
70 I artikel 44 i den tjeckiska handelslagen föreskrevs följande:
”Otillbörlig konkurrens är ett beteende inom konkurrensen på marknaden och inom handelsrelationer som strider mot god konkurrens-sed och som kan orsaka en skada för övriga konkurrenter, för konsumenter eller för andra kunder. Otillbörlig konkurrens är förbjuden.”
71 I artikel 46 i den tjeckiska handelslagen angavs följande:
”Vilseledande märkning av varor och tjänster
(1) Vilseledande märkning av varor eller tjänster innebär att varor och tjänster märks på ett sätt som på marknaden ger ett felaktigt intryck avseende från vilket land, vilken region eller vilken plats de märkta varorna eller tjänsterna härrör, eller ger ett felaktigt intryck av att de härrör från en viss tillverkare eller att de har vissa karaktärsdrag eller egenskaper. …
…”
72 I artikel 47 i den tjeckiska handelslagen angavs de situationer som innebar en förväxlingsrisk, bland annat på grund av användning av ett särskilt kännetecken.
73 I artikel 53 i den tjeckiska handelslagen föreskrevs följande:
”Personer som på grund av otillbörlig konkurrens skadats eller kan komma att skadas får, i förhållande till skadevållaren, begära att skadevållaren ska upphöra med detta beteende och att den situation som medför intrång i rättigheterna ska upphöra …”
74 Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden har gjort en felaktig bedömning genom att den, vid bedömningen av huruvida de villkor som föreskrivs i artikel 8.4 a och b i förordning nr 207/2009 var uppfyllda, inte på ett uttömmande sätt har granskat de relevanta bestämmelserna i tjeckisk rätt, trots att nämnden hade en skyldighet att göra detta. Enligt klaganden undersökte överklagandenämnden huruvida det icke registrerade varumärket gav innehavaren rätt att förbjuda användningen av ett senare varumärke enbart på grundval av artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen, trots att denna nämnd borde ha gjort undersökningen mot bakgrund av de villkor som anges i artikel 44 och följande artiklar i den tjeckiska handelslagen, avseende otillbörlig konkurrens.
75 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.
76 Det ska i detta hänseende påpekas att överklagandenämnden inte undersökte huruvida det icke registrerade varumärket var skyddat enligt artikel 44 och följande artiklar i den tjeckiska handelslagen, trots att intervenienten hade grundat sin invändning bland annat på dessa bestämmelser och att klaganden uttryckligen hade angett att bestämmelserna i den tjeckiska varumärkeslagen inte var relevanta.
77 Denna underlåtenhet att genomföra en undersökning påverkar enligt klaganden det överklagade beslutets laglighet, eftersom EUIPO hade en skyldighet att undersöka tjeckisk rätt ur ett brett perspektiv för att fastställa huruvida det icke registrerade varumärket gav intervenienten rätt att förbjuda ett senare varumärke och följaktligen huruvida de villkor som anges i artikel 8.4 a och b i förordning nr 207/2009 var uppfyllda i det aktuella fallet. Enligt klaganden framgår denna skyldighet tydligt av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, av riktlinjerna avseende förfarandet vid EUIPO i de versioner som var i kraft vid datumet för det överklagade beslutet (nedan kallade EUIPO-riktlinjerna) och av domen av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (C‑96/09 P, EU:C:2011:189).
78 Det ska erinras om att domstolen, beträffande ansökningar om ogiltigförklaring grundade på en äldre varumärkesrätt som förvärvats enligt en nationell regel, har slagit fast att det, när det gäller rollfördelningen mellan den som ansökt om ogiltighetsförklaring, EUIPO:s behöriga instanser och tribunalen, för det första, i regel 37 i förordning nr 2868/95 föreskrivs att det åligger sökanden att lämna information som visar att denne enligt tillämplig nationell lag är berättigad att åberopa en äldre rättighet som är skyddad enligt nationell rätt. Enligt denna regel krävs det, för att användningen av ett EU-varumärke ska kunna förbjudas med stöd av en äldre rättighet, att sökanden till EUIPO ger in information som visar att sökanden uppfyller de villkor i den åberopade nationella lagstiftningen som måste vara uppfyllda. Sökanden ska dessutom till EUIPO ge in information som visar innehållet i den nationella lagstiftningen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punkterna 49 och 50, dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 34, och dom av den 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 35).
79 Vad närmare gäller EUIPO:s skyldigheter, har domstolen, för det andra, funnit att det, om det ges in en ansökan om att ett EU-varumärke ska ogiltighetsförklaras på grund av en äldre rättighet som är skyddad enligt en nationell rättsregel, i första hand ankommer på de behöriga enheterna vid EUIPO att bedöma rättsverkan och räckvidden av den information som sökanden gett in för att styrka innehållet i den åberopade nationella rättsregeln. Eftersom det beslut som fattas av de behöriga enheterna vid EUIPO kan leda till att innehavaren av varumärket fråntas en rättighet som den redan tillerkänts, innebär vidare ett sådant besluts räckvidd med nödvändighet att den enhet som antar beslutet måste ha en vidare funktion än att bara godta nationell rätt såsom den beskrivits av den som ansökt om ogiltighetsförklaring (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 51, dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punkterna 35 och 43, och dom av den 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 36).
80 För det tredje är tribunalen, enligt artikel 65.1 och 65.2 i förordning nr 207/2009, behörig att göra en fullständig lagenlighetsprövning av EUIPO:s bedömning av den information som sökanden gett in för att styrka innehållet i den nationella lagstiftning som åberopats som skydd (se, för ett liknade resonemang, dom av den 5 juli 2011, Edwin/harmoniseringskontoret, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, punkt 52, dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 36, och dom av den 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 37).
81 I den mån som tillämpningen av nationell rätt, i den aktuella processuella kontexten, kan medföra att innehavaren av ett EU-varumärke fråntas sin rättighet, är det dessutom av vikt att tribunalen, trots eventuella brister i de handlingar som förebringats för att styrka innehållet i tillämplig nationell rätt, rent faktiskt kan företa en effektiv domstolsprövning. Tribunalen ska med andra ord ges rätt att pröva innehållet i, tillämpningsvillkoren för och räckvidden hos de rättsregler som den som ansökt om ogiltighetsförklaring har åberopat, och detta inte endast med beaktande av de handlingar som förebringats. Den domstolsprövning som görs av tribunalen ska följaktligen uppfylla de krav som följer av principen om ett effektivt domstolsskydd (dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 44, och dom av den 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 38).
82 Det är av vikt att påpeka att EUIPO:s och tribunalens prövning ska göras mot bakgrund av kravet att säkerställa den ändamålsenliga verkan av förordning nr 207/2009, som är att skydda EU-varumärken (dom av den 27 mars 2014, harmoniseringskontoret/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punkt 40, och dom av den 5 april 2017, EUIPO/Szajner, C‑598/14 P, EU:C:2017:265, punkt 39).
83 När det gäller invändningar grundade på en äldre rättighet enligt en bestämmelse i nationell rätt, kan det konstateras att överväganden liknande dem som anges i punkterna 78–82 ovan kan beaktas när det gäller bevisbördan och rollfördelningen mellan parterna, EUIPO:s behöriga instanser och tribunalen.
84 Av rättspraxis framgår nämligen att det åligger den part som invänder mot registreringen att visa att det aktuella icke registrerade varumärket eller kännetecknet omfattas av tillämpningsområdet för den åberopade nationella lagstiftningen och att det ger innehavaren rätt att förbjuda användning av ett yngre varumärke (dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 190; se även, för ett liknande resonemang, dom av den 20 april 2005, Atomic Austria/harmoniseringskontoret – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, EU:T:2005:136, punkt 33).
85 Det åligger i övrigt EUIPO att i samband med ett invändningsförfarande undersöka om villkoren för att tillämpa ett registreringshinder föreligger. EUIPO är i detta samband skyldig att bedöma om de åberopade faktiska omständigheterna föreligger och bedöma bevisvärdet av den bevisning som parterna förebringat. Det kan vara nödvändigt för EUIPO att beakta bland annat den nationella rätten i den medlemsstat där det äldre varumärket är skyddat som invändningen grundas på. EUIPO ska i detta fall och på det sätt som förefaller lämpligt på eget initiativ inhämta upplysningar om den nationella rätten i den berörda medlemsstaten om sådana upplysningar är nödvändiga för bedömningen av om villkoren för att tillämpa ett registreringshinder är uppfyllda och särskilt om de åberopade faktiska omständigheterna och bevisvärdet av den förebringade bevisningen föreligger (dom av den 20 april 2005, ATOMIC BLITZ, T-318/03, EU:T:2005:136, punkterna 34 och 35).
86 Det ska påpekas att det följer av punkt 5.3.6 i del C ”Invändningsförfarandet”, kapitel 4 ”Rättigheter enligt artikel 8.4 i förordning nr 207/2009”, av EUIPO-riktlinjerna, som nämnts av klaganden, att
”[d]et är nödvändigt att på ett abstrakt sätt bevisa att [de icke registrerade kännetecknen], enligt gällande nationell rätt, får registreras som en skyddsåtgärd i förhållande till senare varumärken. [Det är vidare] nödvändigt att bevisa att villkoren för att erhålla ett interimistiskt beslut var uppfyllda (skyddets omfattning), om den ifrågasatta ansökan om ett EU-varumärke användes inom det aktuella territoriet.
När det gäller den första frågan (skydd i abstrakt form), ska den i allmänhet regleras genom användning av den bilagda förteckningen, i vilken tillämpliga äldre rättigheter anges.
När det gäller den andra frågan, ska även denna regleras enligt tillämplig nationell rätt …”
87 Enligt punkt 5.3.6 i EUIPO:s riktlinjer ska det således, för en tillämpning av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, visas dels att den berörda medlemsstatens rättsordning ger de icke registrerade kännetecknen ett skydd, dels att de villkor som i den nationella lagstiftningen anges för detta ändamål är uppfyllda.
88 Det ska tilläggas att det, i punkt 5.4 i samma del C, kapitel 4, i EUIPO:s riktlinjer anges följande:
”… det ankommer på den part som grundar sig på ett förslag eller en särskild följd att vid EUIPO framföra de påståenden, faktiska omständigheter och argument som krävs för att styrka de slutsatser som gjorts gällande.
…
När det gäller de faktiska omständigheter som krävs för att fastställa de rättsliga följderna, exempelvis renommé eller konkret användning, ska den allmänna principen i artikel 74[.1 i förordning nr 207/2009] tillämpas från början.
Dessa faktiska omständigheter avser bland annat följande:
– …
– Skyddets omfattning (likhet mellan kännetecken samt varor och tjänster, förväxlingsrisk) (nationell standard).
– Den nationella lagstiftning som är tillämplig enligt artikel 8.4 ska av EUIPO betraktas på samma sätt som en fråga avseende de faktiska omständigheterna. EUIPO kan inte på eget initiativ och med precision fastställa vilken lagstiftning som är tillämplig i alla medlemsstater avseende de rättigheter som avses i artikel 8.4. Att beakta denna aspekt som en fråga avseende de faktiska omständigheterna, vilken den part som har åberopat denna rätt ska styrka genom bevis, överensstämmer med de kriterier som medlemsstaternas domstolar tillämpar på utländsk rätt på den internationella privaträttens område.
– När det gäller rättsfrågor, det vill säga de bestämmelser i de olika nationella rättsordningarna som är tillämpliga på en viss situation, ska EUIPO i princip anmoda den part som gjort invändningen att ge in de uppgifter som krävs för ett avgörande.
– Ett sådant bevis är inte nödvändigt för det fall dessa uppgifter redan har fastställts av EUIPO, exempelvis genom att de införts i den bilagda förteckningen. Det står emellertid parterna i förfarandet fritt att inge bevis för att den information som anges i förteckningen eller som på annat sätt har fastställts av EUIPO inte längre är korrekt eller inte har uppdaterats.
– …”
89 I förevarande mål ska det således kontrolleras huruvida överklagandenämnden, mot bakgrund av de uppgifter som parterna har ingett till tribunalen, har beaktat de relevanta nationella bestämmelserna och om den, med hänsyn till dessa, på ett korrekt sätt har kontrollerat huruvida tillämpningsvillkoren i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 var uppfyllda.
90 När det gäller bevisbördan avseende en äldre rättighet och räckvidden av en sådan rättighet, framgår det av överklagandet att klaganden, avseende det icke registrerade varumärket, har klandrat överklagandenämnden för att ha begränsat sig till att undersöka artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen och följaktligen inte ha undersökt huruvida detta varumärke uppfyllde villkoren för att erhålla ett skydd på grundval av artikel 44 och följande artiklar i den tjeckiska handelslagen. Enligt klaganden kontrollerade överklagandenämnden inte huruvida intervenienten, med tillämpning av dessa artiklar, faktiskt var innehavare av en icke-registrerad rättighet som gav den rätt att förbjuda användningen av ett yngre varumärke.
91 Det ska i detta hänseende för det första påpekas att i den förteckning som utgör bilaga till del C kapitel 4 i EUIPO:s riktlinjer nämns artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen bland de nationella rättigheter som utgör äldre rättigheter i den mening som avses i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009. Artikel 44 och följande artiklar i den tjeckiska handelslagen nämns däremot inte i denna bilaga.
92 Eftersom klaganden avsåg bestrida att artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen kunde skapa en rättighet avseende de icke registrerade varumärkena, åvilade bevisbördan denna part. Det ankom även på klaganden att, eftersom den avsåg att göra gällande en rätt till de icke registrerade varumärkena, styrka att denna rätt föreskrevs i den tjeckiska rätten i andra bestämmelser än artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen och, bland annat, i artikel 44 och följande artiklar i den tjeckiska handelslagen, avseende otillbörlig konkurrens och intrång i upphovsrätter.
93 Det ska tilläggas att tribunalen – eftersom den hade en skyldighet att, även på eget initiativ, på det sätt som den fann lämpligt skaffa upplysningar om den berörda medlemsstatens lagstiftning om sådana upplysningar var nödvändiga för bedömningen av villkoren för tillämpning av ett registreringshinder och, särskilt, riktigheten av de faktiska omständigheter som anförts eller bevisvärdet av de handlingar som ingetts – har riktat åtgärder för processledning bland annat till klaganden i syfte att erhålla upplysningar avseende de bestämmelser i tjeckisk rätt som den åberopade. Bland annat begärde tribunalen att hela kommentaren avseende artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen [Horáček, R. a kol. Práva na označení (zákon o ochranných známkách a zákon o ochraně označení původu a zeměpisnych označení) Komentář – Prag, C.H.Beck 2004] skulle ges in, av vilken den hade citerat ett utdrag i sitt överklagande, samt flera nationella domar i fulltext, vilka även citerades i överklagandet.
94 Det följer emellertid inte av handlingarna i målet och de svar som parterna lämnat att överklagandenämnden har gjort sig skyldig till en felaktig bedömning genom att, vid tillämpningen av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, anse dels att innehavarna av icke registrerade varumärken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, i enlighet med artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen, har rätt att invända mot registrering av nya varumärken om kännetecknen är identiska eller liknande och om de avser varor respektive tjänster av samma eller liknande slag, dels att de bestämmelser i den tjeckiska handelslagen som åberopats i förevarande mål var irrelevanta, eftersom de frågor avseende otillbörlig konkurrens och intrång i de upphovsrätter de avsåg inte omfattades av EUIPO:s behörighet.
95 För det första kan nämligen en invändning mot registreringen av ett tjeckiskt varumärke, enligt artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen, göras av ”innehavaren av ett icke registrerat varumärke eller ett annat kännetecken som används i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning, för identiska eller liknande varor och tjänster, om detta kännetecken är identiskt med eller liknande det sökta kännetecknet, om rätten till detta kännetecken har erhållits före det datum då ansökan om registrering lämnats in”.
96 Artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen anger således de villkor enligt vilka ett icke registrerat varumärke kan hindra registreringen av ett yngre varumärke.
97 När det gäller frågan huruvida överklagandenämnden, i punkterna 25 och 30 i det överklagade beslutet, med fog kunde fastställa att de icke registrerade varumärkena skulle ha erhållits genom användning i näringsverksamhet före det datum då ansökan om registrering lämnades in och huruvida nämnden, i punkt 39 i detta beslut, kunde analysera bevisen för att fastställa huruvida rätten till det icke registrerade varumärket hade erhållits till följd av intervenientens användning, ska det erinras om att grunden för skydd av ett icke registrerat varumärke, enligt bilagan till del C, kapitel 4, i EUIPO:s riktlinjer, när det gäller Republiken Tjeckiens lagstiftning, är artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen.
98 Även om klaganden, i överklagandet, gjort gällande att EUIPO:s riktlinjer inte hade någon tvingande verkan, hindrar inte detta att artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen skyddar icke registrerade kännetecken genom att den uttryckligen föreskriver en rätt, för innehavarna, att invända mot registreringen av ett yngre varumärke, eller den omständigheten att användningen i näringsverksamhet, i Republiken Tjeckien, är ett nödvändigt villkor för förvärvandet av rättigheter avseende ett icke registrerat kännetecken, som följer av denna bestämmelse.
99 Mot bakgrund av handlingarna och av de svar som parterna har gett, framgår det inte att överklagandenämnden har gjort någon felaktig bedömning genom att anse att artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen skyddade de icke registrerade kännetecknen och att det följde av denna bestämmelse att förvärv av en rätt till ett icke registrerat kännetecken som används i mer än bara lokal omfattning sker genom användning inom ramen för näringsverksamhet, före inlämnandet av ansökan om registrering av ett yngre varumärke.
100 Det ska tilläggas att innehavare av rättigheter till äldre kännetecken, genom att invända mot registrering av ett yngre varumärke, avser att erhålla ett effektivt skydd mot varje framtida användning av detta varumärke.
101 Som klaganden med fog har påpekat i sitt överklagande, tillåter artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen innehavaren av ett äldre giltigt varumärke att bestrida en ansökan om ett varumärke före registreringen av detta, i stället för att behöva väcka talan vid domstol för att få fastställt att användningen av varumärket är olaglig och få varumärket ogiltigförklarat med tillämpning av artikel 31.2 i denna lag.
102 Rätten att invända mot registreringen av ett yngre varumärke med tillämpning av artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen innebär vidare, underförstått men nödvändigtvis, en rätt att invända mot användningen av detta varumärke.
103 För det andra – när det gäller frågan huruvida det finns andra bestämmelser än dem i artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen, som tillåter innehavarna av ett icke registrerat varumärke att förbjuda användningen av ett yngre varumärke efter det att det registrerats, såsom artikel 44 och följande artiklar i den tjeckiska handelslagen, och huruvida överklagandenämnden har gjort sig skyldig till en felaktig bedömning genom att underlåta att undersöka huruvida villkoren för förvärv av en rätt till ett icke registrerat varumärke, som anges i dessa artiklar, var uppfyllda i det aktuella fallet – ska det påpekas att de uppgifter som parterna har lämnat inte gör det möjligt att styrka att överklagandenämnden har gjort en felaktig bedömning genom att anse att dessa artiklar avsåg frågor som inte omfattades av EUIPO:s behörighet.
104 Artikel 44 och följande artiklar i den tjeckiska handelslagen avser otillbörlig konkurrens, vilseledande varumärken och intrång i upphovsrätterna och det följer inte av de handlingar som ingetts avseende artikel 7.1 g i den tjeckiska varumärkeslagen att denna sistnämnda bestämmelse ska tolkas i jämförelse med dessa artiklar, trots att artikel 47 i handelslagen avser situationer som medför risk för förväxling.
105 Av det ovan angivna följer att överklagandenämnden inte har gjort någon felaktig bedömning av tillämpningsvillkoren i artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 med avseende på bestämmelserna i tjeckisk rätt.
– Den andra grundens tredje del
106 Klaganden har gjort gällande att det kännetecken som utgör det sökta varumärket användes i Tjeckien före intervenientens icke registrerade varumärke, vilket därför utgör en handling av otillbörlig konkurrens på klagandens bekostnad, samt ett intrång i dess upphovsrättigheter och det är följaktligen inte giltigt enligt tjeckisk rätt. I detta sammanhang har klaganden i huvudsak klandrat överklagandenämnden för att ha bifallit invändningen och för att ha förklarat sig sakna behörighet att, såsom den ombetts att göra, pröva huruvida detta icke registrerade varumärke var giltigt enligt tjeckisk rätt. Klaganden har i detta hänseende klandrat överklagandenämnden för att ha påstått att det ankom på denna part att bevisa att intervenientens rättighet inte var giltig eller att den inte kunde åberopas gentemot klaganden. Det ankommer nämligen på intervenienten att fastställa att den har rättigheter grundade på nationell rätt och på EUIPO att pröva huruvida de är giltiga.
107 EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.
108 Av rättspraxis följer att det för att en invändare ska kunna hindra registreringen av ett EU-varumärke med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009 krävs – och är tillräckligt – att en äldre rättighet som inte har ogiltigförklarats genom en lagakraftvunnen dom kan göras gällande vid den tidpunkt då EUIPO kontrollerar att samtliga villkor för invändningen är uppfyllda (dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 94).
109 Även om det under dessa omständigheter åligger EUIPO att, i samband med att den uttalar sig om en invändning som görs med stöd av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, beakta avgöranden från de berörda medlemsstaternas domstolar avseende giltigheten eller kvalificeringen av åberopade äldre rättigheter för att försäkra sig om att dessa fortfarande har den verkan som krävs enligt denna bestämmelse, ankommer det inte på EUIPO att ersätta de behöriga nationella domstolarnas bedömning med sin egen. EUIPO tillerkänns för övrigt inte någon sådan behörighet i förordning nr 207/2009 (dom av den 29 mars 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C‑96/09 P, EU:C:2011:189, punkt 95).
110 Giltigheten av ett nationellt varumärke kan vidare inte bestridas inom ramen för ett förfarande för registrering av ett EU-varumärke utan endast inom ramen för ett ogiltighetsförfarande som inletts i den berörda medlemsstaten (se dom av den 13 december 2007, Xentral/harmoniseringskontoret – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, EU:T:2007:387, punkt 36 och där angiven rättspraxis). Även om det ankommer på EUIPO att – på grundval av de bevis som det åligger invändaren att lägga fram – kontrollera huruvida det nationella varumärke som åberopats till stöd för invändningen existerar, så ankommer det inte på EUIPO att pröva en tvist där detta varumärke står i konflikt med ett annat nationellt varumärke. Det är en tvist som endast de nationella myndigheterna har behörighet att pröva (dom av den 21 april 2005, PepsiCo/harmoniseringskontoret – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, EU:T:2005:138, punkt 26, och dom av den 13 december 2007, PAGESJAUNES.COM, T-134/06, EU:T:2007:387, punkt 36).
111 Så länge det äldre nationella varumärket faktiskt är skyddat, är den omständigheten att det finns en äldre nationell registrering eller annan rättighet som är äldre än detta inte relevant vid en invändning mot en ansökan om registrering av ett EU-varumärke, även om det sökta EU-varumärket är identiskt med ett äldre nationellt varumärke som ägs av det företag som ansökt om registrering eller med en annan rättighet som är äldre än det nationella varumärke som lagts till grund för invändningen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 13 december 2007, PAGESJAUNES.COM, T-134/06, EU:T:2007:387, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
112 Det finns ingenting som tyder på att sådana överväganden inte är tillämpliga i en sådan situation som den som är aktuell i förevarande mål, där invändningen är grundad på ett äldre nationellt icke registrerat varumärke.
113 I detta sammanhang har överklagandenämnden inte gjort någon felaktig bedömning genom att, i punkt 69 i det överklagade beslutet, ange att den inte hade behörighet att bedöma huruvida det icke registrerade varumärket var giltigt och följaktligen att uttala sig om huruvida ett eventuellt intrång, från intervenientens sida, i klagandens upphovsrätter förelåg eller huruvida en eventuell handling av otillbörlig konkurrens hade skett på dess bekostnad.
114 Följaktligen har överklagandenämnden inte gjort någon felaktig bedömning genom att, i huvudsak, ha konstaterat att det ankom på klaganden att styrka att det icke registrerade varumärket var ogiltigt genom att, i förekommande fall, inge de lagakraftvunna domar eller förvaltningsbeslut i vilka detta fastställts.
115 Mot bakgrund av det ovan anförda ska överklagandet ogillas i sin helhet.
Rättegångskostnader
116 Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
117 EUIPO och intervenienten har yrkat att klaganden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom klaganden har tappat målet, ska EUIPO:s och intervenientens yrkanden bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (första avdelningen)
följande:
1) Överklagandet ogillas.
2) Bacardi Co. Ltd ska ersätta rättegångskostnaderna.
Kanninen | Pelikánová | Buttigieg |
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 24 oktober 2018.
Underskrifter