Language of document : ECLI:EU:T:2018:108

Processo T629/16

Shoe Branding Europe BVBA

contra

Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia

«Marca da União Europeia — Processo de oposição — Pedido de marca figurativa da União Europeia composta por duas listas paralelas num sapato — Marca figurativa anterior da União Europeia que representa três listas paralelas num sapato — Motivo relativo de recusa — Violação do renome — Artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atual artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/1001]»

Sumário — Acórdão do Tribunal Geral (Nona Secção) de 1 de março de 2018

1.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

2.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Prestígio da marca no Estado‑Membro ou na União — Conceito — Critérios de apreciação

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

3.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Prestígio da marca no Estado‑Membro ou na União — Uso de uma marca enquanto parte de outra marca registada e de renome

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

4.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Vínculo entre as marcas — Critérios de apreciação

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

5.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Provas a apresentar pelo titular — Risco futuro não hipotético de benefício indevido ou de prejuízo

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

6.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Proveito indevidamente obtido do caráter distintivo ou do renome da marca anterior — Conceito

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

7.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Requisitos — Proveito indevidamente obtido do caráter distintivo ou do renome da marca anterior — Critérios de apreciação

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

8.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Uso sem justo motivo da marca pedida — Conceito

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

9.      Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes — Uso sem justo motivo da marca pedida — Critérios de apreciação

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

10.    Marca da União Europeia — Definição e aquisição da marca da União Europeia — Motivos relativos de recusa — Oposição pelo titular de uma marca anterior idêntica ou semelhante que goza de renome — Proteção da marca anterior de renome alargada a produtos ou a serviços não semelhantes Marca figurativa que consiste em duas listas paralelas num sapato e marca figurativa que — Marca que representa três listas paralelas num sapato

(Regulamento n.° 207/2009 do Conselho, artigo 8.°, n.° 5)

1.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 24)

2.      Para beneficiar da proteção prevista no artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009, sobre a marca da União Europeia, uma marca registada deve ser conhecida por uma parte significativa do público ao qual dizem respeito os produtos ou os serviços abrangidos por essa marca.

Ao examinar esta condição, importa tomar em consideração todos os elementos pertinentes da causa, a saber, designadamente, a parte de mercado detida pela marca, a intensidade, o alcance geográfico e a duração do seu uso, bem como a importância dos investimentos realizados pela empresa para a promover.

No plano territorial, o requisito relativo ao renome deve, perante uma marca da União Europeia, ser considerado como estando preenchido quando essa marca goza de renome numa parte substancial do território da União. Em certos casos, o território de um único Estado‑Membro pode ser considerado como constituindo uma parte substancial desse território.

(cf. n.os 25 a 27)

3.      V. texto da decisão.

(cf. n.° 28)

4.      V. texto da decisão.

(cf. n.os 29 a 34)

5.      V. texto da decisão.

(cf. n.os 38 a 42)

6.      V. texto da decisão.

(cf. n.os 43, 44)

7.      V. texto da decisão.

(cf. n.os 45 a 51)

8.      A existência de um justo motivo que permite a utilização de uma marca que viola uma marca de renome deve ser interpretada de maneira restritiva.

No entanto, recorde‑se que o Regulamento n.o 207/2009, sobre a marca da União Europeia, visa, de um modo geral, conciliar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar as funções próprias desta e, por outro, os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços.

No sistema de proteção das marcas instituído pelo Regulamento n.o 207/2009, os interesses de um terceiro em utilizar, na vida dos negócios, um sinal idêntico ou semelhante a uma marca anterior de renome e obter o seu registo enquanto marca da União Europeia são manifestamente tomados em consideração, no contexto do artigo 8.o, n.o 5, do referido regulamento, através da possibilidade de o utilizador da marca pedida invocar um «justo motivo».

Daqui resulta que o conceito de «justo motivo» não pode ser interpretado no sentido de que se limita a razões objetivamente imperiosas, mas pode igualmente ligar‑se aos interesses subjetivos de um terceiro que já use um sinal idêntico ou semelhante à marca anterior de renome e que pretenda registá‑lo enquanto marca da União Europeia.

Por esse motivo, o Tribunal de Justiça considerou que o titular de uma marca pode ver‑se obrigado, com base num «justo motivo», a tolerar o uso por um terceiro, de um sinal semelhante à referida marca para um produto ou serviço idêntico àquele para o qual esta marca foi registada, quando, por um lado, se verifique que esse sinal foi usado antes do depósito da marca e, por outro, que o uso do referido sinal foi feito de boa‑fé.

O Tribunal de Justiça precisou que, para apreciar, em especial, se o terceiro em questão tinha utilizado de boa‑fé o sinal semelhante à marca de renome, importava ter em conta, designadamente, em primeiro lugar, a implantação e a reputação do referido sinal junto do público pertinente, em segundo lugar, o grau de proximidade entre os produtos e serviços para os quais o referido sinal tinha sido originariamente utilizado e os produtos e serviços para os quais a marca de renome tinha sido registada, em terceiro lugar, a cronologia da primeira utilização do referido sinal para um produto idêntico ao da referida marca e a aquisição pela mesma marca do seu renome e, em quarto lugar, a pertinência económica e comercial do uso do sinal semelhante a essa marca.

(cf. n.os 52 a 57)

9.      O uso anterior por um terceiro de um sinal ou de uma marca pedida idêntica ou semelhante a uma marca anterior de renome é suscetível de ser qualificado de «justo motivo» na aceção do artigo 8.o, n.o 5, do Regulamento n.o 207/2009, sobre a marca da União Europeia e de permitir a esse terceiro não só continuar a utilizar esse sinal mas também de o fazer registar enquanto marca da União Europeia, mesmo que o uso da marca pedida seja suscetível de retirar proveito do renome da marca anterior.

No entanto, para que seja esse o caso, o uso da marca pedida deve preencher vários requisitos que permitam confirmar a realidade desse uso, bem como a boa‑fé do titular da marca pedida.

Em especial, em primeiro lugar, o sinal correspondente à marca pedida deve ter sido objeto de um uso real e efetivo.

Em segundo lugar, o uso desse sinal deve, em princípio, ter começado numa data anterior ao depósito da marca anterior de renome ou, no mínimo, à aquisição, por essa marca, do seu renome.

Em terceiro lugar, o sinal correspondente à marca pedida deve ter sido utilizado em todo o território para o qual a marca anterior de renome estava registada. Daqui decorre que, quando a marca anterior de renome for uma marca da União Europeia, o sinal correspondente à marca pedida deve ter sido utilizado em todo o território da União.

Em quarto lugar, esse uso não deve, em princípio, ter sido objeto de contestação da parte do titular da marca anterior de renome. Noutros termos, a marca pedida e a marca anterior de renome devem ter coexistido de forma pacífica no território em causa.

(cf. n.os 58 a 63)

10.    V. texto da decisão.

(cf. n.os 65 a 217)