SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Juez único)
de 15 de octubre de 2019 (*)
«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión XBOXER BARCELONA — Marca figurativa anterior de la Unión que representa la letra «x» — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Uso efectivo de la marca anterior — Pruebas — Artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001 — Artículo 47, apartado 2, del Reglamento 2017/1001 — Limitación de la solicitud de registro ante la Sala de Recurso — Artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001»
En el asunto T‑582/18,
Boxer Barcelona, S.L., con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. A. Canela Giménez, abogado,
parte recurrente,
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. S. Palmero Cabezas y el Sr. H. O’Neill, en calidad de agentes,
parte recurrida,
y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:
X-Technology Swiss GmbH, con domicilio social en Wollerau (Suiza), representada por el Sr. A. Zafar, abogado,
que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 12 de julio de 2018 (asunto R 2186/2017-5), relativa a un procedimiento de oposición entre X‑Technology Swiss y Boxer Barcelona,
EL TRIBUNAL GENERAL (Juez único),
Juez: Sr. U. Öberg;
Secretario: Sr. E. Coulon;
habiendo considerado el escrito de recurso, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 28 de septiembre de 2018;
habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 14 de febrero de 2019;
habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 11 de febrero de 2019;
habiendo considerado la decisión del Tribunal General (Sala Primera), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, apartado 3, y 29 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, de asignar el asunto al Sr. U. Öberg, que actúa como Juez único;
no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido resolver el recurso sin fase oral, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento;
dicta la siguiente
Sentencia
I. Antecedentes del litigio
1 El 20 de marzo de 2013, la recurrente, Boxer Barcelona, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen, entre otras, a las clases 5 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
– clase 5: «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos nutricionales para seres humanos y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas; pulverizadores antisépticos en forma de aerosol para uso en la piel; espermicidas para su aplicación en preservativos; antisépticos con efecto profiláctico; geles espermicidas; lubricantes sexuales»;
– clase 25: «Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería».
4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 81/2013, de 30 de abril de 2013.
5 El 15 de julio de 2013, la coadyuvante, X-Technology Swiss GmbH, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el apartado 3 anterior.
6 La oposición se basaba esencialmente en la marca figurativa de la Unión que se reproduce a continuación, solicitada el 16 de enero de 2002 y registrada el 11 de marzo de 2003 con el número 2538007:
7 Los productos cubiertos por la marca anterior están comprendidos en las clases 23 y 25 y responden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
– clase 23: «Hilos para uso textil»;
– clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».
8 Los motivos que se invocaron en apoyo de la oposición fueron los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].
9 Mediante resolución de 10 de agosto de 2017, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición y denegó el registro de la marca solicitada para los productos de la clase 25, a saber, las «prendas de vestir», el «calzado» y los «artículos de sombrerería», por entender que existía riesgo de confusión por parte del público pertinente. Tras señalar que la recurrente había solicitado la prueba del uso efectivo de la marca anterior, al amparo del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la División de Oposición consideró que dicho uso había quedado probado únicamente para los «vestidos» y los «calcetines» de la clase 25.
10 El 10 de octubre de 2017, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición al amparo de los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001.
11 Mediante resolución de 12 de julio de 2018, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.
12 En primer lugar, por lo que respecta a la prueba del uso efectivo de la marca anterior, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 22 de su resolución, que del examen de las pruebas aportadas por la coadyuvante ante la División de Oposición se desprendía que, en su conjunto, estas eran suficientes para que pudiera concluirse que la marca anterior se usaba efectivamente para los «vestidos» y los «calcetines» de la clase 25. Más particularmente, entendió que no cabía duda de que la marca anterior se había usado tal como se había registrado. Además, aunque en algunas de las pruebas presentadas por la coadyuvante la marca anterior iba acompañada de otras indicaciones, la Sala de Recurso señaló que estas no alteraban el carácter distintivo de la marca anterior, habida cuenta de su posición secundaria, de su tamaño y de su carácter descriptivo.
13 En segundo lugar, por lo que respecta al examen del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, la Sala de Recurso comenzó recordando que el territorio pertinente era el territorio de la Unión Europea y que los productos de que se trata, a saber, las «prendas de vestir», el «calzado» y los «artículos de sombrerería» de la clase 25 estaban destinados al público en general, cuyo nivel de atención es medio. En el apartado 39 de su resolución, confirmó la conclusión de la División de Oposición de que los «vestidos» de la clase 25 designados por la marca anterior eran idénticos o similares a las «prendas de vestir», el «calzado»» y «los artículos de sombrerería» de la misma clase designados por la marca solicitada. Por otra parte, consideró que los signos en conflicto eran similares visual y fonéticamente, en la medida en que ambos incluían la letra «x». En cuanto a la comparación conceptual, indicó que el elemento común a los signos en conflicto no transmitía ningún concepto particular y que los demás elementos denominativos de la marca solicitada, a saber, «boxer» y «barcelona», se referían, el primero, a una prenda de vestir, concretamente a ropa interior, o a un tipo de deportista, y el segundo, a una ciudad situada en España. Por último, tras recordar que cabía considerar, por un lado, que el carácter distintivo de la marca anterior es de grado medio y, por otro lado, que los elementos «boxer» y «barcelona» de la marca solicitada tienen escasa importancia dentro de esta, la Sala de Recurso estimó que las diferencias, consistentes en la adición de puntas de flecha grises en la marca anterior y de puntas de flecha blancas en la marca solicitada, no bastaban para contrarrestar la impresión global de similitud de los signos en conflicto. Por lo tanto, teniendo en cuenta tanto la similitud o la identidad de los productos de que se trata como la similitud de los signos en conflicto, concluyó que existía riesgo de confusión por parte del público pertinente.
14 En tercer lugar, por lo que respecta a la petición de limitación de los productos objeto de la solicitud de registro, presentada por la recurrente en paralelo a su recurso contra la resolución de la División de Oposición, la Sala de Recurso consideró que no podía admitirse esa petición, ya que se había supeditado a la desestimación de dicho recurso y, por lo tanto, no podía entenderse que se ajustara a las exigencias de claridad y precisión a las que se refiere el artículo 33, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.
II. Pretensiones de las partes
15 La recurrente solicita al Tribunal que:
– Anule las decisiones de la EUIPO.
– Condene en costas a la EUIPO.
16 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a la recurrente.
III. Fundamentos de Derecho
A. Sobre el objeto del recurso
17 Con carácter preliminar, debe señalarse que, en sus pretensiones, la recurrente pide al Tribunal que anule «las decisiones de la EUIPO», sin dar más detalles sobre el alcance de esta petición. En el resto del escrito de recurso, únicamente la resolución de la Sala de Recurso de 12 de julio de 2018 se designa como «resolución que se impugna».
18 A este respecto, cabe recordar que, con arreglo al artículo 72, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, solo pueden recurrirse ante el Tribunal las resoluciones de las Salas de Recurso que se pronuncian sobre un recurso.
19 Por consiguiente, las pretensiones de la recurrente deben interpretarse en el sentido de que, mediante el presente recurso, esta únicamente pretende obtener la anulación de la resolución de la Sala de Recurso de 12 de julio de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
B. Sobre el fondo
20 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca, en esencia, tres motivos. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 47, apartado 2, de este, en la medida en que, según la recurrente, la Sala de Recurso consideró erróneamente que el uso efectivo de la marca anterior había quedado probado para los «vestidos» y los «calcetines» de la clase 25. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, ya que en la resolución impugnada la Sala de Recurso concluyó equivocadamente, a juicio de la recurrente, que existía riesgo de confusión por parte del público pertinente. El tercer motivo se basa esencialmente en la infracción del artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, al entender la recurrente que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la limitación de los productos objeto de su solicitud de registro.
21 Procede examinar el tercer motivo, relativo a la limitación de los productos designados por la marca solicitada, antes que los demás motivos, ya que su análisis puede afectar al de estos.
1. Sobre la infracción del artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001
22 Mediante su tercer motivo, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta la petición de limitación de los productos designados en su solicitud de marca, presentada, con arreglo al artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en paralelo a su recurso contra la resolución de la División de Oposición.
23 La EUIPO y la coadyuvante se oponen a las alegaciones de la recurrente.
24 A este respecto, cabe recordar que, ante la Sala de Recurso, la recurrente solicitó, con carácter principal, que se anulase la resolución de la División de Oposición y, con carácter subsidiario, que los productos de la clase 25 designados por la marca solicitada (a saber, «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería») se limitasen exclusivamente a los productos siguientes: «Albornoces; parcas; máscaras para los ojos; artículos de sombrerería en cuero; artículos para llevar en el cuello; bandanas [pañuelos para el cuello]; bandas de muñeca para el sudor; trajes de baño; bañadores; gorros de baño; zapatillas de baño; batas para hombre; batas; bermudas; blazers; boas; bodis [ropa interior]; boinas; bombachos; botas; botines; fulares; calcetines; punteras de calzado; calzones; camisas; camisetas de manga corta; camisetas de tirantes; capuchas [prenda de vestir]; blusones; cazadoras tipo bomber; chalecos; chalecos de cuero; chanclas; chándales; chaquetas [prenda de vestir]; chaquetas de cuero; chaquetillas; chaquetones [prenda de vestir]; prendas de vestir impermeables; bandas antisudor; cinturones; cinturones de cuero [prenda de vestir]; corbatas; corsés; faldas pantalón; culotes de tirantes; delantales [prendas de vestir]; gabardinas; gorros [sombrerería]; guantes [prendas de vestir]; prendas impermeables; jerséis; ropa interior, excepto boxers; leotardos; maillots; mallas; mallas con tirantes; mitones; antifaces; monos de vestir; puños; orejeras [prendas de vestir]; pantalones; pantalones cortos; pantalones de cuero; pantalones elásticos; pañuelos de bolsillo; pañuelos de cuello de hombre; parcas; pasamontañas; monos de vestir; pijamas; polos; ropa de cuero; suéteres; rebecas; ropa de cuero; ropa interior para hombres y mujeres, excepto boxers; sandalias; slips; sudaderas; suéteres; tops (camisetas); trajes de cuero; uniformes; pantalones vaqueros; viseras; zuecos; calzado, sombrerería».
25 En el apartado 55 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló, en esencia, que la petición de limitación de los productos designados en la solicitud de registro se había formulado con carácter condicional, por lo que no podía tomarse en consideración. Precisó que la recurrente había supeditado esta petición a la condición de que no se estimara su recurso contra la resolución de la División de Oposición.
26 Por lo que respecta al derecho del solicitante de una marca de limitar la lista de los productos y servicios objeto de su solicitud de marca, cabe recordar que, a tenor del artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, el solicitante de la marca «podrá en todo momento retirar su solicitud de marca de la Unión o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga».
27 Así pues, con arreglo al artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, la limitación de la lista de los productos o servicios objeto de una solicitud de marca de la Unión puede efectuarse en cualquier momento y, por consiguiente, también durante el procedimiento ante la Sala de Recurso [sentencia de 16 de marzo de 2017, Capella/EUIPO — Abus (APUS), T‑473/15, no publicada, EU:T:2017:174, apartado 37]. En este contexto, la retirada, total o parcial, de una solicitud de marca de la Unión debe realizarse, sin embargo, de forma expresa e incondicional [sentencias de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, apartado 61, y de 10 de septiembre de 2008, Astex Therapeutics/OAMI — Protec Health International (astex TECHNOLOGY), T‑48/06, no publicada, EU:T:2008:329, apartado 19].
28 En el presente asunto, la recurrente propuso limitar la lista de los productos objeto de la solicitud de marca únicamente con carácter subsidiario, es decir, para el supuesto de que la Sala de Recurso decidiera desestimar el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición. Por lo tanto, la recurrente no limitó la lista de los productos de forma expresa e incondicional, de modo que la Sala de Recurso no podía tomar en consideración la limitación en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia de 27 de febrero de 2002, ELLOS, T‑219/00, EU:T:2002:44, apartado 62).
29 Se deduce de las consideraciones expuestas que debe desestimarse el tercer motivo por ser infundado y que, a efectos del presente litigio, los productos de la clase 25 designados en la solicitud de registro corresponden a los siguientes: «prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería».
2. Sobre la infracción del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001
30 Mediante su primer motivo, la recurrente refuta, en esencia, la conclusión de la Sala de Recurso de que el uso efectivo de la marca anterior quedó probado para los «vestidos» y los «calcetines» de la clase 25. Según la recurrente, la coadyuvante usó la marca anterior en formas muy diferentes de la forma en que se había registrado.
31 En particular, la recurrente sostiene que de las pruebas aportadas por la coadyuvante se desprende que esta usó la marca anterior únicamente junto con otros elementos que no estaban incluidos en la forma registrada de dicha marca. En su opinión, los términos «bionic», «socks» y «technology», que se han añadido a la marca anterior en las variantes de esta usadas por la coadyuvante, no pueden considerarse insignificantes en la impresión de conjunto producida por tales variantes, ya que el público pertinente tendrá tendencia a emplear estos términos para referirse a estas marcas, en lugar de la letra «x», que resulta más difícil de pronunciar.
32 Por otra parte, la recurrente subraya que la marca anterior, tal como fue registrada, no tenía ningún color particular. El hecho de que el titular de una marca pueda utilizarla en un solo color o en una asociación de colores y obtener, en su caso, la protección de la marca no significa que el registro de tal marca abarque todas las combinaciones de colores incluidas en la representación gráfica.
33 La EUIPO y la coadyuvante se oponen a las alegaciones de la recurrente.
34 A este respecto, cabe recordar que se desprende del considerando 24 del Reglamento 2017/1001 que el legislador de la Unión ha considerado que solo está justificado proteger una marca anterior en la medida en que esta se utilice efectivamente.
35 A tenor del artículo 47, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, a instancia del solicitante, el titular de una marca de la Unión anterior que haya formulado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión, la marca de la Unión anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición o de que existen causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años.
36 Según reiterada jurisprudencia, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que esta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior [véase la sentencia de 16 de junio de 2015, Polytetra/OAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, apartado 45 y jurisprudencia citada].
37 Según el artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, la prueba del uso efectivo de una marca también incluye la prueba de su uso en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta haya sido registrada.
38 La verificación de si se ha alterado el carácter distintivo de la marca tal como ha sido registrada requiere examinar el carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos basándose en las características intrínsecas de cada uno de ellos y en la posición relativa de los distintos elementos en la configuración de la marca [véase la sentencia de 12 de marzo de 2014, Borrajo Canelo/OAMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, no publicada, EU:T:2014:119, apartado 30 y jurisprudencia citada].
39 Así pues, para que se aplique el artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, es necesario que los elementos añadidos a la marca registrada no alteren el carácter distintivo de esta en la forma en que fue registrada, en particular, por su posición accesoria en el signo o por su escaso carácter distintivo [véase la sentencia de 13 de septiembre de 2016, hyphen/EUIPO — Skylotec (Representación de un polígono), T‑146/15, EU:T:2016:469, apartado 31 y jurisprudencia citada].
40 Cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes, la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma utilizada en el comercio [sentencias de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, apartado 50, y de 10 de octubre de 2018, La Superquímica/EUIPO — D-Tack (D-TACK), T‑24/17, no publicada, EU:T:2018:668, apartado 45].
41 En el presente asunto, la recurrente alega que la marca anterior aparece del siguiente modo en las pruebas aportadas por la coadyuvante:
42 A este respecto, debe señalarse que, en el apartado 18 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que los elementos denominativos que acompañaban a la marca anterior y que figuraban en las pruebas aportadas por la coadyuvante no impedían que los consumidores percibieran dicha marca como una indicación del origen de los productos que designa. En el apartado 19 de la resolución impugnada, añadió que la representación de la marca anterior con colores diferentes tampoco afectaba a su carácter distintivo.
43 La Sala de Recurso indicó, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que no cabía duda de que la marca anterior se había usado tal como había sido registrada. Además, puntualizó que, aunque en algunos de los catálogos y facturas presentados por la coadyuvante la marca anterior aparecía con formas que incluían elementos denominativos, como «socks» y «technology», estos elementos no afectaban al carácter distintivo de esta marca debido a su posición secundaria, su tamaño y su naturaleza descriptiva.
44 El Tribunal observa en este caso que, puesto que la marca anterior se registró sin reivindicaciones cromáticas particulares, la representación en color de la marca anterior, en concreto con color rojo en las puntas de flecha que enmarcan la letra «x» central, no puede, por sí sola, afectar al carácter distintivo de esta marca en la forma en que fue registrada, que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, cubre todas las combinaciones de colores posibles.
45 Del mismo modo, puede considerarse que las representaciones de la marca anterior que incluyen los elementos denominativos «bionic», «socks» y «technology» acreditan el uso de esta marca en representaciones que no alteran el carácter distintivo de esta.
46 Por un lado, los elementos denominativos «bionic», «socks» y «technology» ocupan un lugar secundario en la configuración de los signos utilizados, ya que acompañan al elemento figurativo (compuesto por la letra «x» y las dos puntas de flecha), el cual, por su posición y tamaño, atraerá más la atención del público pertinente.
47 Por otro lado, como ha señalado pertinentemente la EUIPO, sin que la recurrente lo haya refutado, los elementos «bionic», «socks» y «technology» son laudatorios en relación con los productos designados por la marca anterior o descriptivos de estos, puesto que hacen referencia a algunas de sus características. En particular, el término «socks», que es la traducción en inglés de la palabra «calcetines», es descriptivo del tipo de productos de que se trata. En cuanto a los elementos «bionic» y «technology», la recurrente no presenta ninguna alegación que justifique cuestionar la conclusión de que el primero de estos elementos se percibirá como un término laudatorio, que designa el hecho de poseer una fuerza o capacidades excepcionales, en particular cuando se utiliza para designar prendas deportivas, y de que el segundo de estos elementos se entenderá como una referencia a prendas deportivas «inteligentes» para las que se ha recurrido a la tecnología con el fin de obtener características o funcionalidades particulares que permitan que dichas prendas se adapten a la temperatura o a la humedad ambiente.
48 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, debe concluirse que la Sala de Recurso consideró acertadamente que los elementos por los que las representaciones de la marca anterior se diferenciaban de esta no alteraban el carácter distintivo de dicha marca en la forma en que se había registrado. Todos los elementos que componían la marca anterior, tal como había sido registrada, seguían siendo visibles en estas representaciones, con la misma disposición y proporciones. La mera yuxtaposición de los elementos denominativos «socks», «bionic» o «technology», acompañada, en su caso, de una combinación particular de colores, no impide que dicha marca siga percibiéndose como una indicación del origen de los productos de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros, C‑252/12, EU:C:2013:497, apartado 26 y jurisprudencia citada).
49 Por consiguiente, no hay motivo para cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso sobre el uso efectivo de la marca anterior por el hecho de que esta se utilizara en color rojo o en combinación con elementos denominativos de escaso o nulo carácter distintivo, como «socks», «bionic» o «technology».
50 Como la recurrente no ha formulado ninguna otra alegación para impugnar las conclusiones de la Sala de Recurso relativas a la prueba del uso efectivo de la marca anterior, procede desestimar el primer motivo por ser infundado.
3. Sobre la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001
51 Mediante su segundo motivo, la recurrente aduce, en esencia, que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso concluyó erróneamente que existía riesgo de confusión.
52 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), de este Reglamento, se entenderá por marcas anteriores las marcas de la Unión cuya fecha de presentación sea anterior a la de la solicitud de marca de la Unión.
53 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el hecho de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a la misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente según la percepción que el público destinatario tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia de 22 de septiembre de 2016, Sun Cali/EUIPO — Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, apartado 44 y jurisprudencia citada].
54 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que estas designan. Se trata de requisitos acumulativos [véanse las sentencias de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada, y de 22 de septiembre de 2016, SUN CALI, T‑512/15, EU:T:2016:527, apartado 45].
55 Procede partir de estas consideraciones a la hora de examinar si, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró acertadamente que existía riesgo de confusión por parte del público pertinente, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.
a) Sobre el público pertinente
56 En el apartado 35 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que el público pertinente era el público en general de la Unión, con un nivel de atención medio. La recurrente no ha discutido este análisis.
b) Sobre la comparación de los productos
57 La Sala de Recurso señaló, en el apartado 39 de la resolución impugnada, que las partes no habían impugnado la conclusión de la División de Oposición de que los «vestidos» designados por la marca anterior eran idénticos o similares a las «prendas de vestir», el «calzado» y los «artículos de sombrerería» designados por la marca solicitada.
c) Sobre la comparación de los signos
58 Según la jurisprudencia, dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, apartado 30, y de 10 de diciembre de 2008, MIP Metro/OAMI — Metronia (METRONIA), T‑290/07, no publicada, EU:T:2008:562, apartado 41].
59 Por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por estos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 35 y jurisprudencia citada).
1) Sobre los elementos distintivos y dominantes
60 La Sala de Recurso consideró, en el apartado 52 de la resolución impugnada, que el público pertinente prestaría poca atención a los elementos «boxer» y «barcelona» de la marca solicitada, ya que dichos elementos eran poco distintivos en relación con los productos de que se trata. En cambio, estimó que el público pertinente prestaría mucha atención al elemento figurativo que representa la letra «x», común a los signos en conflicto y «dominante» en la marca solicitada.
61 Según reiterada jurisprudencia, la apreciación de la similitud entre dos signos no puede limitarse a tomar en consideración un único componente de un signo compuesto y compararlo con otro signo. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando los signos de que se trate, considerados cada uno en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 41 y jurisprudencia citada).
62 Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante. Tal podría suceder, en particular, cuando un componente domine por sí solo la imagen de esta marca que el público pertinente conserva en la memoria, de tal manera que todos los demás componentes de dicha marca sean insignificantes en la impresión de conjunto producida por esta (véase la sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C‑193/06 P, no publicada, EU:C:2007:539, apartado 43 y jurisprudencia citada).
63 En el presente asunto, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta todos los elementos de los signos en conflicto y no analizó los signos a la luz de la impresión de conjunto producida por estos.
64 La recurrente pone en entredicho asimismo la apreciación del carácter distintivo de los elementos «boxer» y «barcelona» efectuada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada. Por un lado, aduce que, contrariamente a lo considerado por la Sala de Recurso, el término «boxer» tiene carácter distintivo en relación con los productos de que se trata. A este respecto, recuerda que renunció expresamente, ante la Sala de Recurso, a incluir los «boxers» en la lista de productos designados por la marca solicitada. Por otro lado, cuestiona la conclusión de la Sala de Recurso de que el elemento «barcelona» de la marca solicitada es descriptivo de los productos de que se trata, cuando estos no tienen ningún vínculo con la ciudad de Barcelona y no son conocidos por ser propios de esta ciudad.
65 La EUIPO y la coadyuvante se oponen a las alegaciones de la recurrente.
66 Con carácter preliminar, procede señalar que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, de los apartados 40 a 47 de la resolución impugnada se desprende claramente que la Sala de Recurso procedió a apreciar todos los elementos que componen los signos en conflicto, que analizó en su conjunto. Por consiguiente, no consideró que los elementos «boxer» y «barcelona» no fueran aptos para atraer la atención del público pertinente hasta el punto de que la comparación de los signos solo pudiera basarse en el elemento figurativo que representa la letra «x».
67 Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, particularmente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta [sentencias de 23 de octubre de 2002, MATRATZEN, T‑6/01, EU:T:2002:261, apartado 30, y de 8 de febrero de 2007, Quelle/OAMI — Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, no publicada, EU:T:2007:45, apartado 58].
68 A este respecto, debe señalarse que, pese a su escaso carácter distintivo, un elemento de una marca puede atraer la atención del público pertinente por su longitud y por su posición al principio de esta [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de junio de 2013, McNeil/OAMI — Alkalon (NICORONO), T‑580/11, no publicada, EU:T:2013:301, apartado 63]. El escaso carácter distintivo de un elemento de una marca no implica necesariamente que el público pertinente no lo tomará en consideración. Así, no puede excluirse que, particularmente a causa de su posición en el signo o de su dimensión, ese elemento ocupe una posición autónoma en la impresión global producida por la marca de que se trate en la percepción del público pertinente [sentencia de 10 de julio de 2012, Clorox/OAMI — Industrias Alen (CLORALEX), T‑135/11, no publicada, EU:T:2012:356, apartado 35].
69 En el presente asunto, no se discute que el elemento figurativo que constituye la marca anterior se reproduce íntegramente, dos veces, en la marca solicitada, aunque existan ligeras diferencias relacionadas con el color de las puntas de flecha situadas a ambos lados de la letra «x» y con la presencia de dos puntas de flecha blancas en la marca solicitada que apuntan, una de ellas, hacia arriba y, la otra, hacia abajo. Además, dicho elemento aparece una vez al principio de la marca solicitada, a la izquierda de los elementos denominativos «boxer» y «barcelona» que lo acompañan, y otra vez como elemento central del elemento «boxer» de esta marca. Por otra parte, su tamaño es mayor que el de las letras «b», «o», «e» y «r» y que el del elemento «barcelona» de la marca solicitada.
70 Por lo que respecta a los elementos denominativos «boxer» y «barcelona» de la marca solicitada, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en los apartados 46 y 51 de la resolución impugnada, que el término «boxer» sería entendido, al menos por la parte francófona o anglófona del público pertinente, como una referencia a un tipo de prenda de vestir, más concretamente, a ropa interior, o como una referencia a un tipo de deportista y, por lo tanto, como una indicación de que dicha prenda de vestir está destinada al deporte. La Sala de Recurso tampoco incurrió en un error de apreciación al considerar que el término «barcelona» se comprendería como una referencia a una ciudad situada en España y, por ello, como una indicación del origen geográfico de los productos de que se trata.
71 Las alegaciones de la recurrente no logran poner en entredicho esta apreciación de la Sala de Recurso. Por un lado, la recurrente se contenta con invocar la limitación de la lista de los productos designados por la marca solicitada que pidió ante la Sala de Recurso. Ahora bien, de los apartados 22 a 29 anteriores se desprende que la Sala de Recurso acertó al no tomar en consideración esa petición. Por otro lado, la recurrente se limita a señalar que los productos de que se trata carecen de vínculo con la ciudad de Barcelona, cuando la única cuestión pertinente en este asunto para determinar si el elemento «barcelona» tiene carácter distintivo o si, por el contrario, es descriptivo es si el empleo de dicho término en el marco de la comercialización de los productos de que se trata puede inducir al consumidor a percibir dicho término como una descripción del origen geográfico de dichos productos o no [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de marzo de 2012, Kaltenbach & Voigt/OAMI (3D eXam), T‑242/11, no publicada, EU:T:2012:179, apartado 39 y jurisprudencia citada], lo que sucede en el presente asunto.
72 Cabe recordar que, según la jurisprudencia, por regla general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compuesta es el elemento dominante de esta [véanse las sentencias de 3 de septiembre de 2010, Companhia Muller de Bebidas/OAMI — Missiato Indústria e Comércio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, apartado 49 y jurisprudencia citada, y de 16 de enero de 2014, Investrónica/OAMI — Olympus Imaging (MICRO), T‑149/12, no publicada, EU:T:2014:11, apartado 50 y jurisprudencia citada].
73 De las anteriores consideraciones resulta que el público pertinente considerará que, de entre los elementos de la marca solicitada, el elemento figurativo que representa la letra «x» es el que más contribuye a la impresión de conjunto producida por esta marca, teniendo en cuenta, en particular, su tamaño, su posición dentro del signo y el carácter descriptivo de los elementos «boxer» y «barcelona».
74 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en la resolución impugnada, que el elemento figurativo que representa la letra «x» es el elemento de la marca solicitada que más contribuye a la impresión de conjunto producida por esta marca.
2) Sobre la comparación visual
75 La Sala de Recurso señaló, en el apartado 44 de la resolución impugnada, que los signos en conflicto eran similares visualmente, ya que ambos contenían el elemento figurativo que representa la letra «x». En cambio, consideró que los signos en conflicto diferían en el color de las puntas de flecha a ambos lados de dicha letra, en la presencia de puntas de flecha blancas en la marca solicitada que apuntan hacia arriba y hacia abajo, en el cuadrado negro que sirve de fondo para esta marca y en los elementos denominativos «boxer» y «barcelona» que esta contiene.
76 La recurrente alega, en esencia, que el público pertinente considerará que los signos en conflicto son visualmente diferentes, puesto que solo coinciden en el elemento figurativo que representa la letra «x», que no tiene ninguna característica especial.
77 La EUIPO y la coadyuvante se oponen a las alegaciones de la recurrente.
78 Teniendo en cuenta el razonamiento seguido en los apartados 60 a 74 anteriores, que ha llevado a desestimar las alegaciones de la recurrente relativas a la apreciación errónea de los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto, y el hecho de que la marca anterior está casi totalmente incluida en la marca solicitada, cuyos otros elementos carecen de carácter distintivo, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 44 de la resolución impugnada, que los signos en conflicto eran similares visualmente.
3) Sobre la comparación fonética
79 En cuanto a la similitud fonética, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto eran similares en la medida en que la letra «x» se pronunciaba en cada uno de ellos. No obstante, indicó que los signos diferían en los elementos denominativos «boxer» y «barcelona» de la marca solicitada. La recurrente no ha cuestionado esta apreciación.
4) Sobre la comparación conceptual
80 La Sala de Recurso aclaró, en el apartado 46 de la resolución impugnada, que la letra «x» no transmitía un concepto particular en relación con los productos de que se trata. En cuanto a los elementos denominativos «boxer» y «barcelona», recordó que al menos la parte francófona o anglófona del público pertinente entendería que el primero de estos elementos designa una prenda de vestir determinada, a saber, ropa interior, o un tipo de deportista y que el segundo es una referencia a una ciudad situada en España.
81 En sus escritos, la recurrente no ha formulado ninguna alegación distinta de las ya mencionadas, en esencia, en el apartado 64 de la presente sentencia. Como tras el análisis efectuado en los apartados 66 a 74 anteriores se ha llegado a la conclusión de que tales alegaciones deben desestimarse, no procede, pues, cuestionar las observaciones hechas por la Sala de Recurso en relación con la comparación de los signos desde el punto de vista conceptual.
d) Sobre la apreciación global del riesgo de confusión
82 La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, apartado 17, y de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros), T‑81/03, T‑82/03 y T‑103/03, EU:T:2006:397, apartado 74].
83 En el presente asunto, tras haber señalado, en particular, que el carácter distintivo de la marca anterior ha de considerarse medio, la Sala de Recurso concluyó, en el apartado 54 de la resolución impugnada, que existía riesgo de confusión por parte del público pertinente, cuyo nivel de atención debía considerarse medio. Basó esta conclusión en la identidad y la similitud de los productos de que se trata y en la impresión de similitud global de los signos en conflicto, que las diferencias derivadas de la presencia de elementos denominativos y figurativos adicionales en la marca solicitada no lograban compensar.
84 La recurrente sostiene que la mera presencia del elemento figurativo que representa la letra «x», común a los signos en conflicto, no permite concluir que exista riesgo de confusión. A su entender, los signos son globalmente diferentes, de modo que no puede existir riesgo de confusión por parte del público pertinente. Además, alega que la marca anterior persigue monopolizar la letra «x».
85 La EUIPO y la coadyuvante se oponen a las alegaciones de la recurrente.
86 Del análisis anterior resulta, por un lado, que los productos de que se trata son idénticos o similares y, por otro lado, como se desprende de los apartados 58 a 81 anteriores, que los signos en conflicto, considerados en su conjunto, son similares.
87 Además, si bien la recurrente sostiene que la marca anterior no presenta «característica especial alguna», esta alegación no puede, por sí sola, poner en tela de juicio la conclusión de la Sala de Recurso de que la marca anterior tiene un carácter distintivo medio. En efecto, el reconocimiento de un carácter escasamente distintivo de la marca anterior no impide en ningún caso, por sí mismo, constatar la existencia de riesgo de confusión (véase, en este sentido, el auto de 27 de abril de 2006, L’Oréal/OAMI, C‑235/05 P, no publicado, EU:C:2006:271, apartados 42 a 45). Por lo tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate [véanse las sentencias de 16 de marzo de 2005, L’Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, apartado 61 y jurisprudencia citada, y de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, apartado 70 y jurisprudencia citada].
88 A la luz de las consideraciones anteriores, procede declarar que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al estimar que la similitud visual y fonética de los signos, derivada de la presencia del elemento figurativo común que representa la letra «x», no se vería compensada por las diferencias observadas entre los signos en conflicto derivadas de los demás elementos de la marca solicitada.
89 De ello se deduce que la Sala de Recurso concluyó acertadamente que existía riesgo de confusión por parte del público pertinente. A este respecto, cabe recordar que, según la jurisprudencia, la constatación de un riesgo de confusión en una parte no insignificante del público pertinente es, en cualquier caso, suficiente para estimar una oposición formulada contra una solicitud de registro de marca [véase la sentencia de 20 de noviembre de 2017, Stada Arzneimittel/EUIPO — Urgo recherche innovation et développement (Immunostad), T‑403/16, no publicada, EU:T:2017:824, apartado 50 y jurisprudencia citada].
90 La alegación de la recurrente de que la marca anterior persigue monopolizar la letra «x» no puede poner en entredicho esta conclusión. A este respecto, baste con señalar que la oposición formulada por la coadyuvante únicamente tiene por objeto impedir el registro de la marca solicitada porque esta puede crear un riesgo de confusión con la marca anterior, en particular debido a su similitud de estilo. No pretende, contrariamente a lo sugerido por la recurrente, impedir el registro de la marca solicitada porque esta represente la letra «x» ni el registro de todas las marcas que contengan tal letra [véase, en este sentido, la sentencia de 20 de julio de 2017, Diesel/EUIPO — Sprinter megacentros del deporte (Representación de una línea curvada y acodada), T‑521/15, no publicada, EU:T:2017:536, apartado 72].
91 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el segundo motivo y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Costas
92 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
93 Como las pretensiones de la recurrente han sido desestimadas, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y la parte coadyuvante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Juez único)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a Boxer Barcelona, S.L.
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de octubre de 2019.