SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
DÁMASA RUIZ-JARABOJA COLOMERJA,
predstavljeni 16. januarja 20081(1)
Zadeva C‑102/07
Adidas AG in
Adidas Benelux BV
proti
Marca Mode CV,
C&A Nederland,
H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV in
Vendex KBB Nederland BV
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska))
„Znamka – Razlikovalni učinek znamke ali znakov, ki služijo okrasitvi proizvodov – Zahteva po razpoložljivosti”
I – Uvod
1. Slavna proizvajalka športne opreme družba Adidas in njena nizozemska podružnica sta znova(2) v sporu z drugimi družbami zaradi uporabe znakov, ki so podobni njeni znani znamki treh trakov, in jih obtožujeta, da so kršile njune pravice industrijske lastnine na tem znaku.
2. Tokrat družba Adidas nasprotuje drugim proizvajalcem oblačil te kategorije, ki hočejo uporabiti dvojni trak različnih odtenkov, da bi prikrili in okrepili šive svojih oblačil. V teh okoliščinah se Hoge Raad sprašuje o uporabi zahteve po razpoložljivosti za razmejitev pravic imetnika znamke.
3. V bistvu gre za odpiranje poti na trg hudih rivalstev, ki jih spodbujajo mastni dobički, s katerimi se podjetja želijo obogatiti. Razumljivo je torej, da spor o lastništvu dveh ali treh obarvanih in vzporednih črt, ki bi se laiku zdel banalen, dobi dramatične razsežnosti, če se nanaša na športna oblačila.
4. V svetu hude konkurence je uspeh zvezdnikov najboljša reklama za proizvajalce športnih majic in copat, ki so njihovi pokrovitelji in jih očitno bogato plačujejo; kljub temu so nekateri tekači kot na primer Etiopijec Abebe Bikila celo na dolgih progah zmagovali bosi.(3)
II – Pravni okvir
5. Najprej je treba razložiti, da se glede na vsebinske podobnosti med Direktivo 89/104/EGS(4) (v nadaljevanju: Direktiva) in Uredbo št. 40/94 o znamki Skupnosti (v nadaljevanju: Uredba)(5) zdi za razlago Direktive primerno omeniti nekatere sodbe Sodišča prve stopnje, ki se navezujejo na določbe iz navedene Uredbe.(6)
6. Člen 2 Direktive z naslovom „Znaki, ki lahko sestavljajo znamko“ dovoljuje registracijo znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti besed vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števk, modelov ali embalaže, če se z njimi blago in storitve nekega podjetja lahko ločuje od blaga in storitev drugih podjetij.
7. Člen 3 z naslovom „Razlogi za zavrnitev ali neveljavnost“ našteva te razloge taksativno v odstavku 1:
„1. Kot znamka se ne smejo registrirati ali, če so registrirani, se jih lahko razglasi za neveljavne:
a) znaki, ki ne morejo sestavljati znamke;
b) znamke, ki so brez slehernega razlikovalnega učinka;
c) znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga;
d) znamke, ki se sestojijo izključno iz znakov in označb, ki so postali običajni v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja;
e) znaki, sestavljeni izključno iz:
− oblike, ki izhaja iz same narave blaga, ali
− oblike blaga, ki je nujna za dosego tehničnega učinka, ali
− oblike, ki daje blagu bistveno vrednost;
[…]“
8. Odstavek 3 člena 3 ureja navedeno pridobitev razlikovalne sposobnosti z uporabo simbolov in določa:
„Registracija znamke se ne zavrne, znamka pa se ne razglasi za neveljavno v skladu z odstavkom 1(b), (c) ali (d), če je pred datumom prijave za registracijo in z njeno uporabo dobila razlikovalen značaj. Vsaka država članica lahko poleg tega predvidi, da ta določba velja tudi, če je znamka dobila razlikovalni učinek po datumu vložitve prijave za registracijo ali po datumu registracije.“
9. Člen 5 Direktive z naslovom „Pravice iz znamke“ opisuje sveženj pravic, ki so imetniku pravice intelektualne lastnine v oporo; odstavka 1 in 2 pa določata:
„1. Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam prepove, da brez njegovega dovoljenja v gospodarskem prometu uporabijo:
a) katerikoli znak, ki je enak znamki, za enako blago ali storitve, za katere je registrirana znamka;
b) katerikoli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in znamko.
2. Vsaka država članica lahko predvidi, da je imetnik upravičen preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo katerikoli znak, enak ali podoben znamki, v zvezi z blagom ali storitvami, ki niso podobne tistim, za katere je registrirana znamka, če ima slednja v državi članici ugled in če bi uporaba takega znaka brez upravičenega razloga izkoristila ali oškodovala razlikovalni značaj ali ugled znamke.“
10. Nasprotno pa člen 6 Direktive ureja „Omejitev učinkov znamke“; odstavek 1, ki ustreza kontekstu vprašanj za predhodno odločanje, pa določa:
„1. Znamka ne daje imetniku pravice, da prepove tretji osebi uporabo v gospodarskem prometu:
a) lastnega imena in naslova;
b) označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev;
c) znamke, če je potrebno z njo označiti namen proizvoda ali storitve, zlasti za dodatke ali nadomestne dele;
ob pogoju, da jih uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.“
III – Dejstva spora o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
11. Ob pomoči sedmih mednarodnih in beneluških registrov je družba Adidas AG v Beneluksu pridobila lastništvo vrste figurativnih znamk, ki so sestavljene iz treh navpičnih vzporednih črt enake širine, nameščenih vzdolž strani, ramen, rokavov, hlačnic in stranskih šivov oblačil, v barvi, ki se razlikuje od osnovne barve oblačila. Registracija varuje znake športnih oblačil in oblačil za prosti čas.
12. Omenjena nemška družba, ki je izključno licenco za distribucijo svojih izdelkov v Beneluksu podelila svoji hčerinski družbi Adidas BV (v nadaljevanju: družba Adidas), je z družbami tekstilne industrije Marca Mode, C&A, H&M in Vendex (v nadaljevanju: štiri tožene družbe), ki imajo na Nizozemskem prav tako svoje prodajalne, v sporu glede svojih pravic.
13. Leta 1986 je Adidas ugotovil, da sta družbi Marca Mode in C&A začeli prodajati telovadna oblačila in oblačila za rekreacijo, opremljena z navpičnima vzporednima trakovoma, katerih barva se je razlikovala od barve oblačila (črno na belem).
14. Nasprotne stranke so bile pred začetkom spora gotovo v stiku, saj iz predložitvene odločbe izhaja, da se družbi Marca Mode in C&A, preden sta se zapletli v spor na sodišču, nista hoteli odreči uporabi dveh navpičnih vzporednih trakov zaradi popolnoma drugačnega razloga.
15. V postopku za sprejetje začasnih odredb zoper družbo H&M in v postopku o temelju zoper družbi Marca Mode in C&A, ki sta potekala pred Rechtbank Breda (v nadaljevanju: Rechtbank), je tožeča stranka zatrjevala kršitev njenih pravic intelektualne lastnine in zahtevala prepoved ter opustitev znaka, sestavljenega iz figurativne znamke treh črt ali katerega koli drugega znaka, ki je podoben figurativnemu znaku družbe Adidas, kot so prej opisane črte, ki so jih uporabljale štiri tožene družbe.
16. Družbe H&M, Marca Mode, C&A in Vendex so tem zahtevkom nasprotovale. Štiri tožene družbe so najprej z nasprotnim zahtevkom in nato s tožbo Rechtbank zaprosile za izdajo ugotovitvene sodbe glede obstoja njihove pravice do uporabe dveh trakov za okras športnih oblačil in oblačil za prosti čas.
17. Sodnik, ki je odločal o sprejetju začasnih ukrepov, je v odločbi z dne 2. oktobra 1997 ugotovil, da so bile v nekaterih pogledih kršene pravice znamke družbe Adidas, enako je z vmesnim sklepom z dne 13. oktobra 1998 ugotovilo tudi Rechtbank, ki je odločalo o sporu.
18. Štiri tožene družbe so vložile ločene pritožbe zoper vsako od odločb pri Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (višje sodišče v Hertogenboschu, v nadaljevanju: Gerechtshof), ki jih je po uradni dolžnosti združilo.
19. To sodišče je s sodbo z dne 29. marca 2005 zavrnilo zahtevke družbe Adidas, zahtevke družb Marca Mode in C&A, vložene v nasprotni tožbi, in zahtevke, ki so jih štiri tožene stranke vložile v tožbi, hkrati pa je razveljavilo odločbo z dne 2. oktobra 1997.
20. Gerechtshof je odločilo, da ravnanje štirih toženih družb ni kršilo pravic znamke, ki jih je zatrjevala družba Adidas, vendar ni izdalo ugotovitvene sodbe o uporabi dveh črt, ker so bili ti zahtevki preveč splošni, da bi spadali na področje varstva znamke, ki ni togo, temveč odvisno od posameznih okoliščin, ki se v prostoru in času spreminjajo, kar pri ugotavljanju kršitve dobi poseben pomen.
21. Po oceni Gerechtshof se znamke treh trakov ne more šteti za posebno izvirno, saj ima majhen razlikovalni učinek. Kljub temu je zaradi oglaševalskih prizadevanj družbe Adidas znak leta 1996 z uporabo pridobil razlikovalni učinek, iz česar je izhajal obseg njegovega varovanja. Vendar se takega varstva ne bi smelo prenesti na druge znake iz črt in preproste vzorce iz trakov, saj bi morali ostati na voljo tretjim osebam za oblikovanje znakov za splošno dobro, ker zaradi svojih lastnosti ne morejo biti monopolizirani.
22. Družba Adidas je pri Hoge Raad vložila kasacijsko pritožbo zoper sodbo Gerechtshof, ker je menila, da je napačna. Čeprav je priznala pomen razpoložljivosti za tretje osebe, ki se mora po sodni praksi Sodišča upoštevati pri ugotavljanju absolutnih razlogov za zavrnitev iz člena 3 Direktive 98/104, je zavrnila novo razpravo o pomenu zahteve po dostopnosti, da bi natančneje opredelila varstvo, ki ga uživa znamka, kadar znak ne spada med razloge za zavrnitev iz navedenega člena 3.
23. Hoge Raad za potrebe kasacijskega postopka ugotavlja, da je znamka treh črt družbe Adidas dosegla velik razlikovalni učinek zaradi zelo razširjene uporabe, vendar dvomi o obsegu varstva znamke, ki jo predstavlja znak, ki sam po sebi nima razlikovalnega učinka v smislu člena 3(1)(c) Direktive 89/104, vendar ga je pridobil z uporabo in se je registriral naknadno; ter želi ugotoviti zlasti, ali je treba upoštevati splošni interes, da se drugim izvajalcem dejavnosti, ki ponujajo zadevne proizvode ali storitve, neupravičeno ne omeji razpoložljivosti določenih znakov (Freihaltebedürfnis).
24. V teh okoliščinah je Hoge Raad prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
„1) Ali je treba pri določitvi obsega varstva znamke, sestavljene iz znaka, ki sam po sebi nima razlikovalnega učinka, ali označbe iz člena 3(1)(c) Direktive 89/104, ki pa je pridobila razlikovalni učinek z uporabo in bila kot taka registrirana, upoštevati splošni interes, da se drugim izvajalcem dejavnosti, ki ponujajo zadevne proizvode ali storitve, neupravičeno ne omeji razpoložljivosti določenih znakov (Freihaltebedürfnis)?
2) Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali je položaj drugačen, če upoštevna javnost šteje znake, katerih razpoložljivost se zahteva, za razlikovalne znake ali le za okrasje proizvodov?
3) Ali je položaj drugačen tudi, če znak, ki ga imetnik znamke izpodbija, nima razlikovalnega učinka v smislu člena 3(1)(b) Direktive ali če vsebuje označbo iz člena 3(1)(c) Direktive?“
IV – Postopek pred Sodiščem
25. Predložitvena odločba je bila v sodnem tajništvu Sodišča vložena 21. februarja 2007. V roku, določenem v členu 23 Statuta Sodišča, so pisna stališča vložile družbe Marca Mode, H&M in Adidas, italijanska vlada, vlada Združenega kraljestva in Komisija Evropskih skupnosti.
26. Predstavniki družb Adidas, Marca Mode in H&M ter zastopniki italijanske vlade, vlade Združenega kraljestva in Komisije so na obravnavi 6. decembra 2007 ustno predstavili svoja stališča.
V – Analiza vprašanj za predhodno odločanje
A – Stališče
27. Predložitvena odločba se nanaša na obseg varstva znamk; odgovor pa zahteva preučitev obsega izvrševanja pooblastil, ki jih člena 5 in 6 Direktive dajeta tej pravici industrijske lastnine.
28. Glede na navedeno v predložitveni odločbi je sporni znak pridobil razlikovalni učinek z Adidasovo uporabo, zaradi česar je treba uporabiti določbe o simbolih, ki se jih v skladu s točkami b), c) in d) člena 3 Direktive ne sme registrirati.
29. Vendar ker Hoge Raad poudarja predvsem zahtevo po razpoložljivosti kot merilo za razlago, ki bi utegnilo koristiti pri razlagi navedenih določb, ima pri rešitvi primera prednost člen 6(1)(b) Direktive, saj zajema sistem omejitev pravic znamke, njegovo besedilo pa je podobno besedilu člena 3(1)(c) Direktive, ki se nanaša na opisne označbe.
30. V teh okoliščinah je treba predložitveno sodišče opozoriti na potrebo, da se razjasni, ali znak družbe Adidas iz spora o glavni stvari spada pod točko b) ali točko c) člena 3(1) Direktive, saj razlog za zavrnitev registracije oziroma razlog za neveljavnost, ki je zajet v točki b), v nasprotju z določbo iz točke c) ni našel prostora v omejitvah pravice iz znamke, na katere se nanaša člen 6(1). Iz tega izhaja, da razplet ni enak, če znak sam po sebi ni imel razlikovalnega učinka (področje uporabe člena 3(1)(b) Direktive) ali če je opisoval eno od označb proizvoda (točka c) iste določbe. Vendar je ta preučitev, ker se nanaša na dejstva, v pristojnosti Hoge Raad ali, če se v kasacijskem postopku ni mogoče ugotavljati dejstev, v pristojnosti sodišča, ki odloča o glavni stvari.
31. Glede na široko povezavo med tema hipotezama se v tem primeru strinjam z italijansko vlado, da ju je treba obravnavati skupaj, in vztrajam pri prvi, s katero nizozemsko sodišče v bistvu sprašuje, ali je splošni interes za ohranitev razpoložljivosti konkretnega znaka element razlage obsega učinkovanja pravic, ki jih znamka podeljuje imetniku v postopku kršitve te pravice industrijske lastnine.
32. Kljub večkratnemu sklicevanju na zahtevo po razpoložljivosti ni Sodišče(7) nikoli podrobno preučilo tega pravnega instituta, ki nosi nemški pečat, razen če se motim ali sem kaj spregledal, kar me spodbuja k temu, da se lotim obširnejše analize, ki presega golo opredelitev, ki jo ponujam v drugih sklepnih predlogih.
B – Uvod: zahteva po razpoložljivosti
1. Izvor: nemško pravo
33. V sklepnih predlogih v zadevi Koninklijke(8) se sklicujem na „tako imenovano zahtevo po razpoložljivosti iz nemške doktrine“, ki določa obstoj, „poleg ovir zaradi razlikovalnega učinka, še drugih preudarkov javnega interesa, ki svetujejo, da se registracija določenih znakov omeji, zato da jih lahko drugi izvajalci dejavnosti prosto uporabljajo“.(9)
34. Tako izstopa na eni strani njen nemški izvor, ki ji je dal tudi ime v nemškem jeziku (Freihaltebedürfnis),(10) in na drugi strani njena tesna povezanost s splošnim interesom. Vendar se zaradi boljšega razumevanja tega načela v nacionalnem pravu in njegovega pomena v ureditvi Skupnosti zdi primerno, da se poglobim v njegov razvoj v obeh pravnih ureditvah.
35. Sledi začetkov Freihaltebedürfnis izvirajo iz časa veljavnosti Warenzeichengesetz (bivši nemški zakon o znamkah, v nadaljevanju: WZG).(11) V praksi so menili, da ima člen 4(2)(1) zelo borno besedilo, saj je prepovedoval registracijo znakov, ki so bili sestavljeni zgolj iz števk, črk ali besed, ki so vsebovale označbe o načinu, času in kraju proizvodnje, posebnostih, namembnosti, ceni, količini ali teži proizvoda.(12)
36. Da bi rešili nekatere težave, se je razvila sodna praksa, ki je razširila krog znakov, ki se jih ni smelo registrirati, na vse znake, katerih posamezna opredelitev kot monopol je bila v nasprotju z interesi tekmecev;(13) tako ravnanje pa je vplivalo na odločanje o prijavah znamk, ker zaradi zavrnitve na podlagi zahteve po razpoložljivosti nemškim organom ni bilo treba ugotavljati razlikovalnega učinka prijavljenega znaka.(14)
37. Tradicionalna nemška razlaga je načelu razpoložljivosti pripisala tri pridevnike in zahtevala, da je konkretno, dejansko in resno.(15) S temi lastnostmi je bilo mišljeno, da bi se morala prijava nanašati le na proizvode ali storitve iz zahteve za registracijo (konkretnost), ne bi smela biti popolnoma hipotetična ali prinašati potencialnega tveganja, čeprav je treba priznati bodočo nevarnost, ki temelji na preverljivih in gotovih podatkih (aktualnost), in bi morala imeti veliko težo in pomembnost (resnost).(16)
38. Posledica te nemške sodne in upravne prakse(17) je bila, da je moral prijavitelj znamke dokazati razlikovalni učinek znaka in zavrnitev, da bi bila razpoložljiva za uporabo za vse konkurente.(18)
39. Skratka, v nemškem pravu znamk je Freihaltebedürfnis postala nepisan pogoj za registracijo,(19) ki so ga oblikovala sodišča in ga dodala zakonskim pogojem, ki jih je določal WZG.
40. Na oblikovanje zakonske spremembe iz leta 1995, ko je 1. januarja tega leta začel veljati novi nemški zakon o znamkah, izdelan v skladu z Direktivo, je vplival člen 4(2) WZG, saj so bili njegovi absolutni razlogi za zavrnitev preneseni v člen 8 novega zakona.
2. Neskladnost s pravom Skupnosti
41. Landgericht München I (pritožbeno sodišče št. 1 iz Münchna) je leta 1997 Sodišču predložilo vprašanja za predhodno odločanje v zadevi Windsurfing Chiemsee.(20) Ni čudno, da je v luči zakonskega besedila iz leta 1995 bavarsko sodišče med drugim spraševalo o skladnosti Freihaltebedürfnis s členom 3(1)(c) Direktive.
42. Kot je znano, je šlo za spor o označbah geografskega izvora, kar ne vpliva na obseg in prepričljivost ugotovitve Sodišča, da „[…] uporaba člena 3(1)(c) Direktive ni odvisna od obstoja konkretne, dejanske ali resne zahteve po razpoložljivosti […] v smislu nemške sodne prakse“,(21) kar je odločitev, ki ni šla neopazno mimo nemške pravne stroke. (22)
43. Vendar Sodišče ni preprosto zavrnilo teorije o Freihaltebedürfnis, saj je priznalo, da je povezana s splošnim interesom, na katerem je temeljila določba, katere razlago želi omenjeno sodišče iz Münchna.(23) Na tem temelji tudi stališče, da zavrnitev registracije opisnih znakov ali označb v smislu člena 3(1)(c) Direktive ustreza ideji preprečitve njihove monopolizacije, da se ne krši zakonitega pričakovanja družbe, da jih bo lahko uporabljala neovirano.(24)
44. Od takrat je sodna praksa Skupnosti večkrat poudarila nujnost uporabe načela razpoložljivosti, ki je tesno povezano s splošnim interesom, in ga usmerila k cilju navedene določbe, da se uporaba znaka ali označbe ohrani prosta, ko se je odločalo o obsegu registracije znaka ali označbe,(25) ter to stališče razširila na točki b) in e) člena 3(1).(26)
45. S preučitvijo zahteve po razpoložljivosti je treba počakati, saj ni treba preusmerjati pozornosti na manj pomembne vidike, ki ne bi prispevali k obravnavi vprašanja za predhodno odločanje Hoge Raad in bi lahko skalili razumevanje teh sklepnih predlogov. Ob pomoči ustreznega pridobljenega znanja o tem pravnem institutu se je treba najprej poglobiti v člen 6 Direktive in v njem poiskati ukrep, ki vsebuje ta institut, ki izvira iz prakse sodišč, kot del splošnega interesa.
C – Razloga člena 6(1) Direktive
46. Preden začnem preučevati to določbo, moram poudariti, da me ne prepriča ideja o iskanju rešitve spora o glavni stvari, s tem da se analiza vprašanja za predhodno odločanje omeji na razlago člena 5 Direktive kot v pisnih stališčih posplošujejo pritožnice v kasacijskem postopku in vlada Združenega kraljestva.
47. Poznam logično in sistematično povezavo med omenjenima členoma 5 in 6 Direktive, katerih razlagalni vpliv na končni rezultat se zdi verjeten, vendar se ne sme pozabiti člena 6(1), ravno ko gre za preučitev mej izvrševanja ius prohibendi imetnika znamke v skladu z naslovom tega člena.(27) Prav tako bi se obsežna sodna praksa v zvezi s členom 5 Direktive izkazala za nezadostno za zadovoljitev predložitvenega sodišča, ki se sklicuje na člen 6 tega zakonskega teksta Skupnosti, ne da bi ga izrecno omenilo.
48. Člen 5 Direktive opredeljuje pravice imetnika znamke. Obstajata dva razloga, zakaj je treba zahtevo po razpoložljivosti izključiti s tega področja: prvič, izvor Freihaltebedürfnis, ki je očitno povezan z registracijo znakov, in ne z obsegom izvrševanja pravic imetnika znaka, in drugič, sistematika Direktive, ki izrecno ureja omejitve teh pravic v členu 6, tako da bi sprejetje nemškega načela za razlago člena 5 pomenilo dodaten nenapisani pogoj, kar bi bilo v nasprotju s pravno varnostjo in smislom predpisa Skupnosti.
49. Poleg tega očitne podobnosti in očitane razlike med členoma 3(1) in 6(1) Direktive vabijo k preučitvi obeh določb, vendar brez poglobitve v določbo iz točke a) člena 6, ker se ne dotika podlage vprašanj za predhodno odločanje in je na široko obravnavana v nedavni sodni praksi Sodišča.(28)
1. Neobstoj znakov brez razlikovalnega učinka v smislu člena 3(1)(b) Direktive
50. Primerjava te določbe s členom 6(1) pokaže pomembne razlike, ki izhajajo iz dejstva, da se člen 6 navezuje na odrekanje „prepovedi uporabe“ znamke tretjim osebam, in ne na področje ugovora zoper registracijo podobne znamke.
51. Med znaki, katerih uporabo imetnik pravice industrijske lastnine ne more prepovedati, člen 6(1) vključuje imena (točka a)), opisne znake (točka b)) in uporabo znamke za označitev namena (točka c)), pod pogojem, da se uporabijo „v skladu z dobrimi poslovnimi običaji“.
52. Manjka napotitev na znamke brez razlikovalnega učinka v smislu člena 3(1)(b). Ker člena 3(3) omogoča registracijo te vrste znakov, se lahko sklepa, da v takih primerih razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, slabi ugovor zoper začetno odsotnost razlikovalnega učinka in da zakonodajalec nagrajuje prizadevanja imetnika znamke, da se izogne takim čerem, s tem da mu dovoli, da nasprotuje uporabi znamke s strani drugih konkurentov.
53. Vzrok za tako pomembno opustitev je v ideji, ki jo zagovarjam že dalj časa, pa čeprav v okviru Uredbe:(29) da se v okviru člena 7(1)(b) Uredbe (člen 3(1)(b) Direktive) ne upošteva razlogov javnega interesa za omejitev registracije določenih znakov, zato da ostanejo popolnoma na razpolago vsem izvajalcem dejavnosti (zahteva po razpoložljivosti).
54. Tako stališče izhaja iz tega, da je cilj absolutnega razloga za zanikanje, ki ga vsebujejo te določbe, preprečiti registracijo znakov, ki nimajo konkretnega razlikovalnega učinka, namreč tistih, ki jih povprečno obveščen, razumno pazljiv, povprečno pameten potrošnik ne more prepoznati kot zanesljivih označb podjetja izvora, saj so generični znaki, kot je bilo pravilno ugotovljeno, nasprotje znamke.(30)
55. Točke c), d) in e) člena 7(1) Uredbe (iste točke člena 3(1) Direktive) varujejo javni interes tako, da preprečujejo, da bi si nekateri izvajalci dejavnosti prilastili znake, ki so uporabni kot okras, ali tehnično koristni, ali primerni za opis proizvoda, njegovih dejanskih ali domnevnih lastnosti in drugih značilnosti, kot so kraj izvora, ali tistih, ki so običajne v jezikovni rabi ali v dobroverni ustaljeni praksi trgovanja.
56. Kljub temu se takega varstva ne bi smelo razširiti na znake, ki, ne da bi bili opisni, zaradi drugih razlogov nimajo posebnega razlikovalnega učinka. Ne bi bilo namreč logično podpirati splošnega interesa, da se v javni lasti ohranijo znaki, ki niso primerni za razkrivanje podjetja izvora za proizvode ali storitve, ki jih označujejo. Ko je trgovec dosegel cilj, da se z uporabo nepomembnega znaka in njegovim oglaševanjem pridobi znamka, ki je v javnosti poznana, pravica industrijske lastnine zahteva, da se ga nagradi, ker mu je uspelo odpraviti pomanjkanje razlikovalnega učinka svojega znaka in ga je tako naredil sposobnega za opravljanje funkcije nosilca informacij o podjetju izvora za proizvode ali storitve. Prehod iz bagatele v pravico industrijske lastnine se opravi prek člena 3(3) Direktive.
57. Vse do zdaj navedeno bi koristilo Hoge Raad, če bi ob upoštevanju alternativ, navedenih v točki 30 teh sklepnih predlogov, ugotovilo, da trije trakovi družbe Adidas sprva niso imeli razločevalnega učinka v smislu člena 3(1)(b) Direktive. V nasprotnem primeru, če odloči, da navedena znamka pomeni označbo lastnosti proizvoda, se je treba poglobiti v preučitev člena 6(1)(b) Direktive.
2. Obseg člena 6(1)(b) Direktive
58. Razlaga te določbe zahteva kratko ponovitev odločb Sodišča, ki se nanjo sklicujejo.
a) Preučitev sodne prakse Sodišča
59. V sodbi BMW(31) je Sodišče preučilo ratio legis te določbe in odločilo, da uskladi varstvo pravic znamk s prostim pretokom blaga in svobodnim opravljanjem storitev na skupnem trgu, da bi znamke služile kot bistveni elementi sistema neizkrivljene konkurence, ki ga Sodišče želi vzpostaviti in ohraniti.(32)
60. Po stališču Sodišča je treba združiti uresničevanje pravic, ki jih ima imetnik pravice intelektualne lastnine na podlagi ciljev Pogodbe, ki so usmerjeni k urejeni in popolni konkurenci med podjetji.
61. V že navedeni zadevi Windsurfing Chiemsee predložitveno sodišče dejansko ni spraševalo o razlagi člena 6(1)(b) Direktive, temveč o morebitnem vplivu na razlago člena 3 Direktive; Sodišče je zanikalo ta vpliv, vendar je opisalo področje uporabe prve določbe, s tem ko je takoj nato dodalo, da člen 6(1)(b) tretjim osebam ne omogoča uporabe geografskega imena kot znamke, temveč se opisno omejuje na dopustitev uporabe, namreč kot označba geografskega izvora, če se uporablja v skladu z dobrimi poslovnimi običaji.(33)
62. Na podlagi te razlage je uporaba opisnega znaka, ki je bil registriran, odvisna od dveh pogojev: da se ne uporablja kot znamka in da se spoštujejo pošteni trgovski običaji.(34)
63. Nekaj pojasnil v zvezi z metodo uporabe člena 6(1)(b) je v sodbi v zadevi Gerolsteiner Brunnen. Potem ko je bilo ugotovljeno, da ne loči med v njem navedenimi označbami, je bilo opozorjeno na njegovo funkcijo: da bi področje uporabe te vrste spadalo na področje uporabe navedenega člena, zadostuje, da se nanaša na eno od označb, ki jih našteva, na primer geografski izvor.(35) To subsumpcijo mora kot vprašanje o ugotavljanju dejstev opraviti nacionalno sodišče, ki mora izvesti globalno presojo ustreznih okoliščin.(36)
64. Poleg tega se ne sme pozabiti, da se ravnanja tretjih oseb presoja z merilom „dobrih običajev“, ki je izraz obveznosti poštenega ravnanja glede na upravičene interese imetnika znamke, v skladu z navedeno sodno prakso, (37) zlasti da se ne znižuje ugleda znaka ali se ga ne slabi.(38)
65. Iz vseh teh odločitev ni mogoče izločiti razlage o povezavi med členom 6(1)(b) Direktive in zahtevo po razpoložljivosti. Tako pomanjkanje izreka se deloma nadomesti z dvema odločitvama: eno na področju znamke Skupnosti in drugo o registraciji barv.
66. V prvi zadevi(39) je generalni pravobranilec Jacobs povezal zahtevo po razpoložljivosti s členom 12 Uredbe (alter ego člena 6 Direktive),(40) sodba v zadevi „Baby-Dry“ je v bistvenem sledila sklepnim predlogom(41) in iz člena 7 v povezavi s členom 12 Uredbe (člena 3 in 6 Direktive) zaključila, da je objekt prepovedi, da se kot znamka registrirajo znaki ali označbe, ki so izključno opisne, preprečitev registrskega varstva znakov ali označb, ki zaradi identičnosti z običajnimi sredstvi opisovanja proizvodov ali storitev, za katere gre, ali njihovih posebnosti ne omogočajo, da se razvije lastnost identifikacije podjetja, ki jih prodaja, in nimajo razlikovalnega učinka, ki jo ta lastnost zahteva.(42)
67. V drugem primeru, sodbi v zadevi Libertel, je počasi prišlo do približanja k Freihaltebedürfnis. Potem ko je Sodišče na področju prava Skupnosti o znamkah priznalo „splošni interes, da se neupravičeno ne omeji razpoložljivosti barv za ostale izvajalce dejavnosti“, ni sprejelo očitka Komisije, ki je trdila, verjetno na podlagi sklepnih predlogov, navedenih v prejšnji točki, da je namen zahteve po razpoložljivosti izražen v členu 6 Direktive.(43)
68. Sodišče je v tem stališču zaznalo nevarnost vzpostavitve minimalnega nadzora nad absolutnimi razlogi za zavrnitev iz člena 3 Direktive pri odločanju o prijavi za registracijo, katere napake bi se popravile z omejitvijo izvrševanja pravic znamk v skladu z zahtevo po razpoložljivosti iz navedenega člena 6. Po mnenju Sodišče bi bil ta predlog enak prenosu nadzora nad temi razlogi z organov, pristojnih za registracijo, na sodne organe, kar je ocenilo za neskladno s sistemom Direktive, ki temelji na predhodnem pregledu, in ne na pregledu a posteriori.(44)
69. Da povzamem, Sodišče se ni izreklo o zahtevi po razpoložljivosti kot hermenevtičnem merilu iz člena 6 Direktive, saj je v točkah, ki so strnjeno obravnavane v prejšnjih točkah, zgolj zavrnilo trditev Komisije, ki je zagovarjala uporabo tega pravnega instituta nemškega izvora izključno v mejah te določbe, ni pa izreklo nobene sodbe o njegovi uporabi kot smernici za omejitev pravic imetnika znamke.
70. Zato je treba poskusiti najti pravno rešitev te dileme.
b) Predlagano stališče
71. Opozoril sem že na podobnosti med členoma 3(1) in 6(1) Direktive; poudaril sem tudi sistemsko razliko, ki ju ločuje, ker prvi ureja registracijo, medtem ko drugi omejuje izvrševanje ius prohibendi lastnika simbola.
72. Kljub temu ne more biti neopažena izredna podobnost vsebine točk c) oziroma b) obeh določb. Razen uporabe izraza „ki jih sestavljajo izključno“ v členu 3(1)(c) je besedilo identično.
73. Ta razlika je pojasnjena s tem, da kadar gre za registracijo iz člena 3, a contrario sensu sledi, da je treba registrirati kompleksne znake, ki so med drugim sestavljeni iz opisnih označb v smislu točke c) tega člena; nasprotno pa ta posebnost izgubi ves pomen, kadar imetnik znamke uresničuje svoje pravice v skladu s členom 6, saj je namen tega predpisa le, da znak, ki spada v eno od določb iz člena 6(1)(c), ostane na voljo drugim. Za ostale elemente kompleksne znamke se brez omejitev uporablja člen 5 Direktive.
74. Poleg tega je s sistematičnega vidika člen 6(1)(b) del triade iz Direktive, ki jo sestavljata tudi preučitev razlogov za zavrnitev registracije in razlogov za neveljavnost. Zato pri ugotavljanju, ali znak spada v eno od kategorij označb iz člena 6(1)(b), ni v Direktivi nič, kar implicira omilitev posledic tega člena za registrirani znak v primerjavi s prijavo za registracijo ali razlogom za neveljavnost v skladu s členom 3(1)(c).
75. Upam si trditi tudi, da ne pride v poštev niti ozka razlaga člena 6, že zato ne, ker ta določba omejuje pravice, ki jih podeljuje člen 5 Direktive. V tem primeru je posebnost v tem, da se uživa lastništvo znaka, ki bi bil strogo gledano dostopen vsem. Dejstvo, da je bil kasneje monopoliziran, s tem da je postal del kompleksne znamke ali pomotoma,(45) ne more škoditi drugim gospodarskim izvajalcem dejavnosti, ki želijo svobodno uporabljati te opisne omembe, in drugi skupini oseb, ki jih ta določba prizadene, potrošnikom, ki zahtevajo preglednost in resničnost podatkov, ki so običajno posledica teh označb.(46)
76. Žrtev, ki se v skladu s členom 6(1)(b) zahteva od imetnika pravice industrijske lastnine, zavezuje sodnika k temu, da poišče ravnotežje med pravicami, ki jih člen 5 Direktive podeljuje temu imetniku, ter nasprotnimi pravicami drugih podjetnikov in potrošnikov, vendar ne tako, da mehansko uporabi pravilo ozke razlage določb, ki omejujejo pooblastila.
77. To stališče je, poleg tega da ga podpira pravna stroka,(47) popolnoma v skladu z navedeno sodno prakso Sodišča o ratio legis predpisa in njegovim namenom, da se uskladi varstvo pravic znamke in temeljnih načel skupnega trga, da znamka lahko izpolni svojo nalogo bistvenega elementa sistema neizkrivljene konkurence,(48) ne da bi se pozabilo, da konkurenti ne smejo uporabljati označbe kot lastno znamko, temveč zgolj za opisovanje.(49)
78. Vse te trditve gredo v prid temu, da je treba javni interes zavarovati z zahtevo po razpoložljivosti in pretehtati tudi člen 6(1)(b) Direktive.
79. Poleg tega se ta preučitev zdi nezdružljiva s točko 57 in naslednjimi sodbe Libertel, v katerih Sodišče, kot sem že omenil, ni odločalo o tem, ali bi bilo treba Freihaltebedürfnis obravnavati v okviru člena 6 Direktive, temveč je le zavrnilo trditev Komisije, ki je njegovo področje uporabe omejila zgolj na obseg tega člena.
80. Skratka, odgovor, ki ga podajam na vprašanja za predhodno odločanje, mora ustrezati potrebi po sklicevanju na zahtevo po razpoložljivosti pri določitvi obsega varstva znamke, sestavljene iz znaka, ki ustreza označbi iz člena 3(1)(c) Direktive, kadar je pridobil razlikovalni učinek z uporabo in bil kot tak registriran; nasprotno pa tega pristopa ni treba uporabiti, kadar znak že na začetku nima razlikovalnega učinka v smislu točke b) iste določbe, temveč ga z uporabo pridobi naknadno.
81. Nazadnje je treba v zvezi z drugim vprašanjem, ki ga je zastavilo Hoge Raad, poudariti, da je pomen, ki ga javnost pripisuje znaku, za katerega velja zahteva po razpoložljivosti, pomemben le v predhodnem položaju, namreč pri ugotavljanju, ali se ga lahko poveže z eno od označb iz člena 6(1)(b) Direktive.
82. Če mu povprečni potrošnik pripisuje zgolj okrasno vlogo, znaka ne bo identificiral s podjetjem izvora proizvodov ali storitev, zaradi česar znak ne bi mogel opravljati svoje glavne naloge in bi zanikal svoj pomen kot znamka,(50) v drugem primeru, če bi sklepal o izvoru blaga in storitev, pa bi veljalo nasprotno.
83. Vendar ko je podano mnenje o njegovi ustreznosti kot kakršni koli označbi ali lastnosti iz člena 6(1)(b) Direktive, vtis potrošnika ne more vplivati na razlago splošnega interesa.
84. Preučitev preudarkov družbe H&M, ki zagovarja uporabo Freihaltebedürfnis, bi bila zato, glede na predlagani odgovor na prvo vprašanje, odvečna vsaj glede znakov, ki so bili registrirani pred začetkov veljavnosti Direktive. Sklicuje se na liberalno prakso registrov v Beneluksu v času, ko je veljalo neusklajeno pravno znamk, ter na področje neveljavnosti znamk brez razlikovalnega učinka, kar ni povezano z uresničevanjem pravic iz člena 5 Direktive in njihovimi omejitvami iz člena 6(1)(b). Glede na ugotovitev moje analize se mi torej ni treba poglobiti v obravnavanje drugega vprašanja.
VI – Predlog
85. Glede na zgornje preudarke predlagam Sodišču, naj Hoge Raad odgovori:
„Pri določitvi obsega varstva znamke, sestavljene iz znaka, ki ustreza označbi iz člena 3(1)(c) Direktive 89/104/EGS Sveta z dne 21. decembra 1988, Prve direktive, o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, ki pa je pridobila razlikovalni učinek z uporabo in bila registrirana, je treba upoštevati splošni interes, da se drugim izvajalcem dejavnosti, ki ponujajo podobne proizvode ali storitve, neupravičeno ne omeji razpoložljivosti določenih znakov.
Nasprotno pa, kadar isti znak že na začetku nima razlikovalnega učinka, temveč ga z uporabo pridobi naknadno, pravic imetnika znamke ni treba preučiti v luči zahteve po razpoložljivosti.“