Věc T‑629/16
Shoe Branding Europe BVBA
proti
Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví
„Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie tvořené dvěma paralelními pruhy na botě – Starší obrazová ochranná známka Evropské unie znázorňující tři paralelní pruhy na botě – Relativní důvod pro zamítnutí zápisu – Zásah do dobrého jména – Článek 8 odst. 5 nařízení (ES) č. 207/2009 [nyní čl. 8 odst. 5 nařízení (EU) 2017/1001]“
Shrnutí – rozsudek Tribunálu (devátého senátu) ze dne 1. března 2018
1. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
2. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Dobré jméno ochranné známky v členském státě nebo v Unii – Pojem – Kritéria pro posouzení
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
3. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Dobré jméno ochranné známky v členském státě nebo v Unii – Užívání ochranné známky jakožto části jiné zapsané ochranné známky s dobrým jménem
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
4. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Spojitost mezi ochrannými známkami – Kritéria pro posouzení
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
5. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Důkazy, které musí předložit majitel – Nikoli hypotetické budoucí riziko protiprávního těžení nebo újmy
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
6. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo jejího dobrého jména – Pojem
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
7. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Podmínky – Prospěch neprávem získaný z rozlišovací způsobilosti starší ochranné známky nebo jejího dobrého jména – Kritéria pro posouzení
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
8. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu – Pojem
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
9. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu – Kritéria pro posouzení
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
10. Ochranná známka Evropské unie – Definice a nabytí ochranné známky Evropské unie – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Námitky majitele starší totožné nebo podobné ochranné známky, která má dobré jméno – Ochrana starší ochranné známky s dobrým jménem rozšířená na výrobky nebo služby, které nejsou podobné – Obrazová ochranná známka tvořená dvěma paralelními pruhy na botě a obrazová ochranná známka tvořená třemi paralelními pruhy na botě
(Nařízení Rady č. 207/2009, čl. 8 odst. 5)
1. Viz znění rozhodnutí.
(viz bod 24)
2. Zapsaná ochranná známka musí být k tomu, aby se na ni vztahovala ochrana podle čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie, známa podstatné části veřejnosti, které jsou určeny výrobky nebo služby, na něž se tato ochranná známka vztahuje.
Při zkoumání této podmínky je třeba zohlednit všechny relevantní skutečnosti daného případu, tedy zejména podíl na trhu, který ochranná známka zaujímá, intenzitu, geografické rozšíření a dobu užívání této ochranné známky, jakož i výši investic vynaložených podnikem na její propagaci.
Pokud jde o územní hledisko, podmínka týkající se dobrého jména musí být v případě ochranné známky Evropské unie považována za splněnou, pokud má tato ochranná známka dobré jméno v podstatné části území Unie. V některých případech může být území jednoho členského státu považováno za podstatnou část tohoto území.
(viz body 25–27)
3. Viz znění rozhodnutí.
(viz bod 28)
4. Viz znění rozhodnutí.
(viz body 29–34)
5. Viz znění rozhodnutí.
(viz body 38–42)
6. Viz znění rozhodnutí.
(viz body 43, 44)
7. Viz znění rozhodnutí.
(viz body 45–51)
8. Řádný důvod umožňující užívání ochranné známky, jež porušuje práva k ochranné známce s dobrým jménem, musí být vykládán restriktivně.
Je však třeba připomenout, že účelem nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie je obecně vyvážit zájmy majitele ochranné známky na ochraně základní funkce této ochranné známky a zájmy ostatních hospodářských subjektů mít k dispozici označení způsobilá označovat jejich výrobky a služby.
V systému ochrany ochranných známek, který byl zaveden nařízením č. 207/2009, jsou zájmy třetí osoby užívat v obchodním styku označení totožné se starší ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné a nechat zapsat toto označení jako ochrannou známku Evropské unie zohledněny zejména v kontextu čl. 8 odst. 5 uvedeného nařízení tím, že uživatel přihlášené ochranné známky má možnost dovolávat se „řádného důvodu“.
Z toho vyplývá, že pojem „řádný důvod“ nemůže být vykládán tak, že je omezen pouze na objektivně naléhavé důvody, ale může rovněž souviset i se subjektivními zájmy třetí osoby, která již užívá označení totožné se starší ochrannou známkou s dobrým jménem nebo jí podobné a usiluje o zápis tohoto označení jako ochranné známky Evropské unie.
Právě proto Soudní dvůr rozhodl, že majitel ochranné známky může být na základě „řádného důvodu“ nucen strpět, že třetí osoba užívá pro výrobek nebo službu totožné s výrobkem nebo službou, pro které byla uvedená ochranná známka zapsána, označení podobné této ochranné známce, prokáže-li se, že toto označení bylo užíváno před podáním přihlášky této ochranné známky k zápisu a že k takovémuto užívání docházelo v dobré víře.
Soudní dvůr upřesnil, že při posuzování zejména toho, zda dotyčná třetí osoba užívala označení podobné ochranné známce s dobrým jménem v dobré víře, je třeba přihlédnout zaprvé zejména k tomu, jak bylo uvedené označení akceptováno a jakou má pověst u relevantní veřejnosti, zadruhé ke stupni blízkosti mezi výrobky a službami, pro které bylo uvedené označení původně užíváno, a výrobky a službami, pro které byla ochranná známka s dobrým jménem zapsána, zatřetí k časové posloupnosti mezi prvním použitím uvedeného označení u výrobku, který je totožný s výrobkem chráněným uvedenou ochrannou známkou, a okamžikem, kdy tato ochranná známka získala dobré jméno, a začtvrté k ekonomickému a obchodnímu významu užívání označení podobného této ochranné známce.
(viz body 52–57)
9. Dřívější užívání označení nebo přihlášené ochranné známky, jež jsou totožné nebo podobné starší ochranné známce s dobrým jménem, třetí osobou může být kvalifikováno jako užívání, k němuž je dán „řádný důvod“ ve smyslu čl. 8 odst. 5 nařízení č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie, a umožnit této třetí osobě nejen další užívání tohoto označení, ale i nechat zapsat toto označení jako ochrannou známku Evropské unie, a to i kdyby užívání přihlášené ochranné známky mohlo neprávem těžit z dobrého jména starší ochranné známky.
Aby se však jednalo o takovýto případ, musí užívání přihlášené ochranné známky splňovat několik podmínek, jež umožňují potvrdit skutečné užívání a dobrou víru majitele přihlášené ochranné známky.
Zaprvé muselo být označení odpovídající přihlášené ochranné známce užíváno řádně a skutečně.
Zadruhé užívání tohoto označení muselo v zásadě začít před podáním přihlášky starší ochranné známky s dobrým jménem nebo přinejmenším předtím, než tato ochranná známka získala dobré jméno.
Zatřetí označení odpovídající přihlášené ochranné známce muselo být užíváno na celém území, pro které byla starší ochranná známka s dobrým jménem zapsána. Z toho vyplývá, že je-li starší ochranná známka s dobrým jménem ochrannou známkou Evropské unie, muselo být označení odpovídající přihlášené ochranné známce užíváno na celém území Unie.
Začtvrté toto užívání nesmělo být v zásadě zpochybněno majitelem starší ochranné známky s dobrým jménem. Jinými slovy přihlášená ochranná známka a starší ochranná známka s dobrým jménem musely pokojně koexistovat na dotyčném území.
(viz body 58–63)
10. Viz znění rozhodnutí.
(viz body 65–217)