SENTENZA DEL TRIBUNALE (Nona Sezione)
6 dicembre 2018 (*)
«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio figurativo dell’Unione europea V – Marchi internazionali figurativi anteriori V – Prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di un marchio anteriore – Regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento delegato (UE) 2018/625]»
Nella causa T‑848/16,
Deichmann SE, con sede a Essen (Germania), rappresentata da C. Onken, avvocato,
ricorrente,
contro
Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), rappresentato da A. Söder e D. Hanf, in qualità di agenti,
convenuto,
controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO e interveniente dinanzi al Tribunale:
Vans, Inc., con sede a Cypress, California (Stati Uniti), rappresentata da M. Hirsch, avvocato,
avente ad oggetto il ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 20 settembre 2016 (procedimento R 2129/2015-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Deichmann e la Vans,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione),
composto da S. Gervasoni (relatore), presidente, K. Kowalik-Bańczyk e C. Mac Eochaidh, giudici,
cancelliere: R. Ukelyte, amministratore
visto il ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 1o dicembre 2016,
visto il controricorso dell’interveniente depositato presso la cancelleria del Tribunale il 2 febbraio 2017,
visto il controricorso dell’EUIPO depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 febbraio 2017,
vista la decisione del 12 maggio 2017, che ha disposto la riunione delle cause T‑848/16 e T‑817/16 ai fini della fase orale del procedimento,
in seguito all’udienza del 16 maggio 2018,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1 Il 17 ottobre 2011 la Vans, Inc., interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (GU 2009, L 78, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1)].
2 Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
4 Il 21 febbraio 2012 la Deichmann SE, ricorrente, ha presentato opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001), alla registrazione del marchio richiesto.
5 L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:
– la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 937 479, del 10 agosto 2007, per prodotti delle classi 18, 25 e 28, di seguito riprodotta:
– la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 937 526, del 10 agosto 2007, per prodotti delle classi 18, 25 e 28, di seguito riprodotta:
– la registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. 937 528 del 13 agosto 2007, per prodotti delle classi 18, 25 e 28, di seguito riprodotta:
6 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].
7 Il 28 settembre 2015 la divisione di opposizione dell’EUIPO ha respinto l’opposizione, ritenendo, da un lato, che non esistesse alcun rischio di confusione per quanto riguarda i marchi richiesti nn. 937 479 e 937 526, e, dall’altro, che la protezione del marchio n. 937 528 non fosse stata sufficientemente provata.
8 Il 21 ottobre 2015 la ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, ritenendo che esistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
9 Con decisione del 20 settembre 2016 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso della ricorrente senza esaminare l’esistenza del rischio di confusione da quest’ultima lamentato.
10 In primo luogo, la commissione di ricorso ha confermato la decisione della divisione di opposizione quanto all’assenza di prove della protezione della registrazione internazionale che designa l’Unione europea n. no 937 528 (punto 11 della decisione impugnata).
11 In secondo luogo, fondandosi sulla regola 19, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio dell’Unione europea (GU 1995, L 303, pag. 1) [divenuto articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1)], la commissione di ricorso ha ritenuto il ricorso infondato relativamente alla protezione delle registrazioni internazionali nn. 937 479 e 937 526.
12 La commissione di ricorso ha considerato che le spettava esaminare d’ufficio la prova della protezione dei diritti anteriori richiesta dall’articolo 19 del regolamento n. 2868/95, non essendo necessaria una richiesta delle parti (punto 12 della decisione impugnata). Essa ha ritenuto che i requisiti di cui alla regola 19 del regolamento n. 2868/95 non costituissero criteri di ammissibilità dell’opposizione, ma criteri rientranti nell’esame del merito e che, di conseguenza, l’EUIPO non fosse tenuto a segnalare all’opponente le irregolarità dei documenti prodotti e a invitarla concretamente a produrre taluni altri elementi di prova (punto 13 della decisione impugnata).
13 La commissione di ricorso ha ritenuto che, trattandosi di una registrazione internazionale la cui protezione si estende all’Unione europea, la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio anteriore dovesse essere prodotta, in forza della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95 (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2018/625), a mezzo di documenti ufficiali provenienti dall’autorità competente che aveva proceduto alla registrazione del marchio, e presentate nella lingua processuale o corredate da una traduzione in ossequio alla regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 (punto14 della decisione impugnata).
14 La commissione di ricorso ha ritenuto che, ai sensi dell’articolo 152 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 190 del regolamento 2017/1001), la registrazione internazionale che designa l’Unione europea era stata pubblicata dall’EUIPO solamente in modo che alcuni dei dati bibliografici, la riproduzione del marchio nonché i numeri delle classi fossero pubblicati (punto 16 della decisione impugnata).
15 La commissione di ricorso ha ritenuto che, ai sensi della regola 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2868/95, la ricorrente fosse tenuta a produrre un estratto dal registro dell’ufficio internazionale, compresa la traduzione nella lingua della procedura, per dimostrare la protezione delle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea (punto 17 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha rilevato che, con la produzione di un estratto dalla banca dati TMview, non gestita dall’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), ma dall’EUIPO, unitamente a una traduzione nella lingua della procedura dell’elenco dei prodotti, la ricorrente non aveva fornito la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione dei suoi diritti anteriori (punto 18 della decisione impugnata).
16 La commissione di ricorso ha aggiunto che la divisione di opposizione avrebbe già dovuto respingere l’opposizione in quanto non motivata, dato che non erano state prodotte entro il termine stabilito prove adeguate delle registrazioni internazionali nn. 937 479 e 937 526 (punto 19 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
17 La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare l’EUIPO alle spese.
18 L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione impugnata.
19 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
20 A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
21 Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato le disposizioni dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 189, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) nonché le disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), del regolamento 2018/625], per aver considerato che essa doveva fornire la prova della protezione delle registrazioni internazionali anteriori che designano l’Unione europea nn. 937 479 e 937 526.
22 Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato le disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento 2018/625] e della regola 19, paragrafo 3, di detto regolamento, nonché quelle della regola 20 del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 9, del regolamento 2018/625), per aver considerato che essa non aveva fornito la prova della protezione dei suoi marchi anteriori nn. 937 479 e 937 526 e per aver respinto per tale motivo l’opposizione in quanto infondata.
23 Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente sostiene, in subordine, che, anche supponendo che gli estratti del TMview non soddisfacessero i requisiti di cui alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95, la commissione di ricorso ha violato i principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di buona amministrazione, di parità di trattamento e di irretroattività, tenuto conto, in particolare, della prassi decisionale dell’EUIPO e del contenuto delle direttive dell’EUIPO concernenti l’esame.
Sul primo motivo
24 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato le disposizioni dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95, per aver dichiarato che essa doveva fornire la prova della protezione delle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea nn. 937 479 e 937 526.
25 La ricorrente sostiene che le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea producono gli stessi effetti dei marchi dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, e che, pertanto, queste due categorie di marchi devono essere trattate allo stesso modo. Poiché non è necessario, nel caso di un’opposizione basata su un marchio dell’Unione europea, fornire la prova della protezione del marchio anteriore ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95, lo stesso dovrebbe valere per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea. Ciò è tanto più vero in quanto le disposizioni del regolamento n. 207/2009 prevalgono su quelle del regolamento n. 2868/95.
26 La ricorrente ritiene, inoltre, che la produzione della prova dei diritti anteriori sia inutile per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, il che le distinguerebbe dai marchi nazionali e dalle registrazioni internazionali che designano soltanto alcuni Stati membri dell’Unione. Infatti, l’EUIPO avrebbe informazioni in grado di comprovare l’esistenza, la validità e la portata della protezione delle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, dato che tali informazioni sono segnatamente pubblicate nella sua banca dati CTM‑Online (divenuta eSearch plus), ai sensi dell’articolo 152 del regolamento n. 207/2009. La produzione di documenti supplementari a sostegno dell’opposizione sarebbe quindi superflua, tranne, eventualmente, per la traduzione dell’elenco dei prodotti e dei servizi nella lingua processuale, la quale è stata prodotta nella presente causa.
27 L’EUIPO ritiene che la questione se sia necessario provare l’esistenza, la validità e la portata della protezione di una registrazione internazionale che designa l’Unione non deve essere decisa nel caso di specie, poiché il secondo motivo dedotto dalla ricorrente è fondato.
28 L’interveniente contesta l’argomento della ricorrente.
29 In via preliminare, occorre richiamare le disposizioni pertinenti del regolamento n. 207/2009 applicabili alle registrazioni internazionali che designano l’Unione, così come quelle del regolamento n. 2868/95.
30 Ai sensi dell’articolo 145 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 182 del regolamento 2017/1001), che fa parte della sezione 1 del titolo XIII, dal titolo «Registrazione internazionale dei marchi»:
«Salvo disposizione contraria del presente titolo, il presente regolamento e i relativi regolamenti di esecuzione si applicano alle domande di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all’intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, adottata a Madrid il 27 giugno 1989 (di seguito denominati rispettivamente “domande internazionali” e “protocollo di Madrid”), basate su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario, nonché alle iscrizioni nel registro internazionale tenuto all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (di seguito denominati rispettivamente “registrazioni internazionali” e “Ufficio internazionale”) di marchi che designano la Comunità europea».
31 Ai termini dell’articolo 151 del regolamento n. 207/2009:
«1. La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario a decorrere dalla data della sua registrazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del protocollo di Madrid o dalla data della successiva estensione alla Comunità europea, ai sensi dell’articolo 3 ter, paragrafo 2, del protocollo di Madrid.
2. Se non viene notificato alcun rifiuto ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, del protocollo di Madrid o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione quale marchio comunitario a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1.
3. Ai fini dell’articolo 9, paragrafo 3, la pubblicazione dei particolari della registrazione internazionale che designa la Comunità europea ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1, si sostituisce alla pubblicazione della domanda di marchio comunitario e la pubblicazione di cui all’articolo 152, paragrafo 2, si sostituisce alla pubblicazione della registrazione di un marchio comunitario».
32 A termini della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2018/625 (divenuta articolo 8, paragrafi 1 e 7, del regolamento 2018/625), l’opposizione è respinta in quanto infondata se, prima della scadenza del termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, del medesimo regolamento, l’opponente non prova l’esistenza, la validità e la portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore nonché la legittimazione a presentare opposizione.
33 La regola 19 del regolamento n. 2868/95 così dispone:
«1. L’Ufficio dà alla parte opponente l’opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della sua opposizione o di completare eventuali fatti, prove o argomenti che siano già stati presentati secondo quanto previsto alla regola 15, paragrafo 3, entro un termine fissato dall’Ufficio e che è di almeno 2 mesi a decorrere dalla data in cui la procedura di opposizione si considera iniziata ai sensi della regola 18, paragrafo 1.
2. Entro il periodo di cui al paragrafo 1, l’opponente deposita inoltre le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore o diritto anteriore, nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l’opponente deve fornire le seguenti prove:
a) se l’opposizione si basa su un marchio che non è un marchio comunitario, la prova del suo deposito o registrazione, presentando:
i) (…);
ii) se il marchio è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, e le eventuali proroghe, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato;
(…).
3. Le informazioni e le prove di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere redatte nella lingua della procedura o essere accompagnate da una traduzione. La traduzione deve essere presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale».
34 Risulta dalle disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95, che si applica alle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea a norma dell’articolo 145 del regolamento n. 207/2009, che l’opponente deve fornire la prova del deposito o della registrazione del marchio anteriore nei casi in cui l’opposizione si basa su un marchio che non è un marchio dell’Unione europea. La necessità di fornire una simile prova, pertanto, include anche le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, che non sono marchi dell’Unione europea.
35 Il fatto che l’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 disponga che la registrazione internazionale di un marchio che designa l’Unione europea produce, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, di tale articolo, gli stessi effetti della registrazione di un marchio quale marchio dell’Unione europea non influisce sul fatto che è necessario che l’opponente fornisca la prova della registrazione internazionale anteriore che designa l’Unione europea, ai sensi delle disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95. Infatti, il requisito di provare il marchio anteriore di cui alla regola 19 del regolamento n. 2868/95 è una disposizione che riguarda la possibilità che ha il titolare del marchio anteriore, compresa una registrazione internazionale che designa l’Unione europea, di opporsi alla registrazione di un marchio dell’Unione europea, e non una disposizione relativa agli effetti del marchio dell’Unione europea, i quali sono definiti agli articoli da 9 a 14 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 9 a 17 del regolamento 2017/1001), contenuti nella sezione 2, intitolata «Effetti del marchio dell’Unione», del titolo II del regolamento n. 207/2009.
36 Pertanto, la regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, in quanto prevede che l’opponente debba produrre le prove della protezione di una registrazione internazionale che designa l’Unione europea, non contrasta con le disposizioni dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, le quali, dal canto loro, non riguardano le regole del procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea.
37 La ricorrente non può sostenere utilmente, per cercare di dimostrare che la commissione di ricorso ha violato le disposizioni dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95, che la produzione della prova dei marchi anteriori non sarebbe necessaria per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, poiché l’EUIPO, tenuto conto della pubblicazione nella banca dati CTM‑Online (divenuta eSearch plus) delle indicazioni della registrazione internazionale che designa l’Unione europea a norma dell’articolo 152 del regolamento n. 207/2009, disporrebbe di informazioni in grado di corroborare l’esistenza, la validità e la portata della protezione delle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea.
38 Infatti, anche supponendo che l’EUIPO disponga delle informazioni sulla protezione delle registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, risulta dal chiaro tenore letterale della regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, il quale, come sopra indicato, non è in contrasto con le disposizioni dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che spetta all’opponente produrre la prova della protezione del suo diritto anteriore.
39 Di conseguenza, la commissione di ricorso non ha violato le disposizioni dell’articolo 151, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95, nel dichiarare che essa doveva fornire la prova della protezione delle registrazioni internazionali anteriori che designano l’Unione europea nn. 937 479 e 937 526.
40 Il primo motivo deve pertanto essere respinto.
Sul secondo motivo
41 La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato la regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), e paragrafo 3 del regolamento n. 2868/95 nonché la regola 20 del medesimo regolamento, nel dichiarare che essa non aveva fornito la prova della protezione dei marchi anteriori nn. 937 479 e 937 526.
42 La ricorrente sostiene che la produzione di un estratto dalla banca dati TMview costituisce un mezzo di prova conforme ai requisiti di cui alla regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95. Essa osserva che i dati dalla banca dati TMview provengono dagli uffici dei marchi che ne fanno parte, in particolare l’OMPI, e che gli estratti di detta base contengono tutte le informazioni pertinenti per dimostrare la prova della protezione di una registrazione internazionale anteriore che designa l’Unione europea. Aggiunge che la validità degli estratti dalla banca dati TMview è riconosciuta dalla prassi amministrativa consolidata dell’EUIPO menzionata nelle sue direttive concernenti l’esame.
43 La ricorrente precisa di aver fornito, nel caso di specie, alcuni estratti della banca dati TMview, unitamente a una traduzione, nella lingua della procedura, dell’elenco dei prodotti e servizi a norma della regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, e che, di conseguenza, la commissione di ricorso ha commesso un errore nel concludere che essa non aveva fornito la prova della protezione dei suoi marchi internazionali anteriori nn. 937 479 e 937 526.
44 L’EUIPO considera il motivo infondato.
45 L’interveniente ritiene che il presente motivo debba essere respinto, in quanto la banca dati TMview è gestita dall’EUIPO, e non dall’OMPI, la sola autorità competente per la registrazione dei marchi internazionali. La produzione di estratti da tale banca dati come prova di un marchio internazionale anteriore sarebbe quindi in contrasto con le disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento n. 2868/95.
46 Secondo l’interveniente, le direttive dell’EUIPO concernenti l’esame che ammettono gli estratti della banca dati TMview come prova dell’esistenza e della validità di diritti anteriori non sarebbero applicabili nel caso di specie. Innanzitutto, le direttive dell’EUIPO concernenti l’esame sarebbero posteriori di due anni rispetto alla scadenza del termine entro il quale la ricorrente era tenuta a motivare i suoi diritti anteriori. Tali direttive non sarebbero, poi, vincolanti e non sarebbero conformi alle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95. Detti regolamenti prevarrebbero sulle direttive dell’EUIPO concernenti l’esame e dovrebbero essere applicati dalle commissioni di ricorso, le quali si troverebbero in una situazione di competenza vincolata all’atto di adottare le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea.
47 In primo luogo, occorre esaminare l’argomento della ricorrente secondo cui le direttive dell’EUIPO concernenti l’esame autorizzano la produzione di estratti della banca dati TMview.
48 La ricorrente sostiene, infatti, a sostegno del secondo motivo, che le direttive dell’EUIPO concernenti l’esame precisano, per quanto riguarda la regola 19, paragrafo 2, del regolamento n. 2868/95, che, al fine di verificare la validità delle registrazioni anteriori di marchi che non sono marchi dell’Unione europea, l’opponente può presentare, per quanto riguarda le registrazioni di marchi anteriori che designano l’Unione, estratti dalla banca dati TMview.
49 Nella versione del 23 marzo 2016, prodotta in allegato al ricorso, tali direttive indicano, al punto 4.2.3.2 della parte C, «Opposizione», sezione 1 «Questioni di procedura», che l’EUIPO ammette, tra l’altro, per quanto riguarda le registrazioni internazionali, estratti dalla banca dati TMview, purché contengano le informazioni necessarie.
50 Tuttavia, la fondatezza del motivo sollevato dalla ricorrente deve essere esaminata unicamente alla luce delle disposizioni pertinenti dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95, e non delle direttive dell’EUIPO concernenti l’esame.
51 Infatti, le decisioni che le commissioni di ricorso devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale, di modo che la legittimità delle decisioni delle medesime commissioni di ricorso deve essere valutata unicamente alla luce di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 settembre 2005, BioID/UAMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, punto 47; del 12 gennaio 2006, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, punto 48, e del 19 gennaio 2012, UAMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, punto 57).
52 Le direttive dell’EUIPO concernenti l’esame non costituiscono atti giuridici vincolanti per l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 48). Le prescrizioni delle direttive dell’EUIPO concernenti l’esame non possono, pertanto, in quanto tali, prevalere sulle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 e neppure modificarne l’interpretazione ad opera del giudice dell’Unione. Al contrario, esse sono idonee ad essere lette conformemente alle disposizioni dei regolamenti nn. 207/2009 e 2868/95 [sentenza del 27 giugno 2012, Interkobo/UAMI – XXXLutz Marken (my baby), T‑523/10, EU:T:2012:326, punto 29].
53 Di conseguenza, le prescrizioni delle direttive dell’EUIPO concernenti l’esame richiamate dalla ricorrente non possono prevalere sulle disposizioni della regola 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2868/95, relative alla produzione, da parte dell’opponente, della prova della protezione dei marchi anteriori, e neppure influenzare l’interpretazione delle suddette disposizioni da parte del Tribunale.
54 L’argomento con cui la ricorrente si riferisce al contenuto delle direttive dell’EUIPO concernenti l’esame per dimostrare la violazione delle disposizioni del regolamento n. 2868/95 deve quindi essere respinto in quanto inoperante.
55 In secondo luogo, le disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95 autorizzano l’opponente a fornire non solo una copia del relativo certificato di registrazione e, eventualmente, dell’ultimo certificato di rinnovo, ma anche qualsiasi altro documento equivalente rilasciato dall’amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata.
56 È stato statuito che la produzione di un documento, rilasciato dall’autorità competente e contenente le stesse informazioni che compaiono in un certificato di registrazione, soddisfa le disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95 [sentenza del 5 febbraio 2016, Kicktipp/UAMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, punto 63].
57 Va inoltre rilevato che tali disposizioni non escludono la possibilità di produrre documenti provenienti da una banca dati, come la banca dati di un ufficio nazionale competente [v., in tal senso, sentenza del 24 ottobre 2014, Grau Ferrer/UAMI – Rubio Ferrer (Bugui va), T‑543/12, non pubblicata, EU:T:2014:911, punti 25 e 26].
58 Nel precisare che i documenti in questione «rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato», la regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95 esclude la possibilità di produrre estratti da una banca dati che dia accesso a documenti non rilasciati dall’amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata. Pertanto, gli estratti della banca dati CTM‑Online dell’EUIPO non costituiscono prove della protezione di una registrazione internazionale che designa l’Unione europea, poiché l’EUIPO, che non è l’autorità competente per la registrazione dei marchi internazionali, non è l’amministrazione presso la quale è stata depositata la domanda di marchio [v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, Aldi Einkauf/UAMI – Alifoods (Alifoods), T‑240/13, EU:T:2014:994, punti 27 e 28].
59 Le disposizioni della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, sebbene prevedano che i documenti siano «rilasciati» dall’autorità competente, non impediscono, invece, che l’accesso ai documenti rilasciati dall’autorità competente avvenga tramite un sistema informatico, gestito dall’EUIPO, ma al quale l’autorità competente partecipa trasmettendo e aggiornando le pertinenti informazioni.
60 Come risulta dagli atti del fascicolo, in particolare dalle spiegazioni fornite dall’EUIPO, nelle sue memorie e in udienza, la banca dati TMview è uno strumento informatico gestito dall’EUIPO cui partecipano uffici di marchi terzi, in particolare l’OMPI. Questo strumento raccoglie le domande e le registrazioni di marchi degli uffici dei marchi partecipanti, consentendone l’accesso. Le informazioni sono fornite dagli uffici dei marchi che ne hanno la responsabilità per il contenuto e l’aggiornamento quotidiano. La banca dati TMview permette di consultare le informazioni sui marchi registrati dagli uffici dei marchi che partecipano a tale banca dati come contenuti nei rispettivi registri dei marchi. Un estratto dalla banca dati TMview corrisponde allo stato del registro dell’autorità competente al momento in cui l’utente effettua la ricerca.
61 Date le caratteristiche della banca dati TMview esposte al precedente paragrafo 60, un estratto di tale banca dati rappresenta, per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l’Unione, un documento equivalente a una copia del certificato di registrazione e, eventualmente, dell’ultimo certificato di rinnovo, rilasciato dall’OMPI, ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, a condizione che l’estratto fornito dall’opponente comprenda tutte le informazioni utili. Se tale condizione è soddisfatta, un estratto dalla banca dati TMview è analogo, come giustamente rilevato dalla ricorrente e dall’EUIPO, a un estratto della banca dati Romarin dell’OMPI o alla copia del certificato di registrazione presso tale organizzazione.
62 La circostanza, invocata dall’interveniente, che la banca dati TMview sia gestita dall’EUIPO non smentisce tale conclusione in quanto l’OMPI, che è l’autorità competente per la registrazione dei marchi internazionali, partecipa al funzionamento di tale banca dati, fornendo e aggiornando quotidianamente i dati sui marchi internazionali.
63 Infine, l’interveniente non ha ragione a sostenere che la sentenza del 26 novembre 2014, Alifoods (T‑240/13, EU:T:2014:994), osta all’uso della banca dati TMview ai fini di dimostrare la protezione del marchio internazionale anteriore.
64 Nella sentenza del 26 novembre 2014, Alifoods (T‑240/13, EU:T:2014:994), il Tribunale ha dichiarato che, non essendo l’EUIPO competente per la gestione delle registrazioni internazionali e non essendo l’amministrazione presso la quale la domanda di marchio è stata depositata, ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, il documento prodotto dalla ricorrente, ovvero un estratto della banca dati CTM‑Online dell’EUIPO, non costituiva, ai sensi di tale disposizione, una prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio internazionale.
65 Il Tribunale ha precisato, ad abundantiam, che tale valutazione era corroborata da un’interpretazione teleologica della normativa pertinente. Infatti, in forza dell’articolo 152 del regolamento n. 207/2009, la pubblicazione da parte dell’EUIPO di una registrazione internazionale che designa l’Unione europea si riferisce solo a taluni dati, tra cui la riproduzione del marchio nonché i numeri delle classi dei prodotti o dei servizi per cui la protezione è richiesta, ma non l’elenco di tali prodotti o di tali servizi. Detto elenco non è tradotto dall’UAMI ed è, quindi, disponibile unicamente nelle tre lingue in cui l’OMPI ha pubblicato la registrazione internazionale, vale a dire l’inglese, lo spagnolo e il francese. Ne consegue che, qualora tale informazione pubblicata dall’EUIPO fosse considerata sufficiente come prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio interessato, in termini giuridici ne deriverebbero incertezze e disuguaglianze (v., in tal senso, sentenza del 26 novembre 2014, Kieback (C‑9/13, EU:C:2014:994, punti da 29 a 31).
66 Orbene, le considerazioni del Tribunale nella sentenza del 26 novembre 2014, Alifoods (T‑240/13, EU:T:2014:994), in materia di estratti della banca dati CTM‑Online non sono applicabili alla banca dati TMview.
67 Infatti, il funzionamento della banca dati TMview è garantita dalla partecipazione degli uffici dei marchi quali l’OMPI, che garantiscono l’aggiornamento quotidiano delle informazioni, cosicché tali informazioni riflettono fedelmente i loro registri dei marchi.
68 Inoltre, le informazioni contenute nella banca dati TMview non si limitano alle sole indicazioni della registrazione internazionale che designa l’Unione europea la cui pubblicazione è prescritta dall’articolo 152 del regolamento n. 207/2009. Tale banca dati, da cui è possibile effettuare estratti, include tutti i dati pertinenti per dimostrare la protezione del marchio anteriore ai sensi della regola 19 del regolamento n. 2868/95, compreso l’elenco dei prodotti o dei servizi coperti dal marchio.
69 Qualora l’elenco dei prodotti o dei servizi quale figura nell’estratto della banca dati TMview non sia disponibile nella lingua del procedimento di opposizione, l’opponente deve presentare detto elenco corredato dalla traduzione nella lingua della procedura, in conformità alla regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95. Se tale condizione è soddisfatta, la possibilità di dimostrare la precedente registrazione internazionale che designa l’Unione europea producendo estratti dalla banca dati TMview non crea, in termini giuridici, né incertezza né disuguaglianza.
70 Da quanto precede risulta che la produzione di un estratto dalla banca dati TMview, a condizione che tale estratto contenga tutte le informazioni utili, in particolare l’elenco dei prodotti o dei servizi coperti dal marchio, costituisce, per quanto riguarda le registrazioni internazionali che designano l’Unione europea, un documento equivalente a un certificato di registrazione rilasciato dall’OMPI, a norma della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95.
71 In terzo luogo, risulta dai documenti del fascicolo che, nel caso di specie, la ricorrente ha prodotto, nel termine previsto dalla regola 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, taluni estratti dalla banca dati TMview relativi alle registrazioni internazionali anteriori che designano l’Unione europea nn. 937 479 e 937 526. È pacifico, come peraltro confermato dall’interveniente in udienza, che tali estratti contenevano tutte le informazioni pertinenti riguardanti l’esistenza, la validità e la portata della protezione dei marchi anteriori, in particolare l’elenco dei prodotti coperti da tali marchi. Tale elenco dei prodotti era corredato, ai sensi della regola 19, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, da una traduzione nella lingua del procedimento di opposizione, vale a dire il tedesco, presentata entro il termine indicato per la presentazione del documento originale.
72 Pertanto, la ricorrente ha dimostrato, conformemente alla regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95, e come del resto riconosce l’EUIPO, l’esistenza, la validità e la portata della protezione dei suoi marchi internazionali anteriori nn. 937 479 e 937 526 prima della scadenza del termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.
73 Ciò premesso, la ricorrente ha ragione a sostenere che la commissione di ricorso ha violato la regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), e paragrafo 3 del regolamento n. 2868/95, nonché la regola 20 del medesimo regolamento, per aver ritenuto che essa non aveva fornito, entro la scadenza del termine di cui alla regola 19, paragrafo 1, del suddetto regolamento, la prova della protezione dei suoi marchi anteriori nn. 937 479 e 937 526 e per aver respinto l’opposizione in quanto infondata sulla base di tale motivo.
74 Si deve quindi accogliere il secondo motivo dedotto dalla ricorrente.
75 Poiché il secondo motivo è fondato, occorre annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare il terzo motivo, in subordine, vertente sulla violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di certezza del diritto, di buona amministrazione, di parità di trattamento e di irretroattività.
Sulle spese
76 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
77 L’EUIPO, rimasto soccombente poiché la decisione impugnata è annullata, dev’essere condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.
78 L’interveniente, rimasta soccombente, si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 settembre 2016 (procedimento R 2129/2015-4) è annullata.
2) L’EUIPO è condannato a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla Deichmann SE.
3) La Vans., Inc. si farà carico delle proprie spese.
Gervasoni | Kowalik-Bańczyk | Mac Eochaidh |
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 dicembre 2018.
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