Sag C-324/09

L’Oréal SA m.fl.

mod

eBay International AG m.fl.

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af

High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division)

»Varemærker – internet – udbud til salg på en online-markedsplads, der henvender sig til forbrugerne i Unionen af mærkevarer, som af varemærkeindehaveren er beregnet til salg i tredjelande – fjernelse af varernes indpakning – direktiv 89/104/EØF – forordning (EF) nr. 40/94 – ansvar for en operatør af en online-markedsplads – direktiv 2000/31/EF (»direktivet om elektronisk handel«) – retslige påbud til operatøren – direktiv 2004/48/EF (»direktivet om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder«)«

Sammendrag af dom

1.        Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – fortolkning af forordning nr. 40/94 og direktiv 89/104 – varemærkeindehaverens ret til at forbyde tredjemands brug af et identisk mærke for identiske produkter – brug af varemærket i henhold til forordningens artikel 9 og direktivets artikel 5 – salg, markedsføring eller reklamering for varer, som befinder sig i et tredjeland på en online-markedsplads, der henvender sig til forbrugere i Unionen

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 9; Rådets direktiv 89/104, art. 5)

2.        Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – fortolkning af forordning nr. 40/94 og direktiv 89/104 – konsumption af varemærkeretten – betingelser – vare bragt i omsætning inden for Fællesskabet eller inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 13, stk. 1; Rådets direktiv 89/104, art. 7, stk. 1)

3.        Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – fortolkning af forordning nr. 40/94 og direktiv 89/104 – varemærkeindehaverens ret til at forbyde tredjemands brug af et identisk mærke for identiske produkter – brug af varemærket i henhold til forordningens artikel 9 og direktivets artikel 5 – videresalg af parfumer eller uindpakkede kosmetiske midler

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 9; Rådets direktiv 76/768, art. 6, stk. 1, og 89/104, art. 5)

4.        Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – fortolkning af forordning nr. 40/94 og direktiv 89/104 – varemærkeindehaverens ret til at forbyde tredjemands brug af et identisk mærke for identiske produkter – brug af varemærket i henhold til forordningens artikel 9 og direktivets artikel 5 – reklamering på en søge- og annonceringsydelse på internettet

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 9, stk. 1, litra a); Rådets direktiv 89/104, art. 5, stk. 1, litra a)]

5.        Tilnærmelse af lovgivningerne – varemærker – fortolkning af forordning nr. 40/94 og direktiv 89/104 – varemærkeindehaverens ret til at forbyde tredjemands brug af et identisk mærke for identiske produkter – brug af varemærket i henhold til forordningens artikel 9 og direktivets artikel 5 – begreb – drift af en online-markedsplads – ikke omfattet

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 9; Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31, art. 12-15; Rådets direktiv 89/104, art. 5)

6.        Tilnærmelse af lovgivningerne – elektronisk handel – direktiv 2000/31 – ansvar for udbydere af formidlingsydelser – oplagring

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31, art. 14, stk. 1)

7.        Tilnærmelse af lovgivningerne – håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder – direktiv 2004/48 – foranstaltninger, procedurer og retsmidler – foranstaltninger, der følger af en realitetsafgørelse

(Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48, art. 11)

1.        Når varer, som befinder sig i et tredjeland, er forsynet med et varemærke, som er registreret i en af Unionens medlemsstater, eller af et EF-varemærke, og som ikke tidligere er markedsført i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde – eller i tilfælde af et EF-varemærke ikke tidligere er markedsført i Unionen – sælges af en erhvervsdrivende på en online-markedsplads uden samtykke fra varemærkeindehaveren til en forbruger, som befinder sig på det område, der er omfattet af varemærket, eller indgår i et salgsudbud eller en reklame, som vises på en sådan online-markedsplads, som henvender sig til forbrugere på dette område, kan varemærkeindehaveren modsætte sig dette salg, dette salgsudbud eller denne reklame i henhold til reglerne i artikel 5 i første direktiv 89/104 om varemærker eller artikel 9 i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker. Det påhviler de nationale domstole at vurdere fra sag til sag, om der foreligger bevis for, at et salgsudbud eller en reklame, som vises på en online-markedsplads, som er tilgængelig på det nævnte område, henvender sig til forbrugerne på dette område.

Reglerne i direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94 finder anvendelse, når det viser sig, at udbuddet til salg af varer, som befinder sig i et tredjeland, henvender sig til forbrugere i det område, som er omfattet af varemærket. Såfremt det forholdt sig anderledes, ville erhvervsdrivende, som driver elektronisk handel, og som på en online-markedsplads, der henvender forbrugere i Unionen, udbyder mærkevarer, der befinder sig i tredjelande, til salg, og som kan ses på skærmen og bestilles på denne markedsplads, ikke – hvad angår denne form for udbud til salg – være forpligtede til at overholde de EU-retlige regler om intellektuel ejendomsret. En sådan situation ville kunne påvirke disse reglers effektive virkning.

I henhold artikel 5, stk. 3, litra b) og d), i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 2, litra b) og d), i forordning nr. 40/94 omfatter en sådan brug foretaget af tredjemand, som varemærkeindehaveren kan modsætte sig, af tegn, der er identiske med eller ligner varemærkerne, brug af nævnte tegn i salgsudbud og reklamer. Det vil skade disse reglers effektive virkning, hvis brugen i et salgsudbud eller i en reklame på internettet, som henvender sig til forbrugere i Unionen, af et tegn, der er identisk med eller ligner et varemærke, der er registreret i Unionen, ikke er omfattet af disse regler alene af den grund, at den tredjemand, som står bag dette salgsudbud eller denne reklame, er bosat i et tredjeland, at serveren til det websted, som vedkommende benytter sig af, befinder sig i et tredjeland, eller at den udbudte vare befinder sit i et tredjeland.

Den omstændighed, at en hjemmeside er tilgængelig på det område, som er omfattet af varemærket, er imidlertid ikke tilstrækkeligt til, at det kan konkluderes, at det salgsudbud, der fremsættes dér, henvender sig til forbrugere på dette område. Såfremt det forhold, at en online-markedsplads er tilgængelig på dette område, var tilstrækkeligt til, at de annoncer, som vises på denne hjemmeside, er omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 89/104 og forordning nr. 40/94, ville hjemmesider og annoncer, som åbenlyst udelukkende henvender sig til forbrugere i tredjelande, ikke desto mindre teknisk set være tilgængelige i Unionen og dermed fejlagtigt omfattet af EU-retten.

(jf. præmis 61-64 og 67 samt domskonkl. 1)

2.        Det forhold, at varemærkeindehaveren til sine autoriserede distributører leverer genstande, som er forsynet med varemærket, og som er beregnet til at skulle demonstreres for forbrugere i autoriserede detailforretninger samt genopfyldningsflasker, som ligeledes er forsynet med dette varemærke, og fra hvilke der kan udtages prøver som gratis vareprøver til forbrugerne, udgør ikke, i mangel af holdepunkter for det modsatte, markedsføring som omhandlet i første direktiv 89/104 om varemærker eller forordning nr. 40/94 om EF-varemærker.

(jf. præmis 73 og domskonkl. 2)

3.        Artikel 5 i første direktiv 89/104 om varemærker og artikel 9 i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren i henhold til sin eneret kan modsætte sig videresalget af parfumer eller kosmetiske midler med den begrundelse, at forhandleren har fjernet varernes indpakning, såfremt fjernelsen indebærer, at vigtige oplysninger mangler, såsom oplysninger om fabrikanten eller den, der er ansvarlig for markedsføringen af det kosmetiske middel. Selv om fjernelsen af indpakningen ikke indebærer, at disse oplysninger mangler, kan varemærkeindehaveren dog modsætte sig, at en parfume eller et kosmetisk middel, der er forsynet med det varemærke, som han er indehaver af, sælges uindpakket, såfremt varemærkeindehaveren kan påvise, at fjernelsen af indpakningen skader den pågældende vares – og dermed varemærkets – renommé.

Hvad angår det varierede udbud af parfumer og kosmetiske midler skal spørgsmålet om, hvorvidt det skader varens og følgelig varemærkets renommé, at indpakningen er fjernet, efterprøves fra sag til sag. Uindpakket parfume eller kosmetiske midler har nogle gange et mere prestigefyldt og luksuriøst image, mens det i andre tilfælde derimod skader varernes image, at indpakningen er fjernet. En sådan skade kan ske, når indpakningen i lige stor eller større udstrækning end flasken eller beholderen bidrager til fremkaldelsen af det image, som varemærkeindehaveren og dennes autoriserede distributører ønsker, at varen skal have. Det kan også tænkes, at det skader varens renommé, at visse eller alle de oplysninger, som kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 76/768 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, ikke er angivet. Det er op til varemærkeindehaveren at godtgøre, at der foreligger forhold, som skader varens renommé.

Eftersom varemærkets afgørende funktion er at garantere den identiske oprindelse af en vare over for forbrugeren, udgør det desuden en garanti for, at alle de varer, som er forsynet med varemærket, er blevet fremstillet eller leveret under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet. Når visse lovbestemte oplysninger mangler, såsom oplysninger om fabrikanten eller den, der er ansvarlig for markedsføringen af det kosmetiske middel, indebærer dette en krænkelse af varemærkets funktion som oprindelsesangivelse, idet varemærket dermed fratages sit grundlæggende formål om at garantere, at de varer, som er forsynet hermed, leveres under kontrol af én bestemt virksomhed, der er ansvarlig for deres kvalitet.

Spørgsmålet om, hvorvidt udbuddet til salg eller salget af uindpakkede mærkevarer, der følgelig mangler visse af de oplysninger, som kræves i henhold til artikel 6, stk. 1, i direktiv 76/768, udgør en strafbar handling i henhold til national ret, har i øvrigt ikke nogen indflydelse på anvendelsen af de EU-retlige regler om varemærkebeskyttelse.

(jf. præmis 78-83 og domskonkl. 3)

4.        Artikel 5, stk. 1, litra a), i første direktiv 89/104 om varemærker og artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker skal fortolkes således, at varemærkeindehaveren kan forbyde en operatør af en online-markedsplads ved hjælp af et søgeord, som er identisk med varemærket, og som operatøren har udvalgt på en søge- og annonceringsydelse på internettet, at reklamere for varer under dette varemærke, som er udbudt til salg på denne markedsplads, når denne reklame ikke eller kun med vanskelighed giver en internetbruger, der er almindeligt oplyst og rimeligt opmærksom, mulighed for at gøre sig bekendt med, om varerne hidrører fra varemærkeindehaveren eller fra en virksomhed, der er økonomisk forbundet med denne, eller derimod hidrører fra en tredjemand.

For så vidt som en operatør af online-markedspladsen har brugt søgeord, som svarer til varemærker, med henblik på at reklamere for de salgsudbud for mærkevarer, som stammer fra koncernens kunder, som udbyder varer til salg, har den pågældendes brug været for varer eller tjenesteydelser, som er af samme art som dem, for hvilke disse varemærker er registreret. Udtrykket »for varer eller tjenesteydelser« vedrører således ikke udelukkende varer eller tjenesteydelser fra den tredjemand, som gør brug af tegn, der er identiske med varemærkerne, idet det også kan vedrøre andre personers varer eller tjenesteydelser. Den omstændighed, at en tredjemand bruger et tegn, der er identisk med et registreret varemærke, for varer, som ikke er hans egne varer i den forstand, at han ikke har ejendomsret til dem, er nemlig ikke til hinder for, at denne brug er omfattet af artikel 5 i direktiv 89/104 og artikel 9 i forordning nr. 40/94.

Når en leverandør af en tjenesteydelse bruger et tegn, der svarer til en andens varemærke, med henblik på at reklamere for varer, som en af dennes kunder markedsfører ved hjælp af en sådan tjeneste, er denne tjenesteydelse omfattet af anvendelsesområdet for artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104 og artikel 9, stk. 1, i forordning nr. 40/94, når brugen sker på en sådan måde, at der skabes en forbindelse mellem tegnet og tjenesteydelsen.

(jf. præmis 91, 92 og 97 samt domskonkl. 4)

5.        En operatør af en online-markedsplads foretager ikke »brug« af tegn, der er identiske med eller ligner de varemærker, som vises i salgsudbuddene på hans hjemmeside som omhandlet i artikel 5 i første direktiv 89/104 om varemærker og artikel 9 i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker.

En tredjemands »brug« af et tegn, der er identisk med eller ligner indehaverens varemærke som omhandlet i artikel 5 i direktiv 89/104 og artikel 9 i forordning nr. 40/94, forudsætter nemlig i det mindste, at tredjemand gør brug af tegnet i forbindelse med sin egen kommercielle kommunikation. For så vidt som en tredjemand leverer en tjenesteydelse, der indebærer, at den pågældendes kunder som led i deres handelsmæssige virksomhed får mulighed for at vise tegn, der svarer til varemærker på tredjemandens hjemmeside, er det ikke ham selv, der på sin hjemmeside gør brug af disse tegn som omhandlet i unionsretten. Dette indebærer, at brugen af tegn, der er identiske med eller ligner varemærker, i salgsudbud, som vises på en online-markedsplads, foretages af kunderne til operatøren af markedspladsen, og ikke af operatøren selv.

For så vidt som operatøren giver sine kunder mulighed for at foretage denne brug, skal hans rolle ikke bedømmes i henhold til bestemmelserne i direktiv 89/104 eller forordning nr. 40/94, men derimod i henhold til andre retsregler, såsom dem, der er forskrevet i direktiv 2000/31 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»direktivet om elektronisk handel«), navnlig kapitel II, afsnit 4, som vedrører »formidleransvar for tjenesteydere«, og som omfatter nævnte direktivs artikel 12-15.

(jf. præmis 102-105 og domskonkl. 5)

6.        Artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked (»direktivet om elektronisk handel«) skal fortolkes således, at den finder anvendelse på en operatør af en online-markedsplads, såfremt den pågældende ikke har spillet en aktiv rolle, som giver ham kendskab til eller kontrol med de lagrede oplysninger.

Operatøren spiller en aktiv rolle, når han yder bistand bestående i bl.a. at optimere de omhandlede salgsudbud eller gør reklame herfor.

Selv om operatøren af en online-markedsplads ikke har spillet en aktiv rolle som omhandlet i foregående afsnit, og hans tjenesteydelse følgelig er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 14, stk. 1, i direktiv 2000/31, kan han dog ikke i en sag, hvor der eventuelt skal udbetales skadeserstatning, påberåbe sig den i bestemmelsen foreskrevne ansvarsbegrænsning, såfremt han haft kendskab til forhold og omstændigheder, som normalt ville få en påpasselig erhvervsdrivende til at indse, at de omhandlede salgsudbud var ulovlige, og, i den udstrækning han var bevidst herom, ikke handlede øjeblikkeligt i henhold til artikel 14, stk. 1, litra b).

(jf. præmis 123 og 124 samt domskonkl. 6)

7.        Artikel 11, tredje punktum, i direktiv 2004/48 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder skal fortolkes således, at medlemsstaterne ifølge bestemmelsen er forpligtede til at sikre, at de nationale retsinstanser, hvorunder beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder sorterer, kan pålægge en operatør af en online-markedsplads at træffe foranstaltninger, som ud over at bringe de krænkelser, som brugerne af denne markedsplads er ansvarlige for, til ophør, også er med til at forebygge yderligere krænkelser af lignende art. Foranstaltningerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til krænkelsen og have afskrækkende virkning, og de må ikke skabe hindringer for lovlig samhandel.

(jf. præmis 144 og domskonkl. 7)