ĢENERĀLADVOKĀTES JULIANAS KOKOTES [JULIANE KOKOTT] SECINĀJUMI,
sniegti 2005. gada 27. janvārī (1)
Lieta C‑353/03
Société des produits Nestlé SA
pret
Mars UK Ltd
Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (Apvienotā Karaliste) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu
Preču zīmes – Direktīva 89/104/EEK – Atšķirtspējas neesamība – Izmantošanas rezultātā iegūta atšķirtspēja
I – Ievads
1. Šajā procesā Tiesa tiek atkārtoti lūgta sniegt prejudiciālu nolēmumu par noteikumiem attiecībā uz preču zīmju atšķirtspēju. Strīda priekšmets ir jautājums par to, vai reklāmas lozungs jeb sauklis “HAVE A BREAK” [“Ieturi pauzi”] var iegūt atšķirtspēju, ja to izmanto kā reģistrētās preču zīmes “HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” [“Ieturi pauzi... apēd Kit Kat”] sastāvdaļu. Būtībā prāva ir par to, vai šis apzīmējums, saskaņā ar preču zīmju tiesisko regulējumu var iegūt atšķirtspēju iepriekš norādītajā izmantošanas veidā, vai arī tas ir šķērslis preču zīmes atzīšanai.
II – Atbilstošās tiesību normas
2. Padomes 1988. gada 21. decembra Pirmās direktīvas 89/104/EEK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (2) 2. pantā preču zīmes ir definētas šādi:
“Preču zīme var sastāvēt no jebkuriem apzīmējumiem, ko var attēlot grafiski, jo īpaši no vārdiem, ieskaitot personu vārdus, zīmējumiem, burtiem, cipariem, preču vai to iepakojuma formas ar nosacījumu, ka šādi apzīmējumi spēj parādīt atšķirību viena uzņēmuma precēm vai pakalpojumiem no citu uzņēmumu precēm vai pakalpojumiem.”
3. Preču zīmju reģistrācijas atteikuma iemesli norādīti 3. pantā. Šajā gadījumā svarīgs ir it īpaši tā 1. punkta b) apakšpunkts:
“Nereģistrē vai reģistrēšanas gadījumā pasludina par spēkā neesošām:
[..]
b) preču zīmes, kam nav nekādas atšķirtspējas;
[..].”
4. Tomēr 3. panta 3. punkta pirmajā teikumā ir paredzēts šī reģistrācijas aizlieguma izņēmums:
“Preču zīmei neatsaka reģistrāciju vai nepasludina to par spēkā neesošu saskaņā ar 1. punkta b), c) vai d) apakšpunktu, ja pirms reģistrācijas pieteikuma datuma un turpmākajā tās lietošanā [izmantošanā] preču zīme ir ieguvusi atšķirtspēju.”
5. Šis noteikums iekļauts Apvienotās Karalistes Trade Mark Act 1994 [1994. gada preču zīmju likums] 3. pantā.
6. Direktīvas 89/104 5. pantā ir noteiktas tiesības, ko preču zīme piešķir tās īpašniekam:
“1. Reģistrētā preču zīme piešķir īpašniekam šajā ziņā ekskluzīvas tiesības. Īpašniekam ir tiesības atturēt visas trešās personas, kas nav saņēmušas viņa piekrišanu lietot komercdarbībā:
a) jebkuru apzīmējumu, kas ir identisks preču zīmei attiecībā uz precēm vai pakalpojumiem, kuri ir identiski tiem, attiecībā uz ko ir reģistrēta preču zīme;
b) jebkuru apzīmējumu, ja tā identitātes vai līdzības preču zīmei un preču vai pakalpojumu, uz ko attiecas preču zīme, identitātes vai līdzības dēļ pastāv varbūtība maldināt sabiedrību, kas ietver asociācijas iespēju starp apzīmējumu un preču zīmi.
[..]”
7. 10. panta 2. punkta a) apakšpunktā jēdziens “preču zīmes izmantošana” ir precizēts saistībā ar preču zīmes statusa saglabāšanu:
“2. Šā panta 1. punkta nozīmē izmantošana ir arī šādas darbības:
a) preču zīmes izmantošana veidā, kas atšķiras pēc sastāvdaļām, kuras nemaina zīmes atšķirtspēju veidā, kurā tā tika reģistrēta.”
8. Padomes 1993. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 40/94 par Kopienas preču zīmi (3) paredz gandrīz identiskus noteikumus.
III – Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu
9. Court of Appeal [Apelācijas tiesa] izskata tiesisku strīdu par to, vai saukli “HAVE A BREAK” Lielbritānijā var reģistrēt kā preču zīmi attiecībā uz šokolādi, šokolādes izstrādājumiem, konfektēm, saldumiem un cepumiem. Prasītāja ir Société des produits Nestlé SA, kas vienlaikus ir arī attiecībā uz šīm pašām preču grupām reģistrētās preču zīmes “HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” un “KIT KAT” īpašniece. Pret preču zīmes “HAVE A BREAK” reģistrāciju iebilst Mars UK Ltd.
10. Abas lietas dalībnieces strīdas par to, vai sauklim “HAVE A BREAK” pašam par sevi vai, izmantojot to kā preču zīmes “HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” sastāvdaļu, piemīt faktiska atšķirtspēja tādā ziņā, ka ar šo saukli reklamētais izstrādājums tiek pazīts kā šokolādes batoniņa Kit Kat ražotāju izstrādājums.
11. Uzklausīšanai pilnvarotais Lielbritānijas Patentu biroja pārstāvis un Pirmās instances tiesa savā spriedumā preču zīmes reģistrācijas pieteikumu noraidīja, jo vārdu salikumam “HAVE A BREAK” pašam par sevi nav nedz atšķirtspējas, nedz arī minētais vārdu salikums vajadzīgo atšķirtspēju ir ieguvis tā kā reklāmas saukļa “HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” sastāvdaļas izmantošanas rezultātā.
12. Court of Appeal, pamatojoties uz Tiesas judikatūru, piekrīt iepriekšējo instanču nostājai, ka vārdiem “HAVE A BREAK” pašiem par sevi Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē atšķirtspējas nav.
13. Court of Appeal tomēr neizslēdz, ka vārdu salikums “HAVE A BREAK”, tā kā reklāmas saukļa “HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT”, kas aizsargāts kā preču zīme, sastāvdaļas izmantošanas rezultātā ir ieguvis atšķirtspēju. Iepriekšējo instanču tiesas gan atzina, ka minētā vārdu salikuma kā preču zīmes sastāvdaļas izmantošanai attiecībā uz patstāvīgu atšķirtspēju nav nekāda pierādījumu spēka, tomēr atbilstoši Court of Appeal uzskatam šāda sastāvdaļa var iegūt atšķirtspēju, ja patērētājam, piemēram, nepārprotami norāda uz aizsargātu preču zīmi.
14. Tādēļ Court of Appeal iesniedza Tiesai lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu attiecībā uz šādu jautājumu:
“Vai preču zīme atšķirtspēju, uz ko atsauce ietverta Direktīvas 89/104/EEK 3. panta 3. punktā un Regulas Nr. 40/94 7. panta 3. punktā, var iegūt pēc tam, kad šī preču zīme izmantota kā citas preču zīmes sastāvdaļa vai saistībā ar citu preču zīmi, vai šādas izmantošanas rezultātā?”
IV – Vērtējums
A – Ievads
15. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu attiecas uz jautājumu, vai vārdu salikumu “HAVE A BREAK” var reģistrēt kā preču zīmi. Izņemot atsevišķus šīs lietas apstākļiem neatbilstošus gadījumus (4), apzīmējumu, proti, arī vārdu salikumu, saskaņā ar Direktīvu 89/104 (5) var reģistrēt kā preču zīmi, ja šim apzīmējumam ir atšķirtspēja. Tas izriet no dažādu Direktīvas noteikumu par reģistrācijas atteikuma pamatojumiem un apsvērumiem redakcijas un sistemātikas (6).
16. Atšķirtspēja nozīmē, ka apzīmējums ir piemērots, lai apzīmētu kāda noteikta uzņēmuma izcelsmes preci vai pakalpojumu un tādējādi atšķirtu to no citu uzņēmumu izcelsmes precēm vai pakalpojumiem (7). Tiesa pamatojas uz universālu atšķirtspējas jēdzienu, ko attiecībā uz īpašām preču zīmēm nevar aizstāt ar īpašiem kritērijiem (8).
17. Preču zīmes atšķirtspēju ir jāizvērtē saistībā ar preču zīmes reģistrācijas pieteikumā minētajām precēm vai pakalpojumiem un attiecīgās sabiedrības daļas, ko veido samērā informēts, uzmanīgs un apdomīgs šo preču vidusmēra patērētājs vai pakalpojumu saņēmējs (9), preču zīmes uztveri. Šai atšķirtspējai ir jābūt konkrētā vērtējuma priekšmetam (10).
18. Faktiski tiek nodalīta preču zīmei raksturīgā atšķirtspēja un iegūtā atšķirtspēja. Preču zīmei raksturīgo atšķirtspēju pārbauda, ņemot vērā Direktīvas 89/104 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteiktos preču zīmes reģistrācijas atteikuma iemeslus atšķirtspējas neesamības dēļ. Šī pārbaude principā veicama neatkarīgi no apzīmējuma izmantošanas. Tā attiecas tikai uz jautājumu, vai apzīmējumam pašam par sevi ir atšķirtspēja.
19. Court of Appeal šajā lietā jau ir konstatējusi, ka attiecīgie patērētāji vārdu savienojumu “HAVE A BREAK” no izstrādājuma izcelsmes viedokļa saprot kā neitrālu uzaicinājumu un līdz ar to apzīmējumam nav raksturīgās atšķirtspējas.
B – Par izmantošanas jēdzienu
20. Saskaņā ar Direktīvas 89/104 3. panta 3. punktu apzīmējums tomēr var iegūt atšķirtspēju, kuras tam sākotnēji nebija, izmantošanas rezultātā un līdz ar to tikt reģistrēts kā preču zīme. Tātad apzīmējums tikai izmantošanas rezultātā iegūst atšķirtspēju, kas ir priekšnoteikums tā reģistrācijai. Šis noteikums būtiski ierobežo 3. panta 1. punkta b) apakšpunktā paredzēto nosacījumu attiecībā uz to, ka preču zīmes, kam nav atšķirtspējas, nereģistrē (11).
21. Court of Appeal jautājums ir, vai saskaņā ar iepriekš minēto 3. panta 3. punktu, izmantojot galveno preču zīmi, arī šīs preču zīmes sastāvdaļa patstāvīgi un neatkarīgi no galvenās preču zīmes var iegūt atšķirtspēju. Proti, Nestlé pūlas pierādīt, ka, izmantojot galveno preču zīmi “HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT”, arī strīda priekšmets, šīs preču zīmes sastāvdaļa “HAVE A BREAK”, ir ieguvusi atšķirtspēju. Turpretī Mars noraida jebkādu pierādījumu izvērtēšanu attiecībā uz galvenās preču zīmes izmantošanu un atzīst tikai preču zīmes sastāvdaļas izmantošanas vērtējumu neatkarīgi no galvenās preču zīmes.
22. Šajā sakarā vispirms ir jāprecizē, ka Tiesa prejudiciālās tiesvedības procesa ietvaros nevar konstatēt, vai konkrētais apzīmējums ir ieguvis atšķirtspēju. Tiesas uzdevums drīzāk ir interpretēt Kopienas tiesības, lai iesniedzējtiesa šīs tiesības varētu pareizi piemērot. Tātad Tiesa var paust savu nostāju tikai par Direktīvas 89/104 3. panta 3. punkta redakcijas interpretāciju, bet ne par jautājumu, vai sauklis “HAVE A BREAK” Lielbritānijā ir ieguvis atšķirtspēju.
23. Direktīvas 89/104 3. panta 3. punkts pieļauj preču zīmes reģistrāciju, ja šī preču zīme ir ieguvusi atšķirtspēju tās izmantošanas rezultātā. Mars un Komisija, uzskata, ka no šī formulējuma izriet, ka, lai pierādītu atšķirtspēju Direktīvas 89/104 3. panta 3. punkta izpratnē, nevar atsaukties uz izmantošanu kā citas preču zīmes sastāvdaļu. Tomēr šāda nostāja nepārliecina, jo, kā to norāda arī Īrijas valdība, burtiski preču zīmes izmantošana ietver gan šīs preču zīmes neatkarīgu izmantošanu, gan tās izmantošanu kā citas kopējas preču zīmes sastāvdaļu.
24. Pretēji Apvienotās Karalistes valdības viedoklim arī Direktīvas 89/104 10. pants neļauj izdarīt atšķirīgus secinājumus. 10. un turpmākie panti reglamentē preču zīmju aizsardzības tiesību zaudēšanu to neizmantošanas dēļ. Saskaņā ar preču zīmju tiesībām preču zīmes īpašnieks noteiktu apzīmējumu ekskluzīvu izmantošanu savām vajadzībām var rezervēt tikai tādā gadījumā, ja viņš tos tiešām izmanto. No sistemātikas viedokļa būtu nepareizi, ja atzītu, ka preču zīme atšķirtspēju var iegūt izmantošanas rezultātā, bet ka tas nav pietiekami, lai aizkavētu preču zīmju aizsardzības tiesību zaudēšanu. Tomēr nav izslēgts, ka preču zīmes izmantošanu kā citas preču zīmes sastāvdaļu var uzskatīt par pietiekamu 10. panta izpratnē. Saskaņā ar 10. panta 2. punkta a) apakšpunktu par preču zīmes izmantošanu ir uzskatāms arī tas, ka preču zīmi izmanto veidā, kas no reģistrētās preču zīmes atšķiras tikai daļēji, neietekmējot preču zīmes atšķirtspēju. Šī definīcija ietver arī apzīmējuma izmantošanu kā galvenās preču zīmes sastāvdaļu. Proti, šo sastāvdaļu reģistrē ne tikai kā galvenās preču zīmes daļu, bet arī pašu par sevi, bez pārējām galvenās preču zīmes sastāvdaļām; taču galvenās preču zīmes izmantošana atšķiras no reģistrētās preču zīmes daļas izmantošanas tikai daļēji. Preču zīmes sastāvdaļas atšķirtspēju tas neietekmē, ja tā pirms reģistrācijas atšķirtspēju ir ieguvusi līdzīgas izmantošanas rezultātā.
25. Jēdziens “preču zīmes izmantošana” lietots gan Direktīvas 89/104 3. panta 3. punktā, gan 10. pantā, gan arī 5. pantā, kurā definētas preču zīmes tiesības. Preču zīmes īpašnieks var aizliegt trešām personām izmantot savu preču zīmi vai citus apzīmējumus, ja pastāv sajaukšanas iespēja. Tiesa šajā sakarā jēdzienu “preču zīmes izmantošana” ierobežo, attiecinot to uz gadījumiem, kad apzīmējuma izmantošana no trešo personu puses kaitē vai varētu kaitēt preču zīmes funkcijai un it īpaši tās pamatfunkcijai, kas ir – nodrošināt patērētājiem preču izcelsmi (12). Šī ierobežošana izriet no apstākļa, ka preču zīmei piešķirtās aizsardzības mērķi nepamato izmantošanas aizliegumu un līdz ar to izmantotāju brīvības ierobežošanu, ja attiecīgā izmantošana neietekmē preču zīmes funkciju (13).
26. Tomēr jēdziena “preču zīmes izmantošana” saturs Direktīvas 89/104 3. panta 3. punkta nozīmē ir plašāks nekā 5. panta 1. punkta nozīmē, jo tam piešķirta pavisam cita funkcija. 3. panta 3. punktā šim jēdzienam nav jādefinē preču zīmju tiesību aizsardzības apjoms, bet tikai jāraksturo, kā apzīmējums, kam pašam par sevi nav atšķirtspējas, var iegūt atšķirtspēju, proti, šī apzīmējuma izmantošanas rezultātā. Tāpēc izšķirošais apstāklis arī attiecībā uz preču zīmes sastāvdaļām ir tas, vai attiecīgā sastāvdaļa var iegūt atšķirtspēju izmantošanas rezultātā.
27. Atbilstoši Mars uzskatam šāda interpretācija ir pretrunā spriedumam lietā Philips (14). Šajā lietā Tiesa nosprieda, ka atšķirtspējas iegūšanai noteikti vajadzīga “preču zīmes izmantošana preču zīmes veidā”.
28. Spriedumā lietā Philips Tiesa cita starpā pārbaudīja, vai grafisks apzīmējums, ko veido preces forma, var iegūt atšķirtspēju šī apzīmējuma izmantošanas rezultātā. Šajā gadījumā tas bija elektriska skūšanās aparāta ar trim rotējošām galviņām augšējās virsmas attēls, ko veidoja trīs apaļas galviņas ar rotējošiem asmeņiem, kas izvietotas vienādmalu trijstūra formā. Philips ilgi piedāvāja tikai šāda veida skūšanas aparātus un uzskatīja, ka preču zīmes reģistrēšanai pieteiktais attēls atšķirtspēju ir ieguvis tā ilgstošas ekskluzīvās tirdzniecības rezultātā.
29. Tiesa uzskatīja, ka, izvērtējot tāda grafiska apzīmējuma atšķirtspēju, kas sastāv no preces formas, proti, izmantošanas rezultātā iegūtu atšķirtspēju, ir jāņem vērā tas, kā attiecīgo preču un pakalpojumu kategoriju uztver samērā informēts, uzmanīgs un apdomīgs vidusmēra patērētājs (15).
30. Visbeidzot, Tiesa šo secinājumu kvalificēja šādi:
“Ieinteresētajām personām ir jāidentificē prece kā tāda, kuras izcelsme ir konkrēts uzņēmums, pateicoties tam, ka preču zīmi izmanto preču zīmes veidā, un līdz ar to jāpamatojas uz tās raksturu un iedarbību, kas ļauj attiecīgo preci atšķirt no citu uzņēmumu precēm (16).”
31. Ņemot vērā iepriekš minēto, Mars secina, ka apzīmējuma izmantošanu kā preču zīmes sastāvdaļu nevar izmantot kā atšķirtspējas iegūšanas pierādījumu. Šis secinājums nav pārliecinošs jau tāpēc vien, ka spriedumā lietā Philips nav norādes uz to, ka vārdu salikuma kā preču zīmes sastāvdaļas izmantošana nav preču zīmes izmantošana preču zīmes veidā.
32. Turklāt iepriekš citēto izvilkumu var aplūkot tikai saistībā ar judikatūru attiecībā uz preču zīmēm, ja preču zīmes izmantošana preču zīmes veidā ietver katru izmantošanu, kuras rezultātā tiek iegūta atšķirtspēja. Pretējā gadījumā apzīmējumus nevarētu aizsargāt kā preču zīmes, lai arī tās ir ieguvušas atšķirtspēju, tikai tā iemesla dēļ, ka apzīmējuma izmantošana, kuras rezultātā ir iegūta atšķirtspēja, nav bijusi “izmantošana preču zīmes veidā”. Proti, principā Tiesa pamatojas tikai uz atšķirtspēju un noraida īpašu kritēriju piemērošanu attiecībā uz noteiktiem preču zīmju veidiem (17). Atšķirtspējīgus apzīmējumus var nereģistrēt kā preču zīmes tikai tādā gadījumā, ja saskaņā ar Direktīvas 89/104 3. panta 1. un 3. punktu pastāv reģistrācijas atteikuma pamatojumi, kas kvalificēti kā nepārvarami un spriedumā lietā Linde nosaukti par “jau iepriekš noteiktiem” (18).
33. Tāpēc Direktīvas 89/104 3. panta 3. punktā jēdziens “preču zīmes izmantošana” jāsaprot atbilstoši no šī punkta izrietošajam. Jebkura veida apzīmējuma izmantošana, kas apzīmējumam piešķir vajadzīgo atšķirtspēju, lai to reģistrētu kā preču zīmi, uzskatāma kā preču zīmes izmantošana preču zīmes veidā un atbilstīga 3. panta 3. punkta prasībām. Šo interpretāciju tiktāl apstiprina iepriekš citētais izvilkums no sprieduma lietā Philips, kurā Tiesa pamatojas uz preču zīmes “raksturu un iedarbību” (19). Tomēr preču zīmes raksturs un iedarbība ir tieši tās atšķiršanas funkcija. Tātad izmantošana, kuras rezultātā tiek iegūta atšķirtspēja, ir jāņem vērā 3. panta 3. punkta izpratnē.
34. Apvienotās Karalistes valdība un Mars tomēr uzskata, ka, izvērtējot preču zīmes sastāvdaļu atšķirtspēju, stingrāku kritēriju piemērošana ir vajadzīga iespējamas galvenās preču zīmes aizsardzības nepamatotas paplašināšanas dēļ. Šīs bažas pamatojas uz apsvērumu, ka preču zīmes sastāvdaļas neiegūst patstāvīgu atšķirtspēju, bet atvasina to tikai no galvenās preču zīmes atšķirtspējas. Ja tiktu atzīta šī atvasinātā preču zīmju atšķirstpēja, būtu jāatzīst arī citas otrās pakāpes atvasinātās preču zīmes, kas pašas nav ieguvušas atšķirstpēju, bet atvasinājušas to tikai no pirmās pakāpes atvasinātām preču zīmēm. Šo paplašināšanas procesu varētu turpināt ad infinitum.
35. Pirmajā brīdī šķiet, ka risks tiešām pastāv. Tomēr, aplūkojot šo jautājumu precīzāk, izrādās, ka tā ir iedoma. Proti, atšķirtspējas iespējamā atvasināšana ir atkarīga no attiecīgajai galvenajai preču zīmei raksturīgās atšķirtspējas vai atšķirtspējas, ko tā ir ieguvusi izmantošanas rezultātā. Galvenās preču zīmes ar augsto atšķirtspēju var piešķirt samērā augstu atšķirtspēju arī tās sastāvdaļām. Spēcīgām preču zīmēm vienlaicīgi ir samērā daudzas galvenās preču zīmes sastāvdaļas un variācijas, kam jau galvenās preču zīmes izmantošanas dēļ ir patstāvīga atšķirtspēja, jo tās attiecīgajai sabiedrības daļai ļauj pazīt galveno preču zīmi un līdz ar to arī preces izcelsmi pat tad, ja tās tiek izmantotas neatkarīgi no galvenās preču zīmes. Tātad galvenās preču zīmes, kam piemīt atšķirtspēja, piešķir atšķirtspēju atvasinātām preču zīmēm. Tātad preču zīmju aizsardzības paplašināšana ir šīs piešķirtās atšķirtspējas neizbēgamas sekas.
36. Tomēr atvasinātas preču zīmes parasti nevar tādā pašā apmērā piešķirt atšķirtspēju citām, tām pakārtotām atvasinātām preču zīmēm. Tās ir daudz mazāk pazīstamas par galveno preču zīmi. Ja jau atvasinātai pirmās pakāpes preču zīmei nav pietiekamas patstāvīgas atšķirtspējas un tā iegūst atšķirtspēju tikai saistībā ar galveno preču zīmi, ir maz ticams, ka atvasinātā otrās pakāpes preču zīme atšķirtspēju var iegūt, pamatojoties uz tās saistību ar atvasinātu pirmās pakāpes preču zīmi. Tādējādi bažām par preču zīmju aizsardzības paplašināšanu nav pamata.
37. Turklāt Apvienotās Karalistes valdība atbalsta uzklausīšanai pilnvarotā pārstāvja argumentāciju tiktāl, ciktāl ar to tiek noraidīta tādas preču zīmes reģistrācija, kas ir līdzīga jau reģistrētai preču zīmei un tādējādi to ir iespējams sajaukt ar šo preču zīmi. Reģistrācija ir iespējama tikai tādā gadījumā, ja apzīmējumu tiešām izmanto un attiecīgie patērētāji to pašu par sevi uztver kā norādi uz izstrādājuma izcelsmi.
38. Šis viedoklis ir pareizs, ja izslēdz tādu apzīmējumu reģistrāciju, kuriem pašiem par sevi nav atšķirtspējas un kuri netiek izmantoti. Saskaņā ar Direktīvas 89/104 3. panta 3. punktu apzīmējumi, kam nav raksturīgās atšķirtspējas, to var iegūt tikai izmantošanas rezultātā. Šajā sakarā izmantošanas vajadzība iestājas pret tādu apzīmējumu kā preču zīmju reģistrāciju, kuru atšķirtspēja izriet tikai no to līdzības ar spēcīgu galveno preču zīmi, bet kas netiek izmantoti kopā ar šo spēcīgo galveno preču zīmi. Tomēr nevar izslēgt, ka preču zīmes sastāvdaļu kā galvenās preču zīmes daļas izmantošana ar šīm sastāvdaļām piešķir tai arī atšķirstpēju.
39. Tomēr, visbeidzot, nav nozīmes nedz minētajai preču zīmi radošajai atšķirtspējai, nedz preču zīmju reģistrāciju kavējošai sajaukšanas iespējai. Gan sajaukšanas iespēja, gan atšķirtspēja pamatojas uz to, ka patērētājs kā preču zīmi izmantoto apzīmējumu uztver kā norādi uz to, ka apzīmēto preci piedāvā preču zīmes īpašnieks. Tātad starp apzīmējumiem, kurus attiecīgie patērētāji var sajaukt ar galveno preču zīmi, un šīm galvenās preču zīmes sastāvdaļām, kuras patērētāji uztver kā norādi uz apzīmētās preces izcelsmi, kā arī pašu preču zīmi konstatējama zināma dublēšanās. Tomēr, neņemot vērā dublēšanos, minētās preču zīmes sastāvdaļas atzīstamas par preču zīmēm, ja tās ir ieguvušas atšķirtspēju.
40. Turklāt arī kompetentās Kopienas institūcijas līdz šim praksē nav atteikušas preču zīmju sastāvdaļu reģistrāciju, kas patstāvīgu atšķirtspēju ir ieguvušas (vai varēja iegūt), izmantojot galveno preču zīmi. Spriedumā lietā Windsurfing Chiemsee attiecīgais apzīmējums bija vārds Chiemsee, kas atšķirtspēju varēja iegūt, izmantojot to saistībā ar grafisku preču zīmi (20). Spriedumā lietā Alcon (21) Pirmās instances tiesa veica kombinētas vārdiskas preču zīmes sastāvdaļu vērtējumu, bet spriedumā lietā Eurocermex (22) grafiskas preču zīmes, kas visbiežāk tika izmantota kopā ar vārdiskām preču zīmēm, vērtējumu, un neaplūkoja problēmu par izmantošanu kopā ar galveno preču zīmi. Arī ITSB Apelāciju padome lietas dalībnieku minētajā apelācijā lietā Ringling Bros neatsaucās uz vārdiskas preču zīmes kā kombinētas preču zīmes, ko veido vārdi un attēls, sastāvdaļu izmantošanu, lai izslēgtu iespējamu atšķirtspējas iegūšanu (23). Visbeidzot, arī ITSB Pārbaudes nodaļas 1999. gada 1. marta tehniskā piezīmē par izmantošanas pierādījumu tiek pieļauts pierādījums par kā kombinēta apzīmējuma sastāvdaļas izmantošanu (24).
41. Tādējādi vārdu salikuma kā vārdiskas preču zīmes sastāvdaļas izmantošanas rezultātā principā šie vārdi iegūst vajadzīgo atšķirtspēju, lai tos varētu reģistrēt kā preču zīmi.
C – Par iegūtās atšķirtspējas pierādījuma vērtējumu
42. Tomēr no lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu izriet, ka izmantoto preču zīmju sastāvdaļu atšķirtspēja rada īpašas grūtības. Tās var ņemt vērā, neņemot vērā “atšķirtspējas” kritērija universālo piemērojamību. Proti, Tiesa ir nospriedusi, ka, lai arī atšķirtspējas vērtējuma kritēriji attiecībā visām preču zīmju kategorijām ir vienādi, tomēr, piemērojot šos kritērijus, var izrādīties, ka ne visas kategorijas attiecīgā sabiedrības daļa uztver obligāti vienādā veidā un līdz ar to noteiktu kategoriju preču zīmju atšķirtspēju var būt grūtāk pierādīt (25).
43. Kā to pareizi uzsver Komisija, attiecīgā sabiedrības daļa kombinētas preču zīmes parasti uztver kā kopumu un nepievērš uzmanību atsevišķām detaļām, it īpaši preču zīmes sastāvdaļām (26). Šī iemesla dēļ Tiesa, izvērtējot kombinētas preču zīmes, neveic tikai atsevišķu sastāvdaļu vērtējumu. Gluži pretēji, vērtējums ir jāveic, ņemot vērā preču zīmes radīto kopiespaidu (27). Tāpēc, lai pierādītu kā kopējas preču zīmes sastāvdaļas izmantošanas rezultātā iegūtu atšķirtspēju, nepietiek, ja ir pierādīta šīs sastāvdaļas kā preču zīmes izmantošanas iespējamība. Ir jāpierāda arī, ka attiecīgā sabiedrības daļa konkrēto, atsevišķi izmantoto, preču zīmes sastāvdaļu uztver tādējādi, ka šī sastāvdaļa apzīmē kā noteikta uzņēmuma izcelsmes preci un atšķir to no līdzīgām, citu uzņēmumu precēm.
44. Atšķirtspējas iegūšana ir pierādīta arī tad, ja attiecīgā sastāvdaļa šķiet būtiska, ņemot vērā preču zīmi kopumā, piemēram, kā tas bija attiecībā uz preču zīmi, par kuru bija runa spriedumā lietā Windsurfing Chiemsee (28). Turpretī maz ticami šķiet, ka nebūtiskas sastāvdaļas, izmantojot tās atsevišķi, var iegūt vajadzīgo atšķirtspēju. Attiecīgais patērētājs ar nebūtisku, atsevišķi izmantotu preču zīmes sastāvdaļu apzīmētās preces un pakalpojumus parasti nesaista ar preču zīmes kopumā īpašnieku.
45. Tomēr šajā lietā nevar uzskatīt, ka runa ir par nebūtisku preču zīmes sastāvdaļu, jo sauklis “HAVE A BREAK”, izmantojot to atsevišķi, visticamāk rosinās daudzus attiecīgos patērētājus to papildināt ar “HAVE A KIT KAT”. Tomēr ar šādu attieksmi vien nepietiek, lai pierādītu atšķirtspējas esamību. Gluži pretēji, ir jāpierāda, ka attiecīgie patērētāji ar vārdisku apzīmējumu “HAVE A BREAK” apzīmētu preci vai pakalpojumu, piemēram, šokolādes izstrādājumu veikala izkārtni vai uzrakstu uz cepumu kārbas, saista ar Kit Kat ražotājiem. Apvienotās Karalistes valdība tiktāl pareizi norāda, ka nepietiek ar to, ka patērētāji tikai šaubās, vai preces vai pakalpojuma izcelsme ir tieši šis ražotājs. Tajā ir saskatāma vienīgi sajaukšanas iespēja.
V – Secinājumi
46. Tādēļ ierosinu Tiesai uz lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbildēt šādi:
“Vārdu salikuma kā vārdiskas preču zīmes sastāvdaļas izmantošana principā var iegūt vajadzīgo atšķirtspēju, lai šo vārdu salikumu reģistrētu kā preču zīmi. Preču zīmes kopumā sastāvdaļas izmantošanas rezultātā iegūtas atšķirtspējas pierādījuma priekšnoteikums ir tas, ka attiecīgā sabiedrības daļa konkrēto, atsevišķi izmantoto, preču zīmes sastāvdaļu uztver tādējādi, ka šī sastāvdaļa apzīmē kā noteikta uzņēmuma izcelsmes preci un atšķir to no līdzīgām, citu uzņēmumu precēm.”