Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (druga izba) wydanego w dniu 15 października 2018 r. w sprawie T-7/17: John Mills / EUIPO, wniesione w dniu 20 grudnia 2018 r. przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

(Sprawa C-809/18 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Lukošiūtė, pełnomocnik)

Druga strona postępowania: John Mills Ltd, Jerome Alexander Consulting Corp.

Żądania wnoszącego odwołanie

Wnoszący odwołanie wnosi do Trybunału o:

uchylenie zaskarżonego wyroku;

obciążenie John Mills Ltd kosztami postępowania poniesionymi przez EUIPO.

Zarzuty i główne argumenty

Naruszenie art. 8 ust. 3 rozporządzenia nr 207/20091

Sąd dokonał błędnej wykładni art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009, ograniczając zakres jego stosowania do pojęcia „identyczności” oznaczeń i nadając mu znaczenie wynikające z art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 207/2009.

Sąd nie uwzględnił wystarczająco celu art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 polegającego na zapobieżeniu niewłaściwemu używaniu znaku towarowego przez agenta właściciela tego znaku, ponieważ agent może wykorzystać wiedzę i doświadczenie zdobyte w czasie trwania relacji gospodarczej łączącej go z właścicielem i, w konsekwencji, czerpać nienależną korzyść z wysiłków i inwestycji dokonanych przez właściciela znaku towarowego – ponieważ Sąd przyznał w sposób dyskusyjny pierwszeństwo wykładni literalnej. Natomiast orzecznictwo Unii opiera się stale na celowościowej wykładni prawa unijnych znaków towarowych.

Literalna wykładnia nie umożliwia również stwierdzenia, że art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 ma zastosowanie jedynie do identycznych znaków towarowych. Wystarcza zatem, gdy sporne oznaczenia pokrywają się w zakresie elementów, do których zasadniczo odnosi się charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego. Na tej podstawie odpowiednim kryterium dla zbadania kolidujących ze sobą znaków towarowych w świetle art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 jest określenie, czy zgłoszenie unijnego znaku towarowego odtwarza zasadnicze elementy wcześniejszego znaku towarowego w sposób taki, że jest oczywiste, iż zgłaszający przywłaszcza sobie uprawnienia przysługujące zgodnie z prawem właścicielowi znaku towarowego. Faktycznie nieuczciwy agent miałby możliwość uniemożliwienia nie tylko wszelkiej dalszej rejestracji wcześniejszego znaku towarowego przez pierwotnego właściciela znaku towarowego w Unii Europejskiej – lecz również uniemożliwienia jakiegokolwiek używania wcześniejszego znaku towarowego przez pierwotnego właściciela w Unii Europejskiej.

Naruszenie art. 36 statutu Trybunału Sprawiedliwości

Zaskarżony wyrok zawiera sprzeczne rozumowanie w zakresie, w jakim stwierdzono w nim z jednej strony, że oznaczenia są identyczne, gdy jedno oznaczenie odtwarza drugie bez żadnej zmiany lub uzupełnienia, a z drugiej strony, że oznaczenia są również identyczne, gdy dokonane zmiany nie zmieniają charakteru odróżniającego danego oznaczenia (zob. pkt 38–40 zaskarżonego wyroku). Takie rozumowanie jest sprzeczne, ponieważ to samo pojęcie „identyczności” zastosowano do różnych sytuacji prawnych i faktycznych, a także błędnie nadano mu dwa różne znaczenia.

Sąd nie przedstawił wyjaśnień dotyczących względów, dla których jest zdania, że kolidujące ze sobą znaki towarowe nie są objęte zakresem stosowania art. 8 ust. 3 rozporządzenia 207/2009 – w następstwie zastosowania przez Sąd kryteriów określonych w pkt 39 zaskarżonego wyroku.

____________

1 Rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 2009, L 78, s. 1).