JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MICHAL BOBEK
28 päivänä marraskuuta 2019 (1)
Asia C-702/18 P
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz
vastaan
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)
Muutoksenhaku – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 – Hakemus kuviomerkin PRIMART Marek Łukasiewicz rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Aikaisemmat kansalliset tavaramerkit PRIMA – 8 artiklan 1 kohdan b alakohta – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – 76 artiklan 1 kohta – Unionin yleisen tuomioistuimen harjoittaman laillisuusvalvonnan laajuus
I Johdanto
1. Käsiteltävä valitus koskee sen laillisuusvalvonnan laajuutta, jota unionin yleisen tuomioistuimen on harjoitettava sellaisten Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jäljempänä EUIPO) valituslautakuntien päätösten osalta, jotka on tehty EU-tavaramerkkien rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita koskevissa menettelyissä. Valituksessa esille tuleva kysymys koskee sitä, missä määrin unionin yleinen tuomioistuin voi ottaa huomioon argumentteja, joita osapuolet eivät ole esittäneet EUIPO:ssa.
2. Tämän kysymyksen käsittelemiseksi on tarpeen selventää Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009(2) 76 artiklan 1 kohdan ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklan merkitystä.
II Asiaa koskevat oikeussäännöt
3. Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa(3) säädetään seuraavaa:
”Suhteelliset hylkäysperusteet
1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:
– –
b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”
4. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklassa,(4) sellaisena kuin sitä sovelletaan tässä menettelyssä, säädetään seuraavaa:
”Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta
1. Menettelyssä virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.
2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.”
5. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklassa puolestaan määrätään seuraavaa:
”Oikeusriidan kohde unionin yleisessä tuomioistuimessa
Asian käsittelyyn unionin yleisessä tuomioistuimessa liittyvillä asianosaisten toimittamilla kirjelmillä ei voida muuttaa oikeusriidan kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa.”
III Tosiseikat ja asian käsittelyn vaiheet
A Menettely EUIPO:ssa
6. Tosiseikat, sellaisina kuin ne esitetään valituksenalaisessa tuomiossa,(5) voidaan tiivistää seuraavasti.
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”Primart” Marek Łukasiewicz (jäljempänä Primart) jätti EUIPO:on 27.1.2015 hakemuksen EU-tavaramerkin rekisteröimiseksi asetuksen N:o 207/2009 mukaisesti. Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
8. Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”sokerit, luontaiset makeutusaineet, makeat päällysteet ja täytteet, mehiläistuotteet; kahvi, tee ja kaakao ja niiden korvikkeet; jää, jäätelöt, jäädytetyt jugurtit ja sorbetit; suolat, mausteet ja makuaineet; leipomotuotteet, leivonnaiset, makeiset, suklaa ja jälkiruoat; jalostetut viljat, tärkkelykset ja niistä tehdyt tuotteet, leivontavalmisteet ja hiivat”.
9. Bolton Cile España, SA, teki 29.4.2015 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan nojalla väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien edellisessä kohdassa mainittujen tavaroiden osalta. Väite perustui etenkin espanjalaiseen tavaramerkkiin PRIMA, joka oli rekisteröity 22.9.1973 numerolla 2 578 815 ja uudistettu 9.4.2013, jossa nimetään 30 luokkaan kuuluvia tavaroita ja joka vastaa seuraavaa kuvausta: ”kastikkeet (mauste-); kahvi; tee; kaakao; sokeri; riisi; tapioka; saagosuurimot; kahvinkorvike; viljoista valmistetut tuotteet; leipä; voitaikina, pasteijataikina ja makeiset; jäätelöt; hunaja; siirapit ja melassit; hiiva; leivinjauhe; suola; sinappi; pippuri; etikka; jäätelöt”. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen perusteeseen.
10. Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 2.9.2016. Bolton Cile España kuitenkin valitti kyseisestä päätöksestä, ja EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi 22.6.2017 tekemällään päätöksellä(6) väiteosaston päätöksen, hyväksyi väitteen, hylkäsi tavaramerkkihakemuksen ja velvoitti Primartin korvaamaan väite- ja valitusmenettelyssä aiheutuneet kulut.
11. Valituslautakunta katsoi aiemmasta espanjalaisesta tavaramerkistä, että sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellisen alueen muodosti Espanja ja että kohdeyleisö oli suuri yleisö kyseisessä jäsenvaltiossa. Verrattuaan merkkejä valituslautakunta päätteli, että sekaannusvaara kohdeyleisön osalta oli olemassa. Tässä yhteydessä se huomautti, että sana ”prima” tarkoittaa merkitykselliselle espanjalaiselle kuluttajalle naispuolista serkkua tai maksettavaa bonusta. Haetulla tavaramerkillä sitä vastoin ei ollut mitään merkitystä. Valituslautakunta myös totesi, että aikaisemman kansallisen tavaramerkin ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky oli keskimääräinen. Sen näkemyksen mukaan espanjalainen kuluttaja ei ymmärtäisi sanaa ”prima” jonkin erinomaisuutta tarkoittavana sanana, kuten muissa Euroopan unionin kielissä (kuten saksan tai hollannin kielessä).
B Valituksenalainen tuomio ja menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa
12. Primart nosti 24.8.2017 unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi. Kanteessaan Primart väitti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa rikotun.
13. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi 12.9.2018 kanteen ja vahvisti valituslautakunnan toteamukset näiden kahden merkin välisestä sekaannusvaarasta. Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että aikaisemman tavaramerkin väitettyä heikkoa erottamiskykyä koskevia Primartin väitteitä ei voitu ottaa asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaisesti tutkittavaksi siltä osin kuin niitä ei ollut esitetty valituslautakunnassa.
14. Unionin tuomioistuimeen 9.11.2018 jättämässään valituksessa Primart vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion, kumoamaan EUIPO:n neljännen valituslautakunnan tekemän riidanalaisen päätöksen, velvoittamaan EUIPO:n ja Bolton Cile Españan korvaamaan unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa käydyistä menettelyistä aiheutuneet kulut ja velvoittamaan EUIPO:n korvaamaan unionin tuomioistuimessa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.
15. EUIPO ja Bolton Cile España puolestaan vaativat unionin tuomioistuinta hylkäämään valituksen ja velvoittamaan Primartin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
IV Arviointi
16. Primart vetoaa ainoastaan yhteen valitusperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan väitettyä rikkomista. Primart riitauttaa valituksenalaisen tuomion 87–90 kohdan, joissa unionin yleinen tuomioistuin katsoi, ettei Primartin aikaisemman tavaramerkin heikosta erottamiskyvystä esittämiä väitteitä voida ottaa tutkittavaksi.
17. Tämän ratkaisuehdotuksen ensimmäisessä osassa tarkastelen Bolton Cile Españan vaatimusta, jonka mukaan valitus on jätettävä tutkimatta (A). Sen jälkeen käsittelen valituksen asiakysymystä (B), esitän yhteenvedon asianosaisten pääasiallisista lausumista (1) ja selitän, miksi unionin yleinen tuomioistuin teki nähdäkseni oikeudellisen virheen soveltaessaan asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa. Tämän ratkaisuehdotuksen toinen osa koskee kyseisen arvioinnin seurauksia. Katson, että valituksenalainen tuomio olisi kumottava ja asia palautettava unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi (C).
A Tutkittavaksi ottaminen
18. Bolton Cile España katsoo, ettei valitusta voida ottaa tutkittavaksi kahdesta syystä. Se väittää ensinnäkin, ettei valituskirjelmään sisälly yhteenvetoa oikeudellisista perusteista, joihin vedotaan, kuten unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 168 artiklan 1 alakohdan d alakohdassa edellytetään. Toiseksi Primartin pääasiallisissa väitteissä, jotka koskevat sanan ”prima” merkitystä ja kyseisen sanan sisältävän tavaramerkin erottamiskykyä, tuodaan esille tosiseikkoja koskevia kysymyksiä eikä oikeuskysymyksiä.
19. En pidä Bolton Cile Españan väitteitä vakuuttavina.
20. Ensimmäisen syyn osalta huomautan, että valituskirjelmän sivulla 3 esitetään yhteenveto Primartin esittämistä oikeudellisista perusteista. Siinä selitetään, ytimekkäästi mutta selkeästi, syyt Primartin esittämään arvosteluun, ja mainitaan ne valituksenalaisen tuomion kohdat, joiden se väittää olevan virheellisiä.
21. Kun tarkastellaan toista syytä, Primartin väitteet koskevat sitä, ettei unionin yleinen tuomioistuin tarkastellut sitä, onko sanalla ”prima” (yksilöityjen lisäksi) muita merkityksiä ja ylistävä sivumerkitys ja, jos on, vaikuttaako tämä aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuvaan erottamiskykyyn. Primartin mukaan tämä laiminlyönti johtaa asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomiseen. Tämä on kiistatta oikeuskysymys ja voi siten olla muutoksenhaun kohteena.
B Asiakysymys
1. Asianosaisten lausumat
22. Primartin mukaan unionin yleinen tuomioistuin sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa. Sen mukaan unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa, että sen aikaisemman tavaramerkin väitettyä heikkoa erottamiskykyä koskevat väitteet voidaan ottaa tutkittavaksi, ja siten tutkia niiden asiasisältöä, vaikka ne oli esitetty ensimmäisen kerran kyseisessä menettelyn vaiheessa.
23. Tarkemmin ottaen Primart väittää, että sanan ”prima” – joka vastaa sellaisia ilmaisuja kuin ”ensimmäinen”, ”paras” tai ”tärkein” ja jolla on siten ylistävä sivumerkitys – merkitys on yleisesti tunnettu (notorinen) tosiseikka. Sen näkemyksen mukaan yleisesti tunnettuja tosiseikkoja ei tarvitse tuoda esille menettelyn hallinnollisessa vaiheessa. Tältä osin Primart viittaa oikeuskäytäntöön, jonka mukaan hakijan, jota vastaan EUIPO vetoaa yleisesti tunnettuihin tosiseikkoihin, on voitava riitauttaa niiden paikkansapitävyys unionin yleisessä tuomioistuimessa.(7)
24. Tässä yhteydessä Primart huomauttaa, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa vahvistettu sääntö, joka koskee tosiseikkojen, todisteiden ja väitteiden tutkimista EUIPO:ssa väitemenettelyn yhteydessä, muodostaa poikkeuksen säännöstä, jonka mukaan se ”tutkii tosiseikat viran puolesta”. Tätä poikkeussääntöä olisi siten tulkittava suppeasti.
25. Primart myös katsoo, että koska valituslautakunta tutki sanan ”prima” merkitystä viran puolesta, sillä on oltava oikeus riitauttaa sen tästä seikasta esittämät toteamukset unionin yleisessä tuomioistuimessa.
26. EUIPO yhtyy pääosin Primartin näkemykseen tästä seikasta. Sen näkemyksen mukaan unionin yleinen tuomioistuin sovelsi todellakin virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa.
27. EUIPO myöntää, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan tiukasti sanamuodon mukainen tulkinta voisi tukea unionin yleisen tuomioistuimen esittämää tulkintaa. Unionin yleinen tuomioistuin on kuitenkin jo hylännyt – EUIPO:n mukaan perustellusti – tällaisen tulkinnan.(8) Kyseisestä oikeuskäytännöstä seuraa, että aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky on yksi niistä tekijöistä, jotka unionin yleisen tuomioistuimen on tutkittava, tarvittaessa viran puolesta, varmistaakseen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan asianmukaisen soveltamisen. EUIPO väittää, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä koskeva kysymys muodostaa oikeuskysymyksen, johon voidaan vedota ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa.
28. Bolton Cile España sitä vastoin väittää lähinnä, että valitus on hylättävä perusteettomana, koska unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt oikeudellista virhettä. Unionin yleisen tuomioistuimen menettelyn tehtävänä ei ole arvioida tosiseikkoja uudelleen sellaisten asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäisen kerran sille. Unionin yleisen tuomioistuimen menettelyn tarkoituksena on yksinomaan valvoa EUIPO:n ratkaisuja riidan tosiseikkoja koskevan ja oikeudellisen kehyksen osalta, sellaisina kuin asianosaiset ovat esittäneet ne valituslautakunnassa.
29. Bolton Cile España korostaa, että Primartin väitteitä, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin väitettyä heikkoa erottamiskykyä, ei esitetty valituslautakunnassa. Jos näitä väitteitä voitaisiin käsitellä ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, tämä merkitsisi unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklan rikkomista, koska niillä muutettaisiin oikeusriidan kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa.
2. Asian tarkastelu
30. Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklassa määritetään EUIPO:n päätöksiä koskevan unionin yleisen tuomioistuimen valvonnan laajuus. Kyseisen määräyksen, jonka otsikko on ”Oikeusriidan kohde unionin yleisessä tuomioistuimessa”, mukaan ”asian käsittelyyn unionin yleisessä tuomioistuimessa liittyvillä asianosaisten toimittamilla kirjelmillä ei voida muuttaa oikeusriidan kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa”.(9)
31. Asiat, jotka voidaan asianmukaisesti saattaa unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, on siten ratkaistava valituslautakunnassa esitettyjen seikkojen perusteella. Tältä osin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa säädetään, että EUIPO ”tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin”.
32. Vaikka käsiteltävä valitus koskee unionin yleisen tuomioistuimen väitettyä menettelyllistä virhettä, on tarpeen ensin määrittää asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan merkitys.
33. Asiassa on riidatonta, ettei Primart väittänyt EUIPO:ssa, että aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky oli heikko, koska sanalla ”prima” on ylistävä merkitys. Se ei etenkään esittänyt tältä osin mitään tosiseikkoja tai todisteita.
34. Erikseen tarkasteltuna asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukainen tulkinta voisi siten viitata siihen, että unionin yleinen tuomioistuin ei tehnyt virhettä valituksenalaisen tuomion 87–90 kohdassa. Näin on etenkin, kun luetaan 76 artiklan 1 kohdan englanninkielistä versiota, sillä englanti on käsiteltävässä asiassa oikeudenkäyntikieli.
35. Tämä päätelmä olisi kuitenkin mielestäni virheellinen.
36. Kun asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan sanamuotoa tarkastellaan asetuksen eri kieliversioissa ja, mikä tärkeämpää, kun kyseistä säännöstä tulkitaan ottaen huomioon sen tavoite ja järjestelmä, jonka osa kyseinen säännös on, käy selväksi, että sen soveltamisala ei ole yhtä laaja kuin ensi silmäyksellä saattaa vaikuttaa.
a) Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan sanamuodon (erilaiset) kieliversiot
37. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan eri kieliversioissa on huomattavia eroja. Englanninkielisessä versiossa täsmennetään, että väitemenettelyssä EUIPO voi ottaa huomioon ainoastaan asianosaisten esittämät ”tosiseikat, todisteet ja perustelut” ja niiden ”vaatimukset”, kun taas muissa kieliversioissa tämä sääntö vaikuttaa löyhemmältä.
38. Asetuksen kaikkien kieliversioiden perusteella kiistatonta vaikuttaa olevan se, että väitemenettelyssä, kuten muissakin menettelyissä, valituslautakunnan tutkimuksen on rajoituttava asianosaisten esittämiin vaatimuksiin. Toisin sanoen valituslautakunta ei voi lausua ultra petita riitaa ratkaistessaan.
39. Kun tarkastellaan asianosaisten ja valituslautakunnan välisen vuorovaikutuksen yksityiskohtia, niiden tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista esittämiä väitteitä ja todisteiden toimittamista, asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan sanamuoto on kuitenkin kaikkea muuta kuin johdonmukainen.
40. Esimerkiksi joissain kieliversioissa kyseisessä säännöksessä rajataan valituslautakunnan tutkimuksen laajuus ”perusteisiin” eikä ”perusteluihin”.(10) Tämä on jokseenkin merkittävä ero, koska yhden perusteen tueksi voidaan esittää erilaisia perusteluja. Lisäksi, vaikka joissain kieliversioissa, kuten englanninkielisessä, mainitaan nimenomaisesti sekä oikeudelliset seikat että tosiseikat(11) tai käytetään käsitteitä, joiden voidaan katsoa käsittävän molemmat,(12) muissa kieliversioissa sääntö koskee pelkästään tosiseikkoja koskevia väitteitä (eikä niissä mainita ”perusteita” tai ”perusteluja”)(13) tai rajoittuu käänteisesti ”perusteisiin” tai ”perusteluihin” (eikä niissä viitata nimenomaisesti ”tosiseikkoihin” tai ”todisteisiin”).(14)
41. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan englanninkielinen versio vaikuttaa siten kuuluvan kaikkein tiukimpiin, kun tarkastellaan valituslautakunnan tutkimuksen laajuutta.(15) Useat muut kieliversiot ovat paljon sallivampia tältä osin. Yleisesti ottaen kyseiseltä säännökseltä puuttuu selvästi terminologinen täsmällisyys sen suhteen, miten tutkinta olisi tarkasti ottaen rajattava.
42. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan erikielisten versioiden poiketessa toisistaan kyseessä olevaa säännöstä on tulkittava sen säännöstön, jonka osa säännös on, tarkoituksen ja systematiikan mukaisesti.(16)
b) Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan tarkoitus
43. Avain asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan systematiikkaan perustuvaan tulkintaan on ehdottomien hylkäysperusteiden (joista säädetään asetuksen 7 artiklassa) ja suhteellisten hylkäysperusteiden (joista säädetään sen 8 artiklassa) erottelu. Ensiksi mainitut koskevat lähinnä yleiseen järjestykseen liittyvien etujen suojelua ja tavaramerkin luontaista rekisteröitävyyttä,(17) kun taas viimeksi mainitut koskevat yksityisten kaupallisten etujen suojelua yksityisten välisissä oikeusriidoissa.(18)
44. EUIPO voi (ja sen pitäisi) tutkia ehdottomia hylkäysperusteita koskevat seikat tarvittaessa viran puolesta. Ehdottomien hylkäysperusteiden perustana olevien etujen suojelu ja toteuttaminen eivät voi lähtökohtaisesti riippua sellaisten yksityisten toiminnasta, joiden edut tietyssä tapauksessa voivat olla sopusoinnussa tai ristiriidassa yleisen edun kanssa.
45. Jos sitä vastoin tavaramerkin rekisteröitävyyttä koskevat kiistakysymykset perustuvat pelkästään aiempien tavaramerkkien olemassaoloon, on perusteltua, että EUIPO:n arviointi rajoittuu kyseisten asianosaisten esittämiin oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja koskeviin väitteisiin ja niiden EUIPO:lle esittämiin vaatimuksiin. Yksinkertaisesti sanottuna, näissä tapauksessa rekisteröitävyyteen liittyvä ongelma tulee esiin vain, jos – ja siltä osin kuin – aiempien oikeuksien haltija riitauttaa rekisteröinnin.
46. Tätä taustaa vasten on nähdäkseni järkevää tulkita asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa siten, että siinä yleisesti ottaen selvennetään, että viimeksi mainitussa tilanteessa on asianosaisten tehtävä esittää asiansa EUIPO:ssa. Niiden on esitettävä kaikki oikeudelliset seikat ja tosiseikat, joita ne pitävät merkityksellisinä riidan kannalta, ja tarvittaessa toimitettava todisteita niiden tueksi.
47. Tästä kuitenkin herää kysymys siitä, miten yksityiskohtaisia ja täsmällisiä osapuolten EUIPO:ssa esittämien oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja koskevien väitteiden on oltava.
48. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa ei nähdäkseni voida tulkita siten, että siinä velvoitetaan valituslautakunta pidättymään sellaisten oikeudellisten seikkojen tai tosiseikkojen tutkimisesta, jotka liittyvät erottamattomasti asianosaisten esille tuomiin seikkoihin, vaikkei toinen asianosaisista olekaan nimenomaisesti vedonnut niihin.
49. Esimerkiksi tietyn asian esittämisen jälkeen valituslautakunnan ei voida odottaa ummistavan silmiään asetuksen N:o 207/2009 säännöksiltä, joita sovelletaan tilanteeseen, vaikka osapuolet eivät olekaan vedonneet niihin. Samaan tapaan oikeudellinen päättely, jota valituslautakunnan olisi noudatettava ratkaistakseen tietyn osapuolten esille tuoman kysymyksen, voi edellyttää eri vaiheiden läpikäymistä. Se, että osapuolet eivät ehkä ole käsitelleet yhtä tai useampaa näistä vaiheista, ei tarkoita, ettei valituslautakunta voi tarkastella niitä.
50. Tätä säännöksen tulkintaa tukee oikeuskäytäntö, jonka mukaan valituslautakunnalle esitettyihin oikeudellisiin seikkoihin kuuluu siis myös sellainen oikeuskysymys, jota on välttämättä tarkasteltava asianosaisten esittämien perusteiden arvioimiseksi ja vaatimusten hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi, vaikka asianosaiset eivät olisi esittäneet kantaansa tästä kysymyksestä ja vaikka SMHV ei olisi lausunut tästä seikasta.(19)
51. Tämä pätee mielestäni yhdellä edellytyksellä eli sillä, että valituslautakunta pystyy lausumaan näistä oikeudellisista seikoista tai tosiseikoista. Toisin sanoen valituslautakunnalla on oltava käytettävissään kaikki tiedot, joita tarvitaan näistä kysymyksistä lausumiseksi. Tästä syystä valituslautakunta voi asianosaisten väitteistä riippumatta lausua yleisesti tiedossa olevien tosiseikkojen perusteella, kunhan asianosaiselle, jota asia koskee, annetaan tilaisuus osoittaa näiden yleisesti tiedossa olevien tosiseikkojen arvioinnissa tapahtunut virhe.(20) Käänteisesti EUIPO:n ei voida odottaa ottavan esille ja ratkaisevan viran puolesta kysymyksiä, joiden osalta väite- ja todistustaakka on asianosaisilla.
c) Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artikla
52. Edellä esitetyt periaatteet ovat sekä merkityksellisiä että tärkeitä sen kannalta, että unionin yleisen tuomioistuimen valvonnan ulkopuolelle rajataan unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklan mukaisesti oikeudelliset seikat ja tosiseikat, jotka asianosaiset esittävät ensimmäisen kerran oikeudenkäynnin kuluessa.
53. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valituslautakunnan päätösten laillisuuden valvonta, jota unionin yleisen tuomioistuimen edellytetään harjoittavan, on tehtävä ”ottaen huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle”.(21)
54. Valituslautakunnan tosiseikoista tekemä virheellinen arviointi ei kuitenkaan voi sitoa unionin yleistä tuomioistuinta siltä osin kuin kyseinen arviointi on osa niitä valituslautakunnan päätelmiä, joiden laillisuus on kiistetty siinä.(22) Yleisemmällä tasolla unionin tuomioistuimet ovat katsoneet, että vaikka niiden tarvitsee ottaa kantaa vain asianosaisten vaatimuksiin, koska asianosaisten asiana on määrittää oikeusriidan laajuus, ne eivät ole sidottuja pelkästään asianosaisten vaatimustensa tueksi esittämiin perusteluihin, sillä muuten ne saattaisivat joutua perustamaan ratkaisunsa virheellisiin oikeudellisiin näkökohtiin.(23)
55. Tämän oikeuskäytännön taustalla on se logiikka, ettei unionin tuomioistuimia voida pakottaa ”käyttämään silmälappuja” valvoessaan EUIPO:n toteamuksia. Voidakseen tarkastaa, onko EUIPO tulkinnut ja soveltanut oikein asetuksen N:o 207/2009 merkityksellisiä säännöksiä, unionin tuomioistuinten saattaa olla tarpeen käsitellä tiettyjä oikeudellisia seikkoja tai tosiseikkoja, joita ei asianosaisten väitteistä riippumatta voida jättää huomiotta. Toisenlainen lähestymistapa voisi tosiasiassa johtaa siihen, että unionin tuomioistuimet hyväksyisivät näiden säännösten ilmeisen virheellisen tulkinnan tai soveltamisen.
56. Tätä taustaa vasten unionin tuomioistuimet ovat selvästi todenneet, että on useita kysymyksiä, joita EUIPO:n olisi käsiteltävä siitä huolimatta, etteivät asianosaiset ole lausuneet niistä väitemenettelyssä, ja että ne voidaan näin ollen esittää ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa.
57. Ensinnäkin EUIPO:n väitetyt olennaisten menettelymääräysten rikkomiset ovat osa asian oikeudellista kehystä riippumatta siitä, ovatko asianosaiset vedonneet niihin ja käsitelleet niitä valituslautakunnassa.(24)
58. Toiseksi, mikä on vieläkin tärkeämpää käsiteltävän asian kannalta, asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklaa ei voida tulkita siten, että ne estävät asianosaisia kyseenalaistamasta EUIPO:n arviointia sellaisten oikeudellisten seikkojen tai tosiseikkojen osalta, joita EUIPO:n edellytettiin tarkastelevan (tarvittaessa viran puolesta) ja joista se pystyi lausumaan.
59. Näin voi olla muun muassa sellaisten kysymysten tapauksessa, jotka koskevat sellaisen aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä, jonka osalta väitetään, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki johtaa sekaannusvaaraan.
d) Sekaannusvaaran olemassaolon määrittämiseksi tehtävä arviointi
60. On syytä muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.(25) On tärkeää huomata, että näihin tekijöihin kuuluu myös aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, jonka perusteella – kuten unionin tuomioistuin on todennut – aikaisemman tavaramerkin ”suojan laajuus määräytyy”: sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä suurempi kyseisen tavaramerkin erottamiskyky on.(26) Aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyhän on tekijä, joka ”on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä”.(27)
61. Kun siis asianosainen vetoaa aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun merkin väliseen sekaannusvaaraan, EUIPO ei voi määrittää tällaisen sekaannusvaaran olemassaoloa tutkimatta aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä. Se, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä koskevat kysymykset on tuotu asianmukaisesti esille valituslautakunnassa, ei kuitenkaan tarkoita, että mikä tahansa tältä osin esitetty väite voidaan ottaa tutkittavaksi unionin yleisessä tuomioistuimessa.
62. On syytä muistaa, että edellä 54 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö perustuu siihen ajatukseen, että on tiettyjä oikeudellisia seikkoja tai tosiseikkoja, joiden arviointi on pakollinen vaihe EUIPO:n tekemässä kokonaisarvioinnissa. Vaikka asianosaiset voivat tietysti esittää huomautuksia näistä tekijöistä,(28) EUIPO:lla on lähtökohtaisesti mahdollisuus arvioida niitä viran puolesta. Jonkin tällaisen tekijän huomiotta jättäminen tai sen arvioiminen virheellisten perusteiden mukaisesti on oikeudellinen virhe, johon voidaan vedota ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa.
63. Toisaalta on arviointiin liittyviä tekijöitä, joita EUIPO ei voi arvioida, elleivät asianosaiset esitä niistä väitteitä tai todisteita. On asianosaisten tehtävä esittää huomautuksia näistä tekijöistä. EUIPO:ta ei voida arvostella siitä, ettei se ole ottanut huomioon tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja, joita asianosaiset eivät ole saattaneet sen tietoon. Siitä, ettei näitä kysymyksiä tuoda esille oikea-aikaisesti EUIPO:ssa, seuraa näin ollen, ettei niitä voida ottaa tutkittaviksi unionin yleisessä tuomioistuimessa.
e) Hooligan-oikeuskäytäntö
64. Näiden kahden eri kysymystyypin erottelu ilmenee asiasta Hooligan,(29) jonka tosiseikat muistuttavat käsiteltävän asian tosiseikkoja. Kyseisessä asiassa väiteosasto oli hyväksynyt kahden aikaisemman tavaramerkin (OLLY GAN) haltijan tekemän väitteen sillä perusteella, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin (HOOLIGAN) osalta oli olemassa sekaannusvaara. Hakijoiden tekemän valituksen johdosta valituslautakunta kuitenkin kumosi väiteosaston ratkaisun ja hylkäsi väitteen. Aiempien tavaramerkkien haltija, joka ei osallistunut menettelyyn valituslautakunnassa, riitautti valituslautakunnan ratkaisun unionin yleisessä tuomioistuimessa. Tässä yhteydessä se vetosi tavaramerkkiensä vahvaan erottamiskykyyn, joka perustuu sekä niiden ominaisuuksiin että niiden tunnettuuteen. Silloinen sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) puolestaan vaati unionin yleistä tuomioistuinta jättämään nämä väitteet tutkimatta, koska niitä ei ollut esitetty valituslautakunnassa.
65. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi SMHV:n oikeudenkäyntiväitteen ainoastaan osittain.
66. Se huomautti, että ”vetoaminen vahvaan erottamiskykyyn perustuu sekä tosiseikkoihin että oikeudellisiin seikkoihin”. Tämän seikan huomioon ottaen se teki eron sen mukaan, voiko SMHV lausua osapuolten argumenteista sille esitettyjen asiakirjojen perusteella. Tämän perusteella unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että tavaramerkin tunnettuuteen perustuvaa erottamiskykyä koskevat väitteet oli esitetty ”puhtaan olettaman perusteella” ja että osapuolten oli esitettävä riittävästi tietoja ja asiakirjoja, jotta SMHV voi lausua asianmukaisesti niistä. Koska asianosaiset eivät olleet esittäneet tätä koskevia väitteitä ja todisteita, SMHV:tä ei voitu arvostella siitä, ettei se ollut ottanut tätä tekijää huomioon. Kantajan esittämä kanneperuste, joka koski sen aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta, ja tähän liittyvät asiakirjat jätettiin näin ollen tutkimatta.(30)
67. Unionin yleinen tuomioistuin sitä vastoin totesi aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn osalta, että SMHV:n oli tutkittava tarvittaessa viran puolesta tämä seikka väitteen tekemisen jälkeen. Se huomautti, että erona tunnettuuteen ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn arviointi ei edellytä tosiseikkoja, jotka osapuolten olisi toimitettava. Yksin SMHV:n on näet selvitettävä aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn olemassaolo ja arvioitava sitä. Tästä syystä unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kantajan aikaisempien tavaramerkkien ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky sekaannusvaaraa arvioitaessa kuului oikeudellisiin seikkoihin, jotka ovat tarpeen tuolloin voimassa olleen tavaramerkkiasetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon kantajan SMHV:ssä esittämät tosiseikat, perustelut ja todisteet. Kantajan tähän liittyvä väite otettiin näin ollen tutkittavaksi.(31)
68. Nämä periaatteet on sittemmin vahvistettu unionin yleisen tuomioistuimen muissa tuomioissa kyseessä olevien tavaramerkkien ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn arvioinnin(32) tai muiden sellaisten tekijöiden osalta, jotka ovat välttämättömiä vaiheita arvioinnissa, joka EUIPO:n on tehtävä, ja joista asianosaiset eivät siten voi määrätä vaan jotka SMHV:n on tutkittava viran puolesta.(33)
69. Vaikka näitä kahta argumenttityyppiä ei kieltämättä olekaan ehkä aina helppo erottaa, edellä kuvatuista syistä en näe käsiteltävässä asiassa mitään hyvää perustetta poiketa unionin yleisen tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin teki valituksenalaisen tuomion 87–90 kohdassa oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei aikaisemman tavaramerkin väitetysti heikkoa erottamiskykyä koskevia Primartin väitteitä voitu ottaa tutkittaviksi.
70. Tämä toteamus ei johda unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 188 artiklan rikkomiseen,(34) vaikka Bolton Cile España on näin väittänyt. Väitteet, jotka Primart esitti aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuvasta erottamiskyvystä, liittyivät kysymykseen, jota valituslautakunta oli käsitellyt ja joka voitiin siten asianmukaisesti ottaa esille unionin yleisessä tuomioistuimessa. Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta totesi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn keskimääräiseksi ottaen huomioon sanan ”prima” merkityksen ja tavan, jolla merkityksellinen kohdeyleisö ymmärtäisi tämän sanan (riidanalaisen päätöksen 22 ja 27 kohta).(35)
71. Kuten Primart perustellusti väittää, siltä osin kuin valituslautakunta otti nämä näkökohdat huomioon viran puolesta, sillä on oltava oikeus riitauttaa niitä koskevat toteamukset unionin yleisessä tuomioistuimessa. On tuskin tarpeen huomauttaa, että SEUT 263 artiklan, erityisesti tulkittuna Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan valossa, mukaisesti kantajan on lähtökohtaisesti voitava riitauttaa unionin tuomioistuimissa jokainen tosiseikka ja oikeudellinen seikka, johon unionin elin perustaa ratkaisunsa. Näin on etenkin silloin, jos unionin elimen hallinnollisessa muutoksenhakuvaiheessa tämän muutoksenhakuelimen sallitaan tarkastelevan viran puolesta ja ensimmäisen kerran ratkaisevia osatekijöitä, jotka eivät sisältyneet ensimmäisessä asteessa tehtyyn hallintopäätökseen ja joista kantajalla tai asianosaisilla ei ollut tilaisuutta tulla kuulluksi.
72. On vielä yksi merkityksellinen, joskin jossain määrin toissijainen, lainkäyttöpolitiikkaan liittyvä näkökohta. Tämän periaatteen tiukka soveltaminen on nähdäkseni sitäkin tärkeämpää nyt, kun Euroopan unionin tuomioistuimen perussääntöä (jäljempänä perussääntö) on muutettu ottamalla käyttöön suodatusmekanismi valituksille, joita tehdään unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisuista, joissa puolestaan valvotaan tiettyjen unionin laitosten (joihin kuuluu etenkin EUIPO) riippumattomien valituslautakuntien päätöksiä.(36) Äskettäin käyttöön otetun perussäännön 58 a artiklan mukaan tällaisen valituksen tutkiminen edellyttää, että unionin tuomioistuin myöntää ensin valitusluvan, ”jos siihen liittyy unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta merkityksellinen kysymys”.
73. Näin ollen on erittäin tärkeää, että unionin yleinen tuomioistuin säilyttää oikeuskäytäntönsä horisontaalisen johdonmukaisuuden. Unionin yleisen tuomioistuimen on tietysti edelleen mahdollista poiketa aiemmin omaksumistaan oikeuskäytäntölinjoista. Tällaisten poikkeamisten on kuitenkin oltava tietoisia, ja ne on selitettävä ja perusteltava asianmukaisesti, ihannetapauksessa kyseisen tuomioistuimen laajennetun kokoonpanon toimesta, jotta varmistetaan niiden näkyvyys ja legitimiteetti.
74. Näin ollen on katsottava, että Primartin valitusperuste, jossa vedotaan asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, on perusteltu.
C Oikeudellisen virheen seuraukset käsiteltävässä asiassa
1. Asianosaisten lausumat
75. Primart katsoo, että koska unionin yleinen tuomioistuin ei ollut kuullut sen väitteitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä, se arvioi virheellisesti tätä näkökohtaa ja näin ollen kahden tavaramerkin välisen sekaannusvaaran olemassaoloa. Valituksenalainen tuomio on sen mukaan tästä syystä kumottava. Primartin mukaan riidanalaisen päätöksen olisi koettava sama kohtalo.
76. EUIPO puolestaan katsoo, että unionin yleisen tuomioistuimen oikeudellisesta virheestä huolimatta valituksenalainen tuomio on vahvistettava. Se ensinnäkin väittää, että todisteet, jotka Primart esitti unionin yleisessä tuomioistuimessa sanan ”prima” merkitystä koskevien väitteidensä tueksi, ovatko joko merkityksettömiä tai eivät täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, jolloin sen aikaisemman tavaramerkin heikkoa erottamiskykyä koskeva väite jää vaille tukea. EUIPO väittää toiseksi, että riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että sanan ”prima” väitetysti ylistävä merkitys espanjan kielessä kyseessä olevien tavaroiden osalta ei ollut yleisesti tunnettu tosiseikka eikä siten kuulu muutoksenhaun piiriin. EUIPO väittää kolmanneksi, että vaikka katsottaisiin, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky oli vain heikko, tämä ei vaikuta valituksenalaisessa tuomiossa esitettyyn päätelmään. Sekaannusvaara voi nimittäin olla olemassa silloinkin, kun aikaisemmilla tavaramerkeillä on heikko erottamiskyky.
2. Asian tarkastelu
77. Väitteet, jotka EUIPO on esittänyt valituksenalaisen tuomion vahvistamisen puolesta edellä todetusta oikeudellisesta virheestä huolimatta, eivät vakuuta.
78. Kuten edellä 60 kohdassa mainittiin, unionin tuomioistuin on johdonmukaisesti tähdentänyt, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on tekijä, joka on otettava huomioon kokonaisuutena tehtävässä arvioinnissa sen määrittämiseksi, onko kahden merkin välillä sekaannusvaara. Vaikka tämä tekijä ei ehkä aina tarjoa lopullista vastausta, sillä on selkeästi merkittävä painoarvo. Se, ettei kantaja voi riitauttaa unionin yleisessä tuomioistuimessa tätä tekijää koskevan EUIPO:n arvioinnin tiettyjä näkökohtia, ei suinkaan ole merkityksetöntä arvioinnin kannalta, kuten EUIPO vaikuttaa väittävän.
79. Kuten EUIPO väittää, on niin, että valituslautakunnan tästä seikasta esittämät toteamukset saatettaisiin viime kädessä hyväksyä, vaikka Primartin väitteitä pidettäisiin perusteltuina. Sekaannusvaara voi näet olla myös silloin, kun aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko.(37)
80. Tällä ei kuitenkaan ole merkitystä käsiteltävässä asiassa. Valituksen hylkäämiseen ei riitä pelkkä mahdollisuus, että nämä toteamukset voisivat olla edelleen päteviä. Valituksenalainen tuomio voitaisiin vahvistaa edellä todetusta oikeudellisesta virheestä huolimatta vain, jos tämän virheen osoitettaisiin olevan täysin merkityksetön asian lopputuloksen kannalta. Toisin sanoen virhe ei saisi vaikuttaa valituslautakunnan sekaannusvaaran olemassaolosta esittämiin toteamuksiin Primartin väitteen mahdollisesta paikkansapitävyydestä huolimatta.
81. Näin ei ole nyt käsiteltävässä asiassa. Tässä vaiheessa ei yksinkertaisesti tiedetä, pitävätkö Primartin väitteet paikkansa. Mikä tärkeämpää, ei myöskään tiedetä, olisiko valituslautakunnan sekaannusvaarasta esittämä päätelmä edelleen pätevä, jos Primartin väitteet pitäisivät paikkansa.
82. Prosessiekonomian periaate, joka edellyttää, että ratkaisua ei kumota tarpeettomasti jokseenkin liitännäisen seikan osalta, jos uudelleenkäsittelyn lopputulos olisi sama, on tietysti tärkeä. Sekaannusvaaran arviointia kokonaisuutena koskeva edellytys tekee kuitenkin mahdottomaksi soveltaa tätä periaatetta käsiteltävään asiaan. Arviointi on kuin eri ”ainesosien” (kuten aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn, vastakkain olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön vertailun perusteella, tavaroiden ja palvelujen, joita varten tavaramerkki on tarkoitettu, samankaltaisuuden ja niin edelleen) muodostama seos.(38) Kunkin tapauksen erityisolosuhteista riippuen yhden ainesosan muuttuminen voi vaikuttaa tai olla vaikuttamatta seoksen lopulliseen makuun.
83. On myös syytä korostaa, ettei kokonaisuutena tehtävä arviointi ole pelkkä ”rasti ruutuun” -toimenpide. Arvioinnin kannalta merkityksellisiä eri tekijöitä on arvioitava kokonaisuutena ja tarvittaessa punnittava keskenään. Tällainen kokonaisarviointi ei voi koostua siitä, että kutakin eri tekijöistä tarkastellaan erikseen, vaan on tarkasteltava niiden keskinäistä riippuvuutta.(39)
84. Käsiteltävässä asiassa ratkaisevaa on siten se, että jos aikaisemman tavaramerkin ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky on heikko (kuten Primart väittää) eikä keskimääräinen (kuten valituslautakunta totesi), sekaannusvaaran olemassaolosta esitetty päätelmä saattaa mahdollisesti olla erilainen.
85. Kuten unionin yleinen tuomioistuin on äskettäin todennut, riidanalainen päätös on virheellinen sekaannusvaaran arvioinnin osalta, jos valituslautakunta on aliarvioinut aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn.(40) Sama pätee luonnollisesti yhtä lailla toisin päinkin: aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn yliarvioiminen voi myös vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin. Kuten EUIPO itse toteaa ohjeissaan, toteamus, jonka mukaan tavaramerkin erottamiskyky on heikko tai hyvin heikko, on yleensä ”peruste, joka ei tue sekaannusvaaran olemassaoloa”.(41)
86. Yhteenvetona voidaan todeta, että tältä osin siis esitetään, että muutoksenhakutuomioistuin, jonka ei ole tarkoitus arvioida tosiseikkoja, pystyisi arvioimaan sekaannusvaaraa kokonaisuutena täysimääräisesti ja olennaisin osin tuorein silmin erillisestä seikasta tehdyn muutoksenhaun yhteydessä kuulematta asianosaisten näkemyksiä sekaannusvaarasta ja että se voisi näin tehdessään ennustaa tarkasti tämän arvioinnin lopputuloksen, jos se tehdään asianmukaisesti alemmanasteisessa tuomioistuimessa. Tämä näkemys muistuttaa vanhaa tšekkiläistä tarinaa sokean kellomestarin tarunomaisista taidoista.(42)
87. Tähän on lisättävä vielä kaksi näkökohtaa.
88. Ensinnäkään ei ole unionin tuomioistuimen asia arvioida todisteiden, jotka Primart on esittänyt unionin yleisessä tuomioistuimessa argumenttiensa tueksi, tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, merkityksellisyyttä ja todistusarvoa. Joka tapauksessa, kuten edellä 67 kohdassa mainittiin, aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn arviointi ei ole tekijä, joka edellyttää asianosaisten esittävän todisteita, ja EUIPO (ja laajemmin unionin yleinen tuomioistuin) voi siten arvioida sitä viran puolesta. EUIPO itsekin korosti tätä näkökohtaa selittäessään, miksi unionin yleinen tuomioistuin sovelsi sen mielestä väärin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa. Näin ollen ei ole suoraan ilmeistä, miksi tällaisten argumenttien pitäisi olla merkityksellisiä nyt tarkasteltavassa tapauksessa.
89. Toiseksi unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 91 kohdassa esittämät toteamukset eivät tee Primartin valitusperusteesta tehotonta.
90. Valituksenalaisen tuomion 91 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin toteaa, että väiteosastossa Primart väitti, että käsite ”prima” tarkoittaa espanjaksi ”bonusta” (maksua) tai (naispuolista) ”serkkua” ja että valituslautakunta hyväksyi viime kädessä nämä merkitykset riidanalaisessa päätöksessä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen, että koska aikaisempi tavaramerkki ei tarkoittanut mitään kyseessä olevien tavaroiden osalta, sen ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky oli keskimääräinen.
91. Vaikka ei ole täysin selvää, mitä unionin yleinen tuomioistuin tarkoitti näillä perusteluilla, vaikuttaa siltä, että olipa niiden merkitys mikä tahansa, unionin yleisen tuomioistuimen huomautukset eivät korjaa edellä todettua virhettä.
92. Kyseisen tuomion kohdan voitaisiin ehkä ymmärtää tarkoittavan sitä, että unionin yleinen tuomioistuin tutki toissijaisesti Primartin asiakysymyksestä esittämiä väitteitä ja totesi ne perusteettomiksi. Se siten vahvisti, mitä se piti sanan ”prima” oikeina (ja mahdollisesti ainoina) merkityksinä: bonus ja serkku.
93. Jos asia on näin, olen samaa mieltä EUIPO:n kanssa siitä, että kyseisessä valituksenalaisen tuomion osassa unionin yleinen tuomioistuin arvioi tosiseikkoja, joita ei lähtökohtaisesti voida valvoa muutoksenhakuvaiheessa. Jos tämä tulkinta on oikea, valituksenalaisesta tuomiosta puuttuvat kuitenkin riittävät perustelut tälle toteamukselle: miksi unionin yleinen tuomioistuin piti Primartin väitteitä perusteettomina? Perustelujen riittämättömyys on, kuten hyvin tiedetään, peruste, joka koskee oikeusjärjestyksen perusteita ja joka unionin tuomioistuinten on tutkittava viran puolesta.(43)
94. Sitä, että Primart hyväksyi EUIPO:ssa tietyt sanan ”prima” merkitykset, voidaan tuskin pitää kumoamattomana todisteena siitä, että ne ovat oikeat ja ainoat mahdolliset merkitykset. Primart esittää joka tapauksessa erilaisen väitteen. Primart ei ymmärtääkseni kiistä sanan ”prima” merkityksiä, joihin EUIPO on viitannut ja jotka unionin yleinen tuomioistuin on myöhemmin vahvistanut. Primart väittää, että kun otetaan huomioon sanan useat käyttötarkoitukset ja sen alkuperä (se on peräisin latinasta, johon nykyespanja pitkälti pohjautuu), merkityksellinen kohdeyleisö ymmärtää tämän sanan siten, että sillä on myös muita merkityksiä ja laajemmin ylistävä sivumerkitys.
95. Valituksenalaisessa tuomiossa ei esitetä mitään syitä sille, miksi nämä väitteet on hylättävä perusteettomina. Toisin kuin EUIPO, en näe, miten tämä Primartin väitteiden arviointi kävisi implisiittisesti ilmi tuomiosta. On tuskin tarpeen huomauttaa, että sanoilla voi olla useita merkityksiä. Ei myöskään voida automaattisesti olettaa, että merkityksellinen kohdeyleisö ymmärtää vain kyseisen jäsenvaltion (kyseisten jäsenvaltioiden) virallista kieltä.(44) Arvioitaessa tapaa, jolla merkityksellinen kohdeyleisö ymmärtää sanan, sanan alkuperä voi olla myös merkityksellinen.(45)
96. Joka tapauksessa, kun on katsottu, ettei Primartin tarvinnut esittää kyseistä argumenttia hallintomenettelyssä ja että se saattoi esittää sen ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, sillä, mitä Primart totesi tai ei todennut asiasta EUIPO:ssa, on vain vähän merkitystä.
97. Näin ollen on katsottava, että se, ettei unionin yleinen tuomioistuin tarkastellut, onko sanalla ”prima” lisämerkityksiä (jo mainittujen lisäksi) ja ylistävä sivumerkitys ja, jos on, vaikuttaako tämä aikaisemman tavaramerkin omaisuuksiin perustuvaan erottamiskykyyn, merkitsee virhettä, joka väistämättä edellyttää asian arvioimista uudelleen. Aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuvasta erottamiskyvystä esitettyjen argumenttien sisältöä on tarkasteltava, ja tarvittaessa on arvioitava uudelleen kyseisten kahden merkin välisen sekaannusvaaran olemassaoloa.
98. Näin ollen perussäännön 61 artiklan mukaisesti asia on palautettava unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Primartin argumenttien arviointi edellyttää nimittäin uusien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen sekä todisteiden tutkimista. Se, voiko unionin yleinen tuomioistuin tehdä tämän arvioinnin vai olisiko asia itse asiassa palautettava valituslautakuntaan, on asia, joka unionin yleisen tuomioistuimen on ratkaistava ottaen huomioon kummankin asianosaisen asiakysymyksestä esittämät väitteet. Vasta tämän arvioinnin jälkeen unionin yleinen tuomioistuin voi päätellä, olisiko riidanalainen päätös vahvistettava vai ei. Tästä syystä Primartin vaatimus, jonka mukaan myös riidanalainen päätös on kumottava, olisi hylättävä käsiteltävän valituksen yhteydessä.
V Ratkaisuehdotus
99. Ehdotan näin ollen, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:
– 12.9.2018 annettu tuomio Primart v. EUIPO – Bolton Cile España (PRIMART Marek Łukasiewicz) (T-584/17, ei julkaistu, EU:T:2018:530) kumotaan
– asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen ja
– oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.