ARREST VAN HET HOF (Zesde kamer)

21 november 2002 (1)

„Richtlijn 89/104/EEG - Artikel 5, lid 5 - Bepalingen betreffende bescherming tegen gebruik van teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten - Omvang van deze bescherming - Tekens die overeenstemmen met merk”

In zaak C-23/01,

betreffende een verzoek aan het Hof krachtens artikel 234 EG van het Hof van Beroep te Brussel (België), in het aldaar aanhangige geding tussen

Robelco NV

en

Robeco Groep NV,

om een prejudiciële beslissing over de uitlegging van artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1),

wijst

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

samengesteld als volgt: R. Schintgen, president van de Tweede kamer, waarnemend voor de president van de Zesde kamer, V. Skouris, F. Macken (rapporteur), N. Colneric en J. N. Cunha Rodrigues, rechters,

advocaat-generaal: D. Ruiz-Jarabo Colomer,

griffier: L. Hewlett, hoofdadministrateur,

gelet op de schriftelijke opmerkingen ingediend door:

-    Robelco NV, vertegenwoordigd door J. Stuyck, advocaat,

-    Robeco Groep NV, vertegenwoordigd door P. Péters, advocaat,

-    de Nederlandse regering, vertegenwoordigd door H. G. Sevenster als gemachtigde,

-    de Commissie van de Europese Gemeenschappen, vertegenwoordigd door K. Banks en H. M. H. Speyart als gemachtigden,

gezien het rapport ter terechtzitting,

gehoord de mondelinge opmerkingen van Robelco NV, Robeco Groep NV en de Commissie ter terechtzitting van 5 maart 2002,

gehoord de conclusie van de advocaat-generaal ter terechtzitting van 21 maart 2002,

het navolgende

Arrest

1.

    Bij arrest van 15 januari 2001, binnengekomen bij het Hof op 22 januari daaraanvolgend, heeft het Hof van Beroep te Brussel krachtens artikel 234 EG twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: „richtlijn”).

2.

    Deze vragen zijn gerezen naar aanleiding van een geding tussen Robelco NV en Robeco Groep NV, waarin Robeco Groep verzocht Robelco verbod op te leggen om gebruik te maken van de naam Robelco, met name als handelsnaam en maatschappelijke benaming, of van enig ander met Robeco overeenstemmend teken.

Het rechtskader

De communautaire wettelijke regeling

3.

    De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.

4.

    Blijkens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen van de lidstaten.

5.

    Artikel 5 van de richtlijn, dat hoofdzakelijk de omvang van de door het merkrecht verleende bescherming vastlegt, bepaalt in de leden 1, 2 en 5:

„1.    Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:

a)    wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;

b)    dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.

2.    Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economisch verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

[...]

5.    De leden 1 tot en met 4 laten onverlet bepalingen in een lidstaat, betreffende bescherming tegen het gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

De Eenvormige Beneluxwet op de merken

6.

    De Eenvormige Beneluxwet op de merken (hierna: „BMW”) regelt sinds 1971 dit rechtsgebied in de drie Beneluxlanden.

7.

    Artikel 13, A, leden 1 en 2, BMW bepaalde in zijn tot 31 december 1995 geldende versie:

„Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

1.    elk gebruik, dat van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren, waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren;

2.    elk ander gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van het merk of van een overeenstemmend teken wordt gemaakt onder zodanige omstandigheden dat aan de houder van het merk schade kan worden toegebracht.”

8.

    De BMW is per 1 januari 1996 gewijzigd bij het protocol van 2 december 1992, dat hoofdzakelijk de uitvoering van de richtlijn tot doel had.

9.

    Artikel 5 van de richtlijn is omgezet in artikel 13, A, lid 1, BMW, dat sindsdien bepaalt:

„Onverminderd de toepassing van het gemene recht betreffende de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan de merkhouder zich op grond van zijn uitsluitend recht verzetten tegen:

a)    elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven;

b)    elk gebruik, dat in het economisch verkeer van het merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven of voor soortgelijke waren, indien daardoor de mogelijkheid bestaat dat bij het publiek een associatie wordt gewekt tussen het teken en het merk;

c)    elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een binnen het Beneluxgebied bekend merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt voor waren, die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk;

d)    elk gebruik, dat zonder geldige reden in het economisch verkeer van een merk of een overeenstemmend teken wordt gemaakt anders dan ter onderscheiding van waren, indien door dat gebruik ongerechtvaardigd voordeel kan worden getrokken uit of afbreuk kan worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.”

Het hoofdgeding en de prejudiciële vragen

10.

    Robeco Groep NV is een in 1929 opgerichte Nederlandse groep die financiële producten en diensten op de markt brengt. Zij is hoofdzakelijk actief als vermogensbeheerder. Zij beheert momenteel een vermogen van meer dan 180 miljard NLG, heeft ongeveer 770 000 klanten en stelt circa 1 500 personen tewerk. De benaming Robeco, die voortkomt uit de samentrekking van de termen „Rotterdams Beleggings Consortium”, wordt sinds 1959 gebruikt.

11.

    Op 21 mei 1987 is het woord „Robeco” bij het Benelux-Merkenbureau als woord- en beeldmerk ingeschreven, net als verschillende andere seriemerken (waaronder Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco). Op één uitzondering na (Rodamco) zijn deze merken ingeschreven voor de diensten van klasse 36 (financiële en monetaire zaken, diensten met betrekking tot sparen en beleggen daaronder begrepen) in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd.

12.

    Robelco NV is een Belgische vennootschap die op 20 november 1996 door twee investeringsvennootschappen werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 6 miljoen BEF. Deze vennootschap is voornamelijk actief in de provincie Vlaams-Brabant als projectontwikkelaar (onder meer verwerven, vervreemden, ruilen, verhuren, verstrekken van leningen en financieren van vastgoedprojecten), inzonderheid in de sector van bedrijvenparken en projecten op maat. Zij heeft sinds haar oprichting een aanzienlijke groei gekend.

13.

    Op 2 juni 1999 heeft Robeco Groep NV Robelco NV gedagvaard voor de Rechtbank van Koophandel te Brussel (België) teneinde haar verbod te doen opleggen om gebruik te maken van de naam Robelco of van enig ander met Robeco overeenstemmend teken als maatschappelijke benaming en handelsnaam, op straffe van een dwangsom van 100 000 BEF per dag vertraging. Robeco Groep NV voerde met name schending van artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW aan. Op 9 februari 2000 heeft deze rechtbank de vordering toegewezen en Robelco NV verbod opgelegd om haar handelsnaam en enig ander met Robeco overeenstemmend teken verder te gebruiken.

14.

    Op 21 maart 2000 heeft Robelco NV tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel. Primair vorderde appellante afwijzing van de vordering ten gronde, omdat Robeco Groep NV in feite bescherming van haar merk overeenkomstig artikel 13, A, lid 1, sub b, van de gewijzigde BMW nastreefde. Subsidiair betoogde zij dat geen schending van artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW noch schade aan de handelsnaam was aangetoond.

15.

    De verwijzende rechter heeft om te beginnen vastgesteld dat het recht van Robeco Groep NV op haar handelsnaam geenszins was geschonden. Verder heeft hij opgemerkt dat de twee namen, Robelco en Robeco, weliswaar duidelijk visuele gelijkenissen vertonen, maar auditief niet als overeenstemmend in de zin van artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW kunnen worden beschouwd. Bovendien heeft hij vastgesteld dat de activiteiten en de geografische markten van de twee vennootschappen verschillend zijn.

16.

    Ten slotte heeft de verwijzende rechter opgemerkt dat artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW lijkt af te wijken van artikel 5, lid 5, van de richtlijn. Anders dan deze laatste bepaling heeft artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW eveneens betrekking op het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken. In de veronderstelling dat de gewijzigde BMW verenigbaar is met deze bepaling van de richtlijn, heeft de verwijzende rechter zich afgevraagd of verwarringsgevaar en overeenstemming een rol spelen bij de toepassing van artikel 5, lid 5, van de richtlijn.

17.

    In deze omstandigheden heeft het Hof van Beroep te Brussel de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:

„1)    Dient artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus te worden begrepen dat de aldaar bedoelde mogelijkheid tot bescherming door een lidstaat alleen kan worden verleend tegen het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk of kan zij in dat geval ook worden verleend tegen het gebruik van een met het merk overeenstemmend teken?

2)    Indien die bescherming ook kan worden verleend tegen een met het merk overeenstemmend teken, vereist de inbreukmakende overeenstemming in de zin van bedoeld artikel dan dat hierdoor verwarring kan ontstaan, of volstaat associatierisico, aldus begrepen dat bij wie met het merk en het teken wordt geconfronteerd het éne het andere oproept zonder dat hieruit verwarring voortvloeit, of dient hierbij zelfs geen associatierisico voorhanden te zijn?”

De eerste vraag

18.

    Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen, of artikel 5, lid 5, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een lidstaat een merk alleen dient te beschermen tegen het gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, van een teken dat gelijk is aan dit merk, of ook tegen een dergelijk gebruik van een met dit merk overeenstemmend teken.

Bij het Hof ingediende opmerkingen

19.

    Volgens Robelco NV heeft artikel 5, lid 5, van de richtlijn tot doel, de invoering van een niet-merkenrechtelijke bescherming toe te laten. De Beneluxlanden hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om te voorzien in een ruimere bescherming dan de minimale bescherming die volgens de richtlijn op dwingende wijze moet worden geboden.

20.

    Robelco NV betoogt dat uit de tekst van artikel 5, lid 5, van de richtlijn, dat betrekking heeft op de omvang van de bescherming die de lidstaten aan een merk mogen verlenen, niet kan worden afgeleid of deze bescherming beperkt is tot het gebruik van een identiek teken, dan wel zich uitstrekt tot het gebruik van een overeenstemmend teken. Zij is evenwel van mening dat de uitdrukkingen „een teken” en „dat teken” in deze bepaling dienen te worden begrepen als een verwijzing naar een identiek teken.

21.

    Indien deze bepaling van de richtlijn toestaat, bescherming te bieden tegen gebruik van een met het merk overeenstemmend teken, zou volgens Robelco NV aan niet-bekende merken een even ruime bescherming worden verleend bij gebruik, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, als de bescherming die ingevolge artikel 5, lid 2, van de richtlijn aan bekende merken kan worden verleend.

22.

    Robeco Groep NV voert aan dat artikel 5, leden 1 en 2, van de richtlijn betrekking heeft op aan het merk gelijke tekens en met het merk overeenstemmende tekens, terwijl artikel 5, lid 5, van de richtlijn de betekenis van het woord „teken” niet uitdrukkelijk nader bepaalt. Volgens Robeco Groep NV is het evenwel duidelijk dat het woord „teken” niet uitsluitend mag worden geïnterpreteerd als een aan het merk gelijk teken, daar de richtlijn niet uitdrukkelijk de mogelijkheid van bescherming tegen een overeenstemmend teken heeft uitgesloten.

23.

    Dienaangaande is Robeco Groep NV van oordeel dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn verwijst naar het recht van de lidstaten, zodat het antwoord moet worden gevonden in de gewijzigde BMW en niet in de richtlijn. Aangezien artikel 13, A, lid 1, sub d, van de gewijzigde BMW het merk geen ruimere bescherming biedt dan de overeenkomstige bepaling van de BMW in haar oorspronkelijke versie, reikt dit artikel niet verder dan hetgeen artikel 5, lid 5, van de richtlijn als mogelijkheid biedt.

24.

    De Nederlandse regering is van mening dat, gelet op de omstandigheden waarin over de richtlijn werd onderhandeld en de stand van de merkenrechtelijke bescherming in de Beneluxlanden vóór de uitvoering van de richtlijn, artikel 5, lid 5, van de richtlijn ruim moet worden uitgelegd, in die zin dat dit artikel zowel van toepassing is op identieke tekens als op overeenstemmende tekens.

25.

    De Commissie betoogt dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn niet als doel heeft, een bepaalde vorm van bescherming te bieden of in geharmoniseerd verband als optie toe te staan, maar deze kortweg van de harmonisatie van de merkenbescherming beoogt uit te sluiten. Blijkens de wordingsgeschiedenis van de richtlijn heeft deze bepaling tot doel, de kwestie van de in de oorspronkelijke versie van de BMW geboden bescherming van het merk tegen gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, uit te sluiten van de werkingssfeer van de richtlijn. Ook kan artikel 5, lid 5, van de richtlijn niet dienen als bron voor richtlijnconforme uitlegging van een bepaling van intern recht, aangezien in geval van uitsluiting van een specifiek gebied uit het communautaire kader, met betrekking tot dat gebied geen omzettingsplicht en evenmin een plicht tot conforme uitlegging bestaat.

26.

    Subsidiair stelt de Commissie dat uit artikel 5, lid 5, van de richtlijn niet blijkt dat voor een inbreuk op de in dit artikel beschreven bescherming is vereist dat het in geding zijnde teken overeenstemt met het ingeschreven merk. Wil er sprake zijn van een dergelijke inbreuk, zal er een verband tussen merk en teken moeten bestaan, maar uit de tekst van de richtlijn vloeit niet voort dat er daarbij sprake moet zijn van overeenstemming, verwarringsgevaar of associatiegevaar.

Beoordeling door het Hof

27.

    Zoals de Commissie terecht heeft opgemerkt, blijkt uit de bewoordingen van artikel 5 van de richtlijn dat deze bepaling de omvang van de binnen de Gemeenschap te verlenen merkenbescherming beoogt te harmoniseren.

28.

    Artikel 5, lid 1, van de richtlijn, dat de inhoud van het uitsluitende recht op een merk vastlegt, verbiedt sub a het gebruik van een identiek teken voor dezelfde waren of diensten en sub b het gebruik van een identiek of overeenstemmend teken voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie.

29.

    Artikel 5, lid 2, van de richtlijn bepaalt dat een lidstaat deze bescherming mag uitbreiden door het gebruik te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een in deze lidstaat bekend merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk is ingeschreven, wanneer door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

30.

    Daarentegen blijkt uit de bewoordingen van artikel 5, lid 5, van de richtlijn dat de in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel gerealiseerde harmonisatie onverlet laat de nationale bepalingen betreffende bescherming van een teken tegen gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, indien door dit gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

31.

    Bijgevolg valt de verder gaande bescherming van het onderscheidend vermogen of de reputatie van een merk tegen bepaalde vormen van gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten niet onder de communautaire harmonisatie.

32.

    Deze conclusie wordt bevestigd door de derde overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt verklaard dat „het thans niet nodig lijkt de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen en dat het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt”, alsmede door de zesde overweging van de considerans, volgens welke „deze richtlijn de toepassing van andere rechtsregels van de lidstaten op merken, zoals die betreffende oneerlijke mededinging, wettelijke aansprakelijkheid of bescherming van de consument, niet uitsluit”.

33.

    Er zij aan herinnerd dat de richtlijn, volgens de eerste overweging van de considerans tot doel heeft, de merkenwetgevingen van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren. Volgens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn evenwel geen volledige aanpassing van deze wetgevingen.

34.

    Wanneer het teken, zoals in het hoofdgeding, niet wordt gebruikt ter onderscheiding van waren of diensten, dient derhalve te worden gekeken naar de rechtsordes van de lidstaten teneinde te bepalen welke de omvang en, in voorkomend geval, de inhoud is van de bescherming die wordt verleend aan merkhouders die menen schade te lijden door gebruik van dit teken als handelsnaam of als maatschappelijke benaming.

35.

    Op dit gebied kunnen lidstaten regelgeving achterwege laten of onder door hen vastgestelde voorwaarden eisen dat het teken gelijk is aan het merk, ermee overeenstemt of dat er een ander verband bestaat.

36.

    Derhalve moet op de eerste vraag worden geantwoord, dat artikel 5, lid 5, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

De tweede vraag

37.

    Gelet op het antwoord op de eerste vraag, behoeft de tweede vraag niet te worden beantwoord.

Kosten

38.

    De kosten door de Nederlandse regering en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.

HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer),

uitspraak doende op de door het Hof van Beroep te Brussel bij arrest van 15 januari 2001 gestelde vragen, verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 5, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat een lidstaat, indien hij dit wil, onder de door hem vastgestelde voorwaarden een merk mag beschermen tegen het gebruik van een teken, anders dan ter onderscheiding van waren of diensten, wanneer door het gebruik van dit teken zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Schintgen Skouris Macken Colneric Cunha Rodrigues

Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 21 november 2002.

De griffier

De president van de Zesde kamer

R. Grass

J.-P. Puissochet

1: Procestaal: Nederlands.