En el transcurso de la apelación, la Court of Appeal decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1) ¿Existe alguna clase de marcas cuyo registro no esté excluido por el artículo 3, apartado 1, letras b) a d), y apartado 3, de la Directiva del Consejo 89/104/CEE (en lo sucesivo, Directiva), cuya inscripción, no obstante, esté prohibida por el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva (por no ser apta para distinguir los productos del titular de los de otras empresas)?
2) La forma (o parte de la forma) de un producto (respecto del cual el signo ha sido registrado), ¿sólo es apta para distinguir, a los efectos del artículo 2, si contiene alguna adición arbitraria (como un adorno que no tenga ningún propósito funcional)?
3) Cuando un operador ha sido el único en suministrar al mercado determinados productos, ¿el uso prolongado de un signo, que consiste en una forma (o parte de la forma) de dichos productos y que no incluye ninguna adición arbitraria, es suficiente para otorgar al signo un carácter distintivo a los efectos del artículo 3, apartado 3, en circunstancias en las que, como resultado de dicho uso, una parte sustancial de los comerciantes y del público
i) asocia la forma con dicho operador y con ninguna otra empresa;
ii) cree que, salvo indicación contraria, los productos de esa forma provienen de ese operador?
4) i) ¿Puede evitarse la exclusión que resulta de los términos los signos constituidos exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, recogidos en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo inciso, probando que existen otras formas capaces de obtener el mismo resultado técnico?, o
ii) ¿no puede registrarse una forma en virtud de esa disposición si se demuestra que sus características esenciales sólo son atribuibles a un resultado técnico?, o
iii) ¿resulta adecuado otro criterio para determinar si se aplica la exclusión y, en ese caso, cuál?
5) El artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva se aplica a las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, [...] del producto o de la prestación del servicio. El artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva se aplica al uso por parte de terceros de «indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino [...] del producto o de la prestación del servicio». Por tanto, el término exclusivamente, ¿aparece recogido en el artículo 3, apartado 1, letra c), pero se omite en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva? En una interpretación correcta de la Directiva, ¿significa esta omisión que, aun cuando se registra válidamente un derecho de marca que consiste en la forma de unos bienes, no habrá usurpación, con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra b), siempre que
i) ese uso de la forma de los productos es y se consideraría un indicio de la especie de los productos o de su destino y
ii) una proporción sustancial de los comerciantes y del público cree que los productos de dicha forma provienen del titular de la marca, salvo indicación contraria?
6) El derecho exclusivo otorgado por el artículo 5, apartado 1, ¿faculta al titular para prohibir a cualquier tercero el uso de cualquier signo idéntico o similar a la marca en circunstancias en las que dicho uso no indica un origen o se limita a prohibir únicamente aquel uso que indique, en todo o en parte, el origen?
7) El uso de una forma de productos que supuestamente viola el derecho de marca, que es y sería considerado un indicio de la especie de los bienes o de su destino, ¿indica, no obstante, el origen si una parte sustancial de los comerciantes y del público cree que los productos de dicha forma proceden del titular de la marca, salvo indicación contraria?»
Examen de las cuestiones prejudiciales
Delimitación del objeto del litigio principal