WYROK SĄDU (szósta izba)
z dnia 27 marca 2019 r.(*)
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Graficzny unijny znak towarowy Formata – Wcześniejszy graficzny międzynarodowy znak towarowy Formata – Względna podstawa unieważnienia – Artykuł 60 ust. 1 lit. a) i art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Zasada 37 rozporządzenia (WE) nr 2868/95 [obecnie art. 12 rozporządzenia delegowanego (UE) 2018/625] – Przesłanki dotyczące przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego – Zasada 19 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 7 rozporządzenia delegowanego 2018/625) – Uzasadnione oczekiwania – Zwrot kosztów zastępstwa procesowego – Artykuł 109 rozporządzenia 2017/1001 i zasada 94 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 109 rozporządzenia 2017/1001)
W sprawie T‑265/18
Ilona Biernacka-Hoba, zamieszkała w Aleksandrowie Łódzkim (Polska), reprezentowana przez R. Rumpela, adwokata,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), reprezentowanemu przez D. Walicką, działającą w charakterze pełnomocnika,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO była
Formata Bogusław Hoba, z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim,
mającej za przedmiot skargę na decyzję Czwartej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 13 lutego 2018 r. (sprawa R 2032/2017‑4) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między I. Biernacką-Hobą a Formata Bogusław Hoba,
SĄD (szósta izba),
w składzie: G. Berardis, prezes, S. Papasavvas i O. Spineanu-Matei (sprawozdawca), sędziowie,
sekretarz: E. Coulon,
po zapoznaniu się ze skargą złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 27 kwietnia 2018 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę złożoną w sekretariacie Sądu w dniu 2 sierpnia 2018 r.,
uwzględniwszy, że w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia stron o zakończeniu pisemnego etapu postępowania nie wpłynął wniosek stron o wyznaczenie rozprawy, i postanowiwszy, na podstawie art. 106 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem, orzec w przedmiocie skargi bez przeprowadzenia ustnego etapu postępowania,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
1 W dniu 30 stycznia 2013 r. przedsiębiorstwo Formata Bogusław Hoba dokonało w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2009, L 78, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (Dz.U. 2017, L 154, s. 1).
2 Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest przedstawione poniżej oznaczenie graficzne w kolorze:
3 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą, po ograniczeniu ich wykazu w toku postępowania przed EUIPO, do klasy 25 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają następującemu opisowi: „skarpety do kostek; rajstopy; pończochy; podkolanówki”.
4 Zgłoszenie znaku zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 56/2013 z dnia 21 marca 2013 r., a w dniu 27 marca 2014 r. znak towarowy został zarejestrowany pod numerem11529427 dla towarów wskazanych w pkt 3 powyżej.
5 W dniu 11 lipca 2014 r. skarżąca, Ilona Biernacka-Hoba, złożyła wniosek o unieważnienie prawa do tego zarejestrowanego znaku w odniesieniu do wszystkich towarów wymienionych w pkt 3 powyżej. W uzasadnieniu tego wniosku, po pierwsze, powołano się na bezwzględną podstawę unieważnienia określoną w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 59 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001] w związku z tym, że zgłaszający działał w złej wierze w momencie dokonywania zgłoszenia spornego znaku towarowego. Po drugie, skarżąca podniosła względną podstawę unieważnienia, o której mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] w związku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 2017/1001], opartą na istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do wcześniejszego znaku towarowego.
6 Odnosząc się do względnej podstawy unieważnienia, o której mowa w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 2 lit. c) wspomnianego rozporządzenia, skarżąca powołała się w szczególności na wcześniejszą rejestrację międzynarodową graficznego znaku towarowego nr 825663, wskazującą między innymi Słowację, dokonaną w dniu 10 maja 2004 r. dla towarów należących do klasy 25 i odpowiadających następującemu opisowi: „ubrania, skarpetki, pończochy, rajstopy”. We wniosku o unieważnienie prawa do znaku wcześniejszy znak towarowy został odtworzony w kolorze w sposób następujący:
7 W dniu 12 listopada 2014 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o unieważnienie prawa do znaku w całości, wskazując zasadniczo w uzasadnieniu, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu poświadczającego spełnienie przesłanek zastosowania bezwzględnej i względnej podstawy unieważnienia, na które się powoływała.
8 W dniu 12 stycznia 2015 r., działając na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001), skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień. W załączeniu do odwołania widniała kopia wydanego przez Światową Organizację Własności Intelektualnej w dniu 29 maja 2014 r. świadectwa przedłużenia rejestracji wcześniejszego znaku towarowego. Kolorami wskazanymi w kopii świadectwa w charakterze kolorów zastrzeżonych dla wcześniejszego znaku towarowego były: „niebieski, czarny, żółty i biały”. Jednakże w rubryce „Przedstawienie znaku towarowego w kolorze” wcześniejszy znak towarowy został odtworzony w kolorach czarnym i białym.
9 Decyzją z dnia 4 listopada 2015 r. (zwaną dalej „decyzją z dnia 4 listopada 2015 r.”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie i obciążyła skarżącą kosztami poniesionymi przez drugą stronę w postępowaniu przed EUIPO. W szczególności Izba Odwoławcza stwierdziła, po pierwsze, że bezwzględna podstawa unieważnienia, o której mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, nie znajdowała zastosowania w niniejszym przypadku, ponieważ nie przedstawiono jakiegokolwiek dowodu na istnienie złej wiary po stronie właściciela spornego znaku towarowego, a po drugie, że odwołanie – w zakresie, w jakim opierało się na względnej podstawie unieważnienia określonej w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 8 ust. 2 lit. c) wspomnianego rozporządzenia – było niedopuszczalne, gdyż skarżąca nie jest właścicielem wcześniejszego znaku towarowego, zważywszy, że jest on zarejestrowany na rzecz osoby prawnej.
10 W dniu 25 stycznia 2016 r. skarżąca wniosła do Sądu, na podstawie art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 rozporządzenia 2017/1001), skargę na decyzję z dnia 4 listopada 2015 r.
11 Wyrokiem z dnia 8 marca 2017 r., Biernacka-Hoba/EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata) (T‑23/16, niepublikowanym, EU:T:2017:149) Sąd w pierwszym rzędzie stwierdził częściową nieważność decyzji z dnia 4 listopada 2015 r. – w zakresie dotyczącym oddalenia w niej żądania unieważnienia prawa do znaku opartego na względnej podstawie odmowy rejestracji określonej w art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009. W szczególności Sąd uznał, że Izba Odwoławcza naruszyła z jednej strony art. 56 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 63 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001], który, odsyłając do art. 41 ust. 1 tego rozporządzenia (obecnie art. 46 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001), przewiduje, że wniosek o unieważnienie może zostać złożony przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia, jak również przez licencjobiorców upoważnionych przez właścicieli takiego znaku towarowego, a z drugiej strony zasadę 39 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1995, L 303, s. 1) [obecnie art. 15 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/625 z dnia 5 marca 2018 r. uzupełniającego rozporządzenie 2017/1001 oraz uchylającego rozporządzenie delegowane (UE) 2017/1430 (Dz.U. 2018, L 104, s. 1)]. Izba Odwoławcza stwierdziła bowiem, że wcześniejszy znak towarowy nie został zgłoszony na rzecz skarżącej, bez wezwania jej do przedstawienia dodatkowych uwag lub dowodów na poparcie jej twierdzenia, zgodnie z którym w rzeczywistości skarżąca była właścicielem wcześniejszego znaku towarowego.
12 Sąd przekazał następnie sprawę Izbie Odwoławczej celem rozpoznania przesłanek zastosowania w art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Na koniec Sąd potwierdził prawidłowość decyzji z dnia 4 listopada 2015 r. w odniesieniu do bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji, o której mowa w art. 52 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, i braku jakichkolwiek dowodów na okoliczność istnienia złej wiary po stronie właściciela spornego znaku towarowego. Ponadto Sąd stwierdził, że nie było potrzeby orzekać w przedmiocie zarzutu skarżącej dotyczącego zawartego w decyzji z dnia 4 listopada 2015 r. rozstrzygnięcia w przedmiocie obciążenia kosztami i ich wysokości, ponieważ ze względów przedstawionych pokrótce w pkt 11 powyżej stwierdzono również nieważność rozstrzygnięcia w przedmiocie kosztów.
13 Decyzją z dnia 13 lutego 2018 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie i zasądziła od skarżącej zapłatę kwoty 1000 EUR tytułem kosztów poniesionych przez drugą stronę w postępowaniu przed EUIPO. W szczególności, nie wypowiadając się w przedmiocie uwag dotyczących własności wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza stwierdziła, że skarżąca nie dowiodła istnienia, ważności i zakresu ochrony tego znaku. Jedyny dokument, który został w tym celu przedstawiony przez skarżącą, czyli kopia świadectwa przedłużenia rejestracji, zawierał bowiem przedstawienie znaku w kolorach czarnym i białym, a zatem nie odzwierciedlał kolorów, które zostały jednak wskazane jako kolory zastrzeżone dla tego znaku. W świetle wspomnianych ustaleń Izba Odwoławcza oddaliła jako bezzasadny wniosek o unieważnienie prawa do znaku w zakresie, w jakim był on oparty na względnej podstawie odmowy rejestracji określonej w art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia. Oddaliła ona również ten wniosek w zakresie, w jakim powołano się w nim na art. 8 ust. 2 lit. c) rozporządzenia 2017/1001, ponieważ nie podniesiono twierdzeń i nie przedstawiono dowodów wykazujących, że wcześniejszy znak towarowy jest powszechnie znany w rozumieniu art. 6 bis Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r., ze zmianami.
Żądania stron
14 Skarżąca wnosi w istocie do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim oddalono w niej wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego;
– zmianę zaskarżonej decyzji poprzez unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego;
– zmianę zaskarżonej decyzji w części dotyczącej kosztów;
– obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
15 EUIPO wnosi do Sądu o:
– oddalenie skargi w całości;
– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
16 Skarżąca podnosi w istocie dwa zarzuty, dotyczące, po pierwsze, błędu w ocenie, jakiego miała dopuścić się Izba Odwoławcza, ponieważ błędnie stwierdziła brak wystarczających dowodów na okoliczność istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego, a po drugie, domniemanego naruszenia art. 109 rozporządzenia 2017/1001 i zasady 94 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 109 rozporządzenia 2017/1001) w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza błędnie zobowiązała skarżącą do zapłaty kwoty 1000 EUR tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez właściciela spornego znaku towarowego, mimo że ten ostatni nie uczestniczył w postępowaniu.
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego błędu w ocenie, jakiego miała dopuścić się Izba Odwoławcza, ponieważ błędnie stwierdziła brak wystarczających dowodów na okoliczność istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego
17 Zarzut ten dzieli się na dwie części, z których pierwsza dotyczy podnoszonego naruszenia przepisów znajdujących zastosowanie w odniesieniu do postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, czyli zasad 37–41 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 12–20 rozporządzenia delegowanego 2018/625), jak również zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań, druga zaś – błędu popełnionego przez Izbę Odwoławczą przy dokonywaniu oceny dowodu na okoliczność zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego.
W przedmiocie pierwszej części zarzutu pierwszego, dotyczącej naruszenia przepisów znajdujących zastosowanie w odniesieniu do postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, czyli zasad 37–41 rozporządzenia nr 2868/95, jak również zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań
18 W pierwszej części zarzutu pierwszego skarżąca krytykuje w istocie nadmiernie formalistyczne podejście Izby Odwoławczej, które doprowadziło do oddalenia wniosku o unieważnienie prawa do znaku.
19 EUIPO nie zgadza się z argumentami skarżącej.
20 W pierwszej kolejności skarżąca podnosi, że w zakresie, w jakim przedstawienie w kolorze dowodów na poparcie wniosku o unieważnienie prawa do znaku nie jest wyraźnie wymagane przez przepisy znajdujące zastosowanie do postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, Izba Odwoławcza błędnie oddaliła wniosek o unieważnienie jedynie na tej podstawie, że nie załączono do niego kopii urzędowego dokumentu poświadczającego rejestrację zawierającej odtworzenie wcześniejszego znaku towarowego w kolorze.
21 Aby ustosunkować się do tego zarzutu szczegółowego, należy przypomnieć przepisy regulujące postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku i ocenić, czy Izba Odwoławcza zastosowała je w sposób prawidłowy.
22 Co się tyczy przesłanki dopuszczalności wniosku o unieważnienie prawa do znaku, Izba Odwoławcza prawidłowo zastosowała zasadę 37 lit. b) ppkt (ii) i (iv) rozporządzenia nr 2868/95, która przewiduje, że taki wniosek powinien zawierać dane szczegółowe prawa, na którym jest oparty, oraz, gdzie konieczne, dane szczegółowe wskazujące, że wnioskodawca jest uprawniony do powoływania się na wcześniejsze prawo jako podstawę unieważnienia, jak również wskazanie stanu faktycznego, dowodów i argumentów przedstawionych na poparcie wniosku.
23 Co się tyczy przesłanek wymaganych do tego, by wniosek o unieważnienie prawa do znaku mógł zostać uznany za zasadny, Izba Odwoławcza zastosowała w drodze analogii zasadę 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95 [obecnie art. 7 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia delegowanego 2018/625], mającą zastosowanie w postępowaniach w sprawie sprzeciwu, która w odniesieniu do dowodu na istnienie, ważność oraz zakres ochrony wcześniejszego zarejestrowanego znaku towarowego, który nie jest unijnym znakiem towarowym, wymaga przedstawienia dowodu jego rejestracji w formie kopii świadectwa rejestracji oraz, w odpowiednim przypadku, najnowszego świadectwa przedłużenia rejestracji lub innego równoważnego dokumentu wystawionego przez urząd, w którym dokonano zgłoszenia znaku.
24 Ponadto Izba Odwoławcza, stwierdzając, że obowiązek dowiedzenia istnienia wcześniejszego znaku towarowego obejmuje obowiązek przedstawienia oficjalnego przedstawienia tego znaku w jego zarejestrowanej postaci, co oznacza, że w sytuacji gdy wcześniejszy znak towarowy ma zastrzeżone kolory, należy załączyć jego przedstawienie w kolorze, oparła się w sposób dorozumiany, lecz bezsporny, na zasadzie 15 ust. 2 lit. e) rozporządzenia nr 2868/95 [obecnie art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia delegowanego 2018/625], również odnoszącego się do postępowań w sprawie sprzeciwu.
25 Należy zaś zaznaczyć, że tak jak w przypadku względnych podstaw odmowy rejestracji w postępowaniu w sprawie sprzeciwu, względne podstawy unieważnienia są badane przez EUIPO jedynie na wniosek właściciela danego wcześniejszego znaku towarowego. W konsekwencji postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku dotyczące względnej podstawy unieważnienia opiera się generalnie na tych samych zasadach co postępowanie w sprawie sprzeciwu [zob. podobnie wyrok z dnia 28 września 2016 r., European Food/EUIPO – Société des produits Nestlé (FITNESS), T‑476/15, EU:T:2016:568, pkt 63 i przytoczone tam orzecznictwo].
26 Tak więc w zakresie, w jakim postępowanie w sprawie unieważnienia, które stanowi przedmiot niniejszej sprawy, dotyczy badania względnej podstawy odmowy rejestracji określonej w art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia, Izba Odwoławcza słusznie zastosowała w drodze analogii zasadę 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95, odnoszącą się do postępowania w sprawie sprzeciwu, potwierdzoną przez zasadę 15 ust. 2 lit. e) tego rozporządzenia, w odniesieniu do przesłanek wymaganych do tego, by wniosek o unieważnienie prawa do znaku mógł zostać uznany za zasadny. W konsekwencji nieuzasadnione jest twierdzenie skarżącej, że przedstawienie dowodów na poparcie wniosku o unieważnienie w kolorze nie jest wyraźnie wymagane przez przepisy znajdujące zastosowanie do postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku.
27 W drugiej kolejności skarżąca twierdzi, że skoro EUIPO miało wątpliwości co do przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego, to powinno było wezwać ją do przedstawienia dodatkowych wyjaśnień, w drodze analogii do wniosków płynących z wyroku z dnia 8 marca 2017 r., Formata (T‑23/16, niepublikowanego, EU:T:2017:149).
28 Tytułem wstępu należy przypomnieć, że w wyroku z dnia 8 marca 2017 r., Formata (T‑23/16, niepublikowanym, EU:T:2017:149) Sąd orzekł między innymi, że Izba Odwoławcza, stwierdzając, iż wcześniejszy znak towarowy nie został zgłoszony na rzecz skarżącej, bez wezwania jej do przedstawienia uwag lub dowodów w tym względzie, naruszył art. 56 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 oraz zasadę 39 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95.
29 W niniejszym przypadku należy zauważyć, że w piśmie z dnia 17 lipca 2014 r. Wydział Unieważnień poinformował skarżącą, iż jej wniosek o unieważnienie prawa do znaku był dopuszczalny na podstawie art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 2868/95 (obecnie art. 14 i art. 17 ust. 1 rozporządzenia delegowanego 2018/625). W piśmie tym dodano jednak, po pierwsze, że wniosek został złożony w sposób nieprawidłowy jeśli chodzi o wcześniejszy znak towarowy, na którym był oparty, a po drugie, że przedłożone przez skarżącą dokumenty mogły okazać się niewystarczające do wykazania zasadności wniosku o unieważnienie (dowód istnienia i ważności prawa wcześniejszego) w całości, co miało zostać rozpoznane przy wydawaniu decyzji co do istoty owego wniosku.
30 W tym względzie należy sprecyzować, że – jak słusznie wynika z pkt 14 zaskarżonej decyzji – okoliczność, iż wniosek o unieważnienie spełniał przesłanki dopuszczalności wymagane przez zasadę 37 rozporządzenia nr 2868/95, nie oznacza jednak, po pierwsze, że był on wystarczająco dowiedziony pod względem materialnoprawnym, ani po drugie, że Wydział Unieważnień, zanim podjął decyzję o oddaleniu tego wniosku, był zobowiązany wezwać skarżącą do uzupełnienia materiału dowodowego na jego poparcie.
31 Zgodnie bowiem z orzecznictwem prawodawca dokonał zasadniczego rozróżnienia między z jednej strony przesłankami, jakie należy spełnić, aby wniosek o unieważnienie prawa do znaku był dopuszczalny, a z drugiej strony przesłankami dotyczącymi przedstawienia faktów, dowodów, uwag i dokumentów na poparcie tego wniosku, które są objęte rozpatrywaniem tego wniosku [zob. podobnie wyrok z dnia 20 lipca 2017 r., Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert), T‑780/16, niepublikowany, EU:T:2017:538, pkt 35 i przytoczone tam orzecznictwo].
32 Jedynie bowiem w zakresie przesłanek dopuszczalności wniosku o unieważnienie prawa do znaku prawodawca przewidział zasadę 39 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95, na podstawie której Wydział Unieważnień jest zobowiązany pozwolić danej stronie na uzupełnienie braków jej wniosku mogących prowadzić do jego odrzucenia jako niedopuszczalnego, podczas gdy żaden analogiczny obowiązek nie istnieje w odniesieniu do przesłanek wymaganych do tego, by wniosek o unieważnienie mógł zostać uznany za zasadny (zob. podobnie wyrok z dnia 20 lipca 2017 r., mediaexpert, T‑780/16, niepublikowany, EU:T:2017:538, pkt 36 i przytoczone tam orzecznictwo).
33 Otóż kwestia własności wcześniejszego znaku towarowego, który jest przedmiotem wyroku z dnia 8 marca 2017 r., Formata (T‑23/16, niepublikowanego, EU:T:2017:149) i płynących z niego wniosków, mieści się w ramach „danych szczegółowych wskazujących, że wnioskodawca jest uprawniony do powoływania się na wcześniejsze prawo jako podstawę unieważnienia”, zgodnie z zasadą 37 lit. b) ppkt (ii) druga część zdania rozporządzenia nr 2868/95, a w rezultacie stanowi kwestię wstępną przy rozpatrywaniu wniosku o unieważnienie co do istoty, w odniesieniu do których to kwestii EUIPO ma obowiązek wezwania wnioskodawcy do usunięcia wszelkich stwierdzonych braków, jak określono w zasadzie 39 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95.
34 Natomiast z orzecznictwa wynika, że świadectwo rejestracji wcześniejszego znaku towarowego oraz, w danym wypadku, ostatnie świadectwo przedłużenia rejestracji lub inny równoważny dokument wydany przez urząd, w którym dokonano zgłoszenia znaku, nie wchodzą w zakres przesłanek dopuszczalności, lecz stanowią dowody mające związek z rozpatrywaniem wniosku o unieważnienie co do istoty (zob. podobnie wyrok z dnia 20 lipca 2017 r., mediaexpert, T‑780/16, niepublikowany, EU:T:2017:538, pkt 38 i przytoczone tam orzecznictwo). W tym względzie, jak zostało przypomniane w pkt 32 powyżej, EUIPO absolutnie nie jest zobowiązane umożliwić danej stronie uzupełnienia braków jej wniosku o unieważnienie w zakresie przesłanek wymaganych do tego, by taki wniosek mógł zostać uznany za zasadny.
35 Z powyższego wynika, że skarżąca nie może domagać się zastosowania, na zasadzie analogii, wniosków płynących z wyroku z dnia 8 marca 2017 r., Formata (T‑23/16, niepublikowanego, EU:T:2017:149).
36 W trzeciej kolejności skarżąca twierdzi, że prawodawca Unii Europejskiej złagodził wymogi formalne dotyczące dowodów na okoliczność zgłoszenia lub rejestracji wcześniejszego prawa poprzez wprowadzenie art. 16 ust. 1 lit. c) zdanie drugie rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1430 z dnia 18 maja 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie nr 207/2009 oraz uchylającego rozporządzenia nr 2868/95 i (WE) nr 216/96 (Dz.U. 2017, L 205, s. 1) [obecnie zasadniczo art. 16 ust. 1 lit. c) zdanie drugie rozporządzenia delegowanego 2018/625], który pozwala EUIPO na zweryfikowanie dowodów rejestracji wcześniejszego prawa w urzędowych źródłach dostępnych online. Skarżąca uważa zatem, że EUIPO usztywniło swoje obecne, dość elastyczne podejście, podważając zaufanie podmiotów prawa do jego praktyki decyzyjnej, mimo że miało możliwość zapoznania się z innymi źródłami dostępnymi online w celu zweryfikowania rzeczywistego charakteru rejestracji wcześniejszego znaku towarowego.
37 W tym względzie należy zauważyć, że chociaż rozporządzenie delegowane 2017/1430 obowiązywało już w dniu wydania zaskarżonej decyzji, to sam art. 16 tego rozporządzenia nie znajdował zastosowania w niniejszej sprawie, co słusznie podnosi EUIPO. Zgodnie bowiem z art. 81 ust. 2 lit. g) rozporządzenia delegowanego 2017/1430 art. 16 i 17 tego aktu nie mają zastosowania w postępowaniach, których sporny etap rozpoczął się przed dniem 1 października 2017 r., co miało miejsce w niniejszym postępowaniu.
38 Skarżąca nie może zatem skutecznie powoływać się na art. 16 ust. 1 lit. c) rozporządzenia delegowanego 2017/1430, poprzez który prawodawca Unii złagodził wymogi formalne dotyczące dowodów na okoliczność zgłoszenia lub rejestracji wcześniejszego prawa.
39 W konsekwencji podejście Izby Odwoławczej, choć formalistyczne, wynika ze stosowania do spornego postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku przepisów właściwych rationae temporis, zgodnie z ich wykładnią dokonaną w orzecznictwie.
40 Ponadto skarżąca nie może także podnosić skutecznie argumentu, zgodnie z którym nadmiernie formalistyczne podejście Izby Odwoławczej podważa zaufanie podmiotów prawa do jej praktyki decyzyjnej.
41 Należy bowiem przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem prawo do domagania się ochrony uzasadnionych oczekiwań przysługuje każdej jednostce będącej w sytuacji, z której wynika, że administracja Unii, udzielając jej precyzyjnych zapewnień, wzbudziła u niej uzasadnione nadzieje. Takimi zapewnieniami są, niezależnie od formy, w jakiej są one przekazywane, dokładne, bezwarunkowe i spójne informacje pochodzące z uprawnionych i wiarygodnych źródeł (zob. podobnie wyrok z dnia 20 lipca 2017 r., mediaexpert, T‑780/16, niepublikowany, EU:T:2017:538, pkt 57 i przytoczone tam orzecznictwo).
42 Należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie takie zapewnienia nie zostały udzielone. Jak zostało przypomniane w pkt 29 powyżej, w piśmie z dnia 17 lipca 2014 r. Wydział Unieważnień poinformował skarżącą, że jej wniosek był wprawdzie dopuszczalny, jednak przedstawione przez nią dokumenty mogły okazać się niewystarczające do wykazania zasadności wniosku o unieważnienie w całości.
43 W tych okolicznościach pierwsza część zarzutu pierwszego nie zasługuje na uwzględnienie.
W przedmiocie drugiej części zarzutu pierwszego, dotyczącej błędu popełnionego przez Izbę Odwoławczą przy dokonywaniu oceny dowodu dotyczącego zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego
44 Skarżąca twierdzi, że dowiodła tego, iż wcześniejszy znak towarowy rzeczywiście istnieje i jest ważny, w drodze informacji zawartych we wniosku o unieważnienie prawa do znaku i w pismach, do których wymiany doszło między nią a EUIPO, a także w kopii świadectwa przedłużenia rejestracji, którą przedstawiła w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą (zob. pkt 8 powyżej). Zdaniem skarżącej w zakresie, w jakim w kopii świadectwa przedłużenia rejestracji wcześniejszy znak towarowy został odtworzony i wskazane zostały jego kolory, ukazane także w pismach, do których wymiany doszło w toku postępowania administracyjnego, przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego nie można uznać za niepewne.
45 Skarżąca dodaje, że nawet jeśli wcześniejszy znak towarowy faktycznie został przedstawiony w kopii świadectwa przedłużenia rejestracji w kolorach czarnym i białym, to porównawcze badanie kolidujących ze sobą znaków powinno doprowadzić do unieważnienia spornego znaku towarowego, który jest identyczny z wcześniejszym znakiem towarowym z punktu widzenia jego postaci słownej, jak i przedstawienia wizualnego, i to niezależnie od jego kolorów.
46 EUIPO nie zgadza się z argumentami skarżącej.
47 W tym względzie należy wskazać, że w orzecznictwie uznano, iż podmiot występujący z wnioskiem o unieważnienie, podobnie jak wnoszący sprzeciw, jest zobowiązany do przedstawienia urzędowych i kompletnych informacji w zakresie dowodu na istnienie, ważność i zakres ochrony znaku powołanego na poparcie tego wniosku.
48 W wyroku z dnia 25 października 2018 r., Aldo Supermarkets/EUIPO – Aldi Einkauf (ALDI) (T‑359/17, niepublikowanym, odwołanie w toku, EU:T:2018:720), Sąd stwierdził w istocie, że przedstawienie „kopii” świadectwa rejestracji i w konsekwencji, w odpowiednim przypadku, ostatniego świadectwa przedłużenia rejestracji lub równoważnych dokumentów wydanych przez urząd, w którym dokonano zgłoszenia znaku, służy nie tylko identyfikacji, jak w przypadku pisma zawierającego wniosek o unieważnienie, lecz również wykazaniu istnienia, ważności i zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego, na który się powołano, w jego zarejestrowanej postaci. A zatem zasada 19 rozporządzenia nr 2868/95 wymaga dokładnie, by taka „kopia” była pod każdym względem zbieżna ze wspomnianymi świadectwem lub dokumentem, w tym również pod względem kolorów zastrzeżonych dla wcześniejszego znaku towarowego, na który się powołano, przez co możliwe będzie spełnienie wymogu „wiarygodnego dowodu” istnienia, ważności i zakresu ochrony takiego znaku. W przeciwnym wypadku zaistniałaby różnica między przedstawieniami powoływanego wcześniejszego znaku towarowego – jednym czarno-białym i drugim w kolorze, a EUIPO nie mogłoby ustalić, które z tych przedstawień jest objęte ochroną na podstawie rozporządzenia 2017/1001 (zob. podobnie wyrok z dnia 25 października 2018 r., ALDI, T‑359/17, niepublikowany, odwołanie w toku, EU:T:2018:720, pkt 44–46 i przytoczone tam orzecznictwo).
49 W wyroku z dnia 20 lipca 2017 r., mediaexpert (T‑780/16, niepublikowanym, EU:T:2017:538), w pkt 51 Sąd uznał także, że fakt, iż czarno-białe przedstawienie znaku powołanego na poparcie wniosku o unieważnienie, które przedłożono EUIPO, nie odpowiada przedstawieniu w kolorze zawartym w rejestrze online urzędu, w którym dokonano zgłoszenia tego znaku, stanowi powód uzasadniający oddalenie wniosku o unieważnienie.
50 W drodze środka organizacji postępowania zarządzonego na podstawie art. 89 regulaminu postępowania przed Sądem strony zostały wezwane do wypowiedzenia się w przedmiocie konsekwencji, jakie ich zdaniem należy wyciągnąć w kontekście niniejszej sprawy z wyroku z dnia 25 października 2018 r., ALDI (T‑359/17, niepublikowanego, odwołanie w toku, EU:T:2018:720). W istocie zasady wypływające ze wspomnianego wyroku, wydanego w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, mogą znajdować zastosowanie do spornego tu postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku na podstawie orzecznictwa przytoczonego w pkt 5 powyżej. Jedynie EUIPO zastosował się do tego środka.
51 Tymczasem w niniejszym wypadku, w zakresie, w jakim skarżąca utrzymuje, że przedstawienia wcześniejszego znaku towarowego nie można było uznać za niepewne, wystarczy wskazać, że kopia świadectwa przedłużenia rejestracji, którą dostarczyła w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą EUIPO, zawiera czarno‑białe przedstawienie wcześniejszego znaku towarowego, podczas gdy znak ten został zastrzeżony w kolorach „niebieskim, czarnym, żółtym i białym”. W rezultacie nawet jeżeli istnienie i ważność wcześniejszego znaku towarowego mogły znaleźć potwierdzenie w zawartych w tej kopii informacjach, taki dokument, zawierający czarno-białe przedstawienie tego znaku, nie może zostać uznany za „kopię” świadectwa przedłużenia w rozumieniu zasady 19 rozporządzenia nr 2868/95 i orzecznictwa przypomnianego w pkt 48 i 49 powyżej, ponieważ nie spełnia on wymogu „wiarygodnego dowodu” na okoliczność zakresu ochrony wcześniejszego znaku towarowego, mianowicie tego znaku w kolorze.
52 Ponieważ EUIPO nie posiada kompetencji w zakresie zarządzania rejestracjami krajowymi i nie jest urzędem, w którym dokonano zgłoszenia znaku w rozumieniu art. 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95, urząd ten nie mógł przeprowadzić porównawczego badania kolidujących ze sobą znaków na podstawie kopii świadectwa przedłużenia rejestracji przedstawionego przez skarżącą. Dowód na istnienie, ważność oraz zakres ochrony wcześniejszego znaku towarowego powinien zaś zostać przedstawiony w toku postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, zgodnie z zasadą 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95.
53 W konsekwencji należy zatwierdzić interpretację zasady 19 ust. 2 lit. a) ppkt (ii) rozporządzenia nr 2868/95 przyjętą przez Izbę Odwoławczą, która uznała, że w niniejszym wypadku wymogi formalne związane z dowodami rejestracji wcześniejszego znaku towarowego nie zostały spełnione, ponieważ znak towarowy nie został przedstawiony w kolorze na kopii świadectwa przedłużenia rejestracji przedłożonej przez skarżącą. Stwierdzenie to stanowi konsekwencję niespełnienia warunku materialnoprawnego wymaganego do tego, by wniosek o unieważnienie prawa do znaku mógł zostać uwzględniony, ponieważ skarżąca, nie przedstawiwszy w przepisanym terminie dowodów i dokumentów potwierdzających, czyli kopii świadectwa przedłużenia rejestracji zawierającej przedstawienie wcześniejszego znaku towarowego w kolorze, nie wykazała zakresu ochrony wcześniejszego prawa, na którym oparty jest jej wniosek o unieważnienie.
54 W świetle powyższych rozważań należy oddalić drugą część zarzutu pierwszego, a w konsekwencji zarzut pierwszy w całości.
55 Ponieważ zarzut ten jest jedynym zarzutem podniesionym na poparcie pierwszego i drugiego żądania skargi, należy oddalić wyrażone w nich żądania stwierdzenia nieważności i zmiany decyzji.
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego podnoszonego naruszenia art. 109 rozporządzenia 2017/1001 i zasady 94 rozporządzenia nr 2868/95
56 Skarżąca twierdzi, że właściciel spornego znaku nie przedstawił swojego stanowiska na żadnym etapie postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku, a co więcej, nie wypowiedział się także w kwestii kosztów, którymi należało obciążyć skarżącą. Izba Odwoławcza błędnie zatem orzekła o kosztach, jak gdyby właściciel spornego znaku towarowego zajął jakiekolwiek stanowisko w tym zakresie.
57 W drodze środka organizacji postępowania zarządzonego na podstawie art. 89 regulaminu postępowania EUIPO zostało wezwane do ustosunkowania się do wysuwanego przez skarżącą drugiego zarzutu skargi, ponieważ urząd ten nie przedstawił żadnych uwag w tym względzie w odpowiedzi na skargę złożonej w ramach niniejszej sprawy.
58 EUIPO zastosowało się do tego środka poprzez wskazanie, że zarzut skarżącej jest bezpodstawny z uwagi na wyraźne brzmienie art. 109 rozporządzenia 2017/1001 i zasady 94 rozporządzenia nr 2868/95.
59 W tym względzie należy zauważyć, że w pkt 29 i 30 zaskarżonej decyzji wskazano, iż zgodnie z art. 109 ust. 1 i 7 rozporządzenia nr 2017/1001 oraz z zasadą 94 ust. 7 lit. d) ppkt (iii) i (iv) rozporządzenia nr 2868/95 skarżąca winna zostać obciążona kosztami poniesionymi przez właściciela spornego znaku towarowego w związku z postępowaniem w sprawie unieważnienia prawa do znaku i postępowania odwoławczego, ustalonymi na kwotę 550 EUR tytułem kosztów zastępstwa procesowego właściciela w toku postępowania odwoławczego oraz na kwotę 450 EUR tytułem kosztów zastępstwa procesowego właściciela w toku postępowania w sprawie unieważnienia, „bez względu na to, czy zostały faktycznie poniesione”.
60 Otóż o ile prawdą jest, że art. 109 ust. 7 in fine rozporządzenia 2017/1001 przewiduje, iż koszty zastępstwa procesowego ustala się na najwyższym przewidzianym poziomie, „bez względu na to, czy zostały faktycznie poniesione”, o tyle zawarte w tym przepisie odesłanie do pierwszego zdania tego ustępu, a w rezultacie do „zwrotu” kosztów zastępstwa procesowego, w sposób konieczny ogranicza zakres automatycznego i ryczałtowego stosowania takiego przepisu do przypadków, w których właściciel, który ostatecznie wygrał sprawę, wziął udział w postępowaniu administracyjnym, choćby w ograniczonym zakresie.
61 W niniejszej sprawie właściciel spornego znaku towarowego nie przedstawił uwag ani przed Wydziałem Unieważnień, ani przed Izbą Odwoławczą.
62 W tych okolicznościach obciążenie skarżącej kosztami, których właściciel spornego znaku towarowego ani nie mógł, ani nie chciał ponieść – zważywszy, że pozostał bezczynny przez cały okres trwania postępowania administracyjnego – jest równoznaczne z kompletnym przeinaczeniem pojęcia „zwrotu” i znaczenia art. 109 ust. 1 i 7 rozporządzenia 2017/1001 oraz zasady 94 ust. 7 lit. d) ppkt (iii) i (iv) rozporządzenia nr 2868/95.
63 Zważywszy na ogół powyższych uwag, należy uwzględnić drugi zarzut skargi, a w konsekwencji także trzecie żądanie skargi, które choć formalnie ma na celu zmianę zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym kosztów, zmierza także do stwierdzenia jej nieważności w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza obciążyła skarżącą kosztami poniesionymi przez właściciela spornego znaku towarowego w związku z postępowaniem w sprawie unieważnienia i z postępowaniem odwoławczym i ustaliła wysokość kosztów, które skarżąca miała temu właścicielowi zapłacić, na kwotę 1000 EUR.
64 Ponadto należy zauważyć, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza rozstrzygnęła w przedmiocie kosztów, obciążyła skarżącą kosztami poniesionymi przez właściciela spornego znaku towarowego w związku z postępowaniem w sprawie unieważnienia i z postępowaniem odwoławczym oraz ustaliła wysokość kosztów podlegających zapłacie na kwotę 1000 EUR, w związku z czym Sąd dysponuje uprawnieniem do zmiany owej decyzji w tym zakresie (zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, pkt 72).
65 Otóż zgodnie z tym, co wynika z pkt 60–62 powyżej, Izba Odwoławcza była zobowiązana uznać, że wobec tego, iż właściciel spornego znaku towarowego nie wziął udziału w postępowaniu administracyjnym, od skarżącej nie można było zasądzić na jego rzecz zwrotu kosztów poniesionych w związku z postępowaniem w sprawie unieważnienia i z postępowaniem odwoławczym.
66 W tych okolicznościach należy stwierdzić, w drodze zmiany zaskarżonej decyzji, że nie ma potrzeby zasądzenia od skarżącej zwrotu na rzecz właściciela spornego znaku towarowego kosztów poniesionych w związku z postępowaniem w sprawie unieważnienia i z postępowaniem odwoławczym.
W przedmiocie kosztów
67 Zgodnie z art. 134 § 3 regulaminu postępowania w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań stron każda z nich pokrywa własne koszty.
68 Niniejsza sprawa została przegrana częściowo zarówno przez skarżącą, jak i przez EUIPO. W konsekwencji należy postanowić, że każda ze stron pokryje własne koszty.
Z powyższych względów
SĄD (szósta izba),
orzeka, co następuje:
1) Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 13 lutego 2018 r. (sprawa R 2032/2017‑4) w zakresie, w jakim Ilona Biernacka-Hoba została w niej zobowiązana do pokrycia kosztów poniesionych przez Formata Bogusław Hoba w związku z postępowaniem w sprawie unieważnienia i z postępowaniem odwoławczym oraz w jakim w owej decyzji ustalono wysokość kosztów, które I. Biernacka-Hoba powinna zapłacić na rzecz Formata Bogusław Hoba, na kwotę 1000 EUR. Decyzja ta zostaje zmieniona w ten sposób, że nie ma potrzeby obciążania I. Biernackiej-Hoby taką kwotą.
2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.
3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 27 marca 2019 r.