SODBA SPLOŠNEGA SODIŠČA (peti senat)
z dne 4. aprila 2019(*)
„Znamka Evropske unije – Postopek za razveljavitev – Figurativna znamka Evropske unije TESTA ROSSA – Delna razveljavitev – Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001) – Dokaz o uporabi – Zunanja uporaba izpodbijane znamke – Enako obravnavanje“
V zadevah T‑910/16 in T‑911/16,
Kurt Hesse, stanujoč v Nürnbergu (Nemčija), ki ga zastopa M. Krogmann, odvetnik,
tožeča stranka v zadevi T‑910/16,
Wedl & Hofmann GmbH s sedežem v Milsu (Avstrija), ki jo zastopa T. Raubal, odvetnik,
tožeča stranka v zadevi T‑911/16,
proti
Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), ki ga zastopa M. Fischer, agent,
tožena stranka,
drugi stranki v postopku pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientki pred Splošnim sodiščem v zadevi T‑910/16 oziroma T‑911/16, sta
Wedl & Hofmann GmbH
in
Kurt Hesse,
zaradi tožb zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 5. oktobra 2016 (zadeva R 68/2016‑1) v zvezi s postopkom za razveljavitev med K. Hessejem in družbo Wedl & Hofmann,
SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat),
v sestavi D. Gratsias, predsednik, I. Labucka, sodnica, in I. Ulloa Rubio (poročevalec), sodnik,
sodni tajnik: E. Coulon,
na podlagi tožb, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 23. decembra 2016,
na podlagi odgovorov EUIPO na tožbi, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 15. marca 2017,
na podlagi odgovorov intervenientk na tožbi, vloženih v sodnem tajništvu Splošnega sodišča 9. marca 2017 (zadeva T‑910/16) in 23. marca 2017 (zadeva T‑911/16),
na podlagi tega, da stranke v roku treh tednov od vročitve obvestila o koncu pisnega dela postopka niso vložile predloga, naj se opravi obravnava, in na podlagi sklepa v skladu s členom 106(3) Poslovnika Splošnega sodišča, da bo odločilo brez ustnega dela postopka,
izreka naslednjo
Sodbo
Dejansko stanje
1 Tožeča stranka v zadevi T‑911/16 in intervenientka v zadevi T‑910/16, družba Wedl & Hofmann GmbH, je 8. julija 2008 pri Evropskem uradu za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo blagovne znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti (UL 2009, L 78, str. 1), ki je bila nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (UL 2017, L 154, str. 1)).
2 Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je ta figurativni znak, v zvezi s katerim se je zahtevala registracija črne in rdeče barve (Pantone 186 C):
3 Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, spadajo v razrede 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 in 38 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen, in v omenjenih razredih ustrezajo tem opisom:
– razred 7: „Mlinčki za kavo, razen na ročni pogon“;
– razred 11: „Električne ročke za kavo; električne naprave za kuhanje, predvsem naprave za pripravo vročih pijač in hladnih pijač; stroji in aparati za izdelovanje ledu“;
– razred 20: „Pohištvo“;
– razred 21: „Gospodinjske, kuhinjske potrebščine in posode; kavni filtri (neelektrični); aparati za kavo (neelektrični); mlinčki za kavo, ročni; steklenina, porcelan, predvsem posoda; kozarci za pijače“;
– razred 25: „Oblačila, predvsem telovadna in športna oblačila, predpasniki, moške srajce, polo srajce in majice s kratkimi rokavi; pokrivala“;
– razred 28: „Igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, predvsem palice za golf, torbe za golf, žogice za golf, nogometne žoge, teniški loparji, teniške torbe, teniške žogice, ki jih ne obsegajo drugi razredi“;
– razred 30: „Kava, čaj, kakav, sladkor; pecivo in slaščice, sladoled; čokolada; pijače na bazi čokolade; slaščice“;
– razred 34: „Potrebščine za uporabo s tobakom; vžigalice“;
– razred 38: „Telekomunikacije, zlasti nudenje telekomunikacijskih povezav s svetovnim računalniškim omrežjem“.
4 Prijava znamke je bila objavljena v Biltenu znamk Skupnosti št. 43/2008 z dne 27. oktobra 2008. Znamka je bila za proizvode in storitve iz točke 3 zgoraj registrirana 11. maja 2009 pod številko 007070519.
5 Tožeča stranka v zadevi T‑910/16 in intervenientka v zadevi T‑911/16, Kurt Hesse, je 15. oktobra 2014 vložila zahtevo za delno razveljavitev izpodbijane znamke na podlagi člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 58(1)(a) Uredbe 2017/1001) za proizvode in storitve, ki spadajo v razrede 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 in 38, razen za proizvode „kava, čaj, kakav, sladkor; čokolada; pijače na bazi čokolade; slaščice“, ki spadajo v razred 30.
6 Družba Wedl & Hofmann je 17. februarja 2015 v predpisanem roku vložila pripombe v zvezi z uporabo izpodbijane znamke in predlagala zavrnitev zahteve za razveljavitev, vendar ne da bi predložila vse dokaze o uporabi. Družba Wedl & Hofmann je po pošti poslala dokaze o uporabi, ki so na EUIPO prispeli 23. februarja 2015, to je po izteku roka. Družba Wedl & Hofmann je 10. maja 2015 predložila dodatne dokumente, da bi dokazala resno in dejansko uporabo izpodbijane znamke.
7 Oddelek za izbris je 17. novembra 2015 razveljavil pravice družbe Wedl & Hofmann za vse proizvode in storitve, na katere se je nanašala zahteva za razveljavitev, z učinkom od 15. oktobra 2014.
8 Družba Wedl & Hofmann je 13. januarja 2016 pri EUIPO na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali členi od 66 do 71 Uredbe 2017/1001) vložila pritožbo zoper odločbo oddelka za izbris.
9 Prvi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 5. oktobra 2016 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) delno ugodil pritožbi družbe Wedl & Hofmann in delno razveljavil odločbo oddelka za izbris v delu, v katerem je bila ohranjena registracija izpodbijane znamke za „gospodinjske, kuhinjske posode; steklenino, porcelan, predvsem posodo; kozarce za pijače“, ki spadajo v razred 21, ter za „oblačila, predvsem predpasnike, moške srajce, polo srajce in majice s kratkimi rokavi; pokrivala“, ki spadajo v razred 25 (v nadaljevanju: sporni proizvodi iz razredov 21 in 25). Najprej, odbor za pritožbe je zlasti menil, da so dokazi, ki jih je družba Wedl & Hofmann predložila prepozno, dopustni na podlagi člena 76(2) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 95(2) Uredbe 2017/1001). V zvezi s tem je v točki 22 izpodbijane odločbe spomnil, da je na podlagi člena 76 Uredbe št. 207/2009 EUIPO podeljena diskrecijska pravica pri odločanju, ali je treba prepozno predložena dejstva in dokaze upoštevati ali ne, ter dodal, da je Sodišče odločilo, da je po splošnem pravilu in če ni nasprotne določbe, predložitev dejstev in dokazov mogoča tudi po izteku rokov, ki jim je podrejena taka predložitev v skladu z določbami Uredbe št. 207/2009, ter da EUIPO nič ne prepoveduje, da bi upošteval dejstva in dokaze, ki so tako prepozno navedeni ali predloženi. Dalje, odbor za pritožbe je poudaril, da uporaba znamke navzven ni nujno enakovredna uporabi, usmerjeni h končnim potrošnikom, ter da resne in dejanske uporabe, na katero se sklicuje družba Wedl & Hofmann, ni mogoče izključiti samo zato, ker poslovna ravnanja, na katera se sklicuje, niso namenjena končnim potrošnikom, temveč industrijskim strankam kot licencojemalcem ali franšizojemalcem. Zato je odbor za pritožbe menil, da je družba Wedl & Hofmann na podlagi predloženih dokazov dokazala resno in dejansko uporabo izpodbijane znamke v zvezi s spornimi proizvodi iz razredov 21 in 25. Nazadnje, odbor za pritožbe je menil, da dokazi ne zadostujejo za dokaz uporabe izpodbijane znamke za preostale proizvode in storitve, na katere se nanaša zahteva za razveljavitev.
Predlogi strank
Zadeva T‑910/16
10 K. Hesse Splošnemu sodišču predlaga, naj:
– izpodbijano odločbo razveljavi in razveljavi pravice družbe Wedl & Hofmann tudi za sporne proizvode iz razredov 21 in 25;
– EUIPO naloži plačilo stroškov.
11 EUIPO in družba Wedl & Hofmann Splošnemu sodišču predlagata, naj:
– tožbo zavrne;
– K. Hesseju naloži plačilo stroškov.
Zadeva T‑911/16
12 Družba Wedl & Hofmann Splošnemu sodišču predlaga, naj:
– izpodbijano odločbo razveljavi ali spremeni;
– EUIPO naloži plačilo stroškov.
13 EUIPO in K. Hesse Splošnemu sodišču predlagata, naj:
– tožbo zavrne;
– družbi Wedl & Hofmann naloži plačilo stroškov.
Pravo
14 Ker so se stranke o tem že opredelile, je treba v skladu s členom 19(2) in členom 68(1) Poslovnika Splošnega sodišča ti zadevi združiti za izdajo skupne končne odločbe.
15 Uvodoma je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe menil, da dokazi o uporabi kažejo na resno in dejansko uporabo izpodbijane znamke za sporne proizvode iz razredov 21 in 25. Nasprotno pa je ugotovil neobstoj resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke za preostale proizvode in storitve, na katere se nanaša zahteva za razveljavitev. K. Hesse s svojo tožbo predlaga, naj se zahtevi za razveljavitev ugodi v zvezi z vsemi proizvodi in storitvami, na katere se nanaša, družba Wedl & Hofmann pa s svojo tožbo predlaga, naj se ta zahteva v celoti zavrne.
16 K. Hesse v podporo svoji tožbi v zadevi T‑910/16 navaja edini tožbeni razlog, ki se v bistvu nanaša na kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
17 Družba Wedl & Hofmann v zadevi T‑911/16 navaja dva tožbena razloga, od katerih se prvi nanaša na kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, člena 15(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 18(1)(a) Uredbe 2017/1001) in pravila 40(5) Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe št. 40/94 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189) (postalo člen 19(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1430 z dne 18. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe št. 207/2009 in o razveljavitvi uredb št. 2868/95 in št. 216/96 (UL 2017, L 205, str. 1)) v povezavi s pravilom 22(3) in (4) Uredbe št. 2868/95 (postalo člen 10(3) in (4) Delegirane uredbe 2017/1430), drugi pa na kršitev načela enakega obravnavanja.
18 Splošno sodišče meni, da je treba najprej skupaj obravnavati edini tožbeni razlog v zadevi T‑910/16 in prvi tožbeni razlog v zadevi T‑911/16, ker se v bistvu oba nanašata na kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, in nato obravnavati drugi tožbeni razlog v zadevi T‑911/16.
19 Uvodoma je treba ugotoviti, da stranke v okviru postopka pred Splošnim sodiščem ne izpodbijajo dopustnosti dokazov, ki jih je družba Wedl & Hofmann predložila pred oddelkom za izbris.
20 Res je, da K. Hesse v točki 5 vloge, ki jo je vložil v okviru zadeve T‑911/16, in pred predstavitvijo trditev za vsebinsko izpodbijanje predlogov družbe Wedl & Hofmann navaja, da je „tožba […] neutemeljena, pa čeprav samo zato, ker je tožeča stranka […] dokaze o uporabi […] sporočila po izteku roka 17. decembra 2015, ki ji je bil dodeljen pred [EUIPO]“. K. Hesse v podporo svojim trditvam med drugim navaja sodbo z dne 18. julija 2013, New Yorker SHK Jeans/UUNT (C‑621/11 P, EU:C:2013:484).
21 Ker pa K. Hesse v odgovoru na tožbo ne predlaga razveljavitve izpodbijane odločbe zaradi napačne uporabe prava, ki naj bi jo odbor za pritožbe storil s tem, da je te dokaze upošteval, temveč predlaga zavrnitev tožbe, ki jo je vložila družba Wedl & Hofmann, je treba te trditve zavrniti kot brezpredmetne.
22 Nazadnje, tudi ob domnevi, da K. Hesse s temi trditvami v resnici Splošnemu sodišču predlaga, naj zavrne tožbo družbe Wedl & Hofmann in potrdi izpodbijano odločbo iz drugega razloga, in ne iz razloga, ki ga je odbor za pritožbe navedel v tej odločbi, je treba te trditve zavrniti. V zvezi s tem je dovolj spomniti, da Splošno sodišče izvaja nadzor nad zakonitostjo odločb organov EUIPO. Če presodi, da je taka odločba, glede katere je pri njem vložena tožba, nezakonita, jo mora razveljaviti. Tožbe ne sme zavrniti tako, da obrazložitev pristojnega organa EUIPO nadomesti s svojo (glej sodbo z dne 9. septembra 2010, Axis/UUNT – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T‑70/08, EU:T:2010:375, točka 29 in navedena sodna praksa).
Edini tožbeni razlog v zadevi T‑910/16 in prvi tožbeni razlog v zadevi T‑911/16: kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009
23 K. Hesse v okviru edinega tožbenega razloga v zadevi T‑910/16 meni, da bi moral odbor za pritožbe potrditi popolno razveljavitev izpodbijane znamke.
24 Družba Wedl & Hofmann v okviru prvega tožbenega razloga v zadevi T‑911/16 v bistvu trdi, da je predložila dokaz o resni in dejanski uporabi vseh proizvodov in storitev, za katere je bila znamka registrirana, in ne le za sporne proizvode iz razredov 21 in 25.
25 V skladu s členom 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 se pravice imetnika blagovne znamke Evropske unije razveljavijo na podlagi zahteve pri EUIPO ali na podlagi nasprotne tožbe v postopku zaradi kršitve pravic, če se v neprekinjenem obdobju petih let blagovna znamka v Evropski uniji ni uporabljala za blago ali storitve, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.
26 V skladu s členom 15(1)(a) Uredbe št. 207/2009 se resna in dejanska uporaba blagovne znamke Evropske unije dokazuje tudi z njeno uporabo v obliki, ki se glede na obliko, v kateri je bila registrirana, razlikuje v elementih, ki ne spreminjajo razlikovalnega učinka navedene znamke v obliki, v kateri je bila registrirana.
27 Na podlagi pravila 22 Uredbe št. 2868/95, ki se v skladu s pravilom 40(5) te uredbe uporablja za postopke v zvezi z razveljavitvijo, se mora dokaz o uporabi znamke nanašati na kraj, čas, obseg in naravo uporabe znamke ter je načeloma omejen na predložitev dodatne dokumentacije in predmetov, kot so embalaža, nalepke, ceniki, katalogi, računi, fotografije, časopisni oglasi in pisne izjave iz člena 76(1)(f) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 97(1)(f) Uredbe 2017/1001) (sodbi z dne 8. julija 2004, Sunrider/UUNT – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, točka 37, in z dne 10. septembra 2008, Boston Scientific/UUNT – Terumo (CAPIO), T‑325/06, neobjavljena, EU:T:2008:338, točka 27).
28 Pri razlagi pojma resne in dejanske porabe je treba upoštevati dejstvo, da ratio legis zahteve, da mora biti znamka predmet resne in dejanske uporabe, ni presojanje poslovnega uspeha niti nadzorovanje poslovne strategije podjetja ali celo pridržanje varstva znamk samo v primeru njihove količinsko obsežne tržne uporabe (glej sodbi z dne 8. julija 2004, MFE Marienfelde/UUNT – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, EU:T:2004:223, točka 32 in navedena sodna praksa, in z dne 27. septembra 2007, La Mer Technology/UUNT – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, neobjavljena, EU:T:2007:299, točka 53 in navedena sodna praksa).
29 Iz te sodne prakse je tako razvidno, da se znamka resno in dejansko uporablja, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvarilo ali ohranilo tržišče za te proizvode in storitve, izključena pa je simbolična uporaba, katere edini cilj je ohranjanje pravic iz znamke (glej po analogiji sodbo z dne 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, točka 43). Poleg tega pogoj resne in dejanske uporabe znamke zahteva, da se ta, kakor je varovana na zadevnem ozemlju, uporablja javno in navzven (glej sodbi z dne 6. oktobra 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/UUNT – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, točka 26 in navedena sodna praksa, in z dne 4. julija 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/UUNT – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T‑345/13, neobjavljena, EU:T:2014:614, točka 21 in navedena sodna praksa).
30 Pri presoji resne in dejanske uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so primerne za to, da se dokaže njena resna poslovna uporaba, še posebej to, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (glej sodbo z dne 10. septembra 2008, CAPIO, T‑325/06, neobjavljena, EU:T:2008:338, točka 30 in navedena sodna praksa).
31 Poleg tega resne in dejanske uporabe znamke ni mogoče dokazati z verjetnostjo ali domnevami, ampak mora temeljiti na konkretnih in objektivnih elementih, ki dokazujejo resnično in zadostno uporabo znamke na zadevnem trgu (glej sodbo z dne 23. septembra 2009, Cohausz/UUNT – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, neobjavljena, EU:T:2009:354, točka 36 in navedena sodna praksa). Zato je treba izvesti celovito presojo, pri kateri se upoštevajo vsi relevantni dejavniki posameznega primera in ki vključuje neko soodvisnost upoštevanih dejavnikov (glej sodbo z dne 18. januarja 2011, Advance Magazine Publishers/UUNT – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, neobjavljena, EU:T:2011:9, točka 30 in navedena sodna praksa).
32 Z vidika zgornjih preudarkov je treba preučiti analizo, ki jo je odbor za pritožbe opravil v zvezi z resno in dejansko uporabo izpodbijane znamke za sporne proizvode iz razredov 21 in 25 na eni strani ter v zvezi z neobstojem resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke za preostale proizvode in storitve, na katere se nanaša zahteva za razveljavitev, na drugi strani.
33 Uvodoma je treba ugotoviti, da ker je bila zahteva za razveljavitev izpodbijane znamke vložena 15. oktobra 2014, petletno obdobje iz člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, kot je odbor za pritožbe pravilno poudaril v točki 43 izpodbijane odločbe, traja od 15. oktobra 2009 do 14. oktobra 2014.
34 Odbor za pritožbe se je pri preučitvi resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke oprl na naslednje dokaze, ki jih je predložila družba Wedl & Hofmann, kot so opisani v izpodbijani odločbi:
– posnetke zaslona s spletnega mesta „www.testarossacafe.com“ z informacijami o lokacijah družbe Wedl & Hofmann kot upravljavke verige „kavarn“ v Evropi, Aziji, na Bližnjem vzhodu in v Egiptu;
– sliki nogometne majice, ki ima na sprednji strani izpodbijano znamko v nekoliko spremenjeni obliki;
– natisnjene različice oglasov in fotografij „kavarn“ izpodbijane znamke v Nemčiji, na Madžarskem ali v Združenem kraljestvu;
– elektronsko sporočilo iz februarja 2014 s potrditvijo naročila oglasa za „kavarno“ izpodbijane znamke v vrednosti 30.000 EUR pri reviji Body & Soul;
– seznam lokacij „kavarn“ izpodbijane znamke v Nemčiji, Italiji, na Madžarskem, v Avstriji in Romuniji od leta 2009;
– štiri natisnjene različice oglasa trgovske verige Müller za „kavo“ izpodbijane znamke;
– različne razpredelnice, ki jih je zagotovil imetnik izpodbijane znamke in ki vsebujejo preglede prodaje od leta 2009 do leta 2015 za proizvode, ki jih zajema izpodbijana znamka, med drugim papirnate lončke, papirnate prtičke, kavo, kozarce, kapsule, kemične svinčnike, pribor, pepelnike, vžigalnike, ure, obeske za ključe in sončnike, z ustreznimi navedbami količin in vrednosti prodaje distribuiranih proizvodov ter prejemnikov teh prodanih proizvodov;
– različne razpredelnice, ki jih je zagotovil imetnik izpodbijane znamke in ki vsebujejo podatke o naročilih in dobavah tekstila izpodbijane znamke od leta 2010 do leta 2012 z navedbami cen in prejemnikov;
– različne fotografije „kavarn“ izpodbijane znamke;
– seznam, za Romunijo, proizvodov, ki jih zajema izpodbijana znamka in so bili prodani različnim franšizojemalcem, zlasti bomboni, posoda, porcelan, reklamni izdelki, torbe, sončniki, priponke in oblačila, kot so predpasniki, čepice ali polo srajce, z navedbami ustreznih cen in količin;
– fotografijo dveh vžigalnikov, na katerih je izpodbijana znamka;
– izmenjavo elektronskih sporočil med osebama W. in F., v katerih je oseba F. osebo W. obvestila, da ima družba Wedl & Hofmann od leta 1998 telefonsko številko, na katero je mogoče poklicati iz Nemčije, Francije, Italije in Švice;
– reklamno brošuro izpodbijane znamke, v kateri sta med drugim predstavljena izvor ter postopek pridelave in proizvodnje kave izpodbijane znamke. V tej brošuri so predstavljene tudi kavne kapsule in drugi proizvodi, ki jih zajema izpodbijana znamka, kot so kavne skodelice in kozarci, kavni aparati, vrečke s sladkorjem, žličke, predpasniki, polo srajce, natakarske denarnice, papirnati prtički, pri čemer je na vseh izpodbijana znamka;
– brošuro franšize izpodbijane znamke, v kateri so opisani koncept franšize in različni proizvodi, označeni z izpodbijano znamko.
35 Na prvem mestu, K. Hesse trdi, da z dokazi, ki jih je predložila družba Wedl & Hofmann, ni mogoče dokazati obstoja resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke za sporne proizvode iz razredov 21 in 25, ker se ti dokazi o uporabi ne nanašajo na prodajo končnim potrošnikom. V zvezi s tem K. Hesse trdi, da so razpredelnice s podatki o prodaji, ki jih je kot dokaz o uporabi predložila družba Wedl & Hofmann, namenjene licencojemalcem in franšizojemalcem, vendar ne dokazujejo, da so bili proizvodi distribuirani končnim potrošnikom.
36 EUIPO in družba Wedl & Hofmann trditve K. Hesseja izpodbijata.
37 V obravnavani zadevi je treba spomniti, da v skladu s sodno prakso resna in dejanska uporaba znamke res zahteva, da se ta uporablja javno in navzven (sodba z dne 8. julija 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, točka 39; glej v tem smislu tudi sodbo z dne 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, točka 37). Točno je tudi, da je treba pri presoji, ali je uporaba znamke resna in dejanska, upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev, ali se znamka dejansko komercialno izkorišča, zlasti to, ali se taka uporaba v zadevnem gospodarskem sektorju šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje tržnega deleža za blago ali storitve, ki jih znamka varuje, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (glej sodbo z dne 8. julija 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, točka 40 in navedena sodna praksa).
38 Vendar odbor za pritožbe v točkah 58 in 59 izpodbijane odločbe upravičeno pojasnjuje, da ta uporaba navzven ne pomeni, da gre nujno za uporabo, usmerjeno h končnim potrošnikom. Dejanska uporaba znamke se namreč nanaša na trg, na katerem imetnik blagovne znamke Evropske unije opravlja svoje gospodarske dejavnosti in upa, da bo lahko svojo znamko izkoriščal. Če bi se torej štelo, da uporaba znamke navzven v smislu sodne prakse nujno pomeni uporabo, usmerjeno h končnim potrošnikom, bi bile blagovne znamke, ki se uporabljajo samo v razmerjih med družbami, izključene s področja uporabe Uredbe št. 207/2009. Upoštevna javnost, ki so ji znamke namenjene, namreč niso samo končni potrošniki, ampak tudi specialisti, industrijske stranke in drugi poklicni uporabniki (glej sodbo z dne 7. julija 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT), T‑431/15, neobjavljena, EU:T:2016:395, točka 49 in navedena sodna praksa).
39 V zvezi s tem ni sporno, kot je razvidno iz številnih dokumentov, ki jih je družba Wedl & Hofmann predložila kot dokaz o uporabi izpodbijane znamke, da ta družba upravlja verigo „kavarn“ prek svojih franšizojemalcev in licencojemalcev ter da ti sporne proizvode iz razredov 21 in 25 v okviru franšiznega ali licenčnega sporazuma prodajajo na trgu končnim potrošnikom. Tako je v skladu s sodno prakso iz točke 38 zgoraj s to prodajo mogoče dokazati, da se izpodbijana znamka uporablja javno in navzven. V teh okoliščinah dejstvo, da družba Wedl & Hofmann ni imela neposrednih odnosov s končnimi potrošniki, ni pomembno.
40 Te presoje ni mogoče ovreči s trditvijo K. Hesseja, v skladu s katero je zaradi dejstva, da je družba Wedl & Hofmann sklenila franšizne in licenčne pogodbe, s katerimi je licencojemalcem in franšizojemalcem naloženih več obveznosti glede oglaševanja, promocije in trženja, franšizna ali licenčna pogodba podobna navadnim razmerjem z njenimi zaposlenimi in zastopniki, ki jih ni mogoče opredeliti kot resno in dejansko uporabo v smislu člena 15 Uredbe št. 207/2009. V zvezi s tem je franšizna ali licenčna pogodba običajen način organizacije v gospodarskem prometu, ki ga ni mogoče obravnavati kot zgolj notranjo uporabo. Ugotoviti je treba, da je na trgu, kot je trg Unije, za ustvarjanje ali ohranjanje tržišč za proizvode, kot so ti iz obravnavane zadeve, običajno, da so poslovna ravnanja namenjena strokovnjakom v sektorju, in sicer zlasti trgovcem. Tako načeloma ni mogoče izključiti, da se uporaba znamke, dokazana s poslovnimi ravnanji, namenjenimi strokovnjakom v sektorju, lahko šteje kot uporaba, ki je skladna z bistveno funkcijo znamke v smislu sodne prakse, navedene v točki 30 zgoraj (sodba z dne 7. julija 2016, FRUIT, T‑431/15, neobjavljena, EU:T:2016:395, točka 50).
41 Vsekakor je treba opozoriti, da je iz dokazov, zlasti razpredelnic s podatki o količinah in vrednosti prodaje proizvodov, ki so bili distribuirani v letih od 2009 do 2015, razvidno, da so bila naročila poslana tudi družbam, ki niso franšizojemalci in licencojemalci. To dokazuje, da se je izpodbijana znamka uporabljala javno in navzven, in ne le znotraj podjetja, ki je imetnik izpodbijane znamke, ali v mreži franšizojemalcev in licencojemalcev.
42 Odbor za pritožbe je torej pravilno ugotovil, da je pogoj, da se znamka uporablja javno in navzven, v obravnavani zadevi očitno izpolnjen.
43 Na drugem mestu, K. Hesse trdi, da je edini poslovni razlog za to, da družba Wedl & Hofmann dobavlja sporne proizvode iz razredov 21 in 25, promocija drugih proizvodov ali storitev, na katere se nanaša izpodbijana znamka, kot so „kava“ ali storitve „kavarne“. V takih okoliščinah označitev teh proizvodov z izpodbijano znamko ne prispeva niti k ustvarjanju tržišča za te proizvode niti k temu, da se v interesu potrošnikov ti proizvodi razlikujejo od proizvodov drugih podjetij, ker ti proizvodi ne konkurirajo drugim proizvodom ali storitvam na trgu.
44 EUIPO in družba Wedl & Hofmann trditve K. Hesseja izpodbijata.
45 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da je treba pojem resne in dejanske uporabe razumeti kot uporabo, ki je resnična, skladna z bistveno funkcijo znamke, ki je zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku istovetnost izvora proizvoda ali storitve, s tem da se mu brez verjetne zmede omogoči razlikovanje tega proizvoda ali storitve od tistih, ki imajo drug izvor (sodbi z dne 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, točki 35 in 36, ter z dne 9. decembra 2008, Verein Radetzky‑Orden, C‑442/07, EU:C:2008:696, točka 13).
46 V zvezi s tem iz tega pojma resne in dejanske uporabe izhaja, da varstvo znamke in učinki njene registracije na tretje osebe ne morejo trajati, če bi znamka izgubila gospodarski razlog, ki je ustvarjanje ali ohranjanje tržišča za proizvode ali storitve, ki nosijo znak, ki jih predstavlja glede na proizvode ali storitve, ki izhajajo iz drugih podjetij (sodbi z dne 11. marca 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, točka 37, in z dne 9. decembra 2008, Verein Radetzky-Orden, C‑442/07, EU:C:2008:696, točka 14).
47 Zato je treba za ugotovitev, ali je resna in dejanska uporaba dokazana ali ne, preveriti, ali želi podjetje z uporabo svoje znamke ustvariti ali ohraniti tržišče za svoje proizvode ali storitve v Uniji glede na proizvode ali storitve drugih podjetij. To ne bo veljalo, če ti proizvodi ali storitve ne konkurirajo proizvodom ali storitvam, ki jih na trgu ponujajo druga podjetja, to je če niso – in njihov namen ni, da bi bili – distribuirani v gospodarskem prometu (sodba z dne 9. septembra 2011, Omnicare/UUNT – Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T‑289/09, neobjavljena, EU:T:2011:452, točka 68).
48 Čeprav v obravnavani zadevi ni mogoče izključiti, da je končni cilj ponujanja spornih proizvodov iz razredov 21 in 25 spodbuditi upoštevno javnost k nakupu „kave“, ki jo prodaja družba Wedl & Hofmann, ti proizvodi vseeno niso distribuirani za nagrajevanje nakupa drugih proizvodov, kot je „kava“, niti za spodbujanje prodaje teh proizvodov, ker je iz dokazov, ki jih je predložila družba Wedl & Hofmann, zlasti iz reklamnega gradiva, brošur franšize in prodajnih seznamov, razvidno, da se sporni proizvodi iz razredov 21 in 25 knjižijo in ponujajo ločeno, s številkami naročil, količinami in vrednostmi prodaje, neodvisno od „kave“, tudi če se šteje, da je ta proizvod tisti, ki ga družba Wedl & Hofmann trži primarno. Ta prodaja predstavlja dejanja, ki pomenijo uporabo in ki so objektivno primerna za ustvarjanje ali ohranjanje tržišča za zadevne proizvode, katerega komercialni obseg glede na trajanje in pogostost uporabe ni tako majhen, da bi lahko privedel do zaključka, da gre za čisto simbolično, minimalno ali navidezno uporabo z edinim ciljem ohranjanja varstva pravic znamke. Zato je treba šteti, da gre za samostojne proizvode, namenjene lastnemu tržišču.
49 Poleg tega je treba ugotoviti, da sporni proizvodi iz razredov 21 in 25 konkurirajo drugim podobnim proizvodom na trgu, zlasti če jih dobavljajo podjetja, ki so prisotna na trgu kave in tudi lahko dobavljajo proizvode, kot so „papirnati kozarci“, „kavne skodelice“, „kozarci“ ali „vrečke s sladkorjem“, za promocijo svojega glavnega proizvoda, to je kave.
50 Posledično je treba ugotoviti, da želi družba Wedl & Hofmann s tako uporabo svoje znamke ustvariti ali ohraniti tržišče za sporne proizvode iz razredov 21 in 25 na trgu, na katerem so prisotna druga podjetja.
51 Odbor za pritožbe je zato pravilno ugotovil, da dokumenti o uporabi izpodbijane znamke, ki jih je predložila družba Wedl & Hofmann, dokazujejo, da se izpodbijana znamka ni uporabljala le znotraj podjetja za sporne proizvode iz razredov 21 in 25 z izključnim namenom spodbujanja prodaje drugih proizvodov družbe Wedl & Hofmann.
52 Na tretjem mestu, družba Wedl & Hofmann v bistvu trdi, da je predložila dokaz o resni in dejanski uporabi vseh proizvodov in storitev, za katere je bila znamka registrirana, in ne le za sporne proizvode iz razredov 21 in 25. V zvezi s tem trdi, da če bi odbor za pritožbe pravilno presodil dokumente, ki jih je predložila kot dokaz o uporabi, bi moral ugotoviti, da je bil za vse proizvode in storitve iz točke 3 zgoraj predložen zadosten dokaz o uporabi.
53 EUIPO in K. Hesse trditve družbe Wedl & Hofmann izpodbijata.
54 V obravnavani zadevi je treba ugotoviti, da na podlagi dokumentov, ki jih je predložila družba Wedl & Hofmann, ni mogoče sklepati, da je odbor za pritožbe storil napako s tem, da ni ugotovil obstoja resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke za proizvode in storitve, ki niso sporni proizvodi iz razredov 21 in 25.
55 V zvezi s tem je treba poudariti, kot je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je družba Wedl & Hofmann predložila zadostne podatke le o kraju, času in obsegu uporabe izpodbijane znamke za sporne proizvode iz razredov 21 in 25, med drugim v obliki razpredelnic z več različnimi podatki o datumu, državi, proizvodih, cenah in vrednosti prodaje. Poleg tega podatke v razpredelnicah potrjujejo drugi dokazi, kot so fotografije, oglasi, reklamna brošura in brošura franšize. Za preostale proizvode in storitve družba Wedl & Hofmann ni predložila nobenega dokaza, na podlagi katerega bi bilo mogoče ugotoviti, da so se taki proizvodi v upoštevnem obdobju prodajali v Uniji. Vendar je morala družba Wedl & Hofmann dokazati resno in dejansko uporabo izpodbijane znamke, in sicer je morala predložiti skupek dokazov, ki ne temeljijo na verjetnosti ali domnevah, ampak na konkretnih in objektivnih elementih, s katerimi lahko dokaže resnično in zadostno uporabo navedene znamke na zadevnem trgu (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 23. septembra 2009, acopat, T‑409/07, neobjavljena, EU:T:2009:354, točki 69 in 70).
56 Natančneje, prvič, ugotoviti je treba, da iz teh dokumentov ni mogoče izpeljati nobenega indica ali dokaza o resni in dejanski uporabi izpodbijane znamke v zvezi s proizvodi iz razredov 7, 11, 20 in 28. V zvezi s tem je treba poudariti, da družba Wedl & Hofmann ni predložila nobenega računa, naročilnice, številk o prodaji, številk o oglaševanju ali podatka o tržnem deležu v zvezi s proizvodi, kot so „mlinčki za kavo“ iz razreda 7, „pohištvo“ iz razreda 20, „igre“ in „igrače“ iz razreda 28, „ročke za kavo“ in „električne naprave za kuhanje“ iz razreda 11 ali celo „športne potrebščine“ predvsem iz razreda 28, ki se tržijo pod izpodbijano znamko. Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 66 izpodbijane odločbe v zvezi s „telovadnimi in športnimi oblačili“ iz razreda 25 pravilno ugotovil, da za priznanje resne in dejanske uporabe teh proizvodov ne zadostuje, da se predloži le fotografija nogometne majice, na kateri je izpodbijana znamka, brez dodatnih dokazov.
57 Drugič, v zvezi s proizvodi iz razreda 34, in sicer „potrebščinami za uporabo s tobakom“ in „vžigalicami“, je treba ugotoviti, da čeprav je v razpredelnicah s podatki o prodaji, ki jih je predložila družba Wedl & Hofmann, omenjena prodaja „vžigalnikov“ in „pepelnikov“, je njihova količina zelo majhna, celo skoraj nepomembna, glede na količino drugih proizvodov, kot so „kava“, „papirnati kozarci“ ali „skodelice“ in „kozarci“ za kavo. Iz dokazov torej ni mogoče ugotoviti, ali gre za enkratno uporabo, ki ne presega simbolične uporabe, ali za uporabo, ki je dovolj obsežna, da se lahko upošteva.
58 Tretjič, v zvezi s storitvami iz razreda 38 je treba ugotoviti, da dokaz o uporabi prav tako ni bil predložen. Noben dokaz namreč ne potrjuje, da je družba Wedl & Hofmann opravljala telekomunikacijske storitve. Kot odbor za pritožbe pravilno navaja v točki 67 izpodbijane odločbe, zgolj dejstvo, da je družba Wedl & Hofmann vzpostavila brezplačno telefonsko številko, ne dokazuje, da je ta družba opravljala telekomunikacijske storitve pod izpodbijano znamko. Zgolj dajanje na voljo brezplačne telefonske številke ali številke za neposredni klic za stranke namreč ni samostojna storitev, ki se opravlja za plačilo za račun tretje osebe, in zanjo ni mogoče šteti, da ustvarja tržišče, ampak se lahko šteje le za telefonsko številko za informacije v zvezi s prodajo proizvodov, ki jih dejansko trži imetnik znamke. Ker ni računov ali objektivnih informacij o prometu, ustvarjenem s ponudbo teh storitev, niti pojasnil o datumu, količini ali kakovosti opravljenih storitev, zgolj iz izmenjave elektronskih sporočil, omenjene v točki 34 zgoraj, ni mogoče sklepati, da se je izpodbijana znamka resno in dejansko uporabljala.
59 Kar zadeva predlog za zaslišanje osebe W., je dovolj poudariti, da ga je treba v vsakem primeru zavrniti, ker je lahko Splošno sodišče glede na vse zgoraj navedeno koristno odločilo o utemeljenosti predlogov, tožbenih razlogov in trditev.
60 Odbor za pritožbe je torej pravilno ugotovil, da se izpodbijana znamka ni resno in dejansko uporabljala za proizvode in storitve, ki niso sporni proizvodi iz razredov 21 in 25.
61 Iz navedenega izhaja, da je treba v zadevi T‑910/16 edini tožbeni razlog, ki ga navaja K. Hesse in se v bistvu nanaša na kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, zavrniti. Zato se tožba v tej zadevi zavrne.
62 Iz navedenega izhaja tudi, da je treba tudi v zadevi T‑911/16 zavrniti prvi tožbeni razlog, ki ga navaja družba Wedl & Hofmann in se v bistvu nanaša na kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009.
Drugi tožbeni razlog v zadevi T‑911/16: kršitev načela enakega obravnavanja
63 Družba Wedl & Hofmann z drugim tožbenim razlogom trdi, da je veliko težje dokazati resno in dejansko uporabo znamke, ki jo ima majhno podjetje, kot je njeno. Po mnenju družbe Wedl & Hofmann je z izpodbijano odločbo, ker se ji nalagajo visoke zahteve glede predložitve dokazov o uporabi, kršeno načelo enakega obravnavanja.
64 EUIPO in K. Hesse trditve družbe Wedl & Hofmann izpodbijata.
65 Iz ustaljene sodne prakse izhaja, da načelo enakega obravnavanja zahteva, da se primerljivi položaji ne obravnavajo različno in da se različni položaji ne obravnavajo enako, razen če je taka obravnava objektivno utemeljena (sodbi z dne 17. julija 1997, National Farmers’ Union in drugi, C‑354/95, EU:C:1997:379, točka 61, in z dne 16. septembra 2004, Merida, C‑400/02, EU:C:2004:537, točka 22).
66 Poleg tega je treba ugotoviti, da čeprav se resna in dejanska uporaba presoja za vsak posamezen primer, pri tej presoji ne gre predvsem za upoštevanje ustvarjenega prometa ali obsega prodaje v upoštevnem obdobju. Namen člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009 in pravila 22(3) Uredbe št. 2868/95 namreč ni niti ocena poslovnega uspeha, niti nadzor poslovne strategije podjetja, niti to, da se varstvo znamk pridrži samo za količinsko obsežne tržne uporabe teh znamk (glej po analogiji sodbo z dne 8. julija 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, točke od 36 do 38).
67 Odbor za pritožbe pa je menil, da dokazi, ki jih je predložila družba Wedl & Hofmann, ne zadostujejo za dokaz resne in dejanske uporabe izpodbijane znamke za proizvode in storitve iz razredov 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 in 38, z izjemo spornih proizvodov iz razredov 21 in 25, potem ko je opravil celovito presojo ob upoštevanju vseh upoštevnih dejavnikov obravnavane zadeve.
68 Poleg tega presoja resne in dejanske uporabe znamke ne sme povzročiti različnega obravnavanja malih in velikih podjetij, ker je treba pri taki presoji upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so primerne za to, da se dokaže njena resna poslovna uporaba, še posebej to, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (sodba z dne 8. julija 2004, VITAFRUIT, T‑203/02, EU:T:2004:225, točka 40).
69 Iz tega sledi, da ni mogoče ugotoviti različnega obravnavanja pri presoji resne in dejanske uporabe znamke glede na velikost podjetja, ki je imetnik znamke, ker se resna in dejanska uporaba te znamke presoja glede na ista objektivna merila, opisana v točki 68 zgoraj, ne glede na velikost podjetja.
70 Iz navedenega izhaja, da je treba v zadevi T‑911/16 drugi tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev načela enakega obravnavanja, zavrniti. Ker sta bila ta tožbeni razlog in tudi tožbeni razlog, ki se v bistvu nanaša na kršitev člena 51(1)(a) Uredbe št. 207/2009, zavrnjena, se tožba v tej zadevi posledično v celoti zavrne.
Stroški
71 V skladu s členom 134(1) Poslovnika se plačilo stroškov na predlog naloži neuspeli stranki.
72 Ker v zadevi T‑910/16 K. Hesse ni uspel, se mu v skladu s predlogi EUIPO in družbe Wedl & Hofmann naloži plačilo stroškov.
73 Ker v zadevi T‑911/16 družba Wedl & Hofmann ni uspela, se ji v skladu s predlogi EUIPO in K. Hesseja naloži plačilo stroškov.
Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (peti senat)
razsodilo:
1. Zadevi T‑910/16 in T‑911/16 se združita za izdajo sodbe.
2. Tožbi se zavrneta.
3. V zadevi T‑910/16 nosi stroške postopka Kurt Hesse.
4. V zadevi T‑911/16 nosi stroške postopka družba Wedl & Hofmann GmbH.
Gratsias | Labucka | Ulloa Rubio |
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 4. aprila 2019.
Podpisi