РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (втори състав)
15 октомври 2018 година(*)
„Марка на Европейския съюз — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Европейския съюз „MINERAL MAGIC“ — По-ранна национална словна марка „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“ — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1001)“
По дело T‑7/17
John Mills Ltd, установено в Лондон (Обединеното кралство), за което се явява S. Malynicz, QC,
жалбоподател,
срещу
Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явяват A. Lukošiūtė и D. Hanf, в качеството на представители,
ответник,
като другата страна в производството пред апелативния състав на EUIPO, встъпила пред Общия съд, е
Jerome Alexander Consulting Corp., установено в Сърфсайд, Флорида (Съединените щати), за което се явяват T. Bamford и C. Rani, solicitors,
с предмет жалба срещу решението на първи апелативен състав на EUIPO от 5 октомври 2016 г. (преписка R 2087/2015‑1), постановено в производство по възражение между Jerome Alexander Consulting и John Mills,
ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),
състоящ се от: M. Prek (докладчик), председател, E. Buttigieg и B. Berke, съдии,
секретар: X. Lopez Bancalari, администратор,
предвид жалбата, подадена в секретариата на Общия съд на 5 януари 2017 г.,
предвид писмения отговор на EUIPO, подаден в секретариата на Общия съд на 31 март 2017 г.,
предвид писмения отговор на встъпилата страна, подаден в секретариата на Общия съд на 3 април 2017 г.,
след съдебното заседание от 5 февруари 2018 г.,
предвид определението от 13 март 2018 г. за възобновяване на устната фаза на производството,
предвид писмения въпрос на Общия съд към страните и техните отговори, подадени в секретариата на Общия съд на 30 март и 4 април 2018 г.,
предвид решението от 11 април 2018 г. за приключване на устната фаза на производството,
постанови настоящото
Решение
Обстоятелствата по спора
1 На 18 септември 2013 г. жалбоподателят John Mills Ltd подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на марка на Европейския съюз на основание на Регламент № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен (заменен с Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (OВ L 154, 2017 г., стр. 1).
2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният словен знак:
„MINERAL MAGIC“
3 Стоките, за които е поискана регистрацията на марка, спадат към клас 3 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и отговарят на следното описание: „Лосиони за коса; препарати за лице с абразивни частици; сапуни; парфюмерия; етерични масла; козметични продукти; препарати за почистване и грижа за кожата, скалпа и косата; дезодоранти за лична употреба (парфюмерия)“.
4 Заявката за марка на Съюза е публикувана в Бюлетин на марките на Общността 2014/14 от 23 януари 2014 г.
5 На 23 април 2015 г. встъпилата страна Jerome Alexander Consulting Corp. подава възражение на основание член 41 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 46 от Регламент 2017/1001) срещу регистрацията на заявената марка за стоките, посочени в точка 3 по-горе.
6 Възражението се основава на следните по-ранни марки:
– американската словна марка „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“ № 4274584 за следните стоки: „минерална пудра за лице“,
– нерегистрираната американска словна марка „MAGIC MINERALS“ за следните стоки: „козметични продукти“.
7 В подкрепа на възражението са изтъкнати основанията, посочени в член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 3 от Регламент 2017/1001).
8 С решение от 18 август 2015 г. отделът по споровете отхвърля възражението.
9 На 15 октомври 2015 г. встъпилата страна подава пред EUIPO жалба на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 66—71 от Регламент 2017/1001) срещу решението на отдела по споровете.
10 С решение от 5 октомври 2016 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на EUIPO отменя решението на отдела по споровете и на основание член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 отказва регистрацията на заявената марка.
11 Първо, апелативният състав отбелязва факта, че встъпилата страна вече не основава възражението си на нерегистрираната американска марка „MAGIC MINERALS“ и така се позовава само на американската словна марка „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“.
12 Второ, апелативният състав посочва целта на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 — да се избегне злоупотреба с марка от агента на притежателя ѝ — и условията, които според него трябва да бъдат изпълнени, за да се уважи възражение на основание на тази разпоредба, а именно: възразяващата страна трябва да бъде притежател на по-ранната марка, заявителят на марката трябва да бъде или да е бил агент или представител на горепосочения притежател, заявката трябва да е била подадена от името на агента или представителя без съгласието на притежателя и без да са налице основателни причини за действията на агента или представителя и заявката трябва да се отнася до идентични или сходни знаци и стоки.
13 Трето, апелативният състав проверява конкретно дали са били изпълнени критериите, за да се уважи възражението на основание член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Преди всичко, що се отнася до наличието на правоотношение агент/доверител, апелативният състав подчертава, че термините „агент“ и „представител“ трябва да се тълкуват в широк смисъл. В случая според апелативния състав договорът за дистрибуция между страните предвижда жалбоподателят да разпространява стоките на встъпилата страна в рамките на Съюза. Апелативният състав отбелязва също че в договора са включени разпоредби относно неговия изключителен характер, клауза за забрана на конкурентна дейност, както и разпоредби относно правата върху интелектуалната собственост на встъпилата страна. Той счита, че представените от встъпилата страна доказателства — а именно формуляри за поръчка, единият от които e с дата два месеца преди датата на подаване на заявката за регистрация на заявената марка — свидетелстват, че е налице важно търговско правоотношение, което надхвърля обикновените правоотношения между доставчик и дистрибутор. Поради това апелативният състав стига до извода, че към датата на подаване на заявката за регистрация на заявената марка е било налице реално, ефективно и трайно търговско правоотношение, породило общо задължение за доверие и лоялност, и че жалбоподателят е бил агент по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009.
14 Четвърто, апелативният състав подчертава, че освен до случаите, в които сравняваните стоки или услуги са идентични, член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се отнася и до случаите, в които те са сходни. Той отбелязва, че в случая стоките, обозначени с конфликтните знаци, са идентични — „козметичните продукти“, означени със заявената марка, включващи „минерална пудра за лице“, посочена в по-ранната марка — или сходни — останалите стоки, означени със заявената марка, които са свързани със стоките, посочени в по-ранната марка, тъй като те могат да съдържат идентични съставки, често се произвеждат от едни и същи предприятия и се предлагат заедно в дрогериите и в едни и същи магазини за продажба на дребно.
15 Що се отнася до знаците, апелативният състав счита, че те са сходни. Най-напред, той отбелязва поразителната прилика между първите два словни елемента („magic“ и „minerals“) на по-ранната марка и словните елементи на заявената марка. След това той подчертава, че е възможно съответните потребители в Съюза да възприемат по-ранната марка като знак, съставен от два елемента: елементът „by jerome alexander“ се възприемал като обозначение на организацията майка, т.е. отговорният за продукта субект, и елементът „magic minerals“, най-вероятно възприеман като обозначение на самия продукт или на линията продукти. Накрая, апелативният състав приема, че обстоятелството, че United States patent and trademark office (USPTO, Ведомство за патентите и марките в Съединените щати) не е възразило срещу регистрацията на марката „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“, въпреки наличието на марката „MINERAL MAGIC COSMETICS“, не означава, че между тях няма никаква вероятност от объркване. Всъщност този състав отбелязва, че такова възражение е трябвало да подаде притежателят на марката „MINERAL MAGIC COSMETICS“. С оглед на всички тези съображения апелативният състав уважава възражението, подадено на основание член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009.
Производството и исканията на страните
16 Жалбоподателят иска от Общия съд:
– да отмени обжалваното решение,
– да осъди EUIPO и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.
17 EUIPO иска от Общия съд:
– да отхвърли изцяло жалбата,
– да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски, направени от EUIPO.
18 Встъпилата страна иска от Общия съд
– да отхвърли изцяло жалбата,
– да потвърди обжалваното решение,
– да осъди жалбоподателя да заплати направените от него съдебни разноски, както и тези на встъпилата страна и EUIPO.
От правна страна
19 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква по същество едно-единствено основание за нарушение на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, което се състои от три оплаквания. Първото се основава на факта, че апелативният състав погрешно приел, че жалбоподателят е бил агент или представител, по смисъла на посочената разпоредба, на притежателя на по-ранната марка. В рамките на второто оплакване се твърди, че апелативният състав допуснал грешка при прилагане на правото, като приел, че член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 е приложим дори ако конфликтните знаци са просто сходни, а не идентични. Третото оплакване се основава на обстоятелството, че апелативният състав неправилно приел, че посочената по-горе разпоредба се прилага, макар стоките, обхванати от по-ранната марка, да не са идентични с обхванатите от заявената марка.
20 Общият съд счита, че на първо място следва да се разгледа второто оплакване, в което се твърди неправилно прилагане на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 в случай, отнасящ се до сходни знаци.
21 Според жалбоподателя апелативният състав неправилно приел, че е достатъчно по-ранната марка да е просто сходна — а не идентична — със заявената марка, за да може да се приложи член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Той отбелязва също че апелативният състав неправилно взел предвид гледната точка на потребителите в Съюза, въпреки че за по-ранната американска словна марка съответните потребители са американските потребители.
22 EUIPO, поддържана от встъпилата страна, оспорва доводите на жалбоподателя. Според EUIPO строго буквалното тълкуване на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 би означавало, че тази разпоредба може да се прилага само когато знаците са идентични, което би я обезсмислило. Всъщност тя счита, че заявителят на марка можел да избегне прилагането на тази разпоредба, като измени леко предходната марка, а това би засегнало сериозно интересите на притежателя на по-ранната марка. Според EUIPO ако марката се регистрира въпреки сходството между двата знака, заявителят на спорната марка би могъл да попречи на всяка последваща регистрация и на всяко използване на по-ранната марка от първоначалния притежател. Целта на посочената разпоредба обаче била да се избегне именно злоупотреба с марка от агента на притежателя ѝ, тъй като агентът би могъл да използва придобитите по време на търговските им правоотношения познания и опит и следователно да се облагодетелства неоснователно от вложените от притежателя усилия и инвестиции. Според нея тази разпоредба трябва да се тълкува нюансирано, за да се осигури ефективна защита на законния притежател срещу нелоялни практики от страна на неговите представители, като нейното приложение обхване и случаите извън тези на строго идентични марки. Сравнението на знаците, извършено за целите на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001), и сравнението за целите на член 8, параграф 3 от този регламент не били непременно едни и същи. Тя твърди, че сравняването на знаци на основание член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се съсредоточава върху интересите на притежателя на по-ранната марка. В случая апелативният състав не приложил критерия за сходство, отнасящ се до член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, а проверил, с оглед на специфичното естество на знаците, дали те могат да бъдат считани за сходни „по същество“, така че да бъдат засегнати легитимните интереси на притежателя на марката и жалбоподателят да може неоснователно да се облагодетелства от своето правоотношение с този притежател. При това положение специфичното естество на разглежданите знаци е причината, поради която в конкретния случай член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се прилага за неидентични знаци.
23 Следва да се припомни, че съгласно член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 „[п]ри възражение на притежателя на марката се отказва регистрация на марка, когато тя е поискана от агента или представителя на притежателя на марката, от негово собствено име и без съгласието на притежателя“.
24 Тази разпоредба не предвижда изрично условие за идентичност или сходство между марката на притежателя и заявената от агента или представителя марка.
25 При все това член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се разбира в смисъл, че цели да се избегне злоупотреба с марката на притежателя от страна на агента или на представителя му, тъй като тези агенти и представители биха могли да използват придобитите по време на търговските си правоотношения с притежателя познания и опит и следователно да се облагодетелстват неоснователно от направените от притежателя на марката усилия и инвестиции (вж. в този смисъл решение от 29 ноември 2012 г., Adamowski/СХВП — Fagumit (FAGUMIT), T‑537/10 и T‑538/10, EU:T:2012:634, т. 22). Ето защо тази разпоредба по същество изисква наличието на пряка връзка между марката на притежателя и марката, заявена за регистрация от агента или представителя от негово собствено име. Такава връзка е възможна само ако въпросните марки съвпадат.
26 В този смисъл подготвителните работи по Регламента относно марката на Общността внасят нужната яснота относно намеренията на законодателя и подкрепят тълкуването, че по-ранната марка и заявената марка трябва да са идентични — а не просто сходни — за да може да се приложи член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009.
27 Всъщност, както припомня жалбоподателят, законодателят на Съюза първоначално е предвидил в предварителния проект за регламент относно марката на Общността, че разглежданата разпоредба може да се прилага и в случаите на сходни знаци. Тази възможност обаче не е била включена в окончателния текст на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (OВ L 11, 1994 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).
28 Освен това в документ № 11035/82 на Съвета на Европейския съюз от 1 декември 1982 г., който съдържа обобщение на заключенията на работната група по Регламента относно марката на Общността в рамките на Съвета, тази работна група изрично посочва, че не е приела предложението на една делегация съответната разпоредба да се прилага и в случаите на „сходни“ марки за „сходни“ стоки.
29 В това отношение в отговора си на писмения въпрос, поставен от Общия съд, EUIPOтвърди, от една страна, че тази извадка от подготвителните работи може да се тълкува само в смисъл че Съветът просто отказал да определи „изрично“, че съответната разпоредба следва да се прилага за идентични или сходни марки, а от друга страна, че тази извадка трябва да се разглежда във връзка с факта, че службите на Европейската комисия предложили да се използва изразът „идентични или сходни“ в текста на предварителния проект на Регламента. Такива доводи следва да бъдат отхвърлени.
30 Всъщност, първо, обстоятелството, че законодателят на два пъти отказал изрично да посочи факта, че съответната разпоредба следва да се прилага и в случаите на сходни марки — първият път, когато изменил предварителния проект на регламент по този въпрос, и вторият път, когато отхвърлил изрично искането на една делегация — достатъчно ясно показва неговото намерение в това отношение.
31 Второ, от формулировката в документ № 11035/82 е видно, че е отхвърлено самото предложение на съответната делегация тази разпоредба да се прилага и за сходните марки, а не, както твърди EUIPO, само предложението да се посочат думите „идентични или сходни“ в тази разпоредба.
32 Трето, в същия документ № 11035/82 работната група подчертава, че е дала съгласието си съответната разпоредба да се тълкува в смисъл, че се прилага в международен мащаб съгласно член 6 седмо от ревизираната и изменена Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г.
33 В това отношение следва да се подчертае, че Съюзът е страна по Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост (ТРИПС) от 15 април 1994 г. (OВ L 336, 1994 г., стр. 214; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 228), представляващо приложение 1 В към Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО) (ОВ L 336, 1994 г., стр. 3; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 5), и че член 2 от това споразумение препраща към редица материалноправни разпоредби на Парижката конвенция, сред които член 6 седмо. Следователно и както впрочем подчертава самата EUIPO в своя отговор на въпроса на Общия съд, Съюзът трябва да тълкува член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 доколкото е възможно в светлината на текста и целта на това споразумение (вж. в този смисъл решение от 16 ноември 2004 г., Anheuser-Busch, C‑245/02, EU:C:2004:717, т. 42), и поради това — в светлината на член 6 седмо от Парижката конвенция.
34 Този член предвижда, че ако агентът или представителят на притежател на марка в една страна — членка на Съюза за закрила на индустриалната собственост, поиска, без разрешение на притежателя, регистрация на „тази“ марка на негово собствено име, в една или повече от тези страни, притежателят има право да се противопостави на исканата регистрация. Формулировката на тази разпоредба може да се тълкува само в смисъл, че марката на притежателя и марката, заявена от агента или представителя, са едни и същи. Следва да се уточни, че текстът на английски език на тази разпоредба също се разбира в смисъл, че марката на притежателя и марката, заявена от агента или представителя му, трябва да бъдат идентични. Всъщност в този текст става дума за притежателя на „марка“ („the proprietor of a mark“), и след това се посочва регистрацията на „марката“ („the registration of the mark“), а последната не може да се разбира по друг начин, освен като тази на притежателя.
35 С оглед на недвусмисления текст на член 6 седмо от Парижката конвенция, EUIPO не може да разчита на доводи от подготвителните работи по тази конвенция, за да твърди, че посоченият член следва да се тълкува и в смисъл, че включва случаите, в които знаците са само сходни.
36 Четвърто, EUIPO се опитва да черпи довод от факта, че член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 използва думите „идентични или сходни“, които липсват в параграф 3 от тази разпоредба, за да поддържа, че приложното му поле не е ограничено до случаите на строга идентичност на съответните марки. Липсата на тези думи обаче би следвало да се разбира по-скоро в смисъл, че за законодателя е станало очевидно, че тази разпоредба се отнася до случаите, в които заявената от агента марка е тази на нейния притежател и следователно, по дефиниция, идентична, така че според него уточнението е излишно.
37 От гореизложеното следва, че за законодателя на Съюза член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 може да се прилага само ако марката на притежателя и марката, заявена от неговия агент или представител, са идентични, а не просто сходни.
38 В този контекст е полезно да се припомни, че що се отнася до равнището, необходимо за да се приеме, че знаците са идентични, от съдебната практика е видно, че знакът е идентичен с друг, когато възпроизвежда, без да променя или допълва, всички негови компоненти или когато, разглеждан в неговата цялост, съдържа толкова незначителни разлики, че те могат да останат незабелязани от средния потребител, тъй като последният рядко има възможност да сравнява пряко знаците, а трябва да се довери на несъвършения образ, който е съхранил в паметта си (решение от 3 декември 2015 г., TrekStor/СХВП — Scanlab (iDrive), T‑105/14, непубликувано, EU:T:2015:924, т. 62).
39 В същия смисъл следва да се подчертае, че макар и по-непряко, въпросът за идентичността на знаците е разглеждан и в рамките на преценката на реалното използване на марка. Член 15 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 18 от Регламент 2017/1001) предвижда, че използването на марката под форма, различна от формата, под която е регистрирана, също представлява използване, стига различните елементи да не променят отличителния характер на марката, независимо от това дали е регистрирана на името на притежателя в използваната форма. Целта на тази разпоредба е да даде възможност на притежателя да прави вариации на знака, които, без да променят неговия отличителен характер, позволяват привеждането му в по-голямо съответствие с изискванията на търговията и рекламата на съответните стоки или услуги. Разликата обаче трябва да е в незначителните елементи, а знаците — по начина, по който са използвани и регистрирани — трябва като цяло да са еквивалентни (вж. в този смисъл решение от 23 февруари 2006 г., Il Ponte Finanziaria/СХВП — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T‑194/03, EU:T:2006:65, т. 50).
40 При това положение следва да се определи дали конфликтните знаци са идентични по смисъла на решение от 3 декември 2015 г., iDrive (T‑105/14, непубликувано, EU:T:2015:924), посочено в точка 38 по-горе, като се вземат предвид критериите, установени в решение от 23 февруари 2006 г., BAINBRIDGE (T‑194/03, EU:T:2006:65), посочено в точка 39 по-горе.
41 В това отношение, видно от точка 33 от обжалваното решение, апелативният състав е приел, че заявената марка се различава от по-ранната марка по това, че думите „mineral“ и „magic“ са в обратен ред и заявената мярка не включва нито буквата „s“, нито израза „by jerome alexander“, и че на това основание конфликтните знаци трябва да се считат за сходни. Този извод трябва да бъде подкрепен. Очевидно е, че в случая конфликтните знаци не са идентични, което освен това потвърждават всички страни в писмените си изявления. Впрочем липсата на идентичност между знаците е толкова очевидна, че този извод се налага независимо от разликата във възприемането, която може да съществува между съответните средни потребители в зависимост от територията, на която са установени.
42 След като конфликтните знаци не са идентични, следва да се заключи, че апелативният състав неправилно е приел, че може да се основе на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, за да откаже регистрацията на заявената марка.
43 С оглед на всичко гореизложено и без да е необходимо произнасяне по първото и третото оплакване, следва да се уважи единственото основание за нарушение на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 и поради това да се отмени обжалваното решение.
По съдебните разноски
44 Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Съгласно член 134, параграф 2 от същия правилник на Общия съд, когато има няколко загубили делото страни, Общият съд взема решение по разпределянето на съдебните разноски.
45 В случая, тъй като EUIPO и встъпилата страна са загубили делото, те трябва да бъдат осъдени да понесат направените от тях съдебни разноски, както и всеки от тях да понесе половината от съдебните разноски, направени от жалбоподателя.
По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (втори състав),
реши:
1) Отменя решението на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 5 октомври 2016 г. (преписка R 2087/2015‑1).
2) EUIPO понася направените от нея съдебни разноски и половината от разноските на John Mills Ltd.
3) Jerome Alexander Consulting Corp. понася направените от него съдебни разноски и половината от разноските на John Mills.
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 15 октомври 2018 година.
Подписи