SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
YVESA BOTA,
predstavljeni 29. novembra 2011(1)
Zadeva C‑307/10
The Chartered Institute of Patent Attorneys
proti
Registrar of Trade Marks
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je v okviru pritožbe zoper odločbo Registrar of Trade Marks oblikovala Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994 in ga je posredovalo High Court of Justice (Združeno kraljestvo))
„Znamke – Direktiva 2008/95/ES – Uredba (ES) št. 207/2009 – Obseg varstva znamke – Določitev proizvodov ali storitev, v zvezi s katerimi se zahteva varstvo znamke – Zahtevi jasnosti in natančnosti – Uporaba naslovov razredov Nicejske klasifikacije – Sporočilo št. 4/03 predsednika UUNT“
1. Dve bistveni sestavini registracije znamke sta znak ter proizvodi in storitve, ki jih mora ta znak označevati. Vsaka od teh sestavin omogoča, da se opredeli natančen predmet varstva, ki ga registrirana znamka zagotavlja njenemu imetniku.
2. Sodišče je v sodbi Sieckmann(2) določilo pogoje, ki jih mora znak izpolnjevati, da bi predstavljal znamko. S predloženo zadevo je Sodišču zdaj ponujena možnost, da opredeli pravila, ki urejajo določitev proizvodov ali storitev, za katere se zahteva varstvo, in da posredno presodi o dometu pravil, ki jih je Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) do zdaj uporabljal. To vprašanje je v trenutku, ko nacionalni uradi za znamke in UUNT razvijajo različno prakso, ki vodi do različnih pogojev za registracijo, ki so v nasprotju s ciljem zakonodajalca Unije, bistveno.
I – Pravni okvir
A – Nicejski aranžma
3. Nicejski aranžma o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen,(3) je bil sprejet v skladu s členom 19 Pariške konvencije za varstvo industrijske lastnine(4), ki na mednarodni ravni ureja pravo znamk. Namen Nicejskega aranžmaja je v skladu z njegovim členom 1 olajšati registracijo znamk s pomočjo Nicejske klasifikacije.
4. Člen 2 Nicejskega aranžmaja opredeljuje pravni obseg Nicejske klasifikacije in njeno uporabo. Določa:
„(1) Izvzemši obveznosti, ki jih nalaga ta aranžma, ima mednarodna klasifikacija samo tisti pomen, ki ji ga pripisuje posamezna država pogodbenica. Mednarodna klasifikacija ne veže držav pogodbenic glede ocenjevanja obsega varstva znamke in ne glede priznavanja storitvenih znamk.
(2) Vsaka pogodbenica si pridrži možnost, da uporabi mednarodno klasifikacijo proizvodov in storitev kot glavni ali kot pomožni sistem.
(3) Administracije držav pogodbenic bodo vpisovale v uradne naslove in objave registriranih znamk številko vrste [razreda] mednarodne klasifikacije, v katerega spada posamezen proizvod ali posamezna storitev, za katero je znamka registrirana.
[…]“
5. Nicejsko klasifikacijo vodi mednarodni urad OMPI. Nicejska klasifikacija vsebuje seznam razredov, po potrebi s pojasnili, in abecedni seznam proizvodov in storitev, ki spadajo v posamične razrede. Danes je sestavljena iz 34 razredov za proizvode in 11 razredov za storitve. Navedbe proizvodov ali storitev v naslovu razredov predstavljajo splošne navedbe področij, pod katera načeloma spadajo zadevni proizvodi in storitve.(5) Nicejska klasifikacija v deveti različici, ki je začela veljati 1. januarja 2007, vključuje abecedni seznam 11.600 postavk.
6. Ta klasifikacija velja za prijave in registracijo znamk Skupnosti.
B – Direktiva 2008/95/ES
7. Direktiva 2008/95/ES(6) je bila sprejeta, da bi se odpravilo obstoječe razlike med zakonodajami držav članic, ki bi lahko ovirale prosti pretok blaga in svobodno opravljanje storitev ter izkrivljale konkurenco na skupnem trgu. V Direktivi je približevanje omejeno na nacionalne določbe, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje trga. Mednje spadajo določbe, ki opredeljujejo zahteve, od katerih je odvisna registracija znamke, in določbe, ki določajo varstvo iz znamk, ki so zakonito registrirane. Navedene določbe morajo biti ob upoštevanju sprejetih mednarodnih zavez popolnoma usklajene z določbami Pariške konvencije in ne smejo vplivati na obveznosti držav članic, ki izhajajo iz te konvencije.
8. V členu 2 Direktive so znaki, ki lahko sestavljajo znamko, opredeljeni tako:
„[…] Znamka je lahko sestavljena iz kakršnihkoli znakov, ki jih je mogoče predstaviti grafično, zlasti iz besed, vključno z osebnimi imeni, slik, črk, števil, oblik[ami] blaga ali njegove embalaže, če se s pomočjo teh znakov blago ali storitve nekega podjetja lahko razlikujejo od blaga ali storitev drugih podjetij.“
9. V členu 3 Direktive so navedeni razlogi za zavrnitev ali neveljavnost, na katere se je mogoče sklicevati zoper registracijo znamke. Npr. znamk se ne registrira, ali če so registrirane, jih je mogoče razglasiti za neveljavne, če nimajo razlikovalnega učinka ali če so sestavljene izključno iz znakov, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo namen proizvoda.
10. V členu 4 Direktive so navedeni dodatni razlogi za zavrnitev ali neveljavnost, če nastane konflikt v zvezi z znamko, za katero je bila prijava že vložena.
11. Nazadnje v skladu s členom 5(1) Direktive „registrirana […] znamka podeljuje imetniku izključne pravice“, ki lahko tako na njeni podlagi npr. tretjim osebam prepreči, da v gospodarskem prometu uporabljajo znak, ki je enak znamki, za proizvode ali storitve, ki so enaki tistim proizvodom ali storitvam, za katere je bila ta znamka registrirana.
C – Uredbi (ES) št. 207/2009 in (ES) št. 2868/95
12. Namen Uredbe (ES) št. 207/2009(7) za uresničitev notranjega trga je, da poleg nacionalnih znamk vpelje še znamko Skupnosti, ki se jo pridobi z enim postopkom, ki uživa enotno varstvo in ki učinkuje na vseh ozemljih držav članic. Znamka Skupnosti ne nadomešča nacionalnih ureditev varstva, ki še naprej obstajajo. Registracija in upravljanje te znamke spada v pristojnost UUNT.
13. Členi 4 in od 7 do 9 Uredbe ustrezajo členom od 2 do 5 Direktive.
14. Vendar člen 26(1)(c) Uredbe določa, da mora prijava znamke Skupnosti vsebovati seznam blaga ali storitev, za katere se zahteva registracija. V skladu s pravilom 2(2) Uredbe (ES) št. 2868/95(8) „je [ta] seznam oblikovan tako, da jasno navaja naravo blaga in storitev ter omogoča, da je vsak artikel [vsak proizvod oziroma storitev] uvrščen le v en razred Nicejske klasifikacije“.
15. V skladu s členom 28 Uredbe v povezavi s pravilom 2(1) Izvedbene uredbe se blago in storitve, za katere se prijavi znamka Skupnosti, razvrstijo v skladu z Nicejsko klasifikacijo. Pravilo 2(4) Izvedbene uredbe nazadnje določa:
„Klasifikacija blaga in storitev se uporablja izključno v upravne namene. Tako se blaga in storitev ne sme obravnavati kot podobnih na podlagi tega, da se po Nicejski klasifikaciji pojavljajo v istem razredu, pa tudi ne kot različnih na podlagi tega, da se pojavljajo v različnih razredih po Nicejski klasifikaciji.“
D – Sporočilo št. 4/03 predsednika UUNT
16. Cilj Sporočila št. 4/03 predsednika UUNT(9) je v skladu z njegovo točko I razložiti in pojasniti prakso UUNT „glede uporabe naslovov razredov in posledic te uporabe, če so prijave ali registracije znamke Skupnosti predmet zožitve ali delne odpovedi ali če so vpletene v postopek z ugovorom ali postopek za ugotovitev ničnosti“.
17. Iz drugega odstavka točke III Sporočila št. 4/03 je razvidno, da uporaba splošnih navedb ali celotnih naslovov razredov, ki so navedeni v Nicejski klasifikaciji, v prijavi znamke Skupnosti pomeni specifikacijo proizvodov in storitev, njihovo klasifikacijo in njihovo pravilno uvrstitev.
18. V tej točki je zlasti navedeno, da „[UUNT] v nasprotju s prakso nekaterih nacionalnih uradov Evropske unije in tretjih držav glede nekaterih naslovov razredov in splošnih navedb ne nasprotuje uporabi splošnih navedb in naslovov razredov v smislu, da naj bi bili preveč nejasni in nedoločeni“.
19. Poleg tega je v točki IV tega sporočila določeno:
„34 razredov proizvodov in 11 razredov storitev zajemajo vse proizvode in storitve s posledico, da uporaba vseh splošnih navedb iz naslova posameznega razreda pomeni zahtevek glede vseh proizvodov ali storitev, ki spadajo v ta posamezni razred.
Enako bo uporaba določene splošne navedbe, ki je v naslovu razreda, vključevala vse proizvode ali storitve, ki spadajo pod to splošno navedbo in so pravilno uvrščeni v isti razred. […]“
20. Nazadnje, v točki V(2) navedenega sporočila je navedeno:
„Glede postopkov z ugovorom in postopkov za ugotovitev ničnosti je posledica pravila, da uporaba celotnega naslova posameznega razreda pomeni, da so vključeni vsi proizvodi iz tega razreda, ta, da če prijava ali nedavna registracija vključujeta proizvode ali storitve, ki so pravilno uvrščeni v isti razred, so proizvodi ali storitve enaki proizvodom ali storitvam prejšnje znamke. Če specifikacija ne vključuje vseh splošnih navedb iz naslova posameznega razreda, temveč le eno ali nekatere od njih, bo obstajala enakost le, če posamezni element spada pod splošno navedbo. […]“
E – Nacionalno pravo
21. Zakon iz leta 1994 o znamkah (Trade Marks Act 1994, v nadaljevanju: zakon iz leta 1994), s katerim je bila v notranje pravo Združenega kraljestva prenesena Direktiva, v členu 32(2)(c) določa, da mora zahteva za registracijo vsebovati navedbo proizvodov ali storitev, za katere je zahtevana registracija znamke.
22. V skladu s členom 34(1) zakona iz leta 1994 so proizvodi ali storitve uvrščeni v skladu s predpisano klasifikacijo.
23. Ta zakon dopolnjuje uredba iz leta 2008 o znamkah (Trade Marks Rules 2008, v nadaljevanju: uredba iz leta 2008), ki obravnava prakso in postopek pred Uradom za varstvo intelektualne lastnine iz Združenega kraljestva. V skladu s pravilom 8(2)(b) te uredbe mora prijavitelj proizvode in storitve, za katere se vlaga prijava nacionalne znamke, specificirati tako, da je njihova narava jasna.
II – Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
24. Chartered Institute of Patent Attorneys (v nadaljevanju: CIPA) je 16. oktobra 2009 pri Registrar of Trade Marks (v nadaljevanju: Registrar) vložila zahtevo za registracijo za oznako „IP TRANSLATOR“ za proizvode iz razreda 41 v smislu Nicejske klasifikacije z naslovom „Izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti“.
25. Registrar je to zahtevo preučil v skladu s Sporočilom št. 4/03 in jo zavrnil. Ker se je namreč ta zahteva nanašala na naslov razreda 41 Nicejske klasifikacije, je Registrar preučil, ali obstajajo absolutni razlogi za zavrnitev registracije glede vseh storitev iz tega razreda, med katerimi so tudi prevajalske storitve. Registrar je ocenil, da je znamka IP TRANSLATOR glede teh storitev opisna in zato njeno registracijo zavrnil.
26. CIPA je zoper to odločbo vložila pritožbo in trdila, da v njegovi zahtevi za registracijo niso bile navedene prevajalske storitve iz razreda 41 Nicejske klasifikacije ter da teh storitev s svojo zahtevo ni želela vključiti. Po mnenju Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks (oseba, ki jo določi Lord Chancellor na podlagi člena 76 zakona iz leta 1994 o znamkah in ki na pritožbeni stopnji odloča o odločbah registratorja znamk, Združeno kraljestvo) te storitve običajno niso podkategorija storitev „izobraževanja“, „pouka“, „razvedrila“, „športnih dejavnosti“ ali „kulturnih dejavnosti“.
27. Iz spisa, predloženega Sodišču, je razvidno, da baza podatkov, ki jo vodi Registrar za namene zakona iz leta 1994, poleg abecednega seznama s 167 vnosi, v katerih so podrobno navedene storitve iz razreda 41 Nicejske klasifikacije, vsebuje tudi več kot 2000 vnosov, v katerih so podrobno navedene storitve iz tega razreda 41, baza podatkov Euroace, ki jo vodi UUNT za namene Uredbe, pa vsebuje več kot 3000 takih vnosov.
28. Predložitveno sodišče navaja, da če bi bil pristop, ki ga je izbral Registrar, pravilen, bi bili vsi ti vnosi, vključno s prevajalskimi storitvami, vključeni v zahtevo za registracijo, ki jo je vložila CIPA. V tem primeru bi bile v zahtevo vključene storitve, ki v tej zahtevi niso omenjene, niso pa niti omenjene v nobeni registraciji, ki izhaja iz te zahteve. Po mnenju predložitvenega sodišča bi bila taka razlaga nezdružljiva z zahtevo, da se jasno in natančno določi različne proizvode ali storitve, ki jih vključuje prijava znamke.
29. Predložitveno sodišče navaja tudi raziskavo, ki jo je leta 2008 opravilo Association of European Trade Mark Owners (Marques) (Združenje evropskih imetnikov znamk), v kateri se je izkazalo, da se praksa razlikuje od ene do druge države članice, pri čemer nekateri pristojni organi uporabljajo razlagalni pristop, določen v Sporočilu št. 4/03, medtem ko drugi to zavračajo.
30. Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Mark je za odpravo teh dvomov prekinil postopek in Sodišču v predhodno odločanje predložil ta vprašanja:
„Ali je v kontekstu Direktive […]:
1. treba različno blago ali storitve, ki jih vključuje znamka, določiti s posebno stopnjo jasnosti in natančnosti, in če je treba, s kakšno?
2. za določitev različnega blaga ali storitev, ki jih vključuje prijava znamke, dovoljeno uporabljati splošno besedilo naslovov razredov [Nicejske klasifikacije]?
3. treba oziroma je dovoljeno tako uporabo splošnega besedila naslovov razredov [Nicejske klasifikacije] razlagati v skladu s Sporočilom št. 4/03 […]?“
31. Stališča so predložile stranki iz postopka v glavni stvari ter vlada Združenega kraljestva in češka, danska, nemška, irska, francoska, avstrijska, poljska, portugalska, slovaška in finska vlada, UUNT in Evropska komisija.
III – Analiza
32. Predložitveno sodišče s svojimi vprašanji v bistvu Sodišče poziva, naj določi zahteve, povezane z določitvijo proizvodov ali storitev, v zvezi s katerimi prijavitelj nacionalne znamke zahteva varstvo.(10) V zvezi s tem se sprašuje o upoštevnosti splošnih navedb iz naslovov razredov Nicejske klasifikacije in o obsegu razlage, ki jo je sprejel predsednik UUNT v okviru Sporočila št. 4/03.
A – Uvodne ugotovitve
33. Prvič, ugotavljam, da Direktiva ne vsebuje nobenih določb o določitvi proizvodov ali storitev, za katere se registrira znamka. Zato je za uresničitev ciljev iz uvodnih izjav Direktive treba glede tega vprašanja uskladiti nacionalne zakonodaje.
34. V uvodni izjavi 4 Direktive je namreč navedeno, da se približevanje zakonodaj držav članic „omeji na nacionalne določbe zakona, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga“. Sodišče je odločilo, da je tako namen Direktive uskladiti temeljna vsebinska pravila na področju,(11) med katerimi so po mojem mnenju pravila, ki omogočajo določiti obseg varstva iz znamke.
35. Poleg tega je v uvodni izjavi 8 Direktive opozorjeno, da „doseganje ciljev, h katerim je usmerjeno približevanje [nacionalnih zakonodaj], zahteva, da so pogoji pridobivanja in ohranjanja registrirane znamke na splošno enaki v vseh državah članicah“. Sodišče je pravilno odločilo, da zahteve glede določitve proizvodov in storitev pomenijo vsebinski pogoj pridobitve pravice, ki jo zagotavlja znamka.(12)
36. Nazadnje, v uvodni izjavi 10 Direktive je navedeno, da „je za zagotovitev prostega pretoka blaga in storitev bistvenega pomena zagotoviti, da registrirane znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo“. Varstvo znamke pa je v bistvu zagotovljeno z njeno registracijo.(13) Enotno varstvo znamke na celotnem ozemlju Unije zato izključuje različne pogoje registracije in zahteva uskladitev nacionalnih zakonodaj o določitvi proizvodov ali storitev.
37. Drugič, nujno je treba opredeliti skupen pristop za določitev proizvodov ali storitev, pa naj gre za zahtevo, ki se nanaša na nacionalno znamko ali na znamko Skupnosti.
38. Kot je nedavno navedlo Sodišče, je sicer ureditev Skupnosti za znamke samostojen sistem, ki ga sestavlja skupek pravil in ki uresničuje posebne cilje.(14) Vendar še vedno velja, da ureditev nacionalne znamke in ureditev Skupnosti temeljita na skupnih osnovnih načelih, kot je razvidno iz enakih ciljev in vsebinskih pravil. Pravila o opredelitvi in pridobitvi znamke in pravila, ki določajo njene učinke, so – kot je to razvidno iz primerjave besedila členov 2, 3 in od 5 do 7 Direktive in členov 4, 7, 9, 12 in 13 Uredbe – v bistvu enaka. Poleg tega Sodišče ni omahovalo pri prenosu razlage nekaterih določb Direktive, zlati razlage njenega člena 5, v člen 9 Uredbe.(15)
39. Dalje, čeprav sta ureditev nacionalne znamke in ureditev znamke Skupnosti neodvisni, še vedno velja, da ti ureditvi pri obstoju znamke vplivata druga na drugo. To je mogoče prikazati z vrsto primerov.
40. V skladu s členom 16(1)(a) Uredbe npr. se tako znamka Skupnosti obravnava kot nacionalna znamka, registrirana v državi članici, v kateri ima imetnik svoj sedež. Če pristojni organ te države članice glede stvarne veljavnosti znamke sprejme pristop, ki je ožji od pristopa UUNT, je torej očitno, da je bolj v interesu imetnika, da prijavi znamko Skupnosti kot nacionalno znamko.
41. Poleg tega, v skladu s členom 34 Uredbe lahko imetnik prejšnje nacionalne znamke zahteva prednost za to znamko, če je vložil enako prijavo znamke Skupnosti za proizvode ali storitve, ki so enaki proizvodom ali storitvam, za katere je bila registrirana prejšnja znamka. Nazadnje, v skladu s členoma 41 in 42 Uredbe lahko imetnik prejšnje nacionalne znamke vloži ugovor zoper registracijo znamke Skupnosti, če je ta enaka ter so proizvodi in storitve, za katere je znamka zahtevana, enaki proizvodom in storitvam, ki jih varuje prejšnja znamka. V zadnjih dveh primerih je preučitev utemeljenosti trditev odvisna od enakosti zadevnih proizvodov ali storitev, s čimer se zahteva, da pristojni nacionalni organ in UUNT enotno razlagata pravila, ki urejajo označevanje teh proizvodov ali storitev.
42. Ti primeri prikazujejo, da je torej treba opredeliti enoten pristop glede določitve proizvodov ali storitev, za katere se zahteva varstvo znamke, ki ga uporabljajo tako nacionalni uradi kot UUNT. Če tega ni, bi lahko sistem registracije znamk v Uniji trpel nedoslednosti, veliko pomanjkanje pravne varnosti, lahko pa bi se tudi spodbujalo k izbiri najugodnejšega prava (forum shopping). Komisija je na obravnavi navedla, da se bo ravno zaradi odprave teh skrbi kmalu začel postopek zakonodajne reforme Direktive in Uredbe.
43. Glede na navedeno zato predlagam, naj Sodišče sprejme enotno razlago zahtev o določitvi proizvodov ali storitev, pa naj gre za zahtevo za registracijo nacionalne znamke ali zahtevo za registracijo znamke Skupnosti, in naj v ta namen kot izhodišče vzame pravila, določena v okviru Uredbe.
B – Določitev proizvodov in storitev v okviru zahteve za registracijo
44. Predložitveno sodišče s prvim vprašanjem v bistvu Sodišče sprašuje, ali mora v smislu Direktive prijavitelj proizvode ali storitve, glede katerih zahteva varstvo, jasno in natančno določiti, in če je treba, Sodišče sprašuje, kakšna stopnja jasnosti in natančnosti je zahtevana.
45. Iz razlogov, ki sem jih predstavil, bo moja analiza temeljila na prvih elementih, ki so mi na voljo v okviru Uredbe.
46. Določitev proizvodov ali storitev, glede katerih je zahtevana registracija znamke Skupnosti, se ne sme zamenjevati s klasifikacijo teh proizvodov ali storitev. Določitev proizvodov ali storitev ureja le člen 26(1)(c) Uredbe in pravilo 2(2) Izvedbene uredbe. V skladu s tema določbama mora prijavitelj oblikovati seznam blaga in storitev, s katerim mora biti mogoče jasno določiti naravo tega blaga in storitev.
47. Tako ni nikjer zapisano, da mora prijavitelj uporabiti naslove razreda Nicejske klasifikacije. To pojasnilo je pomembno, ker skuša predsednik UUNT s Sporočilom št. 4/03 Nicejski klasifikaciji dodeliti pravni pomen, ki ga za te namene nima.
48. V skladu s členom 2(1) Nicejskega aranžmaja namreč Nicejska klasifikacija nima nikakršnih pravnih učinkov pri presoji obsega varstva iz znamke, razen tistih, ki jih pripisuje vsaka država pogodbenica.(16)
49. V okviru ureditve znamke Skupnosti se klasifikacija blaga in storitev uporablja izključno v upravne namene. To je izrecno razvidno iz člena 28 Uredbe v povezavi s pravilom 2, od (1) do (4) Izvedbene uredbe.(17)
50. Nicejska klasifikacija ima torej predvsem praktično vrednost.(18) Olajšuje registracijo znamk, kot je priznalo Sodišče v sodbi Koninklijke KPN Nederland,(19) in tudi poizvedbe po prejšnjih znamkah. Ker so namreč proizvodi in storitve razvrščeni na enak način po vseh državah pogodbenicah Nicejskega aranžmaja, Nicejska klasifikacija olajšuje pripravo zahtev za registracijo. Poleg tega je Nicejska klasifikacija z vzpostavitvijo sistema enotne klasifikacije v pomoč pristojnim organom in gospodarskim subjektom pri njihovih poizvedbah po prejšnjih znamkah, ki bi morebiti lahko nasprotovale registraciji nove znamke. Nazadnje, v skladu s pravilom 4 Izvedbene uredbe se pristojbina za registracijo izračuna glede na število razredov, v katere so vključeni proizvodi in storitve iz zahteve.
51. Klasifikacija proizvodov in storitev v skladu z Nicejsko klasifikacijo je zato le formalni pogoj, ki ga je treba izpolniti zaradi očitnih upravnih razlogov in smotrnosti.
52. Vendar pa nima zavezujočega pravnega učinka pri presoji stvarne veljavnosti znamke. Obseg varstva iz znamke je treba namreč preučiti le glede na elemente, ki jih je zakonodajalec Unije izrecno navedel v členu 26(1) Uredbe in pravilu 1(1) Izvedbene uredbe, in ta člen in pravilo se navezujeta na zahteve, ki jim mora ustrezati prijava. Med temi elementi je med drugim prikaz znamke ter seznam blaga in storitev, za katere je zahtevana registracija, ki sta bistvena sestavna dela registracije znamke. Tako prikaz znaka kot našteti proizvodi in storitve zato določijo predmet varstva, ki ga podeljuje znamka. Z uporabo načela specialnosti zato registrirana znamka ponuja varstvo le za proizvode in storitve, ki jih vključuje prijava.
53. Zdaj ko sem to pojasnil, je treba konkretno opredeliti zahteve o določitvi proizvodov ali storitev.
54. Za to se je treba opreti na načela, določena v členu 26(1)(c) Uredbe in pravilu 2(2) Izvedbene uredbe ter na katera sem se že skliceval, treba pa je tudi upoštevati pravila, ki urejajo odobritev znamke.
55. Prvič, z registracijo znamke je treba zagotoviti njeno bistveno funkcijo, to je potrošniku ali končnemu uporabniku omogočiti, da brez verjetnosti zmede razlikuje proizvode in storitve enega podjetja od proizvodov in storitev, ki jih ponuja drugo podjetje.(20) Proizvodi ali storitve morajo biti zato določljivi.
56. Drugič, znamka mora biti registrirana v skladu z načelom specialnosti. S tem načelom se skušajo uskladiti izključne pravice, ki jih imetniku podeljuje znamka, z načeloma prostega pretoka blaga in svobodnega opravljanja storitev. Pomeni, da je mogoče pravice iz znamke natančno določiti tako, da se omejijo izključne pravice glede na dejansko funkcijo znamke.
57. Tretjič, opis proizvodov in storitev, ki so vključeni v znamko, je nujen, da lahko pristojni organi presojajo o obstoju razlogov za zavrnitev iz člena 3 Direktive in člena 7 Uredbe.(21)
58. V skladu s členom 3(1)(e)(i) Direktive in členom 7(1)(e)(i) Uredbe je registracija znakov, sestavljenih izključno iz oblike, ki izhaja iz narave blaga, zavrnjena ali so lahko razglašeni za nične, če so registrirani. Blago je zato treba opisati.
59. Proizvode in storitve, za katere se zahteva registracija znamke, je treba nujno upoštevati pri presoji, ali je treba to registracijo zavrniti na podlagi člena 4 Direktive in člena 8 Uredbe, ker je navedena znamka enaka ali ker bi lahko obstajala verjetnost zmede glede na prejšnjo znamko. V skladu s členom 4(1)(a) Direktive in členom 8(1)(a) Uredbe se znamka ne registrira ali je lahko razglašena za nično, če je enaka prejšnji znamki in če so proizvodi ali storitve, za katere se znamka prijavlja ali je bila registrirana, enaki proizvodom ali storitvam, ki jih varuje prejšnja znamka. V skladu s členom 4(1)(b) Direktive in členom 8(1)(b) Uredbe verjetnost zmede izhaja iz medsebojnega vplivanja med podobnostjo obeh znamk ter podobnostjo proizvodov in storitev, ki jih vsaka označuje.
60. Nazadnje je zaradi navedbe proizvodov ali storitev, ki jih vključuje znamka, mogoče v skladu s členom 13 Direktive uveljavljati razloge za razveljavitev ali ničnost te znamke in UUNT lahko v skladu s členi od 51 do 53 Uredbe omeji obseg razveljavitve ali ničnosti znamke na proizvode in storitve, za katere se morajo ti razlogi uporabiti.
61. Četrtič, registracija mora tako na ravni Unije kot na ravni nacionalnih ureditev prispevati k pravni varnosti in dobremu upravljanju.(22)
62. V zgoraj navedeni sodbi Sieckmann je zato Sodišče glede možnosti registracije znamke vonja zahtevalo, da je grafičen prikaz, zahtevan v členu 2 Direktive 89/104 in členu 4 Uredbe, jasen, natančen, popoln sam po sebi, dostopen, razumljiv, trajen, nedvoumen in objektiven, tako da je znak mogoče natančno določiti.(23)
63. Te zahteve ustrezajo dvema konkretnima ciljema. Prvi je, da se pristojnim organom zaradi predhodnega preizkusa prijav za registracijo ter zaradi objavljanja in vzdrževanja ustreznega ter natančnega registra znamk omogoči jasno in natančno poznavanje lastnosti znakov, ki sestavljajo znamko.
64. Sodišče namreč zahteva, da nacionalni uradi in UUNT strogo, poglobljeno in popolno preizkušajo razloge, s katerimi bi bilo mogoče utemeljiti zavrnitev registracije, da bi s tem zagotovili upravičeno registracijo znamk.(24) Sodišče tako pri presoji obstoja ali neobstoja razlikovalnega učinka zahteva konkreten preizkus glede vsakega od proizvodov ali storitev, za katere je registracija zahtevana,(25) če pa pristojni organ zavrne registracijo znamke, mora odločitev načeloma obrazložiti za vsakega od proizvodov ali storitev.(26) Te zahteve so utemeljene glede na naravo preizkusa, ki je predvsem a priori preizkus, in glede na število in izčrpnost ovir pri registraciji, določenih v členih 2 in 3 Direktive in členih 4 in 7 Uredbe. Te zahteve so poleg tega utemeljene glede na veliko pravnih sredstev, ki jih imajo prijavitelji, če pristojni organi zavrnejo registracijo znamke. Kot je Sodišče spomnilo nedavno, je treba s to dolžnostjo obrazložitve zagotoviti učinkovito sodno varstvo pravic prijaviteljev.(27)
65. Drugi cilj je gospodarskim subjektom omogočiti, da se jasno in natančno prepričajo o opravljenih registracijah ali o zahtevah za registracijo, ki so jih vložili njihovi sedanji ali potencialni konkurenti, in da tako uporabijo upoštevne informacije, ki zadevajo pravice tretjih.
66. Te zahteve je nato Sodišče uporabilo za registracijo barv,(28) kombinacije barv in zvokov.(29)
67. Nedvomno teh ciljev ne bi bilo mogoče uresničiti in te zahteve ne bi imele polnega učinka, če proizvodov in storitev, za katere prijavitelj zahteva varstvo, ne bi bilo mogoče jasno določiti. Znak na eni strani ter proizvodi in storitve, ki naj bi jih ta znak označeval, na drugi strani so namreč, kot je navedel generalni pravobranilec Léger v točki 63 sklepnih predlogov v zadevi, v kateri je bila izdana zgoraj navedena sodba Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, nerazdružljivi sestavni deli registracije, ki omogočajo določitev točnega predmeta varstva iz znamke.
68. Zahteve, določene glede grafičnega prikaza znaka, naj gre za znak vonja ali zvoka, pa ni mogoče strictu sensu prenesti na določitev proizvodov ali storitev. Pri grafičnem prikazu znaka, ki ga kot takega ni mogoče vidno zaznavati, se očitno pojavijo težave, zelo drugačne od tistih, s katerimi se je mogoče srečati v okviru besednega opisa proizvodov in storitev.
69. Samoumevno je, da mora biti ta opis jasen in natančen, tako da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti z natančnostjo določijo proizvode ali storitve. Očitno je pogoj za to jasnost in natančnost, da so uporabljeni izrazi razumljivi in nedvoumni.
70. Ne sme pa se tvegati, da bi se varstvo, ki ga znamka ponuja imetniku, znatno omejilo s tem, da bi se od njega zahtevalo, da navede podrobnosti vsakega zadevnega proizvoda in storitve.
71. Za izpolnitev teh zahtev obstajata po mojem mnenju dve možnosti.
72. Prva možnost je, da se konkretno našteje posamezne proizvode in storitve, v zvezi s katerimi prijavitelj zahteva varstvo. V skladu s sodno prakso je to določitev treba razumeti tako, da zajema proizvode ali storitve, ki so sestavljeni ali zgrajeni iz konkretno navedenih proizvodov in storitev, kot so npr. sestavni deli ali se neposredno navezujejo na zadnjenavedene proizvode in storitve.(30)
73. Treba je priznati, da pa je lahko konkretno naštevanje, ker je mogoče nekatere proizvode ali storitve spreminjati na zelo veliko načinov, težavno in je celo verjetno, da se znatno omeji varstvo, ki ga znamka podeljuje imetniku. Ne gre za to, da mora imetnik registrirane znamke, vsakič ko spreminja proizvod, ki je vključen v to znamko, npr. ko v minimalnem obsegu spremeni sestavo proizvoda ali ga nameni drugim kategorijam oseb, vložiti novo zahtevo za registracijo. Imetnik znamke, ki je registrirana za čistilno mleko, bi moral imeti možnost, da spreminja ta proizvod glede na to, ali je namenjeno majhnim otrokom ali odraslim osebam, ne da bi vložil novo zahtevo za registracijo.
74. Zato bi druga možnost – da bi opustil posamično naštevanje zadevnih proizvodov in storitev – pomenila določitev osnovnih proizvodov ali storitev, tako da bi lahko pristojni organi in gospodarski subjekti natančno določili bistvene značilnosti in lastnosti(31) zadevnih proizvodov in storitev.
75. S tem merilom bi bilo mogoče objektivno določiti naravo proizvodov v skladu s pravilom 2(2) Izvedbene uredbe. Poleg tega bi bilo s tem merilom mogoče, da pristojni organi in gospodarski subjekti določijo podobne proizvode, ki bi jih znamka lahko varovala. Ta sistem, ki se že uporablja na področju carinskega uvrščanja blaga, po mojem mnenju ustreza ciljem jasnosti in natančnosti, ne da bi se omejilo varstvo, ki ga je treba podeliti imetniku registrirane znamke.
76. Npr. prijava bi morala izpolnjevati ti zahtevi, če bi prijavitelj zahteval varstvo za „sveče za razsvetljavo“. Ta izraz bi moral vključevati voščene sveče za gospodinjstvo, cerkvene voščene sveče in podobne izdelke, ki imajo enake bistvene značilnosti kot osnovni proizvod, to je, da je sestavljen iz vžigalne vrvice in voska. Vendar je treba v tem primeru nujno navesti funkcijo tega proizvoda, tako da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti ločijo med „svečami za razsvetljavo“ in „vžigalnimi svečkami“, ki se uporabljajo v avtomobilskem sektorju.
77. Ta razlaga sledi pristopu iz sodbe, ki jo je Sodišče izdalo v zgoraj navedeni zadevi Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, v zvezi z registracijo znamke na področju storitev trgovine na drobno. V tej sodbi je Sodišče zahtevalo, da prijavitelj natančno določi proizvode ali vrste proizvodov, na katere se storitve nanašajo, pri čemer se je konkretno sklicevalo na „trgovino na drobno z izdelki za gradnjo, prenovo in vrtnarstvo[(32)] ter drugega potrošnega blaga na področju ‚do-it-yourself‘“[(33)]. Sodišče je odločilo, da bi take podrobnosti olajšale presojo enakosti ali podobnosti proizvodov ali storitev, za katere se znamka prijavlja ali je že bila registrirana, ne da bi te navedbe znatno omejile varstvo iz znamke.(34)
78. Vsekakor je treba zahtevano jasnost in natančnost presojati od primera do primera glede na proizvode ali storitve, v zvezi s katerimi prijavitelj zahteva varstvo, pa naj gre za nacionalno znamko ali znamko Skupnosti.
79. Glede na navedeno menim, da je treba Direktivo in Uredbo razlagati tako, da mora določitev proizvodov ali storitev, v zvezi s katerimi prijavitelj zahteva varstvo, izpolnjevati zahtevi zadostne jasnosti in natančnosti, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti natančno določijo obseg varstva iz znamke.
80. Ti zahtevi je mogoče izpolniti tako, da se konkretno našteje posamezne proizvode in storitve, v zvezi s katerimi prijavitelj zahteva varstvo. Izpolniti pa jih je mogoče tako, da se določijo osnovni proizvodi, na podlagi česar lahko pristojni organi in gospodarski subjekti določijo bistvene značilnosti in lastnosti zadevnih proizvodov in storitev.
C – Uporaba naslovov razredov Nicejske klasifikacije
81. Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem Sodišče sprašuje, ali Direktiva nasprotuje temu, da prijavitelj nacionalne znamke navaja naslove razredov Nicejske klasifikacije, da bi določil proizvode ali storitve, v zvezi s katerimi zahteva varstvo.
82. Kot sem navedel, je Nicejska klasifikacija praktičen pripomoček in naslovi razredov nimajo nobene bistvene vrednosti. Vendar nič ne nasprotuje temu, da prijavitelj določi te proizvode ali storitve tako, da uporabi splošne navedbe iz naslovov razredov. Vendar mora ta določitev izpolnjevati zahtevi jasnosti in natančnosti. Kar pa se presoja od primera do primera.
83. Treba je namreč priznati, da so nekatere od teh splošnih navedb dovolj jasne in natančne, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti določijo obseg varstva iz znamke. Tako velja npr. za navedbo „milo“ iz naslova razreda 3 Nicejske klasifikacije in za navedbo „vilice in žlice“ iz naslova 8 te klasifikacije.
84. Druge splošne navedbe pa ne izpolnjujejo ti zahtevi in na splošno sporočajo le področje, na katero spadajo proizvodi ali storitve.(35) Splošne navedbe, npr. v razredu 37 („Gradbeništvo; popravila; storitve v zvezi z montažo“) in v razredu 45 („Individualne in socialne storitve za potrebe posameznika“) Nicejske klasifikacije so preveč splošne in vključujejo preveč različne proizvode, da bi bile združljive s funkcijo znamke kot označbe izvora. Pristojni organi brez drugih podrobnosti ne morejo izpolniti svojih obveznosti predhodnega preizkusa zahtev za registracijo in gospodarski subjekti se ne morejo natančno prepričati o opravljenih registracijah ali o zahtevah za registracijo, ki so jih vložili njihovi sedanji ali potencialni konkurenti. Zato je Sodišče v zgoraj navedeni sodbi Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte zahtevalo, da prijavitelj s pomočjo navedb, ki niso v naslovih razredov, natančno določi proizvode ali vrsto proizvodov, na katere se storitve nanašajo.
85. Glede na navedeno menim, da je treba Direktivo in Uredbo razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da prijavitelj določi proizvode ali storitve, v zvezi s katerimi zahteva varstvo tako, da uporabi splošne navedbe iz naslovov razredov Nicejske klasifikacije, če ta določitev izpolnjuje zahtevi jasnosti in natančnosti.
D – Razlaga, ki jo je sprejel predsednik UUNT v okviru Sporočila št. 4/03
86. V drugem odstavku točke III Sporočila št. 4/03 je navedeno, da „[UUNT] […] ne nasprotuje uporabi splošnih navedb in naslovov razredov v smislu, da naj bi bili nejasni in nedoločeni“. Poleg tega je v točki IV tega sporočila navedeno, da uporaba vseh splošnih navedb iz naslova posameznega razreda za UUNT pomeni zahtevek za vse proizvode ali storitve, ki spadajo v ta posamezen razred.(36) Enako bo uporaba določene splošne navedbe, ki je v naslovu razreda, vključevala vse proizvode ali storitve, ki spadajo pod to splošno navedbo(37) in ki so pravilno uvrščeni v isti razred.
87. Predložitveno sodišče s tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali Direktiva nasprotuje razlagi, kakršno je sprejel predsednik UUNT v okviru Sporočila št. 4/03.
88. To sporočilo je UUNT sprejel v okviru nalog, ki jih ima na podlagi ureditve, povezane z znamko Skupnosti. Ni zakonodajno besedilo in nikakor ni pravno zavezujoče. Gre za notranji organizacijski akt, s katerim se v skladu s točko I navedenega sporočila razlaga in pojasnjuje upravna praksa UUNT. S Sporočilom št. 4/03 se skuša torej zagotoviti pravna varnost za zainteresirane stranke tako, da se vzpostavi jasen in predvidljiv okvir o tem, kako UUNT razlaga formulacije, ki se uporabljajo v okviru zahtev za registracijo. To sporočilo je tako informacija in pojasnilo. Vendar obstaja majhna razlika med pojasnilom in ustvarjanjem resničnih pravnih pravil. Zato se mora Sodišče prepričati, da to besedilo res zagotavlja spoštovanje pravil, ki jih določa Uredba, kakor jih je razlagalo tudi Sodišče, in pravic, ki so podeljene zainteresiranim strankam.
89. Menim, da v tem primeru ni tako.
90. Prvič, razlaga iz Sporočila št. 4/03 je v nasprotju z načeli, določenimi v okviru Uredbe.
91. Pravilo 2(2) Izvedbene uredbe namreč zahteva, da „je seznam oblikovan tako, da jasno navaja naravo blaga in storitev ter omogoča, da je vsak artikel [vsak proizvod oziroma storitev] uvrščen le v en razred Nicejske klasifikacije“. Glede tega imam dve pripombi. Po eni strani je težko izpolniti to zahtevo, če UUNT v skladu s točko III, drugi odstavek, Sporočila št. 4/03 ne nasprotuje uporabi splošnih navedb in naslovov razredov v smislu, da naj bi bili preveč nejasni in nedoločeni.(38) Po drugi strani pa se je treba sklicevati na pojasnila o Nicejski klasifikaciji, v katerih je navedeno, da lahko nekateri proizvodi in storitve, če niso razloženi, spadajo v več razredov.
92. Drugič, z razlago, ki jo je sprejel UUNT in ki jo akademiki opisujejo kot „‚class-heading-covers-all‘ approach“(39) se ne zagotavlja upoštevanje načela specialnosti, ker ne omogoča, da se z natančnostjo določi stvarna veljavnost znamke.
93. S to razlago se namreč prijavitelju priznava skoraj neomejene izključne pravice na proizvodih in storitvah enega razreda. Npr. če prijavitelj navede le splošno navedbo iz naslova razreda 45 Nicejske klasifikacije in tako zahteva registracijo znamke za „individualne in socialne storitve za potrebe posameznika“, lahko na podlagi te registracije izključno uporablja znak za izredno različne storitve, v katere niso vključene le storitve „posredovanja osebnih stikov“ in „horoskopskega napovedovanja“, ampak tudi storitve „detektivskih agencij“ in „upepeljevanja“.(40) Povedano drugače, za veliko storitev, ki a priori nimajo nobenih skupnih značilnosti. V tem primeru je obseg varstva iz znamke nedoločljiv ali celo neviden, kar posega v načeli prostega pretoka blaga in svobodnega opravljanja storitev. Vendar v skladu z načelom specialnosti znamka ne more biti absolutno varovana.
94. Tretjič, s tako razlago se ne zagotavlja resna uporaba znamke v smislu člena 10 Direktive in člena 15 Uredbe. Vprašljivo je namreč, ali imetnik znamke uporablja znak v povezavi z vsemi proizvodi in storitvami, v zvezi s katerimi je zahteval varstvo. Kot je navedel generalni pravobranilec Léger v točki 80 sklepnih predlogov v zadevi, v kateri je bila izdana zgoraj navedena sodba Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, ni primerno sprožiti postopka za razveljavitev pravic imetnika, če je že na začetku določeno, da se bo znamka uporabljala le za nekatere proizvode in storitve. Poleg tega je ta sistem v nasprotju s cilji, navedenimi v uvodni izjavi 9 Direktive in uvodni izjavi 10 Uredbe, v katerih zakonodajalec Unije zahteva, da se registrirane znamke dejansko uporabljajo, ali pa se, če se ne, razveljavijo. Kot je pravilno navedel generalni pravobranilec Colomer v točki 42 sklepnih predlogov v zadevi, v kateri je bila izdana zgoraj navedena sodba Ansul, registri znamk niso le zbirka znakov, ampak morajo pravilno izražati realnost in navedbe, ki jih podjetja uporabljajo na trgu.
95. Čeprav razlaga, ki jo je sprejel UUNT, na prvi pogled olajšuje registracijo znamk v javnih registrih, na koncu vodi do povečanja celotnega števila registriranih in varovanih znamk v Uniji in zato do povečanja števila sporov, ki nastajajo v povezavi z njimi. Ta razlaga ne omogoča niti dobrega upravljanja niti ne zagotavlja neizkrivljanja konkurence na trgu.
96. Četrtič, ta razlaga ne zagotavlja pravne varnosti. Kot so navedle, med drugim vlada Združenega kraljestva, nemška, irska in francoska vlada v stališčih, se Nicejska klasifikacija nepretrgoma razvija. Deseta izdaja te klasifikacije, ki bo začela veljati 1. januarja 2012, vključuje pod nespremenjenimi naslovi nove proizvode in storitve.(41) Ne sme pa se omejiti stvarna veljavnost znamke glede na besedilo, ki se lahko skozi razvoj trga spremeni.
97. Glede na navedeno menim, da Sporočilo št. 4/03, v katerem predsednik UUNT navaja, prvič, da UUNT ne nasprotuje uporabi splošnih navedb in naslovov razredov, ki so preveč nejasni ali nedoločeni, in, drugič, da uporaba teh navedb pomeni zahtevek za vse proizvode ali storitve, ki spadajo v zadevni razred, ne zagotavlja jasnosti in natančnosti, ki se zahteva pri registraciji znamke, pa naj gre za nacionalno znamko ali znamko Skupnosti.
IV – Predlog
98. Glede na navedeno predlagam, naj Sodišče na predhodna vprašanje, ki jih je postavila Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, posredoval pa jih je High Court of Justice (England & Wales), odgovori tako:
„1. (a) Direktivo 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da mora določitev proizvodov ali storitev, v zvezi s katerimi prijavitelj zahteva varstvo, izpolnjevati zahtevi zadostne jasnosti in natančnosti, da lahko pristojni organi in gospodarski subjekti natančno določijo obseg varstva iz znamke.
(b) Ti zahtevi je mogoče izpolniti tako, da se konkretno našteje posamezne proizvode in storitve, v zvezi s katerimi prijavitelj zahteva varstvo. Izpolniti pa jih je mogoče tako, da se določijo osnovni proizvodi, na podlagi česar lahko pristojni organi in gospodarski subjekti določijo bistvene značilnosti in lastnosti zadevnih proizvodov ali storitev.
2. Direktivo 2008/95 in Uredbo št. 207/2009 je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da prijavitelj določi proizvode ali storitve, v zvezi s katerimi zahteva varstvo tako, da uporabi splošne navedbe iz naslovov razredov skupne klasifikacije proizvodov in storitev, za katere je znamka registrirana, če ta določitev izpolnjuje zahtevi jasnosti in natančnosti.
3. Sporočilo št. 4/03 predsednika Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) z dne 16. junija 2003 o uporabi naslovov razredov v seznamih proizvodov in storitev za prijave in registracije znamke Skupnosti, v katerem predsednik navaja, prvič, da navedeni urad ne nasprotuje uporabi splošnih navedb in naslovov razredov, ki so preveč nejasni ali nedoločeni, in, drugič, da uporaba teh navedb pomeni zahtevek za vse proizvode ali storitve, ki spadajo v zadevni razred, ne zagotavlja jasnosti in natančnosti, ki se zahteva pri registraciji znamke, pa naj gre za nacionalno znamko ali znamko Skupnosti.“