Language of document : ECLI:EU:T:2013:31

Gevoegde zaken T‑225/06, T‑255/06, T‑257/06 en T‑309/06

Budějovický Budvar, národní podnik

tegen

Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

„Gemeenschapsmerk – Oppositieprocedure – Aanvragen voor gemeenschapswoord‑ en beeldmerk BUD – Benamingen ‚bud’ – Relatieve weigeringsgronden – Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94”

Samenvatting van het arrest

1.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken – Teken dat houder ervan recht verleent om gebruik van later merk te verbieden

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4)

2.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken – Teken dat houder ervan recht verleent om gebruik van later merk te verbieden

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 20, lid 7, sub c)

3.      Gemeenschapsmerk – Procedurevoorschriften – Ambtshalve onderzoek van feiten

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74, lid 2)

4.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 1, sub b, en lid 4, en art. 43, leden 2 en 3; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22)

5.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4)

6.      Gemeenschapsmerk – Definitie en verkrijging van gemeenschapsmerk – Relatieve weigeringsgronden – Oppositie door houder van niet-ingeschreven merk of van ander in economisch verkeer gebruikt teken – Teken dat houder ervan recht verleent om gebruik van later merk te verbieden

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 8, lid 4)

7.      Gemeenschapsmerk – Procedurevoorschriften – Ambtshalve onderzoek van feiten

(Verordening nr. 40/94 van de Raad, art. 74, lid 1)

1.      De kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) schendt artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk wanneer zij, gelet op het feit dat de gevolgen van de krachtens de Overeenkomst van Lissabon bij de Wereldorganisatie voor Intellectuele eigendom (WIPO) voor bier geregistreerde benaming van oorsprong „bud” bij vonnis van een Franse rechterlijke instantie ongeldig zijn verklaard, oordeelt dat de oppositie die is ingesteld tegen de beeld‑ en woordtekens BUD, waarvan de inschrijving als gemeenschapsmerk is aangevraagd voor waren van de klassen 16, 21, 25 en 32, respectievelijk 32, 33, 35, 38, 41 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice, niet kan slagen op basis van een recht „dat als een benaming van oorsprong [wordt] voorgesteld”, maar „er [in feite] geen [is]”, terwijl tegen dit vonnis hoger beroep is ingesteld dat opschortende werking heeft.

Daar de gevolgen van de benaming van oorsprong „bud” in Frankrijk niet definitief ongeldig zijn verklaard, diende de kamer van beroep overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 rekening te houden met het relevante nationale recht en met de krachtens de Overeenkomst van Lissabon verrichtte registratie, zonder het feit dat het ingeroepen oudere recht een „benaming van oorsprong” vormde, ter discussie te kunnen stellen.

(cf. punten 83, 87, 90)

2.      Zoals uit de vijfde overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk blijkt, treedt het gemeenschapsmerkenrecht niet in de plaats van het merkenrecht der lidstaten. Op basis daarvan heeft het Gerecht geoordeeld dat de geldigheid van een nationaal merk niet kan worden betwist in het kader van een inschrijvingsprocedure voor een gemeenschapsmerk.

Hieruit volgt dat het door verordening nr. 40/94 gecreëerde systeem veronderstelt dat het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) rekening houdt met het bestaan van op nationaal niveau beschermde oudere rechten. Zo bepaalt artikel 8, lid 1, juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 dat de houder van een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis met werking in een lidstaat onder de bij deze verordening gestelde voorwaarden oppositie kan instellen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk. Teneinde deze bescherming te verzekeren, gewaagt artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 juist van „het voor dat [ingeroepen oudere recht] geldende recht van de lidstaat”.

Wanneer de gevolgen van een benaming van oorsprong in een land dat partij is bij de Overeenkomst van Lissabon betreffende de bescherming en de internationale registratie van benamingen van oorsprong, niet definitief ongeldig zijn verklaard, dient het Bureau overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 rekening te houden met het relevante nationale recht en met de krachtens de Overeenkomst van Lissabon verrichtte registratie, zonder het feit dat het ingeroepen oudere recht een „benaming van oorsprong” vormt, ter discussie te kunnen stellen.

Indien het Bureau serieuze twijfels heeft over de kwalificatie van het oudere recht als „benaming van oorsprong”, en dus over de bescherming die volgens het ingeroepen nationale recht aan deze benaming dient te worden verleend, terwijl deze kwestie nu net het voorwerp van een gerechtelijke procedure uitmaakt in de betrokken verdragsluitende staat, heeft het de mogelijkheid om de oppositieprocedure, overeenkomstig regel 20, lid 7, sub c, van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk, op te schorten tot ter zake een eindbeslissing is genomen.

(cf. punten 88‑91)

3.      Zoals uit de bewoordingen van artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk blijkt, hoeft het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) geen rekening te houden met feiten of bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd. Uit voornoemde bewoordingen volgt dat de partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijsmiddelen kunnen aanvoeren na afloop van de termijnen waarbinnen deze feiten en bewijsmiddelen volgens de bepalingen van verordening nr. 40/94 moeten worden aangevoerd, en dat het het Bureau niet verboden is, rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen.

(cf. punt 153)

4.      Krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag worden ingesteld op basis van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis.

De doelstellingen en voorwaarden die verbonden zijn aan het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in de zin van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94 verschillen evenwel van die betreffende het gebruik in het economisch verkeer van het teken bedoeld in artikel 8, lid 4, van deze verordening, inzonderheid wanneer het gaat om een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong of een uit hoofde van een bilateraal verdrag beschermde benaming van oorsprong.

In het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kunnen de rechten die uit sommige tekens voortvloeien, niet teloorgaan, ondanks het feit dat deze tekens niet „normaal” zijn gebruikt. Een krachtens de Overeenkomst van Lissabon geregistreerde benaming van oorsprong kan niet worden geacht een soortnaam te zijn geworden, zolang zij als benaming van oorsprong wordt beschermd in het land van oorsprong. Bovendien blijft de door een benaming van oorsprong verleende bescherming verzekerd, zonder dat tot hernieuwing ervan hoeft te worden overgegaan (artikelen 6 en 7, lid 1, van de Overeenkomst van Lissabon). Dit betekent niet dat het mogelijk is een uit hoofde van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 ingeroepen teken niet te gebruiken. De opposant mag zich evenwel beperken tot het bewijs dat het betrokken teken is gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel werd nagestreefd, zonder daarom in de zin en volgens de voorwaarden van artikel 43, leden 2 en 3, van verordening nr. 40/94 en van regel 22 van verordening nr. 2868/95 tot uitvoering van verordening nr. 40/94, te hoeven bewijzen dat dit teken normaal is gebruikt. Elke andere uitlegging zou erop neerkomen dat op de tekens bedoeld in artikel 8, lid 4, de voorwaarden worden toegepast die specifiek voor merken en de omvang van hun bescherming gelden. Anders dan bij artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, moet de opposant in het kader van artikel 8, lid 4, ook aantonen dat het teken in kwestie hem volgens het recht van de betrokken lidstaat het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

Uit de bewoordingen van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 volgt niet dat het teken in kwestie moet worden gebruikt op het grondgebied van de staat wiens recht ter bescherming van dit teken wordt ingeroepen. De in dit artikel bedoelde tekens kunnen op een specifiek grondgebied worden beschermd, hoewel zij niet op dit specifieke grondgebied maar enkel op een ander grondgebied zijn gebruikt.

Geverifieerd moet worden of de door de opposant tijdens de administratieve procedure overgelegde elementen erop wijzen dat de betrokken tekens worden gebruikt in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd, en niet in de particuliere sfeer, ongeacht het grondgebied waar zij worden gebruikt.

Volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 is de oppositie, ten slotte, gebaseerd op een in het economisch verkeer „gebruikt” teken. Uit deze bepaling volgt niet dat de opposant moet aantonen dat het betrokken teken is gebruikt vóór de gemeenschapsmerkaanvraag. Zoals voor oudere merken kan hoogstens worden geëist dat, om te vermijden dat het oudere recht enkel wegens een oppositieprocedure wordt gebruikt, het teken in kwestie vóór de publicatie van de merkaanvraag in het Blad van gemeenschapsmerken is gebruikt.

(cf. punten 163, 166-169)

5.      Krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag worden ingesteld op basis van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis.

Op basis van de bewoordingen van dit artikel moet worden geoordeeld dat deze bepaling de betekenis van het teken in kwestie betreft, en niet de betekenis van het gebruik ervan. In het kader van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 omvat de betekenis van het betrokken teken de geografische omvang van de bescherming ervan. Deze laatste mag niet louter plaatselijk zijn. Als dit het geval is, kan de oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag niet slagen. Artikel 107 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Oudere rechten van plaatselijke betekenis”, bepaalt overigens dat „[d]e houder van een ouder recht dat slechts plaatselijke betekenis heeft, bezwaar [kan] maken tegen het gebruik van het gemeenschapsmerk op het grondgebied waar dit recht wordt beschermd, voor zover het recht van de betrokken lidstaat dit toestaat”. De betekenis van het recht is dus nauw verbonden met het grondgebied waar dit recht wordt beschermd.

(cf. punt 180)

6.      Krachtens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk kan oppositie tegen een gemeenschapsmerkaanvraag worden ingesteld op basis van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis.

Dit artikel bepaalt dat het teken krachtens het op dit teken toepasselijke gemeenschapsrecht of het voor dat teken geldende recht van de lidstaat, de houder ervan het recht moet verlenen om het gebruik van een later merk te verbieden. Gelet op het feit dat artikel 8 van verordening nr. 40/94 op de relatieve weigeringsgronden ziet, en rekening houdend met artikel 74 van deze verordening, staat het aan de opposant voor het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) om het bewijs te leveren dat het betrokken teken het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.

In dit verband moet met name rekening worden gehouden met de aangevoerde nationale regelgeving en met de in de betrokken lidstaat gegeven rechterlijke beslissingen. Op basis daarvan moet de opposant het bewijs leveren dat het betrokken teken binnen de werkingssfeer van het ingeroepen recht van de lidstaat valt en dat dit teken het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden. In de context van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 moet de bewijsvoering door de opposant worden geplaatst tegen de achtergrond van het gemeenschapsmerk waarvan om inschrijving wordt verzocht.

(cf. punten 184‑185, 187)

7.      Luidens artikel 74 van verordening nr. 40/94 inzake het gemeenschapsmerk blijft het onderzoek door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in procedures inzake relatieve afwijzingsgronden beperkt tot de door de partijen aangevoerde feiten, bewijsmiddelen en argumenten en tot de door hen ingestelde vordering.

Deze beperking van de feitelijke grondslag van het onderzoek door het Bureau sluit niet uit dat het Bureau, behalve met de feiten die door de partijen bij de oppositieprocedure expliciet naar voren zijn gebracht, tevens rekening houdt met algemeen bekende feiten, dat wil zeggen feiten die voor een ieder kenbaar zijn of die kenbaar zijn via algemeen toegankelijke bronnen.

(cf. punten 96, 193)