Sag C-234/06 P

Il Ponte Finanziaria SpA

mod

Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM)

»Appel – EF-varemærker – registrering af varemærket BAINBRIDGE – indsigelse fra indehaveren af ældre nationale varemærker, der alle har bestanddelen »Bridge« til fælles – indsigelsen forkastet – varemærkefamilie – bevis for brug – begrebet »defensive varemærker««

Sammendrag af dom

1.        EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af identiske eller lignende ældre varemærker, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

2.        EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af identiske eller lignende ældre varemærker, der er registreret for varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 1, litra b)]

3.        EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brugen af det ældre varemærke

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 15, stk. 2, litra a)]

4.        EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brugen af det ældre varemærke

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3, og art. 56, stk. 2)

1.        Ved bedømmelsen af risikoen for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker er bedømmelsen af, om der er en fonetisk lighed, blot en af de relevante faktorer, der indgår i helhedsvurderingen. Det kan følgelig ikke udledes, at der nødvendigvis er risiko for forveksling, når det alene godtgøres, at der er fonetisk lighed mellem to tegn.

(jf. præmis 35-37)

2.        Selv om det er korrekt, at vurderingen af risikoen for forveksling ved en indsigelse mod en ansøgning om registrering af et EF-varemærke, der er støttet på tilstedeværelsen af et enkelt ældre varemærke, som endnu ikke er underlagt brugsforpligtelsen, skal foretages på grundlag af en sammenligning mellem de to varemærker, således som de er blevet registreret, forholder det sig anderledes i en situation, hvor indsigelsen er støttet på tilstedeværelsen af flere varemærker, der frembyder fælles karaktertræk, som gør det muligt at betragte dem som en del af den samme »familie« eller »serie« af varemærker.

Når der er tale om en »familie« eller »serie« af varemærker, består risikoen for forveksling således i muligheden for, at forbrugeren tager fejl med hensyn til herkomsten eller oprindelsen af de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det varemærke, som er søgt registreret, og med urette antager, at dette varemærke udgør en del af denne familie eller serie af varemærker.

Såfremt der ikke er gjort brug af et antal varemærker, der er tilstrækkeligt til at kunne udgøre en familie eller serie, kan det ikke forventes af en forbruger, at han opdager en fælles bestanddel i denne familie eller serie af varemærker og/eller forbinder et andet varemærke, der indeholder den samme fælles bestanddel, med denne familie eller serie. For at der er en risiko for, at kundekredsen tager fejl med hensyn til, om det varemærke, der er søgt registreret, hører til en »familie« eller »serie«, skal de ældre varemærker, der udgør en del af denne »familie« eller »serie«, følgelig være nærværende på markedet.

(jf. præmis 62-64)

3.        Selv om bestemmelserne i artikel 15, stk. 1, og stk. 2, litra a), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker gør det muligt at anse et registreret varemærke for at være brugt, når der er ført bevis for brugen af dette varemærke i en form, der let afviger fra den form, hvori det er registreret, gør disse bestemmelser det under alle omstændigheder ikke muligt ved hjælp af bevis for brugen af et varemærke at udvide den beskyttelse, som et registreret varemærke nyder, til et andet registreret varemærke, hvis brug ikke er blevet godtgjort, med den begrundelse, at sidstnævnte varemærke kun er en let varieret form af det førstnævnte.

(jf. præmis 86)

4.        I denne henseende kan indehaveren af en national registrering, som modsætter sig en ansøgning om registrering af et EF-varemærke, ikke frigøre sig for den bevisbyrde for, at der er gjort reel brug af hans ældre varemærke, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, som påhviler ham i medfør af artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, ved med henblik herpå at påberåbe sig en national bestemmelse, der åbner mulighed for at indgive en varemærkeanmeldelse af tegn, som er bestemt til ikke at blive anvendt erhvervsmæssigt, fordi de har en rent defensiv funktion i forhold til et andet tegn, der er genstand for en erhvervsmæssig udnyttelse. Begrebet »rimelig grund«, der er nævnt i artikel 43 i forordning nr. 40/94, henviser således i det væsentlige til omstændigheder, som varemærkeindehaveren ikke har nogen indflydelse på, og som er til hinder for brugen af varemærket, snarere end til en national lovgivning, der fastsætter en undtagelse til reglen om fortabelse af varemærket som følge af manglende brug igennem en femårig periode, selv når denne manglende brug er frivillig fra varemærkeindehaverens side. Argumentet om, at indehaveren af en national registrering, som modsætter sig en ansøgning om registrering af et EF-varemærke, ville kunne påberåbe sig et ældre varemærke, hvis brug ikke er blevet godtgjort, med den begrundelse, at dette varemærke i henhold til en national lovgivning er et defensivt varemærke, er derfor ikke foreneligt med artikel 43, stk. 2 og 3, i forordning nr. 40/94.

(jf. præmis 100-103)