ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
6 ottobre 2015 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Disegni e modelli – Direttiva 98/71/CE – Articolo 14 – Regolamento (CE) n. 6/2002 – Articolo 110 – Clausola cosiddetta “di riparazione” – Uso di un marchio da parte di un terzo, senza il consenso del titolare, per pezzi di ricambio o accessori per automobili identici ai prodotti per i quali il marchio è registrato»
Nella causa C‑500/14,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale di Torino (Italia), con ordinanza del 21 ottobre 2014, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2014, nel procedimento
Ford Motor Company
contro
Wheeltrims srl,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, A. Ó Caoimh, C. Toader, E. Jarašiūnas e C. G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: M. Wathelet,
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Ford Motor Company, da A. Camusso, avvocato;
– per la Wheeltrims srl, da D. Rizzo, avvocato;
– per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da V. Di Bucci e J. Samnadda, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (GU L 289, pag. 28) e dell’articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (GU L 3, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Ford Motor Company (in prosieguo: la «Ford») e la Wheeltrims srl (in prosieguo: la «Wheeltrims»), in merito alla commercializzazione, da parte di quest’ultima, di copri‑cerchioni per ruote di automobili recanti un segno identico al marchio registrato dalla Ford segnatamente per siffatti prodotti.
Contesto normativo
Il diritto dell’Unione
La normativa relativa ai disegni e ai modelli
3 Il considerando 7 della direttiva 98/71 enuncia quanto segue:
«considerando che la presente direttiva non esclude l’applicazione ai disegni e ai modelli delle norme di diritto interno o comunitario che sanciscono una protezione diversa da quella attribuita dalla registrazione o dalla pubblicazione come disegno o modello, quali le disposizioni concernenti i diritti sui disegni ed i modelli non registrati, i marchi, i brevetti per invenzioni e i modelli di utilità, la concorrenza sleale e la responsabilità civile».
4 L’articolo 2 della medesima direttiva, intitolato «Ambito d’applicazione», è redatto nei seguenti termini:
«1. La presente direttiva si applica:
a) ai disegni o modelli registrati presso gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri,
b) ai disegni o modelli registrati presso l’ufficio dei disegni e modelli del Benelux,
c) ai disegni o modelli registrati a norma di accordi internazionali aventi efficacia in uno Stato membro,
d) alle domande di registrazione di disegni e modelli di cui alle lettere a), b) e c).
2. Ai fini della presente direttiva, la registrazione comprende altresì la pubblicazione conseguente alla presentazione di un disegno o modello presso l’Ufficio della proprietà industriale di uno Stato membro in cui tale pubblicazione ha l’effetto di far sorgere un diritto su tale disegno o modello».
5 L’articolo 14 della direttiva in parola, intitolato «Disposizioni transitorie», prevede quanto segue:
«Fino all’adozione delle modifiche alla presente direttiva, su proposta della Commissione [europea] a norma dell’articolo 18, gli Stati membri mantengono in vigore le loro attuali disposizioni giuridiche riguardanti l’uso del disegno o modello protetto di un componente utilizzato per la riparazione di un prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario e introducono modifiche alle loro attuali disposizioni giuridiche solo qualora l’obiettivo sia la liberalizzazione del mercato di tali componenti».
6 L’articolo 16 della medesima direttiva, intitolato «Relazioni con altre forme di protezione», così dispone:
«Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale».
7 I considerando 5 e 31 del regolamento n. 6/2002 sono del seguente tenore:
«(5) S’impone dunque l’istituzione di un disegno o modello comunitario che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un’unica domanda presso l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un’unica procedura ed applicando un’unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all’insieme degli Stati membri.
(...)
(31) Il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della protezione comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali in tema di proprietà industriale o comunque pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile».
8 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Disegni o modelli comunitari», così dispone:
«1. Sono di seguito denominati “disegni o modelli comunitari” i disegni o modelli che soddisfano le condizioni contemplate dal presente regolamento.
2. Un disegno o modello comunitario è protetto:
a) come “disegno o modello comunitario non registrato” se è stato divulgato al pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;
b) come “disegno o modello comunitario registrato” se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento.
3. Il disegno o modello comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalità dell’[Unione europea]. Non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di nullità, né può esserne vietata l’utilizzazione, se non per la totalità dell’[Unione]. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento».
9 L’articolo 96, paragrafo 1, del suddetto regolamento, intitolato «Relazioni con altre forme di protezione previste dal diritto nazionale», recita:
«Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di diritto [dell’Unione] o del diritto degli Stati membri applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale».
10 Ai sensi dell’articolo 110 del medesimo regolamento, dal titolo «Disposizione transitoria»:
«1. Fino a quando a questo proposito non entreranno in vigore, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento, non esiste protezione in quanto disegno o modello comunitario nei confronti di un disegno o modello che costituisca una componente di un prodotto complesso che è utilizzato ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, allo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso al fine di ripristinarne l’aspetto originario.
2. La proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 andrà presentata in concomitanza e tenendo conto di eventuali modifiche che la Commissione proponga a questo proposito in applicazione dell’articolo 18 della direttiva [98/71]».
La normativa relativa ai marchi
11 L’articolo 5, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 299, pag. 25), intitolato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così dispone:
«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
b) un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa.
2. Ciascuno Stato membro può inoltre prevedere che il titolare abbia il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio un segno identico o simile al marchio di impresa per i prodotti o servizi che non sono simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio di impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:
a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
b) di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
4. Se, anteriormente alla data di entrata in vigore delle disposizioni necessarie per conformarsi alla [prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 40, pag. 1)], la normativa di detto Stato membro non permetteva di vietare l’uso di un segno ai sensi del paragrafo 1, lettera b), e del paragrafo 2, il diritto conferito dal marchio di impresa non è opponibile all’ulteriore uso del segno.
5. I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o della notorietà del marchio di impresa o reca pregiudizio agli stessi».
12 L’articolo 6 della direttiva di cui trattasi, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», prevede quanto segue:
«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio di impresa se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio,
purché l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale.
2. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare ai terzi l’uso nel commercio di un diritto anteriore di portata locale, se tale diritto è riconosciuto dalle leggi dello Stato membro interessato e nel limite del territorio in cui esso è riconosciuto».
13 L’articolo 7 della predetta direttiva riguarda l’esaurimento del diritto conferito dal marchio.
14 L’articolo 8 della medesima direttiva tratta delle licenze di cui può essere oggetto il marchio.
15 In forza dell’articolo 17 della direttiva 2008/95, la direttiva 89/104 è abrogata e i riferimenti alla medesima si intendono fatti a questa prima direttiva.
16 L’articolo 9 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), intitolato «Diritti conferiti dal marchio comunitario», è redatto nei seguenti termini:
«1. Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a) un segno identico al marchio comunitario per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio comunitario e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio comunitario e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
c) un segno identico o simile al marchio comunitario per prodotti o servizi che non sono simili a quelli per i quali questo è stato registrato, se il marchio comunitario gode di notorietà nell’[Unione] e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio comunitario o reca pregiudizio agli stessi.
2. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:
a) l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
c) l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
d) l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
3. Il diritto conferito dal marchio comunitario è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio comunitario che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito finché la registrazione non è stata pubblicata».
17 L’articolo 12 del regolamento in parola, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio comunitario», è così redatto:
«Sempre che l’uso fatto del marchio comunitario sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo commerciale e industriale, il diritto conferito al titolare non gli consente di impedire ai terzi l’uso nel commercio:
a) del loro nome o indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o servizio;
c) del marchio, se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare accessori o pezzi di ricambio;
purché quest’uso sia conforme alle consuetudini di lealtà in campo industriale o commerciale».
Il diritto italiano
18 L’articolo 20 del decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale (GURI n. 52, del 4 marzo 2005), come modificato dal decreto legislativo del 13 agosto 2010, n. 131 (GURI n. 192, del 18 agosto 2010; in prosieguo: il «CPI»), intitolato «Diritti conferiti dalla registrazione», prevede quanto segue:
«1. I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica:
a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;
c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, se il marchio registrato goda nello stato di rinomanza e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
3. Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci».
19 L’articolo 21 del CPI, intitolato «Limitazioni del diritto di marchio», così dispone:
«1. I diritti di marchio d’impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica, purché l’uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:
a) del loro nome e indirizzo;
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;
c) del marchio d’impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.
2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.
3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell’uso del marchio».
20 L’articolo 241 del CPI, intitolato «Diritti esclusivi sulle componenti di un prodotto complesso», è del seguente tenore:
«Fino a che la direttiva [98/71] non sarà modificata su proposta della Commissione a norma dell’articolo 18 della direttiva medesima, i diritti esclusivi sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l’aspetto originario».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
21 La Ford, un produttore di automobili e dei relativi accessori e pezzi di ricambio, identifica i propri prodotti con l’apposizione di un segno di forma ovale, posto in posizione longitudinale e recante al suo interno l’iscrizione «Ford» in carattere corsivo di fantasia, con o senza colori (in prosieguo: il «marchio Ford»). Tale segno è stato oggetto di registrazioni come marchio tanto per veicoli quanto per pezzi di ricambio e accessori, compresi i copri‑cerchioni. La Ford appone tale marchio, in particolare, sui copri‑cerchioni montati sui cerchioni delle ruote delle automobili da essa prodotte.
22 La Wheeltrims, fornitore di pezzi di ricambio per automobili, commercializza copri‑cerchioni che presentano ognuno la riproduzione servile dei marchi di diversi costruttori di automobili, tra cui il marchio Ford, senza disporre di un’apposita autorizzazione. Tale società produce e commercializza anche copri‑cerchioni «universali», vale a dire sui quali non è apposto alcun marchio, a prezzi inferiori rispetto a quelli provvisti di un marchio del costruttore.
23 In data 15 maggio 2013, la Ford ha intentato un’azione per contraffazione nei confronti della Wheeltrims dinanzi al Tribunale di Torino, al fine, da un lato, di inibire alla Wheeltrims ogni produzione e commercializzazione di copri‑cerchioni recanti il marchio Ford nonché ogni uso non autorizzato di tale marchio all’interno dell’Unione e, dall’altro, di condannare tale società a risarcire il danno subìto dalla Ford. Secondo quest’ultima, l’apposizione senza autorizzazione del suddetto marchio sui copri‑cerchioni commercializzati dalla Wheeltrims costituisce una violazione dei diritti esclusivi della Ford ai sensi dell’articolo 20 del CPI e dell’articolo 9 del regolamento n. 207/2009. Inoltre, un siffatto uso non sarebbe in alcun modo giustificato da una delle eccezioni di cui all’articolo 21 del CPI e all’articolo 12 del regolamento n. 207/2009, in quanto l’apposizione del marchio Ford sui copri‑cerchioni commercializzati dalla Wheeltrims non sarebbe necessaria per indicare la destinazione di un siffatto pezzo di ricambio né per assolvere altre funzioni descrittive, ai sensi delle disposizioni citate.
24 La Wheeltrims invece sostiene che l’uso del marchio Ford da parte sua è puramente descrittivo. Detta società si avvale, a tal riguardo, della cosiddetta deroga della «clausola di riparazione» di cui all’articolo 241 del CPI, la quale prevede il diritto di riprodurre i componenti, protetti da un marchio, di un prodotto complesso, senza previo consenso del titolare di tale marchio, allorché detta riproduzione deve consentire di ripristinare l’aspetto originario del prodotto complesso (in prosieguo: la «clausola di riparazione»). L’apposizione, da parte della Wheeltrims, del marchio Ford sui copri‑cerchioni da essa commercializzati non avrebbe la funzione di indicarne l’origine, bensì di identificare il produttore con riferimento al prodotto nel suo complesso, ossia l’automobile su cui i copri‑cerchioni sono montati. Tale uso del marchio Ford servirebbe a riprodurre sul pezzo di ricambio una caratteristica estetico‑descrittiva del pezzo originale, ossia il copri‑cerchione, caratteristica questa da ritenersi indispensabile al fine della ricostituzione dell’aspetto originario del prodotto complesso costituito dall’automobile nel suo insieme. Qualora i produttori di pezzi di ricambio per automobili non potessero utilizzare marchi a tal fine, si creerebbe un ostacolo alla libera concorrenza sul mercato di cui trattasi.
25 Il Tribunale di Torino ritiene che il comportamento addebitato alla Wheeltrims costituisca una violazione dei diritti conferiti dal marchio Ford, non giustificata da alcuno dei motivi di cui all’articolo 21 del CPI o all’articolo 12 del regolamento n. 207/2009. Il suddetto giudice si riferisce, a tal riguardo, alla sentenza Gillette Company e Gillette Group Finland (C‑228/03, EU:C:2005:177) e reputa che l’uso del marchio Ford da parte della Wheeltrims non sia necessario per indicare al pubblico la destinazione dei copri‑cerchioni di cui trattasi oppure la loro compatibilità con un prodotto «Ford», ai sensi della summenzionata sentenza.
26 Ad avviso del suddetto giudice, sussiste invece un serio dubbio circa l’ambito di applicazione della clausola di riparazione. La Corte non si sarebbe ancora pronunciata sul rapporto esistente tra la tutela dei diritti conferiti da un marchio e detta clausola. Secondo tale giudice, l’articolo 241 del CPI e l’articolo 110 del regolamento n. 6/2002 si prestano a una duplice interpretazione su cui la giurisprudenza italiana si è divisa.
27 Secondo una prima interpretazione, il tenore letterale di tali disposizioni e la loro collocazione sistematica suggerirebbero che la clausola di riparazione autorizzi un produttore, quale la Wheeltrims, a commercializzare pezzi di ricambio identici al pezzo originale soltanto qualora la produzione di tali pezzi di ricambio sia finalizzata a ripristinare l’aspetto originario di un prodotto complesso e che essa comporti unicamente una deroga alla tutela conferita ai disegni e modelli e non ad un altro diritto a tutela della proprietà industriale, più specificamente a un marchio registrato.
28 In base ad una seconda interpretazione, la clausola di riparazione avrebbe carattere generale e il suo ambito di applicazione dovrebbe essere inteso in senso estensivo, tenuto conto dell’esigenza di ripristinare l’aspetto originario dei prodotti complessi a prescindere dalla presenza di altri diritti a tutela della proprietà industriale, in particolare quelli derivanti dalla registrazione di un marchio. Tale esigenza mirerebbe a consentire al produttore del pezzo di ricambio di operare nel mercato su un piano di parità con il produttore dei pezzi originali indipendentemente dalla natura della tutela rivendicata da quest’ultimo, autorizzando tale produttore di pezzi di ricambio a riprodurre il pezzo originale in tutte le sue caratteristiche sia funzionali che estetiche.
29 Detto giudice precisa che tale seconda interpretazione è adottata da altri organi giurisdizionali italiani, in particolare dalla Corte di appello di Milano.
30 Il Tribunale di Torino segnala che siffatta interpretazione è stata accolta anche dai giudici che hanno respinto l’azione cautelare della Ford, fondata sugli stessi fatti di cui esso stesso è investito. Detti giudici cautelari hanno sostanzialmente ritenuto che la clausola di riparazione prevista dall’articolo 241 del CPI fosse opponibile alla Ford, in quanto tale clausola garantisce il diritto economico fondamentale per i fabbricanti di pezzi di ricambio di produrre una perfetta alternativa a un pezzo originale di un prodotto complesso.
31 In tali circostanze, il Tribunale di Torino ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con il diritto comunitario un’applicazione dell’art. 14 della Direttiva 98/71 e dell’art. 110 del Reg. CE 6/2002 secondo cui tali norme conferiscono in capo ai produttori di pezzi di ricambio e accessori il diritto di utilizzare marchi registrati di terzi al fine di consentire all’acquirente finale il ripristino dell’estetica originale del prodotto complesso e quindi anche allorché il titolare del diritto di marchio applichi il segno distintivo in questione sul pezzo di ricambio o sull’accessorio destinato ad essere montato sul prodotto complesso, in modo tale che risulti esteriormente visibile e così contribuisca all’aspetto esteriore del prodotto complesso;
2) Se la clausola di riparazione di cui agli artt. 14 della Direttiva 98/71 e 110 Reg. CE 6/2002 debba essere interpretata nel senso di costituire un diritto soggettivo in capo ai terzi produttori di pezzi di ricambio e accessori e se tale diritto soggettivo comporti il diritto di tali soggetti terzi di utilizzare il marchio registrato altrui su pezzi di ricambio ed accessori, in deroga alle norme di cui al Reg. 207/09 e della Direttiva CE 89/104, e quindi allorché il titolare del diritto di marchio applichi il segno distintivo in questione anche sul pezzo di ricambio o sull’accessorio destinato ad essere montato sul prodotto complesso, in modo tale che risulti esteriormente visibile e così contribuisca all’aspetto esteriore del prodotto complesso».
Sulle questioni pregiudiziali
32 In forza dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura la Corte, qualora la risposta ad una questione sollevata in via pregiudiziale non dia adito ad alcun dubbio ragionevole, può in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, decidere di statuire con ordinanza motivata.
33 La citata disposizione deve essere applicata nell’ambito del presente rinvio pregiudiziale.
Sulla ricevibilità
34 Il governo tedesco nutre dubbi in ordine alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Il giudice del rinvio non esporrebbe infatti le ragioni per cui, ai fini della soluzione della controversia, sarebbe necessario rispondere alla questione riguardante la possibilità di trasporre al settore dei marchi la clausola di riparazione, che è propria del settore dei disegni e modelli. Il problema così sollevato sarebbe dunque di natura ipotetica.
35 Occorre ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta manifestamente che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto del procedimento principale, quando il problema è di natura ipotetica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenze Fish Legal e Shirley, C‑279/12, EU:C:2013:853, punto 30 e giurisprudenza ivi citata, nonché Idrodinamica Spurgo Velox e a., C‑161/13, EU:C:2014:307, punto 29).
36 Nella specie, dalla decisione di rinvio emerge che i copri‑cerchioni di cui trattasi nel procedimento principale, prodotti dalla Wheeltrims, riproducono il marchio Ford, sicché, qualora si dovesse accogliere l’interpretazione descritta al punto 27 della presente ordinanza, tale produttore di pezzi non originali dovrebbe essere condannato per violazione del suddetto marchio mentre, qualora dovesse prevalere l’interpretazione descritta al punto 28 della presente ordinanza, non si configurerebbe alcuna violazione del marchio.
37 Di conseguenza, non appare in modo manifesto che il problema sollevato nell’ambito della domanda di pronuncia pregiudiziale sia di natura ipotetica. Tale domanda è pertanto ricevibile.
Nel merito
38 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 14 della direttiva 98/71 e l’articolo 110 del regolamento n. 6/2002 debbano essere interpretati nel senso che autorizzano, in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009, un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, quali i copri‑cerchioni, ad apporre sui propri prodotti un segno identico a un marchio registrato, tra l’altro per tali prodotti, da un produttore di automobili, senza il consenso di quest’ultimo, sulla base del rilievo che un tale uso del marchio costituisce l’unico modo per riparare il veicolo in questione ripristinandone, quale prodotto complesso, l’aspetto originario.
39 In primo luogo, va rilevato che dal tenore letterale dell’articolo 14 della direttiva 98/71 e dell’articolo 110 del regolamento n. 6/2002 si evince che tali disposizioni apportano determinate limitazioni soltanto alla tutela, rispettivamente, dei disegni e dei modelli, senza riferirsi in alcun modo alla tutela dei marchi.
40 In secondo luogo, si deve constatare che, a norma del suo articolo 2, la direttiva 98/71 si applica unicamente alle registrazioni di disegni o modelli presso taluni uffici nazionali e internazionali, nonché alle domande di registrazione di disegni o modelli a tal fine. Inoltre, dall’articolo 1 del regolamento n. 6/2002, letto alla luce del considerando 5 del medesimo regolamento, emerge che esso mira soltanto a creare un disegno o un modello comunitario direttamente applicabile in ogni Stato membro.
41 In terzo luogo, va rilevato che risulta, da un lato, dal considerando 7 e dall’articolo 16 della direttiva 98/71 e, dall’altro, dal considerando 31 e dall’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, che l’applicazione di tali atti lascia impregiudicate le disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro interessato relative, in particolare, ai marchi.
42 Da tali considerazioni emerge che l’articolo 14 della direttiva 98/71 e l’articolo 110 del regolamento n. 6/2002 non contengono alcuna deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009.
43 Quanto alla tesi esposta dal giudice del rinvio e sostenuta dalla Wheeltrims, secondo cui l’obiettivo di preservare il sistema di concorrenza non falsata perseguito dall’Unione impone di estendere l’applicazione dell’articolo 14 della direttiva 98/71 e dell’articolo 110 del regolamento n. 6/2002 alla tutela dei marchi, occorre rilevare che il legislatore dell’Unione ha già tenuto conto di tale obiettivo nell’ambito della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009. Infatti, mediante una limitazione degli effetti dei diritti conferiti al titolare di un marchio dall’articolo 5 della direttiva 2008/95 o, per quanto riguarda il marchio comunitario, dall’articolo 9 del regolamento n. 207/2009, l’articolo 6 della direttiva in parola e l’articolo 12 del suddetto regolamento mirano a conciliare gli interessi fondamentali della tutela dei diritti di marchio con quelli della libera circolazione delle merci e della libera prestazione dei servizi nel mercato interno, e ciò in modo tale che il diritto di marchio possa svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza non falsata che il Trattato intende stabilire e conservare (v., in tal senso, in particolare, sentenze BMW, C‑63/97, EU:C:1999:82, punto 62, nonché Gillette Company e Gillette Group Finland, C‑228/03, EU:C:2005:177, punto 29).
44 Peraltro, da una giurisprudenza costante della Corte si evince che gli articoli da 5 a 7 della direttiva 2008/95 realizzano un’armonizzazione completa delle norme relative ai diritti conferiti dal marchio e che essi definiscono pertanto i diritti di cui godono i titolari di marchi all’interno dell’Unione. Di conseguenza, ferme restando le ipotesi particolari disciplinate dagli articoli 8 e seguenti di detta direttiva, un giudice nazionale, nell’ambito di una controversia vertente sull’esercizio del diritto esclusivo conferito da un marchio, non può limitare tale diritto esclusivo in modo da oltrepassare i limiti derivanti dai citati articoli da 5 a 7 (sentenza Martin Y Paz Diffusion, C‑661/11, EU:C:2013:577, punti 54 e 55 nonché la giurisprudenza ivi citata).
45 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 14 della direttiva 98/71 e l’articolo 110 del regolamento n. 6/2002 devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano, in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95 e del regolamento n. 207/2009, un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, quali i copri‑cerchioni, ad apporre sui propri prodotti un segno identico ad un marchio registrato, tra l’altro per tali prodotti, da un produttore di automobili, senza il consenso di quest’ultimo, sulla base del rilievo che un tale uso del marchio costituirebbe l’unico modo per riparare il veicolo in questione ripristinandone, quale prodotto complesso, l’aspetto originario.
Sulle spese
46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 14 della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli e l’articolo 110 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari, devono essere interpretati nel senso che essi non autorizzano, in deroga alle disposizioni della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa e del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, un produttore di pezzi di ricambio e di accessori per automobili, quali i copri‑cerchioni, ad apporre sui propri prodotti un segno identico ad un marchio registrato, tra l’altro per tali prodotti, da un produttore di automobili, senza il consenso di quest’ultimo, sulla base del rilievo che un tale uso del marchio costituirebbe l’unico modo per riparare il veicolo in questione ripristinandone, quale prodotto complesso, l’aspetto originario.
Firme