ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção)
18 de Outubro de 2005 (*)
«Marcas – Directiva 89/104/CEE – Regulamento (CE) n.° 40/94 – Direitos conferidos pela marca – Uso da marca na vida comercial – Importação de produtos de origem na Comunidade – Produtos sujeitos ao regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro – Oposição do titular da marca – Oferta para venda ou venda dos produtos sujeitos ao regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro – Oposição do titular da marca – Ónus da prova»
No processo C‑405/03,
que tem por objecto um pedido de decisão prejudicial nos termos do artigo 234.° CE, apresentado pelo Gerechtshof te ’s‑Gravenhage (Países Baixos), por decisão de 28 de Agosto de 2003, entrado no Tribunal de Justiça em 29 de Setembro de 2003, no processo
Class International BV
contra
Colgate‑Palmolive Company,
Unilever NV,
SmithKline Beecham plc,
Beecham Group plc,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Grande Secção),
composto por: V. Skouris, presidente, P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas e J. Malenovský, presidentes de secção, C. Gulmann (relator), R. Schintgen, N. Colneric, S. von Bahr, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič e J. Klučka, juízes,
advogado‑geral: F. G. Jacobs,
secretário: M. Ferreira, administradora principal,
vistos os autos e após a audiência de 15 de Março de 2005,
vistas as observações apresentadas:
– em representação da Class International BV, por G. van der Wal, advocaat,
– em representação da SmithKline Beecham plc e da Beecham Group plc, por M. A. A. van Wijngaarden, advocaat,
– em representação da Comissão das Comunidades Europeias, por N. B. Rasmussen, W. Wils e H. van Vliet, na qualidade de agentes,
ouvidas as conclusões do advogado‑geral na audiência de 26 de Maio de 2005,
profere o presente
Acórdão
1 O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 5.°, n.os 1 e 3, alíneas b) e c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir «directiva»), e 9.°, n.os 1 e 2, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1, a seguir «regulamento»).
2 Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Class International BV (a seguir «Class International») à SmithKline Beecham plc (a seguir «SmithKline Beecham») e à Beecham Group plc (a seguir «Beecham Group»), a propósito da apreensão cautelar, promovida por estas duas últimas sociedades, de produtos portadores de marcas suas, provenientes do exterior da Comunidade Europeia e armazenados pela Class International, proprietária desses bens, num entreposto em Roterdão.
Quadro jurídico comunitário
3 O artigo 5.° da directiva, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca», tem a seguinte redacção:
«1. A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
a) De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
[...]
3. Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas [no n.° 1]:
[...]
b) Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
c) Importar [...] produtos com esse sinal;
[…]»
4 O artigo 9.°, n.os 1, alínea a), e 2, alíneas b) e c), do regulamento define nos mesmos termos os direitos conferidos pela marca comunitária.
5 O artigo 7.°, n.° 1, da directiva, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», dispõe:
«O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.»
6 O artigo 13.°, n.° 1, do regulamento prevê nos mesmos termos o esgotamento dos direitos conferidos pela marca.
7 O artigo 65.°, n.° 2, do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3), prevê que as modalidades e disposições específicas aplicáveis no Espaço Económico Europeu (a seguir «EEE») à propriedade intelectual, industrial e comercial constam, designadamente, do anexo XVII desse acordo.
8 O ponto 4 do referido anexo menciona a directiva.
9 Para efeitos do acordo sobre o EEE, altera o artigo 7.°, n.° 1, da directiva, substituindo a expressão «na Comunidade» pelas palavras «numa parte contratante».
10 O artigo 91.°, n.° 1, do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO L 302, p. 1, a seguir «código aduaneiro»), dispõe:
«O regime do trânsito externo permite a circulação de um ponto a outro do território aduaneiro da Comunidade:
a) De mercadorias não comunitárias, sem que fiquem sujeitas a direitos de importação e a outras imposições bem como a medidas de política comercial;
[…]»
11 O artigo 98.°, n.° 1, do código aduaneiro dispõe:
«O regime de entreposto aduaneiro permite a armazenagem num entreposto aduaneiro[:]
a) De mercadorias não comunitárias sem que fiquem sujeitas a direitos de importação nem a medidas de politica comercial;
[…]»
12 O artigo 58.° do referido código precisa:
«1. Salvo disposições em contrário, pode, em qualquer momento e nas condições fixadas, ser atribuído às mercadorias um destino aduaneiro, independentemente da sua natureza, quantidade, origem, procedência ou destino.
2. O disposto no n.° 1 é aplicável sem prejuízo das proibições ou restrições que se justifiquem por razões [...] de protecção da propriedade industrial e comercial.»
Litígio no processo principal e questões prejudiciais
13 A SmithKline Beecham e a Beecham Group, sociedades do grupo GlaxoSmithKline, com sede no Reino Unido, são titulares distintas das marcas Aquafresh, marcas comunitárias e marcas registadas no Serviço das Marcas do Benelux, designadamente para dentífricos.
14 Em Fevereiro de 2002, a Class International introduziu na Comunidade, em Roterdão, um contentor com dentífricos da marca Aquafresh, adquiridos a uma empresa sul‑africana, a Kapex International.
15 Informadas de que esses dentífricos podiam ser produtos de contrafacção, a SmithKline Beecham e a Beecham Group (a seguir designadas, em conjunto, por «Beecham») requereram a apreensão cautelar do contentor, realizada em 5 de Março de 2002.
16 A análise dos produtos apreendidos, realizada no mês de Abril de 2002, revelou que se tratava de produtos de origem e não de mercadorias de contrafacção.
17 A Class International requereu no Rechtbank te Roterdão o levantamento da apreensão, bem como a condenação da Beecham no pagamento de uma indemnização para reparação do prejuízo que considerava ter sofrido.
18 Esses pedidos foram julgados improcedentes por despacho de 24 de Maio de 2002.
19 A Class International interpôs recurso dessa decisão para o Gerechtshof te ’s‑Gravenhage.
20 Perante esse órgão jurisdicional, alega que os produtos apreendidos não foram importados, mas se encontram em trânsito.
21 O Gerechtshof observa que não está demonstrado que já havia um comprador para esses produtos quando estes entraram nos Países Baixos ou no momento em que foram apreendidos. Considera que não está excluída a possibilidade de o primeiro comprador estar estabelecido no EEE. Verifica que diversos fundamentos perante si suscitados respeitam à questão de saber se o armazenamento temporário em entreposto aduaneiro de mercadorias de origem sob um regime aduaneiro T 1 e/ou o trânsito dessas mercadorias para países situados fora do EEE devem ser qualificados como uso de uma marca.
22 Considerando que a solução do litígio depende da interpretação dos artigos 5.°, n.os 1 e 3, alíneas b) e c), da directiva e 9.°, n.os 1 e 2, alíneas b) e c), do regulamento, o Gerechtshof te ’s‑Gravenhage decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1) Pode o titular de uma marca opor‑se à introdução, sem o seu consentimento, no território de um Estado‑Membro (no caso em apreço, no território dos Países Baixos/países Benelux), de mercadorias provenientes de países terceiros, portadoras de uma marca na acepção da [directiva] e/ou do [regulamento], numa situação de trânsito ou de comércio em trânsito como a seguir se refere?
2) O ‘uso [de um sinal] na vida comercial’ na acepção literal do artigo 5.°, n.° 1, primeiro período, em conjugação com o artigo 5.°, n.° 3, alíneas b) e c), da directiva, e do artigo 9.°, n.° 1, primeiro período, em conjugação com o artigo 9.°, n.° 2, alíneas b) e c), do [regulamento], inclui o armazenamento, em instância ou entreposto aduaneiro no território de um Estado‑Membro, de artigos de origem (portadores de uma marca na acepção da [directiva], da [lei uniforme sobre as marcas do Benelux] e/ou do [regulamento]) que não tenham sido introduzidos no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento, que provenham do exterior do EEE e possuam o estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias (por exemplo, T 1 ou [documento administrativo de acompanhamento])?
3) Na resposta a dar às [primeira e segunda questões], é relevante o facto de o destino final das referidas mercadorias já se encontrar ou não definido no momento da sua entrada no referido território ou de, em relação a essas mercadorias, já ter sido ou não celebrado um contrato (de compra) com um cliente num país terceiro?
4) No contexto da resposta às [primeira, segunda e terceira questões], é relevante a verificação de outras circunstâncias, tais como:
a) a circunstância de o comerciante, que é proprietário das mercadorias em causa ou, pelo menos, titular do direito de dispor dessas mercadorias e/ou se dedica ao comércio paralelo se encontrar estabelecido num dos Estados‑Membros;
b) a circunstância de o comerciante estabelecido num Estado‑Membro oferecer para venda ou vender as referidas mercadorias, a partir desse Estado‑Membro, a outro comerciante estabelecido num Estado‑Membro, não estando o local do fornecimento (ainda) definido;
c) a circunstância de o comerciante estabelecido num Estado‑Membro oferecer para venda ou vender as referidas mercadorias, a partir desse Estado‑Membro, a outro comerciante estabelecido num Estado‑Membro, estando definido o local do fornecimento das mercadorias assim colocadas à venda ou vendidas, mas não o seu destino final, independentemente de existir ou não a comunicação expressa ou a reserva contratual de que se trata de mercadorias não comunitárias (em trânsito);
d) a circunstância de o comerciante estabelecido num Estado‑Membro oferecer para venda ou vender as referidas mercadorias a um comerciante estabelecido fora do EEE, estando ou não definido o local de fornecimento e/ou o destino final das mercadorias;
e) a circunstância de o comerciante estabelecido num Estado‑Membro oferecer para venda ou vender as referidas mercadorias a um comerciante estabelecido fora do EEE, sabendo o comerciante (paralelo), ou tendo fortes razões para presumir, que este voltará a vendê‑las ou a fornecê‑las a consumidores finais no interior do EEE?
5) O termo ‘oferecer’ que figura nas disposições referidas na [primeira questão] deve ser interpretado no sentido de que abrange igualmente a oferta (para venda) de produtos de origem (portadores de uma marca na acepção da directiva, da [lei uniforme sobre as marcas do Benelux] e/ou do [regulamento]) armazenados em estância ou entreposto aduaneiros no território de um Estado‑Membro, que não tenham sido introduzidos no EEE pelo titular da marca ou com o seu consentimento, que provenham do exterior do EEE e possuam o estatuto de mercadorias não comunitárias (por exemplo, T 1 ou [documento administrativo de acompanhamento]), nas circunstâncias referidas nas [terceira e quarta questões]?
6) Sobre qual das partes recai o ónus da prova relativamente aos actos referidos nas [primeira, segunda e quinta questões]?»
Quanto às questões prejudiciais
Observações preliminares
23 Tendo em conta a alteração introduzida no artigo 7.°, n.° 1, da directiva pelo acordo sobre o EEE, e para efeitos de descrição da situação do titular da marca no que diz respeito à regra do esgotamento do direito exclusivo conferido pelo artigo 5.° da directiva, as questões são colocadas por referência a produtos provenientes do exterior do EEE e introduzidos no EEE.
24 São igualmente colocadas por referência aos regimes aduaneiros de trânsito externo e de entreposto aduaneiro, regimes suspensivos previstos pelo código aduaneiro.
25 Ora, importa observar que, enquanto a directiva é referida no anexo XVII do acordo sobre o EEE a título das regras comuns aplicáveis neste espaço, o regulamento não foi, na sequência da sua adopção, integrado nesse anexo.
26 Deve observar‑se, por outro lado, que o código aduaneiro não é aplicável, fora da Comunidade, nos Estados da Associação Europeia de Comércio Livre partes contratantes no acordo sobre o EEE, que instituiu uma zona de comércio livre e não uma união aduaneira.
27 Tendo em conta estas considerações, e na medida em que a decisão da causa principal, à luz dos factos enunciados pelo órgão jurisdicional de reenvio, não tem que levar em consideração o território do EEE, far‑se‑á apenas referência, na parte restante do presente acórdão e nas respostas do Tribunal de Justiça, ao território da Comunidade.
Quanto à possibilidade de o titular da marca se opor à introdução na Comunidade, sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de marca de origem
28 Na primeira parte da primeira questão, relativa ao trânsito externo, bem como na segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se os artigos 5.°, n.os 1 e 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.os 1 e 2, alínea c), do regulamento devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca se pode opor à introdução na Comunidade, sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de origem portadores dessa marca e que, anteriormente, não foram já comercializados na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento. Além disso, na terceira questão, que importa examinar juntamente com a primeira parte da primeira questão e com a segunda questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o titular da marca pode, pelo menos, sujeitar a colocação das mercadorias em causa sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro ao facto de, no momento da introdução dessas mercadorias na Comunidade, o seu destino final estar definido para um país terceiro, eventualmente em virtude de um contrato de venda.
Observações apresentadas ao Tribunal
29 A Class International alega que a colocação de produtos de origem sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro não constitui um «uso [da marca] na vida comercial» na acepção dos artigos 5.°, n.° 1, da directiva e 9.°, n.° 1, do regulamento, uso este susceptível de ser proibido pelo titular nos termos dessas disposições. A regra do esgotamento do direito exclusivo do titular da marca, prevista nos artigos 7.°, n.° 1, da directiva e 13.°, n.° 1, do regulamento, tem como único objectivo conferir ao referido titular uma exclusividade territorial para a primeira comercialização dos seus produtos na Comunidade. Ora, a colocação de mercadorias sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro não constitui uma comercialização dessas mercadorias na Comunidade.
30 Em qualquer caso, o titular da marca não pode sujeitar essa colocação ao facto de o destino final das mercadorias estar já definido para um país terceiro. Se tal requisito pudesse ser imposto, o trânsito de produtos de marca, que existe desde que as próprias marcas existem, ter‑se‑ia tornado impossível ou muito difícil, resultado que o legislador não teve, de todo, intenção de atingir pelo efeito conjugado das disposições sobre as marcas.
31 A Beecham considera que o titular da marca pode opor‑se à introdução na Comunidade de produtos de origem que apresentem a sua marca sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. Salienta que o artigo 58.°, n.° 2, do código aduaneiro reserva a aplicação das proibições ou restrições que se justifiquem por razões de protecção da propriedade industrial e comercial. A circunstância de as mercadorias não estarem ainda em livre prática na acepção do artigo 24.° CE é irrelevante. De qualquer modo, o risco de as mercadorias colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro serem postas em livre prática é real e permanente. A noção de «importação» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea c), do regulamento corresponde, definitivamente, à introdução material dos produtos na Comunidade e deve distinguir‑se da noção de «importação» na acepção do direito aduaneiro. A circunstância de, no momento da introdução das mercadorias, o seu destino final destas estar ou não definido é irrelevante.
32 A Comissão das Comunidades Europeias considera que a noção de «importação» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea c), do regulamento abrange uma importação com vista à comercialização dos produtos na Comunidade. Esta conclusão é concordante com a definição dos produtos em livre prática dada pelo artigo 24.° CE. Na inexistência de colocação em livre prática, o titular da marca não pode, portanto, em princípio, opor‑se à introdução de mercadorias de origem sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro.
Resposta do Tribunal
33 Os artigos 7.°, n.° 1, da directiva e 13.°, n.° 1, do regulamento limitam o esgotamento do direito conferido ao titular da marca aos casos em que os produtos são comercializados na Comunidade. Permitem ao titular comercializar os seus produtos fora da Comunidade sem que essa comercialização esgote os seus direitos no interior desta. Ao precisar que a comercialização fora da Comunidade não esgota o direito de o titular se opor à importação destes produtos feita sem o seu consentimento, o legislador comunitário permitiu assim ao titular da marca controlar a primeira comercialização na Comunidade dos produtos que ostentam a marca (v., nomeadamente, a propósito da directiva e com referência ao território do EEE, acórdão de 20 de Novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss, C‑414/99 a C‑416/99, Colect., p. I‑8691, n.° 33).
34 A «importação» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea c), do regulamento, a que o titular da marca pode opor‑se na medida em que ela implique um «uso [da marca] na vida comercial» na acepção do n.° 1 de cada um dos mesmos artigos, implica, assim, uma introdução dos produtos na Comunidade para comercialização nesta.
35 A comercialização na Comunidade de produtos provenientes de países terceiros está sujeita à sua colocação em livre prática na acepção do artigo 24.° CE.
36 Ora, a colocação de mercadorias não comunitárias sob os regimes aduaneiros como o de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro distingue‑se de uma colocação sob o regime aduaneiro da colocação em livre prática, que, nos termos do artigo 79.°, primeiro parágrafo, do código aduaneiro, confere o estatuto aduaneiro de mercadoria comunitária a uma mercadoria não comunitária.
37 Com efeito, nos termos do artigo 37.°, n.° 2, do código aduaneiro, as mercadorias não comunitárias sujeitas aos regimes de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro permanecem sob fiscalização aduaneira até que, em especial, mudem de estatuto aduaneiro tornando‑se mercadorias comunitárias. Em conformidade com os artigos 91.°, n.° 1, alínea a), e 98.°, n.° 1, alínea a), do código aduaneiro, não ficam sujeitas a direitos de importação nem a medidas de politica comercial. De facto, as mercadorias provenientes de países terceiros e colocadas sob o regime de trânsito externo percorrem em geral um ou vários Estados‑Membros antes de serem encaminhadas posteriormente para outro país terceiro. Quanto às mercadorias não comunitárias colocadas sob o regime de entreposto aduaneiro, são geralmente armazenadas no território aduaneiro comunitário até estar definido o seu destino final, que não é necessariamente conhecido no momento do armazenamento.
38 Ao invés, as mercadorias não comunitárias colocadas em livre prática tornam‑se mercadorias comunitárias. Acedem ao benefício da livre circulação de mercadorias, ao abrigo do artigo 23.°, n.° 2, CE. Em conformidade com os artigos 24.° CE e 79.°, segundo parágrafo, do código aduaneiro, devem ser objecto das formalidades previstas para a importação e dar lugar à cobrança de direitos aduaneiros bem como, sendo caso disso, à aplicação das medidas de política comercial.
39 O artigo 48.° do código aduaneiro dispõe que às mercadorias não comunitárias apresentadas à alfândega deve ser atribuído um dos destinos aduaneiros admitidos para tais mercadorias.
40 À luz dos artigos 4.°, n.os 15 e 16, 37.°, n.° 2, e 182.° do código aduaneiro, esses destinos aduaneiros consistem:
– na sujeição de uma mercadoria a um regime aduaneiro, por exemplo, o da colocação em livre prática, de trânsito ou de entreposto aduaneiro;
– na sua colocação numa zona franca ou num entreposto franco;
– na sua reexportação do território aduaneiro da Comunidade;
– na sua inutilização;
– no seu abandono à fazenda pública.
41 O artigo 58.°, n.° 1, do código aduaneiro determina que pode, em qualquer momento, ser atribuído às mercadorias um destino aduaneiro, independentemente da sua natureza, quantidade, origem, procedência ou destino.
42 Assim, as mercadorias não comunitárias colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro podem, a todo o tempo, receber outro destino aduaneiro. Podem, designadamente, ser colocadas sob outro regime aduaneiro, eventualmente o da colocação em livre prática, ou ser reexportadas para fora do território da Comunidade.
43 A colocação em livre prática, condição para a comercialização na Comunidade, apenas constitui, portanto, uma das opções oferecidas ao operador que introduziu as mercadorias no território aduaneiro comunitário.
44 Se não for tomada essa opção e se forem respeitadas as condições do destino aduaneiro, diferente da livre prática, sob o qual as mercadorias foram colocadas, a simples introdução material destas últimas no território da Comunidade não equivale a uma «importação» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea c), do regulamento e não implica um «uso [da marca] na vida comercial» na acepção do n.° 1 de cada uma dessas duas disposições.
45 O titular da marca não pode, assim, opor‑se a essa introdução nos termos dessas disposições nem sujeitá‑la ao facto de o destino final das mercadorias estar definido para um país terceiro, eventualmente em virtude de um contrato de venda.
46 Esta conclusão não é posta em causa pelo artigo 58.°, n.° 2, do código aduaneiro, nos termos do qual a escolha, pelo operador em causa, de um destino aduaneiro não impede as proibições ou restrições que se justifiquem por razões de, nomeadamente, protecção da propriedade industrial e comercial.
47 A disposição em causa apenas excepciona os casos em que o destino aduaneiro lesaria os direitos de propriedade industrial e comercial. Ora, a colocação de mercadorias não comunitárias sob um regime aduaneiro suspensivo não permite a sua comercialização na Comunidade na inexistência de colocação em livre prática. No domínio das marcas, tal colocação de produtos de marca de origem não constitui, portanto, em si mesma, uma lesão ao direito do titular desta de controlar a primeira comercialização na Comunidade.
48 Por último, não é determinante para a resposta a dar à questão examinada a alegação de um risco real e permanente de que mercadorias colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro sejam postas em livre prática.
49 Com efeito, um operador pode igualmente, a todo o tempo, colocar em livre prática mercadorias não comunitárias desde a sua entrada no território aduaneiro, sem as colocar previamente sob um regime suspensivo.
50 Consequentemente, há que responder à primeira parte da primeira questão, bem como às segunda e terceira questões, que os artigos 5.°, n.os 1 e 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.os 1 e 2, alínea c), do regulamento devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor‑se à simples introdução na Comunidade, sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de origem com essa marca que, anteriormente, não tenham já sido comercializados na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento. O titular da marca não pode sujeitar a colocação das mercadorias em causa sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro ao facto de, no momento da introdução dessas mercadorias na Comunidade, o seu destino final estar definido para um país terceiro, eventualmente em virtude de um contrato de venda.
Quanto à possibilidade de o titular da marca proibir a oferta para venda ou a venda de produtos de origem colocados sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro
51 Na segunda parte da primeira questão, bem como nas quarta e quinta questões, que importa examinar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta no essencial se os conceitos de «oferecer» e de «colocação no mercado» dos produtos, previstos nos artigos 5.°, n.° 3, alínea b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b), do regulamento, podem abranger, respectivamente, a oferta e a venda de produtos de marca de origem com o estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias, quando a oferta é feita e/ou a venda efectuada enquanto as mercadorias estão colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. Em caso de resposta afirmativa, pretende saber em que circunstâncias pode o titular da marca opor‑se a tal oferta ou a tal venda.
Observações apresentadas ao Tribunal
52 A Class International alega que a oferta para venda de mercadorias não comunitárias, estejam na Comunidade ou não, não pode ser considerada um uso da marca na vida comercial, dado que nem o seu objectivo nem o seu efeito consistem em colocar essas mercadorias no mercado da Comunidade. A oferta para venda não pode, assim, ser proibida pelo titular da marca pelo simples facto de ser feita enquanto as mercadorias estão colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. O titular da marca apenas pode invocar uma lesão do seu direito exclusivo, apesar de o estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias abranger os produtos em causa, se demonstrar factos que permitam concluir que o objectivo manifestamente prosseguido pelo operador é o de colocar esses produtos no mercado na Comunidade. A este respeito, as circunstâncias referidas pelo órgão jurisdicional de reenvio na sua quarta questão não são decisivas.
53 A Beecham alega que a oferta para venda de produtos de origem com o estatuto de mercadorias não comunitárias colocadas sob o regime de entreposto aduaneiro está abrangida pelos artigos 5.°, n.° 3, alínea b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b), do regulamento. O titular da marca pode, portanto, opor‑se a tal oferta. Entende que nenhum dos casos visados pela quarta questão é susceptível de modificar esta análise.
54 A Comissão considera que a oferta para venda em discussão não é necessariamente abrangida pelos artigos 5.°, n.° 3, alínea b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b), do regulamento. Com efeito, as mercadorias podem ser oferecidas a um potencial comprador que quase de certeza não as comercialize na Comunidade. Uma violação da directiva e do regulamento resulta apenas de uma situação em que os produtos são oferecidos para venda a um comprador que provavelmente os venha a colocar em livre prática e a comercializar na Comunidade. As circunstâncias de facto mencionadas na quarta questão podem ter interesse. No entanto, compete ao órgão jurisdicional nacional ponderá‑las e determinar se está demonstrado que as mercadorias não serão colocadas em livre prática na Comunidade.
Resposta do Tribunal
55 Como resulta do n.° 44 do presente acórdão, as mercadorias não comunitárias colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro não são consideradas «importadas» na acepção dos artigos 5.°, n.° 3, alínea c), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea c), do regulamento.
56 Tais mercadorias podem ser objecto de oferta para venda ou de venda para um país terceiro.
57 Nestes casos, quando as mercadorias são produtos de marca de origem, o direito de o titular controlar a primeira comercialização na Comunidade não é lesado.
58 Em contrapartida, se a oferta ou a venda implicam necessariamente a comercialização dos produtos de marca na Comunidade, é lesado o direito exclusivo conferido ao seu titular pelos artigos 5.°, n.° 1, da directiva e 9.°, n.° 1, do regulamento, seja qual for o lugar de estabelecimento do destinatário da oferta ou do adquirente e independentemente das cláusulas do contrato celebrado a final, no que diz respeito a eventuais restrições à revenda ou ao estatuto aduaneiro das mercadorias. A oferta ou a venda constituem então um «uso [da marca] na vida comercial» na acepção dos artigos 5.°, n.° 1, da directiva e 9.°, n.° 1, do regulamento. Daí resulta que o titular da marca pode opor‑se à oferta ou à venda, ao abrigo dos artigos 5.°, n.° 3, alínea b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b), do regulamento.
59 No entanto, o risco de uma comercialização na Comunidade não pode presumir‑se apenas com fundamento na circunstância, referida ou implícita na quarta questão, alíneas a) e e), do órgão jurisdicional de reenvio, de o proprietário das mercadorias, o destinatário da oferta ou o adquirente se dedicar a actividades de comércio paralelo. São necessários outros elementos para demonstrar que a oferta ou a venda implicam necessariamente a comercialização na Comunidade das próprias mercadorias que estão em causa.
60 Além disso, o titular da marca apenas pode exercer o seu direito de proibição contra o operador que coloca ou se prepara para colocar no mercado na Comunidade mercadorias não comunitárias dessa marca ou que oferece ou vende essas mercadorias a outro operador que, necessariamente, as comercializará na Comunidade. Não pode invocar o seu direito contra um operador que oferece ou vende as mercadorias a outro operador pela simples razão de ser possível que este último, seguidamente, as comercialize na Comunidade, hipótese colocada pela quarta questão, alínea e), do órgão jurisdicional de reenvio.
61 Assim, há que responder à segunda parte da primeira questão, bem como às quarta e quinta questões, que os conceitos de «oferecer» e de «colocação no mercado» dos produtos, previstos nos artigos 5.°, n.° 3, alínea b), da directiva e 9.°, n.° 2, alínea b), do regulamento, podem abranger, respectivamente, a oferta e a venda de produtos de marca de origem com o estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias, quando a oferta é feita e/ou a venda efectuada enquanto as mercadorias estão colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. O titular da marca pode opor‑se à oferta ou à venda de tais mercadorias quando impliquem necessariamente a sua comercialização na Comunidade.
Quanto ao ónus da prova
62 Tendo em conta as respostas dadas à cinco primeiras questões, há que observar que, na sexta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, a que parte incumbe, numa situação como a da causa principal, fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício do direito de proibição previsto nos artigos 5.°, n.° 3, alíneas b) e c), da directiva e 9.°, n.° 2, alíneas b) e c), do regulamento.
Observações apresentadas ao Tribunal
63 A Class International afirma que o titular da marca que alega que as operações de oferta ou de venda não são legais tem que fazer prova dessas circunstâncias de facto.
64 A Beecham defende que o titular da marca apenas tem que provar a lesão desta. Para tanto, tem que provar que é titular da marca, que as mercadorias provêm do exterior da Comunidade e que foram introduzidas no território desta. Cabe então ao operador acusado da lesão provar que obteve autorização do titular ou que não usou a marca na vida comercial e não há risco de que o faça.
65 A Comissão alega que a questão do ónus da prova não é resolvida pela directiva nem pelo regulamento. Relativamente à directiva, a mesma salienta, no seu décimo considerando, que «é do domínio das regras nacionais de processo que a presente directiva não prejudica a questão dos meios pelos quais o risco de confusão pode ser constatado, em especial o ónus da prova». Salienta igualmente no oitavo considerando, relativo aos conflitos entre as marcas, que «cabe aos Estados‑Membros fixar as normas processuais aplicáveis».
66 No que diz respeito ao consentimento do titular numa importação de mercadorias não comunitárias na Comunidade, resulta claramente da jurisprudência que a respectiva prova cabe ao operador demandado (acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, n.os 53 e 54). Se não alegar o consentimento do titular, o operador deve demonstrar no tribunal nacional que as mercadorias não foram introduzidas para serem comercializadas na Comunidade, mas sim como uma etapa lógica do seu transporte para um país terceiro. A Comissão observa, porém, que o estabelecimento de exigências demasiado rígidas relativamente ao ónus da prova a cargo do operador demandado pode tornar ilusório o seu direito de utilizar a Comunidade como território de trânsito.
Resposta do Tribunal
67 Na lide principal, o órgão jurisdicional de reenvio considera que não está demonstrado que já existia um comprador dos produtos quando estes entraram nos Países Baixos ou no momento em que foram apreendidos.
68 Numa hipótese como a que está em causa, as mercadorias encontram‑se regularmente sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro.
69 Enquanto forem respeitadas as condições desses regimes suspensivos, o operador em causa encontra‑se, em princípio, numa situação legal.
70 Relativamente a ele, a questão da prova coloca‑se quando nasce um litígio, isto é, quando o titular da marca invoca uma lesão ao direito exclusivo que lhe é conferido pelos artigos 5.°, n.° 1, da directiva e 9.°, n.° 1, do regulamento.
71 A lesão invocável consiste na colocação em livre prática das mercadorias ou na respectiva oferta ou venda que implique necessariamente a sua comercialização na Comunidade.
72 A lesão constitui a condição de exercício do direito de proibição previsto nos artigos 5.°, n.° 3, alíneas b) e c), da directiva e 9.°, n.° 2, alíneas b) e c), do regulamento.
73 Relativamente à questão do ónus da prova dessa lesão, há que salientar em primeiro lugar que se pertencesse ao direito nacional dos Estados‑Membros, daí poderia resultar para os titulares de marcas uma protecção variável em função da lei em causa. O objectivo de uma «mesma protecção de acordo com a legislação de todos os Estados‑Membros» visado no nono considerando da directiva e aí qualificado de «fundamental» não seria alcançado (v., a propósito da directiva, acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, n.os 41 e 42).
74 Em seguida, importa observar que, numa situação como a do processo principal, o ónus da prova da lesão deve incumbir ao titular da marca, que a invoca. Se essa prova for feita, incumbe então ao operador demonstrar a existência do consentimento do titular para a comercialização dos produtos na Comunidade (v., a propósito da directiva, acórdão Zino Davidoff e Levi Strauss, já referido, n.° 54).
75 Por conseguinte, há que responder à sexta questão que, numa situação como a do processo principal, cabe ao titular da marca fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício do direito de proibição previsto nos artigos 5.°, n.° 3, alíneas b) e c), da directiva e 9.°, n.° 2, alíneas b) e c), do regulamento, demonstrando a colocação em livre prática das mercadorias não comunitárias que apresentam a sua marca ou uma oferta ou venda dessas mercadorias que implique necessariamente a sua comercialização na Comunidade.
Quanto às despesas
76 Revestindo o processo quanto às partes na causa principal a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.
Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Grande Secção) declara:
1) Os artigos 5.°, n.os 1 e 3, alínea c), da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, e 9.°, n.os 1 e 2, alínea c), do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca não pode opor‑se à simples introdução na Comunidade, sob o regime aduaneiro de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro, de produtos de origem com essa marca que, anteriormente, não tenham já sido comercializados na Comunidade pelo referido titular ou com o seu consentimento. O titular da marca não pode sujeitar a colocação das mercadorias em causa sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro ao facto de, no momento da introdução dessas mercadorias na Comunidade, o seu destino final estar definido para um país terceiro, eventualmente em virtude de um contrato de venda.
2) Os conceitos de «oferecer» e de «colocação no mercado» dos produtos, previstos nos artigos 5.°, n.° 3, alínea b), da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 2, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, podem abranger, respectivamente, a oferta e a venda de produtos de marca de origem com o estatuto aduaneiro de mercadorias não comunitárias, quando a oferta é feita e/ou a venda efectuada enquanto as mercadorias estão colocadas sob o regime de trânsito externo ou de entreposto aduaneiro. O titular da marca pode opor‑se à oferta ou à venda de tais mercadorias quando impliquem necessariamente a sua comercialização na Comunidade.
3) Numa situação como a do processo principal, cabe ao titular da marca fazer prova das circunstâncias que permitem o exercício do direito de proibição previsto nos artigos 5.°, n.° 3, alíneas b) e c), da Directiva 89/104 e 9.°, n.° 2, alíneas b) e c), do Regulamento n.° 40/94, demonstrando a colocação em livre prática das mercadorias não comunitárias que apresentam a sua marca ou uma oferta ou venda dessas mercadorias que implique necessariamente a sua comercialização na Comunidade.
Assinaturas