Language of document : ECLI:EU:C:2008:14

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

presentadas el 16 de enero de 2008 (1)

Asunto C‑102/07

Adidas AG y

Adidas Benelux BV

contra

Marca Mode CV,

C&A Nederland,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV y

Vendex KBB Nederland BV

[Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos)]

«Marca – Carácter distintivo de una marca o de unos signos que sirven para decorar los productos – Imperativo de disponibilidad»





I.      Introducción

1.        La famosa fábrica de material deportivo Adidas y su filial neerlandesa se enfrentan de nuevo (2) a otras empresas por el uso de ciertos signos similares a su conocida marca de las tres bandas, acusándolas de violar sus derechos de propiedad industrial sobre ese emblema.

2.        Esta vez Adidas opone su signo a otros vendedores de vestimentas de esa categoría que desean utilizar una banda doble de tonalidades contrastadas para esconder y reforzar las costuras de sus prendas. Ante estos elementos, el Hoge Raad inquiere acerca de la aplicación del imperativo de disponibilidad para delimitar el ejercicio de los derechos del titular de una marca.

3.        Subyace, en el fondo, una pugna por abrirse camino en un mercado de feroces rivalidades alimentadas por los pingües beneficios con los que las compañías esperan lucrarse. Así se comprende que lo que un profano vería como una banalidad, la lucha por adueñarse de dos o tres rayas superpuestas y coloreadas de determinada manera, adquiera perfiles dramáticos cuando la porfía tiene lugar en el contexto de la indumentaria atlética.

4.        En el mundo de la alta competición el triunfo de las estrellas proporciona la mejor publicidad a las compañías de camisetas y zapatillas de deporte que los patrocinan, obviamente pagando mucho dinero; sin embargo, ha habido corredores que, hasta en largas distancias, vencían descalzos, como el etíope Abebe Bikila. (3)

II.    El marco jurídico

5.        Con carácter liminar cabe explicar que, ante la similitud de contenido entre la Directiva 89/104/CEE (4) (en lo sucesivo, «Directiva») y el Reglamento (CE) nº 40/94, sobre la marca comunitaria (en adelante, «Reglamento»), (5) parece oportuno traer a colación algunas sentencias del Tribunal de Justicia relativas a los preceptos del citado Reglamento para interpretar la Directiva. (6)

6.        El artículo 2 de la Directiva, bajo la rúbrica «Signos que pueden constituir una marca», admite el registro de todos los signos susceptibles de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, el diseño o la presentación, a condición de que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.

7.        El artículo 3, con el encabezamiento «Causas de denegación o de nulidad», enumera taxativamente estos aspectos en su apartado 1:

«1.      Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:

a)      los signos que no puedan constituir una marca;

b)      las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c)       las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los mismos;

d)       las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

e)       los signos constituidos exclusivamente por:

−      la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o

−      la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o

−      la forma que da un valor sustancial al producto;

[…]»

8.        El apartado 3 del mismo artículo 3 rige la llamada adquisición de capacidad diferenciadora a través de la utilización del símbolo, con este tenor:

«No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

9.        Presidido por el rótulo «Derechos conferidos por la marca», el artículo 5 de la Directiva describe el haz de potestades que asisten al poseedor del derecho de propiedad industrial; en particular, sus apartados 1 y 2 rezan así:

«1.      La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

a)      de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b)       de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

2.      Cualquier Estado miembro podrá asimismo disponer que el titular esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos.»

10.      En cambio, la Directiva dedica su artículo 6 a la «Limitación de los efectos de la marca»; su apartado 1, pertinente en el contexto de esta cuestión prejudicial, prescribe:

«1.      El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico:

a)      de su nombre y de su dirección;

b)      de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos;

c)      de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios;

siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.»

III. Los hechos del litigio principal y las cuestiones prejudiciales

11.      Mediante siete registros, tanto internacionales como del Benelux, Adidas AG se hizo titular en este último territorio de una serie de marcas figurativas compuestas por tres rayas verticales paralelas, de la misma anchura, situadas a lo largo de los costados, de los hombros, de las mangas y de las perneras, así como de las costuras laterales de una prenda, de un color de contraste con el fondo de la vestimenta. La inscripción protege los signos para la indumentaria deportiva y para la de asueto.

12.      La aludida compañía alemana, que había concedido una licencia exclusiva para la distribución de sus productos en el Benelux a su filial Adidas BV (en lo sucesivo, ambas, «Adidas») discute sus derechos con las empresas del sector textil Marca Mode, C&A, H&M y Vendex (en adelante, aludidas conjuntamente, «las cuatro compañías recurridas»), que tienen también establecimientos en los Países Bajos.

13.      En 1986 Adidas comprobó que Marca Mode y C&A habían iniciado la venta de atuendos gimnásticos y de recreo provistos de dos bandas verticales paralelas cuyo color destacaba sobre el tono fundamental de la ropa (negro sobre blanco).

14.      Algún trato entre las contrincantes precedió sin duda a los litigios, pues del auto de remisión de esta cuestión prejudicial se colige que, antes de enzarzarse en una batalla judicial, Marca Mode y C&A no eran proclives a renunciar al uso de las dos líneas verticales paralelas de cariz netamente diferente.

15.      En un procedimiento de medidas cautelares contra H&M, y en otro sobre el fondo contra Marca Mode y C&A, ambos sustanciados ante el Rechtbank Breda (en lo sucesivo, «Rechtbank»), la recurrente en casación solicitó, alegando la infracción de sus derechos de propiedad industrial, la prohibición y el abandono de un signo consistente en la marca figurativa de tres rayas o de cualquier otro símbolo que coincidiera con el emblema figurativo de Adidas, como las dos rayas previamente descritas, empleadas por las cuatro compañías recurridas.

16.      Tanto H&M como Marca Mode, C&A y Vendex se opusieron a tales pretensiones. Mediante demanda reconvencional, primero, y una acción separada, después, las cuatro compañías recurridas solicitaron del Rechtbank una sentencia declarativa de su derecho a utilizar dos bandas como adorno en ropa deportiva y de ocio.

17.      El juez que instruía las medidas cautelares, en resolución de 2 de octubre de 1997, así como el Rechtbank, que tramitaba los litigios principales, en providencia interlocutoria de 13 de octubre de 1998, observaron que, en algunos aspectos, se violaban los derechos de marca de Adidas.

18.      Las cuatro compañías recurridas interpusieron entonces las respectivas apelaciones contra cada una de las resoluciones ante el Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (tribunal de apelación de Hertogenbosch; en lo sucesivo, «Gerechtshof»), que los acumuló de oficio.

19.      En sentencia de 29 de marzo de 2005, dicho órgano jurisdiccional desestimó las pretensiones de Adidas, las de Marca Mode y las de C&A formuladas en su escrito de reconvención y las de las cuatro compañías recurridas ejercitadas en acción separada, anulando asimismo la resolución de 2 de octubre de 1997.

20.      El Gerechtshof falló que el comportamiento de las cuatro compañías recurridas no vulneraba los derechos de marca invocados por Adidas; pero no se pronunció por vía declarativa sobre el uso de las dos rayas, ya que, al resultar demasiado generales, estas demandas ignoraban el alcance de la protección de una marca, que no es estático, sino sujeto a ciertas circunstancias, variables en el tiempo y en el espacio, lo que cobra singular relevancia para apreciar la infracción.

21.      A juicio del Gerechtshof, no cabía calificar la marca de las tres bandas de originalmente fuerte, porque en sí misma adolece de poco carácter distintivo. Sin embargo, en 1996, como consecuencia de los esfuerzos publicitarios de Adidas, el signo había adquirido virtualidad diferenciadora por el uso, de lo que se deducía una extensión de su protección. Pero tal amparo no debía extrapolarse a otros motivos de rayas ni a los diseños sencillos de bandas, ya que habían de quedar disponibles para terceros, al constituir signos de aprovechamiento común que, por su naturaleza, no se prestan a ser monopolizados.

22.      Adidas se alzó en casación ante el Hoge Raad contra la sentencia del Gerechtshof por estimarla errónea. Aunque reconocía la importancia de la disponibilidad para terceros que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, ha de tomarse en consideración al examinar las causas de denegación absolutas del artículo 3 de la Directiva 89/104, rechazaba una nueva discusión sobre el significado del imperativo de accesibilidad para precisar la defensa de que goza la marca cuando el signo no encaja en una de tales causas de denegación del repetido artículo 3.

23.      El Hoge Raad da por probado, a efectos de la casación, que la marca de las tres rayas de Adidas ha logrado gran carácter distintivo por su utilización tan difundida; alberga, en cambio, dudas en cuanto al ámbito de tutela de una marca integrada por un signo que en su origen carecía de carácter distintivo según el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104, que lo obtuvo por el uso y que subsiguientemente fue registrado; en particular, quiere averiguar si es necesario ponderar el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de algunos signos para los demás operadores que ofrecen los productos o los servicios de que se trate (Freihaltebedürfnis).

24.      En esas circunstancias, el Hoge Raad ha suspendido el procedimiento para formular estas preguntas prejudiciales:

«1)      Para determinar el alcance de la protección de una marca constituida por un signo que en su origen carecía de carácter distintivo o por una de las indicaciones descritas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, pero que lo adquirió por el uso y fue registrado, ¿debe tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de ciertos signos para los demás operadores que ofrecen los productos o los servicios de que se trate (Freihaltebedürfnis)?

2)      Si la respuesta es afirmativa, ¿varía la situación en función de que el público relevante considere los signos, cuya disponibilidad ha de garantizarse, como distintivos o como meros adornos de los productos?

3)      ¿Cambia la tesitura también en función de que el signo impugnado por el titular de la marca carezca de carácter distintivo, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva, o consista en una indicación de las mencionadas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de dicha Directiva?»

IV.    El trámite ante el Tribunal de Justicia

25.      El auto que promueve este incidente tuvo entrada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de febrero de 2007. Han depositado observaciones escritas, dentro del plazo señalado por el artículo 23 del Estatuto del propio Tribunal de Justicia, Marca Mode, H&M, Adidas, los Gobiernos italiano y del Reino Unido, así como la Comisión de las Comunidades Europeas.

26.      En la vista, celebrada el 6 de diciembre de 2007, han comparecido los representantes de Adidas, de Marca Mode y de H&M, así como los agentes del Gobierno italiano, del ejecutivo del Reino Unido y de la Comisión para exponer oralmente sus alegaciones.

V.      Análisis de las cuestiones prejudiciales

A.      Planteamiento

27.      El auto de remisión indaga acerca del alcance de la protección de las marcas; la respuesta exige investigar los contornos del ejercicio de las potestades que otorga este título de propiedad industrial en los artículos 5 y 6 de la Directiva.

28.      El emblema discutido consiguió carácter distintivo por el uso que hizo Adidas, según consta en los autos, por lo que procede aplicar asimismo las normas atinentes a los símbolos que, a tenor de las letras b), c) y d), del artículo 3 de la Directiva, no han de acceder al registro.

29.      Pero, al incidir el Hoge Raad especialmente en el imperativo de disponibilidad como criterio hermenéutico de eventual utilidad para emprender la interpretación de los preceptos citados, cobra una importancia preferente en la solución del asunto el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva, pues incluye tanto el régimen de los límites al derecho de marca, como ciertas concomitancias en su redacción con la del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, que se ocupa de los marchamos descriptivos.

30.      En este contexto conviene llamar la atención del órgano del reenvío sobre la necesidad de dilucidar si el signo de Adidas en el litigio principal se adscribe a la letra b) o a la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, ya que, en contraste con esta última, la causa de denegación del registro, o de nulidad, en su caso, recogida en el primero de esos grafemas no ha encontrado cabida en las lindes del derecho de marca a que se refiere el artículo 6, apartado 1. De lo que se induce que el desenlace no es igual si el emblema carecía originalmente de virtualidad diferenciadora [ámbito del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva] o si era descriptivo de alguna de las indicaciones del producto [letra c) del mismo precepto]. Mas esa averiguación, por su naturaleza fáctica, sólo le corresponde al Hoge Raad o, si en casación tiene vedado acceder a los hechos, al juez a quo.

31.      Dada la estrecha relación entre estas hipótesis, coincido con el Gobierno italiano en la procedencia de abordarlas conjuntamente, insistiendo en la primera, con la que el alto tribunal holandés busca, en esencia, saber si el interés general en mantener la disponibilidad de un signo concreto constituye un elemento interpretativo del radio de acción de los derechos concedidos por la marca a su titular en un procedimiento de violación de ese título de propiedad industrial.

32.      Pese a las repetidas alusiones al imperativo de disponibilidad, el Tribunal de Justicia (7) nunca ha realizado un estudio pormenorizado de este instituto jurídico de cuño alemán, salvo error u omisión por mi parte, lo que me anima a acometer un análisis más prolijo, sobrepasando la mera definición que brindo en otras conclusiones.

B.      Preliminar: sobre el imperativo de disponibilidad

1.      Origen: el derecho alemán

33.      En las conclusiones del asunto Koninklijke (8) me refiero al «llamado imperativo de disponibilidad de la doctrina alemana», que predica la existencia, «junto a los impedimentos relativos a la falta de carácter distintivo, de otras consideraciones de interés público que aconsejan limitar el registro de determinados signos para que puedan ser usados libremente por el conjunto de los operadores». (9)

34.      Resalto así, por un lado, su origen germano, recogiendo incluso su nombre en ese idioma (Freihaltebedürfnis) (10) y, por otro lado, su íntima conexión con el interés general. Sin embargo, en aras de un mejor entendimiento de este principio de derecho nacional, y de su significado en el sistema comunitario, parece oportuno ahondar en su evolución en ambos ordenamientos jurídicos.

35.      El rastreo de los inicios del Freihaltebedürfnis conduce al tiempo de vigencia de la Warenzeichengesetz (antigua Ley de marcas alemana; en lo sucesivo, «WZG»). (11) En la práctica se pensaba que su artículo 4, apartado 2, número 1, tenía un texto demasiado exiguo, pues sólo prohibía el registro de los signos compuestos exclusivamente por cifras, letras o por palabras que contuvieran indicaciones sobre la clase, la época, el lugar de producción, las cualidades, el destino, el precio, la cantidad o el peso de la mercancía. (12)

36.      Para salvar algunas dificultades, se desarrolló una jurisprudencia que ampliaba el círculo de los signos vetados a la inscripción a todos aquellos cuya atribución individual como monopolio se reputaba contraria a los intereses de los competidores; (13) tal proceder repercutía en el examen de las solicitudes de marca, ya que el rechazo basado en el imperativo de disponibilidad dispensaba a la oficina alemana de la exploración del carácter distintivo del emblema deseado. (14)

37.      La interpretación alemana tradicional anudaba tres adjetivos al principio de disponibilidad, exigiendo que fuera concreto, actual y serio. (15) Por tales cualidades entendía que el postulado debía regir únicamente respecto de los productos o los servicios asociados a la solicitud de inscripción (concreción); no representar una mera hipótesis o un riesgo potencial, aunque cupiera admitir un peligro futuro fundado en datos contrastables y ciertos (actualidad); y revestir un alto grado de gravedad e importancia (seriedad). (16)

38.      A resultas de esta jurisprudencia y de esta práctica administrativa (17) alemanas, al solicitante de una marca le incumbía la prueba tanto del carácter distintivo del signo, como de la negación de su reserva para el uso de todos los competidores. (18)

39.      En suma, en el derecho alemán de marcas el Freihaltebedürfnis se había convertido en un requisito de aplicación no escrito, (19) de corte jurisprudencial y añadido a las condiciones legales impuestas por la WZG.

40.      El cambio legislativo operado en 1995 con la entrada en vigor de la nueva Ley de marcas germana el 1 de enero de ese año, modelada a imagen de la Directiva, influyó en la redacción del artículo 4, apartado 2, de la WZG, llevando sus motivos absolutos de denegación al artículo 8 de la flamante Ley.

2.      Incompatibilidad con el derecho comunitario

41.      En 1997 el Landgericht München I (tribunal de apelación número 1 de Múnich) remitió al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales del asunto Windsurfing Chiemsee. (20) No extraña que, a la luz del texto normativo de 1995, el órgano jurisdiccional bávaro inquiriera, entre otros particulares, acerca de la adecuación del Freihaltebedürfnis al tenor del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva.

42.      Como es sabido, el litigio giraba en torno a las indicaciones de procedencia geográficas, lo que no resta alcance ni contundencia a la afirmación del Tribunal de Justicia de que «[…] la aplicación del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva no depende de la existencia de un imperativo de disponibilidad […] concreto, actual o serio en el sentido de la jurisprudencia alemana […]», (21) declaración que no pasó inadvertida a la doctrina alemana. (22)

43.      Pero el Tribunal de Justicia no rechazó de plano la teoría del Freihaltebedürfnis, pues reconoció su vínculo con el interés general subyacente en el precepto cuya interpretación anhelaba el repetido tribunal de Múnich. (23) Encuentra así fundamento la opinión de que la exclusión del registro de los signos descriptivos o de indicaciones en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva responde a la idea de impedir su monopolización para no conculcar la legítima aspiración de la sociedad a usarlos sin impedimentos. (24)

44.      Desde entonces la jurisprudencia comunitaria ha puesto de relieve reiteradamente la necesidad de aplicar el principio de disponibilidad, inherente al interés general, y lo ha orientado al objetivo del mencionado precepto de mantener libre el empleo de un emblema o una indicación al decidir sobre su amparo registral, (25) extendiendo esa opinión a las letras b) y e) del propio artículo 3. (26)

45.      Conviene detener el estudio del imperativo de disponibilidad en este momento, pues no merece la pena fijarse en aspectos menores que no aportarían nada al debate de la cuestión prejudicial del Hoge Raad y que podrían enturbiar la comprensión de estas conclusiones. Falta, ahora, con los conocimientos pertinentes adquiridos sobre este instituto jurídico, adentrarse en el artículo 6 de la Directiva, indagando la medida en la que recoge esa figura pretoriana como parte del interés general.

C.      Exégesis del artículo 6, apartado 1, de la Directiva

46.      Antes de empezar el examen de esta norma, he de señalar que no me convence la idea de buscar la solución al litigio principal reduciendo el análisis de las cuestiones prejudiciales a la interpretación del artículo 5 de la Directiva, como auspician en sus respectivos escritos las recurrentes en casación y el Gobierno del Reino Unido.

47.      No ignoro la ligazón lógica y sistemática entre los referidos artículos 5 y 6 de la Directiva, cuyo influjo hermenéutico en el desenlace final resulta probable, pero no se debe olvidar el artículo 6, apartado 1, cuando se trata precisamente de investigar las fronteras del ejercicio del ius prohibendi del titular de la marca, en consonancia con la rúbrica que encabeza este artículo. (27) También la abundante jurisprudencia sobre el artículo 5 de la Directiva se mostraría insuficiente para dar satisfacción al órgano jurisdiccional remitente, que invoca, sin mencionarlo, el artículo 6 de ese texto normativo comunitario.

48.      El artículo 5 de la Directiva detalla las potestades del titular de la marca. Hay dos argumentos para descartar la aplicación del imperativo de disponibilidad en esta esfera: en primer lugar, el origen del Freihaltebedürfnis, claramente vinculado al registro de los emblemas, no a la extensión del ejercicio de las facultades del dueño del símbolo; en segundo lugar, la sistemática de la Directiva, que regula expresamente los límites de ese dominio en el artículo 6, de tal manera que aceptar el principio alemán para interpretar el artículo 5 añadiría una condición no escrita, en contra de la seguridad jurídica y del espíritu de la norma comunitaria.

49.      Además, las evidentes semejanzas y las acusadas divergencias de los respectivos apartados 1 de los artículos 3 y 6 de la Directiva invitan a estudiar ambos preceptos, pero evitando profundizar en la letra a) del artículo 6, ya que no aborda el fondo de las cuestiones prejudiciales y está ampliamente resuelto en la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia. (28)

1.      Omisión de los signos sin carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva

50.      La comparación de este precepto con el artículo 6, apartado 1, revela importantes disparidades, derivadas de que ese artículo 6 se sitúa en la negación de la «prohibición del uso» de la marca por terceros, no en la esfera de la oposición al registro de un marchamo similar.

51.      Así, el artículo 6, apartado 1, incluye entre los signos cuyo empleo no puede prohibir el dueño del título de propiedad industrial los nombres [letra a)], los símbolos descriptivos [letra b)] y la utilización de la marca para indicar destino [letra c)], siempre que «se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial».

52.      Falta una alusión a los motivos sin virtualidad diferenciadora en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra b). Como el apartado 3 de este artículo 3 abre los registros a ese tipo de emblemas, se deduce que en tales supuestos el carácter distintivo adquirido por el uso enerva la oposición del vicio original de ausencia de fuerza distintiva y que el legislador premia el esfuerzo del titular de la marca para salvar tal escollo, permitiéndole oponerse a su disfrute por otros competidores.

53.      La causa de tan significativa omisión radica en la tesis que patrocino desde hace tiempo, si bien en el ámbito del Reglamento: (29) que las consideraciones de interés público que aconsejan limitar el acceso al registro a determinados signos, para que permanezcan a la entera disposición del conjunto de los operadores (imperativo de disponibilidad), no han de tenerse en cuenta en el marco del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento [artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva].

54.      Tal reflexión parte de que la finalidad del motivo absoluto de denegación que contienen esas normas postula vedar el acceso al registro de los signos que carecen de carácter distintivo concreto, a saber, de aquellos que un consumidor medio, normalmente informado, razonablemente atento y perspicaz no es capaz de identificar como indicaciones fiables de un origen empresarial, pues, como se ha aducido con acierto, los símbolos genéricos son la antítesis de la marca. (30)

55.      Las letras c), d) y e) del artículo 7, apartado 1, del Reglamento (las mismas letras del artículo 3, apartado 1, de la Directiva) se encargan del interés público en evitar que ciertos operadores se apropien de signos útiles tanto estética, como técnicamente, o adecuados para describir el producto en sí, sus cualidades reales o ficticias y otras características, como su lugar de procedencia o bien los habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.

56.      Sin embargo, tal protección no debería extenderse a los signos que, sin ser descriptivos, no poseen, por otros motivos, un carácter distintivo específico. Sería ilógico auspiciar un interés general en preservar en el dominio público emblemas no aptos para desvelar el origen empresarial de los bienes o los servicios que designan. Por lo que, una vez culminado el afán de un comerciante por obtener de un emblema nimio una marca reconocida por el público, merced a su uso y a su publicidad, la impronta del derecho de propiedad industrial obliga a recompensarlo por haber logrado anular la falta de virtualidad diferenciadora de su símbolo, haciéndolo apto para cumplir la función informadora del origen empresarial de los productos o los servicios. El trasvase de la bagatela al título de propiedad inmaterial se lleva a cabo a través del artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

57.      Todo lo expuesto hasta ahora sería de utilidad para el Hoge Raad si entendiera, en atención a la disyuntiva fáctica mencionada en el apartado 30 de estas conclusiones, que las tres bandas de Adidas carecían de carácter distintivo en un primer momento en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva. Para el supuesto contrario, si estima que la referida marca proporciona una indicación de las cualidades del producto, procede adentrarse en el estudio del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva.

2.      Alcance de la letra b) del apartado 1del artículo 6 de la Directiva

58.      La exégesis de este precepto requiere una breve recapitulación de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia que lo evocan.

a)      Estudio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia

59.      Así, en la sentencia BMW, (31) el Tribunal de Justicia indagó la ratio legis de este precepto, orientándolo a conciliar la protección de los derechos de marca con la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el mercado común, para que sirvan de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener. (32)

60.      Según el Tribunal de Justicia, es menester compaginar el ejercicio de las facultades otorgadas al titular del derecho de propiedad industrial con los objetivos del Tratado encaminados hacia la rivalidad empresarial ordenada y cabal.

61.      En el asunto Windsurfing Chiemsee, ya reseñado, el juez del reenvío no preguntaba en realidad sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra b), sino sobre su eventual incidencia en la interpretación del artículo 3, ambos de la Directiva; el Tribunal de Justicia negó esa incidencia, pero describió el radio de acción del primer precepto, al añadir a renglón seguido que el artículo 6, apartado 1, letra b), no confiere a los terceros el uso de un nombre geográfico como marca, sino que se limita a facultar su utilización de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico, siempre que se emplee conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial. (33)

62.      A raíz de esa glosa, la utilización por los competidores del signo descriptivo que ha conseguido acceder al registro se supedita a la doble condición de que no se efectúe como marca y de que se respeten las honradas costumbres mercantiles. (34)

63.      Respecto de la metodología en la aplicación del artículo 6, apartado 1, letra b), la sentencia Gerolsteiner Brunnen hizo algunas aclaraciones. Tras observar que no distingue entre los usos de las indicaciones que menciona, advirtió sobre su función: para que una indicación de esta índole se integre en el ámbito de aplicación del citado artículo, basta con que se refiera a una de las características que enumera, como el origen geográfico. (35) Esa operación de subsunción incumbe, como cuestión de hecho, al órgano jurisdiccional nacional, que ha de apreciar globalmente todas las circunstancias pertinentes. (36)

64.      No se olvide, además, que la actuación de los terceros se mide en atención al criterio de las «prácticas leales», expresión de la obligación de lealtad a los intereses legítimos del titular de la marca, según jurisprudencia reiterada, (37) en particular de no desacreditar o denigrar el símbolo. (38)

65.      De todas estas resoluciones no se desprende ningún comentario sobre el vínculo del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva con el imperativo de disponibilidad. Tal carencia de fallos se compensa, en parte, con dos pronunciamientos, uno en el ámbito de la marca comunitaria, y otro en el debate sobre la inscripción de los colores en sí mismos.

66.      En el primero de esos asuntos, (39) el abogado general Jacobs asocia el imperativo de disponibilidad a la órbita del artículo 12 del Reglamento (alter ego del artículo 6 de la Directiva); (40) la sentencia Baby‑Dry siguió en lo sustancial las conclusiones, (41) deduciendo de una lectura conjunta de los artículos 7 y 12 del Reglamento (artículos 3 y 6 de la Directiva) que el objeto de la prohibición del registro como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es impedir la tutela registral de signos o indicaciones que, por su identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus peculiaridades, no permitan desarrollar la función de identificación de la empresa que los comercializa y carezcan del carácter distintivo que tal función requiere. (42)

67.      En el segundo de esos asuntos, la sentencia Libertel, tibiamente se acercó al Freihaltebedürfnis. Después de admitir, en el ámbito del derecho comunitario de marcas, «un interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores», no acogió una alegación de la Comisión, que, probablemente guiada por las conclusiones aludidas en el punto precedente, sostenía que el espíritu del imperativo de disponibilidad flotaba en el artículo 6 de la Directiva. (43)

68.      El Tribunal de Justicia atisbó en esa idea el peligro de postular un control mínimo de las causas de denegación absolutas del artículo 3 de la Directiva, en el momento del examen de la solicitud de registro, cuyos errores se compensarían mediante la limitación del ejercicio de los derechos de marcas en virtud del imperativo de disponibilidad del reiterado artículo 6. Para el Tribunal de Justicia, esa propuesta equivaldría a transferir el control de tales causas desde las autoridades registrales a las judiciales, enfoque que estimó incompatible con el sistema de la Directiva, basado en un examen previo y no en uno a posteriori. (44)

69.      En resumen, el Tribunal de Justicia no se ha manifestado sobre el imperativo de disponibilidad como criterio hermenéutico del artículo 6 de la Directiva, pues en los apartados sintetizados en los puntos anteriores únicamente rechazó un argumento de la Comisión que predicaba el empleo de ese instituto jurídico de origen germánico exclusivamente dentro de las lindes de ese precepto, pero no emitió juicio alguno sobre su utilización como pauta para la limitación de los derechos del titular de la marca.

70.      Por lo tanto, procede intentar una solución jurídica a ese dilema.

b)      Tesis sugerida

71.      Ya he aludido a las concomitancias entre los artículos 3, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva; también he subrayado la diferencia sistemática que los separa, puesto que el primero regula el acceso al registro, mientras que el segundo acota el ejercicio del ius prohibendi del dueño de un símbolo.

72.      Sin embargo, no puede pasar inadvertida la extraordinaria similitud del tenor de las respectivas letras c) y b) de ambos preceptos. Excepción hecha de la expresión «se compongan exclusivamente» del artículo 3, apartado 1, letra c), la redacción es idéntica.

73.      Tal diferencia se explica porque, tratándose de la inscripción registral en el artículo 3, se infiere a contrario sensu que cabe acoger en el registro signos complejos que integren, entre otros, indicaciones descriptivas en el sentido de la letra c) del propio artículo; en cambio, esa exclusividad pierde toda relevancia para el ejercicio de los derechos del titular de la marca según el artículo 6, en el que sólo se persigue mantener al alcance de todos ese signo subsumible en alguno de los supuestos de su apartado 1, letra c). Respecto de los demás elementos de la marca compleja, rige sin cortapisas el artículo 5 de la Directiva.

74.      Además, desde el ángulo sistemático, el artículo 6, apartado 1, letra b), se incardina en una tríada en la Directiva a la que pertenecen asimismo el examen de las causas de denegación del registro y el de la nulidad. Por eso, a la hora de indagar si un signo encaja en alguna de las categorías de indicaciones del artículo 6, apartado 1, letra b), no hay nada en la Directiva que implique mitigar sus consecuencias para el emblema registrado en relación con las de la solicitud de inscripción o con el motivo de nulidad, al socaire del artículo 3, apartado 1, letra c).

75.      Me aventuro incluso a propugnar que ni siquiera procede una interpretación restrictiva del artículo 6, con el mero argumento de que es una norma limitativa de derechos, los que confiere el artículo 5 de la Directiva. Lo excepcional en este caso es que se goce de la titularidad de un emblema que, en puridad de criterios, sería accesible para todos. El hecho de que se haya monopolizado después, por formar parte de un marchamo complejo o por error, (45) no puede esgrimirse en perjuicio de los otros operadores económicos, que aspiran a utilizar libremente esas menciones descriptivas, ni del otro grupo de personas afectadas por el precepto, los consumidores, quienes reclaman la información transparente y veraz que justamente esas indicaciones les suelen procurar. (46)

76.      El sacrificio que se exige al dueño del derecho de propiedad industrial en virtud del artículo 6, apartado 1, letra b), obliga al juez a buscar un equilibrio entre las facultades que el artículo 5 de la Directiva confiere a ese titular y los derechos antitéticos de los demás empresarios y los consumidores, pero no a aplicar mecánicamente la regla de la exégesis restrictiva de las normas limitadoras de potestades.

77.      Esta visión, aparte de encontrar sustento en la doctrina, (47) casa perfectamente con la referida jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la ratio legis de la norma y su objetivo de conciliar la protección de los derechos de marca y los principios fundamentales del mercado común, permitiendo que la marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado, (48) sin olvidar que los competidores no están autorizados a usar la indicación como marca propia, sino con simples propósitos descriptivos. (49)

78.      Por consiguiente, todos estos argumentos militan en favor de la conveniencia de acudir al interés general, a través del imperativo de disponibilidad, y también al sopesar el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva.

79.      Esta apreciación, además, no parece incompatible con los apartados 57 y siguientes de la sentencia Libertel, en los que, como ya he expuesto, el Tribunal de Justicia no se pronunció acerca de si el Freihaltebedürfnis debía estimarse en el marco del artículo 6 de la Directiva; simplemente rebatió un argumento de la Comisión que reducía su campo de acción únicamente al ámbito de ese artículo.

80.      En suma, la respuesta que auspicio a las cuestiones prejudiciales ha de incidir en la necesidad de invocar el imperativo de disponibilidad para determinar el alcance de la protección de una marca constituida por un signo correspondiente a una de las indicaciones descritas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, cuando haya adquirido carácter distintivo por el uso y se haya registrado; en cambio, no cabe recurrir a ese principio cuando el signo no tenga carácter distintivo en su origen, en el sentido de la letra b) del mismo precepto, habiéndolo adquirido posteriormente por el uso.

81.      Por último, en atención a la segunda pregunta planteada por el Hoge Raad, es preciso señalar que la percepción que el público reciba del signo sometido al imperativo de disponibilidad sólo tiene cierta relevancia en el estadio previo, a saber, para determinar si puede relacionarlo con una de las indicaciones del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva.

82.      Si el consumidor medio sólo le atribuyera una función ornamental, no identificaría el emblema con el origen empresarial de los productos o los servicios, por lo que no sería apto para desempeñar su principal cometido, poniéndose en entredicho su valor como marca; (50) en otro caso, si dedujera la procedencia de los bienes y de las prestaciones, sucedería lo contrario.

83.      Pero, una vez dictaminada su pertenencia a cualquier indicación o característica en el sentido del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva, no se atisba que la captación por el consumidor pueda ejercer influencia alguna respecto de la interpretación del interés general.

84.      Por tanto, con la solución propuesta a la primera cuestión prejudicial se obviaría el estudio del razonamiento de H&M que preconiza aplicar el Freihaltebedürfnis, al menos en relación con los signos registrados antes de la entrada en vigor de la Directiva. Apunta así a la práctica liberal de los registros en el Benelux en la época en la que regía el derecho de marcas no armonizado, mas esa tesitura compete al ámbito de la nulidad de marcas sin carácter distintivo, lejos del ejercicio de los derechos otorgados por el artículo 5 de la Directiva y de su limitación en virtud del artículo 6, apartado 1, letra b). No necesito, pues, abundar en el tratamiento de esta segunda cuestión, dado el resultado de mi análisis.

VI.    Conclusión

85.      En atención a las precedentes reflexiones, sugiero al Tribunal de Justicia responder al Hoge Raad, declarando que:

«Para determinar el alcance de la protección de una marca constituida por un signo correspondiente a una de las indicaciones descritas en el artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, pero que ha adquirido carácter distintivo por el uso y se ha registrado, ha de tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de determinados signos para los demás operadores que ofrecen productos o servicios similares.

En cambio, cuando ese mismo signo hubiera carecido de carácter distintivo en su origen, habiéndolo adquirido posteriormente por el uso, los derechos del titular de la marca no se deben examinar a la luz del imperativo de disponibilidad.»


1 – Lengua original: español.


2 – En materia de marcas ha participado en los asuntos que originaron las siguientes sentencias: de 22 de junio de 2000, Marca Mode (C‑425/98, Rec. p. I‑4861), y de 23 de octubre de 2003, Adidas‑Salomon y Adidas Benelux (C‑408/01, Rec. p. I‑12537). Respecto del régimen aduanero comunitario, la sentencia de 14 de octubre de 1999, Adidas (C‑223/98, Rec. p. I‑7081).


3 – Sin zapatos, ganó la medalla de oro de maratón en los Juegos Olímpicos de verano de Roma en 1960 y, ya con un calzado adecuado, se la adjudicó en los de Tokio en 1964. No está claro si la desnudez de sus pies era para ir más rápido o para llamar la atención sobre la pobreza de su continente de procedencia, ya que fue el primer campeón africano en la historia de las Olimpiadas de la edad moderna (http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). Hubo otros héroes deportivos que igualaron su proeza y todavía actualmente algunos abisinios, como Haile Gebrselassie, continúan entrenando sin nada en los pies (http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html).


4 – Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1).


5 – Reglamento del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83), y, por última vez, por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1).


6 – En concreto, los artículos 4, 7, 9 y 12 de ese Reglamento.


7 – Por ejemplo, y fundamentalmente, en las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 y C‑109/97, Rec. p. I‑2779); de 19 de septiembre de 2002, DKV (C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561); de 8 de abril de 2003, Linde y otros (C‑53/01, C‑54/01 y C‑55/01, Rec. p. I‑3161); y de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (C‑456/01 P y C‑457/01 P, Rec. p I‑5089).


8 – Las leídas el 31 de enero de 2002 en el asunto Koninklijke KPN Nederland (sentencia de 12 de febrero de 2004, C‑363/99, Rec. p. I‑1619).


9 – Punto 52 de las conclusiones mencionadas en la nota precedente.


10 – La doctrina alemanoparlante utiliza indistintamente ese término, por ejemplo, Sosnitzas, O./Fröhlich, S., «Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?», Markenrecht, 09/2006, pp. 383 y ss., y la variante «Freihaltungsbedürfnis», verbigracia: Bender, A., «Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 GMV», en Ekey, F./Klippel, D., Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Ed. C.F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 893.


11 – La norma de 1936 sufrió una reforma sustancial en 1968 (Bekanntmachung de 2 de enero de 1968; BGBl. I, p. 1/29), versión inmediatamente anterior a la nueva Ley, la Markenrechtsreformgesetz de 25 de octubre de 1994 (BGBl. I, p. 3082).


12 – Sigo las explicaciones de Ströbele, P., «Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht», en Ahrens, H.-J./Bornkamm, J. y Kunz-Hallstein, H.-P., Festschrift für Eike Ullmann, Ed. juris GmbH, Saarbrücken, 2006, pp. 425 y ss., p. 426. Añade dicho autor que el Bundesgerichtshof (tribunal supremo) alemán extendió el principio al artículo 8, apartado 2, número 2, de la WZG.


13 – Sobre la evolución de la teoría del Freihaltebedürfnis Fezer, K.-H., Markenrecht, Ed. C.H. Beck, 2ª ed., Múnich, 1999, p. 402.


14 – Ströbele, P., op. cit., p. 427.


15 – Eisenführ, G., «Artikel 12», en Eisenführ, G./Schennen, D., Gemeinschaftsmarkenverordnung –Kommentar, Ed. Heymanns, Colonia, 2003, p. 230.


16 – Fezer, K.-H., op. cit., pp. 401 y ss., describe con detenimiento todos estos aspectos.


17 – El Bundespatentgerichtshof (tribunal federal de patentes y marcas) también se amoldaba a las pautas decretadas por el Bundesgerichtshof.


18 – Lobato, M., Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, Ed. Thomson – Civitas, 2ª ed., Pamplona, 2007, p. 238.


19 – Ströbele, P., op. cit., p. 429.


20 – Citado en la nota 7.


21 – Apartado 35 de la sentencia Windsurfing Chiemsee, citada.


22 – Fezer, K.-H., Op. cit., p. 402, había puesto en duda la vigencia de la jurisprudencia alemana sobre el Freihaltebedürfnis con anterioridad a la sentencia Windsurfing Chiemsee.


23 – Apartados 26 y 27 de la sentencia Windsurfing Chiemsee.


24 – Ströbele, P., op. cit., p. 431.


25 – Respecto de la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, además de las ya mencionadas sentencias Windsurfing Chiemsee y Linde y otros, la de 6 de mayo de 2003, Libertel (C‑104/01, Rec. p. I‑3793), apartado 52, y la de 12 de febrero de 2004, Henkel (C‑218/01, Rec. p. I‑1725), apartados 40 y 41.


26 – En cuanto a la letra b) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, aparte de la sentencia Henkel/OAMI, antes aludida, también la sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI (C‑329/02, Rec. p. I‑8317), apartados 26 y 27; para la letra e) de ese artículo, junto con la sentencia Libertel, citada, la de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p. I‑5475), apartado 80.


27 – Recogido en el punto 10 de estas conclusiones.


28 – Sentencia de 11 de septiembre de 2007, Céline (C‑17/06, Rec. p. I‑0000), apartados 29 y ss.


29 – Las siguientes consideraciones se recogen en las conclusiones que presenté el 6 de noviembre de 2003 en el asunto Henkel/OAMI, ya mencionado, en particular en los puntos 48 y 78 a 82.


30 – Fernández-Nóvoa, C., El sistema comunitario de marcas, Ed. Montecorvo, Madrid, 1995, p. 119, aludiendo a la doctrina americana que contrapone los términos «género» y «marca» como recíprocamente excluyentes.


31 – Sentencia de 23 de febrero de 1999 (C‑63/97, Rec. p. I‑905).


32 – Apartado 62 de la sentencia BMW, que remite, a su vez, a la sentencia de 17 de octubre de 1990, Hag GF, «HAG II» (C‑10/89, Rec. p. I‑3711), apartado 13.


33 – Apartado 28 de la sentencia Windsurfing Chiemsee.


34 – Este parecer ha sido confirmado recientemente por la sentencia de 25 de enero de 2007, Adam Opel (C‑48/05, Rec. p. I‑1017), apartado 43.


35 – Sentencia de 7 de enero de 2004 (C‑100/02, Rec. p. I‑691), apartado 19.


36 – Sentencia Gerolsteiner Brunnen, citada, apartado 26.


37 – Sentencia de 17 de marzo de 2005, Gilette Company y Gilette Group Finland (C‑228/03, Rec. p. I‑2337), apartado 41 (en lo sucesivo, «sentencia Gilette»); así como sentencias BMW, apartado 61, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 24, ya relatadas.


38 – Sentencia Gilette, apartado 44.


39 – Sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, «Baby‑Dry» (C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251).


40 – Puntos 77 y ss. de sus conclusiones.


41 – En esta apreciación estoy de acuerdo con Eisenführ, G., op. cit., p. 230.


42 – Apartado 37 de la sentencia Baby-Dry.


43 – Apartados 57 y ss. de la sentencia Libertel.


44 – Apartados 58 y 59 de la sentencia Libertel.


45 – Se ha sugerido con razón que la gran cantidad de peticiones de marcas acarrea el ingreso equivocado en los registros de símbolos genéricos o descriptivos, debido a la celeridad con la que se han de evacuar los expedientes; Hacker, F., «§23», en Ströbele, P./Hacker. F., Markengesetz, Ed. Heymanns, 8ª ed., Colonia, 2006, p. 917.


46 – Acierta en referirse a los usuarios en este ámbito, si bien comentando el artículo 33 de la Ley de marcas española, Fernández-Nóvoa, C., Tratado sobre Derecho de marcas, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 367.


47 – Han propugnado, con mayor o menor tibieza, la evaluación de esa linde de los derechos del titular de la marca en consonancia con el imperativo de disponibilidad: Eisenführ, G., «Artikel 7», en Eisenführ, G/Schennen, D., op. cit., pp. 113 y ss; y Fezer, K.‑H., op. cit, p. 402.


48 – Sentencias, ya citadas, BMW, apartado 62, y Gerolsteiner Brunnen, apartado 16.


49 – Sentencia Windsurfing Chiemsee, apartado 28.


50 – Sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, citada, apartados 39 a 41.