Language of document : ECLI:EU:C:2008:14

OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO

DAMASA RUIZA-JARABA COLOMERA

przedstawiona w dniu 16 stycznia 2008 r.(1)

Sprawa C‑102/07

Adidas AG i

Adidas Benelux BV

przeciwko

Marca Mode CV,

C&A Nederland,

H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV

i Vendex KBB Nederland BV

[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hoge Raad der Nederlanden (Niderlandy)]

Znak towarowy – Charakter odróżniający znaku towarowego lub oznaczeń, które służą do ozdoby towarów – Konieczność pozostawienia do swobodnego używania





I –    Wprowadzenie

1.        Sławny producent artykułów sportowych Adidas i jego niderlandzki odział po raz kolejny(2) występują przeciwko innym przedsiębiorstwom z uwagi na używanie niektórych oznaczeń podobnych do jego znanego znaku przedstawiającego trzy paski, zarzucając im naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących mu w odniesieniu do tego symbolu.

2.        Tym razem Adidas powołuje się na swoje oznaczenie względem innych sprzedawców tego rodzaju odzieży, którzy pragną wykorzystywać dwa paski w kontrastowych kolorach w celu ukrycia i wzmocnienia szwów na ich odzieży. W tym kontekście pytanie Hoge Raad dotyczy stosowania zasady konieczności pozostawienia do swobodnego używania w celu ograniczenia wykonywania praw właściciela znaku towarowego.

3.        Chodzi tutaj w zasadzie o zmagania, by otworzyć sobie drogę na rynek charakteryzujący się bezlitosną rywalizacją wynikającą ze znacznych zysków, na które mogą liczyć przedsiębiorstwa. Jest zatem zrozumiałe, że to, co wydaje się być w oczach osoby postronnej banalne – walka o zawładnięcie dwoma lub trzema paskami nałożonymi i zafarbowanymi w określony sposób – nabiera dramatycznego wymiaru, jeżeli konflikt ma miejsce w sektorze strojów dla lekkoatletów.

4.        W świecie sportu zawodowego tryumf gwiazd stanowi najlepszą reklamę dla producentów koszulek i obuwia sportowego, którzy je sponsorują, wydając na to bez wątpienia duże sumy pieniędzy; istnieli jednak już biegacze, którzy nawet na długich dystansach zwyciężali na boso, jak Etiopczyk Abebe Bikila(3).

II – Ramy prawne

5.        Na wstępie należy wyjaśnić, że z uwagi na podobieństwo między dyrektywą 89/104/EWG(4) (zwaną dalej „dyrektywą”) a rozporządzeniem nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (zwanym dalej „rozporządzeniem”)(5) możliwość odniesienia się do niektórych wyroków Trybunału dotyczących przepisów wspomnianego rozporządzenia(6) wydaje się użyteczna dla dokonania wykładni dyrektywy.

6.        Artykuł 2 dyrektywy, zatytułowany „Oznaczenia, z których może składać się znak towarowy”, dopuszcza do rejestracji wszystkie znaki składające się z oznaczeń, które można przedstawić w formie graficznej, w szczególności z wyrazów, łącznie z nazwiskami, rysunków, liter, cyfr, kształtu towarów lub ich opakowań, pod warunkiem że oznaczenia takie umożliwiają odróżnianie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw.

7.        Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy, zatytułowany „Podstawy odmowy lub stwierdzenia nieważności rejestracji”, wyczerpująco wymienia te podstawy:

„1. Nie są rejestrowane, a za nieważne uznaje się już zarejestrowane:

a) oznaczenia, które nie mogą stanowić znaku towarowego;

b) znaki towarowe, które pozbawione są jakiegokolwiek odróżniającego charakteru;

c) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług;

d) znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

e) oznaczenia, które składają się wyłącznie z:

- kształtu wynikającego z charakteru samych towarów, lub

- kształtu towaru niezbędnego do uzyskania efektu technicznego, lub

- kształtu zwiększającego znacznie wartość towaru;

[…]”.

8.        Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy reguluje instytucję nazywaną uzyskaniem charakteru odróżniającego w następstwie używania oznaczenia i brzmi:

„Nie można odmówić rejestracji znaku towarowego ani stwierdzać jego nieważności zgodnie z ust. 1 lit. b), c) lub d), jeżeli przed datą złożenia wniosku o rejestrację i w następstwie jego używania znak ten uzyskał charakter odróżniający. Każde państwo członkowskie może ponadto postanowić, że niniejszy przepis będzie miał także zastosowanie, kiedy charakter odróżniający został uzyskany po dacie złożenia wniosku o rejestrację lub po dacie rejestracji”.

9.        Artykuł 5 dyrektywy, zatytułowany „Prawa przyznane przez znak towarowy”, opisuje ogół prerogatyw przysługujących właścicielowi prawa własności przemysłowej; w szczególności ust. 1 i 2 tego artykułu zostały sformułowane następująco:

„1. Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.

2. Każde państwo członkowskie może również postanowić, że właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym: oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego”.

10.      Natomiast art. 6 dyrektywy jest poświęcony „[o]graniczeni[u] skutków znaku towarowego”; ust. 1 tego artykułu, mający duże znaczenie w kontekście niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, przewiduje, że:

„1. Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie [osobie] trzeciej używania w obrocie handlowym:

a) jej własnego nazwiska lub adresu;

b) wskazówek dotyczących rodzaju, jakości, ilości, zamierzonego przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, daty produkcji towarów lub świadczenia usług, lub innych cech charakterystycznych towarów lub usług;

c) znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza akcesoriów lub części zamiennych;

pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

III – Stan faktyczny w postępowaniu przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne

11.      Na podstawie siedmiu rejestracji w Beneluksie i rejestracji międzynarodowych Adidas AG jest na obszarze Beneluksu uprawnionym z szeregu graficznych znaków towarowych, z których każdy utworzony jest z motywu trzech pionowych pasków tej samej szerokości przebiegających równolegle, umieszczonych na całej długości boku barków, rękawów i nogawek lub na szwach bocznych danej odzieży, wykonanych w kolorze kontrastującym z podstawowym kolorem tej odzieży. Te znaki towarowe zostały zarejestrowane dla odzieży sportowej i rekreacyjnej.

12.      Wskazane powyżej przedsiębiorstwo niemieckie, które udzieliło swemu oddziałowi Adidas BV (oba zwane dalej bez rozróżnienia „Adidasem”) wyłącznej licencji na dystrybucję swych towarów w Beneluksie, dochodzi swych praw przeciwko przedsiębiorstwom z sektora tekstylnego Marca Mode, C&A, H&M i Vendex (zwanym dalej wspólnie „czterema pozwanymi przedsiębiorstwami”), które również mają swe oddziały w Niderlandach.

13.      W 1986 r. Adidas stwierdził, że Marca Mode i C&A rozpoczęły sprzedaż odzieży sportowej i rekreacyjnej, na której umieszczono dwa równoległe pionowe paski, których kolor kontrastował z podstawowym kolorem odzieży (czarne paski na białym tle).

14.      Nie budzi wątpliwości, że strony prowadziły jakieś rozmowy jeszcze przed wniesieniem pozwu, ponieważ z postanowienia odsyłającego wynika, że przed wszczęciem sporu Marca Mode i C&A nie były gotowe zrezygnować z używania tych dwóch równoległych pionowych pasków, które znacznie różniły się wyglądem.

15.      W ramach postępowania w przedmiocie zastosowania środka tymczasowego przeciwko H&M oraz innego postępowania co do istoty przeciwko Marca Mode i C&A, które wszystkie zostały wszczęte przed rechtbank Breda (sąd rejonowy w Bredzie, zwany dalej „rechtbank”), wnosząca kasację domagała się, utrzymując naruszenie swych praw własności przemysłowej, zakazania i zaniechania używania oznaczenia składającego się z graficznego znaku towarowego przedstawiającego trzy paski tudzież innego oznaczenia, które odwoływałoby się do graficznego znaku towarowego Adidasa, jak opisany powyżej motyw dwóch pasków wykorzystywany przez cztery pozwane przedsiębiorstwa.

16.      Zarówno H&M, jak i Marca Mode, C&A oraz Vendex sprzeciwiły się takim żądaniom. W drodze najpierw powództwa wzajemnego, a następnie odrębnego powództwa, cztery pozwane przedsiębiorstwa wniosły do rechtbank o wydanie orzeczenia potwierdzającego ich prawo do używania dwóch pasków w celu ozdobienia odzieży sportowej i rekreacyjnej.

17.      Postanowieniem z dnia 2 października 1997 r. sędzia orzekający w przedmiocie środka tymczasowego oraz wyrokiem wstępnym z dnia 13 października 1998 r. rechtbank orzekający co do istoty wskazali, że przedsiębiorstwa te pod pewnymi względami naruszały prawa ze znaku towarowego Adidas.

18.      Cztery pozwane przedsiębiorstwa zaskarżyły w następstwie te rozstrzygnięcia do Gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch (sąd apelacyjny w Hertogenbosch; zwany dalej „Gerechtshof”), który z urzędu zdecydował o połączeniu tych spraw.

19.      W wyroku z dnia 29 marca 2005 r. ten organ sądowy oddalił pozew Adidasa, powództwa wzajemne Marca Mode i C&A oraz żądania wniesione w odrębnym powództwie przez cztery pozwane przedsiębiorstwa, uchylając w ten sposób postanowienie z dnia 2 października 1997 r.

20.      Gerechtshof orzekł, że zachowanie czterech pozwanych przedsiębiorstw nie naruszało podnoszonych przez Adidasa praw ze znaku towarowego, niemniej nie wydał orzeczenia deklaratoryjnego w przedmiocie prawa do używania dwóch pasków, ponieważ żądania te były tak ogólne, iż nie uwzględniały zakresu ochrony znaku towarowego, który nie jest stały, tylko może zmieniać się zgodnie z danymi okolicznościami zależnymi od czasu i miejsca, które podlegają zbadaniu przy ocenie zaistnienia naruszenia.

21.      Zdaniem Gerechtshof, znaku towarowego przedstawiającego trzy paski nie należy postrzegać jako znaku samoistnie silnego, ponieważ jako takiemu można mu przypisać jedynie charakter mało odróżniający. Jednak w 1996 r., w wyniku poniesionych przez Adidasa nakładów reklamowych, znak ten uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania, co wiąże się z rozszerzeniem jego ochrony. Niemniej, zdaniem Gerechshof, nie oznacza to, by ta ochrona obejmowała wykorzystanie innych motywów pasków czy zwykłych wzorów pasków, które powinny pozostać do dyspozycji osób trzecich jako oznaczenia potoczne, które ze swej natury nie mogą podlegać monopolizacji.

22.      Adidas odwołał się od wyroku Gerechtshof w trybie kasacji do Hoge Raad w celu orzeczenia błędności tego wyroku. Chociaż uznawał istotność kwestii pozostawienia niektórych oznaczeń do swobodnego używania przez osoby trzecie, która zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości winna być brana pod uwagę przy rozpatrywaniu bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 dyrektywy 89/104, odmówił jednak wdania się ponownie w dyskusję dotyczącą znaczenia konieczności pozostawienia do swobodnego używania w kontekście określenia zakresu ochrony, jaką cieszy się znak towarowy, w przypadku gdy oznaczenie nie jest objęte żadną z podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 dyrektywy.

23.      Na potrzeby kasacji Hoge Raad uznał za bezsporne, że w następstwie rozpowszechnionego używania znak towarowy Adidasa przedstawiający trzy paski uzyskał charakter wysoce odróżniający; natomiast, jego zdaniem, pewne wątpliwości wzbudzał zakres ochrony znaku towarowego składającego się z oznaczenia, które nie wykazuje samoistnego charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, tylko uzyskało go w następstwie używania i później zostało zarejestrowane; w szczególności sąd ten zmierza do ustalenia, czy należy uwzględnić interes ogólny, który polega na tym, by dostępność pewnych oznaczeń dla innych przedsiębiorców oferujących dane towary lub usługi nie była ograniczana w sposób nieuzasadniony („Freihaltebedürfnis”).

24.      W tych okolicznościach Hoge Raad zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

„1.      Czy określając zakres ochrony znaku towarowego, który – choć utworzony z oznaczenia nieposiadającego samoistnego charakteru odróżniającego lub ze wskazówki odpowiadającej opisowi zawartemu w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy – uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania i został zarejestrowany, należy uwzględnić interes ogólny, który polega na tym, że dostępność pewnych oznaczeń dla innych przedsiębiorców oferujących dane towary lub usługi nie będzie w nieuzasadniony sposób ograniczana („Freihaltebedürfnis”)?

2.      Jeżeli na pytanie pierwsze udzielona zostanie odpowiedź twierdząca: czy nie ma w tym względzie znaczenia to, czy dane oznaczenia, które powinny być swobodnie dostępne, postrzegane są przez dany krąg odbiorców jako oznaczenia odróżniające niektóre towary, czy jako zwykła ozdoba tych towarów?

3.      Jeżeli na pytanie pierwsze udzielona zostanie odpowiedź twierdząca: czy nie ma również znaczenia to, że oznaczenie zakwestionowane przez uprawnionego ze znaku towarowego pozbawione jest charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy lub składa się ze wskazówki w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy?”.

IV – Przebieg postępowania przed Trybunałem

25.      Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 21 lutego 2007 r. Marca Mode, H&M, Adidas, rządy włoski i Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja Wspólnot Europejskich przedłożyły uwagi na piśmie w terminie przewidzianym w art. 23 statutu Trybunału.

26.      W rozprawie, która odbyła się w dniu 6 grudnia 2007 r., w celu ustnego przedstawienia swych stanowisk wzięli udział przedstawiciele Adidasa, Marca Mode i H&M, jak również pełnomocnicy rządów włoskiego i Zjednoczonego Królestwa oraz Komisji.

V –    Analiza pytań prejudycjalnych

A –    Przedstawienie zagadnienia

27.      Postanowienie odsyłające dotyczy zakresu ochrony znaków towarowych; udzielenie odpowiedzi na pytania prejudycjalne wymaga analizy zarysu korzystania z prerogatyw przysługujących z tytułu własności przemysłowej na podstawie art. 5 i 6 dyrektywy.

28.      Z postanowienia odsyłającego wynika, że rozpatrywany znak uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania go przez Adidasa, a zatem należy również zastosować przepisy dotyczące znaków towarowych lub oznaczeń, które zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b), c) i d) dyrektywy nie podlegają rejestracji.

29.      Jednak z uwagi na to, że Hoge Raad kładzie szczególny nacisk na przyjęcie zasady konieczności pozostawienia do swobodnego używania jako hermeneutycznego kryterium, które mogłoby być użyteczne dla wykładni przywołanych przepisów, szczególnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sporu nabiera art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, ponieważ nie tylko przewiduje ograniczenia praw ze znaku towarowego, ale również pod względem brzmienia wykazuje pewną zbieżność ze sformułowaniem art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy, który odnosi się do znaków opisowych.

30.      W tym kontekście należy zwrócić uwagę sądu krajowego na konieczność wyjaśnienia, czy oznaczenie Adidasa, którego dotyczy postępowanie przed sądem krajowym, jest objęte przez art. 3 ust. 1 lit. b) czy c) dyrektywy, ponieważ w odróżnieniu od ostatniego z tych przepisów podstawy odmowy rejestracji lub unieważnienia, w zależności od przypadku, przewidziane w pierwszym z nich nie zostały ujęte w ramach ograniczenia skutków znaku towarowego, którego dotyczy art. 6 ust. 1 dyrektywy. Wynika z tego, że rozróżnienie między przypadkiem, w którym oznaczenie było na początku pozbawione charakteru odróżniającego (w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy), a przypadkiem, w którym stanowi ono opis niektórych właściwości towarów (art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy), nie pozostaje bez znaczenia. Z uwagi na jego faktyczny charakter takie ustalenie może zostać dokonane jedynie przez Hoge Raad lub, w przypadku gdy nie może on dokonywać ustaleń o charakterze faktycznym na etapie kasacji, do sądu a quo.

31.      Ze względu na występowanie między tymi hipotezami ścisłego związku, zgadzam się z podejściem rządu włoskiego, które polega na ich wspólnym rozpatrzeniu, przy szczególnym skupieniu się na pierwszej z nich, w drodze której niderlandzki sąd zmierza zasadniczo do ustalenia, czy ogólny interes zachowania konkretnego oznaczenia do swobodnego używania stanowi jeden z elementów wykładni zakresu praw przyznanych przez znak towarowych jego właścicielowi w ramach postępowania wszczętego w wyniku naruszenia tego prawa własności przemysłowej.

32.      O ile się nie mylę lub o ile nie przeoczyłem czegoś, mimo powtarzających się odesłań do konieczności pozostawienia niektórych oznaczeń do swobodnego używania, Trybunał(7) nigdy nie dokonał pogłębionej analizy tej instytucji prawnej wywodzącej się z niemieckiego porządku prawnego, co skłania mnie do przeprowadzenia bardziej wyczerpującego badania wykraczającego poza zwykłą definicję, jaką starałem się zaproponować w innych opiniach.

B –    Uwagi wstępne w przedmiocie konieczności pozostawienia do swobodnego korzystania

1.      Pochodzenie: prawo niemieckie

33.      W opinii w sprawie Koninklijke(8) odnoszę się do „tak zwanej konieczności pozostawienia do swobodnego używania w doktrynie niemieckiej”, która zakłada istnienie, „oprócz przeszkód związanych z ewentualnym brakiem charakteru odróżniającego, innych rozważań z zakresu interesu publicznego, które zalecają ograniczenie rejestracji niektórych oznaczeń, tak by mogły być swobodnie używane przez wszystkich uczestników obrotu”(9).

34.      Wynika z tego, z jednej strony, niemieckie pochodzenie tej instytucji – wywodząc wręcz jego nazwę z tego języka („Freihaltebedürfnis”)(10) – i z drugiej strony, jej ścisły związek z kwestią interesu ogólnego. Niemniej w celu lepszego zrozumienia tej zasady prawa krajowego i jej znaczenia w ramach systemu wspólnotowego wydaje się właściwe pogłębić przedstawienie jej ewolucji w tych dwóch porządkach prawnych.

35.      Poszukiwanie początków Freihaltebedürfnis prowadzi do epoki, w której obowiązywała stara ustawa o znakach towarowych (Warenzeichengesetz, zwana dalej „WZG”)(11). W praktyce uważano, że art. 4 ust. 2 nr 1 tej ustawy miał zbyt rygorystyczne brzmienie, ponieważ ograniczał się do zakazania rejestracji oznaczeń składających się wyłącznie z cyfr, liter lub słów zawierających wskazówki dotyczące rodzaju, momentu i miejsca wytworzenia towarów oraz ich właściwości, przeznaczenia, ilości lub wagi(12).

36.      W celu rozwiązania pewnych trudności orzecznictwo powiększyło krąg oznaczeń, które nie mają zdolności rejestracyjnej, o takie, których indywidualne przypisanie na zasadach monopolu uważano za niezgodne z interesem konkurentów(13); miało to swe następstwa w zakresie rozpatrywania zgłoszeń znaków towarowych, ponieważ odmowa uzasadniona koniecznością pozostawienia do swobodnego korzystania zwalniała niemiecki urząd z badania, czy zgłoszone oznaczenie miało charakter odróżniający(14).

37.      Tradycyjna wykładnia niemiecka wiązała zasadę pozostawienia do swobodnego używania z trzema przymiotnikami, wymagając, by była ona konkretna, aktualna i istotna(15). Przez te cechy rozumiano zapewnienie, by zasada ta była stosowana wyłącznie względem towarów i usług związanych z wnioskiem o rejestrację (charakter konkretny), by nie stanowiła zwykłej hipotezy lub potencjalnego ryzyka, nawet jeśli należało dopuścić przyszłe ryzyko oparte na danych, które znajdują potwierdzenie i są prawdziwe (aktualność) oraz by wykazywała wysoki stopień powagi i doniosłości (istotność)(16).

38.      W następstwie tych niemieckich orzecznictwa i praktyki administracyjnej(17) zgłaszający znak towarowy miał obowiązek dowiedzenia zarówno charakteru odróżniającego oznaczenia, jak i braku podstaw do pozostawienia go do swobodnego używania przez wszystkich konkurentów(18).

39.      W sumie w niemieckim prawie znaków towarowych Freihaltebedürfnis przekształcił się w niepisany wymóg zgłoszenia(19) wywodzący się z orzecznictwa i stanowiący uzupełnienie przesłanek prawnych przewidzianych przez WZG.

40.      Zmiana ustawodawstwa w 1995 r., wraz z wejściem w życie w dniu 1 stycznia tamtego roku nowej niemieckiej ustawy o znakach towarowych zainspirowanej dyrektywą, miała wpływ na sformułowanie art. 4 ust. 2 WZG, ponieważ zawarte w nim bezwzględne podstawy odmowy rejestracji zostały uregulowane w art. 8 nowej ustawy.

2.      Brak zgodności z prawem wspólnotowym

41.      W 1997 r. Landgericht München I (sąd okręgowy nr 1 w Monachium) zwrócił się do Trybunału z pytaniami prejudycjalnymi w sprawie Windsurfing Chiemsee(20). Nie dziwi, że w świetle tekstu normatywnego z 1995 r. bawarski organ sądowy zapytał się, między innymi, o zgodność Freihaltebedürfnis z art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy.

42.      Jak wiadomo, spór dotyczył wskazówek pochodzenia geograficznego, co nie odbiera doniosłości stwierdzeniu Trybunału, zgodnie z którym „[…] stosowanie art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy nie zależy od istnienia konkretnej, aktualnej lub istotnej konieczności pozostawienia do swobodnego używania w rozumieniu orzecznictwa niemieckiego […]”(21), oświadczeniu, które nie pozostało niezauważone przez doktrynę niemiecką(22).

43.      Jednak Trybunał nie odrzucił teorii Freihaltebedürfnis, uznając w ten sposób jej związek z interesem ogólnym leżącym u źródła normy, której wykładni domagał się monachijski sąd(23). W ten sposób poparcie znalazła teza, zgodnie z którą odmowa rejestracji oznaczeń opisowych lub wskazówek w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy wyraża ideę zapobiegania ich monopolizacji, tak aby uzasadnione aspiracje społeczeństwa w używaniu ich bez przeszkód nie zostały pogwałcone(24).

44.      Od tamtej chwili orzecznictwo wspólnotowe wielokrotnie podkreślało konieczność stosowania zasady swobodnego używania, nierozłącznie związanej z interesem ogólnym, i doprecyzowywało jej kontury poprzez odniesienie do celu, którego realizacji służy wyżej wskazany przepis, a mianowicie umożliwienia swobodnego używania przez wszystkich oznaczeń lub wskazówek w przypadku orzekania w przedmiocie wniosku o rejestrację(25), przenosząc tę tezę również na art. 3 ust. 1 lit. b) i e) dyrektywy(26).

45.      Na tym należy zakończyć analizę konieczności pozostawienia do swobodnego używania, ponieważ nie ma sensu skupiać się na pomniejszych aspektach, które w niczym nie przysłużą się dyskusji w przedmiocie pytania prejudycjalnego Hoge Raad i mogłyby zakłócić zrozumienie niniejszej opinii. Pozostaje zatem, w oparciu nabytą istotną wiedzę o tej instytucji prawnej, przejść do art. 6 dyrektywy, próbując dopatrzyć się środków, przy pomocy których ta pretoriańska instytucja związana z interesem ogólnym została w nim wyrażona.

C –    Egzegeza art. 6 ust. 1 dyrektywy

46.      Zanim rozpoczniemy badanie tej normy, pragnę zauważyć, że nie przekonuje mnie idea poszukiwania rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu przed sądem krajowym poprzez ograniczenie analizy pytań prejudycjalnych do wykładni art. 5 dyrektywy, jak to czynią w swych pismach procesowych pozwani w postępowaniu kasacyjnym i rząd Zjednoczonego Królestwa.

47.      Jestem świadom logicznego i systematycznego związku między art. 5 i 6 dyrektywy, którego hermeneutyczny wpływ na ostateczny rezultat wydaje się prawdopodobny, jednak przy dochodzeniu granic korzystania z ius prohibendi przez właściciela znaku towarowego nie można zapomnieć o art. 6 ust. 1 dyrektywy, zgodnie z tytułem, jaki nosi ten artykuł(27). Ponadto bogate orzecznictwo poświęcone art. 5 dyrektywy okazuje się niewystarczające, by udzielić odpowiedzi sądowi krajowemu, który odwołuje się – nie wymieniając go jednak – do art. 6 rozpatrywanego wspólnotowego tekstu normatywnego.

48.      Artykuł 5 dyrektywy precyzuje prerogatywy właściciela znaku towarowego. Istnieją dwa argumenty, które przemawiają za brakiem zastosowania konieczności pozostawienia do swobodnego używania do tej sfery: po pierwsze, pochodzenie Freihaltebedürfnis, niezaprzeczalnie związane z rejestracją znaków towarowych, a nie z rozszerzeniem korzystania z prerogatyw właściciela znaku towarowego; po drugie, systematyka dyrektywy, która w art. 6 wyraźnie ustala granice tych prerogatyw, w związku z czym dopuszczenie niemieckiej zasady w ramach wykładni art. 5 dyrektywy stanowiłoby dodanie niepisanego wymogu, co z kolei byłoby niezgodne z zasadą pewności prawa i duchem normy wspólnotowej.

49.      Ponadto ewidentne podobieństwa i różnice dostrzegalne miedzy art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy skłaniają do zbadania tych dwóch przepisów, unikając jednak rozwodzenia się nad art. 6 ust. 1 lit. a) dyrektywy, który pozostaje bez znaczenia dla istoty pytań prejudycjalnych i który był ostatnio szeroko komentowany w orzecznictwie Trybunału(28).

1.      Wykluczenie oznaczeń niemających charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy

50.      Porównanie tego przepisu z art. 6 ust. 1 dyrektywy ukazuje istotne różnice wynikające z faktu, że art. 6 mieści się w ramach odstępstw od „zakazu używania” znaku towarowego przez osoby trzecie, a nie w sferze sprzeciwu wobec rejestracji podobnego znaku towarowego.

51.      A zatem art. 6 ust. 1 dyrektywy wymienia wśród oznaczeń, których używania nie może zakazać właściciel prawa własności indywidualnej, nazwiska (lit. a)), wskazówki opisowe (lit. b)) oraz same znaki towarowe, gdy jest to konieczne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi (lit. c)), pod warunkiem że dana „osoba […] używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle”.

52.      Brakuje jednak odniesienia do oznaczeń pozbawionych charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Jako że art. 3 ust. 3 dyrektywy umożliwia rejestrację tego typu oznaczeń, wynika z tego, że w takich przypadkach charakter odróżniający uzyskany w następstwie używania usuwa pierwotną przeszkodę wynikającą z początkowej wady braku charakteru odróżniającego oraz że prawodawca rekompensuje wysiłek właściciela znaku towarowego włożony w opłynięcie tej skały podwodnej, pozwalając mu na sprzeciwienie się korzystaniu z tego przez innych konkurentów.

53.      Przyczyna dla tak istotnego pominięcia leży w tezie, której bronię od długiego już czasu, również w kontekście rozporządzenia(29), a mianowicie, że w ramach rozpatrywania art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy) nie można brać pod uwagę rozważań dotyczących interesu publicznego, które zalecają ograniczenie dostępu niektórych oznaczeń do rejestracji, tak aby pozostały one do dyspozycji wszystkich uczestników obrotu (konieczność pozostawienia do swobodnego używania).

54.      Punktem wyjścia dla takiej refleksji jest fakt, że celem ustanowionej w tym przepisie bezwzględnej podstawy odmowy jest uniemożliwienie dostępu do rejestracji konkretnym oznaczeniom pozbawionym charakteru odróżniającego, czyli oznaczeniom, na podstawie których przeciętny, właściwie poinformowany, dostatecznie uważny i rozsądny konsument nie jest w stanie ustalić wiarygodnych wskazówek na temat przedsiębiorstwa pochodzenia towaru lub usługi; a zatem, jak to słusznie zostało wskazane, oznaczenia rodzajowe stanowią zaprzeczenie znaku towarowego(30).

55.      Artykuł 7 ust. 1 lit. c), d) i e) rozporządzenia (mające brzmienie identyczne z art. 3 ust. 1 lit. c), d) i e) dyrektywy) stanowi wyraz interesu publicznego polegającego na zapobieganiu, aby niektórzy uczestnicy obrotu przywłaszczali sobie oznaczenia, które z estetycznego lub technicznego punktu widzenia są użyteczne do opisania samego towaru, jego rzeczywistych lub zakładanych cech oraz innych właściwości, takich jak jego miejsce pochodzenia, lub oznaczenia, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych.

56.      Niemniej jednak taka ochrona nie powinna rozciągać się na oznaczenia, które, nie będąc opisowymi, nie mają, z innych względów, szczególnego charakteru odróżniającego. Promowanie interesu ogólnego w celu zachowania do dyspozycji ogółu oznaczeń, które nie pozwalają na rozpoznanie przedsiębiorstwa pochodzenia oznaczonych nimi towarów lub usług, byłoby nielogiczne. W istocie, jeżeli już danemu przedsiębiorcy udało się uzyskać z nic nieznaczącego oznaczenia, dzięki jego używaniu i reklamowaniu, znak towarowy znany odbiorcom, struktura prawa własności intelektualnej nakazuje nagrodzić go za to, że udało mu się usunąć wadę braku charakteru odróżniającego, którą dotknięty był jego znak towarowy, czyniąc go zdolnym do pełnienia funkcji informacyjnej w zakresie przedsiębiorstwa pochodzenia towarów lub usług. Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy stanowi zatem instrument przejścia od bagateli do prawa własności intelektualnej.

57.      Wszystkie powyżej przedstawione rozważania mogą być użyteczne dla Hoge Raad, jeżeli uzna, mając na uwadze przedstawioną w pkt 30 niniejszej opinii możliwą alternatywę w zakresie stanu faktycznego, że trzy paski Adidasa były pierwotnie pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy. Jeżeli jednak przyjmie, że rozpatrywany znak towarowy stanowił wskazówkę opisująca właściwości towaru, konieczne będzie rozpatrzenie art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

2.      Zakres art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy

58.      Egzegeza tego przepisu wymaga skrótowego przedstawienia dotyczących go wyroków Trybunału.

a)      Analiza orzecznictwa Trybunału

59.      A zatem w wyroku w sprawie BMW(31) Trybunał sprecyzował ratio legis tego przepisu, które polega na pogodzeniu ochrony prawa ze znaku towarowego ze swobodami przepływu towarów i świadczenia usług w ramach wspólnego rynku w taki sposób, by prawa ze znaku towarowego mogły pełnić swą rolę podstawowego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, do którego utworzenia i utrzymania zmierza traktat(32).

60.      W opinii Trybunału istnieje konieczność pogodzenia korzystania z prerogatyw przyznanych posiadaczowi prawa własności przemysłowej z celami traktatu, które służą zapewnieniu uczciwej i zgodnej z zasadami konkurencji między przedsiębiorstwami.

61.      W rzeczywistości, w przywołanej powyżej sprawie Windsurfing Chiemsee, sąd krajowy nie domagał się wykładni art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, tylko pragnął ustalić jego ewentualny wpływ na wykładnię art. 3 dyrektywy; Trybunał wykluczył istnienie takiego wpływu, jednak opisał promień działania pierwszego z tych przepisów, natychmiast dodając po tym, że art. 6 ust. 1 lit. b) nie przyznaje osobom trzecim prawa do używania nazwy geograficznej jako znaku, tylko ogranicza się do zagwarantowania, by mogły one jej używać w sposób opisowy, czyli jako wskazówki odnoszącej się do pochodzenia geograficznego towaru lub usługi, pod warunkiem że używanie to jest zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle(33).

62.      W wyniku takiej wykładni używanie przez konkurentów oznaczenia opisowego, które udało się zarejestrować, poddane jest podwójnemu warunkowi: by nie było ono używane w charakterze znaku towarowego oraz by używanie to było zgodne z uczciwymi praktykami w handlu(34).

63.      Jeżeli chodzi o metodologię stosowania art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, pewne wytyczne w tym zakresie zawiera wyrok w sprawie Gerolsteiner Brunnen. Zauważywszy, że artykuł ten nie dokonuje rozróżnienia między poszczególnymi sposobami używania wspomnianych wskazówek, Trybunał skupił się na jego funkcji: aby taka wskazówka mieściła się w zakresie stosowania tego przepisu wystarczy, by odnosiła się do jednej z właściwości, które zostały w nim wymienione, jak na przykład pochodzenie geograficzne(35). Przeprowadzenie takiej subsumcji należy, z uwagi na to, iż jest to ustalenie o charakterze faktycznym, do sądu krajowego, który winien dokonać całościowej oceny wszystkich istotnych okoliczności(36).

64.      Ponadto warto pamiętać, że zachowanie osób trzecich jest oceniane na podstawie kryterium „używania uczciwego”, które stanowi zgodnie z utrwalonym orzecznictwem(37) wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów właściciela znaku towarowego, zakazującego w szczególności dyskredytacji lub oczerniania znaku towarowego(38).

65.      Z wszystkich tych orzeczeń nie daje się wyłonić jakikolwiek komentarz dotyczący związku między art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy a koniecznością pozostawienia do swobodnego używania. Brak takich wyroków jest kompensowany, po części, dwoma rozstrzygnięciami: jedno dotyczy zakresu znaku towarowego, a drugie – rejestracji kolorów jako znaków towarowych.

66.      W pierwszej z tych spraw(39) rzecznik generalny F.G. Jacobs wiąże konieczność pozostawienia do swobodnego używania z art. 12 rozporządzenia (alter ego art. 6 dyrektywy)(40); wyrok w sprawie „Baby‑Dry” przychylił się zasadniczo do tej opinii(41), wywodząc z łącznej lektury art. 7 i 12 rozporządzenia (art. 3 i 6 dyrektywy), że przedmiot zakazu rejestracji jako znaku towarowego oznaczeń lub wskazówek mających wyłącznie charakter opisowy stanowi zapobieżenie temu, by jako znaki towarowe były rejestrowane oznaczenia lub wskazówki, które z uwagi na ich identyczność z przyjętymi sposobami opisu danych towarów lub usług, tudzież ich właściwości, nie mogą pełnić funkcji określenia przedsiębiorstwa wprowadzającego je na rynek i są zatem pozbawione charakteru odróżniającego, jakiego wymaga pełnienie tej funkcji(42).

67.      Z kolei w drugiej z tych spraw, w wyroku w sprawie Libertel, Trybunał nieśmiało zbliżył się do Freihaltebedürfnis. Uznawszy istnienie w ramach wspólnotowego prawa znaków towarowych „interesu ogólnego polegającego na tym, by nie ograniczać bezzasadnie możliwości używania kolorów przez innych uczestników obrotu”, odrzucił on twierdzenie Komisji, która – prawdopodobnie wiedziona opinią przedstawioną w punkcie powyżej – utrzymywała, że koncepcja konieczności pozostawienia do swobodnego używania została wyrażona w art. 6 dyrektywy(43).

68.      Trybunał dopatrzył się w tej koncepcji niebezpieczeństwa zalecania minimalnej kontroli podstaw odmowy rejestracji przewidzianych w art. 3 dyrektywy przy rozpatrywaniu wniosku o rejestrację, a wynikające z niej błędy byłyby kompensowane przez ograniczenie korzystania z praw do znaku towarowego w zgodzie z koniecznością pozostawienia do swobodnego używania przewidzianą w art. 6 dyrektywy. Zdaniem Trybunału taka propozycja równałaby się przeniesieniu właściwości w zakresie rozpatrywania tych podstaw z właściwych organów na sądy, co byłoby w jego przekonaniu niezgodne z systematyką dyrektywy, która opiera się na koncepcji badania poprzedzającego rejestrację, a nie kontroli a posteriori(44).

69.      Podsumowując, Trybunał nie wypowiedział się w przedmiocie konieczności pozostawienia do swobodnego używania jako hermeneutycznego kryterium art. 6 dyrektywy, ponieważ w przedstawionych powyżej skrótowo rozważaniach ograniczył się do odrzucenia argumentu Komisji, która wypowiadała się na korzyść stosowania tej instytucji prawnej wywodzącej się z niemieckiego porządku prawnego jedynie w kontekście tego przepisu, ale nie zajął stanowiska w kwestii używania jej jako kryterium ograniczenia praw właściciela znaku towarowego.

70.      Z tego względu należy znaleźć prawne rozwiązanie tego dylematu.

b)      Sugerowana teza

71.      Odniosłem się już do związku istniejącego między art. 3 ust. 1 i art. 6 ust. 1 dyrektywy; podkreśliłem również występującą między nimi różnicę wynikającą z systematyki samej dyrektywy, jako że pierwszy z tych przepisów dotyczy rejestracji, a drugi – korzystania z ius prohibendi przysługującego właścicielowi znaku towarowego.

72.      Jednak nie można pominąć nadzwyczajnego podobieństwa dyspozycji odpowiednich liter c) i b) każdego z tych przepisów. Z wyjątkiem wyrażenia „które składają się wyłącznie” zawartego w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy, ich brzmienie jest identyczne.

73.      Taka różnica wynika z faktu, że ponieważ art. 3 dyrektywy dotyczy rejestracji, a contrario należy dokonać rejestracji oznaczeń złożonych, składających się między innymi z oznaczeń opisowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c); natomiast taka wyłączność traci jakiekolwiek znaczenie dla celów korzystania z praw przez właściciela znaku towarowego zgodnie z art. 6 dyrektywy, który ma jedynie na celu zapewnienie dostępności wszystkich oznaczeń odpowiadających przypadkom, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy. Jeżeli chodzi o pozostałe elementy złożonego znaku towarowego, zastosowanie znajduje, bez dokonywania rozróżnienia, art. 5 dyrektywy.

74.      Ponadto z punktu widzenia systematyki art. 6 ust. 1 lit. b) należy do istniejącej w ramach dyrektywy całości tworzonej przez trzy przepisy, obejmującej również rozpatrywanie podstaw odmowy rejestracji i nieważności. Dlatego też w momencie dokonywania oceny, czy dane oznaczenie należy do jednej z kategorii wskazówek określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, sama dyrektywa nie zawiera przepisów, które ograniczałyby jej skutki dla oznaczeń zarejestrowanych względem oznaczeń zgłoszonych do rejestracji lub dla których powołano się na podstawę unieważnienia w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy.

75.      Odważyłbym się nawet stwierdzić, że nie ma potrzeby dokonywania zawężającej wykładni art. 6 dyrektywy tylko z uwagi na to, że chodzi tutaj o normę ograniczająca prawa przyznane na mocy art. 5 dyrektywy. To co jest wyjątkowe w tym przypadku, to fakt korzystania z prawa własności w odniesieniu do oznaczenia, które zgodnie z ścisłą wykładnią kryteriów byłoby dostępne dla wszystkich. Okoliczność, że zostało ono później zmonopolizowane ze względu na to, że tworzy część złożonego znaku towarowego lub przez pomyłkę(45), nie może być podnoszona na niekorzyść innych uczestników obrotu, którzy pragną swobodnie używać danych wskazówek opisowych, ani na niekorzyść innych osób, których ten przepis dotyczy, czyli konsumentów, którzy domagają się przejrzystych i prawdziwych informacji dostarczanych im zwykle właśnie dzięki takim wskazówkom(46).

76.      Poświęcenie, którego wymaga się od posiadacza prawa własności przemysłowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy, zobowiązuje sąd do poszukiwania równowagi między uprawnieniami przyznanymi temu posiadaczowi przez art. 5 dyrektywy a antytetycznymi prawami innych przedsiębiorców i konsumentów, a nie do mechanicznego stosowania zasady dokonywania restrykcyjnej wykładni normy ograniczającej prerogatywy.

77.      Takie podejście, poza tym, że znajduje poparcie w doktrynie(47), jest całkowicie zgodne z przywołanym orzecznictwem Trybunału dotyczącym ratio legis tej normy i jej celu polegającego na pogodzeniu ochrony prawa ze znaku towarowego z fundamentalnymi zasadami wspólnego rynku, pozwalając w ten sposób na to, by znak towarowy mógł pełnić swą rolę podstawowego elementu systemu niezakłóconej konkurencji, do którego utworzenia i utrzymania zmierza traktat(48), nie zapominając jednocześnie, że konkurenci nie są uprawnieni do używania takich wskazówek w charakterze znaku towarowego, a jedynie w celu opisu(49).

78.      W konsekwencji wszystkie te argumenty przemawiają na korzyść umożliwienia odwołania się do interesu ogólnego w drodze uwzględnienia konieczności pozostawienia niektórych oznaczeń do swobodnego używania, również na potrzeby badania art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

79.      Taka ocena nie wydaje się ponadto być niezgodna z pkt 57 i następnymi wyroku w sprawie Libertel, w których, jak to już zostało wskazane powyżej, Trybunał nie wypowiedział się w kwestii tego, czy Freihaltebedürfnis winien być oceniany w ramach art. 6 dyrektywy; ograniczył się on jedynie do odrzucenia argumentu Komisji, która ograniczała jego zakres stosowania wyłącznie do tego przepisu.

80.      W rezultacie odpowiedź, jakiej proponuję udzielić na pytania prejudycjalne, zakłada potrzebę uwzględnienia konieczności pozostawienia niektórych oznaczeń do swobodnego używania w celu określenia zakresu ochrony znaku towarowego składającego się z oznaczenia odpowiadającego jednej ze wskazówek opisanych w art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy, który uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania i został następnie zarejestrowany; natomiast nie ma potrzeby odwoływania się do tej zasady, gdy oznaczenie jest pierwotnie pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy, ale uzyskało go następnie w następstwie używania.

81.      Wreszcie, jeżeli chodzi o drugie z pytań postawionych przez Hoge Raad, należy zauważyć, że sposób, w jaki oznaczenia objęte koniecznością pozostawienia do swobodnego używania mogą być postrzegane przez odbiorców, może mieć znaczenie wyłącznie na etapie poprzedzającym, a mianowicie do celów ustalenia związku z jedną ze wskazówek określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy.

82.      Jeżeli przeciętny konsument przypisywałby mu wyłącznie funkcję ozdobną, nie kojarzyłby oznaczenia z pochodzeniem handlowym towarów lub usług, a zatem nie byłoby ono zdolne do wykonywania swego podstawowego zadania, co wiązałoby się z podważeniem jego wartości jako znaku towarowego(50); przeciwny wypadek stanowiłaby sytuacja, w której przeciętny konsument byłby w stanie określić pochodzenie towarów i usług.

83.      Jednak w przypadku stwierdzenia związku oznaczenia z jedną ze wskazówek lub właściwości w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy nie można utrzymywać, że sposób postrzegania przez konsumenta może mieć jakikolwiek wpływ na wykładnię interesu ogólnego.

84.      Z tego względu, mając na uwadze zaproponowaną odpowiedź na pierwsze pytanie prejudycjalne, nie ma potrzeby rozważenia rozumowania H&M, który wypowiada się za stosowaniem Freihaltebedürfnis przynajmniej w stosunku do oznaczeń zarejestrowanych przed wejściem w życie dyrektywy. Odwołuje się on w ten sposób do liberalnej praktyki rejestracyjnej w Beneluksie w okresie, w którym obowiązywało niezharmonizowane prawo znaków towarowych. Kwestia ta dotyczy jednak unieważnienia znaków pozbawionych charakteru odróżniającego i odbiega zatem znacznie od zagadnienia korzystania z prerogatyw przyznanych przez art. 5 dyrektywy i ich ograniczenia na mocy art. 6 ust. 1 lit. b) dyrektywy. W świetle wyników przeprowadzonej przeze mnie analizy rozpatrzenie drugiego pytania nie wydaje mi się zatem konieczne.

VI – Wnioski

85.      W świetle powyższych rozważań proponuję, by Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytania Hoge Raad, orzekając, że:

„W celu ustalenia zakresu ochrony znaku towarowego składającego się z oznaczenia odpowiadającego jednej ze wskazówek opisanych w art. 3 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, który uzyskał charakter odróżniający w następstwie używania i został następnie zarejestrowany, należy mieć na uwadze interes ogólny polegający na tym, by nie ograniczać bezzasadnie możliwości używania niektórych oznaczeń przez pozostałych uczestników obrotu, którzy oferują podobne towary lub usługi.

Natomiast jeżeli wspomniane oznaczenie było pierwotnie pozbawione charakteru odróżniającego, ale uzyskało go następnie w następstwie używania, prawa właściciela znaku towarowego nie powinny być badane w świetle zasady konieczności pozostawienia niektórych oznaczeń do swobodnego używania”.


1 – Język oryginału: hiszpański.


2 – W zakresie prawa o znakach towarowych brał udział w postępowaniach, w których wydano następujące wyroki: z dnia 22 czerwca 2000 r. w sprawie C‑425/98 Marca Mode, Rec. s. I‑4861; z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C‑408/01 Adidas‑Salomon AG i Adidas Benelux, Rec. s. I‑12537. W zakresie wspólnotowej procedury celnej zob. wyrok z dnia 14 października 1999 r. w sprawie C‑223/98 Adidas, Rec. s. I‑7081.


3 – Bez butów zdobył złoty medal na letnich igrzyskach olimpijskich w Rzymie w 1960 r. oraz, tym razem używając właściwego obuwia, na olimpiadzie w Tokio w 1964 r. Nie wiadomo, czy miał gołe stopy, żeby biec szybciej, czy też żeby zwrócić uwagę na biedę panującą na kontynencie, z którego pochodził, jako że był pierwszym Afrykańczykiem, który został mistrzem w historii nowożytnych igrzysk olimpijskich (http://de.wikipedia.org/wiki/Abebe_Bikila). Byli też inni bohaterzy sportowi, którzy dorównali jego czynom, i do tej pory niektórzy lekkoatleci abisyńscy, jak na przykład Haile Gebrselassie, trenują bez obuwia (http://www.elmundo.es/1997/02/24/deportes/24N0150.html).


4 – Pierwsza dyrektywa Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.U. L 40, s. 1).


5 – Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 3288/94 z dnia 22 grudnia 1994 r. w celu wprowadzenia w życie porozumień zawartych w ramach Rundy Urugwajskiej (Dz.U. L 349, s. 83) i po raz ostatni rozporządzeniem Rady (WE) nr 422/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz.U. L 70, s. 1).


6 – A dokładnie art. 4, 7, 9 i 12 tego rozporządzenia.


7 – Zobacz na przykład i głównie wyroki: z dnia 4 maja 1999 r. w sprawach połączonych C‑108/97 i C‑109/97 Windsurfing Chiemsee, Rec. s. I‑2779; z dnia 19 września 2002 r. w sprawie C‑104/00 P DKV, Rec. s. I‑7561; z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawach połączonych C‑53/01, C‑54/01 i C‑55/01 Linde i in., Rec. s. I‑3161; z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawach połączonych C‑456/01 P i C‑457/01 P Henkel przeciwko OHIM, Rec. s I‑5089.


8 – Przedstawiona w dniu 31 stycznia 2002 r. w sprawie C‑363/99 Koninklijke KPN Nederland, Rec. s. I‑1619 (wyrok z dnia 12 stycznia 2004 r.).


9 – Punkt 52 opinii wspomnianej w poprzednim przypisie.


10 – Doktryna niemieckojęzyczna używa tych pojęcia bez dokonywania rozróżnienia, na przykład O. Sosnitzas, S. Fröhlich, Freihaltebedürfnis bei mehrdeutigen Zeichen – Unterschiede in der Beurteilung durch EuGH, BGH und BPatG?, w Markenrecht, 09/2006, s. 383 i nast., oraz wariant „Freihaltungsbedürfnis”, na przykład A. Bender, Absolute Eintragungshindernisse – Art. 7 GMV, w F. Ekey, D. Klippel Heidelberger Kommentar zum Markenrecht, Heidelberg, C.F. Müller 2003, s. 893.


11 – Norma z 1936 r. była przedmiotem zasadniczej reformy w 1968 r. (Bekanntmachung z dnia 2 stycznia 1968 r.; BGBl. I, s. 1/29), wersja obowiązująca bezpośrednio przed nową ustawą, Markenrechtsreformgesetz z dnia 25 października 1994 r. (BGBl. I, s. 3082).


12 – Zgodnie z wyjaśnieniami P. Ströbele, Vom Freihaltungsbedürfnis zum Allgemeininteresse im Markenrecht, w H.J. Ahrens, J. Bornkamm oraz H.P. Kunz-Hallstein, Festschrift für Eike Ullmann, , Saarbrücken, juris GmbH 2006, s. 425 i 426. Wspomniany autor dodaje, że niemiecki Bundesgerichtshof (sąd najwyższy) rozszerzył tę zasadę na art. 8 ust. 2 nr 2 WZG.


13 – Zobacz w przedmiocie ewolucji teorii Freihaltebedürfnis K.H. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., München, C.H. Beck 1999, s. 402.


14 – P. Ströbele, op.cit., s. 427.


15 – G. Eisenführ, Artikel 12, w G. Eisenführ, D. Schennen, Gemeinschaftsmarkenverordnung–Kommentar, Köln, Heymanns 2003, s. 230.


16 – K.H. Fezer, op.cit., s. 401 i nast., opisuje z dokładnością wszystkie te aspekty.


17 – Bundespatentgerichtshof (federalny trybunał ds. patentów i znaków towarowych) również dostosował się do zasad ustanowionych przez Bundesgerichtshof.


18 – M. Lobato, Comentario a la Ley 17/2001, de marcas, 2ª ed., Pamplona, Thomson – Civitas 2007, s. 238.


19 – P. Ströbele, op.cit., s. 429.


20 – Wyrok ww. w przyp. 7.


21 – Punkt 35 ww. wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee.


22 – K.H. Fezer, op.cit., s. 402, podważał obowiązywanie orzecznictwa niemieckiego dotyczącego Freihaltebedürfnis jeszcze przed wyrokiem w sprawie Windsurfing Chiemsee.


23 – Punkty 26 i 27 wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee.


24 – P. Ströbele op.cit., s. 431.


25 – W odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy, poza ww. wyrokami w sprawach Windsurfing Chiemsee i Linde, zob. również wyroki: z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie C‑104/01 Libertel, Rec. s. I‑3793, pkt 52; z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie C‑218/01 Henkel, Rec. s. I‑1725, pkt 40 i 41.


26 – W odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy, poza ww. wyrokiem w sprawie Henkel przeciwko OHIM, zob. również wyrok z dnia 16 września 2004 r. w sprawie C‑329/02 SAT.1 przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I‑8317, pkt 26 i 27; w odniesieniu do art. 3 ust. 1 lit. e) dyrektywy zob. wraz z ww. wyrokiem w sprawie Libertel, wyrok z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C‑299/99 Philips, Rec. s. I‑5475, pkt 80.


27 – Przypomniany w pkt 10 niniejszej opinii.


28 – Wyrok z dnia 11 listopada 2007 r. w sprawie C‑17/06 Céline, Zb.Orz. s. I‑7041, pkt 29 i nast.


29 – Zamieszczone następnie rozważania pochodzą z opinii przedstawionej przeze mnie w dniu 6 listopada 2003 r. w ww. sprawie Henkel przeciwko OHIM, a w szczególności w pkt 48 i 78–82.


30 – C. Fernández-Nóvoa, Elsistema comunitario de marcas, Madrid, Montecorvo 1995, s. 119, odnosi się do amerykańskiej doktryny, która przeciwstawia pojęcia „rodzaj” i „znak towarowy” jako wzajemnie się wykluczające.


31 – Wyrok z dnia 23 lutego 1999 r. w sprawie C‑63/97, Rec. s. I‑905.


32 – Punkt 62 wyroku w sprawie BMW, który powołuje się z kolei na wyrok z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C‑10/89 Hag GF, zwanego „HAG II”, Rec. s. I‑3711, pkt 13.


33 – Punkt 28 wyroku w sprawie Windsurfing Chiemsee.


34 – Wydaje się to zostać potwierdzone niedawno przez wyrok z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie C‑48/05 Adam Opel, Zb.Orz. s. I‑1017, pkt 43.


35 – Wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C‑100/02, Rec. s. I‑691, pkt 19.


36 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Gerolsteiner Brunnen, pkt 26.


37 – Wyrok z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie C‑228/03 Gilette Company i Gilette Group Finland, Zb.Orz. s. I‑2337, pkt 41 (zwany dalej „wyrokiem w sprawie Gilette”); oraz ww. wyroki w sprawach BMW, pkt 61, i Gerolsteiner Brunnen, pkt 24.


38 – Wyrok w sprawie Gilette, pkt 44.


39 – Wyrok z dnia 20 września 2001 r. w sprawie C‑383/99 P Procter & Gamble przeciwko OHIM (Baby‑Dry), Rec. s. I‑6251.


40 – Punkty 77 i nast. jego opinii.


41 – Zgadzam się w tym zakresie z G. Eisenführ, op.cit., s. 230.


42 – Punkt 37 wyroku w sprawie Baby Dry.


43 – Punkt 57 i nast. wyroku w sprawie Libertel.


44 – Punkty 58 i 59 wyroku w sprawie Libertel.


45 – Słusznie zostało zasugerowane, że duża liczba zgłoszeń znaków towarowych wiąże się z dokonywaniem przez pomyłkę rejestracji oznaczeń rodzajowych lub opisowych z uwagi na pośpiech, z jakim należy rozpatrywać zgłoszenia; F. Hacker, §23, w P. Ströbele,  F. Hacker, Markengesetz, , 8 Aufl., Köln, Heymanns 2006, s. 917.


46 – W tym zakresie w swym komentarzu do art. 33 Ley de marca [hiszpańska ustawa o znakach towarowych] autor trafnie odnosi się do użytkowników: C. Fernández-Nóvoa, Tratado sobre Derecho de marcas, Madrid, Marcial Pons 2001, s. 367.


47 – Autorzy zaproponowali z większym lub mniejszym przekonaniem ocenę tej granicy praw właściciela znaku towarowego zgodnie z koncepcją konieczności pozostawienia niektórych do swobodnego używania: G. Eisenführ, Artikel 7, w G. Eisenführ, D. Schennen, op.cit., s. 113 i nast.; oraz K.H. Fezer, op.cit, s. 402.


48 – Wyżej wymienione wyroki w sprawach: BMW, pkt 62, oraz Gerolsteiner Brunnen, pkt 16.


49 – Wyrok w sprawie Windsurfing Chiemsee, pkt 28.


50 – Wyżej wymieniony wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 39–41.