CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. GEORGES COSMAS
presentadas el 5 de mayo de 1998 (1)
Asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)
contra
Boots- und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Landgericht München I)
«Directiva 89/104/CEE - Marcas - Indicaciones de procedencia geográfica»
I. Introducción
- 1.
- Mediante las cuestiones prejudiciales que remite al Tribunal de Justicia, la
Sala de lo Mercantil del Landgericht München I solicita la interpretación de la
letra c) del apartado 1 y del párrafo primero del apartado 3 del artículo 3, así
como de la letra b) del apartado 1 del artículo 6, de la Directiva 89/104/CEE del
Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo,
«Directiva»). (2)
- 2.
- Las cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre, por un lado, la
sociedad Windsurfing Chiemsee Productions- und Vertriebs GmbH (WSC),
demandante en el procedimiento principal (en lo sucesivo, «demandante») y, por
otro, a) en el asunto C-108/97, la empresa Boots- un Segelzubehör Walter Huber
(en lo sucesivo, «primera demandada») y b), en el asunto C-109/97, la empresa
Franz Attenberger (en lo sucesivo, «segunda demandada»), como consecuencia de
la utilización por estas últimas, para distinguir sus productos, de la marca
«Chiemsee», que había sido registrada por la primera.
II. La Directiva 89/104
- 3.
- El artículo 2 de la Directiva dispone lo siguiente:
«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una
representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de
personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su
presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los
productos o los servicios de una empresa de los de otras.»
- 4.
- El artículo 3 de la Directiva, en el que se establecen las causas de
denegación o nulidad de la marca, tiene el siguiente tenor:
«1. Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá
declararse la nulidad de:
a) [...]
b) [...]
c) las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que
puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la
cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de
obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características
de los mismos;
d) [...]
[...]
h) [...]
2. [...]
3. No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de
conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 si, antes de
la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma,
hubiese adquirido un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer
que la presente disposición se aplique igualmente cuando el carácter distintivo haya
sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.
[...]»
- 5.
- El artículo 5, relativo a los derechos conferidos por la marca, dispone:
«1. La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular
estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en
el tráfico económico:
a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos
a aquellos para los que la marca esté registrada;
b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser
idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el
signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que
comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
[...]»
- 6.
- Por otro lado, el artículo 6 de la Directiva, referente a la limitación de los
efectos de la marca, establece lo siguiente:
«1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a
los terceros el uso, en el tráfico económico:
a) [...]
b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino,
al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de
la prestación del servicio o a otras características de éstos;
c) [...]
siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial
o comercial.»
III. Marco jurídico nacional
- 7.
- Tal como se desprende de la resolución de remisión, en Alemania, antes de
la adaptación del Derecho interno a la Directiva y hasta el 31 de diciembre de
1994, estaba vigente la Warenzeichengesetz (Ley de Marcas; en lo sucesivo,
«WZG»), que en el número 1 del apartado 2 de su artículo 4 excluía el registro
de aquellas marcas «que carezcan de carácter distintivo o que estén constituidas
exclusivamente por [...] palabras que contengan indicaciones sobre la especie, época
o lugar de fabricación, la calidad, el destino [...] de los productos».
- 8.
- No obstante, también las marcas carentes de carácter distintivo según dicha
disposición gozaban de protección, de conformidad con el apartado 3 del artículo
4 de la WZG, siempre que estuvieran «implantadas» en el tráfico económico.
- 9.
- Asimismo, en su artículo 25 («Ausstattungsschutz»; «Protección de la
presentación»), reconocía la posibilidad de adquirir un derecho de marca no
mediante el registro sino mediante el uso en razón de los efectos de dicho uso en
el tráfico económico. Según la resolución de remisión, dicha disposición
denominaba este supuesto «notoriedad».
- 10.
- El Derecho alemán fue adaptado a la Directiva mediante la Markengesetz
(Ley de Marcas; en lo sucesivo, «MarkenG»), que entró en vigor el 1 de enero
de 1995. (3)
- 11.
- En el apartado 2 del artículo 8 de dicha Ley, que corresponde a la letra c)
del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, se establece que será denegado el
registro de, entre otras, las marcas «que se compongan exclusivamente de [...]
indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad,
la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica [...] u otras características
del producto».
- 12.
- Con arreglo al apartado 3 del mismo artículo 8, una marca que no pueda
gozar de protección por estar incursa en causa de denegación a efectos del
apartado 2 del artículo 8 de la MarkenG, (4) puede, sin embargo, ser registrada «si,
antes de la fecha de la decisión de registro, se encuentra implantada en los círculos
comerciales interesados, como consecuencia de su uso para los productos [...] para
los cuales se haya solicitado el registro».
- 13.
- Por otra parte, de conformidad con el apartado 2 del artículo 4 de la misma
Ley (que sustituyó al artículo 25 de la Ley precedente), puede adquirirse un
derecho sobre una marca en razón de su uso y de la notoriedad que haya adquirido
en el tráfico económico.
- 14.
- De acuerdo con la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales alemanes,
la implantación es un concepto más amplio y fundamental que la notoriedad. Así,
el hecho de que no se deniegue el registro de una marca por haberse implantado
en el tráfico económico significa, necesariamente, que ha adquirido también
notoriedad; no sucede, en cambio, a la inversa. Para apreciar cuándo concurre la
notoriedad y cuándo la implantación, debe distinguirse entre los elementos verbales
y morfológicos de una marca que tiene «por naturaleza» carácter distintivo de
aquellos otros que no tienen tal carácter (como lo conceptos descriptivos, entre los
cuales se cuentan los que designan la procedencia geográfica). Los primeros, en
general, justifican el registro y la protección de la marca, mientras que los segundos
deben haber sido aceptados, a través del uso, por los círculos comerciales
interesados. El porcentaje de aceptación, en lo que respecta a la
notoriedad/implantación, oscila aproximadamente entre el 16 % y el 70 %. Para
efectuar esta comprobación, se utilizan principalmente encuestas. Sin embargo, la
jurisprudencia y la doctrina alemanas difícilmente aceptan el reconocimiento y la
protección de las indicaciones que sea necesario mantener «disponibles», es decir,
si lo he comprendido correctamente, el monopolio por una empresa de
indicaciones que también otras empresas están interesadas en utilizar.
IV. Hechos
- 15.
- Con una extensión de 80 km2, el Chiemsee es el mayor lago de Baviera.
Constituye un polo de atracción del turismo. Entre otras actividades, en dicho lago
se practica el windsurfing. En los aledaños del lago, denominados Chiemgau, se
ejercen principalmente actividades agrícolas.
- 16.
- La demandante está domiciliada en Grabenstätt, cerca del Chiemsee.
Comercializa ropa, calzado y otros artículos deportivos modernos («fashion sport»),
que son diseñados por una sociedad filial de la demandante, también establecida
en las proximidades del Chiemsee, y fabricados en otra región. Para distinguir sus
productos, la demandante utiliza desde 1990 el nombre del lago. Por otra parte,
entre 1992 y 1995, la demandante registró la misma denominación como marca de
sus productos, con distintas representaciones gráficas, en ocasiones acompañadas
de imágenes (en particular la representación de un deportista que, si bien lo
interpreto, ejecuta un zambullido), así como de indicaciones verbales adicionales,
tales como: «Chiemsee Jeans», «Windsurfing - Chiemsee - Active Wear», «By
Windsurfing Chiemsee», etc. Dichas marcas, tal como se representan en la
resolución de remisión, son, por orden cronológico, las siguientes:
Número de registro/marca Fecha de registro
A. 2009617 17.2.1992
Figure
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B. 2009618 17.2.1992
Figure
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C. 2014831 1.6.1992
Figure
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[BY WINDSURFING
CHIEMSEE
]
D. 2043643 31.8.1993
Figure
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E. 2043644 31.8.1993
Figure
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F. 2086304 30.11.1994
Figure
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G. 2901054 31.1.1995
Figure
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- 17.
- Tal como observa el órgano jurisdiccional remitente, las autoridades
alemanas competentes, tanto administrativas como judiciales, han considerado
siempre que el término «Chiemsee» designa una procedencia geográfica y no
puede por tanto, como tal, ser registrado como marca. No obstante, admiten su
registro exclusivamente en razón de su representación gráfica, distinta en cada
ocasión, de la figura y de los caracteres que la acompañan.
- 18.
- La demandada en el asunto C-108/97 comercializa en una región próxima
al Chiemsee, sólo desde 1995, entre otras cosas, ropa deportiva (camisetas,
sudaderas, etc.). Dichos productos se designan con la indicación distintiva
«Chiemsee», que no ha sido registrada como marca, con la siguiente
representación gráfica:
(a)
Figure
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- 19.
- Por otro lado, la demandada en el asunto C-109/97 comercializa, en los
aledaños del Chiemsee, productos similares a los de la empresa anterior,
designados, además de con la indicación distintiva que acabo de reproducir, con las
siguientes indicaciones, que tampoco han sido registradas:
(b)
Figure
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(c)
Figure
Image file chiem3.wpg with height " and width "
- 20.
- En el procedimiento principal, la demandante se opuso al uso de la
denominación «Chiemsee» por parte de las demandadas, sosteniendo que, pese a
las diferencias en la representación gráfica, existe un riesgo de confusión con la
denominación que ella misma utiliza desde 1990 y ha registrado como marca,
conocida en el tráfico económico.
- 21.
- Por el contrario, las demandadas afirmaron que la palabra «Chiemsee» no
puede gozar de protección, dado que se trata de una indicación de procedencia
geográfica que debe mantenerse disponible y que, por tanto, su utilización, con otra
representación gráfica, no puede originar un riesgo de confusión.
- 22.
- Habida cuenta de lo que antecede, el órgano jurisdiccional nacional estimó
necesario plantear al Tribunal de Justicia, con carácter prejudicial, las siguientes
cuestiones:
«1) Cuestiones relativas al artículo 3, apartado 1, letra c):
¿Debe interpretarse el artículo 3, apartado 1, letra c), en el sentido de que
basta con que exista la posibilidad de utilizar la denominación para designar
el origen geográfico, o bien tiene que concretarse tal posibilidad (en el
sentido de que otras empresas similares utilicen ya dicho término para
designar el origen geográfico de productos similares o, al menos, existan
indicios de que es presumible que así sea en un futuro inmediato), o bien
tiene que existir también la necesidad de utilizar dicha denominación para
referirse al origen geográfico de los productos de que se trate, o bien tiene
que existir, además, una especial necesidad de utilizar dicha indicación de
procedencia porque, por ejemplo, en dicha región se fabrican productos de
la misma especie que disfrutan de cierta reputación?
Para interpretar en sentido amplio o restrictivo el artículo 3, apartado 1,
letra c), en relación con indicaciones de procedencia geográfica, ¿tiene
alguna incidencia la circunstancia de que los efectos de la marca estén
limitados según el artículo 6, apartado 1, letra b)?
¿Sólo están incluidas entre las indicaciones de procedencia geográfica a que
se refiere el artículo 3, apartado 1, letra b), aquellas indicaciones relativas
a la fabricación del producto en dicho lugar, o bien basta con que dichos
productos se comercialicen en ese lugar o desde él, o bien, en el caso de la
fabricación de productos textiles, basta con que éstos sean diseñados en
dicha región, aunque después sean confeccionados en otro lugar en virtud
de una contrata?
2) Cuestiones relativas al artículo 3, apartado 3, primera frase:
¿Qué exigencias se derivan de esta disposición para que una denominación
de carácter descriptivo en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra c),
pueda ser registrada?
En particular: ¿Son dichas exigencias las mismas en todos los casos, o bien
difieren según el grado del imperativo de disponibilidad
(Freihaltebedürfnis) existente?
¿Es compatible con dicha disposición el criterio actualmente aplicado, en
particular, en la jurisprudencia alemana, según el cual, en caso de
denominaciones descriptivas para las que exista un imperativo de
disponibilidad (Freihaltebedürfnis), se exige y debe probarse una
implantación en el mercado (Verkehrsdurchsetzung) que se extienda a
más del 50 % de los sectores interesados?
¿Resultan de dicha disposición exigencias relativas al modo en que debe
comprobarse el carácter distintivo adquirido mediante el uso?»
V. Sobre el Fondo
A. Sobre la primera cuestión
- 23.
- Mediante las partes primera y tercera de la primera cuestión prejudicial,
que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta,
básicamente, si y en qué circunstancias un topónimo puede constituir una marca
y, si la respuesta es afirmativa, qué alcance tiene la protección conferida a dicha
marca frente a terceros.
- 24.
- Para responder a dicha cuestión, debe en primer lugar recordarse la
finalidad de la Directiva, así como la razón que justifica la protección de la marca.
- 25.
- Tal como se desprende de sus considerados primero y tercero, la Directiva
persigue una primera aproximación de las legislaciones divergentes de los Estados
miembros en materia de marcas, debido a que las disparidades existentes pueden
obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de
servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
- 26.
- A tal fin, la Directiva establece, en particular, normas comunes relativas al
registro y a la eventual declaración posterior de nulidad de la marca, y define el
contenido y los límites de la protección del derecho de marca, dejando a los
Estados miembros la regulación de los detalles, principalmente en materia de
procedimiento.
- 27.
- El objetivo central del sistema establecido por el legislador comunitario lo
constituye la salvaguardia y protección de la función esencial de la marca. Dicha
función, tal como se desprende en particular del séptimo considerando y del
artículo 2, de la letra b) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 3, del apartado
5 del artículo 5 y de la letra a) del apartado 2 del artículo 10 de la Directiva,
consiste, por un lado, en la individualización de los productos de una empresa y su
distinción de otros productos similares (función distintiva de la marca) y, por otro,
en la vinculación de los mismos a una determinada empresa (garantía de
procedencia).
En efecto, tal como lo ha subrayado de manera reiterada este Tribunal, «la función
esencial de la marca [...] es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad
de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión
posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia». (5)
- 28.
- Precisamente habida cuenta de esta función de la marca, según mi parecer,
el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva atribuye a la falta de carácter distintivo
la naturaleza tanto de causa autónoma de denegación o nulidad de la marca
[letra b)] como también de causa más concreta de nulidad o denegación de las
marcas que bien se compongan exclusivamente de indicaciones descriptivas
[letra c)] o bien se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en el
comercio [letra d)].
- 29.
- En efecto, si bien los supuestos contemplados en las letras c) y d), desde el
punto de vista formal, se diferencian en el texto de la Directiva del previsto en la
letra b), fundamentalmente constituyen casos más particulares o específicos o,
simplemente, más característicos de la falta de carácter distintivo de la marca, que
explican e ilustran el concepto general de la falta de carácter distintivo, más que
introducir conceptos genérica o fundamentalmente distintos del mismo. (6) Conduce
también a esta conclusión la interpretación del citado apartado en relación con el
apartado 3 del artículo 3, según el cual no se denegará el registro de una marca ni
se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d) del
apartado 1 si, posteriormente, debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese
adquirido un carácter distintivo. En otras palabras, en tales casos, regulados de
forma unitaria en el apartado 3 del artículo 3, la marca adquiere posteriormente
la cualidad de la que en principio carecía y cuya falta impedía su registro o
permitía la cancelación de éste, a saber, el carácter distintivo. En consecuencia,
debe considerarse que en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 están
comprendidos los supuestos que no se contemplan expresamente en las otras dos
letras citadas del mismo artículo. (7)
- 30.
- Pasemos ya a la disposición controvertida de la letra c) del apartado 1 del
artículo 3. Del propio tenor de la disposición se desprende que deben cumplirse
tres requisitos para subsumir en ella una marca compuesta de una indicación
geográfica, a saber: a) la marca debe componerse exclusivamente de la indicación
geográfica; b) la indicación debe poder servir, en el comercio, para designar la
procedencia geográfica, y c) la procedencia geográfica debe constituir una
característica del producto. Más concretamente:
a) Exclusividad
- 31.
- Procede observar, en primer lugar, que en el ámbito de dicha disposición
sólo están comprendidas las marcas que se compongan «exclusivamente» de signos
o indicaciones de contenido meramente descriptivo. En consecuencia, se exceptúan
las marcas compuestas que, además de dichas indicaciones, contengan asimismo
una o varias palabras, imágenes, representaciones, etc. que, de forma autónoma o
en relación con la indicación descriptiva, confieran carácter distintivo a la marca.
Desde esta perspectiva, soy del parecer de que no están comprendidas en el
ámbito de la disposición controvertida marcas como las de la demandante en el
procedimiento principal que se indican anteriormente con las letras A, B, C, D y
E, como tampoco la de la segunda demandada designada con la letra c). (8)
- 32.
- En consecuencia, en casos como el que es objeto del litigio principal, el
problema se plantea en relación con las marcas compuestas exclusivamente de una
indicación geográfica, como las de la demandante antes indicadas con las letras F
y G, así como las marcas a) y b) de las demandadas.
b) Procedencia geográfica
- 33.
- Tal como señalé anteriormente, de la resolución de remisión se desprende
que las autoridades alemanas consideran que una indicación geográfica como la
indicación «Chiemsee» es descriptiva y, por consiguiente, no puede ser objeto de
registro como tal. La admiten, sin embargo, exclusivamente debido a que su
representación gráfica es distinta en cada ocasión. A este respecto, el órgano
jurisdiccional remitente menciona las marcas de la demandante antes designadas
con las letras F y G, que se diferencian sólo por la respectiva representación
gráfica de la palabra «Chiemsee» en la composición de cada una de ellas.
- 34.
- Estimo que este planteamiento es erróneo. Cuando el único o principal
elemento de una marca es un término geográfico, la cuestión de si dicho término
puede designar una procedencia geográfica a efectos de la disposición controvertida
debe apreciarse con criterios objetivos, habida cuenta del significado que tiene el
término en sí. En marcas como las que figuran anteriormente con las letras F, G,
a) y b), el único o principal elemento es el verbal, es decir, la impresión acústica
que se produce en el oído o en la imaginación del oyente al percibir la palabra
«Chiemsee». La impresión óptica que producen todas esas marcas es escasa y
desempeña un papel enteramente secundario en la percepción de la marca, debido
a que se limita a la presentación gráfica de la misma palabra con diferentes
elementos [en la marca b) simplemente mediante la inserción de la palabra
«Chiemsee» en una elipse de color más oscuro], sin que resulte sostenida o
reforzada por otras palabras o imágenes. El efecto de ello es que se provoca una
confusión referente a la relación entre las marcas, ya que se crea la impresión de
que se trata simplemente de variantes de la misma marca y, por extensión, de
productos de la misma empresa comercial a la que pertenece la marca. En
conclusión, la distinta representación gráfica en cada caso del mismo término no
constituye un elemento distintivo o adicional añadido, por así decir, a la palabra,
de tal modo que se cree en cada ocasión una nueva marca «compuesta», como
erróneamente supone el órgano jurisdiccional remitente. Se trata de marcas simples
que bien son idénticas o bien son similares entre sí [por ejemplo, las marcas F y
a)], de tal modo que dan la impresión de constituir variantes de una misma marca.
Aceptar la tesis opuesta conduciría a la multiplicación ad infinitum de las marcas
compuestas de la misma palabra, puesto que infinitos son los modos en que puede
representarse de forma gráfica dicha palabra. Sin embargo, ello provocaría una
confusión total en el mercado y multiplicaría los conflictos entre marcas, cosa que
no pudo el legislador comunitario desear. (9)
- 35.
- Acto seguido, procede observar que la disposición controvertida no puede
excluir en bloque todos y cada uno de los términos geográficos.
Así, es evidente que no están comprendidos en su ámbito de aplicación los
topónimos imaginarios, míticos o inexistentes (tales como, por ejemplo, «Thule»,
«Utopía», «No Man's Land», «Atlántida», etc.), dado que es imposible que
designen una procedencia geográfica.
De forma similar, no están comprendidos en el ámbito de la referida disposiciónlos nombres de ciudades, lugares o regiones que han desaparecido o cambiado con
el paso de los siglos (por ejemplo, «Bizancio», «Dacia», «Lutecia», «Babilonia»,
etc.).
Asimismo, no pueden considerarse comprendidos en la misma disposición los
topónimos que no es lógico o no cabe esperar que signifiquen una procedencia
geográfica de un producto concreto. Como tales se mencionan habitualmente las
marcas «Mont Blanc» para plumas estilográficas (puesto que nadie puede,
lógicamente, suponer que el producto de que se trata proceda de ese monte),
«Polo Norte» para plátanos (dado que el clima en dicha latitud geográfica resulta
prohibitivo para el cultivo de plátanos), etc.
Del mismo modo, no pueden tomarse en consideración términos geográficos
enteramente desconocidos, es decir, términos que remiten a lugares desconocidos
por el público en general, ya se encuentren dentro o fuera del Estado miembro en
el que se plantea la cuestión de la protección de la marca, dado que, en todo caso,
el público no puede relacionar el producto con los lugares designados por el
topónimo de que se trata.
- 36.
- En todos los casos referidos, el término geográfico, bien por su naturaleza
o bien de hecho, no designa la procedencia geográfica del producto y, por tanto,
puede se legítimamente utilizado como marca. Ello obedece a que la relación entre
significante (la denominación que designa) y significado (lo designado por dicha
denominación) presenta carácter arbitrario, (10) es decir, es tan original e inesperada
que permite individualizar el producto y distinguirlo de los productos equivalentes
de otras empresas. Así pues, en tales casos la marca desempeña, por principio, su
función distintiva.
- 37.
- Lo que antecede pone de manifiesto que la disposición controvertida no se
opone al uso de todos los términos geográficos en general, sino sólo de algunos de
ellos. Son éstos, en mi opinión, los términos geográficos que, a la fecha de la
solicitud de registro de la marca, no se habían consolidado todavía, aunque podían
constituir, sin embargo, «indicaciones de procedencia» o «denominaciones de
origen», en el sentido específico que a la fecha de la adopción de la Directiva
tenían dichos conceptos jurídicos en el Derecho comunitario.
En efecto, si el legislador comunitario hubiera querido excluir las indicaciones que
designan meramente la procedencia geográfica, se habría referido a los signos que
designan dicha procedencia, y ello porque tanto en el lenguaje corriente como en
el comercio ésta es la función primordial de las indicaciones geográficas. El hecho
de que en la Directiva se emplee la elaborada formulación «que puedan servir, en
el comercio, para designar [...]» significa, en mi opinión, que dichas indicaciones
tienen el significado específico que acabo de señalar.
- 38.
- Los términos «indicaciones de procedencia» y «denominaciones de origen»
tenían un significado concreto en el Derecho comunitario mucho antes de que el
legislador comunitario los definiera, al menos en el sector de los productos
agrícolas y alimenticios, mediante el Reglamento (CEE) n. 2081/92. (11)
- 39.
- En su jurisprudencia, el Tribunal de Justicia ha precisado el contenido de
dichos términos, en particular en el marco de la interpretación del artículo 36 del
Tratado CE. Se trataba de asuntos en los que se planteaba la cuestión de si
restricciones impuestas por medidas nacionales a la libre circulación de mercancías
podían justificarse en aras de la protección de los derechos que constituyen el
objeto específico de la propiedad industrial y comercial y, más concretamente, de
las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.
- 40.
- Así, en su sentencia de 20 de febrero de 1975, Comisión/Alemania, (12) el
Tribunal de Justicia declaró que «las denominaciones de origen y las indicaciones
de procedencia a que se refiere dicha Directiva, cualesquiera que sean los
elementos que puedan distinguirlas, designan al menos, en todos los casos, un
producto procedente de una zona geográfica determinada; que, en la medida en
que dichas denominaciones gozan de protección jurídica, deben satisfacer los
objetivos de dicha protección, en particular la necesidad de asegurar no sólo la
salvaguardia de los intereses de los productores interesados contra la competencia
desleal, sino también la de los consumidores contra las indicaciones que puedan
inducirles a error;
que dichas denominaciones únicamente desempeñan su función específica si el
producto que designan posee efectivamente cualidades y atributos debidos a la
localización geográfica de su procedencia;
que, en lo que respecta más concretamente a las indicaciones de procedencia, la
localización geográfica del origen de un producto debe imprimir en éste una
calidad y atributos específicos que puedan individualizarlo» (apartado 7).
- 41.
- Por otra parte, mediante la sentencia de 13 de marzo de 1984, Prantl, (13) tal
como se precisó en la sentencia de 10 de noviembre de 1992, Exportur, (14) el
Tribunal de Justicia admitió que también la botella de un producto puede constituir
«una designación indirecta de origen geográfico» (se trataba de la botella
«Bocksbeutel» que utilizaban los productores de vino de Franconia y Baden para
la presentación de sus vinos). Tal como se desprende de la sentencia, dicha
indicación puede gozar de protección si ha sido utilizada desde hace mucho tiempo
por los productores de una región determinada para distinguir sus productos, pero
los artículos 30 y 36 del Tratado se oponen a una medida nacional que reserva
exclusivamente a los productores nacionales el derecho de utilizar dichas botellas
si productores de otros Estados miembros utilizan también tradicionalmente y
desde hace mucho tiempo botellas similares para comercializar sus vinos.
- 42.
- En el asunto Exportur, al que acabo de referirme, se planteó la cuestión de
si unas sociedades francesas podían legítimamente fabricar y vender en Francia
productos de confitería con las denominaciones «Alicante» y «Jijona» (nombres
de localidades españolas), que desde antiguo utilizaba una empresa española para
calificar productos similares fabricados por ella. (15) En su sentencia de 10 de
noviembre de 1992, el Tribunal estableció la siguiente distinción entre los conceptos
de «indicaciones de procedencia» y «denominaciones de origen»:
«[...] la finalidad de las indicaciones de procedencia es informar al consumidor de
que el producto en el que figuran proviene de un lugar, de una región o de un país
determinados. A esta procedencia geográfica puede ir vinculada una reputación
más o menos grande» (apartado 11).
Por el contrario, «[e]n cuanto a la denominación de origen, ésta garantiza, además
de la procedencia geográfica del producto, el hecho de que la mercancía ha sido
fabricada según prescripciones de calidad o normas de fabricación adoptadas
mediante un acto de la autoridad pública y controladas por dicha autoridad y, por
tanto, que reúne determinadas características específicas» (mismo apartado).
- 43.
- El objetivo de la protección de las denominaciones de origen o indicaciones
de procedencia en el Derecho comunitario constituye un objetivo de interés
general. Así, no se autoriza al productor de un vino a utilizar, en las menciones
relativas al método de elaboración de sus productos, indicaciones geográficas que
no correspondan a la procedencia efectiva del vino. (16)
- 44.
- Al término de la larga andadura que condujo a la determinación del
contenido de los dos términos controvertidos, trazada principalmente por este
Tribunal en su jurisprudencia, el artículo 2 del Reglamento n. 2081/92, antes
citado, (17) dio las siguientes definiciones comunitarias:
«2. A efectos del presente Reglamento se entenderá por:
a) denominación de origen: el nombre de una región, de un lugar determinado
o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto
agrícola o un producto alimenticio:
- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho
país,
y
- cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente
al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya
producción, transformación y elaboración se realicen en la zona
geográfica delimitada;
b) indicación geográfica: el nombre de una región, de un lugar determinado o,
en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto
agrícola o un producto alimenticio:
- originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho
país,
y
- que posea una cualidad determinada, una reputación u otra
característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya
producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona
geográfica delimitada.» (18)
- 45.
- De las consideraciones expuestas se deduce que en el Derecho comunitario,
y especialmente en el ámbito de los signos distintivos, entre los que se cuentan las
marcas, el concepto de «indicación de procedencia geográfica» es un concepto
jurídico determinado y designa el nexo causal directo y necesario entre un producto
y el lugar del que procede. Dicha relación de causalidad obedece a que el producto
tiene determinadas particularidades, características o calidad relacionadas con su
origen. Dichas características particulares pueden deberse a factores naturales (por
ejemplo, materias primas, suelo, clima de la región), al método de fabricación o
elaboración del producto (por ejemplo, método de fabricación tradicional) o a
otros factores humanos (por ejemplo, concentración de empresas similares en la
misma región, especialización en la fabricación o elaboración de determinados
productos y mantenimiento de la calidad a determinados niveles). Cuando los
productos de los que se trata pasan a ser más conocidos, adquiere renombre
también el lugar en que se producen, de tal modo que, en lo sucesivo, entre los
círculos interesados, la mención del lugar remite al producto o al tipo de producto
que en él se fabrica (por ejemplo, «Limoges» o «Meissen» para porcelana,
«Burdeos» para vinos, etc.). (19) Por otra parte, si la mencionada relación de
causalidad entre el lugar y el producto se ha consolidado, el topónimo se convierte
en patrimonio común de los productores establecidos en la región, confiriéndoles
un derecho exclusivo a su utilización. Dicho derecho se reconoce por regla general
a nivel nacional y también está protegido a nivel comunitario.
- 46.
- Habida cuenta de lo que antecede, como también sostiene correctamente
la demandante, la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva significa que
una indicación geográfica tiene eficacia distintiva y puede legítimamente constituir
la marca de los productos de una determinada empresa, a condición de que su
elección sea «arbitraria» en el sentido antes expuesto, es decir, que no constituya
ni pueda constituir una indicación de procedencia o denominación de origen. Y ello
porque, en tal caso, la percepción del término geográfico no provoca ninguna
asociación particular en la imaginación del público, sino que produce el mismo
efecto que tendría la elección de cualquier otro término o denominación
inventados.
Por el contrario, siempre que la indicación geográfica es ya conocida por guardar
relación con determinados productos, es decir, que ya se ha establecido una
relación directa y necesaria entre la indicación geográfica y determinados
productos, no se permite a ninguna empresa concreta monopolizarla mediante una
marca. Basta para ello con que, en el momento de la presentación de la solicitud
de la marca cuyo reconocimiento se solicita (en determinados casos, en el momento
de la adopción de la decisión al respecto), concurran los requisitos de hecho a los
que se supedita la protección de una indicación geográfica en tanto que indicación
o denominación de origen (fabricación de productos con determinadas
características en dicho lugar), al margen de que la indicación de que se trate esté
ya legalmente registrada. En efecto, a tenor de la disposición controvertida, basta
con que la indicación (20) pueda «servir, en el comercio, para designar [...] la
procedencia geográfica».
- 47.
- Para refutar la tesis expuesta, las demandadas invocan las disposiciones
nacionales y la jurisprudencia alemana, según las cuales, como señalé
anteriormente, una indicación geográfica, en principio, no puede ser objeto de una
marca, debido a que es descriptiva y debe mantenerse disponible. Por otro lado,
también el órgano jurisdiccional remitente parece adoptar básicamente este punto
de vista.
- 48.
- A este respecto, debe señalarse, ante todo, que, como ha sido declarado de
forma reiterada, «al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores
o posteriores a dicha Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe
interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la
finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por ésta». (21) Ellotiene validez, con mayor razón, en el presente caso, en el que la Directiva excluye
expresamente la aplicación paralela de las disposiciones nacionales del Derecho de
marcas (sexto considerando).
- 49.
- Según mi parecer, la tesis de las demandadas se ajusta a la tendencia, previa
a la Directiva, de determinados ordenamientos jurídicos nacionales (entre ellos el
alemán) en lo que respecta al registro de las indicaciones geográficas como marcas,
tendencia que debe ya abandonarse. En efecto, antes de la adopción de la
Directiva existían, en líneas generales, dos tendencias en esta materia entre los
ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Una de ellas flexible, según la
cual en principio se admitía el registro de las referidas indicaciones en condiciones
básicamente análogas a las que antes he propuesto (en particular, los Derechos
francés, italiano y del Benelux), y la otra estricta, según la cual en principio se
denegaba el registro de dichas indicaciones, básicamente por razones como las
invocadas por las demandadas (en particular, Derechos británico, alemán y
escandinavo). (22)
Característico de la segunda de las tendencias citadas es el asunto York, en el cual,
en 1982, la House of Lords denegó finalmente una marca solicitada para remolques
que contenía dicho término, por entender, entre otras cosas, que «[...] un topónimo
no puede, a primera vista, ser objeto de registro», y confirmó la tesis del órgano
administrativo, según la cual «parece enteramente razonable concluir que en algún
momento futuro, si no ya, pueden producirse allí [es decir, en York] remolques o
semiremolques [...]». (23)
De forma similar, en Alemania fue denegada la marca «Nola» para distinguir
productos alimenticios dietéticos y copos de cereales, debido a la existencia de una
ciudad italiana con el mismo nombre en cuya región se cultivaban cereales, pese
a que ese hecho no lo conocía el consumidor alemán medio. A este respecto, el
órgano jurisdiccional alemán declaró que «[..] no cabe excluir la posibilidad de que
el [nombre] Nola pueda utilizarse en el futuro como indicación de procedencia
geográfica. Más concretamente, si se tiene en cuenta el desarrollo del comercio
entre Alemania e Italia en el seno del mercado común, los competidores están
interesados en que los topónimos, aun cuando sean de menor importancia, puedan
ser libremente utilizados por todos». (24)
- 50.
- Si el órgano jurisdiccional remitente y las demandadas conciben la
«necesidad de que la indicación geográfica se mantenga disponible» en el sentido
que acabo de indicar, dicha tesis es errónea y no es compatible con la Directiva.
- 51.
- En primer lugar, la única «disponibilidad» que reconoce la Directiva es la
necesidad de que el signo o indicación presentado para su registro como marca
esté disponible, es decir, no haya sido registrado por otra empresa para designar
productos idénticos o similares, en la fecha pertinente, es decir, en principio, en la
fecha de solicitud de la marca (artículo 4). A tal efecto, se examina la situación de
hecho realmente existente en el momento pertinente, sin tener en cuenta
situaciones hipotéticas que puedan surgir en el futuro. En consecuencia, siempre
que concurren también los restantes requisitos, bien no existe marca anterior, en
cuyo caso debe aceptarse la nueva marca, o bien existe, en cuyo caso, si dicha
existencia es conforme a Derecho, la nueva marca se denegará, y si es ilegal se
aceptará, salvo que en la Directiva se disponga expresamente otra cosa.
- 52.
- Estas consideraciones tienen validez, por analogía, también en los casos,
como el presente, en que el titular de una marca geográfica anterior solicita
protección frente a una marca posterior. La nueva marca puede aceptarse
únicamente si la anterior no existe legalmente en el momento del examen de la
correspondiente demanda del titular (por ejemplo, debido a que era nula ab initio
y no logró consolidarse en el tráfico económico o a que, aunque inicialmente era
legal, posteriormente se redujo a una denominación genérica como consecuencia
de la inacción del titular, (25) etc.).
- 53.
- Asimismo, la tesis antes refutada adolece de incertidumbre en lo que
respecta a si la indicación geográfica debe mantenerse «disponible» de manera que
pueda utilizarse como marca o como indicación complementaria de otro tipo en la
designación de productos. Puesto que, si no sucede lo primero, dicha tesis incurre
en una grave contradicción lógica. En efecto, ¿cómo es posible denegar hoy, en
especial por razones de principio, el uso del término geográfico a quien primero
tuvo la idea de utilizarlo, para que ese mismo término geográfico se mantenga a
disposición de sus probables competidores en el futuro?
- 54.
- Si, en cambio, por «disponibilidad» se entiende la necesidad de que el
término geográfico permanezca a disposición de todo interesado para cualesquiera
usos legítimos, exceptuado el uso como marca, la cuestión se regula plenamente en
la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva, como lo expondré acto
seguido. (26) Sin embargo, en este caso se trata de una limitación de los efectos de
un derecho de marca ya existente. En otras palabras, la necesidad que tienen los
competidores de disponer del término geográfico para usos distintos de la
utilización como marca no constituye, en absoluto, una causa de denegación de
dicho derecho de marca al titular.
c) Característica
- 55.
- La interpretación que acabo de sostener es coherente con la tercera
exigencia establecida en la disposición controvertida, según la cual la procedencia
geográfica debe constituir una «característica del producto». Ello significa, a mi
entender, no sólo una cualidad común del producto, sino también una singularidad
que pueda caracterizar e individualizar el producto. En lo que respecta al origen de
un producto, debe observarse que todo producto tiene un origen, desde el
momento en que «en algún lugar» ha sido fabricado. En este sentido, el hecho de
que un producto haya sido fabricado «en algún lugar» es evidente e indiferente en
sí: del mismo modo que es evidente y, por tanto, indiferente el que lo haya
fabricado «alguien», en algún «momento», de algún «modo», etc. Por
consiguiente, el hecho de que el producto haya sido fabricado en la villa de A o en
un taller sito en la zona industrial de la ciudad B no constituye, en sí mismo, una
«característica» del producto desde la perspectiva que aquí interesa, es decir, un
elemento que pueda individualizar el producto y distinguirlo de otros similares. El
lugar, método, momento de fabricación o identidad del fabricante cobran
importancia y «caracterizan» el producto cuando ya han adquirido esa importancia,
de forma autónoma, en el tráfico económico, por ejemplo, por gozar de renombre
o reputación. Porque en ese caso, como ya se ha expuesto, el producto, unido a
ellos, participa también del renombre, de la reputación o, sencillamente, de la
calidad que sugieren el lugar, el método de fabricación o la identidad del
fabricante.
- 56.
- En el presente caso, tal como lo confirma el órgano jurisdiccional remitente,
el lago Chiemsee es conocido principalmente como lugar de vacaciones; en la zona
que lo circunda, la cual, lo recordaré, se denomina Chiemgau, se ejercen
actividades turísticas y agrícolas, y no es una región conocida por la producción de
productos textiles o prendas de vestir, y mucho menos prendas deportivas. Por otro
lado, en el momento del registro de las marcas de la demandante, no existían en
la región otras empresas que utilizaran legalmente dicha marca para designar
productos similares. (27)
En estas circunstancias, estimo que la elección de la indicación «Chiemsee» por
la demandante para designar sus productos fue lícita a la luz de la letra c) del
apartado 1 del artículo 3 de la Directiva. En efecto, en el presente caso dicho
término geográfico no parece indicar la procedencia geográfica, sino que
simplemente saca partido de las sensaciones positivas y agradables que en la
imaginación de quien lo percibe engendra la imagen del lago rodeado de un
hermoso entorno natural (como es el recuerdo o la perspectiva de una vida natural,
vacaciones y deporte). (28)
- 57.
- Asimismo, no parece que concurran otras causas de denegación, de las
mencionadas en el apartado 1 del artículo 3. En consecuencia, la elección del
referido término geográfico por parte de la demandante debe considerarse
suficientemente original y «arbitraria», en el sentido antes expuesto, así como
conforme con el artículo 2. Por tanto, también las marcas de la demandante
compuestas únicamente de dicha denominación gozan de protección y le confieren
un derecho de uso exclusivo. En particular, la demandante tiene derecho a
oponerse a la utilización de las marcas a) a c) de las demandadas, dado que estas
últimas marcas son bien idénticas o bien similares a las marcas anteriores de la
demandante, y además se utilizan para caracterizar productos idénticos o similares,
de tal modo que se origina, manifiestamente, un riesgo de confusión del público,
que podría pensar que todos los productos proceden de una misma empresa.
- 58.
- Dado que las marcas de la demandante no son contrarias al apartado 1 del
artículo 3, no es necesario dilucidar si adquirieron carácter distintivo «debido al
uso», de conformidad con el apartado 3 del mismo artículo 3. Y ello porque es un
requisito para la aplicación de esta última disposición el que la marca haya
adquirido posteriormente, debido al uso que se ha hecho de la misma, una eficacia
distintiva de la que inicialmente carecía, circunstancia que no concurre en el caso
de autos.
- 59.
- Por otra parte, dado que la indicación «Chiemsee», en las circunstancias
concretas del presente caso, no incurre en la prohibición prevista en la letra c) del
apartado 1 del artículo 3, no hay motivo, en mi opinión, para examinar las
cuestiones planteadas en la tercera parte de la primera cuestión prejudicial, desde
el momento en que tal examen presupone la existencia de indicaciones
comprendidas en el ámbito de aplicación de la referida disposición. (29)
- 60.
- Mediante la segunda parte de la cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional
remitente pregunta si deben tenerse en cuenta, para la interpretación de la letra c)
del apartado 1 del artículo 3, las disposiciones de la letra b) del apartado 1 del
artículo 6 de la Directiva.
- 61.
- La respuesta debe ser negativa.
- 62.
- La finalidad del artículo 6 es moderar los efectos del derecho exclusivo
conferido por la marca, que se establece en el artículo 5 de la Directiva. Ello
significa que la marca ya ha sido registrada y goza de protección. Por consiguiente,
ha superado el examen de la concurrencia de los requisitos positivos y negativos
que a tal efecto se disponen en el artículo 2 y en el apartado 1 del artículo 3 de la
Directiva, entre los que se cuentan los previstos en la letra c) del apartado 1 del
artículo 3. Por tanto, dado que la cuestión de la aplicación del artículo 6 sólo puede
suscitarse posteriormente, dicho artículo no tiene incidencia directa en la
interpretación de la disposición controvertida en el presente caso.
- 63.
- Quizás el órgano jurisdiccional remitente desea que se dilucide cuáles son
los límites de la protección otorgada a una marca válidamente compuesta de una
indicación geográfica frente a los terceros interesados en utilizar dicha indicación
en sus transacciones comerciales.
- 64.
- Desde esta perspectiva, procede observar que los terceros, en todo caso, no
tienen derecho a utilizar como marca exactamente esa indicación, puesto que ello
vulneraría el derecho exclusivo del titular. Sin embargo, sí lo tienen a utilizar bien
indicaciones indirectas (por ejemplo, perifrásticas o gráficas) (30) que designen la
misma procedencia geográfica o bien, en caso necesario, la misma indicación
geográfica para la especificación del lugar en otros documentos y elementos,
distintos de la marca, referentes a sus mercancías o a su actividad comercial en
general, respetando las prácticas leales en materia comercial en el sector de
actividad económica de que se trata. Así, pueden legítimamente utilizar la referida
indicación como término geográfico (es decir, en su significado inicial y literal) en
la correspondencia comercial, en anuncios publicitarios insertados en la prensa, en
el etiquetado del producto, etc. (31)
A este respecto, procede mencionar la suerte que corrió la denominación
«Baccarat». Baccarat es un pueblo de Lorena que no era especialmente conocido
hasta que, hace ya bastantes decenios, se estableció allí una empresa de cristalería,
que utilizó el nombre del pueblo como marca de sus productos. Dichos productos
alcanzaron renombre mundial, de tal modo que, para el público en general, la
palabra «Baccarat» designa los referidos productos y no el mencionado pueblo de
Lorena. Tanto en el pueblo como en sus alrededores se establecieron también otras
empresas de cristalería, una de las cuales, con domicilio social en Baccarat,
utilizaba dicho nombre en su correspondencia. Los órganos jurisdiccionales
franceses consideraron, correctamente, que la protección conferida a la marca de
la sociedad titular no podía llegar hasta el punto de prohibir el citado uso legítimo
del término de que se trata por parte de la segunda empresa. (32)
B. Sobre la segunda cuestión
- 65.
- Mediante la segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente
pregunta, fundamentalmente, si un término geográfico, que no puede como tal ser
objeto de una marca, puede ser registrado debido a que se ha implantado en el
tráfico económico por medio del uso, así como qué medios deben emplearse para
comprobar dicha implantación.
- 66.
- Tal como se desprende de los antecedentes expuestos, en el presente caso
estamos en presencia de un conflicto entre las marcas más recientes de las
demandadas, que solicitan su reconocimiento, y las marcas anteriores, registradas,
de la demandante.
- 67.
- En primer lugar, debe señalarse que las disposiciones del apartado 3 del
artículo 3 constituyen una excepción a lo dispuesto en las letras b), c) y d) del
apartado 1 del mismo artículo. Ello significa, en casos como el presente, que la
marca geográfica que no pudo ser registrada o era anulable por carecer de carácter
distintivo y, más concretamente, por estar comprendida en el ámbito de la letra c)
del apartado 1, es susceptible de ser registrada o no se declara nula por haber
adquirido, posteriormente, carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de la
misma. En consecuencia, como requisito para la aplicación del apartado 3, la marca
de que se trata debe estar comprendida en la letra c) del apartado 1.
- 68.
- Ya he expuesto mi punto de vista según el cual las marcas de la
demandante tenían carácter distintivo desde un principio y, por tanto, no están
comprendidas en el ámbito de la letra c) del apartado 1. Si esta tesis es correcta,
no cabe aplicar el apartado 3 del artículo 3 en el presente caso y, por ende, huelga
responder a la segunda cuestión prejudicial. No obstante, en aras de la
exhaustividad, examinaré también brevemente los interrogantes que plantea la
última cuestión.
- 69.
- Tanto las marcas que poseen, en sí mismas, carácter distintivo como
aquellas que lo han adquirido posteriormente a través del uso pueden ser
registradas con arreglo a la Directiva puesto que cumplen, aunque sea por medios
diferentes, la función básica de la marca, a saber, la individualización de los
productos de una empresa y su distinción de los productos similares de otras
empresas.
- 70.
- La Directiva no explica qué tipo de «uso» de la marca se requiere para que
ésta adquiera carácter distintivo. Sin embargo, dado que dicho uso conduce a la
adquisición de un derecho comunitario, es decir, de un derecho de marca cuyo
contenido y alcance se regulan enteramente en la Directiva, dicho concepto tiene
un contenido comunitario y debe interpretarse de manera uniforme en los Estados
miembros. Por esta razón, principalmente, no pueden tenerse en cuenta las
disposiciones al respecto de los ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados
miembros. Así, como correctamente sostienen en sus observaciones escritas la
demandante y la Comisión, no cabe considerar la tesis dominante en la
jurisprudencia alemana relativa a la necesidad de mantener disponibles las
indicaciones geográficas, la cual, por lo demás, como ya he expuesto, no es
compatible con la Directiva. Asimismo, no cabe tomar en consideración las sutiles
distinciones que realiza dicho Derecho entre «notoriedad» e «implantación» en el
tráfico económico.
- 71.
- Según mi parecer, el uso debe, en primer lugar, haberse prolongado durante
un período razonable a juicio del órgano jurisdiccional nacional. De este modo se
pone a prueba la solidez de la marca y, al mismo tiempo, se evita la multiplicación
de marcas ocasionales, coyunturales y desprovistas de cualquier perspectiva seria
de duración. Además, se proporciona a todos aquellos que tienen un interés
legítimo el tiempo necesario para alegar sus eventuales objeciones y oponerse al
registro de la marca.
- 72.
- En segundo lugar, debe haberse creado en la mente del público comercial
interesado la convicción de que la marca caracteriza los productos de una empresa
concreta. Dicho público lo componen, principalmente, los consumidores del artículo
de que se trata. También forman parte del mismo, en principio, los comerciantes
y establecimientos que venden productos similares, así como todos aquellos que
fabrican y elaboran dichos productos similares. Estas categorías, sin embargo, y en
especial la última, deben ser consideradas con cautela. Ello se debe a que,
principalmente por razones de competencia, las mencionadas categorías pueden
tener un especial interés en el registro o la denegación de la marca, por lo que su
postura no será desinteresada. (33)
En lo que respecta, más concretamente, a los porcentajes que menciona el órgano
jurisdiccional remitente, en principio, debe confiarse esta cuestión a la apreciación
de dicho órgano, quien deberá resolverla caso por caso y en función de las
circunstancias. Sin embargo, dado que el apartado 3 del artículo 3 es una
disposición que establece una excepción, debe ser interpretado con cierto rigor.
Asimismo, dado que lo que se desea conocer es el alcance y grado de popularidad
de la marca entre el público al que se dirige, más que una evaluación de su valor,
calidad y, en general, de su sustancia, también deberán tomarse en consideración
seriamente los criterios cuantitativos. Desde esta perspectiva, estimo que un
porcentaje de, como mínimo, el 50 % constituye un límite razonable por debajo del
cual no cabe hablar de implantación de la marca en el mercado.
- 73.
- Por último, en lo que respecta al grado de popularidad de la marca, debe
admitirse que no basta meramente con que el público haya percibido la existencia
de otra marca en el mercado. Es asimismo necesario que se haya creado la
convicción de que los productos designados con la marca se relacionan con una
determinada empresa. (34)
- 74.
- Los medios de prueba específicos del carácter distintivo se regulan,
básicamente, en las disposiciones procesales de los Estados miembros relativas a
la prueba, y la apreciación de los mismos corresponde a los órganos jurisdiccionales
nacionales. (35) No obstante, debe admitirse que la autonomía de los ordenamientos
jurídicos nacionales en la regulación del procedimiento no es ilimitada cuando lo
que ha de probarse es la concurrencia de un presupuesto de hecho para la
aplicación de una norma jurídica comunitaria. Por consiguiente, procede admitir
que del sistema general de la Directiva han de inferirse al menos determinadas
normas generales.
- 75.
- En primer lugar, los medios de prueba deben ser adecuados, es decir, estar
vinculados al objeto de la prueba. En el presente caso, en la medida en que lo que
ha de probarse no es el éxito comercial del producto en el mercado sino la
popularidad de la marca entre el público, es decir, la asociación de la misma a una
determinada empresa, los medios de prueba deben permitir apreciar la amplitud
e intensidad de dicha popularidad. En consecuencia, no cabe considerar adecuados
medios como los propuestos por la demandante, tales como el volumen de negocios
de la marca, los gastos publicitarios o los informes publicados en la prensa, puesto
que dichos medios guardan relación con la marcha económica de la empresa más
que con la cuestión que aquí interesa. Por el contrario, deben considerarse
adecuados medios como los que propone la Comisión, tales como el dictamen de
la Cámara de Comercio competente, de organizaciones profesionales o de expertos.
- 76.
- Además, debe admitirse que, cuando existen varios medios de prueba en
principio adecuados, no se permite una limitación a priori de los mismos por medio
de la práctica o, con mayor razón, mediante disposiciones reglamentarias. Así, no
cabe considerar conforme con la Directiva la revelada tendencia de los órganos
jurisdiccionales alemanes a basarse exclusiva o principalmente en encuestas. En
conclusión, las partes deben disponer de la facultad de presentar todos los medios
adecuados que tengan a su alcance para aportar la prueba o la prueba en
contrario, y corresponde al órgano jurisdiccional nacional proceder a la apreciación
sustantiva de dichos medios y a la eventual atribución de mayor peso a algunos de
ellos.
- 77.
- Especialmente en relación con las encuestas, si bien es cierto que no pueden
calificarse de inadecuadas, (36) su utilización debe sin embargo realizarse con
austeridad y cautela, en particular en lo que atañe a su representatividad y
objetividad.
Para ello, la entidad que realice la encuesta debe ofrecer garantías de seriedad y
fidelidad, bien debido a su solidez institucional (por ejemplo, ente universitario),
bien a su especialización profesional (por ejemplo, empresa de encuestas
prestigiosa) o bien por presumirse que es la más apropiada para el caso (por
ejemplo, experto en cuya elección están de acuerdo todas las partes).
Por otra parte, tanto la muestra representativa de población interrogada como las
preguntas formuladas deben responder a los criterios antes expuestos o, de lo
contrario, la encuesta no debe ser tenida en cuenta ni parcial ni totalmente.
VII. Conclusión
Habida cuenta de las consideraciones expuestas, propongo que se responda a las
cuestiones prejudiciales del siguiente modo:
«1) Una marca compuesta exclusivamente de un término geográfico no es
contraria a la letra c) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva
89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de marcas, siempre que el término sea imaginario o desconocido
por el público en general, o que no se establezca una relación directa y
necesaria de procedencia entre el producto al que se refiere la marca y la
región geográfica a que remite el término, en particular debido a que dicha
región es o puede llegar a ser conocida por fabricarse ya en ella productos
similares, apreciados por el público consumidor en razón de su singularidad
o calidad.
2) Una marca puede adquirir carácter distintivo con arreglo al párrafo primero
del apartado 3 del artículo 3 de la Directiva 89/104 siempre que a juicio del
órgano jurisdiccional nacional, sobre la base de elementos adecuados, se
desprenda que su uso durante un período razonable anterior a la solicitud
de registro de la misma ha creado en la mente del público consumidor de
que se trata la convicción de que el producto caracterizado por la marca
procede de una determinada empresa.»
1: Lengua original: griego.
2: -
DO 1989 L 40, p. 1.
3: -
Con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Directiva, los Estados miembros debían
adaptar su Derecho interno a sus disposiciones, a más tardar, el 28 de diciembre de 1991.
No obstante, mediante la Decisión 92/10/CEE (DO 1992, L 6, p. 35), el Consejo hizo uso
de la facultad que le confería el apartado 2 del artículo 16 y aplazó la fecha de expiración
del plazo de ejecución de la Directiva hasta el 31 de diciembre de 1992.
4: -
Por ejemplo, según el órgano jurisdiccional remitente, una marca compuesta
exclusivamente de una indicación que pueda servir para designar la procedencia geográfica
de los productos.
5: -
Véase, entre otras, la sentencia de 11 de noviembre de 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec.
p. I-6227), apartado 24.
6: -
La circunstancia de que las indicaciones descriptivas y convertidas en habituales son
subcategorías de las indicaciones carentes de carácter distintivo se desprende con claridad
del tenor del apartado 1 del artículo 2 de la Propuesta de Directiva de la Comisión
(DO 1980, C 351, p. 1, y DO 1985, C 351, p. 4). Según esta formulación inicial, podía
denegarse el registro o declararse la nulidad, entre otras, de las marcas «que, a la fecha
de la presentación de la solicitud [...] carezcan de carácter distintivo en dicho Estado
miembro, en particular:
a) [...] [sigue el texto de la vigente letra c) del apartado 1 del artículo 3, con el
siguiente añadido, que corresponde al actual tenor del apartado 3 del artículo 3:]
a menos que dichas marcas hayan adquirido carácter distintivo debido al uso hecho
de ellas,
b) [...] [texto equivalente, básicamente, a la letra d) del apartado 1 del artículo 3]» (el
subrayado es mío).
Los referidos supuestos se abordan también en el mismo pasaje en el Convenio de París
para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última
vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 (Recueil des traités des Nations unies, tomo 828,
n. 11851, p. 305), que establece, en el número 2 de la letra B de su artículo 6 quinquies,
que las marcas de fábrica o de comercio no podrán ser rehusadas para su registro ni
invalidadas más que «2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar
la especie, [...] el lugar de origen de los productos o la época de producción, o que hayan
llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del
comercio del país donde la protección se reclama» [n. 213/75, I-258].
Por otra parte, debe señalarse que los apartados 1 y 3 del artículo 7 del Reglamento (CE)
n. 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994,
L 11, p. 1) tienen un tenor análogo al de los apartados 1 y 3 del artículo 3 de la Directiva.
7: -
Véase Cornish, W.R.: Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights,
3.² ed., Londres, 1996, p. 588.
8: -
Dado que están comprendidas en el ámbito de la disposición controvertida las marcas que
se compongan «exclusivamente» de un término geográfico, una marca no puede estar
comprendida en dicha disposición de manera parcial, es decir, sólo en la medida en que
contiene una indicación descriptiva. Y ello porque, como marca compuesta, por definición
no está comprendida en el ámbito de dicha disposición. Además, con carácter más general,
dado que el punto de vista que debe adoptarse es el de la impresión de conjunto producida
por la marca (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191,
apartado 23), los distintos elementos de la misma no deben examinarse de forma
autónoma.
9: -
Véase el octavo considerando de la Directiva, en el que se subraya la necesidad de reducir
el número total de marcas y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, mediante
la supresión de la protección de las marcas no efectivamente utilizadas.
10: -
En el sentido de que no existe un nexo de causalidad entre significante y significado (véase
De Saussure, F.: Cours de linguistique générale, ed. T. de Mauro, Payot, París, 1987, pp. 100
y ss.).
11: -
Reglamento del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de las
indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y
alimenticios (DO L 208, p. 1).
Disposiciones relativas a las indicaciones y denominaciones de origen se encuentran
también en otros textos comunitarios, principalmente en el sector vitivinícola, tales como
la letra s) del apartado 3 del artículo 2 de la Directiva 70/50/CEE de la Comisión, de 22
de diciembre de 1969, basada en las disposiciones del apartado 7 del artículo 33, relativa
a la supresión de las medidas de efecto equivalente a restricciones cuantitativas a la
importación no contempladas en otras disposiciones adoptadas con arreglo al Tratado CEE
(DO 1970, L 13, p. 29), y el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento (CEE) n. 2333/92
del Consejo, de 13 de julio de 1992, por el que se establecen las normas generales para la
designación y la presentación de los vinos espumosos y de los vinos espumosos gasificados
(DO L 231, p. 9).
12: -
Asunto 12/74, Rec. p. 181. En dicha sentencia, este Tribunal juzgó, entre otras cosas, que
las medidas alemanas que limitaban el uso de las denominaciones «Sekt» y «Weinbrand»
a los vinos producidos en Alemania con una determinada proporción de uvas alemanas
eran contrarias a las disposiciones del Derecho comunitario, entre ellas, la letra s) del
apartado 3 del artículo 2 de la directiva 70/50, citada en la nota 10 supra, que establece que
procede considerar prohibidas por los artículos 30 y siguientes del Tratado las medidas que
«reservan exclusivamente a los productos nacionales denominaciones que no constituyan
denominaciones de origen o indicaciones de procedencia».
13: -
Asunto 16/83, Rec. p. 1299.
14: -
C-3/91, Rec. p. I-5529, apartados 31 a 34.
15: -
La cuestión se suscitó debido a que, de conformidad con una disposición del Convenio
hispano-francés de 1973 sobre la protección de las denominaciones de origen, indicaciones
de procedencia y denominaciones de ciertos productos, las referidas denominaciones
estaban reservadas exclusivamente, en Francia, a los productos españoles y sólo podían
utilizarse en las condiciones previstas por la legislación española.
16: -
Sentencia de 13 de diciembre de 1994, SMW Winzersekt (C-306/93, Rec. p. I-5555),
apartado 25.
17: -
Punto 38 supra.
18: -
En mi opinión, no es necesario subrayar que, si bien dichas definiciones tienen validez «a
efectos del presente Reglamento», tienen un valor y utilidad más generales.
19: -
En esos casos, el término geográfico adquiere, además de su significado literal inicial
(designación de un lugar geográfico), un segundo significado metafórico («secondary
meaning» según la terminología inglesa). Es posible que este segundo significado sustituya
o desplace al primero, como sucede en el caso de la denominación «Baccarat», a la que
me referiré más adelante.
20: -
Me refiero a la indicación geográfica en aras de la brevedad y debido a que sobre ella versa
el presente asunto. Estas afirmaciones, sin embargo, tienen validez también con respecto
a un «signo», que, a tenor de la disposición controvertida, puede designar una procedencia
geográfica. En tal caso, el signo constituye una designación indirecta de origen geográfico,
como las botellas «Bocksbeutel», antes mencionadas (véase el punto 41 supra).
21: -
Sentencia de 20 de marzo de 1997, Phytheron International (C-352/95, Rec. p. I-1729),
apartado 18.
22: -
Véase, a este respecto, Gevers, F.: «Geographical Names and Signs used as Trade Marks»,
en European Intellectual Property Review, 1990, tomo 12, p. 285; Bonnet, G.: «La marque
constituée par un nom géographique en droit français» en Semaine juridique, 1990, II,
p. 782.
23: -
[1982] FSR 111; véase también Gevers, F.: op. cit., p. 287.
24: -
BGH 14.1.1963 (GRUR 1963, p. 469). Véase, a este respecto, Rothschild, A.: «Les limites
à la protection du nom géographique en tant que marque», mémoire en DESS,
Estrasburgo, 1985, pp. 38 y 39.
25: -
Como ejemplo de este tipo cabe mencionar la denominación «sherry», que constituye una
alteración en lengua inglesa del topónimo español Jerez y designaba, inicialmente, un vino
procedente de dicha región española. Debido a la inacción de los productores, sin embargo,
dicho término fue ampliamente utilizado por otros productores y pasó a ser una
denominación genérica [véanse, a este respecto, las conclusiones del Abogado General
Sr. Warner en el asunto Comisión/Alemania (citado en la nota 11 supra), p. 208].
No sucedió lo mismo con la denominación de los productos «Champagne» y «Cognac»,
fabricados en las regiones homónimas de Francia. Procede señalar que el empleo de dichos
términos fue prohibido a los productores de vino alemanes ya en 1919, mediante los
artículos 274 y 275 del Tratado de Versalles. La referida protección fue complementada
también con normas comunitarias [véanse, por ejemplo, el artículo 6 del Reglamento
(CEE) n. 3309/85 del Consejo, de 18 de noviembre de 1985 (DO 1985, L 320, p. 9), y
ahora el apartado 5 del artículo 6 del Reglamento n. 2333/92, citado en la nota 10 supra,
que prohíbe a los productores de vinos espumosos que no tengan derecho a utilizar la
denominación «Champagne» hacer referencia, ni siquiera indirectamente, a dicha
denominación, aludiendo, por ejemplo, al «método champenoise» (véase, al respecto, la
sentencia SMW Winzersekt, citada en la nota 15 supra)].
26: -
Véanse los puntos 60 y siguientes infra.
27: -
En sus observaciones escritas, la primera demandada afirma que también otras empresas
de la región de lago utilizan la denominación «Chiemsee» para designar la ropa que
producen. Estos elementos de hecho, sin embargo, no se desprenden de la resolución de
remisión y, por tanto, no pueden ser válidamente alegados (véase la sentencia Phytheron
International, citada en la nota 20 supra, apartados 11 a 14).
28: -
Véase la sentencia de 7 de mayo de 1997, Pistre y otros (asuntos acumulados C-321/94 a
C-324/94, Rec. p. I-2343), apartados 37 y 38.
29: -
Me limitaré a señalar que, para apreciar si una indicación geográfica designa la
procedencia geográfica en el sentido antes expuesto a efectos de la letra c) del apartado
1 del artículo 3, debe tenerse en cuenta cuál es el lugar en que se realiza, en su totalidad
o principalmente, la producción, elaboración o transformación del producto [véase también
la definición contenida en la letra b) del apartado 2 del artículo 1 del Reglamento
n. 2081/92].
30: -
Por ejemplo, una fotografía o vídeo del lago Chiemsee como fondo en un anuncio de
productos, aun cuando sean similares a los de la demandante.
31: -
No veo, por ejemplo, por qué razón habría de prohibirse la venta, en establecimientos de
artículos turísticos situados en torno al lago, de camisetas u otros souvenirs con la mención
«Chiemsee» impresa, práctica comercial muy extendida en las zonas turísticas. Cuestión
distinta es la de si dicha venta debe cumplir determinados requisitos, por ejemplo, si el uso
de la indicación debe limitarse a la medida estrictamente necesaria; si los productos
vendidos deben estar designados con una marca legal de tal modo que no se cree la
impresión de que son de marca «Chiemsee»; si no deben exponerse junto a productos
designados legalmente con esta última marca; si la inscripción de la palabra debe
efectuarse con caracteres tipográficos que no provoquen confusión, etc.
32: -
Véase cour d'appel de Nancy, sentencia de 21 de febrero de 1980 (PIBD 1980, III, 227),
y Cour de cassation (chambre commerciale), sentencia de 17 de mayo de 1982 (PIBD 1982,
n. 312, III, 238). Sobre este extremo, véanse Bonnet, G.: op. cit. (nota 21 supra), p. 786,
y Rothschild, A., op. cit. (nota 23 supra), p. 33.
33: -
Por ejemplo, una empresa que comercialice productos similares puede, eventualmente,
estar interesada en que no se registre la marca, con la esperanza de que, hasta el momento
en que la empresa competidora vuelva a ofrecer sus productos en el mercado con otra
marca, disfrutará de una parte de la clientela. Igualmente, una empresa parcialmente
afectada por la nueva marca puede, pese a ello, ambicionar su registro debido a que éste
provocará un perjuicio comparativamente mayor a otro competidor más importante.
34: -
Ello no significa, ciertamente, que la convicción deba haberse creado exclusivamente
mediante la compra de los productos.
35: -
Véase la sentencia de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger
(C-9/93, Rec. p. I-2789), apartados 18 a 20.
36: -
Sentencias de 9 de diciembre de 1965, Laminoirs de la Providence y otros (asuntos
acumulados 29/63, 31/63, 36/63, 39/63 a 47/63, 50/63 y 51/63, Rec. p. 1123), y de 29 de
febrero de 1984, Rewe-Zentral (37/83, Rec. p. 1229).