Asunto C‑96/09 P

Anheuser-Busch Inc.

contra

Budějovický Budvar, národní podnik

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) nº 40/94 — Artículo 8, apartado 4 — Solicitud de registro de la marca denominativa y figurativa BUD — Oposición — Indicación de procedencia geográfica “bud” — Protección en virtud del Arreglo de Lisboa y de Tratados bilaterales entre dos Estados miembros — Uso en el tráfico económico — Signo de alcance no únicamente local»

Sumario de la sentencia

1.        Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Requisitos — Existencia de un derecho anterior que no haya sido invalidado por una resolución judicial que ha adquirido firmeza

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 4]

2.        Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Uso del signo en el tráfico económico — Concepto

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, y 43, aps. 2 y 3]

3.        Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Alcance local del signo

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 4]

4.        Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Uso del signo en el tráfico económico — Criterio temporal

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 4, letra a)]

5.        Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico — Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior — Carga de la prueba

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 4, letra b), y 74, ap. 1]

1.        Para que un oponente pueda impedir el registro de una marca comunitaria basándose en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, es necesario y suficiente que, en la fecha en la que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) verifique si concurren todos los requisitos de oposición, pueda invocarse la existencia de un derecho anterior que no haya sido invalidado por una resolución judicial que haya adquirido firmeza.

En estas circunstancias, si bien la Oficina, cuando se pronuncia sobre una oposición basada en el referido artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, debe tomar en consideración las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de que se trate relativas a la validez o a la calificación de los derechos anteriores reivindicados para verificar que dichos derechos producen todavía los efectos que exige la mencionada disposición, no puede sustituir la apreciación de los órganos jurisdiccionales nacionales competentes por la suya propia, sin que, por otro lado, este Reglamento le confiera tal facultad.

(véanse los apartados 94 y 95)

2.        En lo que respecta a los términos «utilizado en el tráfico económico», que figuran en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, esta disposición no contempla la utilización «efectiva» del signo invocado en apoyo de la oposición y nada en el texto del artículo 43, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento indica que la exigencia de la prueba del uso efectivo se aplique a dicho signo.

Si bien es cierto que los términos «utilizado en el tráfico económico» no deben interpretarse necesariamente en el mismo sentido que se impone en el marco del artículo 9, apartado 1, de dicho Reglamento o de los artículos 5, apartado 1, y 6, apartado 1, de la Directiva 89/104, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, puesto que procede tener en cuenta la finalidad respectiva de estas disposiciones, no lo es menos que una interpretación de dichos términos en el sentido de que significan, en esencia, que el signo debe solamente ser objeto de una utilización comercial corresponde a la acepción habitual de los mismos.

Si se impusiese la exigencia del uso efectivo a los signos a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 en las mismas condiciones que las establecidas en el artículo 43, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento, tal interpretación supondría hacer recaer sobre dichos signos requisitos específicos de las oposiciones basadas en marcas anteriores y que, a diferencia de estas oposiciones, en el marco de dicho artículo 8, apartado 4, el oponente debe igualmente demostrar que, según la legislación del Estado miembro de que se trate, el signo en conflicto le confiere el derecho a prohibir la utilización de una marca más reciente.

Por otro lado, una aplicación por analogía del requisito relativo al uso efectivo establecido para las marcas anteriores a los derechos anteriores a que se refiere el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento tampoco se ajustaría al carácter en principio autónomo de dicho motivo relativo de denegación del registro, que se refleja en requisitos específicos y que debe igualmente apreciarse a la luz de la gran heterogeneidad de los derechos anteriores que pueden estar cubiertos por dicho motivo.

En lo que respecta a la cuestión de si los términos «utilizado en el tráfico económico» implican que el uso de una indicación geográfica invocada con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 debe hacerse conforme a la función esencial de dicho signo, a saber, garantizar a los consumidores el origen geográfico de los productos y las cualidades particulares que les son propias, basta comprobar que el signo invocado en apoyo de la oposición se utiliza en el tráfico económico y que el hecho de que este signo sea idéntico a una marca no significa, sin embargo, que no se utilice en este contexto. En lo que respecta a la función a la que debe tenderse con el uso del signo, éste debe utilizarse como elemento distintivo en el sentido de que debe permitir identificar una actividad económica ejercida por su titular.

Por último, las entregas realizadas a título gratuito pueden tenerse en cuenta al verificar el requisito de utilización en el tráfico económico del derecho anterior invocado, puesto que éstas pudieron realizarse en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro como es la captación de nuevos mercados.

(véanse los apartados 142 a 149 y 152)

3.        Ciertamente un signo cuyo ámbito geográfico de protección sea únicamente local debe ser considerado como de alcance únicamente local. Sin embargo, de ello no se desprende que el requisito establecido por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, concurra en todo caso por el mero hecho de que la protección del signo de que se trate se refiera a un territorio que no pueda considerarse únicamente local, porque el territorio de protección va más allá del territorio de origen.

En efecto, el objeto común de los dos requisitos establecidos por dicho artículo 8, apartado 4, es limitar los conflictos entre los signos impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca comunitaria. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente.

En consecuencia, el alcance de un signo no puede depender del mero alcance geográfico de su protección, ya que, de ser así, un signo cuyo ámbito de protección no fuese meramente local podría, por este mero hecho, impedir el registro de una marca comunitaria, y ello aunque se utilizase en el tráfico económico únicamente de manera marginal.

De ello se desprende que, para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo puede considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio.

Para determinar si es así debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial.

Por otro lado, el Derecho aplicable sólo confiere al signo derechos exclusivos que pueden entrar en conflicto con una marca comunitaria en el territorio de protección del signo, ya sea en la totalidad o solamente en parte del mismo. La apreciación del requisito relativo al uso en el tráfico económico debe realizarse separadamente para cada uno de los territorios en los que el derecho invocado en apoyo de la oposición esté protegido. El alcance del signo no puede deducirse de una apreciación acumulativa de la utilización del signo en todos los territorios pertinentes.

(véanse los apartados 156 a 160, 162 y 163)

4.        Es preciso aplicar al requisito del uso en el tráfico económico del signo invocado en apoyo de la oposición el mismo criterio temporal que el establecido expresamente en el artículo 8, apartado 4, letra a), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, en lo que respecta a la adquisición del derecho a dicho signo, a saber, el de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

En efecto, habida cuenta, en particular, del plazo significativo que puede transcurrir entre la presentación de la solicitud de registro y la publicación de ésta, la aplicación de este mismo criterio puede ser una mejor garantía de que el uso invocado del signo controvertido es un uso real y no una práctica cuya única finalidad sea la de impedir el registro de una nueva marca.

Además, por lo general, la utilización de un signo realizada exclusivamente o en gran medida durante el período situado entre la presentación de la solicitud de registro de una marca comunitaria y la publicación de dicha solicitud no bastará para determinar que dicho signo ha sido utilizado en el tráfico económico y demostrar que posee un alcance suficiente.

(véanse los apartados 166 a 168)

5.        El artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, establece el requisito de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo a dicha disposición, el signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Además, con arreglo al artículo 74, apartado 1, del mismo Reglamento, la carga de la prueba de que concurre dicho requisito incumbe al oponente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos).

En este contexto, y en lo que respecta a los derechos anteriores, debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate. Sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior. De ello se desprende que el oponente sólo debe demostrar que dispone del derecho a prohibir la utilización de una marca posterior y que no puede exigírsele que demuestre que se ha ejercitado dicho derecho, de tal modo que haya podido efectivamente obtener la prohibición de tal utilización.

(véanse los apartados 188 a 191)