NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
PAOLO MENGOZZI
prednesené 26. januára 2010 1(1)
Vec C‑48/09 P
Lego Juris A/S
proti
Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ÚHVT)
a
MEGA Brands
„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Trojrozmerná ochranná známka v tvare kocky Lego – Návrh na vyhlásenie neplatnosti – Vyhlásenie časti zápisu ochrannej známky Spoločenstva za neplatnú“
I – Úvod
1. „Lego života“. Tak pred niekoľkými mesiacmi nemecký týždenník Die Zeit nazval článok(2) venovaný novému vednému odboru, „syntetickej biológii“. Porovnanie so známou stavebnicou bolo založené na skutočnosti, že vedci pri vytváraní organizmov, napríklad umelých proteínov, počínajúc od mikróbov, postupujú rovnakou metódou, akú by použilo dieťa so svojou škatuľou lega: najskôr sa zhromaždia kocky (biobricks alebo v prípade výskumníka štandardizované genetické fragmenty), ktorých je viac ako tritisíc; následne sa vyberú tie, ktoré sa zdajú byť vhodné podľa charakteristík, ktoré sa majú dať novej bunke, a napokon sa fragmenty DNA z inej vzorky zavedú do genetickej výbavy iného organizmu, aby sa „dal život“ novej entite.
2. Týmto odvolaním Lego Juris A/S (ďalej len „Lego Juris“) napáda rozsudok Súdu prvého stupňa z 12. novembra 2008, Lego Juris/ÚHVT(3). Nejde tu o posúdenie vlastností uvedenej hry, keďže nikto nepochybuje o jej pedagogickej hodnote ani o jej podnecujúcom účinku na logiku a tvorivosť, ale o zistenie, či výklad Súdu prvého stupňa vo veci právnej úpravy Spoločenstva týkajúcej sa ochrannej známky Spoločenstva a jediného súdneho precedensu Súdneho dvora majú vady, ktoré im vytýka dánska spoločnosť.
3. Spoločnosť Lego a jej najväčší konkurent, podnik MEGA Brands, Inc. (ďalej len „MEGA Brands“) sa nezhodujú v otázke, či je možné ako ochrannú známku zapísať fotografickú reprodukciu typickej kocky z uvedenej hry, alebo či obrysy tohto obrázka majú základné vlastnosti tvaru, ktoré z funkčného hľadiska musia byť dostupné akémukoľvek výrobcovi hračiek, a preto či je ich zápis zakázaný.
II – Právny rámec
A – Uplatniteľná právna úprava
4. Od 13. apríla 2009 je ochranná známka Spoločenstva v podstate upravená nariadením (ES) č. 207/2009(4), ale na účely rozhodnutia o tomto odvolaní sa z časového dôvodu uplatňujú ustanovenia nariadenia (ES) č. 40/94(5).
5. Ustanovením nariadenia č. 40/94, ktoré si zaslúži pripomenutie, je článok 4, podľa ktorého:
„Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“
6. Podľa článku 7 ods. 1 citovaného nariadenia:
„1. Do registra sa nezapíšu:
a) označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;
b) ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;
…
e) označenia, ktoré pozostávajú výhradne z:
i) …
ii) tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok; alebo
iii) tvaru, ktorý dodáva tovarom podstatnú hodnotu;
…“
7. Naopak, článok 7 ods. 3 spresňuje, že:
„3. Odsek 1 b), c) a d) sa nebude uplatňovať, ak ochranná známka získala rozlišovaciu spôsobilosť, pokiaľ ide o tovary alebo služby, o ktorých zápis sa žiada v dôsledku spôsobu ich používania.“.
B – Judikatúra: rozsudok Philips(6)
8. Hoci zvyčajne výklad relevantnej právnej úpravy na účely rozhodnutia vecí pred Súdnym dvorom vo všeobecnosti neobsahuje úryvky z jeho rozsudkov, skutočnosť, že až dodnes bol vynesený len jeden rozsudok relevantný na účely rozhodnutia tohto sporu, výrazne odôvodňuje to, aby sa závery niektorých bodov rozsudku Philips uviedli v tomto bode. Určitým spôsobom je za takýchto okolností na základe výkladu tvrdení uvedeného rozsudku tento rozsudok porovnateľný s právnou úpravou.
9. Hlavný spor vo veci Philips sa týkal grafického zobrazenia tvaru vrchnej časti elektrického holiaceho strojčeka, ktorý navrhla táto holandská spoločnosť.
10. Uvedený rozsudok tak považoval článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 za „predbežnú prekážku“ toho, „aby označenie tvorené iba tvarom výrobku bolo zapísané ako ochranná známka“(7).
11. V tomto rozsudku sa potom uviedlo, že dôvod existencie článku 3 ods. 1 písm. e) smernice 89/104/EHS(8) spočíva v snahe zabrániť tomu, aby ochrana vyplývajúca z právnej úpravy ochranných známok neviedla k monopolnému postaveniu majiteľa ochrannej známky v súvislosti s technickými riešeniami alebo úžitkovými vlastnosťami výrobku, ktoré môže spotrebiteľ vyhľadávať aj pri výrobkoch konkurenčných podnikov, aby nevznikla prekážka pre konkurentov ponúkať výrobky obsahujúce tie isté technické riešenia a úžitkové vlastnosti ako výrobky majiteľa ochrannej známky.(9)
12. Súdny dvor ďalej zdôraznil účel tohto ustanovenia tým, že dodal, že smeruje k tomu, aby bol zamietnutý zápis tvarov, ktorých základné vlastnosti súvisia s technickou funkciou, aby sa výlučnosť vyplývajúca z právnej úpravy ochrannej známky nestala prekážkou možnosti konkurentov ponúknuť výrobok obsahujúci túto funkciu,(10) a že jeho „cieľom... je ochrana verejného záujmu, ktorý vyžaduje, aby tvar, ktorého základné vlastnosti súvisia s technickou funkciou... mohol byť voľne dostupný všetkým“(11).
13. Napokon Súdny dvor rozhodol, že sporné ustanovenie v tejto veci „odráža legitímny cieľ nedovoliť jednotlivcom používať zápis ochrannej známky na dosiahnutie alebo udržanie výlučných práv týkajúcich sa technických riešení“(12) a že znenie tohto ustanovenia nedovoľuje vyvodiť záver, že existencia iných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku je takej povahy, že môže odstrániť dôvod na zamietnutie prihlášky alebo na vyhlásenie neplatnosti zápisu(13).
III – Skutkový stav predchádzajúci sporu
14. Dňa 1. apríla 1996 podal podnik, ktorého právnym nástupcom je Lego Juris, prihlášku ochrannej známky Spoločenstva na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“). Ochrannou známkou, ktorej zápis sa navrhoval, je toto trojrozmerné zobrazenie hračkárskej kocky červenej farby:
15. Výrobky uvedené v prihláške patria do tried 9 (irelevantná na účely tohto odvolania) a 28 v zmysle Niceskej dohody(14); do tejto druhej triedy patria aj „hry a hračky“.
16. Dňa 19. októbra 1999 bol udelený požadovaný titul priemyselného vlastníctva, ale o dva dni neskôr, 21. októbra 1999, podnik, ktorého právnym nástupcom je MEGA Brands, Inc. (ďalej len „MEGA Brands“), podal návrh na vyhlásenie tohto zápisu za neplatný podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 pre „stavebné hračky“, ktoré patria do triedy 28. Podľa podniku MEGA Brands dotknutá zapísaná ochranná známka kolidovala s absolútnymi dôvodmi zamietnutia stanovenými v článku 7 ods. 1 písm. a), písm. e) bodoch ii) a iii) a písm. f) uvedeného nariadenia.
17. Výmazové oddelenie, pred ktorým prebiehalo konanie, prerušilo konanie o prijatie rozhodnutia až do vyhlásenia rozsudku Súdneho dvora vo veci Philips v júni 2002 a potom sa v konaní pokračovalo od 31. júla 2002. S prihliadnutím na skutočnosť, že sa zdalo, že dotknutú ochrannú známku tvoril výhradne tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, rozhodnutím z 30. júla 2004 výmazové oddelenie vyhlásilo zápis pre „stavebné hračky“ patriace do triedy 28 za neplatný na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94.
18. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolateľ 20. septembra 2004 odvolanie na odvolacie senáty ÚHVT, ktorých predsedníctvo po viacerých procesných úkonoch(15) a na návrh odvolateľa pridelil spor veľkému odvolaciemu senátu(16).
19. Rozhodnutím z 10. júla 2006(17) veľký odvolací senát zamietol odvolanie ako nedôvodné a odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že podľa článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 predmetnú ochrannú známku nemožno zapísať pre „stavebné hračky“, ktoré patria do triedy 28.
20. Veľký odvolací senát totiž potvrdil, že získanie rozlišovacej spôsobilosti, ktoré stanovuje článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, nemôže byť prekážkou uplatnenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) uvedeného nariadenia.(18) Uviedol tiež, že cieľom tohto ustanovenia je zakázať zápis tvarov, ktorých základné vlastnosti zodpovedajú určitej technickej funkcii, aby takéto tvary mohol každý voľne používať, a že tvar nie je vyňatý spod tohto zákazu, ak obsahuje druhoradý svojvoľný prvok, akým je farba.(19) Senát napokon odmietol relevantnosť existencie ďalších tvarov, ktoré umožňujú dosiahnutie rovnakého technického výsledku.(20)
21. Veľký odvolací senát okrem toho uviedol, že pojem „výhradne“, ktorý používa článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94, znamená, že tvar nemá iný účel, ako dosiahnuť želaný technický výsledok, a že pojem „nevyhnutný“, použitý v tom istom ustanovení, znamená, že tvar sa vyžaduje preto, aby sa dosiahol tento technický výsledok, hoci iné tvary môžu tiež spĺňať uvedenú funkciu.(21) Tento senát tiež uviedol, že vlastnosti predmetného tvaru považoval za podstatné(22), a vykonal rozbor ich funkčnosti(23).
IV – Konanie pred Súdom prvého stupňa a napadnutý rozsudok
22. Dňa 25. septembra 2006 Lego Juris návrhom doručeným do kancelárie Súdu prvého stupňa podal žalobu, v ktorej navrhuje zrušiť rozhodnutie veľkého odvolacieho senátu; uviedol jediný žalobný dôvod, spočívajúci v porušení článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 (ďalej aj „sporné ustanovenie“), rozdelený na dve časti, v ktorých namietal proti nesprávnemu výkladu tohto ustanovenia a nesprávnemu právnemu posúdeniu predmetu spornej ochrannej známky.
23. V stručnosti(24) Lego Juris vytýkal veľkému odvolaciemu senátu, že opomenul skutočný význam citovaného článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii), ktorý nevylučuje zápis samotných funkčných tvarov, ale iba označení, ktoré tvorí „výhradne“ tvar výrobkov „nevyhnutný“ na dosiahnutie technického výsledku. Tvrdil, že na to, aby nejaký tvar patril do rámca pôsobnosti tohto ustanovenia, mal by mať len úžitkové vlastnosti a že zmena rozlišovacích znakov jeho vonkajšieho vzhľadu musí viesť k strate jeho funkčnosti. Lego Juris tiež tvrdil, že existencia prípadných alternatívnych tvarov, ktoré sú z funkčného hľadiska na základe použitia rovnakého technického riešenia rovnocenné, je vhodným kritériom na určenie toho, či z priznania ochrany ochrannej známky v zmysle citovaného ustanovenia bude vyplývať monopol.
24. Lego Juris pokračuje, že sporné ustanovenie nezakazuje ochraňovať ako ochranné známky „priemyselné vzory“, ktoré by mohli byť zapísané, aj keď sú tvorené výhradne prvkami, ktoré majú určitú funkciu. Rozhodujúcou otázkou je, či ochrana ochranných známok vedie k monopolnému postaveniu v súvislosti s technickými riešeniami alebo úžitkovými vlastnosťami predmetného tvaru alebo či konkurenti majú dostatočný prístup k uplatneniu rovnakého technického riešenia a používajú rovnaké vlastnosti.
25. Súd prvého stupňa však nemal rovnaký názor. V súvislosti s pojmom „výhradne“ uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94(25) Súd prvého stupňa uviedol, že sa má vykladať z hľadiska výrazu „základné vlastnosti, ktoré súvisia s technickou funkciou“ použitého v bodoch 79, 80 a 83 rozsudku Philips. Z tohto výrazu totiž vyvodil, že dodanie nepodstatných vlastností, ktoré nemajú technickú funkciu, nevyníma tvar z tohto absolútneho dôvodu zamietnutia, pokiaľ všetky zásadné vlastnosti uvedeného tvaru zodpovedajú takejto funkcii.
26. Pokiaľ ide o formuláciu „nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok“ uvedenú tak v spornom ustanovení, ako aj v bodoch 81 a 83 rozsudku Philips, Súd prvého stupňa uviedol, že neznamená, že tento absolútny dôvod zamietnutia sa uplatní len vtedy, keď je predmetný tvar jediný, ktorý umožňuje dosiahnuť cielený výsledok. Súd prvého stupňa pripomenul, že Súdny dvor v bode 81 citovaného rozsudku Philips rozhodol, že „existencia iných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku nemôže odstrániť dôvod na zamietnutie“, a v bode 83 rozhodol, že „zápis takého označenia tvoreného uvedeným tvarom je vylúčený, aj keď sa dotknutý technický výsledok dá dosiahnuť inými tvarmi“. Z týchto tvrdení Súd prvého stupňa vyvodil, že na to, aby sa tento absolútny dôvod zamietnutia uplatnil, stačí, že základné vlastnosti tvaru spĺňajú technické kauzálne vlastnosti postačujúce na dosiahnutie cieleného technického výsledku tak, že sú pripísateľné technickému výsledku.
27. Súd prvého stupňa tiež odmietol tvrdenia Lego Juris o význame existencie iných tvarov umožňujúcich dosiahnutie toho istého technického výsledku, pretože Súdny dvor v bodoch 81 a 83 rozsudku Philips vylúčil význam tejto okolnosti bez rozlišovania medzi tvarmi, ktoré majú odlišné „technické riešenie“, a tvarmi, ktoré majú rovnaké „technické riešenie“.
28. Navyše Súd prvého stupňa na jednej strane poukázal na bod 78 rozsudku Philips, podľa ktorého znenie a dôvody citovaného ustanovenia spočívali v snahe zabrániť tomu, aby ochrana vyplývajúca z právnej úpravy ochranných známok viedla k monopolnému postaveniu majiteľa ochrannej známky v súvislosti s úžitkovými vlastnosťami výrobku a aby sa táto ochrana rozšírila tak, že vznikne prekážka pre konkurentov slobodne ponúkať výrobky obsahujúce tie isté úžitkové vlastnosti. Súd prvého stupňa potom dodal, že nemožno vylúčiť, že úžitkové vlastnosti výrobku, ktoré podľa Súdneho dvora tiež majú byť dostupné konkurentom, sú špecifické pre určitý tvar. Na druhej strane Súd prvého stupňa poukázal na tvrdenia uvedené v bode 80 citovaného rozsudku, podľa ktorého cieľom tohto ustanovenia je ochrana verejného záujmu, ktorý vyžaduje, aby tvar, ktorého základné vlastnosti súvisia s technickou funkciou, mohol byť voľne dostupný všetkým, a zdôraznil, že podobný cieľ sa nezameriava iba na technické riešenie obsiahnuté v takom tvare, ale na tvar a jeho samotné základné vlastnosti. Keďže sa teda tvar má voľne používať, potom rozlišovanie, ktoré uvádza Lego Juris, na tvary, ktoré používajú iné „technické riešenie“, a tvary, ktoré používajú rovnaké „technické riešenie“, je neprijateľné.
29. V dôsledku toho podľa Súdu prvého stupňa článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 bráni zápisu akéhokoľvek tvaru, ktorý tvorí výhradne vo svojich základných vlastnostiach taký tvar výrobku, ktorý je technicky kauzálny a dostatočný na dosiahnutie cieleného technického výsledku, aj keď tento výsledok možno dosiahnuť inými tvarmi. Súd prvého stupňa tak potvrdil analýzu veľkého odvolacieho senátu a zamietol prvú časť žaloby.
30. Druhá časť žaloby sa delila na tri výhrady, z ktorých len dve majú význam na účely tohto odvolania. Prvá sa týka nevykonania identifikácie podstatných vlastností predmetnej ochrannej známky a druhá nesprávneho posúdenia funkčnej povahy podstatných vlastností uvedenej ochrannej známky.(26)
31. Prvou výhradou Lego Juris vytýkal veľkému odvolaciemu senátu, že pri skúmaní funkčnosti kocky Lego ako celku nevykonal identifikáciu podstatných vlastností predmetného tvaru, osobitne vzoru a pomeru výbežkov, pričom do skúmania zahrnul prvky, ktorých ochrana nebola požadovaná, akými sú vyhĺbená časť a sekundárne projekcie. Preto napadnuté rozhodnutie opomenulo skutočnosť, že požadovaný zápis umožňuje Lego Juris brániť sa voči prihláškam, ktorých predmetom sú stavebné kocky, ktoré majú rovnaký výzor, ale nie prihláškam, ktorých predmetom sú kocky, ktoré majú odlišný výzor, a to nezávisle od otázky, či sa nimi uskutočňuje rovnaké technické riešenie, alebo nie.
32. Lego Juris dodal, že uvedené podstatné vlastnosti tvaru musia byť určené z hľadiska spotrebiteľa, a nie odborníkmi podľa čisto technického rozboru.
33. Pokiaľ potom ide o druhú výhradu, týkajúcu sa funkčnej povahy uvedených základných vlastností, Lego Juris vytýkal veľkému odvolaciemu senátu, že funkčne rovnocenné alternatívne vzory používané jeho konkurentmi nepovažoval za relevantné, hoci sú dôležité na určenie toho, či ochrana tvaru spôsobuje, alebo nespôsobuje monopol na technické riešenie. Okrem toho senátu vytýkal, že nedocenil dosah skoršej ochrany patentov na posúdenie funkčnosti tvaru.
34. Napokon Lego Juris poprel, že ochrana, ktorá sa poskytuje predmetnému tvaru ako ochrannej známke, vyvoláva monopol na technické riešenie a že na uplatnenie rovnakého technického riešenia by konkurenti museli kopírovať tvar kocky Lego.
35. Súd prvého stupňa zamietol aj druhú časť jediného žalobného dôvodu neplatnosti.(27)
36. Súd prvého stupňa na jednej strane v súvislosti s prvou výhradou poprel, že by hľadisko spotrebiteľa bolo relevantné, keďže je nepravdepodobné že ten by mal potrebné technické vedomosti na primerané posúdenie základných vlastností tvaru. Na druhej strane zdôraznil, že keďže veľký odvolací senát správne identifikoval všetky podstatné vlastnosti kocky Lego, skutočnosť, že vzal do úvahy ďalšie vlastnosti, nemá vplyv na zákonnosť napadnutého rozhodnutia.
37. Pokiaľ ide o druhú výhradu, Súd prvého stupňa odmietol tvrdenia Lego Juris týkajúce sa relevantnosti alternatívnych tvarov, pričom opätovne poukázal na bod 80 rozsudku Philips, z ktorého vyvodil, že posúdenie funkčnosti tvaru sa musí vykonať bez ohľadu na existenciu iných tvarov. Pokiaľ ide o dôkaznú silu skorších patentov, Súd prvého stupňa uviedol, že tvrdenie Lego Juris je irelevantné, keďže v bode 39 napadnutého rozhodnutia veľký odvolací senát výslovne uviedol, že označenie môže byť chránené patentom a ochrannou známkou, pričom poukázal na prvé z týchto dvoch práv duševného vlastníctva výhradne na účely zdôraznenia významu základných vlastností kocky Lego (cylindrický reliéf výbežkov).
38. Napokon, pokiaľ ide o tvrdenie Lego Juris, podľa ktorého jeho konkurenti nepotrebujú na to, aby uplatnili zhodné technické riešenie, kopírovať tvar kocky Lego, Súd prvého stupňa zdôraznil, že toto tvrdenie je založené na nesprávnej koncepcii, podľa ktorej dostupnosť rôznych tvarov obsahujúcich rovnaké technické riešenie preukazuje nedostatok funkčnosti predmetného tvaru, čo už bolo zamietnuté s poukázaním na rozsudok Philips, v ktorom je uvedená zásada, podľa ktorej samotný funkčný tvar musí byť voľne dostupný všetkým.
39. Keďže Súd prvého stupňa nevyhovel žiadnemu tvrdeniu Lego Juris, žalobu o neplatnosť zamietol.
V – Konanie pred Súdnym dvorom a návrhy účastníkov konania
40. Odvolanie Lego Juris bolo doručené do kancelárie Súdneho dvora 2. februára 2009; vyjadrenia MEGA Brands a ÚHVT v dňoch 15. a 23. apríla(28) toho istého roka. Nebola predložená ani replika, ani duplika.
41. Lego Juris navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec Súdu prvého stupňa a zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania.
42. ÚHVT a MEGA Brands navrhujú, aby sa odvolanie zamietlo a aby bol odvolateľ pred Súdnym dvorom zaviazaný na náhradu trov konania.
43. Na pojednávaní 10. novembra 2009 zástupcovia obidvoch účastníkov konania a MEGA Brands predniesli svoje ústne stanoviská a zodpovedali na otázky, ktoré im položili členovia Veľkej komory a generálny advokát.
VI – Analýza odvolania
A – Zhrnutie stanovísk účastníkov konania a predstavenie mojej analýzy
1. Vymedzenie protichodných východísk
44. Lego Juris opiera svoje odvolanie o tri dôvody, ktorými sa budem zaoberať neskôr a ktoré sa napokon v podstate zhodujú s dôvodmi uvedenými pred Súdom prvého stupňa.
45. Po prvé odvolateľ vytýka napadnutému rozsudku nesprávny výklad článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, odnímajúci ochranu, ktorú poskytuje právo k ochranným známkam všetkým tvarom, ktoré majú určitú funkciu, bez ohľadu na tam stanovené kritériá. Uvádza, že Súd prvého stupňa sa vzdialil od rozsudku Philips, v ktorom Súdny dvor uplatnil rozlíšenie medzi „technickým riešením“ a „technickým výsledkom“, pričom podmienku dostupnosti spojil s prvým z nich, aby nenútil konkurentov hľadať odlišné riešenia na účely získania rovnakého výsledku; ale tým, že sa zaviažu vždy hľadať iné tvary, ktoré využívajú rovnaké riešenie. Táto chyba viedla Súd prvého stupňa k tomu, že rozhodol, že funkčný tvar musí byť voľne dostupný všetkým, zatiaľ čo z rozsudku Philips vyplýva, že táto dostupnosť sa vzťahuje iba na úžitkové vlastnosti tvaru.
46. Po druhé Lego Juris vytýka napadnutému rozsudku, že používa nevhodné kritériá na určenie podstatných vlastností trojrozmerných ochranných známok. V prípade skutočného výkonu práva k ochrannej známke „podstatné vlastnosti“ zodpovedajú „prevládajúcim a rozlišujúcim prvkom“, ktoré sa musia riadne analyzovať, pričom sa má vychádzať z vnímania priemerným spotrebiteľom, riadne informovaným a primerane pozorným a obozretným(29). Súd prvého stupňa sa naopak v bode 70 napadnutého rozsudku vyhol pravidlu spotrebiteľa, pričom postupoval na základe kruhovej argumentácie a základné vlastnosti vyvodil práve z úlohy, ktorú plnia rôzne časti tvaru.
47. Po tretie Lego Juris vytýka napadnutému rozsudku, že použil nesprávne kritériá funkčnosti. Podľa jeho názoru najlepší spôsob potvrdenia funkčnosti určitej vlastnosti tvaru určitého predmetu spočíva v jeho zmene; ak zmena neovplyvní funkciu, táto vlastnosť sa nemôže považovať za funkčnú. V tejto súvislosti je dôležité prihliadať na alternatívne tvary, keďže preukazujú, že zápis konkrétneho tvaru ako ochrannej známky neznamená vytvorenie monopolu, čo je dôvodom, na základe ktorého sa absolútny dôvod zamietnutia zápisu uvedený v článku 7 ods. 1 písm. e) bode ii) nariadenia č. 40/94 neuplatní.
48. Tak ÚHVT, ako aj MEGA Brands odmietajú všetky tvrdenia, ktoré uviedol odvolateľ v odvolaní, a podporujú platnosť odôvodnenia a výroku napadnutého rozsudku.
2. Predstavenie mojej analýzy
49. Toto odvolanie si vyžaduje, aby sa hospodárskym subjektom vysvetlili kritériá, ktoré sú rozhodujúce pre zápis takých tvarov výrobkov ako ochranných známok, ktoré sú primerané technickým funkciám, ktoré majú vykonávať.
50. Rozsudkom Philips boli nepochybne stanovené zásady výkladu spornej právnej úpravy, aj keď s odkazom na smernicu. Sporné okolnosti však v danom prípade viedli k relatívne kategorickému rozsudku, pokiaľ ide o zápis označení tvorených funkčnými tvarmi. Z uvedeného rozsudku vyplýva, že existovala určitá zhoda týkajúca sa úplnej funkčnosti grafického zobrazenia vrchnej časti elektrického holiaceho strojčeka, s ktorým obchodoval uvedený holandský podnik.
51. Súdny dvor sa v odpovedi, ktorú poskytol anglickému Court of Appeal, tesne pridŕžal okolností sporu a trval na dôvodoch, pre ktoré sa musel zamietnuť zápis označenia s takými vlastnosťami, ale podnikom len naznačil pravidlá na zápis funkčných označení do registra ochranných známok. Rozsudok, ktorý je verný duchu predmetného ustanovenia, nevylúčil taxatívne zápis funkčných ochranných známok, ale ani ho nezjednodušil. Použijúc metaforu, Súdny dvor nezavrel dvere úradov ochranných známok funkčným označeniam, ale nechal ich pootvorené; toto odvolanie nás zaväzuje zmerať šírku otvoru, ktorý sa v týchto pootvorených dverách ponechal.
52. V skutočnosti Lego Juris vytýka napadnutému rozsudku nielen nesprávny výklad článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 (prvý dôvod), ale aj použitie nevhodných kritérií výkladu na účely identifikácie úžitkových vlastností jeho kocky (druhý a tretí dôvod). V dôsledku toho sa musí analýza tohto odvolania prehĺbiť, pokiaľ ide tak o vecné hľadiská, prípadný nesprávny výklad, ako aj o metodologické hľadiská, vhodný modus operandi na účely posúdenia vlastností predmetov a definovania ich funkčnosti.
53. Domnievam sa teda, že v tejto oblasti existuje len jeden precedens a že toto odvolanie je pre Súdny dvor druhou príležitosťou za desať rokov, aby preskúmal záhady spornej právnej úpravy, čo odôvodňuje úmysel poskytnúť odpoveď, ktorá presahuje rámec dôvodov, ktoré uviedol odvolateľ, ešte skôr, než sa preskúmajú. Okrem toho dúfam, že týmto spôsobom sa naplnia pochopiteľné očakávania podnikateľského sveta, pokiaľ ide o podmienky zápisu funkčných označení, ktorý sa nevie dočkať objasnení tohto spletitého problému.
B – Rozširujúci výklad článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94
1. Ustálené a menej prísne zásady výkladu
54. Ak porovnám rozsudok Philips s judikatúrou niektorých vnútroštátnych právnych poriadkov, nachádzam mnohé podobnosti vo výklade príslušných právnych predpisov, ktorými sa preberá táto smernica, ale aj niektoré zjavné rozdiely, ktoré sú dosť významné, pokiaľ ide o príležitosť zosúladiť podmienky zápisu funkčných ochranných známok. V predložených vyjadreniach sa účastníci konania pred týmto Súdnym dvorom zaoberajú právom Spojených štátov v oblasti ochranných známok, a preto cítim povinnosť naň odkázať, keď to bude na účely tejto veci potrebné.
55. Pokiaľ ide o podobnosti, jednoznačne sa uznáva, že článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94, rovnako ako jeho vnútroštátne náprotivky, vychádza z dvojakého úmyslu: na jednej strane vyhnúť sa monopolizácii technických riešení výrobkov prostredníctvom práva k ochranným známkam, najmä keď už predtým požívali ochranu poskytovanú iným právom priemyselného vlastníctva(30); na druhej strane zachovať oddelenú ochranu, poskytovanú ochrannou známkou a ochranu poskytovanú prostredníctvom iných foriem duševného vlastníctva(31).
56. Kvôli väčšej jasnosti je vhodné pripomenúť, že rozsudok Philips zakladá odpoveď na štvrtú prejudiciálnu otázku, ktorú položil Court of Appeal, presne na dvoch uvedených myšlienkach(32), pričom sa týmto spôsobom zosúladil s návrhmi, ktoré v tejto veci predniesol generálny advokát Ruiz‑Jarabo(33).
57. Tento spoločný základ vnútroštátnych právnych poriadkov a práva Spoločenstva v oblasti ochranných známok však nestačil na to, aby bola súdna prax úplne homogénna. Napríklad v samotnej veci Philips pred súdnymi orgánmi príslušných dotknutých členských štátov švédske súdy uviedli, že určitý tvar sa musí považovať výhradne za funkčný vtedy, keď žiadny iný tvar neumožňuje uskutočniť rovnakú funkciu, a anglické súdy uprednostnili tvrdenie, že vnútroštátne ustanovenie zodpovedajúce článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 vylučuje zápis všetkých prípadov, v ktorých funkcia predstavuje hlavný dôvod, na základe ktorého získava výrobok tvar, ktorý sa navrhuje zapísať ako ochranná známka(34).
58. Rozhodnutia vnútroštátnych súdov citované v predchádzajúcom bode predchádzali rozsudku Philips, o ktorom rozhodol tento Súdny dvor; v niektorých prípadoch sa však zdá, že najvyššie súdne orgány štátu obmedzujú zásady uvedeného rozsudku na minimum tak, že zákaz upravený v spornom právnom predpise alebo jemu zodpovedajúcom ustanovení vnútroštátneho práva stráca účinok a následne narastajú ťažkosti, ktoré musia riešiť konkurenti, aby vstúpili na trh predmetu, ktorého tvar sa navrhuje zapísať.(35)
59. Táto odlišnosť vyplýva pravdepodobne zo skutočnosti, že hoci rozsudok Philips mohol prijať prísnejšie kritérium – aby mohol uvedený zákaz obmedziť na označenia tvorené len úžitkovými vlastnosťami –, uprednostnil miernejšie kritérium, na základe ktorého pod zákaz zápisu spadá väčší počet funkčných ochranných známok, pričom vyžaduje, aby „základné vlastnosti“ súviseli s technickou funkciou.(36) Týmto spôsobom však Súdny dvor zaviedol istú neurčitosť, na ktorej dôsledky teraz doplácame.
60. Vzniká tu nebezpečenstvo, že kritériá, ktoré vypracoval Súdny dvor, sa nebudú uplatňovať rovnako vo všetkých členských štátoch, a preto sa domnievam, že je vhodné hľadať niektoré ďalšie kritériá, ktoré umožnia rozšíriť judikatúru, ktorá sa jediným precedensom, a to rozsudkom Philips, príliš zamerala na označenia, ktoré sa na základe článku 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94 nesmú zapísať. Najlepší spôsob na ďalšie vymedzenie rámca pôsobnosti tohto ustanovenia spočíva v tom, aby sa preskúmali aj prípady, v ktorých sa navrhovaná ochranná známka môže zapísať, napriek skutočnosti, že má niektoré funkčné vlastnosti.
2. Navrhovaný výklad
61. Hneď uvediem, že nenavrhujem, aby sa zmenila judikatúra, ale len niektoré, najmä metodologické maličkosti tak, aby sa zachovali v platnosti zásady stanovené v rozsudku Philips(37), čiže na jednej strane už citovaný dvojaký úmysel článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, ktorý sa môže zhrnúť v kritériách „zákazu monopolizácie“ a prísneho vymedzenia rôznych práv priemyselného vlastníctva; na druhej strane skutočnosť, že sporná právna úprava bráni zápisu tvarov, ktorých základné vlastnosti súvisia s technickou funkciou(38), a napokon skutočnosť, že preukázanie existencie iných tvarov, ktoré umožňujú dosiahnuť ten istý technický výsledok, neodstraňuje absolútny dôvod na zamietnutie prihlášky alebo na vyhlásenie neplatnosti zápisu upravený v tomto ustanovení(39).
62. Napriek tomu je potrebné tento základ doplniť pridaním niektorých metodologických pravidiel uplatňovania citovaného ustanovenia; podľa môjho názoru postup uplatňovania článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 zahŕňa tri fázy(40).
a) Prvá fáza
63. Orgán, ktorý je príslušný preskúmať absolútny dôvod zamietnutia alebo dôvod vyhlásenia neplatnosti, musí najskôr identifikovať najdôležitejšie prvky tvaru, ktorého zápis sa navrhuje. V tejto fáze má podstatný význam kritérium, ktoré sa má sledovať.
64. Keďže však zatiaľ nejde o objasnenie rozlišovacej spôsobilosti označenia, ale len o objasnenie jeho základných vlastností, treba pristúpiť k nasledujúcej analýze jednotlivých prvkov použitých pri tejto ochrannej známke.(41) Na rozdiel od preskúmania rozlišovacej spôsobilosti nie je v tomto prípade nevyhnutné prihliadať na celkový vzhľad, pokiaľ sa, ako napríklad pri jednoduchom predmete, nepovažujú za podstatné všetky vlastnosti, ktoré tvoria jeho tvar.
65. Zo znenia článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) vyplýva, že sa musia identifikovať základné vlastnosti tvaru a potom sa musia porovnať s technickým výsledkom na účely posúdenia, či existuje nevyhnutná súvislosť medzi týmito vlastnosťami a uvedeným technickým výsledkom. V tejto súvislosti ešte nemá zistenie uvedených základných vlastností za cieľ zistiť, či je označenie vhodné na splnenie základnej funkcie ochrannej známky, čiže zaručiť pôvod označených výrobkov(42), ale má porovnať nevyhnutný charakter označenia s technickým výsledkom, ktorého obrysy sa tiež musia presne vymedziť.
66. Preto v tejto počiatočnej fáze nie je vnímanie spotrebiteľa podstatné, keďže, ako sa uvádza v rozsudku Philips(43), ide len o objasnenie predbežnej podmienky, ktorú musia spĺňať označenia tvorené iba tvarom výrobku, a pokiaľ nie je splnená, môže byť prekážkou zápisu týchto označení ako ochrannej známky; zatiaľ sa nepristupuje k zisťovaniu prípadnej rozlišovacej spôsobilosti predmetného označenia, keď podľa ustálenej judikatúry nadobúda význam názor užívateľa(44).
67. Napokon v rámci prvej fázy treba rozlíšiť funkčnosť každej základnej vlastnosti, ktorá bola práve identifikovaná. Priznanie tejto funkčnosti vyvoláva niektoré metodické problémy. Samozrejme, nemožno vychádzať len z dohadov alebo zo zovšeobecnení vyvodených zo skúsenosti z bežného života(45); obyčajne keď ide o výrobky, ktoré požívajú patentovú ochranu alebo ochranu úžitkového vzoru, objasnenia pripojené k potvrdeniam o zápise týchto práv priemyselného vlastníctva predstavujú jednoduchý, hoci veľmi silný predpoklad svedčiaci o tom, že základné vlastnosti tvaru daného predmetu zodpovedajú technickej funkcii, ako už uviedol veľký odvolací senát, keď citoval judikatúru Najvyššieho súdu Spojených štátov amerických vo veci TrafFix(46). S výnimkou týchto prípadov je vždy vhodné využiť posúdenie znalca.
68. Od výsledku tohto preskúmania funkčnosti závisí pokračovanie postupu: ak na jednej strane (v prípade A) všetky vlastnosti definujúce tvar, ktorého zápis sa navrhuje, súvisia s technickou funkciou, rovnaký tvar sa považuje za funkčný a nesmie sa zapísať, alebo pokiaľ už bol zapísaný, ako v tomto prípade, musí sa vymazať z registra; v takom prípade sa postup končí v počiatočnej fáze. Naopak, ak na druhej strane (v prípade B) nie sú všetky zistené vlastnosti funkčné, pristupuje sa k druhej fáze.
b) Druhá fáza
69. V druhej fáze orgán príslušný preskúmať označenie posudzuje tvar, ktorého len niektoré základné vlastnosti sú čiastočne funkčné. Reštriktívny výklad rozsudku Philips by viedol k neuplatňovaniu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, keďže bod 84 tohto rozsudku zakazuje zápis označenia pozostávajúceho výlučne z tvaru výrobku, „ak je preukázané, že základné funkčné vlastnosti tohto tvaru vyplývajú iba z technického výsledku“. Domnievam sa však, že rozsudok sa znova príliš rigorózne pridŕža skutkových okolností veci.
70. V skutočnosti, s prihliadnutím na východiská, z ktorých vychádza článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94, najmä, že toto ustanovenie „odráža legitímny cieľ nedovoliť... používať zápis ochrannej známky na dosiahnutie alebo udržanie výlučných práv týkajúcich sa technických riešení“(47), a aby funkčný tvar „mohol byť voľne dostupný všetkým“(48), domnievam sa, že toto ustanovenie vysvetľuje svoje účinky v tejto hybridnej situácii, v ktorej existujú funkčné aj nefunkčné prvky s rozlišujúcou spôsobilosťou.
71. Preskúmanie sa stáva jednoducho zložitejším.
72. Vzniká problém rozlíšiť, či zapísanie ochrannej známky bráni konkurentom používať základné funkčné vlastnosti, ktoré spadajú pod ochranu poskytovanú touto ochrannou známkou, keďže v takom prípade je logické sa domnievať, že niektoré alebo mnohé z týchto funkčných hľadísk sú pre súťažiteľov na trhu nevyhnutné, napríklad na účely vzájomného fungovania ich výrobkov a výrobkov majiteľa funkčného tvaru, ktorý sa navrhuje zapísať. Keďže jeden z dôsledkov je v priamom rozpore so zásadami rozsudku Philips, prichádzajú mi na rozum dve možné alternatívy.
73. Prvá obmedzuje právo k ochrannej známke na nefunkčné základné prvky s rozlišovacou spôsobilosťou. Tak napríklad USB kľúče(49) sa skladajú z prvej časti, ktorá jasne slúži na spojenie s počítačom alebo s iným prístrojom, a z druhej časti, ktorá, hoci plní technickú funkciu, môže byť – a zvyčajne sa to tak robí – skrášlená osobitným tvarom, ktorý je estetickejší. Osobne nevidím nijakú prekážku v tom, aby sa takýmto USB kľúčom poskytla ochrana ochrannej známky, aj keď len v časti, ktorú pokrýva vzor, keďže druhá časť si naďalej zachováva svoju funkčnosť. ÚHVT by však mal viac spružniť svoju prax zápisov a posilniť použitie vyhlásení o vzdaní sa práva („disclaimer“), pretože nevyužíva právomoc, ktorá mu bola poskytnutá na základe článku 37 ods. 2 nariadenia č. 207/2009(50), pričom sa prísne uplatní zásada, ktorá nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora(51), podľa ktorej si označenia zložené z rôznych prvkov nemôžu nárokovať ochranu len jednej zložky(52). Aj keby výrobcovia týchto USB kľúčov žiadali o ochranu estetického prvku bez toho, aby do zobrazenia, ktoré je predmetom prihlášky na zápis ochrannej známky, začlenili spojovaciu časť, označenie by malo menšiu účinnosť, keďže spotrebiteľ by pravdepodobne nerozoznal toto zobrazenie ako časť USB kľúča, a teda tak by sa nezabezpečil záujem výrobcu získať ochrannú známku.
74. Táto ťažkosť ma vedie k návrhu druhej alternatívy. Vzhľadom na významný cieľ ochrany hospodárskej súťaže odrazený v spornej právnej úprave preskúmanie označenia čiastočne zloženého z funkčných prvkov by malo podliehať podmienke, že prípadný titul priemyselného vlastníctva nevyvolá vo vzťahu ku konkurentom výraznú nevýhodu, ktorá nesúvisí s dobrým menom ich vlastných označení.(53) V tejto fáze bude potrebné porovnať iné zlučiteľné možnosti, ktoré sa nachádzajú na trhu, ako naliehavo uvádza odvolateľ v tomto odvolaní. Bez toho, aby som v tejto súvislosti musel trvať na tejto alternatíve, musím pripomenúť, že analýza náhradných tvarov by mala prihliadať na vzájomné fungovanie a požiadavku na dostupnosť, ktorá je prejavom verejného záujmu, ako zásady, z ktorej napokon vychádza článok 7 ods. 1 písm. e) bod ii) nariadenia č. 40/94.
c) Tretia fáza
75. Keď sa napokon prekonajú uvedené prekážky, či už s pomocou vyhlásenia o vzdaní sa práva, alebo na základe presvedčenia, že tvar, ktorého zápis sa navrhuje, nenarušuje hospodársku súťaž, orgány príslušné preskúmať funkčnosť hybridného tvaru opísaného druhu – vo všeobecnosti úrad ochranných známok alebo súd, na ktorý bol podaný vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti – vstupujú do tretej fázy, v ktorej musia zistiť rozlišovaciu spôsobilosť označenia (tvaru). V tejto fáze má v súlade s judikatúrou(54) význam celkový dojem, ktorý označenie vytvára, vnímanie spotrebiteľa a tovary alebo služby, ktorých zápis sa navrhuje.
76. Navyše stále platí článok 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94, ktorý zakazuje majiteľovi funkčného tvaru odvolávať sa na nadobudnutie rozlišovacej spôsobilosti jeho používaním.(55) V tejto súvislosti sa na jednej strane domnievam, že vylúčenie funkčných tvarov z ochrany eventuálne poskytnutej uvedeným ustanovením napĺňa želanie normotvorcu vyhnúť sa tomu, aby sa táto možnosť využívala v prípade tovaru, ktorý už bol predmetom ochrany patentom alebo ochrany vzorom. Keď teda uplynie platnosť tohto iného práva priemyselného vlastníctva, je pravdepodobné, že najmä v prípade, keď ide o inovatívne výrobky ako Lego, tie už v očiach spotrebiteľa požívajú to, čo by sa za normálnych okolností považovalo za „rozlišovaciu spôsobilosť“, keďže ostali jediné v rámci príslušnej kategórie výrobkov počas obdobia platnosti patentu alebo vzoru;(56) na druhej strane Súdny dvor rozhodol, že normotvorca Spoločenstva mal v úmysle priznať ochranu ochrannej známky Spoločenstva len takým ochranným známkam, ktoré nadobudli rozlišovaciu spôsobilosť na základe svojho skoršieho používania pred podaním prihlášky.(57) Preto majiteľ ochrannej známky nadobudnutej prostredníctvom „disclaimer“, by sa nikdy nemohol dovolávať ochrany na základe článku 7 ods. 3 nariadenia č. 40/94 na účely rozšírenia ochrany na základné funkčné vlastnosti svojho označenia.
C – Dôsledky na toto odvolanie
77. Po zdôraznení hlavných častí rozširujúceho výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94 treba preskúmať jeho dôsledky na preskúmanie výhrad, ktoré vytýka Lego Juris vo svojom jedinom odvolacom dôvode.
78. Už teraz uvediem, že práca, ktorú vykonal Súd prvého stupňa s napadnutým rozsudkom, sa mi zdá chvályhodná a v súlade s rozsudkom Philips; Súd prvého stupňa najmä pozorne preskúmal tvrdenia, ktoré uvádzal Lego Juris, pričom odpovedal z právneho hľadiska správne, a preto vzhľadom na skutočnosť, že moja analýza podrýva korene základného jadra výhrad, ktoré uviedol Lego Juris, stačí, že sa budem pridŕžať jadra týchto kritík bez toho, aby som akokoľvek zľahčil môj záporný názor na tvrdenia odvolateľa.
1. O prvej výhrade týkajúcej sa nesprávneho výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94
79. Odvolanie, ktoré je určitým spôsobom zmätočné, vytýka napadnutému rozsudku, že odníma ochranu, ktorú poskytuje právo k ochranným známkam, všetkým funkčným tvarom, bez ohľadu na to, či spĺňajú kritériá upravené v spornej právnej úprave. Odvolateľ obviňuje Súd prvého stupňa, že sa vzdialil od rozsudku Philips, ktorý umožňuje zapísať tieto tvary pod podmienkou, že existujú iné odlišné, ale rovnocenné tvary. V tejto súvislosti by bolo nesprávne vyhlásiť, že funkčný tvar musí byť dostupný všetkým dotknutým osobám, keďže rozsudok Philips stanovil, že len úžitkové vlastnosti takéhoto tvaru musia byť dostupné.
80. S týmto spôsobom výkladu napadnutého rozsudku nesúhlasím.
81. Odvolateľ sa mýli, hoci vykladá rozsudok Philips, ako aj sporné ustanovenie tvorivým spôsobom.
82. Na jednej strane, ako uvádza MEGA Brands, zdĺhavé vyjadrenia týkajúce sa údajných rozdielov medzi „technickým riešením“ a „technickým výsledkom“ nevychádzajú ani z citovaného rozsudku, ani z článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94. V tomto zmysle sa Súd prvého stupňa v bode 40 napadnutého rozsudku správne vyjadril, keď sa odvolal na body 81 a 83 rozsudku Philips, v ktorom sa nerozlišuje medzi „technickým riešením“ a „technickým výsledkom“.
83. Na druhej strane z bodov 80 a 83 rozsudku Philips vyplýva, že cieľom spornej právnej úpravy je ochrana verejného záujmu, ktorý vyžaduje, aby funkčné tvary mohli byť voľne dostupné všetkým bez toho, aby v rámci posúdenia funkčnosti týchto tvarov mohli zavážiť prípadné alternatívy. V dôsledku toho nevidím žiadne nesprávne právne posúdenie Súdu prvého stupňa v napadnutom rozsudku.
84. Na základe toho si dovolím vrátiť sa k výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, ktorý bol navrhnutý v predchádzajúcej časti.
85. Predtým som uviedol, že rozsudok Philips sa tesne pridržiaval skutkových okolností sporu, čo nepochybne zvýhodnilo rozhodnú odpoveď Súdneho dvora. Aj v tomto prípade majú skutkové okolnosti rozhodujúci vplyv.
86. V bode 75 napadnutého rozsudku sa uvádza, že veľký odvolací senát ÚHVT vykonal vyčerpávajúcu analýzu kocky Lego, pričom dospel k záveru, že jej tvar má funkčné vlastnosti. V tom čase, ktorý zodpovedá prvej fáze analýzy v zmysle výkladového postupu, ktorý som navrhol, bolo bežné, že táto agentúra Spoločenstva odmietla zápis označenia, ktorý navrhoval Lego Juris, keďže celá kocka, nielen výhradne jej základné vlastnosti, zodpovedali podmienkam, ktoré vyplývajú z jej funkcie, čo je prípad, keď nie je potrebné pristúpiť k nasledujúcej fáze mojej výkladovej analýzy (prípad A)(58).
87. Na základe objasnenia rozsudku Philips, aspoň pokiaľ ide o body, ktoré sa preskúmali v týchto návrhoch a s prihliadnutím na konečné posúdenie funkčnosti kocky Lego, ktoré vykonal veľký odvolací senát a ktoré nebolo zmenené v napadnutom rozsudku ani odvolateľ proti nemu nenamieta pred Súdnym dvorom tým, že by vytýkal skreslenie skutkového stavu a dôkazov, neostáva iná možnosť, ako podporiť výklad článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, ktorý poskytol Súd prvého stupňa, a skúmanú výhradu zamietnuť.
2. O druhej výhrade týkajúcej sa nesprávneho vymedzenia základných vlastností trojrozmernej ochrannej známky
88. Touto výhradou Lego Juris v podstate tvrdí, že analýza základných vlastností musí prihliadať na vnímanie spotrebiteľa, čo je prvok, na ktorý Súd prvého stupňa neprihliadal a v bode 70 rozsudku bol výslovne zamietnutý.
89. Na základe výkladu, ktorý navrhujem, by nebolo ťažké zamietnuť túto výhradu, keďže podľa metodologického postupu opísaného v predchádzajúcich bodoch k analýze rozlišovacej spôsobilosti funkčnej ochrannej známky dochádza až v tretej fáze(59). V rámci analýzy týkajúcej sa predchádzajúcej výhrady som uviedol, že na základe výsledku preskúmania funkčnosti kocky Lego vo svojej celistvosti ani veľký odvolací senát ÚHVT, ani Súd prvého stupňa neboli povinné pristúpiť k nasledujúcim fázam.
90. Napriek tomu sa aj v prípade, keby Súdny dvor nesúhlasil s mojím stanoviskom, domnievam, že táto výhrada Lego Juris je zo všetkých hľadísk neprijateľná. V bode 76 rozsudku Philips totiž Súdny dvor uviedol, že absolútny dôvod zamietnutia zápisu, ktorý je predmetom tejto veci, predstavoval „predbežnú prekážku“; okrem toho na preskúmanie tejto prekážky sa nevzťahujú rovnaké kritériá, aké sa vzťahujú na preskúmanie prevládajúcich a rozlišujúcich prvkov, ktorých účelom skúmania je zistiť, či označenie slúži v očiach spotrebiteľa ako označenie pôvodu, čím sa odlišuje od zistenia základných vlastností tvaru.
91. Keby sa tvrdenie Lego Juris priviedlo do extrémnych dôsledkov, kritérium priemerného spotrebiteľa, ktorý sa zvyčajne opisuje v judikatúre Súdneho dvora, by sa muselo uplatňovať aj s odkazom na článok 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94, a to s tým výsledkom, že aj koncepty „dobrých mravov“ a „verejného poriadku“ by sa mali posudzovať, vychádzajúc z hľadiska používateľa.
92. Absurdnosť tohto dôsledku vyplýva z toho, že sa obchádza východisko, podľa ktorého rôzne dôvody zamietnutia zápisu uvedené v článku 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94 zodpovedajú rôznym obavám normotvorcu, a teda každý z nich získava svoju normatívnu intenzitu na základe kritérií, ktoré sa môžu, ale nevyhnutne sa nemusia vo všetkých prípadoch zamietnutia alebo vyhlásenia neplatnosti zápisu zhodovať. Keďže v tomto prípade dôvod písmena e) uvedeného ustanovenia nesúvisí so základnou funkciou ochrannej známky, na rozdiel od písmena b) (rozlišovacia spôsobilosť), kritériu priemerného spotrebiteľa sa nemôže vyhovieť.
93. Preto sa odvolateľ mýli, keď sa pokúša presunúť parametre typické pre analýzu rozlišovacej spôsobilosti na analýzu základných prvkov tvaru na účely určenia jeho funkčnosti, ktoré musia byť určené objektívne, ako správne uviedol Súd prvého stupňa v napadnutom rozsudku. V dôsledku toho sa musí aj druhá výhrada zamietnuť.
3. O tretej výhrade týkajúcej sa uplatňovania nesprávnych kritérií funkčnosti
94. Treťou výhradou Lego Juris obhajuje použitie porovnávacej metódy na preukázanie funkčnosti vlastností určitého tvaru. Na jednej strane navrhuje zmeniť uvedené rozlišovacie znaky, aby sa zistilo, či sú funkčné, a priznať im túto kvalitu vtedy, ak zmena ovplyvní ich funkciu. V tejto súvislosti tvrdí, že existencia alternatívnych tvarov je významná, čo by znamenalo, že poskytnutie ochrany určitému osobitnému tvaru ako ochrannej známke by nespôsobovalo monopol, a preto by sa jej netýkal absolútny dôvod zamietnutia, ktorý je predmetom tohto odvolania.
95. Ani tieto tvrdenia odvolateľa ma nepresvedčili.
96. Ak ostanem verný svojmu metodologickému výkladu článku 7 ods. 1 písm. e) bodu ii) nariadenia č. 40/94, pripomínam, že výhrada proti napadnutému rozsudku je irelevantná. Hoci som pripustil prípadnú dôležitosť porovnania voliteľných tvarov na účely pochopenia stavu hospodárskej súťaže, túto porovnávaciu analýzu som umiestnil do druhej fázy, kde nadobúda význam na účely zistenia, či monopol výrobku s určitými úžitkovými vlastnosťami, poskytnutý ochrannou známkou, môže vylúčiť súťaž na trhu. Ako som už uviedol, keď sa zistí úplná funkčnosť kocky Lego, nie je potrebné vstupovať do nasledujúcich fáz.
97. Okrem toho zo znenia rozsudku Philips a zo sporného ustanovenia vyplýva nedôvodnosť vady, ktorú Lego Juris pripisuje napadnutému rozsudku. V bodoch 81 až 84 citovaného rozsudku sa veľmi jasne uvádza, že „preukázanie existencie iných tvarov, ktoré umožňujú dosiahnutie toho istého technického výsledku, nestačí na odstránenie prekážky dôvodu zamietnutia alebo neplatnosti zápisu obsiahnutého v uvedenom“ spornom „ustanovení“, ktoré sa v plnom rozsahu vzťahuje na prípad kocky Lego, keďže zakazuje zápis označení tvorených výhradne tvarom potrebným na získanie technického výsledku, lebo bola preukázaná jej úplná funkčnosť. Odvolateľ sa preto nemohol dovolávať zmien rozsudku Philips vo svoj prospech v tom zmysle, že by sa obmedzil na základné vlastnosti, keďže všetky osobitné vlastnosti kocky, či už základné, alebo nie, sa javia byť funkčné; v takom prípade nie je potrebné zaoberať sa alternatívami, keďže za situácie, že by sa priznala ochranná známka, v každom prípade by vyvolala monopolizáciu tvaru.
98. Vzhľadom na to, čo bolo doposiaľ uvedené, sa domnievam, že tretia výhrada je nedôvodná a postihuje ju rovnaký osud ako predchádzajúce výhrady. Keďže sa žiadnej výhrade nevyhovelo, jediný odvolací dôvod by bolo treba zamietnuť.
VII – O trovách
99. Keďže Lego Juris nemal úspech v žiadnej výhrade, ktorú predložil v tomto odvolaní, musí sa zaviazať na náhradu trov konania na základe článku 122 ods. 1 v spojení s článkom 69 ods. 2 prvým pododsekom Rokovacieho poriadku Súdneho dvora.
VIII – Návrh
100. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy navrhujem, aby Súdny dvor:
1. zamietol odvolanie, ktoré podal Lego Juris A/S proti rozsudku ôsmej komory Súdu prvého stupňa z 12. novembra 2008 vo veci Lego Juris/ÚHVT (T‑270/06);
2. zaviazal odvolateľa nahradiť trovy konania.