Zaak C‑561/11

Fédération Cynologique Internationale

tegen

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(verzoek van de Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria om een prejudiciële beslissing)

„Gemeenschapsmerken – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 9, lid 1 – Begrip ‚derden’ – Houder van jonger gemeenschapsmerk”

Samenvatting – Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 21 februari 2013

1.        Prejudiciële vragen – Bevoegdheid van nationale rechter – Beoordeling van noodzaak en relevantie van prejudiciële vragen

(Art. 267 VWEU)

2.        Prejudiciële vragen – Bevoegdheid van het Hof – Grenzen – Kennelijk irrelevante vragen en hypothetische vragen gesteld in context waarin nuttig antwoord is uitgesloten – Vragen zonder verband met voorwerp van hoofdgeding

(Art. 267 VWEU)

3.        Prejudiciële vragen – Voorlegging aan het Hof – Vraag die door nationale rechterlijke instantie ambtshalve is opgeworpen – Toelaatbaarheid

(Art. 267 VWEU)

4.        Gemeenschapsmerk – Rechtsgevolgen van gemeenschapsmerk – Rechten verbonden aan merk – Recht om gebruik van merk te verbieden – Iedere derde – Begrip – Houder van jonger gemeenschapsmerk – Daaronder begrepen – Inbreukvordering – Verplichting om te wachten op nietigverklaring van jonger gemeenschapsmerk – Geen

(Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 9, lid 1)

1.        Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 26)

2.        Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 27)

3.        Zie de tekst van de beslissing.

(cf. punt 30)

4.        Artikel 9, lid 1, van verordening nr. 207/2009 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een gemeenschapsmerk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger gemeenschapsmerk, zonder dat dit laatstgenoemde merk eerst nietig hoeft te worden verklaard.

Uit de bewoordingen van artikel 9, lid 1, van de verordening en uit de algemene opzet van deze verordening volgt dat de houder van een gemeenschapsmerk de houder van een jonger gemeenschapsmerk moet kunnen beletten dat merk te gebruiken. Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat ook de houder van een jonger gemeenschapsmerk krachtens artikel 9, lid 1, van de verordening over een uitsluitend recht beschikt. De bepalingen van de verordening moeten in dit verband worden uitgelegd in het licht van het prioriteitsbeginsel, dat inhoudt dat het eerder ingeschreven gemeenschapsmerk voorrang heeft op het later ingeschreven gemeenschapsmerk. Uit de artikelen 8, lid 1, en 53, lid 1, van de verordening volgt namelijk dat in geval van conflict tussen twee merken het eerst ingeschreven merk wordt geacht de ter verkrijging van de communautaire bescherming gestelde voorwaarden te vervullen vóór het tweede ingeschreven merk.

Het is juist dat de procedure van inschrijving van gemeenschapsmerken, zoals deze in de artikelen 36 tot en met 45 van de verordening is vastgesteld, een feitelijk onderzoek omvat waarmee – vóórdat het gemeenschapsmerk wordt ingeschreven – wordt nagegaan of het gemeenschapsmerk voldoet aan de voorwaarden om voor bescherming in aanmerking te komen. Deze omstandigheid is evenwel niet beslissend.

In de eerste plaats kan, in weerwil van de garanties die de procedure van inschrijving van gemeenschapsmerken biedt, niet volledig worden uitgesloten dat een teken dat afbreuk kan doen aan een ouder gemeenschapsmerk, toch als gemeenschapsmerk wordt ingeschreven. Dat is onder meer het geval wanneer de houder van een ouder gemeenschapsmerk geen oppositie heeft ingesteld krachtens artikel 41 van de verordening, of wanneer deze oppositie door het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) niet ten gronde is onderzocht omdat niet was voldaan aan de procedurele vereisten van artikel 41, lid 3.

In de tweede plaats maakt het feit dat de houder van een ouder gemeenschapsmerk een inbreukvordering tegen de houder van een jonger gemeenschapsmerk kan instellen, noch het instellen van een vordering tot nietigverklaring bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), noch de middelen van voorafgaande controle die in het kader van de procedure tot inschrijving van gemeenschapsmerken ter beschikking staan, nutteloos.

Ten slotte is het in artikel 9, lid 1, van de verordening bedoelde uitsluitende recht verleend om de merkhouder de mogelijkheid te bieden, zijn specifieke belangen als houder van dat merk te beschermen, dat wil zeggen te garanderen dat het merk zijn wezenlijke functies kan vervullen. Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk het gebruik door een derde van een teken dat zijn merk schade berokkent, pas zou kunnen laten verbieden wanneer het jongere gemeenschapsmerk waarvan die derde houder is, nietig is verklaard, zou de hem door artikel 9, lid 1, van de verordening geboden bescherming aanzienlijk worden verzwakt.

(cf. punten 37‑40, 42, 44‑46, 48, 50‑52 en dictum)