SENTENZA DELLA CORTE
4 maggio 1999 (1)
«Direttiva 89/104/CEE — Marchi d'impresa — Indicazioni di provenienza
geografica»
Nei procedimenti riuniti C-108/97 e C-109/97,
aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a
norma dell'art. 234 CE (ex art. 177), dal Landgericht di Monaco di Baviera I
(Germania), nelle cause dinanzi ad esso pendente tra
Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)
e
Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97),
Franz Attenberger (C-109/97),
domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 3, nn. 1, lett. c), e 3, della prima
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag.
1),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, P.J.G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini,
J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore) e D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
— per la Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC),
dall'avv. Stephan Gruber, del foro di Monaco di Baviera;
— per la Boots- und Segelzubehör Walter Huber, dall'avv. Michael Nieder, del
foro di Monaco di Baviera;
— per il signor Attenberger, dall'avv. Richard Schönwerth, del foro di Monaco
di Baviera;
— per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del
contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di
agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;
— per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Jan Berend Drijber,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv.
Bertrand Wägenbaur, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs
GmbH (WSC), della Boots- und Segelzubehör Walter Huber, del signor
Attenberger e della Commissione, all'udienza del 3 marzo 1998,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 maggio
1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con due ordinanze dell'8 gennaio 1997, pervenute in cancelleria il 14 marzo
seguente, il Landgericht di Monaco di Baviera I ha sottoposto a questa Corte, a
norma dell'art. 234 CE (ex art. 177), una serie di questioni pregiudiziali relative
all'interpretazione dell'art. 3, nn. 1, lett. c), e 3, della prima direttiva del Consiglio
21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
Membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1; in prosieguo: la
«direttiva»).
- 2.
- Le questioni sono sorte nell'ambito di due controversie tra la società Windsurfing
Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (in prosieguo: la
«Windsurfing Chiemsee»), e, rispettivamente, la Boots- und Segelzubehör Walter
Huber (in prosieguo: la «Huber»), e il signor Attenberger, in merito all'uso fatto
da questi ultimi della denominazione «Chiemsee» per la vendita di capi
d'abbigliamento sportivo.
La normativa comunitaria
- 3.
- L'art. 2 della direttiva, intitolato «Segni suscettibili di costituire un marchio di
impresa», dispone:
«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti
graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le
lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che
tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di
altre imprese».
- 4.
- Ai sensi dell'art. 3 della direttiva, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi
di nullità»:
«1. Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati
nulli:
a) i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la
destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di
fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre
caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che
siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e
costanti del commercio;
(...)
g) i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per
esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto
o del servizio;
(...)
3. Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non
può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo 1, lettere b), c) o d), se prima
della domanda di registrazione o a seguito dell'uso che ne è stato fatto esso ha
acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono inoltre disporre che la
presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere distintivo è stato
acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione della stessa».
- 5.
- L'art. 6 della direttiva, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa»
dispone quanto segue:
«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello
stesso di vietare ai terzi l'uso nel commercio:
(...)
b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla
destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di
fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre
caratteristiche del prodotto o del servizio;
(...)
purché l'uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e
commerciale».
- 6.
- L'art. 15 della direttiva, intitolato «Disposizioni particolari concernenti i marchi
collettivi, i marchi di garanzia e i marchi di certificazione» al n. 2 prevede quanto
segue:
«In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono stabilire
che i segni o indicazioni che, in commercio, possono servire per designare la
provenienza geografica dei prodotti o dei servizi possano costituire marchi collettivi,
oppure marchi di garanzia o di certificazione. Un marchio siffatto non autorizza il
titolare a vietare ai terzi l'uso, in commercio, di detti segni o indicazioni, purché li
usi conformemente agli usi consueti di lealtà in campo industriale o commerciale;
in particolare un siffatto marchio non può essere fatto valere nei confronti di un
terzo abilitato ad usare una denominazione geografica».
La normativa nazionale
- 7.
- Il Markengesetz (legge sui marchi), in vigore dal 1° gennaio 1995, ha trasposto la
direttiva nel diritto tedesco. Ai sensi del suo art. 8, n. 2, punto 2, la registrazione
viene negata ai marchi «composti esclusivamente da indicazioni che in commercio
possono servire a designare (...) la provenienza geografica (...) o altre caratteristiche
del prodotto».
- 8.
- In conformità all'art. 8, n. 3, del Markengesetz, l'art. 8, n. 2, punto 2, della stessa
legge non si applica «se prima della decisione sulla domanda di registrazione, a
seguito dell'uso che ne è stato fatto (...) per i prodotti per i quali la registrazione
è stata richiesta, il marchio si è imposto negli ambienti commerciali interessati».
I procedimenti a quibus e le questioni pregiudiziali
- 9.
- Il Chiemsee, con i suoi 80 km2, è il più grande lago della Baviera. E' un centro di
attrazione turistica in cui si pratica, tra l'altro, il windsurf. Nella regione che lo
circonda, chiamata «Chiemgau», prevale l'agricoltura.
- 10.
- La Windsurfing Chiemsee, con sede sulle rive del Chiemsee, vende abbigliamento
e calzature sportive alla moda nonché altri articoli sportivi, ideati da una società
consociata con sede nello stesso luogo ma prodotti altrove. Questi articoli recano
la denominazione «Chiemsee». Tra il 1992 e il 1994, la Windsurfing Chiemsee ha
fatto registrare tale denominazione in Germania come marchio figurativo, in varie
soluzioni grafiche a volte accompagnate da elementi o indicazioni supplementari,
quali «Chiemsee Jeans» o «Windsurfing — Chiemsee — Active Wear».
- 11.
- Stando alle ordinanze di rinvio, non vi è alcun marchio tedesco che protegga il
termine «Chiemsee» in quanto tale. Le autorità tedesche competenti in materia di
registrazione hanno a tutt'oggi considerato il termine «Chiemsee» un'indicazione
di provenienza geografica e, quindi, non registrabile in quanto marchio d'impresa.
Esse hanno invece accettato di registrare come marchio figurativo le diverse
soluzioni grafiche particolari del vocabolo «Chiemsee» nonché le indicazioni
supplementari che le accompagnano.
- 12.
- L'impresa Huber vende dal 1995, in una cittadina sulle rive del Chiemsee,
abbigliamento sportivo tra cui «t-shirts» e felpe, che indica con il termine
«Chiemsee», il quale tuttavia si presenta in una soluzione grafica diversa da quella
dei marchi che identificano i prodotti della Windsurfing Chiemsee.
- 13.
- Quanto al signor Attenberger, egli vende nei dintorni del Chiemsee abbigliamento
sportivo dello stesso tipo, anch'esso caratterizzato dal termine «Chiemsee», con
l'impiego di soluzione grafiche e, per taluni prodotti, di indicazioni supplementari
diverse da quelle della Windsurfing Chiemsee.
- 14.
- Nelle cause a quibus la Windsurfing Chiemsee si è opposta all'impiego delle
denominazioni «Chiemsee» da parte della Huber e del signor Attenberger
affermando che, nonostante le differenze tra le forme dei segni grafici che
caratterizzano i relativi prodotti, vi è un rischio di confusione con la sua
denominazione «Chiemsee», che essa afferma essere nota al pubblico e comunque
utilizzata fin dal 1990.
- 15.
- Le convenute nelle cause a quibus sostengono, invece, che il termine «Chiemsee»
— in quanto indicazione che designa la provenienza geografica e che, per tale
motivo, deve restare disponibile — non ammette protezione, cosicché il suo uso in
una veste grafica diversa da quella della Windsurfing Chiemsee non potrebbe
determinare alcun rischio di confusione.
- 16.
- Nelle sue ordinanze di rinvio il Landgericht di Monaco di Baviera I rileva che:
— se un marchio consiste in un'indicazione descrittiva ai sensi dell'art. 3, n. 1,
lett. c), della direttiva, rappresentata graficamente in modo inusuale, il
carattere distintivo e la portata della protezione di tale marchio si fondano
unicamente sugli elementi grafici particolari da proteggere. Il rischio di
confusione potrebbe derivare soltanto dalla somiglianza di tali elementi e
non dalla concordanza delle parti descrittive;
— anche qualora l'amministrazione competente abbia registrato un marchio
soltanto per la forma grafica particolare di un termine considerato, in
quanto tale, non tutelabile, il giudice dei marchi può ritenere che il termine
stesso possa comunque fruire di una protezione e definire l'«impressione di
insieme» e il carattere distintivo del marchio controverso in modo diverso
da quello dell'amministrazione che ha effettuato la registrazione;
— per statuire sulle cause a quibus occorre determinare se e in che misura
l'interpretazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva sia determinata e
delimitata da un'imperativo di disponibilità («Freihaltebedürfnis») che,
conformemente alla giurisprudenza tedesca, sia concreto, attuale o serio.
Ove non occorresse prendere in considerazione e valutare un «serio
imperativo di disponibilità», il termine «Chiemsee» rientrerebbe
automaticamente nell'ambito dell'art. 3, n. 1, lett. c), poiché esso può
comunque servire a designare la provenienza geografica di prodotti tessili.
Qualora invece si ravvisi un «serio imperativo di disponibilità», occorre
tener conto anche del fatto che non esiste un'industria tessile sulle rive del
Chiemsee. I prodotti dell'attrice vi vengono sì ideati, ma sono poi fabbricati
all'estero;
— occorre chiedersi inoltre, se del caso, se il termine «Chiemsee», a seguito
dell'uso che ne è stato fatto, possa essere protetto in quanto marchio non
registrato conformemente all'art. 4, n. 2, del Markengesetz. Orbene, giacché
le condizioni sancite da tale norma sono necessariamente soddisfatte ove lo
siano anche quelle dell'art. 8, n. 3, della stessa legge, si impone
l'interpretazione dell'art. 3, n. 3, della direttiva, che è la base di tale ultima
disposizione;
— si deve pertanto accertare se l'art. 3, n. 3, della direttiva implichi che un
segno può essere registrato allorché è stato impiegato come marchio per un
tempo sufficientemente lungo e in misura tale che una parte non
trascurabile degli ambienti commerciali interessati lo percepisce come un
marchio, o allorché, come ha suggerito il legislatore tedesco utilizzando la
nozione di imposizione nel commercio («Verkehrsdurchsetzung») all'art. 8,n. 3, del Markengesetz, i requisiti restrittivi finora utilizzati nella prassi
tedesca continuano ad applicarsi, e che implica in particolare che il grado
di «imposizione nel commercio» richiesto vari a seconda dell'interesse al
mantenimento della disponibilità della denominazione
(«Freihalteinteresse»).
- 17.
- In queste circostanze il Landgericht di Monaco di Baviera I, ritenendo necessaria
un'interpretazione della direttiva sui marchi, ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Sull'art. 3, n. 1, lett. c)
Se l'art. 3, n. 1, lett. c) debba intendersi nel senso che è sufficiente che sussista la
possibilità di un uso della denominazione per determinare la provenienza
geografica, o se questa possibilità debba essere concretamente prossima (nel senso
che altre imprese dello stesso ramo si siano già servite della parola in questione per
designare la provenienza geografica di prodotti dello stesso tipo, o che sussistano
per lo meno indizi concreti che questo debba accadere in futuro), o se debba
addirittura sussistere una necessità di utilizzare tale denominazione per designare
la provenienza geografica dei prodotti in questione o se, oltre a ciò, debba
sussistere ancora una necessità qualificata per l'uso di questa designazione di
provenienza, come, ad esempio, il fatto che prodotti di questo tipo, che vengono
fabbricati in una regione determinata, sono particolarmente rinomati.
Se, ai fini di un'interpretazione più o meno restrittiva dell'art. 3, n. 1, lett. c) in
relazione a indicazioni sulla provenienza geografica, abbia rilevanza il fatto che gli
effetti del marchio sono limitati ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b).
Se nelle indicazioni della provenienza geografica di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), siano
ricomprese solo quelle che si riferiscono alla fabbricazione dei prodotti nel dato
luogo, oppure se sia sufficiente smerciare i prodotti in questione in tale luogo o a
partire da tale luogo, oppure, nel caso di prodotti tessili, se sia sufficiente che essi
vengano ideati nella regione indicata, mentre il processo produttivo di
confezionamento ha luogo altrove.
2) Sull'art. 3, n. 3, prima frase
Quali siano i requisiti risultanti da tale disposizione per l'idoneità alla registrazione
di una denominazione descrittiva ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c).
In particolare: se tali requisiti siano sempre gli stessi per tutti i casi, o se siano
invece differenziati a seconda del grado che di volta in volta presenta la necessità
che l'indicazione in questione resti disponibile (”Freihaltebedürfinis”).
In particolare, se sia compatibile con questa disposizione la costante giurisprudenza
tedesca secondo la quale, in presenza di denominazioni descrittive per le quali
sussiste la necessità che restino disponibili (”Freihaltebedürfinis”), sia necessario
o debba essere dimostrato un grado di imposizione nel commercio
(”Verkehrsdurchsetzung”) delle stesse in una percentuale degli ambienti
commerciali interessati superiore al 50%.
Se da questa disposizione si possano evincere criteri circa le modalità di
accertamento del carattere distintivo acquisito a seguito dell'uso del marchio».
- 18.
- Con ordinanza del presidente della Corte 8 luglio 1997, le due cause sono state
riunite ai fini della fase scritta, della fase orale e della sentenza.
Sulle questioni relative all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva
- 19.
- Con tali questioni, che è opportuno esaminare insieme, il giudice a quo domanda
in sostanza in quali condizioni l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva osti alla
registrazione di un marchio costituito esclusivamente da un nome geografico. In
particolare, domanda
— se l'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), dipenda dalla sussistenza di un
imperativo di disponibilità concreto, attuale o serio, e
— quale nesso debba esistere tra il luogo geografico e i prodotti per i quali si
chiede la registrazione del nome geografico di tale luogo in quanto marchio.
- 20.
- La Windsurfing Chiemsee sostiene che l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva esclude
la registrazione di un'indicazione di provenienza geografica in quanto marchio solo
qualora tale indicazione designi precisamente un luogo determinato, diverse
imprese vi fabbrichino i prodotti per i quali si chiede la protezione e la menzione
del luogo sia abitualmente utilizzata per designare la provenienza geografica di tali
prodotti.
- 21.
- La Huber e il signor Attenberger sostengono che la possibilità, seriamente
prospettabile, che una denominazione sia utilizzata in futuro al fine di designare
una provenienza geografica nel settore del prodotto di cui trattasi è sufficiente ad
escludere la registrazione di tale denominazione in quanto marchio in forza dell'art.
3, n. 1, lett. c), della direttiva. A loro parere, tale disposizione non si riferirebbe
soltanto alle indicazioni di provenienza riferite alla fabbricazione di prodotti.
- 22.
- Il governo italiano sostiene che la possibilità di utilizzare un'indicazione geografica
di provenienza per designare prodotti in qualunque modo connessi a un certo luogo
dev'essere lasciata alla libera valutazione di ogni impresa, a prescindere dal fatto
che ciò avvenga per la produzione o per il commercio. Ai fini dell'attuazione
dell'art. 3, n. 1, lett. c), assumerebbe rilevanza la mera possibilità di un uso
dell'indicazione per designare una provenienza geografica, e non parrebbe
necessaria, per l'applicazione di tale norma, una possibilità particolarmente
qualificata.
- 23.
- La Commissione ritiene che l'art. 3, n. 1, lett. c), vada interpretato nel senso che
l'esistenza di un impedimento alla registrazione non dipende dalla presenza, nel
singolo caso, di un concreto o serio imperativo di disponibilità in favore dei terzi.
Nel caso di articoli sportivi alla moda, rientrerebbero nella categoria delle
indicazioni di provenienza geografica ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), il luogo o la
regione in cui tali articoli sono stati disegnati o in cui, eventualmente, ha sede
l'impresa che ne ha ordinato la produzione.
- 24.
- Occorre rilevare anzitutto che, secondo l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, sono
esclusi dalla registrazione i marchi descrittivi, vale a dire i marchi composti
esclusivamente da segni o indicazioni che possano servire a designare le
caratteristiche delle categorie di prodotti o di servizi per i quali la registrazione è
richiesta.
- 25.
- Così facendo, l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva persegue una finalità di interesse
generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle categorie di
prodotti o servizi per le quali si chiede la registrazione possano essere liberamente
utilizzati da tutti, anche come marchi collettivi o all'interno di marchi complessi o
grafici. Tale disposizione osta quindi a che siffatti segni o indicazioni siano riservati
a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi.
- 26.
- Per quanto riguarda, più particolarmente, i segni o le indicazioni atti a designare
la provenienza geografica delle categorie di prodotti per le quali si chiede la
registrazione del marchio, in particolare i nomi geografici, vi è un interesse generale
a preservarne la disponibilità, segnatamente per la loro capacità non soltanto di
rivelare eventualmente la qualità e altre proprietà delle categorie di prodotti
interessate bensì anche di influenzare diversamente le preferenze dei consumatori,
ad esempio associando i prodotti a un luogo che può suscitare sentimenti positivi.
- 27.
- L'interesse generale sotteso alla norma di cui il giudice chiede l'interpretazione è
peraltro dimostrato dalla possibilità, attribuita agli Stati membri dall'art. 15, n. 2,
della direttiva, di stabilire, in deroga all'art. 3, n. 1, lett. c), che i segni o le
indicazioni idonei a designare la provenienza geografica dei prodotti possano
costituire marchi collettivi.
- 28.
- Occorre rilevare altresì che l'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva, cui il giudice di
rinvio fa riferimento nelle sue questioni, non contraddice quanto testé detto a
proposito della finalità dell'art. 3, n. 1, lett. c), né, peraltro, influenza in modo
determinante l'interpretazione di quest'ultimo. Infatti, l'art. 6, n. 1, lett. b), volto a
disciplinare in particolare i problemi che sorgono allorché un marchio composto in
tutto o in parte da un nome geografico è stato registrato, non conferisce ai terzi
l'uso di tale nome in quanto marchio bensì si limita ad assicurare loro la possibilità
di utilizzarlo in modo descrittivo, vale a dire quale indicazione relativa alla
provenienza geografica, purché l'utilizzo sia conforme agli usi consueti di lealtà in
campo industriale e commerciale.
- 29.
- Va rilevato inoltre che l'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva non si limita a vietare la
registrazione dei nomi geografici in quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino
luoghi geografici determinati che siano già rinomati o noti per la categoria di
prodotti di cui trattasi e che, pertanto, presentino un nesso con quest'ultima agli
occhi degli ambienti interessati, vale a dire nel commercio e presso il consumatore
medio di tale categoria di prodotti nel territorio per il quale si chiede la
registrazione.
- 30.
- Risulta infatti dalla lettera stessa dell'art. 3, n. 1, lett. c), il quale fa riferimento alle
«(...) indicazioni che (...) possono servire a designare (...) la provenienza
geografica», che i nomi geografici utilizzabili dalle imprese devono anche essere
lasciati disponibili per queste ultime in quanto indicazioni di provenienza geografica
della categoria di prodotti di cui trattasi.
- 31.
- Pertanto, in forza dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva, l'autorità competente deve
valutare se un nome geografico per il quale viene richiesta la registrazione in
quanto marchio indichi un luogo che presenta attualmente, agli occhi degli ambienti
commerciali interessati, un nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta o se
sia ragionevole presumere che, in futuro, un nesso del genere possa stabilirsi.
- 32.
- Per valutare se, in quest'ultimo caso, tale nome geografico possa, agli occhi degli
ambienti interessati, designare la provenienza della categoria di prodotti di cui si
tratta, occorre, più particolarmente, tener conto della conoscenza più o meno
ampia che questi ultimi hanno di tale nome, nonché delle caratteristiche del luogo
che esso indica e della categoria di prodotti di cui si tratta.
- 33.
- Si deve osservare in proposito che, in via di principio, l'art. 3, n. 1, lett. c), della
direttiva non osta alla registrazione dei nomi geografici ignoti negli ambienti
interessati o, quantomeno, sconosciuti in quanto designazione di un luogo
geografico, né dei nomi per i quali, date le caratteristiche del luogo designato (ad
esempio una montagna o un lago), non è verosimile che gli ambienti interessati
possono ritenere che la categoria di prodotti di cui trattasi provenga da tale luogo.
- 34.
- Si deve tuttavia precisare altresì che non si può escludere che il nome di un lago
possa indicare una provenienza geografica ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. c), anche
per prodotti quali quelli di cui trattasi nelle cause a quibus, purché tale nome possa
essere inteso dagli ambienti interessati come comprensivo delle rive del lago o della
regione adiacente.
- 35.
- Risulta da quanto sopra che l'applicazione dell'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva
non dipende dall'esistenza di un imperativo di disponibilità («Freihaltebedürfnis»)
concreto, attuale o serio ai sensi della giurisprudenza tedesca quale descritta al
punto 16, terzo trattino, della presente sentenza.
- 36.
- Occorre rilevare infine che, se l'indicazione di provenienza geografica del prodotto
di cui all'art. 3, n. 1, lett. c), della direttiva è certamente, di solito, l'indicazione del
luogo in cui il prodotto è stato fabbricato o potrebbe esserlo, non si può escludere
che il nesso tra la categoria di prodotti e il luogo geografico dipenda da altri
elementi di connessione, ad esempio dal fatto che il prodotto sia stato ideato e
disegnato in tale luogo.
- 37.
- Tenuto conto di quanto precede, le questioni relative all'interpretazione dell'art. 3,
n. 1, lett. c), della direttiva devono essere risolte nel senso che:
— tale norma non si limita a vietare la registrazione dei nomi geografici in
quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino i luoghi che presentano
attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un nesso con la categoria
di prodotti di cui si tratta, bensì si applica anche ai nomi geografici
utilizzabili in futuro dalle imprese interessate in quanto indicazione di
provenienza geografica della categoria di prodotti di cui si tratta;
— nei casi in cui il nome geografico non presenti attualmente, agli occhi degli
ambienti interessati, alcun nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta,
l'autorità competente deve valutare se sia ragionevole presumere che un
tale nome, agli occhi degli ambienti interessati, possa designare la
provenienza geografica di tale categoria di prodotti;
— nell'effettuare tale valutazione occorre prendere in considerazione, in
particolare, la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti interessati
hanno del nome geografico nonché le caratteristiche del luogo designato da
quest'ultimo e della categoria di prodotti di cui si tratta;
— il nesso tra il prodotto di cui trattasi e il luogo geografico non dipende
necessariamente dalla fabbricazione del prodotto in tale luogo.
Sulle questioni relative all'art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva
- 38.
- Con tali questioni il giudice a quo domanda in sostanza a quali requisiti debba
rispondere, ai fini dell'art. 3, n. 3, prima frase, della direttiva, il carattere distintivo
di un marchio acquisito a seguito dell'uso. In particolare, chiede se tali requisiti
possano variare a seconda del grado dell'imperativo di disponibilità
(«Freihaltebedürfnis») esistente e se tale norma disciplini le modalità di
accertamento del carattere distintivo acquisito a seguito dell'uso.
- 39.
- La Windsurfing Chiemsee sostiene che il grado del carattere distintivo richiesto
dall'art. 3, n. 3, è lo stesso che si richiede inizialmente all'atto della registrazione
del marchio e che, pertanto, la nozione di imperativo di disponibilità non è
pertinente. A suo parere, non è necessaria una specifica imposizione negli ambienti
interessati. In sede di accertamento del carattere distintivo acquisito a seguito
dell'uso tutti mezzi di prova dovrebbero essere ammessi e valutati, in particolare
quelli relativi al fatturato del marchio, alle spese pubblicitarie e ai resoconti
pubblicati sulla stampa.
- 40.
- La Huber afferma che l'art. 3, n. 3, della direttiva e l'art. 8, n. 3, del Markengesetz
costituiscono le «due facce della stessa medaglia»: laddove la prima disposizione
menziona il risultato, vale a dire l'acquisizione del carattere distintivo, la seconda
prende in considerazione il modo in cui tale risultato è stato raggiunto, cioè
l'imposizione del marchio presso gli ambienti interessati in quanto segno distintivo
del prodotto. La possibilità di registrazione di una denominazione descrittiva
dipenderebbe dal singolo caso e in particolare dal grado dell'imperativo di
disponibilità esistente. Per quanto riguarda le denominazioni descrittive, il requisito
di un'imposizione che si estenda a più del 50% degli ambienti interessati sarebbe
compatibile con l'art. 3, n. 3, della direttiva. Essa ritiene inoltre che il metodo di
accertamento dell'imposizione del marchio rientri nella sfera del diritto nazionale.
- 41.
- Il signor Attenberger ritiene che i requisiti attinenti al carattere distintivo ai sensi
dell'art. 3, n. 3, della direttiva siano diversi da quelli elencati all'art. 3, n. 1, lett. b),
e che la nozione di carattere distintivo abbia lo stesso significato di quella di
«imposizione» ai sensi dell'art. 8, n. 3, del Markengesetz. A suo parere, un marchio
descrittivo ha acquisito carattere distintivo a seguito dell'uso allorché almeno il 50%
degli ambienti interessati nello Stato membro di cui trattasi riconosce il segno
utilizzato in quanto segno commerciale identificante. Il grado di imposizione
richiesto dipenderebbe dall'importanza dell'imperativo di disponibilità esistente.
Spetterebbe al giudice adito decidere, nell'ambito delle disposizioni procedurali di
diritto nazionale, sul metodo mediante il quale constatare il carattere distintivo
acquisito a seguito dell'uso.
- 42.
- Il governo italiano sostiene che, supponendo che un marchio contenente una
denominazione geografica abbia assunto, per l'uso, un carattere distintivo univoco
indipendentemente dalla sua presentazione grafica, non vi sarebbe ragione di
negare la più vasta tutela al titolare del marchio stesso, pur a scapito della libertà
dei terzi; una simile valutazione, che in assenza di indicazioni precise nella direttiva
richiede prudenza, dovrebbe essere rimessa al giudice nazionale.
- 43.
- La Commissione ritiene che un marchio abbia acquisito, a seguito dell'uso, un
carattere distintivo in conformità all'art. 3, n. 3, della direttiva se, prima della
richiesta di registrazione, il consumatore considerava l'indicazione di cui trattasi
come un marchio, restando scarsamente rilevante in proposito l'imperativo di
disponibilità. Afferma inoltre che l'accertamento del carattere distintivo postula un
esame vertente su casi specifici, senza che occorra stabilire la prova di
un'imposizione nel commercio estesa a più del 50% degli ambienti interessati. A
suo parere occorre tener conto non soltanto dei sondaggi d'opinione ma anche, ad
esempio, delle dichiarazioni delle camere di commercio e industria, delle
associazioni professionali o di esperti.
- 44.
- Occorre rammentare in primo luogo che l'art. 3, n. 3, della direttiva dispone che
un segno può, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, acquisire un carattere
distintivo che inizialmente non possedeva e può pertanto essere registrato in quanto
marchio. E' dunque l'uso ad attribuire al segno il carattere distintivo, condizione
della sua registrazione.
- 45.
- La disposizione comporta quindi una significativa attenuazione della regola sancita
dall'art. 3, n. 1, lett. b), c) e d), secondo la quale sono esclusi dalla registrazione,
rispettivamente, i marchi privi di carattere distintivo, i marchi descrittivi e i marchi
composti esclusivamente da indicazioni divenute di uso comune nel linguaggio
corrente o negli usi leali e costanti del commercio.
- 46.
- Occorre rilevare, in secondo luogo, che il carattere distintivo di un marchio
acquisito a seguito dell'uso che ne è stato fatto significa — così come il carattere
distintivo che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), costituisce una delle condizioni
generali richieste per la registrazione di un marchio — che tale marchio è atto a
identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da
una determinata impresa e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre
imprese.
- 47.
- Ne deriva che una denominazione geografica può essere registrata in quanto
marchio se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, è divenuta atta a identificare il
prodotto per il quale si chiede la registrazione come proveniente da un'impresa
determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese. Infatti,
in un caso del genere, la denominazione geografica ha acquisito una portata nuova
e il suo significato — che non è più soltanto descrittivo — ne giustifica la
registrazione in quanto marchio.
- 48.
- Giustamente, quindi, la Windsurfing Chiemsee e la Commissione rilevano che l'art.
3, n. 3, non autorizza una differenziazione del carattere distintivo a seconda
dell'interesse percepito a mantenere il nome geografico disponibile per l'uso di
altre imprese.
- 49.
- Per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito
dell'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve valutare globalmente i
fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto a identificare il
prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa determinata e quindi a
distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese.
- 50.
- Occorre in proposito prendere in considerazione, in particolare, il carattere
specifico del nome geografico di cui trattasi. Infatti, nel caso di un nome geografico
molto noto, esso può acquisire carattere distintivo ai sensi dell'art. 3, n. 3, della
direttiva solo qualora esista un uso prolungato e intensivo del marchio da parte
dell'impresa che ne richiede la registrazione. A maggior ragione, ove si tratti di un
nome già noto in quanto indicazione di provenienza geografica di una certa
categoria di prodotti, occorre che sia provato, dall'impresa che ne richiede la
registrazione per un prodotto della stessa categoria, un uso del marchio la cui
durata e intensità siano particolarmente notori.
- 51.
- Per valutare il carattere distintivo del marchio oggetto di una domanda di
registrazione possono altresì essere prese in considerazione la quota di mercato
detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso di tale
marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la
percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto come proveniente
da un'impresa determinata grazie al marchio nonché le dichiarazioni delle camere
di commercio e industria o di altre associazioni professionali.
- 52.
- Qualora, sulla scorta di tali elementi, l'autorità competente ritenga che gli ambienti
interessati o quantomeno una frazione significativa di questi identificano grazie al
marchio il prodotto come proveniente da un'impresa determinata, essa deve in ogni
caso concluderne che la condizione imposta dall'art. 3, n. 3, della direttiva per la
registrazione del marchio è soddisfatta. Tuttavia, per quanto riguarda le circostanze
cui una tale condizione può essere considerata soddisfatta, esse non possono essere
dimostrate soltanto sulla base di dati generali ed astratti, come ad esempio
percentuali determinate.
- 53.
- Per quanto riguarda il metodo che consente di valutare il carattere distintivo del
marchio di cui si chiede la registrazione, occorre precisare che il diritto comunitario
non osta a che l'autorità competente, che versi in particolari difficoltà in proposito,
ricorra — alle condizioni previste dal suo diritto nazionale — a un sondaggio
d'opinione destinato a chiarire il suo giudizio (v., in tal senso, sentenza 16 luglio
1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punto 37).
- 54.
- Alla luce di quanto sopra, le questioni relative all'interpretazione dell'art. 3, n. 3,
prima frase, della direttiva devono essere risolte nel senso che
— il carattere distintivo del marchio, acquisito a seguito dell'uso che ne è stato
fatto, significa che il marchio è atto ad identificare il prodotto per il quale
la registrazione viene richiesta come proveniente da un'impresa determinata
e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese;
— esso non ammette che la nozione di carattere distintivo differisca a seconda
dell'interesse percepito a mantenere il nome geografico disponibile per l'uso
di altre imprese;
— per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a seguito
dell'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve valutare
globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio è divenuto atto
ad identificare il prodotto di cui trattasi come proveniente da un'impresa
determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese;
— qualora l'autorità competente ritenga che una frazione significativa degli
ambienti interessati identifica grazie al marchio il prodotto come
proveniente da un'impresa determinata, essa deve in ogni caso concluderne
che la condizione per la registrazione del marchio è soddisfatta;
— il diritto comunitario non osta a che l'autorità competente, che versi in
difficoltà nel valutare il carattere distintivo del marchio di cui si richiede la
registrazione, ricorra — alle condizioni previste dal suo diritto nazionale — a
un sondaggio d'opinione destinato a chiarire il suo giudizio.
Sulle spese
- 55.
- Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità
europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a
rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento
costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landgericht di Monaco di Baviera
I, con ordinanza 8 gennaio 1997, dichiara:
1) L'art. 3, n. 1, lett. c), della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d'impresa dev'essere interpretato nel senso che:
— tale norma non si limita a vietare la registrazione dei nomi geografici
in quanto marchi nei soli casi in cui essi indichino i luoghi che
presentano attualmente, agli occhi degli ambienti interessati, un
nesso con la categoria di prodotti di cui si tratta, bensì si applica
anche ai nomi geografici utilizzabili in futuro dalle imprese
interessate in quanto indicazione di provenienza geografica della
categoria di prodotti di cui si tratta;
— nei casi in cui il nome geografico non presenti attualmente, agli occhi
degli ambienti interessati, alcun nesso con la categoria di prodotti di
cui si tratta, l'autorità competente deve valutare se sia ragionevole
presumere che un tale nome, agli occhi degli ambienti interessati,
designare la provenienza geografica di tale categoria di prodotti;
— nell'effettuare tale valutazione occorre prendere in considerazione, in
particolare, la conoscenza più o meno ampia che gli ambienti
interessati hanno del nome geografico nonché le caratteristiche del
luogo designato da quest'ultimo e della categoria di prodotti di cui si
tratta;
— il nesso tra il prodotto di cui trattasi e il luogo geografico non
dipende necessariamente dalla fabbricazione del prodotto in tale
luogo.
2) L'art. 3, n. 3, prima frase, della prima direttiva 89/104 dev'essere
interpretato nel senso che
— il carattere distintivo del marchio, acquisito a seguito dell'uso che ne
è stato fatto, significa che il marchio è atto ad identificare il prodotto
per il quale la registrazione viene richiesta come proveniente da
un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli
di altre imprese;
— esso non ammette che la nozione di carattere distintivo differisca a
seconda dell'interesse percepito a mantenere il nome geografico
disponibile per l'uso di altre imprese;
— per accertare se un marchio abbia acquisito un carattere distintivo a
seguito dell'uso che ne è stato fatto, l'autorità competente deve
valutare globalmente i fattori che possono dimostrare che il marchio
è divenuto atto ad identificare il prodotto di cui trattasi come
proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale
prodotto da quelli di altre imprese;
— qualora l'autorità competente ritenga che una frazione significativadegli ambienti interessati identifica grazie al marchio il prodotto
come proveniente da un'impresa determinata, essa deve in ogni caso
concluderne che la condizione per la registrazione del marchio è
soddisfatta;
— il diritto comunitario non osta a che l'autorità competente, che versi
in difficoltà nel valutare il carattere distintivo del marchio di cui si
richiede la registrazione, ricorra — alle condizioni previste dal suo
diritto nazionale — a un sondaggio d'opinione destinato a chiarire il
suo giudizio.
|
Rodríguez IglesiasKapteyn
Puissochet
Hirsch Jann
Mancini
Moitinho de Almeida Gulmann
Edward
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 maggio 1999.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias