Byla C‑234/06 P

Il Ponte Finanziaria SpA

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą

(prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Apeliacinis skundas – Bendrijos prekių ženklas – Prekių ženklo BAINBRIDGE registracija – Ankstesnių nacionalinių prekių ženklų, kurie turi sudedamąją dalį „Bridge“, savininko protestas – Protesto atmetimas – Prekių ženklų šeima – Naudojimo įrodymas – „Apsauginių prekių ženklų“ sąvoka“

Sprendimo santrauka

1.        Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų, įregistruotų tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

2.        Bendrijos prekių ženklas – Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir įgijimas – Santykiniai atmetimo pagrindai – Ankstesnių tapačių ar panašių prekių ženklų, įregistruotų tapačioms arba panašioms prekėms ar paslaugoms, savininko protestas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas)

3.        Bendrijos prekių ženklas – Trečiųjų šalių pastabos ir protestas – Protesto nagrinėjimas – Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 15 straipsnio 2 dalies a punktas)

4.        Bendrijos prekių ženklas – Trečiųjų šalių pastabos ir protestas – Protesto nagrinėjimas – Ankstesnio prekių ženklo naudojimo įrodymas

(Tarybos reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalys ir 56 straipsnio 2 dalis)

1.        Vertinant galimybę supainioti Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 8 straipsnio 1 dalis b punkto prasme, galimo fonetinio panašumo vertinimas yra tik vienas iš veiksnių, kurie svarbūs atliekant visapusį vertinimą. Todėl negalima daryti išvados, jog galimybė supainioti neišvengiamai yra tada, kai nustatomas tik fonetinis dviejų žymenų panašumas.

(žr. 35–37 punktus)

2.        Nors tiesa, kad protesto dėl Bendrijos prekių ženklo registracijos, grindžiamo tuo, jog egzistuoja vienas ankstesnis prekių ženklas, kurį dar neprivaloma naudoti, atveju galimybės supainioti vertinimas atliekamas remiantis tokių dviejų prekių ženklų, kokie jie buvo įregistruoti, palyginimu, taip nėra tuo atveju, kai protestas grindžiamas kelių prekių ženklų, kuriems būdingi tokie patys požymiai, leidžiantys juos laikyti prekių ženklų „šeimos“ ar „serijos“ dalimi, egzistavimu.

Iš tikrųjų kai prekių ženklai sudaro „šeimą“ ar „seriją“, galimybė supainioti atsiranda būtent dėl to, jog vartotojas gali suklysti dėl prekių ar paslaugų, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, kilmės ir klaidingai manyti, kad jis priklauso šiai prekių ženklų šeimai ar serijai.

Negalima tikėtis, kad nenaudojant pakankamai prekių ženklų, galinčių sudaryti šeimą arba seriją, vartotojas nustatys tai prekių ženklų šeimai ar serijai būdingą tokį patį elementą ir (arba) kad su šia šeima ar serija jis susies kitą prekių ženklą, kuriame yra toks pats elementas. Dėl to, kad egzistuotų pavojus, jog visuomenė gali suklysti dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo priklausomybės „šeimai“ ar „serijai“, reikia, kad šią „šeimą“ ar „seriją“ sudarantys ankstesni prekių ženklai būtų naudojami rinkoje.

(žr. 62–64 punktus)

3.        Nors Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 15 straipsnio 1 dalis ir 2 dalies a punkto nuostatos leidžia registruotą prekių ženklą laikyti naudojamu, jei pateikiama įrodymų, kad šis prekių ženklas buvo naudojamas tokia forma, kuri šiek tiek skiriasi nuo formos, kuria jis registruotas, jos neleidžia, įrodžius jo naudojimą, apsaugos, kuria naudojasi vienas registruotas prekių ženklas, suteikti ir kitam registruotam prekių ženklui, kurio naudojimas nebuvo įrodytas, nes pastarasis yra tik pirmojo prekių ženklo variantas.

(žr. 86 punktą)

4.        Šiuo atžvilgiu nacionalinės registracijos savininkas, prieštaraujantis prašymui įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, negali remtis nacionalinės teisės nuostata, leidžiančia pateikti paraiškas įregistruoti kaip prekių ženklus žymenis, kurie nėra skirti naudoti prekyboje dėl jų visiškai apsauginės funkcijos kito žymens, kuris naudojamas prekyboje, atžvilgiu, kad išvengtų pareigos, kuri jam tenka pagal Reglamento Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo 43 straipsnio 2 ir 3 dalis, įrodyti, jog jo ankstesnis prekių ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas arba kad yra rimtų nenaudojimo priežasčių. Iš tikrųjų Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnyje įtvirtina sąvoka „rimtos priežastys“ iš esmės nurodo veikiau nuo prekių ženklo savininko nepriklausančias aplinkybes, kurios sudaro kliūtis naudoti šį prekių ženklą, o ne nacionalinės teisės aktus, leidžiančius daryti taisyklės dėl prekių ženklo registracijos negaliojimo jo nenaudojus penkerius metus išimtį, net jeigu šis nenaudojimas priklauso nuo tokio prekių ženklo savininko valios. Todėl tvirtinimas, kad nacionalinės registracijos savininkas, prieštaraujantis prašymui įregistruoti Bendrijos prekių ženklą, gali remtis ankstesniu prekių ženklu, kurio naudojimas nebuvo įrodytas dėl to, kad pagal nacionalinės teisės aktus šis prekių ženklas yra apsauginis prekių ženklas, neatitinka Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 ir 3 dalių.

(žr. 100–103 punktus)