OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO
PAOLA MENGOZZIEGO
przedstawiona w dniu 15 listopada 2012 r.(1)
Sprawa C‑561/11
Fédération Cynologique Internationale
przeciwko
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza
[wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante y n° 1 de Marca Comunitaria (Hiszpania)]
Wspólnotowy znak towarowy – Naruszenie – Pojęcie osób trzecich
1. W drodze niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante przedkłada Trybunałowi pytanie dotyczące wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego(2) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 207/2009”).
2. Kwestia, którą ma rozstrzygnąć Trybunał, dotyczy definicji pojęcia osób trzecich, przeciwko którym zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel wspólnotowego znaku towarowego może wnieść powództwo dotyczące naruszenia. Należy w szczególności wyjaśnić, czy takie pojęcie zawarte w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 obejmuje również właściciela później zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego i czy w takim przypadku właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, w celu wniesienia powództwa dotyczącego naruszenia przeciwko właścicielowi późniejszego wspólnotowego znaku towarowego powinien zwrócić się uprzednio do Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) o unieważnienie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego.
3. Należy od razu zauważyć, że problem leżący u podstaw postawionego w niniejszej sprawie pytania, który, jak wykażę poniżej, jest również przedmiotem ożywionej dyskusji w hiszpańskiej doktrynie i orzecznictwie, nie jest całkiem nowy. Trybunał w ostatnim czasie rozstrzygnął wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez ten sam co w niniejszej sprawie sąd odsyłający, dotyczący bardzo podobnej kwestii w zakresie wykładni rozporządzenia nr 6/2002 w sprawie wzorów wspólnotowych(3). W mojej opinii przedstawionej w tej sprawie(4) wykazałem już, że ze względu na istotne różnice pomiędzy procedurami rejestracji wzorów wspólnotowych oraz wspólnotowych znaków towarowych uwagi przedstawione w odniesieniu do jednej dziedziny nie mogą być automatycznie stosowane również w drugiej dziedzinie. W ramach analizy pytania przedłożonego przez sąd odsyłający w niniejszej sprawie uważam, że należy uwzględnić stanowisko przyjęte przez Trybunał w wyroku w sprawie Celaya, nie zapominając jednak o istotnych różnicach proceduralnych występujących pomiędzy znakami towarowymi a wzorami.
I – Ramy prawne
4. Zgodnie z motywem 7 rozporządzenia nr 207/2009 odmawia się rejestracji wspólnotowego znaku towarowego w szczególności, jeśli narusza wcześniejsze prawa. Zgodnie z motywem 8 ochrona udzielana wspólnotowemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ochrona ta ma zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ponadto motyw ten stanowi, że pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
5. Artykuł 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 wymienia prawa przyznane przez wspólnotowy znak towarowy właścicielowi:
„Wspólnotowy znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których wspólnotowy znak towarowy jest zarejestrowany;
b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do wspólnotowego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy wspólnotowy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
c) oznaczenia identycznego lub podobnego do wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które nie są podobne do tych, dla których zarejestrowano wspólnotowy znak towarowy, w przypadku gdy cieszy się on renomą we Wspólnocie i w przypadku gdy używanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny powoduje nienależną korzyść z powodu lub jest szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy wspólnotowego znaku towarowego”.
6. Artykuł 54 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Ograniczenie powstałe w wyniku przyzwolenia” stanowi, że właściciel wspólnotowego znaku towarowego, który przyzwalał przez pięć następujących po sobie lat na używanie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego w Unii i był świadomy tego używania, nie może wnosić na podstawie wcześniejszego znaku towarowego ani o stwierdzenie nieważności późniejszego znaku, ani sprzeciwiać się używaniu późniejszego znaku.
II – Okoliczności faktyczne, postępowanie główne oraz pytanie prejudycjalne
7. Fédération Cynologique Internationale, skarżąca w postępowaniu głównym (zwana dalej „FCI”), będąca międzynarodowym stowarzyszeniem utworzonym w 1911 r. w celu wspierania kynologii jest właścicielem mieszanego wspólnotowego znaku towarowego nr 4438751, zgłoszonego w dniu 28 czerwca 2005 r. i zarejestrowanego w dniu 5 lipca 2006 r. dla niektórych usług należących do klas 35, 41, 42 i 44 zgodnie z Porozumieniem nicejskim dotyczącym międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. Znak ten dla celów informacyjnych został przedstawiony poniżej:
8. Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, pozwana w postępowaniu głównym (zwana dalej „FCIPPR”), będąca prywatnym stowarzyszeniem utworzonym w 2004 r., jest właścicielem trzech krajowych hiszpańskich znaków towarowych zarejestrowanych dla niektórych produktów i usług należących do klasy 16:
– słownego znaku towarowego nr 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.” zgłoszonego w dniu 23 września 2004 r. i zarejestrowanego w dniu 20 czerwca 2005 r.;
– mieszanego znaku towarowego nr 2786697 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA” zgłoszonego w dniu 9 sierpnia 2007 r. i zarejestrowanego w dniu 12 marca 2008 r.;
– mieszanego znaku towarowego nr 2818217 „FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI” zgłoszonego w dniu 11 lutego 2008 r. i zarejestrowanego w dniu 26 sierpnia 2008 r.
9. W dniu 12 lutego 2009 r. FCIPPR wniosła do OHIM o dokonanie rejestracji oznaczenia przedstawionego poniżej jako wspólnotowego znaku towarowego dla niektórych produktów zawartych w klasie 16:
10. W dniu 5 lutego 2010 r. FCI wniosła sprzeciw wobec rejestracji tego oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego. Jednakże z uwagi na brak formalny polegający na braku uiszczenia opłaty za sprzeciw, sprzeciw ten został odrzucony, a oznaczenie przedstawione w poprzednim punkcie zostało zarejestrowane w dniu 3 września 2010 r. jako wspólnotowy znak towarowy nr 7597529.
11. W dniu 18 czerwca 2010 r. FCI wniosła do sądu odsyłającego powództwo o unieważnienie krajowych znaków towarowych wymienionych w pkt 8 z uwagi na występujące prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd z jej wspólnotowym znakiem towarowym nr 4438751, przedstawionym w pkt 7, a także powództwo dotyczące naruszenia tego znaku. W toku tego postępowania FCIPPR zakwestionowała prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd pomiędzy jej znakami krajowymi i wspólnotowym znakiem towarowym nr 4438751 i wniosła powództwo wzajemne o unieważnienie tego wspólnotowego znaku towarowego, podnosząc, że został zarejestrowany w złej wierze i stwarza niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd z jej wcześniejszym krajowym znakiem towarowym nr 2614806.
12. Następnie w dniu 18 listopada 2010 r. FCI wniosła do OHIM o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego nr 7597529 zarejestrowanego przez FCIPPR. Jednakże w dniu 20 września 2011 r. OHIM na wniosek FCIPPR zawiesił toczące się przed nim postępowanie z uwagi na zawisłe postępowanie wszczęte w wyniku niniejszego wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.
13. Sąd odsyłający uważa, że w zawisłym przed nim postępowaniu należy rozstrzygnąć, czy na prawo wyłączne, które na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 zostaje przyznane właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego, w niniejszym przypadku FCI, można powołać się wobec osoby trzeciej, która także jest właścicielem wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego później, w niniejszym przypadku FCIPPR, jeżeli ten ostatni znak towarowy nie został unieważniony.
14. W tych okolicznościach sąd odsyłający zawiesił postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:
„Czy w postępowaniu, którego przedmiotem jest naruszenie prawa wyłącznego wynikającego ze wspólnotowego znaku towarowego, uprawnienie do zakazania jego używania w obrocie handlowym przez osoby trzecie, przewidziane w art. 9 ust. 1 rozporządzenia [(WE) nr 207/2009], rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa oznaczenia wywołującego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (z uwagi na podobieństwo do wspólnotowego znaku towarowego i podobieństwo usług lub towarów), czy też przeciwnie, należy z tego kręgu wyłączyć osobę trzecią, która używa tego oznaczenia – objętego prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd – zarejestrowanego na jej rzecz jako wspólnotowy znak towarowy, do czasu unieważnienia rejestracji późniejszego znaku towarowego?”.
III – Postępowanie przed Trybunałem
15. Postanowienie odsyłające wpłynęło do sekretariatu Trybunału w dniu 8 listopada 2011 r. Uwagi na piśmie przedstawiły FCI, FCIPPR, rządy grecki i włoski oraz Komisja. W rozprawie, która odbyła się w dniu 3 października 2012 r., udział wzięły FCI, rząd grecki oraz Komisja.
IV – Analiza prawna
A – W przedmiocie dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
16. Należy na wstępie zbadać argumenty podniesione przez FCI w jej uwagach na piśmie, obejmujące zarzut niedopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. FCI twierdzi przede wszystkim, że pytanie przedłożone przez sąd odsyłający nie jest konieczne do rozstrzygnięcia sporu w postępowaniu głównym. Powództwo dotyczące naruszenia oraz powództwo o unieważnienie wniesione przez FCI w tym postępowaniu dotyczą wyłącznie krajowych znaków towarowych, których właścicielem jest FCIPPR, a nie późniejszego wspólnotowego znaku towarowego nr 7597529, którego rejestracji dokonano po wniesieniu skargi w postępowaniu głównym. Ponadto takie pytanie zostało podniesione z urzędu przez sąd odsyłający, a strony nie miały możliwości zajęcia stanowiska w tej kwestii.
17. W celu rozpatrzenia, w pierwszej kolejności, znaczenia pytania przedłożonego przez sąd odsyłający w postępowaniu głównym należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem pytania dotyczące wykładni prawa Unii, z którymi zwrócił się sąd krajowy w ramach stanu prawnego i faktycznego, za którego ustalenie jest on odpowiedzialny, przy czym prawidłowość tych ustaleń nie podlega ocenie przez Trybunał, korzystają z domniemania, iż mają one znaczenie dla sprawy. Odmowa wydania przez Trybunał orzeczenia w trybie prejudycjalnym, o które wniósł sąd krajowy, jest więc możliwa tylko wtedy, gdy okazuje się oczywiste, że wykładnia prawa Unii, o którą wniesiono, nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem postępowania głównego, gdy problem jest natury hipotetycznej, bądź gdy Trybunał nie dysponuje elementami stanu faktycznego albo prawnego koniecznymi do udzielenia użytecznej odpowiedzi na pytania, które zostały mu przedstawione(5).
18. W niniejszej sprawie brak jest jakiejkolwiek wskazówki pozwalającej przyjąć, że sąd krajowy przedłożył pytanie o charakterze hipotetycznym lub takie, które nie ma żadnego związku ze stanem faktycznym lub przedmiotem postępowania głównego. Z postanowienia odsyłającego wynika wręcz przeciwnie, że w postępowaniu głównym FCI, po pierwsze, powołała się na niezgodne z prawem korzystanie z późniejszego wspólnotowego znaku towarowego w pismach przedłożonych po jego zarejestrowaniu, a po drugie, zażądała zaprzestania używania jakiegokolwiek oznaczenia, które mogłoby wprowadzać w błąd z wcześniejszym wspólnotowym znakiem towarowym, które to żądanie dotyczy w rezultacie również późniejszego wspólnotowego znaku towarowego.
19. Co się tyczy w drugiej kolejności okoliczności, że sąd odsyłający podniósł z urzędu pytanie prejudycjalne, wystarczy przypomnieć, że z utrwalonego orzecznictwa wynika, iż fakt, że strony w postępowaniu głównym nie podniosły przed sądem odsyłającym kwestii z zakresu prawa Unii nie sprzeciwia się skierowaniu takiej kwestii przez ten sąd do Trybunału. Przewidując wniesienie odesłania prejudycjalnego do Trybunału, jeżeli „pytanie jest podniesione w sprawie zawisłej przed sądem krajowym”, art. 267 akapity drugi i trzeci TFUE nie ogranicza takiego odesłania wyłącznie do przypadków, w których z inicjatywy jednej lub drugiej strony w postępowaniu głównym zostało podniesione pytanie dotyczące wykładni lub ważności prawa Unii, lecz odnosi się również do przypadków, w których takie pytanie zostaje podniesione przez sam sąd krajowy, który uznaje decyzje Trybunału w tej kwestii za „niezbędną do wydania wyroku”(6).
20. Z powyższych uwag wynika, że pytanie prejudycjalne należy uznać za dopuszczalne.
B – W przedmiocie pytania prejudycjalnego
1. Uwagi wstępne
21. Jak podkreśliłem powyżej i jak stwierdziłem w mojej opinii w sprawie Celaya(7), kwestia podniesiona przez sąd odsyłający dotycząca definicji pojęcia podmiotu (osoby trzeciej), przeciwko któremu właściciel znaku towarowego może wnieść powództwo dotyczące naruszenia oraz związana z tym kwestia ewentualnego prejudycjalnego związku pomiędzy powództwem o unieważnienie i powództwem dotyczącym naruszenia w przypadku konfliktu między właścicielami zarejestrowanych znaków towarowych są obecnie w Hiszpanii przedmiotem ożywionej dyskusji w doktrynie i orzecznictwie. Należy przy tym dodać, iż takie kwestie nie są całkiem nowe w europejskim środowisku prawniczym(8).
22. Jak zauważył Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante w postanowieniu odsyłającym, obecnie w Hiszpanii w orzecznictwie Tribunal Supremo występuje podejście w dziedzinie znaków towarowych, zgodnie z którym na podstawie doktryny zwanej „inmunidad registral” rejestracja znaku towarowego stanowi ochronę przed powództwem dotyczącym naruszenia, a wniesienie takiego powództwa uzależnione jest w związku z tym od unieważnienia wskazanego znaku towarowego, nawet jeśli został on zarejestrowany później niż znak towarowy będący podstawą powództwa dotyczącego naruszenia. Zgodnie w istocie z tą tezą nie dochodzi do naruszenia prawa, jeżeli domniemany autor naruszenia używa własnego zarejestrowanego znaku towarowego, co oznacza, że możliwe jest wniesienie powództwa dotyczącego naruszenia wyłącznie po unieważnieniu zarejestrowanego później znaku towarowego.
23. W ww. wyroku w sprawie Celaya(9) Trybunał, który miał rozstrzygnąć kwestię podobną do kwestii podniesionej w niniejszej sprawie w odniesieniu do wzorów wspólnotowych, przyjął w tym zakresie podejście różne od podejścia wyrażonego w doktrynie „inmunidad registral”, orzekając, że uprawnienie do zakazania osobom trzecim używania wzoru wspólnotowego, przyznane w rozporządzeniu nr 6/2002(10) rozciąga się na każdą osobę trzecią, która używa nieodróżniającego się wzoru, w tym również na osobę trzecią będącą właścicielem później zarejestrowanego wzoru wspólnotowego. Trybunał uznał zatem, że okoliczność, iż wzór został zarejestrowany, nie powoduje, że jego właściciel posiada „immunitet” względem powództwa dotyczącego naruszenia, do czasu unieważnienia jego wzoru, a zatem zaprzeczył w istocie istnieniu prejudycjalnego związku między powództwem o unieważnienie a powództwem dotyczącym naruszenia w przypadku konfliktu pomiędzy zarejestrowanymi wzorami.
24. Jak już stwierdziłem, dziedzina dotycząca wzorów różni się znacząco od dziedziny obejmującej znaki towarowe, w szczególności w odniesieniu do zasad i procedur rejestracji odpowiedniego prawa własności intelektualnej, a różnice te uniemożliwiają automatyczne zastosowanie uwag i stanowisk wyrażonych w orzecznictwie dotyczących jednej dziedziny do drugiej z nich(11). Należy zatem moim zdaniem rozpocząć analizę od badania różnic proceduralnych występujących w dwóch dziedzinach, tak aby następnie ocenić, czy rzeczywiście uzasadniają one przyjęcie w dziedzinie znaków towarowych odmiennego podejścia od podejścia przyjętego przez Trybunał w dziedzinie wzorów.
2. W przedmiocie różnic dotyczących procedur rejestracji wzorów i znaków towarowych
25. W mojej przywoływanej opinii w sprawie Celaya zauważyłem, że zasadnicza różnica w odniesieniu do zasad rejestracji wzorów oraz znaków towarowych polega na tym, że w odniesieniu do tych ostatnich – ale nie względem wzorów – obowiązujące przepisy przewidują zdecydowanie bardziej złożoną procedurę rejestracji, obejmującą wstępne badanie przez OHIM, które można uznać za badanie „merytoryczne” i w ramach którego osoby trzecie mogą przedstawić uwagi czy też zgłosić sprzeciw wobec rejestracji znaku towarowego.
26. W szczególności zarejestrowanie wzoru następuje w sposób niemal automatyczny w ramach uproszczonej procedury, obejmującej zwykłą kontrolę formalną wniosku o rejestrację przez OHIM(12). Rozporządzenie nr 6/2002 nie przewiduje ani dogłębnego badania poprzedzającego rejestrację, mającego na celu ustalenie występowania przesłanek koniecznych do przyznania ochrony(13), ani żadnej formy uczestnictwa czy też możliwości wniesienia sprzeciwu przez osoby trzecie w toku postępowania rejestracyjnego. Ustanowienie takiej uproszczonej procedury w celu rejestracji wzoru wspólnotowego ma na celu ograniczenie formalności oraz innych przeszkód procesowych i administracyjnych, jak też kosztów obciążających wnioskodawców, czyniąc w ten sposób rejestrację bardziej dostępną dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz indywidualnych twórców(14).
27. W dziedzinie znaków towarowych rozporządzenie nr 207/2009 przewiduje natomiast formę kontroli „ex ante”, poprzedzającej rejestrację wspólnotowego znaku towarowego, w ramach której OHIM dokonuje analizy wniosku o rejestrację, która nie ogranicza się do samej formalnej kontroli, ale odnosi się do treści wniosku, na drodze badania ewentualnego występowania bezwzględnych lub względnych podstaw odmowy rejestracji(15). W toku takiego postępowania, po pierwsze, osoby trzecie po opublikowaniu wniosku o rejestrację wspólnotowego znaku wspólnotowego mają możliwość przedstawienia OHIM uwag na piśmie, wskazując powody, dla których należy z urzędu wykluczyć rejestrację, w szczególności z uwagi na występowania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji(16). Po drugie, właściciele wcześniejszych praw mają możliwość wniesienia sprzeciwu wobec rejestracji danego znaku towarowego, powołując się na względne podstawy odmowy rejestracji(17).
28. W dziedzinie znaków towarowych sytuacja osób trzecich, w szczególności właścicieli wcześniejszych praw podlega szerszej ochronie już od początkowego etapu postępowania. System oferuje takim osobom uprawnienia proceduralne, którymi osoby takie nie dysponują w dziedzinie wzorów. W szczególności rozporządzenie nr 207/2009 stwarza właścicielowi wcześniejszego znaku towarowego możliwość zgłoszenia sprzeciwu przed dokonaniem rejestracji późniejszego znaku towarowego, który uznaje on za naruszający jego własny zarejestrowany znak towarowy. Możliwość ta nie istnieje natomiast w przypadku właściciela wzoru, z uwagi na przedstawione w pkt 26 wymogi szybkiego działania.
29. Wyżej wspomniane różnice dotyczące procedury rejestracji powodują, że rejestracja znaku towarowego będąca wynikiem złożonego postępowania powinna być traktowana z większą „ostrożnością” niż rejestracja wzoru(18). Ustanowienie systemu ochrony ex ante takiego jak system przewidziany w rozporządzeniu nr 207/2009 oznacza zatem, że ryzyko rejestracji naruszających znaki towarowe czy też rejestracji naruszających wcześniejsze prawa jest mniejsze w stosunku do ryzyka występującego w dziedzinie wzorów(19). Rejestracja oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego w wyniku tego rodzaju postępowania zapewnia zatem właścicielowi wyższy stopień pewności prawa co do faktu, że jego wspólnotowy znak towarowy nie narusza wcześniejszych praw.
30. Nie oznacza to jednak, że w dziedzinie znaków towarowych ryzyko rejestracji naruszającej wcześniejsze prawa jest całkiem wykluczone i że w tej dziedzinie nie mogą wystąpić sytuacje, w których zarejestrowany zostaje wspólnotowy znak towarowy, mimo iż może on naruszać wyłączne prawo przyznane właścicielowi innego znaku towarowego zarejestrowanego wcześniej. Sytuacje tego rodzaju mogą wystąpić na przykład w przypadku, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego nie zgłosił sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego lub jak w przypadku będącym przedmiotem postępowania głównego, sprzeciw nie został uwzględniony ze względów niezwiązanych z badaniem istoty sprawy, takich na przykład jak względy proceduralne(20).
31. Mimo iż są one zdecydowanie mniej prawdopodobne w dziedzinie znaków towarowych również mogą wystąpić przypadki, w których podobnie jak w dziedzinie wzorów zarejestrowany zostaje wspólnotowy znak towarowy mogący naruszać funkcję wskazania pochodzenia innego znaku towarowego zarejestrowanego wcześniej. Także z tego powodu w dziedzinie znaków towarowych, podobnie zresztą jak w dziedzinie wzorów, rozporządzenie nr 207/2009 przewiduje formę ochrony, którą można określić jako „ex post”, czyli właśnie powództwo o unieważnienie i powództwo dotyczące naruszenia, które mają odpowiednio na celu usunięcie z systemu znaków towarowych, które nie powinny były zostać zarejestrowane, lub zapobieganie skutkom używania oznaczeń naruszających wcześniejszy znak towarowy. Określiłem takie formy ochrony jako ochronę „ex post”, gdyż w przypadku konfliktu między zarejestrowanymi znakami towarowymi mogą być one wykorzystane przez właściciela wcześniejszego znaku po rejestracji późniejszego znaku towarowego naruszającego prawo lub wywołującego szkodę dla potrzeb ochrony własnego znaku towarowego i to niezależnie od wniesienia ewentualnego sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego będącego przedmiotem powództwa lub niezależnie od wyniku takiego sprzeciwu.
32. Wydaje mi się, że istota problemu występującego w niniejszej sprawie sprowadza się do rozstrzygnięcia kwestii: czy fakt, że w dziedzinie znaków towarowych istnieje forma ochrony „ex ante” – obejmująca możliwość wniesienia przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego sprzeciwu wobec rejestracji znaku towarowego – która występuje wraz z formami ochrony „ex post” ustanowionymi zarówno w dziedzinie wzorów jak i w dziedzinie znaków towarowych, może uzasadnić podejście odmienne od tego przyjętego przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie Celaya, wykluczając z pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, właściciela późniejszego, prawidłowo zarejestrowanego znaku towarowego do czasu, gdy taki znak towarowy nie zostanie unieważniony? Jak wyjaśnię szczegółowo poniżej, moim zdaniem odpowiedź na to pytanie jest przecząca.
3. W przedmiocie pytania prejudycjalnego
33. W przedłożonym pytaniu sąd odsyłający zwraca się do Trybunału o dokonanie wykładni pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 poprzez rozstrzygnięcie, czy na mocy tego przepisu właściciel zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego może bezpośrednio wnieść powództwo dotyczące naruszenia przeciwko właścicielowi zarejestrowanego później wspólnotowego znaku towarowego, czy też może uczynić to wyłącznie po unieważnieniu późniejszego wspólnotowego znaku towarowego.
34. Sąd odsyłający w swoim postanowieniu podkreśla, że względy językowe, systemowe, względy odwołujące się do logiki oraz względy funkcjonalne przemawiają na rzecz wykładni odnośnego przepisu zgodnej z wykładnią przyjętą przez Trybunał w odniesieniu do wzorów w ww. wyroku w sprawie Celaya, zgodnie z którą właściciel zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego może zakazać każdej osobie trzeciej używania oznaczenia należącego do kategorii wymienionych w art. 9 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, niezależnie od okoliczności, czy takie oznaczenie zostało bądź nie zostało później zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy. Za takim podejściem opowiedziały się FCI, Komisja oraz rządy grecki i włoski.
35. Jednakże sąd odsyłający podkreśla, że wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 można dokonywać również zgodnie z podejściem przyjętym w orzecznictwie hiszpańskim na podstawie przywołanej doktryny „inmunidad registral”(21), w ten sposób, że sprzeciwia się on temu, aby właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego zakazał używania później zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli nie zostanie on unieważniony. Ta druga możliwa wykładnia oparta jest na zasadzie „qui iure suo utitur, neminem laedit”, zgodnie z którą kto wykonuje przysługujące mu prawo, w tym przypadku prawo wynikające z zarejestrowania późniejszego wspólnotowego znaku towarowego, nikomu nie wyrządza szkody. Wyłącznie FCIPPR popierała to stanowisko, podkreślając w szczególności konieczność ochrony wyłącznego prawa wynikającego z zarejestrowania znaku towarowego na podstawie zasady pewności prawa.
36. Tymczasem, tak jak w sprawie Celaya, znajdujemy się w sytuacji, w której niezależnie od przyjętego rozwiązania prawo własności intelektualnej, w niniejszym przypadku zarejestrowany znak towarowy nie zapewnia pełnej i bezwzględnej ochrony jego właścicielowi(22).
37. W przypadku bowiem wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli należałoby uznać, że jego właściciel może wnieść powództwo dotyczące naruszenia przeciwko właścicielowi znaku towarowego zarejestrowanego później, takie rozwiązanie prowadziłoby do zmniejszenia zakresu ochrony gwarantowanego właścicielowi późniejszego znaku towarowego, któremu można by zakazać używania znaku towarowego, mimo iż został on prawidłowo zarejestrowany. Natomiast w przypadku późniejszego znaku towarowego, jeżeli należałoby uznać, iż wcześniejsze unieważnienie takiego znaku towarowego jest warunkiem wniesienia powództwa dotyczącego naruszenia, którego celem jest ochrona wcześniejszego znaku towarowego, ochrona zapewniana przez ten ostatni byłaby osłabiona, gdyż zarejestrowanie takiego znaku towarowego nie gwarantowałoby jego właścicielowi wyłącznego prawa używania go, ustanowionego w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, przynajmniej do czasu unieważnienia wcześniejszego identycznego lub podobnego znaku towarowego.
38. W pierwszym przypadku zostaje przyznane pierwszeństwo prawu właściciela wcześniejszego znaku towarowego do zakazania osobom trzecim używania bez jego zgody oznaczenia tworzącego znak towarowy (ius excludendi) nad prawem właściciela późniejszego znaku towarowego do używania oznaczenia tworzącego taki znak towarowy (ius utendi)(23). W drugim przypadku relacja między dwoma prawami jest dokładnie odwrotna. Tak jak w przypadku wzorów wybór jednej z dwóch wykładni dokonuje się między dwoma prawami, które są co do zasady równoważne.
39. Tymczasem, aby spośród dwóch praw wynikających z dwóch znaków towarowych dokonać wyboru, które prawo przeważa, wcześniejsze lub późniejsze, nie można moim zdaniem pominąć podstawowej zasady charakteryzującej system ochrony ustanowiony w dziedzinie znaków towarowych, stanowiącej podstawową zasadę powszechnie uznaną w zakresie praw własności intelektualnej, czyli zasady pierwszeństwa, na mocy której wcześniejsze wyłączne prawo, w niniejszym przypadku wcześniej zarejestrowany wspólnotowy znak towarowy przeważa nad prawami powstałymi w dalszej kolejności, w niniejszym przypadku, wspólnotowymi znakami towarowymi zarejestrowanymi później(24). Jak bowiem słusznie zauważyła Komisja Europejska w swych uwagach, i podobnie jak orzekł Trybunał w dziedzinie wzorów w wyroku w sprawie Celaya(25), wykładni przepisów rozporządzenia nr 207/2009 można dokonywać wyłącznie w świetle tej podstawowej zasady w dziedzinie znaków towarowych, która została wyrażona w niektórych przepisach samego rozporządzenia nr 207/2009(26) oraz w innych przepisach zarówno Unii(27), jak i przepisach międzynarodowych(28) w dziedzinie znaków towarowych.
40. W szczególności z rozporządzenia nr 207/2009 wynika po pierwsze, że wyłącznie oznaczenia możliwe do przedstawienia w formie graficznej mogące spełniać podstawową funkcję znaku towarowego, to znaczy służyć odróżnieniu produktów i usług jednego przedsiębiorstwa od produktów i usług innego przedsiębiorstwa, mogą stanowić wspólnotowe znaki towarowe i korzystać z odpowiedniej ochrony, która wynika z rejestracji oraz, po drugie, że ochrona wynikająca ze wspólnotowego znaku towarowego powinna być bezwzględna wobec identycznych lub podobnych oznaczeń mogących wprowadzać w błąd(29). Taka bezwzględna ochrona przyznana znakowi towarowemu jest niezależna od tego, czy oznaczenia mogące wprowadzać w błąd są bądź nie są zarejestrowane jako wspólnotowe znaki towarowe.
41. W przypadku konfliktu między dwoma zarejestrowanymi wspólnotowymi znakami towarowymi zastosowanie zasady pierwszeństwa prowadzi moim zdaniem, po pierwsze, do przyjęcia, że znak towarowy zarejestrowany jako pierwszy spełnia przesłanki wymagane do przyznania wspólnotowej ochrony przed znakiem towarowym zarejestrowanym później oraz, po drugie, do uzależnienia zakresu gwarantowanej ochrony późniejszego wspólnotowego znaku towarowego od braku wcześniejszych praw pozostających z nim w konflikcie. Dlatego też w przypadku konfliktu między zarejestrowanymi wspólnotowymi znakami towarowymi ochrona, jaką przyznaje rozporządzenie nr 207/2009 późniejszemu wspólnotowemu znakowi towarowemu, jest uzasadniona wyłącznie wtedy, gdy jego właściciel może wykazać, że wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy nie spełnia jednej z przesłanek koniecznych dla skorzystania z ochrony(30) lub że między znakami towarowymi konflikt nie występuje(31).
42. Jest to niezależne od faktu, że procedura rejestracyjna wspólnotowego znaku towarowego przewiduje w przeciwieństwie do procedury rejestracyjnej wspólnotowych wzorów możliwość wniesienia przez osoby trzecie sprzeciwu wobec rejestracji późniejszego znaku towarowego. Jak podkreślono bowiem w pkt 30 i 31, mimo iż ustanowienie tego rodzaju kontroli „ex ante” względem właściciela znaku towarowego zarejestrowanego później przyczynia się do wzmocnienia pewności prawa i w porównaniu do dziedziny obejmującej wzory zmniejsza ryzyko zarejestrowania znaków towarowych naruszających wcześniejsze prawa, to fakt, że oznaczenie jest zarejestrowane jako wspólnotowy znak towarowy nie stanowi bezwzględnej gwarancji, że to oznaczenie nie narusza wyłącznego prawa wynikającego z zarejestrowanego wcześniej znaku towarowego. Różnice proceduralne występujące między dziedziną wzorów a dziedziną znaków towarowych, chociaż istotne, nie są jednak moim zdaniem tego rodzaju, żeby mogły uzasadniać wykładnię odnośnego przepisu, która byłaby niezgodna z zasadą pierwszeństwa(32).
43. Ponadto w przypadku, w którym właściciel wcześniejszego znaku towarowego podejmuje działania w celu ochrony własnego znaku towarowego wobec oznaczenia naruszającego jego prawa, mimo iż oznaczenie to zostało prawidłowo zarejestrowane w dalszej kolejności, konieczne jest, aby system ochrony ustanowiony w rozporządzeniu nr 207/2009 gwarantował mu możliwość niezwłocznego uzyskania zakazu stosowania znaku towarowego naruszającego jego prawa, gdyż występowanie na rynku znaku towarowego tego rodzaju może naruszać podstawową funkcję wcześniejszego znaku towarowego(33). Wydaje się ponadto oczywiste, że im dłużej będzie utrzymywał się na rynku konflikt dwóch znaków towarowych, tym poważniejsza będzie potencjalna lub rzeczywista szkoda spowodowana wobec wcześniejszego znaku towarowego.
44. W tym względzie należy zauważyć, że Trybunał miał już wielokrotnie okazje stwierdzić, że bezwzględna ochrona znaku towarowego wynikająca z wyłącznego prawa przyznanego jego właścicielowi w obowiązujących przepisach ma mu, jako właścicielowi znaku towarowego, umożliwić właśnie ochronę jego własnych, szczególnych interesów, czyli ma zapewnić, że znak towarowy będzie spełniał swoje funkcje(34). Wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 można moim zdaniem dokonywać wyłącznie w sposób wynikający z tego utrwalonego orzecznictwa.
45. Co więcej, jak słusznie zauważa Komisja, uzależnienie wniesienia powództwa dotyczącego naruszenia od unieważnienia późniejszego znaku towarowego oznaczałoby, że postępowanie w sprawie naruszenia mogłoby zostać nadmiernie wydłużone, gdyż właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego oprócz oczekiwania na orzeczenie OHIM w tej kwestii – wydawane po zakończeniu dwóch etapów wewnętrznej kontroli administracyjnej – mógłby również zostać zmuszony do czekania na wynik możliwych skarg wniesionych do Sądu lub ewentualnie do Trybunału Sprawiedliwości(35). Istnienie na rynku wcześniejszego znaku towarowego i znaku towarowego, który go narusza mogłoby zatem trwać wiele lat, powodując potencjalnie poważną szkodę po stronie właściciela wcześniejszego znaku towarowego.
46. Co więcej, wydaje mi się, że sytuacja właściciela późniejszego znaku towarowego jest w każdym razie objęta ochroną przed ewentualnym nadużyciem ze strony właściciela wcześniejszego znaku towarowego na drodze powództwa dotyczącego naruszenia, gdyż właściciel późniejszego znaku towarowego ma możliwość podjęcia obrony przed sądem orzekającym w przedmiocie wspólnotowych znaków wspólnotowych, przed którym może powołać się na ewentualne oddalenie sprzeciwu co do istoty przez OHIM(36), jak też ma on możliwość wniesienia powództwa wzajemnego o stwierdzenie wygaśnięcia lub unieważnienie wcześniejszego znaku towarowego, będącego podstawą powództwa dotyczącego naruszenia(37). Ponadto, jak zauważono w pkt 40 i 41, zakres ochrony jego znaku towarowego jest uzależniony od początku od braku wcześniejszych praw pozostających w sprzeczności z jego prawem.
47. Z powyższych uwag wynika moim zdaniem, że wyłącznie wykładnia pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zgodna z zasadą pierwszeństwa i obejmująca wszystkie osoby trzecie i w związku z tym także właściciela późniejszego wspólnotowego znaku towarowego może zagwarantować realizację celu w postaci bezwzględnej ochrony zarejestrowanych wspólnotowych znaków towarowych, założonego w rozporządzeniu nr 207/2009.
48. Ponadto, oprócz względów przedstawionych powyżej, można również wskazać inne argumenty natury językowej i systemowej, które moim zdaniem przemawiają na rzecz wyżej zaproponowanej wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
49. Z punktu widzenia językowego należy bowiem zauważyć, że chociaż rozporządzenie nr 207/2009 nie zawiera żadnego wyraźnego przepisu dotyczącego możliwości wniesienia przez właściciela zarejestrowanego wcześniej wspólnotowego znaku towarowego powództwa dotyczącego naruszenia przeciwko właścicielowi zarejestrowanego później innego wspólnotowego znaku towarowego, tekst art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 przyznaje właścicielowi zarejestrowanego wspólnotowego znaku towarowego wyłączne prawo używania takiego znaku towarowego i zakazania „osobom trzecim”, bez rozróżnienia, czy osoba trzecia jest bądź nie jest właścicielem wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego później, używania bez jego zgody oznaczenia naruszającego jego znak towarowy(38). Wydaje mi się zresztą prawdopodobne, że gdyby ustawodawca chciał wprowadzić zasadę ochrony właścicieli znaków towarowych zarejestrowanych później, to dokonałby tego w przepisie w sposób wyraźny.
50. Z punktu widzenia wykładni systemowej należy następnie zauważyć, że żaden przepis rozporządzenia nr 207/2009 nie przewiduje wyłączenia względem osoby trzeciej będącej właścicielem późniejszego znaku towarowego zakazu przewidzianego w art. 9 ust. 1 tego rozporządzenia(39), mimo iż rozporządzenie to przewiduje pewne ograniczenia wyłącznego prawa przyznanego właścicielowi zarejestrowanego znaku towarowego(40). Artykuł 54 rozporządzenia nr 207/2009 ma w tym względzie szczególne znaczenie. Wynika bowiem z tego przepisu, że wyłącznie wtedy, gdy spełnione są przesłanki w nim przewidziane (przyzwolenie przez pięć następujących po sobie lat na używanie), wykluczona jest możliwość wniesienia przez właściciela wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego powództwa o unieważnienie i powództwa dotyczącego naruszenia przeciwko właścicielowi innego, późniejszego wspólnotowego znaku towarowego. Można zatem a contrario wywnioskować, że jeżeli takie przesłanki są spełnione, właściciel wcześniejszego znaku towarowego może wnieść powództwo o stwierdzenie naruszenia przeciwko właścicielowi wspólnotowego znaku towarowego zarejestrowanego później.
51. Artykuł 54 rozporządzenia nr 207/2009 jest ponadto istotny w tym względzie z punktu widzenia wykładni systemowej tego rozporządzenia. Można bowiem wywnioskować z rozróżnienia dokonanego w tym artykule pomiędzy żądaniem unieważnienia późniejszego znaku towarowego a sprzeciwem wobec jego używania, że rozporządzenie nr 207/2009 uznaje powództwo o unieważnienie i powództwo dotyczące naruszenia za dwa odrębne powództwa, nie przewidując żadnego prejudycjalnego związku między nimi(41).
52. Podobnie bowiem jak w dziedzinie wzorów wspólnotowych również w dziedzinie znaków towarowych rozporządzenie nr 207/2009 czyni wyraźne rozróżnienie między dwoma rodzajami powództw, które mają odmienny przedmiot, skutki i cel. Z jednej strony bowiem art. 96 rozporządzenia nr 207/2009 przyznał krajowym sądom orzekającym w przedmiocie wspólnotowych znaków towarowych wyłączną jurysdykcję w sprawach dotyczących naruszenia. Z drugiej zaś strony, co się tyczy wniosku o unieważnienie znaków towarowych, rozporządzenie nr 207/2009 ustanowiło zcentralizowane rozpatrywanie wniosków przez OHIM, nawet jeśli zasadę tę, tak jak w dziedzinie wzorów, ogranicza możliwość rozstrzygania przez sądy orzekające w przedmiocie znaków towarowych powództw wzajemnych o unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego, wniesionych w ramach powództwa dotyczącego naruszenia. Brak jest jakiejkolwiek wskazówki pozwalającej uznać, że prawodawca chciał uzależnić wniesienie jednego powództwa od uprzedniego lub równoczesnego wniesienia drugiego powództwa(42).
53. Ponadto uważam, że proponowana wykładnia pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, nie powoduje szczególnych problemów, jeśli chodzi o podział kompetencji między sądami orzekającymi w przedmiocie wspólnotowych znaków towarowych a OHIM. Jeżeli jest bowiem prawdą, jak wykazałem już w dziedzinie wzorów(43), że również w dziedzinie znaków towarowych istnieje możliwość, iż sytuacja prawna późniejszego znaku towarowego jest nieokreślona, w przypadku gdy właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, którego powództwo dotyczące naruszenia przeciwko właścicielowi późniejszego wspólnotowego znaku towarowego zostało uwzględnione, nie podejmuje działań w celu unieważnienia takiego znaku towarowego, to wydaje mi się jednak, że powody prowadzące mnie do uznania, że taki brak pewności prawnej nie może być rozstrzygający przy dokonywaniu wykładni pojęcia osób trzecich, przeciwko którym właściciel wzoru(44) może wnieść powództwo, zachowują ważność mutatis mutandis w dziedzinie znaków towarowych(45). Uważam zatem, że odmienna wykładnia w zakresie, w jakim, jak zauważyłem w pkt 43 i 45, zagrażałaby skuteczności powództwa dotyczącego naruszenia, mogłaby naruszać system ochrony przewidziany w rozporządzeniu nr 207/2009.
54. W świetle powyższych rozważań uważam, że przedłożone pytanie należy rozstrzygnąć, orzekając, iż wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy dokonywać w ten sposób, że w sporze dotyczącym naruszenia wyłącznego prawa wynikającego ze wspólnotowego znaku towarowego prawo zakazania osobom trzecim używania takiego znaku towarowego obejmuje każdą osobę trzecią, także osobę trzecią będącą właścicielem zarejestrowanego później wspólnotowego znaku towarowego.
55. W celu przekazania sądowi odsyłającemu możliwie najpełniejszych wskazówek należy zauważyć, że jeżeli Trybunał przyjmie wykładnię pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zaproponowana przeze mnie w poprzednim punkcie taka wykładnia powinna koniecznie obejmować osobę trzecią będącą właścicielem znaku towarowego zarejestrowanego później w państwie członkowskim i to niezależnie od treści odpowiednich przepisów krajowych.
56. Odmienne rozstrzygnięcie nie tylko byłoby nielogiczne i niespójne z przedstawioną powyżej wykładnią, lecz również naruszałoby skuteczność art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, gdyż poprzez zarejestrowanie oznaczenia na szczeblu krajowym umożliwiałoby ograniczenie ochrony przyznanej właścicielowi wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego w przepisach rozporządzenia nr 207/2009. Ponadto odmienna wykładnia byłaby sprzeczna moim zdaniem z zasadą jednolitego charakteru znaku towarowego(46) w zakresie, w jakim właściciel wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego byłby chroniony w różny sposób w różnych państwach członkowskich w zależności od tego, czy prawo krajowe przyznaje mu – bądź nie – możliwość wniesienia powództwa przeciwko osobie naruszającej jego znak towarowy bez czekania na unieważnienie krajowego późniejszego znaku towarowego naruszającego jego prawa.
57. Ponadto należy wreszcie zauważyć, że zgodnie z wymogami jednolitej wykładni prawa Unii uznanymi wielokrotnie przez Trybunał(47) wykładnia pojęcia osób trzecich, o którym mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, nie mogłaby nie obejmować odpowiedniego pojęcia zawartego w art. 5 ust. 1 i 2 dyrektywy 2008/95, który ma podobne brzmienie(48).
V – Wnioski
58. W kontekście powyższych rozważań proponuję, aby Trybunał udzielił następującej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedłożone przez Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Alicante:
Wykładni art. 9 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego należy dokonywać w ten sposób, że w sporze dotyczącym naruszenia wyłącznego prawa wynikającego ze wspólnotowego znaku towarowego prawo zakazania osobom trzecim używania takiego znaku towarowego obejmuje każdą osobę trzecią, także osobę trzecią będącą właścicielem zarejestrowanego później wspólnotowego znaku towarowego.