ARRÊT DE LA COUR
29 septembre 1998 (1)
«Droit de marque — Risque de confusion — Similitude entre des produits ou des
services»
Dans l'affaire C-39/97,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177
du traité CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le
litige pendant devant cette juridiction entre
Canon Kabushiki Kaisha
et
Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation,
une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous
b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988,
rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40,
p. 1),
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann (rapporteur),
H. Ragnemalm, M. Wathelet et R. Schintgen, présidents de chambre, P. J. G.
Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. F. G. Jacobs,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
— pour Canon Kabushiki Kaisha, par Me Götz Jordan, avocat à Karlsruhe,
— pour Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications
Corporation, par Me Wolf-W. Wodrich, avocat à Essen,
— pour le gouvernement français, par Mme Kareen Rispal-Bellanger, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires
étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la
même direction, en qualité d'agents,
— pour le gouvernement italien, par M. le professeur Umberto Leanza, chef
du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères,
en qualité d'agent, assisté de M. Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,
— pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Lindsey Nicoll, du
Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, et M. Daniel Alexander,
barrister,
— pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Jürgen
Grunwald, conseiller juridique, et Berend Jan Drijber, membre du service
juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Canon Kabushiki Kaisha, représentée par
Me Axel Rinkler, avocat à Karlsruhe, de Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement
Pathe Communications Corporation, représentée par Mes Wolf-W. Wodrich et
Joachim K. Zenz, Patentanwalt à Essen, du gouvernement français, représenté par
Mme Anne de Bourgoing, chargé de mission à la direction des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, du gouvernement italien,
représenté par M. Oscar Fiumara, du gouvernement du Royaume-Uni, représenté
par M. Daniel Alexander, et de la Commission, représentée par M. Jürgen
Grunwald, à l'audience du 20 janvier 1998,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 2 avril 1998,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par ordonnance du 12 décembre 1996, parvenue à la Cour le 28 janvier 1997, le
Bundesgerichtshof a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, une question
préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la
première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les
législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1, ci-après la
«directive»).
- 2.
- Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société
japonaise Canon Kabushiki Kaisha (ci-après «CKK») à la société américaine
Metro-Goldwyn-Mayer Inc., anciennement Pathe Communications Corporation (ci-après «MGM»), à la suite du dépôt par cette dernière en 1986, en Allemagne,
d'une demande d'enregistrement de la marque verbale «CANNON» pour désigner
les produits et services suivants: «films enregistrés sur cassettes vidéo (cassettes
vidéo); production, location et projection de films pour les cinémas et les
organismes de télévision».
- 3.
- Se référant à l'article 5, paragraphe 4, point 1, du Warenzeichengesetz (ancienne
loi sur les marques, ci-après le «WZG»), CKK a fait opposition à cette demande
devant le Deutsches Patentamt (Office des brevets allemand) au motif qu'elle était
en conflit avec sa marque verbale antérieure «Canon», enregistrée en Allemagne,
notamment, pour les produits suivants: «appareils photo, caméras et projecteurs;
appareils de prise de vues et d'enregistrement télévisés, appareils de retransmission
télévisée, appareils de réception et de reproduction télévisées, y compris les
appareils d'enregistrement et de lecture à bande ou à disque».
- 4.
- Le premier examinateur du Deutsches Patentamt a retenu la concordance entre les
deux marques et, partant, a refusé l'enregistrement au motif que les produits et
services respectifs étaient similaires au sens de l'article 5, paragraphe 4, point 1, du
WZG. Le second examinateur a annulé cette décision et rejeté l'opposition pour
absence de similarité.
- 5.
- Le Bundespatentgericht a rejeté le recours formé par CKK contre cette dernière
décision en écartant l'existence d'une similarité, au sens de l'article 5, paragraphe
4, point 1, du WZG, entre les produits et services en cause. Il a exposé qu'une telle
similarité ne peut être admise que si les produits ou services présentent, en raison
de leur importance économique et de leur mode d'utilisation, des points communs
si étroits, notamment en ce qui concerne leurs lieux de fabrication et de vente
habituels, que, dans l'esprit de l'acheteur moyen, peut naître le sentiment qu'ils
proviennent de la même entreprise dans la mesure où des signes distinctifs
concordants ou supposés tels sont employés. Selon cette juridiction, cette condition
faisait défaut en l'espèce.
- 6.
- CKK a formé un pourvoi devant le Bundesgerichtshof contre l'ordonnance du
Bundespatentgericht.
- 7.
- Dans son ordonnance de renvoi, le Bundesgerichtshof relève, à titre liminaire, que
l'affaire pendante devant lui doit être jugée sur la base du Markengesetz (nouvelle
loi allemande sur les marques), entrée en vigueur le 1er janvier 1995, qui a
transposé la directive en droit allemand et dont l'article 9, paragraphe 1, point 2,
correspond à l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive.
- 8.
- Cette dernière disposition prévoit:
«1. Une marque est refusée à l'enregistrement ou susceptible d'être déclarée
nulle si elle est enregistrée:
...
b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque
antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des
services que les deux marques désignent, il existe, dans l'esprit du public, un
risque de confusion qui comprend le risque d'association avec la marque
antérieure».
- 9.
- Ensuite, afin de faire apparaître le contexte et l'importance de la question posée,
le Bundesgerichtshof effectue les constatations suivantes:
— en l'espèce, les deux signes «CANNON» et «Canon» se prononcent de la
même façon et la marque «Canon» jouit d'une renommée; en outre,
comme l'a observé le Bundespatentgericht, le public est d'avis que les «films
enregistrés sur cassettes vidéo (cassettes vidéo)» et les «appareils
d'enregistrement et de lecture de bandes vidéo (magnétoscopes)» ne
proviennent pas du même fabricant;
— le Bundespatentgericht, se conformant aux principes découlant du WZG, n'a
accordé d'importance, dans sa décision, ni à l'identité des signes ni à la
renommée de la marque de la société opposante;
— comme il y a lieu d'appliquer désormais le Markengesetz, il importe de
déterminer les critères à appliquer pour interpréter la notion de «similitude
des produits ou des services que les deux marques désignent» au sens de
l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive;
— si, en l'espèce, on ne tient pas compte de la renommée de la marque
antérieure pour évaluer le risque de confusion en l'absence de similitude
entre les produits ou les services que les deux marques désignent, le pourvoi
formé par la société opposante ne peut pas aboutir sur la base des
constatations faites par le Bundespatentgericht;
— il est, cependant, concevable d'interpréter l'article 4, paragraphe 1, sous b),
de la directive en ce sens que la renommée de la marque antérieure peut
non seulement renforcer le caractère distinctif inhérent à la marque en tant
que telle, mais également conduire à ne pas tenir compte de l'idée que le
public se fait du lieu d'origine («Herkunftsstätte») desdits produits ou
services lors de l'appréciation de la similitude des produits ou des services
désignés;
— selon la doctrine, il peut y avoir lieu, lors de l'appréciation du risque de
confusion au sens du Markengesetz, d'établir une corrélation entre la
similitude des produits, d'une part, et le degré de similitude des signes
respectifs et le caractère distinctif de la marque à protéger, d'autre part, de
telle manière que la similitude des produits puisse être d'autant plus faible
que les signes sont plus proches l'un de l'autre et que le caractère distinctif
de la marque revendiquant la protection est plus fort.
- 10.
- Enfin, le Bundesgerichtshof relève que l'importance pratique que revêt
l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive est renforcée
par le fait que le motif relatif de refus d'enregistrement prévu à l'article 9,
paragraphe 1, point 3, du Markengesetz — qui transpose l'article 4, paragraphe 4,
sous a), de la directive sur la possibilité pour les États membres de prévoir une
protection plus large dans le cas de marques jouissant d'une renommée en
dérogeant à l'exigence de similitude des produits ou services — ne peut pas être
invoqué dans le cadre de la procédure nationale d'opposition mais seulement
devant les juridictions ordinaires dans le cadre d'une action en radiation ou d'une
action en contrefaçon.
- 11.
- C'est au vu de ces considérations que le Bundesgerichtshof a sursis à statuer pour
poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Pour apprécier la similitude des produits ou des services que les deux marques
désignent, le caractère distinctif, en particulier la renommée de la marque
antérieure (à la date pertinente pour l'ancienneté de la marque postérieure), doit-il
être pris en compte, notamment, de manière que l'existence d'un risque de
confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/104/CEE
puisse être admise également lorsque, pour le public, les produits ou les services
en question ont des lieux d'origine ('Herkunftsstätten‘) différents?»
- 12.
- Par la première partie de sa question, le Bundesgerichtshof demande en substance
si l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être interprété en ce sens
que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en particulier sa renommée,
doit être pris en compte pour apprécier si la similitude entre les produits ou les
services désignés par les deux marques est suffisante pour donner lieu à un risque
de confusion.
- 13.
- CKK, les gouvernements français et italien ainsi que la Commission s'accordent en
substance pour répondre par l'affirmative à cette question.
- 14.
- En revanche, MGM et le gouvernement du Royaume-Uni estiment que la
similitude entre les produits ou les services doit être appréciée de manière objective
et autonome, et donc en faisant abstraction du caractère distinctif de la marque
antérieure, et en particulier de sa renommée.
- 15.
- A cet égard, il convient, en premier lieu, de rappeler que le dixième considérant
de la directive énonce «que la protection conférée par la marque enregistrée, dont
le but est notamment de garantir la fonction d'origine de la marque, est absolue encas d'identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services; que la
protection vaut également en cas de similitude entre la marque et le signe et entre
les produits ou services; qu'il est indispensable d'interpréter la notion de similitude
en relation avec le risque de confusion; que le risque de confusion, dont
l'appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de
la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé
ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les
produits ou services désignés, constitue la condition spécifique de la protection».
- 16.
- En deuxième lieu, il importe d'observer que, selon la jurisprudence de la Cour, le
risque de confusion dans l'esprit du public, qui conditionne l'application de l'article
4, paragraphe 1, sous b), de la directive, doit être apprécié globalement en tenant
compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce (arrêt du 11 novembre 1997,
SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, point 22).
- 17.
- L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine
interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des
marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de
similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré
élevé de similitude entre les marques, et inversement. L'interdépendance entre ces
facteurs trouve en effet expression au dixième considérant de la directive, selon
lequel il est indispensable d'interpréter la notion de similitude en relation avec le
risque de confusion dont l'appréciation, quant à elle, dépend notamment de la
connaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque
et le signe et entre les produits ou services désignés.
- 18.
- Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour que le risque de confusion est
d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère
important (arrêt SABEL, précité, point 24). Donc, comme la protection d'une
marque enregistrée dépend, selon l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive,
de l'existence d'un risque de confusion, les marques qui ont un caractère distinctif
élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le
marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère
distinctif est moindre.
- 19.
- Il en découle que, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, il
peut y avoir lieu de refuser à l'enregistrement une marque, malgré un moindre
degré de similitude entre les produits ou services désignés, lorsque la similitude des
marques est grande et que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en
particulier sa renommée, est fort.
- 20.
- A l'encontre de cette interprétation, MGM et le gouvernement du Royaume-Uni
ont objecté que la prise en compte du caractère distinctif plus ou moins fort de la
marque antérieure au cours de l'examen de la similitude entre les produits ou les
services désignés comporte le danger d'un allongement de la durée du processus
d'enregistrement. En revanche, le gouvernement français a affirmé que, selon son
expérience, la prise en compte de ce facteur au cours de l'examen de la similitude
entre les produits ou les services désignés n'a pas pour effet d'allonger indûment
ou de compliquer la procédure d'enregistrement.
- 21.
- A cet égard, il importe de constater que, à supposer même que l'interprétation
préconisée ait pour effet d'allonger sensiblement la procédure d'enregistrement,
cela ne saurait être déterminant pour l'interprétation de l'article 4, paragraphe 1,
sous b), de la directive. En tout état de cause, il convient, pour des raisons de
sécurité juridique et de bonne administration, de s'assurer que les marques dont
l'usage pourrait être contesté avec succès devant les juridictions ne soient pas
enregistrées.
- 22.
- Il y a lieu toutefois de souligner que, aux fins de l'application de l'article 4,
paragraphe 1, sous b), il reste nécessaire, même dans l'hypothèse où existe une
identité avec une marque dont le caractère distinctif est particulièrement fort,
d'apporter la preuve de la présence d'une similitude entre les produits ou les
services désignés. En effet — et contrairement à ce qui est prévu par exemple à
l'article 4, paragraphe 4, sous a), qui vise explicitement les cas où les produits ou
services ne sont pas similaires —, l'article 4, paragraphe 1, sous b), prévoit qu'un
risque de confusion présuppose une identité ou une similitude entre les produits
ou services désignés.
- 23.
- Pour apprécier la similitude entre les produits ou services en cause, il y a lieu,
comme l'ont rappelé les gouvernements français et du Royaume-Uni ainsi que la
Commission, de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le
rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur
nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou
complémentaire.
- 24.
- Au vu de ce qui précède, il y lieu de répondre à la première partie de la question
préjudicielle que l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive doit être
interprété en ce sens que le caractère distinctif de la marque antérieure, et en
particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier si la similitude
entre les produits ou les services désignés par les deux marques est suffisante pour
donner lieu à un risque de confusion.
- 25.
- Par la seconde partie de sa question, le Bundesgerichtshof demande en substance
s'il peut exister un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b),
de la directive même lorsque, pour le public, les produits ou les services en cause
ont des lieux d'origine («Herkunftsstätten») différents.
- 26.
- A cet égard, il y a lieu de constater qu'un risque de confusion existe au sens de
l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive lorsque le public peut se
méprendre quant à l'origine des produits ou des services en cause.
- 27.
- En effet, d'une part, il ressort de l'article 2 de la directive qu'une marque doit être
propre à distinguer les produits ou services d'une entreprise de ceux d'autres
entreprises; d'autre part, il est précisé au dixième considérant de la directive que
l'objectif de la protection conférée par la marque est notamment de garantir sa
fonction d'origine.
- 28.
- Il convient, en outre, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la
fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur
final l'identité d'origine du produit ou du service marqué, en lui permettant de
distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre
provenance, et que, pour que la marque puisse jouer son rôle d'élément essentiel
du système de concurrence non faussé que le traité entend établir, elle doit
constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été
fabriqués sous le contrôle d'une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la
responsabilité de leur qualité (voir, notamment, arrêt du 17 octobre 1990, HAG II,
C-10/89, Rec. p. I-3711, points 14 et 13).
- 29.
- Dès lors, constitue un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous
b), de la directive le risque que le public puisse croire que les produits ou services
en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées
économiquement (voir, en ce sens, arrêt SABEL, précité, points 16 à 18). Par
conséquent, comme l'a observé M. l'avocat général au point 30 de ses conclusions,
il ne suffit pas, afin d'exclure l'existence dudit risque de confusion, de démontrer
simplement l'absence de risque de confusion dans l'esprit du public quant au lieu
de production des produits ou services en cause.
- 30.
- Il y a donc lieu de répondre à la seconde partie de la question posée qu'il peut
exister un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b), de la
directive même lorsque, pour le public, les produits et services en cause ont des
lieux de production différents. En revanche, l'existence d'un tel risque est exclue
s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou services en cause
proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d'entreprises liées
économiquement.
Sur les dépens
- 31.
- Les frais exposés par les gouvernements français, italien et du Royaume-Uni, ainsi
que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire
l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au
principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il
appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance
du 12 décembre 1996, dit pour droit:
L'article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104/CEE du Conseil,
du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les
marques, doit être interprété en ce sens que le caractère distinctif de la marque
antérieure, et en particulier sa renommée, doit être pris en compte pour apprécier
si la similitude entre les produits ou les services désignés par les deux marques est
suffisante pour donner lieu à un risque de confusion.
Il peut exister un risque de confusion au sens de l'article 4, paragraphe 1, sous b),
de la directive 89/104 même lorsque, pour le public, les produits et services en
cause ont des lieux de production différents. En revanche, l'existence d'un tel
risque est exclue s'il n'apparaît pas que le public puisse croire que les produits ou
services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant,
d'entreprises liées économiquement.
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Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm
Wathelet Schintgen
Kapteyn
Murray Edward
Hirsch
Jann Sevón
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 1998.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias