SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA
PAOLA MENGOZZIJA,
predstavljeni 15. novembra 2012(1)
Zadeva C‑561/11
Fédération Cynologique Internationale
proti
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza
(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante y n. 1 de Marca Comunitaria, (Španija))
„Znamka Skupnosti – Kršitev – Pojem ‚tretja oseba‘“
1. S tem predlogom za sprejetje predhodne odločbe Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante Sodišču postavlja vprašanje glede razlage člena 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti(2) (v nadaljevanju: Uredba št. 207/2009).
2. Vprašanje, na katerega je Sodišče pozvano, da odgovori, se nanaša na opredelitev pojma „tretje osebe“, proti katerim lahko imetnik znamke Skupnosti vloži tožbo zaradi kršitve. Razjasniti bo treba predvsem, ali ta pojem, določen v členu 9(1) Uredbe št. 207/2009, vključuje tudi imetnika pozneje registrirane znamke Skupnosti in ali mora v tem primeru imetnik prejšnje znamke Skupnosti za to, da bi proti imetniku kasnejše znamke Skupnosti lahko vložil tožbo zaradi kršitve, pred tem Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) predlagati razglasitev ničnosti kasnejše znamke Skupnosti.
3. Takoj je treba poudariti, da problem, ki izhaja iz predloženega vprašanja v tej zadevi in ki je, kot bo razvidno v nadaljevanju, predmet živahne razprave v pravni teoriji in praksi v Španiji, ni povsem nov. Sodišče je namreč nedavno odločilo o predlogu za predhodno odločanje, ki ga je vložilo isto predložitveno sodišče kot v tej zadevi, v zvezi s precej podobnim vprašanjem o razlagi Uredbe št. 6/2002 o modelih Skupnosti.(3) V sklepnih predlogih v tisti zadevi(4) sem že poudaril, da glede na pomembne razlike med postopki registracije modelov Skupnosti in znamk Skupnosti, ugotovitev, do katerih se pride na nekem področju, ni mogoče samodejno uporabiti tudi na drugem področju. Menim, da je pri preučitvi vprašanja, ki ga je v tej zadevi predložilo predložitveno sodišče, treba upoštevati pristop Sodišča v sodbi Celaya, ne da bi pri tem zanemarili pomembne procesne razlike med področjema blagovnih znamk in modelov.
I – Pravni okvir
4. V skladu s sedmo uvodno izjavo Uredbe št. 207/2009 je registracija znamke Skupnosti zavrnjena zlasti, če je v nasprotju s prejšnjimi pravicami. V skladu z osmo uvodno izjavo bi varstvo, ki ga zagotovi blagovna znamka Skupnosti in katere funkcija je še posebej v zagotavljanju blagovne znamke kot označbe izvora, moralo biti absolutno v primeru enakosti blagovne znamke in znaka ter blaga ali storitev in to varstvo bi moralo veljati tudi v primerih podobnosti med blagovno znamko in znakom ter blagom ali storitvami. Poleg tega je v skladu s to uvodno izjavo pojem podobnosti treba razlagati v razmerju z verjetnostjo zmede.
5. Člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 določa, katere so pravice iz blagovne znamke Skupnosti, ki jih ima imetnik:
„Registrirana znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico preprečiti vsem tretjim osebam, ki nimajo njegovega soglasja, da v gospodarskem prometu uporabljajo:
a) kateri koli znak, ki je enak blagovni znamki Skupnosti za označevanje blaga ali storitev, enakih tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti,
b) kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti; verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko;
c) kateri koli znak, enak ali podoben blagovni znamki Skupnosti za blago ali storitve, ki niso podobni tistim, za katere je registrirana blagovna znamka Skupnosti, če ima slednja ugled v Skupnosti in če uporaba tega znaka brez upravičenega razloga izkorišča ali škoduje razlikovalnemu značaju ali ugledu blagovne znamke Skupnosti.“
6. Člen 54 Uredbe št. 207/2009 z naslovom „Zožitev zaradi pristanka“ določa, da imetnik blagovne znamke Skupnosti, ki je pristal za obdobje petih zaporednih let v uporabo poznejše blagovne znamke Skupnosti v Uniji in se ob tem zavedal te uporabe, ni več upravičen do vložitve zahteve za ugotovitev, da je poznejša blagovna znamka nična, niti do nasprotovanja, da se zadnjenavedena uporablja na podlagi prejšnje blagovne znamke.
II – Dejansko stanje, postopek v glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje
7. Tožeča stranka v postopku v glavni stvari, Fédération Cynologique Internationale (v nadaljevanju: FCI), mednarodno združenje, ustanovljeno leta 1911 v podporo kinofiliji, je imetnik mešane blagovne znamke Skupnosti št. 4438751, prijavljene 28. junija 2005 in registrirane 5. julija 2006 za nekatere proizvode iz razredov 35, 41, 42 in 44 v skladu z Nicejskim aranžmajem z dne 15. junija 1957 o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk, kakor je bil revidiran in spremenjen. Ta blagovna znamka je za informacijo prikazana tu spodaj:
8. Tožena stranka v postopku v glavni stvari, Federación Internacional de Perros de Pura Raza (v nadaljevanju: FCIPPR), zasebno združenje, ustanovljeno leta 2004, je imetnik treh španskih nacionalnih znamk, registriranih za proizvode in storitve iz razreda 16:
– besedna znamka št. 2614806 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.“, prijavljena 23. septembra 2004 in registrirana 20. junija 2005;
– mešana znamka št. 2786697 „FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA“, prijavljena 9. avgusta 2007 in registrirana 12. marca 2008;
– mešana znamka št. 2818217 „FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI“, prijavljena 11. februarja 2008 in registrirana 26. avgusta 2008.
9. FCIPPR je 12. februarja 2009 pri UUNT zahtevalo registracijo znaka, ki je prikazan tu spodaj, kot blagovno znamko Skupnosti za nekatere proizvode iz razreda 16:
10. FCI je 5. februarja 2010 vložilo ugovor zoper registracijo tega znaka kot znamke Skupnosti. Vendar je bil ugovor zaradi formalne nepravilnosti v zvezi z neplačilom pristojbine za ugovor zavržen, zato je bil dne 3. septembra 2010 znak, prikazan v prejšnji točki, registriran kot znamka Skupnosti pod št. 7597529.
11. FCI je 18. junija 2010 pri predložitvenem sodišču vložilo tožbo za razglasitev ničnosti nacionalnih znamk, navedenih v točki 8, zaradi obstoja verjetnosti zmede z njegovo znamko Skupnosti št. 4438751, prikazano v točki 7 in tožbo zaradi kršitve te znamke. V okviru tega postopka je FCIPPR oporekalo verjetnosti zmede med njegovimi nacionalnimi znamkami in znamko Skupnosti št. 4438751 ter vložilo nasprotno tožbo za razglasitev ničnosti te znamke Skupnosti, pri čemer je trdilo, da je bila ta registrirana v slabi veri in da ustvarja verjetnost zmede z njegovo prejšnjo nacionalno znamko št. 2614806.
12. FCI je nato 18. novembra 2010 pri UUNT zahtevalo ugotovitev ničnosti znamke Skupnosti št. 7597529, ki jo je registriralo FCIPPR. Vendar je 20. septembra 2011 UUNT, ob upoštevanju, da je v teku postopek, zaradi katerega se je začel postopek za predhodno odločanje, na predlog FCIPPR postopek pred njim prekinil.
13. Predložitveno sodišče meni, da je treba v postopku, ki poteka pred njim, razjasniti, ali se izključna pravica, ki jo ima imetnik znamke Skupnosti na podlagi člena 9(1) Uredbe št. 297/2009, v tem primeru FCI, lahko uveljavi proti tretji osebi, ki je prav tako imetnik znamke Skupnosti, registrirane pozneje, v tem primeru FCIPPR, vse do ugotovitve ničnosti zadnjenavedene znamke.
14. V teh okoliščinah je predložitveno sodišče prekinilo postopek in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:
„Ali se v okviru postopka zaradi kršitve izključne pravice, ki jo daje znamka Skupnosti, in sicer pravice preprečiti tretjim osebam, da jo uporabljajo v gospodarskem prometu, določene v členu 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti, ta pravica nanaša na katero koli tretjo osebo, ki uporablja znak, ki ustvarja verjetnost zmede (ker je podoben znamki Skupnosti, [podobne] pa so tudi storitve ali blago), ali pa je, nasprotno, tretja oseba, ki uporablja ta znak, ki [ustvarja verjetnost zmede], ki je bil v njeno korist registriran kot znamka Skupnosti, izvzeta, dokler se ne ugotovi ničnost te registracije poznejše znamke?“
III – Postopek pred Sodiščem
15. Predložitveni sklep je v sodno tajništvo prispel 8. novembra 2011. Pisna stališča so predložili FCI, FCIPPR, grška in italijanska vlada ter Komisija. Na obravnavi 3. oktobra 2012 sta kot intervenientki sodelovali grška vlada in Komisija.
IV – Pravna presoja
A – Dopustnost predloga za sprejetje predhodne odločbe
16. Najprej je treba preučiti argumente, ki jih je v svojih pisnih stališčih navedlo FCI in ki se nanašajo na nedopustnost predloga za predhodno odločanje. FCI predvsem trdi, da vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, ni nujno za razrešitev spora v postopku v glavni stvari. Tožba zaradi kršitve in tožba za razglasitev ničnosti, ki ju je v tem postopku vložilo FCI, naj bi se nanašali izključno na nacionalne znamke, katerih imetnik je FCIPPR in ne na kasnejšo znamko Skupnosti št. 7597529, katere registracija naj bi bila opravljena po vložitvi tožbe v postopku v glavni stvari. Poleg tega naj bi predložitveno sodišče to vprašanje postavilo po uradni dolžnosti, ne da bi se imeli stranki priložnost o njem ustrezno izreči.
17. Prvič, v zvezi z upoštevnostjo vprašanja, ki ga je postavilo predložitveno sodišče v postopku v glavni stvari, je treba spomniti, da v skladu z ustaljeno sodno prakso za vprašanja razlage prava Unije, ki jih nacionalna sodišča postavijo v pravnem in dejanskem okviru, ki so ga pristojna opredeliti sama in katerega pravilnosti Sodišče ne preizkuša, velja domneva ustreznosti. Sodišče lahko predlog nacionalnega sodišča za sprejetje predhodne odločbe zavrne samo, če je precej očitno, da zahtevana razlaga prava Unije nima nobene povezave z dejanskim stanjem ali predmetom postopka v glavni stvari, če je problem hipotetičen ali če Sodišče nima na voljo pravnih in dejanskih elementov, ki so potrebni za to, da bi lahko na postavljena vprašanja dalo koristne odgovore.(5)
18. V tej zadevi noben element ne kaže na to, da bi nacionalno sodišče postavilo hipotetično vprašanje ali vprašanje, ki nima nobene povezave z dejanskim stanjem ali predmetom postopka v glavni stvari. Nasprotno, iz predložitvenega sklepa izhaja, da je v postopku v glavni stvari FCI na eni strani prijavilo nezakonito uporabo kasnejše znamke Skupnosti v spisih, ki so bili predloženi po njeni registraciji, na drugi strani pa, da je zahtevalo prenehanje uporabe vsakršnega znaka, ki se lahko zameša s prejšnjo znamko Skupnosti, pri čemer gre torej za zahtevo, ki vključuje tudi kasnejšo znamko Skupnosti.
19. Drugič, v zvezi z okoliščino, da je predložitveno sodišče predhodno vprašanje postavilo po uradni dolžnosti, zadostuje spomniti, da iz ustaljene sodne prakse izhaja, da dejstvo, da se stranki v postopku v glavni stvari pred predložitvenim sodiščem nista sklicevali na problem prava Unije, predložitvenemu sodišču ne preprečuje, da se obrne na Sodišče. Namen člena 267 PDEU, drugi in tretji odstavek, ki napotuje na Sodišče, kadar „se vprašanje postavi katerem koli sodišču države članice“, ni omejiti takšno napotitev zgolj na primere, ko ena od strank v postopku v glavni stvari na lastno pobudo predlaga, da se sproži vprašanje o razlagi ali veljavnosti prava Unije, temveč se nanaša tudi na primere, ko takšno vprašanje sproži predložitveno sodišče, ki ocenjuje, da je odločitev Sodišča o tem „nujna za izdajo sodbe“.(6)
20. Menim, da iz teh ugotovitev izhaja, da je treba predlog za sprejetje predhodne odločbe šteti za dopustnega.
B – Vprašanje za predhodno odločanje
1. Uvodne ugotovitve
21. Kot je navedeno zgoraj in kot je že bilo poudarjeno v mojih sklepnih predlogih v zadevi Celaya,(7) sta vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče glede opredelitve pojma osebe („tretja oseba“), proti kateri lahko imetnik znamke vloži tožbo zaradi kršitve in vprašanje, ki je povezano z morebitnim razmerjem pogojenosti tožbe zaradi kršitve z vložitvijo tožbe za ugotovitev ničnosti v primeru spora med imetniki registriranih znamk, trenutno predmet živahne razprave v pravni teoriji in praksi v Španiji, čeprav je treba opozoriti, da so bila ta vprašanja v evropskem pravnem prostoru že obravnavana.(8)
22. Kot je v svojem predložitvenem sklepu navedlo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante, obstaja namreč v Španiji trenutno usmeritev sodne prakse Tribunal Supremo, ki na področju znamk ob uporabi tako imenovane doktrine „inmunidad registral“ šteje, da zoper znamko, ki je registrirana, ni mogoče vložiti tožbe zaradi kršitve in s tem vložitev takšne tožbe pogojuje z dosegom razglasitve ničnosti te znamke, tudi če je ta registrirana pozneje kot znamka, na podlagi katere se vlaga tožba zaradi kršitve. V skladu s to teorijo v bistvu ne more priti do nezakonitega ravnanja, vse dokler domnevni kršitelj uporablja lastno registrirano znamko, tako da je kršitev mogoča le potem, ko se doseže razglasitev ničnosti kasneje registrirane znamke.
23. V navedeni sodbi Celaya(9) je Sodišče, ki je bilo pozvano, da odloči o podobnem vprašanju kot v tej zadevi, na področju modelov Skupnosti izbralo drugačen pristop od tistega, ki se ujema z doktrino „inmunidad registral“ in pojasnilo, da se pravica do tega, da se tretjim osebam prepove uporaba modela Skupnosti na podlagi Uredbe št. 6/2002(10) razteza na katero koli tretjo osebo, ki uporablja model, ki ni različen, vključno s tretjo osebo, ki je imetnik pozneje registriranega modela Skupnosti. Sodišče je torej presodilo, da zgolj to, da je bil nek model registriran, njegovemu imetniku ne prinaša „imunosti“ na tožbo zaradi kršitve vse do razglasitve ničnosti njegove pravice in je torej v bistvu zanikalo razmerje pogojenosti tožbe zaradi kršitve s tožbo za ugotovitev ničnosti v primeru nasprotovanja med registriranimi modeli.
24. Sicer sem že poudaril, da obstajajo na področju modelov in na področju znamk pomembne razlike, ki se nanašajo predvsem na pogoje in postopek registracije ustrezne pravice intelektualne lastnine in da zaradi teh razlik ugotovitev in usmeritve sodišč na enem področju ni mogoče samodejno uporabiti tudi na drugem.(11) Menim, da je zato treba izhajati iz presoje postopkovnih razlik med dvema področjema, da bi se zatem presodilo, ali te na področju znamk dejansko upravičujejo drugačen pristop od tistega, ki ga je Sodišče ubralo na področju modelov.
2. Razlike v postopkih registracije med modeli in znamkami
25. V svojih prej navedenih sklepnih predlogih v zadevi Celaya sem poudaril, da je bistvena razlika v pogojih registracije za modele na eni in za znamke na drugi strani v tem, da upoštevna ureditev za slednje – in ne za modele – določa občutno bolj zapleten postopek registracije, ki vključuje predhodni preizkus pri UUNT, za katerega bi lahko dejali, da je „vsebinski“ in v katerem lahko tretji predstavijo stališča ali celo podajo ugovor zoper registracijo znamke.
26. Natančneje, registracija modela se opravi malodane samodejno v okviru poenostavljenega postopka, ki vključuje zgolj formalni nadzor UUNT nad zahtevo za registracijo.(12) Uredba št. 6/2002 ne določa niti vsebinske preučitve skladnosti s pogoji za varstvo pred registracijo(13) niti nobene oblike intervencije ali možnosti nasprotovanja tretjih oseb med postopkom registracije. Namen določitve takšnega poenostavljenega postopka za registracijo modela Skupnosti je, da se formalnost in druga proceduralna in administrativna bremena ter stroški za prijavitelje zmanjšajo na minimum, tako da bo registracija takoj na voljo malim in srednjim podjetjem, pa tudi posameznim oblikovalcem.(14)
27. Na področju znamk pa Uredba št. 207/2009 določa obliko nadzora ex ante pred registracijo znamke Skupnosti, pri katerem UUNT izvede presojo zahteve za registracijo, ki se ne omeji zgolj na formalni nadzor, temveč se poglobi v vsebino te zahteve ob preučitvi obstoja morebitnih absolutnih oziroma relativnih razlogov za zavrnitev.(15) Med tem postopkom imajo na eni strani tretje osebe možnost, da po objavi zahteve za znamko Skupnosti na UUNT pisno naslovijo stališča in pojasnijo razloge, zaradi katerih bi bilo treba registracijo znamke po uradni dolžnosti zavrniti, zlasti zaradi obstoja absolutnih razlogov za zavrnitev.(16) Na drugi strani imajo imetniki prej nastalih pravic možnost, da podajo ugovor zoper registracijo zadevne znamke s sklicevanjem na obstoj relativnih razlogov za zavrnitev.(17)
28. Na področju znamk je torej položaj tretjih oseb, zlasti imetnikov starejših pravic, precej varovan in sicer že od začetne faze postopka. Sistem namreč tem osebam omogoča procesne možnosti, ki jih te na področju modelov nimajo. Natančneje, Uredba št. 207/2009 daje imetniku starejše znamke možnost, da preventivno ugovarja registraciji kasnejše znamke, za katero meni, da posega v njegovo že registrirano znamko, te možnosti pa zaradi zahtev po hitri izvedbi, navedenih v točki 26, imetnik modela nima.
29. Pravkar omenjene razlike, ki zadevajo postopek registracije, kažejo na to, da je treba registracijo znamke, ki je opravljena po zapletenem postopku, obravnavati z večjo „skrbnostjo“ kot registracijo modela.(18) Določitev sistema varstva ex ante, kot tisti, ki izhaja iz Uredbe št. 207/2009, torej pomeni, da je tveganje zlorab pri registracijah precej manjše oziroma vsaj pri registracijah, ki posegajo v prej nastale pravice v primerjavi z obstoječim tveganjem na področju modelov.(19) Registracija znaka kot znamke Skupnosti po takem postopku zato prispeva k višji ravni pravne varnosti imetnika, glede na to, da njegova znamka Skupnosti ne posega v prej nastale pravice.
30. Vendar pa te ugotovitve ne pomenijo, da je tveganje poseganja v prej nastale pravice pri registracijah na področju znamk popolnoma izključeno in da na tem področju ne bi bilo mogoče, da bi prišlo do registracije neke znamke Skupnosti kljub temu, da lahko ta škoduje izključni pravici, ki je bila podeljena imetniku neke druge, prej registrirane znamke. Do takšnih položajev lahko pride na primer takrat, ko imetnik prejšnje znamke ni ugovarjal registraciji kasnejše znamke oziroma kot v primeru, ki je predmet postopka v glavni stvari, takrat, ko ugovor ni bil uspešen iz razlogov, ki niso odvisni od vsebinske presoje, na primer iz razlogov procesne narave.(20)
31. Čeprav so manj verjetni, lahko tudi na področju znamk obstajajo primeri, v katerih, podobno kot se to lahko zgodi na področju modelov, pride do registracije znamke Skupnosti, ki lahko škoduje funkciji izvora neke druge, prej registrirane znamke. Tudi iz tega razloga na področju znamk, podobno kot je to urejeno na področju modelov, Uredba št. 207/2009 določa oblike varstva, ki bi jih lahko opredelili kot ex post, to sta prav tožba za razglasitev ničnosti in tožba zaradi kršitve, katerih namen je iz sistema izbrisati znamke, ki ne bi smele biti registrirane oziroma omiliti učinke znakov, ki posegajo v prejšnjo znamko. Te oblike varstva imenujem ex post, ker jih lahko v primeru nasprotja z že registriranimi znamkami uveljavlja imetnik prejšnje znamke po registraciji kasnejše znamke, ki krši oziroma posega v njegovo znamko, z namenom, da jo zaščiti in sicer neodvisno od predloga ali od uspešnosti morebitnega ugovora zoper registracijo kasnejše znamke, ki je predmet tožbe.
32. Menim, da je v resnici prav tu središče problema, ki se pojavlja v tej zadevi: ali je dejstvo, da na področju znamk obstaja oblika varstva ex ante – z možnostjo, da imetnik prejšnje znamke ugovarja zoper registracijo neke znamke – ki dopolnjuje oblike varstva ex post, skupne področju modelov in področju znamk, take narave, da lahko upraviči drugačen pristop kot tisti, ki ga je Sodišče uporabilo v zgoraj navedeni sodbi Celaya, v kateri je imetnika kasnejše redno registrirane znamke izključilo iz pojma tretje osebe iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009, vse dokler se ne ugotovi ničnosti te znamke? Kot bom podrobneje pojasnil v nadaljevanju, je po mojem mnenju odgovor na to vprašanje nikalen.
3. Vprašanje za predhodno odločanje
33. S tem predlogom predložitveno sodišče prosi Sodišče za razlago pojma „tretja oseba“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 in za pojasnilo, ali lahko v skladu s to določbo imetnik registrirane znamke Skupnosti neposredno vloži tožbo zaradi kršitve proti imetniku pozneje registrirane znamke Skupnosti, ali pa lahko to stori samo potem, ko je dosegel razglasitev ničnosti kasnejše znamke Skupnosti.
34. V svojem sklepu predložitveno sodišče poudarja, da jezikovna, sistematična, logična in funkcionalna razlaga kažejo na to, da bi se za zadevno določbo morala uporabiti razlaga, skladna s tisto, ki jo je Sodišče podalo v omenjeni sodbi Celaya za modele, v skladu s katero lahko imetnik registrirane znamke Skupnosti kateri koli tretji osebi prepove uporabo znaka, zajetega v kategorijah, navedenih v točkah a), b) in c) člena 9(1) Uredbe št. 207/2009, neodvisno od tega, ali je tretja oseba ta znak kasneje registrirala kot znamko Skupnosti. Skladno s tem pristopom so se izrazili FCI, Komisija ter grška in italijanska vlada.
35. Vendar pa predložitveno sodišče poudarja, da je člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 mogoče razlagati tudi v skladu z usmeritvijo španske sodne prakse ob uporabi navedene doktrine „inmunidad registral“(21) v smislu, da ta imetniku prejšnje znamke Skupnosti onemogoča, da bi prepovedal uporabo kasneje registrirane znamke, vse dokler ta ni bila razglašena za nično. Ta druga možna razlaga bi temeljila na načelu qui iure suo utitur, neminem laedit, v skladu s katerim tisti, ki izvršuje svojo pravico, v obravnavanem primeru pravico do uporabe, ki izhaja iz registracije kasnejše znamke Skupnosti, nikomur ne povzroča škode. To stališče je podprlo le FCIPPR, zlasti s poudarjanjem nujnosti varovanja izključne pravice, ki ga daje registracija znamke, ob upoštevanju načela pravne varnosti.
36. Tako kot v zadevi Celaya torej obravnavamo primer, v katerem ne glede na izbrano rešitev pravica intelektualne lastnine, v tem primeru registrirane znamke, njenemu imetniku ne daje celotnega in absolutnega varstva.(22)
37. Gledano z vidika prejšnje znamke, bi namreč v primeru, ko bi se štelo, da lahko njen imetnik vloži tožbo zaradi kršitve proti imetniku pozneje registrirane znamke, takšna rešitev oslabila stopnjo varstva, ki je zagotovljena imetniku kasnejše znamke, katere uporaba bi se prepovedala, pa čeprav je bila ta ustrezno registrirana. Obratno pa bi se z vidika kasnejše znamke in v primeru, ko bi se štelo, da predhodna razglasitev ničnosti te znamke škoduje tožbi zaradi kršitve za varstvo prejšnje znamke, varstvo, ki ga zagotavlja slednja, zmanjšalo, ker registracija te znamke svojemu imetniku ne bi zagotavljala izključne pravice do njene uporabe, ki mu je podeljena s členom 9(1) Uredbe št. 207/2009, vsaj dokler se ne ugotovi ničnosti poznejše, enake ali podobne znamke.
38. V prvem primeru bi prednost dali ius excludendi imetnika prejšnje znamke, oziroma pravici, da tretjim osebam prepove uporabo znaka, ki sestavlja to znamko, brez njegovega soglasja pred ius utendi imetnika kasnejše znamke, oziroma pravico do uporabe znaka, ki sestavlja to znamko.(23) V drugem primeru bi bilo sorazmerje dveh pravic ravno obratno. Kot v primeru modelov se izbira ene ali druge razlage suče med dvema načeloma enakovrednima pravicama.
39. Pri izbiri, katera od pravic naj prevlada med pravicami, ki jih podeljujeta dve nasprotujoči si znamki, prejšnja in kasnejša, po mojem mnenju torej ni mogoče spregledati temeljnega načela, značilnega za sistem varstva, vzpostavljenega na področju znamk, ki sestavlja univerzalno priznano temeljno načelo pravic intelektualne lastnine na splošno in sicer prednostno načelo, po katerem prej nastala izključna pravica, v tem primeru prej registrirana znamka Skupnosti, prevlada nad pravicami, ki so nastale kasneje, v tem primeru znamke Skupnosti, registrirane pozneje.(24) Namreč, kot je v svojih stališčih pravilno poudarila Evropska komisija in podobno kot je Sodišče na področju modelov odločilo v sodbi Celaya,(25) se lahko določbe Uredbe št. 207/2009 na področju znamk razlagajo samo v skladu s tem temeljnim načelom, ki se odraža prav v posameznih določbah Uredbe št. 207/2009(26) in določbah drugih zakonodaj s področja znamk, bodisi Unije(27) bodisi nacionalnih.(28)
40. Iz Uredbe št. 207/2009 na eni strani izhaja zlasti to, da samo znaki, ki jih je mogoče grafično predstaviti, in ki lahko prevzamejo osnovno funkcijo znamke, in sicer funkcijo razlikovanja proizvodov in storitev enega podjetja od proizvodov in storitev drugih podjetij, sestavljajo znamke Skupnosti in tako na podlagi tega uživajo varstvo, ki se pridobi z registracijo, na drugi strani pa to, da mora biti varstvo, ki ga daje znamka Skupnosti, v razmerju do enakih ali podobnih znakov, glede katerih obstaja verjetnost zmede, absolutno.(29) Takšno absolutno varstvo, podeljeno znamki, je neodvisno od tega, ali so znaki, pri katerih obstaja verjetnost zmede, registrirani kot znamke Skupnosti ali ne.
41. V primeru nasprotja med dvema registriranima znamkama Skupnosti uporaba prednostnega načela po mojem mnenju torej pripelje na eni strani do domneve, da znamka, ki je bila registrirana prej, izpolnjuje pogoje, ki se zahtevajo za pridobitev varstva Skupnosti, pred tisto, ki je bila registrirana pozneje, na drugi strani pa do vezanosti obsega varstva, ki je zagotovljeno kasnejši znamki Skupnosti, na neobstoj prej nastalih pravic, ki bi bile v nasprotju s to. Zato bo v primeru nasprotja med registriranimi znamkami Skupnosti varstvo, ki ga Uredba št. 207/2009 daje kasnejši znamki Skupnosti, upravičeno samo, če njenemu imetniku uspe dokazati, da prejšnja znamka Skupnosti ne izpolnjuje enega od nujnih pogojev za njeno varstvo(30) oziroma da si znamki ne nasprotujeta(31).
42. Te ugotovitve niso odvisne od okoliščine, da postopek registracije znamke Skupnosti, v nasprotju s tistim, ki se nanaša na modele Skupnosti, predvideva možnost tretjih oseb, da podajo ugovor zoper registracijo kasnejše znamke. Kot je bilo namreč poudarjeno v točkah 30 in 31, dejstvo, da se nek znak registrira kot znamko Skupnosti, ne predstavlja absolutnega jamstva, da ta znak ne posega v izključno pravico, ki jo daje prej registrirana znamka, čeprav določitev nadzora ex ante na tak način imetniku pozneje registrirane znamke zagotavlja višjo stopnjo pravne varnosti in v primerjavi s področjem modelov zmanjšuje tveganje, da se registrira znamke, ki posegajo v prej nastale pravice. Čeprav so procesne razlike med področjem modelov in področjem znamk upoštevne, po mojem mnenju niso take, da bi upravičile zadevno pravilo, ki ni skladno s prednostnim načelom.(32)
43. Poleg tega je v primeru, ko imetnik prejšnje znamke za zaščito svojih pravic ukrepa zoper znak, ki vanje posega, čeprav je bil ta znak pozneje ustrezno registriran, nujno, da mu sistem varstva iz Uredbe št. 207/2009 zagotavlja možnost, da čim prej doseže prepoved uporabe takšne znamke, ki posega v pravice, ker utegne prisotnost te znamke na trgu škodovati osnovni funkciji prejšnje znamke.(33) Poleg tega je jasno, da dlje kot bosta dve nasprotujoči si znamki hkrati prisotni na trgu, hujša bo potencialna ali dejanska škoda za prejšnjo znamko.
44. V zvezi s tem je pomembno poudariti, da je imelo Sodišče že večkrat priložnost pojasniti, da je namen absolutnega varstva, dodeljenega neki znamki z izključno pravico, ki jo njenemu imetniku daje upoštevna ureditev, prav v tem, da se temu dovoli, da kot imetnik znamke ščiti svoje posebne interese oziroma v tem, da zagotavlja, da lahko znamka izpolni svoje funkcije.(34) Menim, da je člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 mogoče razlagati samo z vidika te ustaljene sodne prakse.
45. Poleg tega bi, kot je pravilno poudarila Komisija, pogojenost vložitve tožbe zaradi kršitve z razglasitvijo ničnosti kasnejše znamke pomenila nevarnost, da bi postopek zaradi kršitve potekal z nesorazmernimi zamudami, ker bi poleg čakanja na odločbo UUNT, ki bo v zvezi s tem sprejeta šele po opravljenem dvostopenjskem internem administrativnem nadzoru, moral imetnik prejšnje znamke Skupnosti tako morda čakati na izid morebitnih postopkov s pravnimi sredstvi pred Splošnim sodiščem, v primeru pritožbe pa še pred Sodiščem.(35) Sočasen obstoj na trgu prejšnje znamke in znamke, ki vanjo posega, bi lahko tako trajal več let, kar bi imetniku prejšnje znamke lahko povzročilo hudo škodo.
46. Poleg tega se mi zdi položaj imetnika kasnejše znamke vseeno varovan pred morebitnimi zlorabami tožbe zaradi kršitve s strani imetnika prejšnje znamke, saj ima možnost obrambe pred sodiščem znamk Skupnosti, kjer se lahko sklicuje na morebitno vsebinsko zavrnitev ugovora s strani UUNT(36) in možnost, da vloži nasprotno tožbo za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti prejšnje znamke, na kateri temelji tožba zaradi kršitve.(37) Poleg tega, kot je bilo poudarjeno v točkah 40 in 41, je obseg varstva njegove pravice vse od začetka vezan na neobstoj prej nastalih nasprotujočih pravic.
47. Po mojem mnenju iz teh ugotovitev izhaja, da samo razlaga pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 v skladu s prednostnim načelom, ki vključuje katero koli tretjo osebo in s tem tudi tretjo osebo, ki je imetnik kasnejše znamke Skupnosti, omogoča uresničitev cilja absolutnega varstva registriranih znamk Skupnosti, ki mu sledi Uredba št. 207/2009.
48. Poleg te ugotovitve, obstajajo še druge ugotovitve jezikovne in sistematične narave, ki po mojem mnenju govorijo v prid pravkar predlagane razlage člena 9(1) Uredbe št. 207/2009.
49. Z jezikovnega vidika je treba namreč poudariti, da čeprav Uredba št. 207/2009 ne vsebuje nobene izrecne določbe glede možnosti imetnika prej registrirane znamke Skupnosti, da proti imetniku neke druge, pozneje registrirane znamke Skupnosti, vloži tožbo zaradi kršitve, besedilo člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 imetniku registrirane znamke Skupnosti daje izključno pravico do uporabe te znamke in da „tretjim osebam“, brez razlikovanja, ali je tretja oseba imetnik pozneje registrirane znamke Skupnosti ali ne, prepove uporabo znaka, ki posega v njegovo znamko brez njegovega soglasja.(38) Razen tega se mi zdi verjetno, da če bi zakonodajalec želel uvesti načelo varstva za imetnike pozneje registriranih znamk, bi to v ureditvi tudi izrazil.
50. V okviru sistematične razlage je treba zatem poudariti, da nobena določba Uredbe št. 207/2009 ne predvideva morebitne imunitete v korist tretje osebe, ki je imetnik kasnejše znamke, proti prepovedi, ki jo določa člen 9(1) iste Uredbe,(39) čeprav ta uredba določa nekatere omejitve izključne pravice, ki jo ima imetnik registrirane znamke.(40) V zvezi s tem ima poseben pomen člen 54 Uredbe št. 207/2009. Iz te določbe namreč izhaja, da imetnik prejšnje znamke Skupnosti tožbe za ugotovitev ničnosti in tožbe zaradi kršitve proti imetniku neke druge kasnejše znamke Skupnosti ne more vložiti samo, če so pogoji, ki so v njej določeni (pristanek v uporabo za obdobje petih let) izpolnjeni. Mogoče je torej a contrario sklepati, da če ti pogoji niso izpolnjeni, lahko imetnik prejšnje znamke proti imetniku pozneje registrirane znamke Skupnosti kršitev uveljavlja.
51. Člen 54 Uredbe št. 207/2009 je v zvezi s tem upošteven med drugim z vidika sistematične razlage te uredbe. Iz izvedenega razlikovanja v tem členu med zahtevo za ugotovitev ničnosti kasnejše znamke in ugovorom zoper njeno uporabo bi lahko namreč sklepali, da Uredba št. 207/2009 tožbo za ugotovitev ničnosti in tožbo zaradi kršitve šteje za dve različni tožbi, pri čemer med njima ne določa razmerja pogojenosti.(41)
52. Prav tako kot pri modelih Uredba št. 207/2009 namreč tudi na področju znamk jasno razlikuje med dvema tipologijama tožb, ki imata drugačen predmet, učinke in namen. Po eni strani je bila namreč na podlagi člena 96 Uredbe št. 207/2009 nacionalnim sodiščem za znamke Skupnosti podeljena izključna pristojnost za razrešitev sporov na področju kršitev. Po drugi strani pa je bila, kar zadeva zahteve za ugotovitev ničnosti znamk, z Uredbo št. 207/2009 izbrana njihova centralizirana obravnava s strani UUNT, to načelo pa se je enako kot na področju modelov omililo z možnostjo, da sodišča za znamke odločajo o nasprotnih tožbah za ugotovitev ničnosti registrirane znamke Skupnosti, vloženih v postopku zaradi kršitve. Noben element ne dopušča sklepanja, da je zakonodajalec nameraval vložitev ene tožbe pogojiti s preventivno ali hkratno vložitvijo druge.(42)
53. Poleg tega menim, da predlagana razlaga pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 ne povzroča posebnih problemov pri razdelitvi pristojnosti med sodišči za znamke Skupnosti in UUNT. Če je namreč res, kot sem na področju modelov že poudaril,(43) da obstaja tudi na področju znamk možnost, da ostane pravni položaj kasnejše znamke nedoločen v primeru, da imetnik prejšnje znamke Skupnosti, ki je s svojo tožbo zaradi kršitve proti imetniku kasnejše znamke Skupnosti uspel, ne zahteva razglasitve ničnosti te znamke, se mi kljub temu zdi, da se lahko razlogi iz katerih sem presodil, da takšna pravna negotovost ne bi mogla biti odločilna za razlago pojma „tretja oseba“, proti kateri lahko imetnik modela(44) uveljavlja kršitev, uporabijo mutatis mutandis na področju znamk.(45) Menim celo, da bi drugačna razlaga, ker bi, kot sem že poudaril v točkah 43 in 45, ogrožala učinkovitost tožbe zaradi kršitve, utegnila škoditi sistemu varstva, določenem v Uredbi št. 207/2009.
54. V skladu z navedenim je treba po mojem mnenju na vprašanje, ki ga je postavilo predložitveno sodišče, odgovoriti s pojasnilom, da je treba člen 9(1) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da v postopku zaradi kršitve izključne pravice, ki jo daje znamka Skupnosti, pravica, da se tretjim osebam prepreči uporabo te znamke, zajema katero koli tretjo osebo, vključno s tretjo osebo, ki je imetnik pozneje registrirane znamke Skupnosti.
55. Z namenom, da bi se predložitvenemu sodišču zagotovilo kar najbolj popoln okvir, je po mojem mnenju treba poudariti, da v primeru, ko bi Sodišče sprejelo razlago pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009, ki sem jo predlagal v prejšnji točki, bi se ta razlaga morala nujno nanašati na tretjo osebo, ki je imetnik pozneje registrirane znamke v eni od držav članic in to neodvisno od vsebine upoštevnih nacionalnih določb.
56. Drugačna razlaga bi namreč poleg tega, da ne bi bila logična in dosledna, ogrozila polni učinek člena 9(1) Uredbe št. 207/2009, ker bi dopuščala, da se prek registracije nekega znaka na nacionalni ravni omeji varstvo, ki ga ima imetnik prejšnje znamke Skupnosti na podlagi določb Uredbe št. 207/2009. Po mojem mnenju bi bila poleg tega drugačna razlaga v nasprotju z načelom enotnosti blagovne znamke,(46) ker bi bil imetnik prejšnje znamke Skupnosti v različnih državah članicah različno varovan, glede na to, da mu nacionalno pravo zagotavlja možnost ali ne, da proti kršitelju vloži tožbo, ne da bi čakal na ugotovitev ničnosti kasnejše nacionalne znamke, ki posega v njegove pravice.
57. V enakem smislu menim, da je nazadnje treba poudariti, da v skladu z zahtevami enotne razlage prava Unije, ki jih je Sodišče večkrat priznalo,(47) ni mogoče, da se razlaga pojma „tretje osebe“ iz člena 9(1) Uredbe št. 207/2009 ne bi nanašala na korelativen pojem, določen v ustrezno oblikovanem členu 5(1) in (2) Direktive 2008/95.(48)
V – Predlog
58. Na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev Sodišču predlagam, naj na vprašanje za predhodno odločanje, ki ga je postavilo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante, odgovori:
Člen 9(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Skupnosti je treba razlagati tako, da v postopku zaradi kršitve izključne pravice, ki jo daje znamka Skupnosti, pravica, da se tretjim osebam prepreči uporabo te znamke, zajema katero koli tretjo osebo, ki uporablja znak, ki povzroča verjetnost zmede, vključno s tretjo osebo, ki je imetnik pozneje registrirane znamke Skupnosti.