ARREST VAN HET GERECHT (Zevende kamer)
11 juni 2009 (*)
„Gemeenschapsmerk – Nietigheidsprocedure – Gemeenschapsbeeldmerk LAST MINUTE TOUR – Niet-ingeschreven ouder nationaal merk LASTMINUTE.COM – Relatieve weigeringsgrond – Verwijzing naar nationaal recht dat van toepassing is op oudere merk – Regeling inzake commonlawvordering wegens misbruik (action for passing off) – Artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 [thans respectievelijk artikel 8, lid 4, en artikel 53, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 207/2009]”
In de gevoegde zaken T‑114/07 en T‑115/07,
Last Minute Network Ltd, gevestigd te Londen (Verenigd Koninkrijk), vertegenwoordigd door P. Brownlow, solicitor, en S. Malynicz, barrister,
verzoekster,
tegen
Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM), vertegenwoordigd door D. Botis en A. Folliard-Monguiral als gemachtigden,
verweerder,
andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht:
Last Minute Tour SpA, gevestigd te Milaan (Italië), vertegenwoordigd door D. Caneva en G. Locurto, advocaten,
betreffende twee beroepen tegen de beslissingen van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 8 februari 2007 (zaken R 256/2006‑2 en R 291/2006‑2) inzake nietigheidsprocedures tussen Last Minute Network Ltd en Last Minute Tour SpA,
wijst
HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Zevende kamer),
samengesteld als volgt: N. J. Forwood, kamerpresident, D. Šváby en L. Truchot (rapporteur), rechters,
griffier: N. Rosner, administrateur,
gezien de op 13 april 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften,
gezien de op 20 en 23 juli 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van het BHIM,
gezien de op 27 juli 2007 ter griffie van het Gerecht neergelegde memories van antwoord van interveniënte,
gezien de beschikking van 14 oktober 2008 tot voeging van de zaken T‑114/07 en T‑115/07 voor de mondelinge behandeling en het arrest,
na de terechtzitting op 5 november 2008, waaraan interveniënte niet heeft deelgenomen,
het navolgende
Arrest
Voorgeschiedenis van de gedingen
Procedure van inschrijving van het teken LASTMINUTE.COM als gemeenschapsmerk
1 Op 25 februari 2000 heeft de vennootschap Last Minute Network Ltd (hierna: „LMN” of „verzoekster”) bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van het woordteken LASTMINUTE.COM als gemeenschapsmerk ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
2 De diensten waarvoor de inschrijving van dit teken werd aangevraagd, behoorden onder meer tot de klassen 39 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
– klasse 39: „Reisbureaus; plaatsreservering voor reizen; informatie, advisering en raadgeving ter zake;”
– klasse 42: „Reisbureaus; reservering van restaurants; het verschaffen van faciliteiten en apparatuur om handel via al dan niet elektronische middelen mogelijk te maken; ontwerp van faciliteiten voor documentair onderzoek op internet en onlinedatabases, waaronder aanverwante netwerksystemen; het verschaffen van ontmoetings‑ en introductiediensten; begeleiding van personen; informatie via internet, databases of andere aanverwante elektronische communicatiemiddelen; tuinonderhoud; informatie, advisering en raadgeving ter zake.”
3 Bij beslissing van 29 oktober 2001 heeft de onderzoeker deze inschrijvingsaanvraag afgewezen op grond dat het woordteken LASTMINUTE.COM elk onderscheidend vermogen miste in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009).
4 Op 18 december 2001 heeft LMN bij het BHIM beroep ingesteld tegen deze beslissing.
5 Bij beslissing van 8 juli 2003 heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM dit beroep verworpen voor de diensten van klasse 39 en voor „reisbureaus en reservering van restaurants” van klasse 42, op grond dat LASTMINUTE.COM elk onderscheidend vermogen miste voor deze diensten.
6 Volgens de kamer van beroep heeft elke onderneming die gespecialiseerd is in reserveringen van reizen, ontspanning of diners „op het laatste ogenblik”, belang bij het gebruik van de vermelding „last minute” ter beschrijving van haar diensten. Een uitdrukking die zo duidelijk tot het openbare domein behoort en beschikbaar moet blijven voor alle marktdeelnemers, is in beginsel niet geschikt om de diensten van een bepaalde onderneming te onderscheiden.
7 De toevoeging van de extensie „.com” aan „lastminute” en het aaneenschrijven van twee termen zonder spatie of verbindingsstreepje, hetgeen in het Engels vaak wordt gedaan, hebben geen enkele onderscheidende kracht. Aangezien de extensie „.com” een loutere verwijzing naar een internetadres is, wordt een niet-onderscheidende term hierdoor geen merk.
Procedure van inschrijving van het teken LAST MINUTE TOUR als gemeenschapsmerk
8 Op 11 maart 2000 heeft de vennootschap Last Minute Tour SpA (hierna: „LMT”) krachtens verordening nr. 40/94 een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend voor het hieronder afgebeelde beeldteken, bestaande in de drie woordelementen „last”, „minute” en „tour” in het zwart en een reproductie in het rood van een symbool dat in de oude taal Rapa Nui zou verwijzen naar reizen:
9 De waren en diensten waarvoor de inschrijving van dit teken werd aangevraagd, behoorden respectievelijk tot klasse 16 en tot de klassen 39 en 42. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
– klasse 16: „Papier, karton en hieruit vervaardigde producten voor zover niet begrepen in andere klassen; drukwerken; catalogussen; gedrukte dienstregelingen; pamfletten; boeken; kranten; tijdschriften (periodieken); boekbinderswaren; foto’s; etiketten; schrijfbehoeften; kleefstoffen voor kantoorgebruik of voor de huishouding; materiaal voor kunstenaars; penselen; schrijfmachines en kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen); leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen); plastic materialen voor verpakking, voor zover niet begrepen in andere klassen; speelkaarten; drukletters; clichés”;
– klasse 39: „Reis‑ en toeristenbureaus; plaatsreserveringen voor reizen; reisorganisatie; organisatie van cruises en excursies; transport en begeleiding van reizigers; vervoer door de lucht; verhuur van vervoermiddelen; inlichtingen op het gebied van transport”;
– klasse 42: „Dienstverlening door hotels, restaurants, pensions, vakantieparken, bars, privé-clubs; reservering van hotels en vakantieparken; softwareontwikkeling; verhuur van software.”
10 De merkaanvraag is gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 25/2001 van 19 maart 2001.
11 Op 19 juni 2001 heeft LMN oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het door LMT aangevraagde teken op grond van het bestaan in het Verenigd Koninkrijk van het niet-ingeschreven woordmerk LASTMINUTE.COM, dat zij sinds 1998 in het economisch verkeer heeft gebruikt in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009).
12 Bij beslissing van 12 juli 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie afgewezen op grond dat LMN niet binnen de gestelde termijn het bewijsmateriaal had overgelegd inzake het gebruik van het oudere recht dat zij tot ondersteuning van haar oppositie had aangevoerd.
13 Het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR werd op 14 mei 2003 ingeschreven onder nr. 1 552 231.
Door LMN ingestelde procedure tot nietigverklaring van het merk LAST MINUTE TOUR
14 Op 30 mei 2003 heeft LMN een vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR ingesteld op grond van artikel 8, lid 4, juncto artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 1, sub c, van verordening nr. 207/2009).
15 Tot staving van haar vordering heeft LMN aangevoerd dat zij op grond van haar niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM overeenkomstig het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is wegens de verwijzing naar deze wettelijke regeling door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94, het recht had om het gebruik van een later merk te verbieden en dus nietigverklaring te vorderen overeenkomstig artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 voor de diensten van de klassen 39 en 42 die verband houden met vakanties, vluchten, huisvesting van gasten, citytrips in het weekend, ontspanning, uitstapjes, verhuur, verkoop en andere diensten betreffende reizen en ontspanning die online worden aangeboden alsmede reclame en promoties van andere aanverwante producten.
16 Met haar vordering beoogde LMN de nietigverklaring van het gemeenschapsmerk voor alle waren en diensten waarop het betrekking had, met uitzondering van de diensten van softwareontwikkeling en verhuur van software.
17 Bij beslissing van 23 december 2005 heeft de nietigheidsafdeling de vordering van LMN tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR toegewezen voor alle betrokken diensten van de klassen 39 en 42, maar afgewezen voor de betrokken waren van klasse 16.
18 De nietigheidsafdeling was van mening dat LMN overeenkomstig artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 reeds vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag houder was van een recht op het teken LASTMINUTE.COM van meer dan alleen plaatselijke betekenis voor diensten van de klassen 39 en 42.
19 Volgens het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat op dit teken van toepassing is, had LMN op grond daarvan het recht om het gebruik van een later merk te verbieden, aangezien was voldaan aan de drie voorwaarden voor de commonlawvordering wegens misbruik (action for passing off), te weten de reputatie van de goederen van de verzoekende partij (goodwill), een misleidende presentatie van de waren en diensten in die zin dat de aanbieding ervan onder het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR het relevante publiek ertoe kon brengen de commerciële herkomst ervan toe te schrijven aan LMN (misrepresentation), alsmede potentiële commerciële schade voor LMN.
20 Dienaangaande heeft de nietigheidsafdeling om te beginnen gesteld dat LASTMINUTE.COM sinds 1998 in het Verenigd Koninkrijk een reputatie had verworven die wordt bevestigd door het reclamebudget van de onderneming, de belangrijke reclame-investeringen, de talrijke persberichten die zijn gewijd aan de internetsite „lastminute.com” en het succes van de beursintroductie van de onderneming. Uit deze elementen heeft de nietigheidsafdeling afgeleid dat LMN bij het betrokken publiek in het Verenigd Koninkrijk een aanzienlijke reputatie had verworven met betrekking tot haar teken.
21 Voor de vaststelling van de misleidende aard van een presentatie van waren en diensten onder het teken LAST MINUTE TOUR, heeft de nietigheidsafdeling zich op het standpunt gesteld dat louter hoefde te worden aangetoond dat het betrokken publiek kon denken dat die waren en diensten afkomstig waren van LMN wegens de overeenstemming van de twee merken, en dat derhalve het gevaar voor verwarring van deze merken diende te worden beoordeeld.
22 De nietigheidsafdeling heeft eerst vastgesteld dat de twee merken dezelfde diensten van de klassen 39 en 42 aanduiden, en heeft vervolgens geoordeeld dat de uitdrukking „lastminute”, ondanks de verschillende weergave ervan in elk van beide merken, het gemeenschappelijke dominerende bestanddeel ervan vormde. Zij heeft daaruit afgeleid dat er belangrijke visuele overeenstemmingen en een aantal verschillen bestaan.
23 Op fonetisch vlak was de nietigheidsafdeling van mening dat de twee tekens, waarvan het eerste deel hetzelfde is, enkel van elkaar verschilden door de uitgang ervan.
24 Volgens de nietigheidsafdeling waren de twee merken begripsmatig identiek, aangezien zij verwezen naar het concept van een transactie „op het laatste ogenblik”, dat zeer vaak op internet wordt gebruikt ter aanduiding van afgeprijsde aanbiedingen van vluchten, hotelverblijven, restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken) en plaatsen voor shows.
25 Gelet op deze elementen heeft de nietigheidsafdeling geconcludeerd tot het bestaan van aanzienlijke punten van overeenstemming tussen de twee merken, ondanks enkele punten van verschil. Zij heeft daaruit afgeleid dat er verwarringsgevaar bestond.
26 Ten slotte was de nietigheidsafdeling van oordeel dat LMN daardoor commerciële schade kon lijden.
27 De nietigheidsafdeling heeft derhalve het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR nietig verklaard voor alle diensten van de klassen 39 en 42, maar zij heeft de vordering van LMN tot nietigverklaring van dit merk voor de waren van klasse 16 afgewezen bij gebreke van bewijs van eerder gebruik van het teken LASTMINUTE.COM voor deze waren.
28 Op 15 februari 2006 heeft LMT bij het BHIM beroep ingesteld dat werd ingeschreven onder nummer R 256/2006‑2. LMT vorderde vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling voor zover daarbij haar gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR werd nietig verklaard voor de litigieuze diensten van de klassen 39 en 42.
29 Bij een op 20 februari 2006 ingesteld beroep dat onder nummer R 291/2006‑2 werd ingeschreven, heeft LMN verzocht om vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling voor zover daarbij haar vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk werd afgewezen voor de waren van klasse 16.
30 Bij twee beslissingen van 8 februari 2007 (hierna: „bestreden beslissingen”) heeft de tweede kamer van beroep van het BHIM enerzijds het beroep van LMT toegewezen en de beslissing houdende nietigverklaring van de inschrijving van LAST MINUTE TOUR voor de diensten van de klassen 39 en 42 vernietigd, en anderzijds het beroep van LMN verworpen en de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende afwijzing van de vordering van LMN tot nietigverklaring voor de waren van klasse 16 bevestigd.
31 In de twee bestreden beslissingen heeft de kamer van beroep zich op het standpunt gesteld dat, gelet op de aard van de betrokken waren en diensten en de hoedanigheid van het oudere teken als niet-ingeschreven merk van het Verenigd Koninkrijk, het voor de beoordeling van het verwarringsgevaar relevante publiek bestond uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consumenten van deze waren en diensten die in het Verenigd Koninkrijk wonen.
32 De kamer van beroep heeft vervolgens opgemerkt dat de vermelding „last minute” wordt gevormd door twee gangbare Engelse woorden die het relevante publiek onmiddellijk begrijpt. Bij gebruik ervan voor de betrokken waren en diensten wijst deze uitdrukking duidelijk en onmiddellijk erop dat deze worden aangeboden aan zeer gunstige voorwaarden wegens de aankoop ervan op het laatste ogenblik.
33 Volgens de kamer van beroep beschreef de vermelding „last minute” dus de betrokken waren en diensten en miste daarvoor elk onderscheidend vermogen, zodat zij overeenkomstig artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009) enkel kon worden ingeschreven indien daaraan andere woord‑ of beeldelementen waren toegevoegd die haar een minimum aan onderscheidend vermogen konden verlenen.
34 Zij heeft daaraan toegevoegd dat de combinatie van de drie woordelementen „last” „minute” en „tour” en het grafische element ongetwijfeld ervoor hadden gezorgd dat het gemeenschapsmerk niet werd geweigerd op grond van de absolute weigeringsgronden van de twee bovengenoemde bepalingen, maar dat de houder van een dergelijk merk zich niet kon verzetten tegen het gebruik van de termen „last minute” of „tour” door andere ondernemingen die actief zijn op het gebied van toerisme en reizen.
35 Volgens de kamer van beroep is het belangrijk te weten of het publiek in het Verenigd Koninkrijk bij een confrontatie met de uitdrukking „last minute” zal denken dat het wordt aangesproken door de houder van het merk LASTMINUTE.COM of dat het gaat om „last minute”-aanbiedingen van een of andere onderneming die actief is op het gebied van toerisme en reizen. In elk geval heeft LMN niet aangetoond dat dit publiek bij het zien van de vermelding „last minute” onmiddellijk zal denken dat het gaat om diensten die worden aangeboden door de houder van het merk LASTMINUTE.COM.
36 De kamer van beroep heeft zich dus op het standpunt gesteld dat de reputatie van LMN was verbonden met het teken LASTMINUTE.COM als zodanig, met alle bestanddelen ervan, en niet met de generieke vermelding „last minute”. Deze reputatie wordt uitsluitend erkend in het kader van en met het oog op de vordering wegens misbruik waarin het recht van het Verenigd Koninkrijk voorziet, en kan niet dienen als grondslag voor het verlenen van een monopolie op de vermelding „last minute”, die geen onderscheidend vermogen heeft voor de betrokken waren en diensten.
37 Aangezien het onderscheidend vermogen van de twee merken zeer beperkt is, richt het publiek zijn aandacht op de onderscheidende en dominerende elementen ervan, te weten de combinatie van de verschillende woorden waaruit de twee tekens bestaan, de samentrekking ervan tot één woord, „lastminute”, en de extensie „.com” in het niet-ingeschreven teken, alsmede het grafische element in het gemeenschapsmerk.
38 De kamer van beroep heeft daaraan toegevoegd dat in het kader van de vergelijking van de tekens de invloed van de gemeenschappelijke elementen van de twee merken en van het bestanddeel „tour” op visueel vlak sterk wordt afgezwakt door het feit dat zij geen onderscheidend vermogen hebben. Aangezien de extensie „.com” en het rode grafische symbool totaal verschillend zijn, hebben daarentegen de grafische verschillen tussen de twee merken de overhand boven de overeenstemmingen.
39 Uit fonetisch oogpunt heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de twee merken eenzelfde vermelding bevatten, „lastminute”, en twee onderscheiden bestanddelen, „.com” (uitspraak in het Engels: „dot com”) en „tour”. Gelet op de overwegingen inzake het onderscheidend vermogen van de verschillende elementen maakt de extensie „dot com” het mogelijk, de twee merken fonetisch van elkaar te onderscheiden.
40 Verder wordt de invloed van de vermelding „last minute”, die doet denken aan het aan beide merken gemeenschappelijke concept van aanbiedingen op het laatste ogenblik, afgezwakt door het beschrijvend karakter ervan, zodat de directe verwijzing naar een e-mailadres door de extensie „.com” het mogelijk maakt, de twee merken begripsmatig van elkaar te onderscheiden.
41 In het kader van de beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk bij een confrontatie met LAST MINUTE TOUR en het grafische symbool zal denken dat het gaat om een onderneming die „last minute”-reizen aanbiedt, zonder zich voor te stellen dat deze aanbiedingen uitgaan van de houder van het merk LASTMINUTE.COM. Dit publiek zal immers letten op de onderscheidende elementen van elk teken ten einde het onderscheid te maken met alle andere dienstverleners die soortgelijke diensten aanbieden en daarbij ook de uitdrukking „last minute” gebruiken.
42 Uit deze elementen heeft de kamer van beroep afgeleid dat, ondanks de overeenstemming van de elementen die minder onderscheidend vermogen hebben, de twee merken in hun geheel beschouwd onvoldoende overeenstemden om verwarringsgevaar te creëren, of het nu is voor waren die complementair zijn met de betrokken diensten of zelfs voor dezelfde diensten.
Conclusies van partijen
43 LMN concludeert dat het het Gerecht behage:
– de bestreden beslissingen in de zaken R 256/2006‑2 (zaak T‑114/07) en R 291/2006‑2 (zaak T‑115/07) te vernietigen;
– het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR nietig te verklaren voor de waren en diensten van respectievelijk klasse 16 (zaak T‑115/07) en de klassen 39 en 42 (zaak T‑114/07);
– het BHIM te verwijzen in de kosten.
44 Het BHIM en LMT concluderen dat het het Gerecht behage:
– de beroepen in hun geheel te verwerpen;
– verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
45 Volgens artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 wordt het gemeenschapsmerk op vordering bij het BHIM nietig verklaard wanneer er een in artikel 8, lid 4, bedoeld ouder recht bestaat en aan de in dat lid genoemde voorwaarden is voldaan.
46 In hun onderlinge samenhang beschouwd, volgt uit deze twee bepalingen dat de houder van een niet-ingeschreven merk of een ander in het economisch verkeer gebruikt teken van meer dan alleen plaatselijke betekenis de nietigverklaring van een later gemeenschapsmerk kan vorderen, indien en voor zover krachtens het geldende recht van de lidstaat rechten op dit teken verworven zijn vóór de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag en dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.
47 Bij de toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 dient de kamer van beroep zowel rekening te houden met de nationale wettelijke regeling die van toepassing is krachtens de door deze bepaling gedane verwijzing, als met de rechterlijke beslissingen die in de betrokken lidstaat zijn gewezen. Gelet hierop moet degene die nietigverklaring vordert aantonen dat het betrokken teken valt binnen de werkingssfeer van het aangevoerde recht van de lidstaat en dat dit teken het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden [zie, naar analogie, arrest Gerecht van 12 juni 2007, Budějovický Budvar/BHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T‑53/04–T‑56/04, T‑58/04 en T‑59/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 74].
48 In casu wordt niet betwist dat het recht van de lidstaat dat van toepassing is op het niet-ingeschreven nationale merk, de Trade Marks Act 1994 is (merkenwet van het Verenigd Koninkrijk), waarvan section 5(4) luidt als volgt:
„Een merk kan niet worden ingeschreven indien of in zoverre kan worden opgekomen tegen het gebruik ervan in het Verenigd Koninkrijk:
a) op grond van een rechtsregel [in het bijzonder krachtens de wettelijke regeling inzake misbruik (law of passing off)] die een niet-ingeschreven merk of elk ander in het economisch verkeer gebruikt teken beschermt [...]”
49 Uit deze bepaling, zoals uitgelegd door de nationale rechterlijke instanties [Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL], vloeit voort dat verzoekster, om in casu nietigverklaring van het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR te verkrijgen ter bescherming van haar niet-ingeschreven nationale merk LASTMINUTE.COM, moet aantonen dat overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk geldende regeling inzake de vordering wegens misbruik is voldaan aan de volgende drie voorwaarden.
50 In de eerste plaats moeten de door LMN aangeboden diensten bij het relevante publiek een reputatie hebben die verbonden is met de presentatie ervan. Volgens de regeling inzake de vordering wegens misbruik moet deze reputatie worden aangetoond op de datum waarop de verwerende partij haar waren of diensten is beginnen aan te bieden [Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981) R.P.C. 429].
51 Volgens artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 dient evenwel niet te worden uitgegaan van deze datum, maar van de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Deze bepaling vereist immers dat degene die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert, de rechten op zijn niet-ingeschreven nationale merk heeft verworven vóór de datum van die indiening, te weten in casu 11 maart 2000.
52 In de tweede plaats moet er sprake zijn van een misleidende presentatie op 11 maart 2000, in die zin dat de aanbieding in het Verenigd Koninkrijk van diensten die identiek zijn aan die van LMN en van complementaire waren onder het teken LAST MINUTE TOUR het relevante publiek ertoe kon brengen de commerciële herkomst van deze waren en diensten toe te schrijven aan LMN. Of een dergelijke presentatie met opzet misleidend is, is hierbij irrelevant.
53 In de derde plaats moet er sprake zijn van potentiële commerciële schade voor LMN.
54 In casu wordt niet betwist dat de diensten die respectievelijk door de betrokken merken worden aangeduid, dezelfde zijn. Verder heeft de kamer van beroep terecht opgemerkt dat de betrokken waren van klasse 16 complementair zijn met bovengenoemde diensten. Hiermee moet dus rekening worden gehouden bij de beoordeling van de vraag of de presentatie van de betrokken waren en diensten door LMT in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR misleidend was op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.
55 Blijkens punt 31 van beslissing R 256/2006‑2 en punt 32 van beslissing R 291/2006‑2 had het niet-ingeschreven nationale merk LASTMINUTE.COM als zodanig een reputatie op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Dit wordt niet betwist door het BHIM, dat ter terechtzitting heeft erkend dat LASTMINUTE.COM in het Verenigd Koninkrijk een sterke reputatie had opgebouwd.
56 Tot staving van haar beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94. Dit middel kan worden ingedeeld in drie grieven, die respectievelijk betrekking hebben op de afbakening van het relevante publiek, de zelfstandige reputatie die de uitdrukking „last minute” genoot op de dag van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag en ten slotte de potentieel misleidende aard op die datum van een aanbieding van dezelfde diensten als die van LMN en van complementaire waren in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR.
Eerste grief: afbakening van het relevante publiek
Argumenten van partijen
57 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument in het Verenigd Koninkrijk heeft beschouwd als het relevante publiek, in plaats van na te gaan of, gelet op verzoeksters reputatie, haar klanten bij het zien van het teken LAST MINUTE TOUR in het Verenigd Koninkrijk voor door dit teken aangeduide waren en diensten niet ertoe werden gebracht, tijdens de referentieperiode ten onrechte te denken dat er een verband bestond tussen verzoekster en deze waren en diensten.
58 Het BHIM, ondersteund door LMT, antwoordt daarop dat de betrokken waren en diensten niet zijn bestemd voor een bepaald type van consumenten, maar voor het grote publiek. In de praktijk is het dus onbelangrijk welke groep als het relevante publiek wordt aangemerkt en het is overigens niet mogelijk om een onderscheid te maken.
59 In elk geval is de kamer van beroep, door rekening te houden met de bekendheid van het oudere nationale teken, in werkelijkheid bij de vergelijking van de twee betrokken merken uitgegaan van de veronderstelling dat het overgrote deel van het betrokken publiek het oudere nationale merk van verzoekster reeds kende.
Beoordeling door het Gerecht
60 Uit de rechtspraak van de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk vloeit voort dat de misleidende aard van de presentatie van de waren en diensten van degene tegen wie een vordering wegens misbruik is ingesteld, moet worden beoordeeld uit het oogpunt van de klanten van degene die de vordering heeft ingesteld, en niet op basis van het door de kamer van beroep geformuleerde abstracte begrip van de gemiddelde consument (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, reeds aangehaald).
61 De eigendom die wordt beschermd door de vordering wegens misbruik, betreft immers niet een woord of een naam waarvan het gebruik door derden is beperkt, maar de klantenkring zelf waaraan afbreuk wordt gedaan door het litigieuze gebruik [per Lord Parker in Burberry v. Cording (1909) 26 R.P.C.693], aangezien de reputatie van een merk de klanten aantrekt en het criterium is op basis waarvan een gevestigde onderneming van een nieuwe onderneming kan worden onderscheiden [IRC v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217].
62 In casu is de kamer van beroep dus voorbijgegaan aan de definitie van het relevante publiek die door de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk is gegeven, door te oordelen dat dit publiek bestond uit de normaal geïnformeerde, redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten die in het Verenigd Koninkrijk woont, terwijl diende te worden gerefereerd aan de klanten van de houder van het niet-ingeschreven nationale merk.
63 Het BHIM kan niet aanvoeren dat, aangezien de betrokken waren en diensten niet zijn bestemd voor een bepaald type van consumenten, maar voor het grote publiek, er geen enkele reden is om in de praktijk een onderscheid te maken tussen verschillende groepen ten einde het relevante publiek vast te stellen.
64 Het is immers niet onbelangrijk of het relevante publiek wordt afgebakend als de gemiddelde consument in het Verenigd Koninkrijk, zoals de kamer van beroep heeft gedaan en zoals artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009) voorschrijft, of daarentegen dit publiek voor het onderzoek van de vordering wegens misbruik wordt beperkt tot louter de klanten van een onderneming die, zoals LMN, daadwerkelijk op de markt aanwezig is.
65 Het gevaar dat een consument wordt misleid door een merk waarvan wordt gesteld dat het deze consument ertoe kan brengen, de commerciële herkomst van de erdoor aangeduide waren en diensten toe te schrijven aan de onderneming die houder is van een niet-ingeschreven ouder merk, is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde wanneer deze consument reeds klant is van die onderneming.
66 Bovendien kan niet worden betoogd dat, aangezien de kamer van beroep rekening heeft gehouden met de bekendheid van LASTMINUTE.COM, zij bij de vergelijking van de twee tekens is uitgegaan van de veronderstelling dat een aanzienlijk deel van het betrokken publiek het teken van verzoekster reeds kende. Uit de bestreden beslissingen blijkt immers dat, hoewel zij heeft vastgesteld dat een reputatie was verbonden aan LASTMINUTE.COM, zij heeft geconcludeerd tot het ontbreken van gevaar voor verwarring van de twee betrokken tekens zonder op enigerlei wijze rekening te houden met deze reputatie, en zich heeft beperkt tot een eenvoudige vergelijking van deze twee tekens.
67 Hieruit volgt dat de kamer van beroep, door de in het Verenigd Koninkrijk wonende, normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument van de betrokken waren en diensten te beschouwen als het relevante publiek, terwijl volgens de regeling inzake de vordering wegens misbruik dit publiek louter bestaat uit de klanten van de verzoekende partij, is voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.
Tweede grief: weigering om zelfstandige reputatie toe te kennen aan de uitdrukking „last minute”
Argumenten van partijen
68 Verzoekster verwijt de kamer van beroep dat zij is overgegaan tot een vergelijking van de twee betrokken merken op basis van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, in plaats van te onderzoeken of verzoekster niet op grond van het niet-ingeschreven nationale merk LASTMINUTE.COM het recht had om overeenkomstig artikel 8, lid 4, sub b, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 4, sub b, van verordening nr. 207/2009) het gebruik van het latere gemeenschapsmerk te verbieden, en dus overeenkomstig artikel 52, lid 1, sub c, van deze verordening nietigverklaring ervan te vorderen door toepassing van de in het Verenigd Koninkrijk geldende regeling inzake de vordering wegens misbruik.
69 Daartoe had de kamer van beroep de reputatie van het merk LASTMINUTE.COM, van „Last Minute” of van „Lastminute” gedurende de betrokken periode moeten onderzoeken, en zij had moeten nagaan of een gemiddelde klant van verzoekster in het Verenigd Koninkrijk ten onrechte een verband zou hebben gelegd tussen verzoekster en LMT bij confrontatie met het teken LAST MINUTE TOUR in het Verenigd Koninkrijk voor door dit teken aangeduide diensten.
70 De reputatie van het merk van degene die de vordering wegens misbruik heeft ingesteld, waardoor de klanten worden aangetrokken, kan in verband staan met elementen van dit merk die aanvankelijk een beschrijvende betekenis hadden, indien kan worden aangetoond dat deze elementen door gebruik een zelfstandige reputatie (secondary meaning) hebben verworven, die losstaat van die van het merk.
71 Gelet op de reclame en verkoopbevordering op grote schaal als gevolg van het regelmatig opduiken van verzoekster in de dagbladen in het Verenigd Koninkrijk, was de gemiddelde gebruiker van haar internetsite „lastminute.com” in staat, op de dag van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag de commerciële herkomst van haar diensten vast te stellen, of deze nu werden aangeboden onder haar niet-ingeschreven merk LASTMINUTE.COM of onder de benamingen „lastminute” of „last minute”, die in het Verenigd Koninkrijk door de pers worden gebruikt ter aanduiding van verzoekster, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld.
72 Verzoekster heeft voor de nietigheidsafdeling aangetoond dat de vermelding „last minute” niet uitsluitend een type van diensten beoogde aan te duiden, maar ook diende tot aanduiding van de door haar aangeboden diensten.
73 De kamer van beroep heeft evenwel het onderscheidend vermogen van de uitdrukking „last minute” van de hand gewezen door deze uit de feitelijke context ervan te lichten, in plaats van in concreto het belang van verzoeksters reputatie te beoordelen.
74 Derhalve is de kamer van beroep voorbijgegaan aan de beschikking van 17 december 1999 waarbij de High Court of Justice (England and Wales) de verwerende ondernemingen in de zaak Last Minute Network Ltd (maatschappelijke benaming „lastminute.com”)/Lastminute.com Plc e.a., een voorlopig verbod had opgelegd om een handelsactiviteit uit te oefen waarbij beroep wordt gedaan op of wordt verwezen naar de handelsnamen „lastminute.com”, „lastminute.co.uk”, „lastminute” en „last minute”, of elke term of elke combinatie van termen die een misleidende overeenstemming vertoont met een van deze namen.
75 De kamer van beroep heeft ten onrechte geoordeeld dat deze beschikking niet het bewijs kon leveren dat verzoeksters merk deze laatste het recht verleende om het gebruik van een later merk te verbieden overeenkomstig de wettelijke regeling van het Verenigd Koninkrijk, op grond dat de High Court of Justice slechts een voorlopige maatregel had gelast, zonder uitspraak te doen ten gronde, en deze beschikking was vastgesteld zonder uitvoerige discussie.
76 Verzoekster stelt dat de nationale rechter integendeel is moeten overgegaan tot een uitvoerig onderzoek van haar argumenten ten gronde alvorens het voor haar gunstige bevel op te leggen.
77 Het BHIM, ondersteund door LMT, antwoordt hierop dat de vordering wegens misbruik, net zoals de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, afhankelijk is van het bestaan van verwarringsgevaar. Bij gebreke daarvan kan geen sprake zijn van een misleidende presentatie van waren en diensten onder het teken LAST MINUTE TOUR en dus evenmin van misbruik.
78 De kamer van beroep heeft terecht geconcludeerd dat verzoeksters reputatie enkel was verbonden met het teken LASTMINUTE.COM, dat als enige kan worden beschermd via de vordering wegens misbruik, en niet met de generieke uitdrukking „last minute”. Deze uitdrukking bestaat immers uit twee Engelse termen die het relevante publiek onmiddellijk begrijpt, en wijst duidelijk en rechtstreeks erop dat verzoeksters diensten worden aangeboden aan zeer gunstige voorwaarden, omdat zij het voorwerp zijn van transacties „op het laatste ogenblik”.
79 Vaststaat dat verzoekster het teken LASTMINUTE.COM enkel in zijn geheel heeft gebruikt als aanduiding van de herkomst van haar diensten, en dat in de meeste gevallen naar haar wordt verwezen met de naam „lastminute.com”.
80 Daar de termen „last” en „minute” door het relevante publiek niet worden opgevat als een herkomstaanduiding, behouden zij integendeel een generieke betekenis, los van de bekendheid die de uitdrukking „lastminute.com” heeft verworven door het gebruik ervan in het economisch verkeer.
81 Het betrokken publiek verwart de betrokken tekens niet. Dat beide tekens de woorden „last” en „minute” bevatten, verbaast het relevante publiek niet en leidt evenmin ertoe dat dit publiek een associatie maakt op grond waarvan het de twee tekens zou kunnen toeschrijven aan dezelfde onderneming of economisch verbonden ondernemingen. Integendeel, dit publiek ziet daarin het gelijktijdige en legitieme gebruik door marktdeelnemers – zonder enige band tussen hen – van een term die informatie verstrekt over een bepaalde kwaliteit van de betrokken waren en diensten.
82 Bij gebreke van onderscheidend vermogen van de termen „last” en „minute” en gelet op de verschillen door de onderscheiden presentatie van het gemeenschapsmerk en door de extra elementen ervan, kan er in deze omstandigheden geen gevaar voor verwarring van de twee merken zijn geweest, en dus geen misleidende aanbieding van de betrokken waren en diensten onder het teken LAST MINUTE TOUR.
83 Ten slotte is noch het BHIM noch het Gerecht gebonden door bovengenoemde beschikking van de High Court of Justice wegens de autonomie van het communautaire merkensysteem. Bovendien kan deze uitspraak geen geldig precedent vormen, zelfs krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk, gelet op de louter voorlopige aard ervan, de vaststelling ervan in afwezigheid van de verwerende partijen, de ontoereikende motivering ervan en de verschillende feitelijke context.
Beoordeling door het Gerecht
84 Volgens de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk kan een teken dat dient tot aanduiding van waren of diensten, een reputatie op de markt hebben verworven in de zin van het recht inzake de vordering wegens misbruik, ook al was het aanvankelijk beschrijvend of miste het elk onderscheidend vermogen.
85 Aldus werd geoordeeld dat de uitdrukking „Camel Hair” de facto een zelfstandige reputatie had verworven wegens het gebruik dat de verzoekende partij ervan had gemaakt ter aanduiding van de commerciële herkomst van haar waren, die zich thans onderscheiden van de waren van andere ondernemingen, zelfs indien deze uitdrukking niet als merk kon worden ingeschreven [Reddaway v. Banham (1896) 13 R.P.C. 218; zie ook, in die zin, Cellular Clothing Co. Ltdv. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL].
86 In het kader van de in het Verenigd Koninkrijk geldende regeling inzake de vordering wegens misbruik kan de reputatie van de door een onderneming aangeboden waren en diensten bovendien naargelang van de omstandigheden van elk concreet geval niet alleen voortvloeien uit de reputatie van een nationaal merk, maar ook uit die van de bestanddelen ervan, op voorwaarde dat deze bestanddelen een zelfstandige reputatie hebben verworven die losstaat van die van het merk in zijn geheel beschouwd.
87 In casu heeft de kamer van beroep vastgesteld dat „de reputatie [was] verbonden met het teken LASTMINUTE.COM als zodanig, met alle bestanddelen ervan, maar niet met de generieke vermelding ‚last minute’”. Zij heeft daaraan toegevoegd dat „[d]eze reputatie uitsluitend [werd] erkend in het kader van en met het oog op de toepassing van de wettelijke regeling [van het Verenigd Koninkrijk] inzake misbruik (passing off) en niet [kon] dienen als grondslag voor het verlenen van een monopolie op de vermelding [‚last minute’], die geen onderscheidend vermogen [had] voor de betrokken diensten en complementaire waren”.
88 Tegen de achtergrond van bovengenoemde nationale rechtspraak kon de kamer van beroep evenwel niet aldus weigeren, een zelfstandige reputatie toe te kennen aan de vermelding „last minute”, louter wegens de generieke aard ervan en het ontbreken van onderscheidend vermogen voor de betrokken diensten en complementaire waren.
89 Hieruit volgt dat de kamer van beroep is voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.
Derde grief: niet-inaanmerkingneming van de zelfstandige reputatie van de uitdrukking „last minute” bij de beoordeling van de misleidende aard van een presentatie van de betrokken waren en diensten onder het teken LAST MINUTE TOUR
Argumenten van partijen
90 Verzoekster voert aan dat de kamer van beroep, doordat zij niet heeft onderzocht of haar klanten in staat waren de uitdrukking „last minute” te herkennen als aanduiding van haar diensten, eveneens heeft nagelaten te onderzoeken of diezelfde klanten bij confrontatie met een aanbieding van de betrokken waren en diensten in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, niet ertoe werden gebracht de commerciële herkomst van deze waren en diensten toe te schrijven aan verzoekster of te oordelen dat verzoekster en LMT financieel met elkaar verbonden waren.
91 Het BHIM is van mening dat, aangezien het publiek de uitdrukking „last minute” niet zal opvatten als een herkomstaanduiding, er derhalve geen gevaar voor verwarring van de twee tekens kan bestaan en, bij uitbreiding, geen sprake kan zijn van een misleidende presentatie.
Beoordeling door het Gerecht
92 Blijkens de rechtspraak van de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk is sprake van een misleidende presentatie – al dan niet opzettelijk – door de verwerende partij bij een vordering wegens misbruik, wanneer de klanten van de verzoekende partij daardoor ertoe kunnen worden gebracht, de commerciële herkomst van de door de verwerende partij aangeboden waren en diensten toe te schrijven aan de verzoekende partij (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, reeds aangehaald).
93 Het bestaan van verwarringsgevaar is dus een voorwaarde die artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 en de regeling inzake de vordering wegens misbruik gemeen hebben. Deze voorwaarde wordt uitdrukkelijk gesteld in het eerste geval, en is inherent aan de in het tweede geval gestelde voorwaarde van een misleidende presentatie van de betrokken waren en diensten.
94 De kamer van beroep kon evenwel niet, zonder voorbij te gaan aan de eigen vereisten van de vordering wegens misbruik, waarnaar wordt verwezen door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 – dat in casu van toepassing is door de verwijzing in artikel 52, lid 1, sub c –, zich ertoe beperken eerst te oordelen op grond van artikel 8, lid 1, sub b, van deze verordening, waarnaar zij verwijst in de punten 22 en 23 van de bestreden beslissingen, dat wegens het zwakke onderscheidend vermogen van de twee betrokken tekens het publiek zijn aandacht richt op de onderscheidende en dominerende elementen ervan, te weten de combinatie van de verschillende woorden in elk teken, de samentrekking tot één woord „lastminute” en het element „.com” in het niet-ingeschreven teken alsmede het grafische element in het gemeenschapsmerk, en vervolgens over te gaan tot de vergelijking van deze tekens op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak.
95 Het onderzoek van het bestaan van een misleidende presentatie in de zin van het nationale recht is immers niet beperkt tot het vergelijkende onderzoek van de twee betrokken merken, maar omvat ook de inaanmerkingneming van andere factoren, zoals in casu de omstandigheden waarin de waren of diensten in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR worden aangeboden op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.
96 Het is juist dat er een moeilijkheid bestaat bij de toepassing van de in het recht van het Verenigd Koninkrijk opgenomen regeling inzake de vordering wegens misbruik in het kader van de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94, wegens de in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 opgelegde verplichting om uit te gaan van de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, zoals in punt 51 supra is gezegd, en niet van de datum waarop de partij tegen welke de vordering wegens misbruik is ingesteld, de litigieuze waren of diensten is beginnen aan te bieden.
97 Aldus is het onderzoek van de omstandigheden waarin de betrokken waren of diensten in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR worden aangeboden op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, hypothetisch gesproken onmogelijk, aangezien LMT op die datum niet werd geacht reeds te zijn begonnen met de aanbieding van haar waren en diensten in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR.
98 Deze aanpassing van de wettelijke regeling inzake de vordering wegens misbruik, die inherent is aan de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk, onthief de kamer van beroep evenwel niet van toepassing van de bepalingen van deze regeling die overeenkomstig artikel 52, lid 1, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 niet buiten beschouwing konden worden gelaten.
99 Hoewel de kamer van beroep heeft vastgesteld dat een sterke reputatie was verbonden aan het niet-ingeschreven nationale merk LASTMINUTE.COM, waarbij zij heeft geweigerd een dergelijke reputatie toe te kennen aan de uitdrukking „last minute” om de – gelet op de wettelijke regeling inzake de vordering wegens misbruik – onjuiste reden dat deze uitdrukking van generieke aard was en geen onderscheidend vermogen bezat, heeft zij het ontbreken van gevaar voor verwarring van de twee tekens uitsluitend afgeleid uit het vergelijkende onderzoek van deze tekens.
100 Aldus heeft zij nagelaten te onderzoeken of deze vaststelling niet op losse schroeven kon worden gezet door de reputatie van het merk LASTMINUTE.COM of de reputatie die verbonden kan zijn aan de uitdrukking „last minute”, aangezien door die reputaties het gevaar kan toenemen dat de klanten van LMN door deze onderneming aangeboden waren of diensten zien in de waren of diensten die worden verondersteld in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR te worden aangeboden op de datum van indiening van de inschrijvingsaanvraag.
101 Door louter over te gaan tot een dergelijke formele vergelijking van de twee betrokken tekens, zonder rekening te houden met het eventuele bestaan van een zelfstandige reputatie van de uitdrukking „last minute” bij de klanten van LMN, ten einde in punt 40 van beslissing R 256/2006-2 en in punt 41 van beslissing R 291/2006-2 uit te sluiten dat het publiek in het Verenigd Koninkrijk kan geloven dat waren en diensten die worden aangeboden door de onderneming die houder is van het merk LAST MINUTE TOUR, afkomstig zijn van de onderneming die houder is van het niet-ingeschreven oudere nationale merk LASTMINUTE.COM, is de kamer van beroep derhalve voorbijgegaan aan de verwijzing door artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 naar het recht van het Verenigd Koninkrijk, dat van toepassing is op dit merk, dat door verzoekster in het economisch verkeer werd gebruikt op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.
102 Bijgevolg moet het middel inzake onjuiste toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 worden toegewezen en dienen de bestreden beslissingen te worden vernietigd.
103 Overeenkomstig artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009) zal het BHIM de vordering tot nietigverklaring van het gemeenschapsmerk LAST MINUTE TOUR opnieuw moeten onderzoeken tegen de achtergrond van alle voorwaarden van de vordering wegens misbruik, daaronder begrepen, in voorkomend geval, de voorwaarde inzake de schade die voortvloeit uit de eventueel misleidende aard, uit het oogpunt van de klanten van LMN, van een aanbieding van de betrokken waren en diensten die wordt verondersteld in het Verenigd Koninkrijk onder het teken LAST MINUTE TOUR plaats te vinden op de datum van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag.
104 Er hoeft dus niet te worden beslist op de tweede vordering van verzoekster.
Kosten
105 Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dit is gevorderd.
106 Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het te worden verwezen in zijn eigen kosten alsmede, overeenkomstig verzoeksters vordering, in de kosten van deze laatste. Verder dient te worden beslist dat interveniënte haar eigen kosten zal dragen.
HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Zevende kamer),
rechtdoende, verklaart:
1) De beslissingen van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 8 februari 2007 (zaken R 256/2006‑2 en R 291/2006‑2) worden vernietigd.
2) Op de tweede vordering van Last Minute Network Ltd hoeft niet te worden beslist.
3) Het BHIM wordt verwezen in zijn eigen kosten en in die van Last Minute Network.
4) Last Minute Tour SpA zal haar eigen kosten dragen.
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 juni 2009.
ondertekeningen