NÁVRHY GENERÁLNEHO ADVOKÁTA
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
prednesené 8. septembra 2005 1(1)
Vec C‑361/04
Claude Ruiz-Picasso,
Paloma Ruiz-Picasso,
Maya Widmaier-Picasso,
Marina Ruiz-Picasso,
Bernard Ruiz-Picasso
„Odvolanie – Ochranná známka Spoločenstva – Slovná ochranná známka ‚PICARO‘ – Námietka majiteľa slovnej ochrannej známky Spoločenstva ‚PICASSO‘ – Zamietnutie námietky“
1. Odvolanie smeruje proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (druhá komora) z 22. júna 2004(2), ktorým bol zamietnutý návrh na zrušenie rozhodnutia tretieho odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ďalej len „ÚHVT“) o zamietnutí námietky podanej majiteľmi slovnej ochrannej známky PICASSO, ktorí sú odvolateľmi v prejednávanom odvolacom konaní, proti zápisu slovnej ochrannej známky PICARO, pokiaľ ide o motorové vozidlá.
2. Spor sa týka otázky pravdepodobnosti zámeny a ako taký sa týka uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia o ochrannej známke Spoločenstva(3). Na podporu odvolania sa uvádza jediný dôvod rozdelený na štyri časti. Prvá časť dôvodu sa týka rozsudkov Súdu prvého stupňa, podľa ktorých v prípade posudzovania podobnosti môže význam koncepčného prvku prevážiť nad vizuálnou alebo fonetickou podobnosťou; druhá časť sa týka osobitnej ochrany poskytovanej ochranným známkam s vyššou rozlišovacou spôsobilosťou; tretia a štvrtá časť sa zaoberajú niektorými aspektmi pravdepodobnosti zámeny po tom, čo si spotrebiteľ kúpi výrobok.
3. Predovšetkým je prekvapujúce stretnúť sa s menom Pablo Ruiz Picasso v súvislosti s odvolacím konaním, ktoré sa netýka ním namaľovaných diel alebo vytvorených sôch(4), ale v spojitosti s tuctovým súdnym sporom týkajúcim sa používania jeho druhého priezviska, t. j. mena, ktoré je úzko spojené s jeho umením a ktorým podpisoval väčšinu svojich diel. Je smutné, že najvýznamnejšia mystická postava 20. storočia, súčasť svetového kultúrneho dedičstva, bola zredukovaná na predmet obchodu, na kus tovaru. Samozrejme, je úplne v poriadku chrániť takéto meno pred poškodzujúcimi útokmi, pretože jeho široké používanie na čisto komerčné účely mimo sféry, v ktorej získalo svoje renomé, by mohlo poškodzovať rešpekt prináležiaci takejto výnimočnej osobnosti.
I – Nariadenie o ochrannej známke Spoločenstva
4. Nariadenie č. 40/94 obsahuje ustanovenia uplatniteľné na riešenie sporu.
5. Článok 4 stanovuje: „Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov“.
6. Článok 8 uvádza výpočet relatívnych dôvodov, na základe ktorých možno zamietnuť zápis, pričom článok 8 ods. 1 písm. b) stanovuje:
„Na základe námietky majiteľa skoršej ochrannej známky ochranná známka, o zápis ktorej sa žiada, nebude zapísaná:
a) …;
b) ak kvôli jej zhodnosti alebo podobnosti so skoršou ochrannou známkou a zhodnosti alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je skoršia ochranná známka chránená; pravdepodobnosť výmeny [zámeny – neoficiálny preklad] zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so skoršou ochrannou známkou.
…“
II – Skutkové a právne okolnosti odvolania
A – Skutkový stav
7. DaimlerChrysler AG, vedľajší účastník prvostupňového konania, podal 11. septembra 1998 na ÚHVT prihlášku označenia PICARO ako ochrannej známky Spoločenstva.
8. Prihláška sa vzťahovala na „automobily a náhradné diely, prostriedky osobnej prepravy“ patriace do triedy 12 Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.
9. Po zverejnení prihlášky vo Vestníku ochranných známok Spoločenstva podala z dôvodu pravdepodobnosti zámeny uvedeného v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 „pozostalosť Picasso“(5) podľa článku 42 ods. 1 nariadenia č. 40/94 námietku vzťahujúcu sa na všetky výrobky uvedené v tejto prihláške.
10. Námietka podaná v zmysle článku 42 vychádzala z toho, že ochranná známka Spoločenstva č. 614.867 bola už predtým zapísaná v prospech pozostalosti umelca. Slovné označenie PICASSO bolo zapísané 26. apríla 1999 pre výrobky patriace do triedy 12 Niceskej dohody zodpovedajúce tomuto popisu: „Vozidlá; pozemné, vzdušné alebo vodné dopravné prostriedky, automobily, autobusy, kamióny, dodávky, karavany a prívesy“.
11. Príslušný odbor ÚHVT vykonal požadovaný zápis s odôvodnením, že medzi dotknutými známkami neexistuje pravdepodobnosť zámeny. Pozostalosť Picasso podala podľa článku 59 nariadenia č. 40/94 na odvolací senát ÚHVT voči tomuto rozhodnutiu odvolanie, ktorým sa domáhala zrušenia vykonaného zápisu a zamietnutia prihlášky.
12. Tretí odvolací senát rozhodnutím z 18. marca 2002(6) argument odvolateľov odmietol s odôvodnením, že vzhľadom na vysoký stupeň pozornosti príslušnej skupiny verejnosti dotknuté ochranné známky nie sú podobné ani z fonetického, ani z vizuálneho hľadiska. Ďalej uviedol, že koncepčný dosah skoršej ochrannej známky má takú povahu, že ochromí akúkoľvek prípadnú fonetickú a/alebo vizuálnu podobnosť medzi dotknutými ochrannými známkami.
13. Návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa 13. júna 2002 odvolatelia pod kolektívnym označením „pozostalosť Picasso“ podali žalobu, ktorou sa domáhali zrušenia sporného rozhodnutia.
B – Napadnutý rozsudok
14. Odvolatelia vo svojej žalobe uvádzali dva žalobné dôvody, pričom prvý vychádzal z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a druhý z tvrdenia, podľa ktorého odvolací senát pri rozhodovaní prekročil rámec sporu určeného účastníkmi konania v rámci námietkového konania.
15. Vzhľadom na to, že odvolanie voči rozsudku Súdu prvého stupňa sa netýka druhého žalobného dôvodu, nie je potrebné sa k nemu ďalej vyjadrovať.
16. V súvislosti s porušením ustanovení nariadenia č. 40/94 Súd prvého stupňa najprv na základe kritérií stanovených vo svojom rozsudku z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT,(7) celkovo posúdil pravdepodobnosť zámeny. Skonštatoval, že výrobky, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, sú sčasti zhodné a sčasti podobné(8).
17. Ďalej na základe už vydaných rozsudkov(9) Súd prvého stupňa preskúmal mieru podobnosti medzi oboma označeniami. Dospel k záveru, že napriek tomu, že obe označenia sú z vizuálneho a fonetického hľadiska podobné, stupeň podobnosti je z fonetického hľadiska nízky. V súvislosti s koncepčnou podobnosťou predmetných ochranných známok Súd prvého stupňa poukázal na zjavné rozdiely medzi menom slávneho maliara(10) na jednej strane a slovom „pícaro“ na strane druhej, pričom zároveň uviedol, že pre inú ako španielsky hovoriacu verejnosť toto slovo nemá žiaden význam(11), i keď sa jeho pôvodom nezaoberal(12).
18. Tieto koncepčné rozdiely, ako aj jasný sémantický obsah slova Picasso ako mena autora maľby Les demoiselles d’Avignon(13) viedli Súd prvého stupňa k názoru, podľa ktorého význam tohto slova ako značky motorových vozidiel nemôže zatieniť význam mena autora Guernicy(14) vo vnímaní priemerného spotrebiteľa, ktorý by si ho nikdy vo svojej prvej reakcii nespájal so značkou motorových vozidiel. Súd prvého stupňa z toho vyvodil záver, že celková koncepčná odlišnosť medzi oboma predmetnými označeniami prevažuje nad ich vizuálnou a fonetickou podobnosťou(15).
19. Dedičia veľkého maliara namietali, že vzhľadom na to, že meno PICASSO je všeobecne známe, malo by požívať vyššiu ochranu priznávanú judikatúrou ochranným známkam s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou(16). Tento názor Súd prvého stupňa odmietol s poukazom na to, že skutočnosť, že určitý umelec je všeobecne známy, nie je spôsobilá privodiť vyššiu pravdepodobnosť zámeny predmetných tovarov(17).
20. Napokon Súd prvého stupňa posudzoval mieru pozornosti, ktorú príslušná verejnosť venovala procesu kúpy, pričom zobral do úvahy úroveň technologického vývoja a cenu výrobkov tohto typu, a dospel k záveru, že miera tejto pozornosti je osobitne vysoká. Nezaoberal sa však vnímaním verejnosti v iných momentoch ako v čase kúpy, osobitne v období nasledujúcom po kúpe, ktoré by mohlo byť významné pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny po predaji(18).
III – Konanie pred Súdnym dvorom a tvrdenia účastníkov konania
21. Odvolanie pozostalosti Picasso bolo podané do kancelárie Súdneho dvora 19. augusta 2004, ÚHVT sa vyjadrilo 6. decembra 2004. Účastníci konania nepodali ani repliku a ani dupliku.
22. Pojednávanie sa uskutočnilo 14. júla 2005 a zúčastnili sa ho zástupcovia oboch účastníkov konania, ako aj spoločnosti DaimlerChrysler, vedľajšieho účastníka prvostupňového a odvolacieho konania.
23. Odvolatelia navrhujú, aby Súdny dvor:
– zrušil rozsudok Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004 vo veci T‑185/02,
– zrušil rozhodnutie tretieho odvolacieho senátu ÚHVT z 18. marca 2002 vo veci R 247/2001‑3 o zamietnutí námietky podanej odvolateľom proti prihláške slovnej ochrannej známky Spoločenstva PICARO podanej spoločnosťou DaimlerChrysler,
– zaviazal ÚHVT na náhradu trov konania vzniknutých ÚHVT, ako aj odvolateľovi v konaní na prvom stupni i v odvolacom konaní.
24. ÚHVT navrhuje, aby Súdny dvor:
– zamietol odvolanie,
– zaviazal odvolateľov na náhradu trov konania.
25. Vedľajší účastník konania podporuje návrhy ÚHVT.
IV – Analýza dôvodu odvolania
26. Odvolatelia uviedli jediný odvolací dôvod pozostávajúci zo štyroch častí založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva.
A – Prvá časť odvolacieho dôvodu
27. Pozostalosť Picasso namieta voči bodom 56 až 58 rozsudku Súdu prvého stupňa, v ktorých sa uvádza, že koncepčné rozdiely dokážu do značnej miery potlačiť vizuálnu a fonetickú podobnosť. Tvrdí, že na tieto účely nie je potrebné, aby aspoň jedno z dotknutých označení malo z pohľadu príslušnej skupiny verejnosti jasný a konkrétny význam, takže by ho táto verejnosť bola schopná okamžite pochopiť(19).
28. Tvrdí, že nie je správne vyjadriť toto pravidlo takýmto spôsobom, a to i v prípade, že v určitých špecifických prípadoch takto platí. Nesúhlasí s tým, že skutočnosť, že označenie získa presný význam mimo rámca označených výrobkov, znamená, že sa tým zvyšuje koncepčná odlišnosť od iných označení bez toho, aby sa v takýchto prípadoch akýmkoľvek spôsobom posúdilo, či sa tak stalo v dostatočnej miere.
29. Navyše podľa názoru dedičov Piccasa by nebolo logické, aby koncepčné rozdiely boli spôsobilé potlačiť vizuálnu a fonetickú podobnosť výlučne na základe všeobecnej známosti maliara z Malagy(20) bez toho, aby sa v tejto súvislosti uvádzali výrobky, na ktoré sa tieto označenia vzťahujú – čo je v rozpore s tvrdeniami Súdneho dvoru v rozsudku Lloyd Schuhfabrik Meyer(21).
30. Podľa názoru ÚHVT je v rámci odvolania právne relevantný len ten argument odvolateľov, ktorý sa týka námietky nevenovania dostatočnej pozornosti spojitosti predmetného označenia a tovarov, na ktoré sa vzťahuje. V tomto ohľade uvádza, že pri posudzovaní podobnosti jednotlivých označení sú nimi chránené výrobky a služby významné len potiaľ, pokiaľ majú rozhodujúci vplyv na vôľu spotrebiteľa.
31. ÚHVT namieta, že vzhľadom na to, že účelom je získanie celkového obrazu danej situácie, neexistuje žiaden dôvod na obmedzovanie sémantického porovnávania označení len na význam vyplývajúci zo súvislosti s výrobkom, ktorý označujú. Zastáva preto názor, že judikatúra namietaná pozostalosťou Picasso je jednoducho výrazom myšlienky, že ochranná známka vytvára v mysliach verejnosti celkový dojem.
32. DaimlerChrysler popiera akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny vyplývajúcu z osobitného myšlienkového obsahu slova PICASSO a tvrdí, že toto meno bolo zvolené úmyselne práve s úmyslom vytvorenia takéhoto vnímateľného spojenia medzi automobilmi a umelcom v mysliach spotrebiteľov.
33. Toto je po prvýkrát, čo sa otázka zákonnosti tohto pravidla určovania pravdepodobnosti zámeny dostáva pred Súdny dvor, a preto je pri tejto príležitosti vhodné v stručnosti uviesť súvisiacu judikatúru. Vo veci SABEL Súdny dvor uviedol, že zohľadňovať sa musia všetky rozhodujúce okolnosti prejednávanej veci(22), a ďalej naznačil, že pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť sporných ochranných známok, ich celkové posúdenie sa má zakladať na celkovom dojme, ktorý tieto známky vytvárajú(23), so zohľadnením najmä ich rozlišujúcich a prevládajúcich prvkov(24).
34. Toto preskúmanie vizuálnych, fonetických alebo koncepčných prvkov, o ktorých možno tvrdiť, že sú „prevládajúce“, je v každom jednotlivom prípade úlohou toho súdu, na ktorom bolo začaté príslušné konanie. Na inom mieste(25) som zreteľne vyjadril svoj názor na rozširovanie preskúmavacích právomocí Súdneho dvora v tejto oblasti. Stačí len pripomenúť, že podľa článku 58 Štatútu Súdneho dvora nie je Súdny dvor oprávnený preskúmavať okolnosti skutkovej povahy.
35. Takéto preskúmavacie právomoci by prichádzali do úvahy len v prípade, ak by sa dotknuté pravidlo uplatňovalo a priori a absolútnym spôsobom, t. j. bez toho, aby sa najprv uskutočnila samostatná analýza jednotlivých okolností. To by sa rovnalo automatickému uplatňovaniu tohto pravidla, čo by bolo v zrejmom rozpore s vyššie citovanou judikatúrou Súdneho dvora.
36. V bodoch 54 a 55 rozsudku, proti ktorému bolo podané odvolanie, sa v súlade s touto judikatúrou posúdili všetky jednotlivé okolnosti ešte predtým, ako sa pozornosť sústredila na okolnosť, ktorá sa považovala za rozhodujúcu – t. j. koncepčný prvok.
37. Výsledok, ku ktorému sa dospelo, nebol prekvapením, pretože právna doktrína už predtým uvádzala, že hoci podobnosť jedného z prvkov je dostačujúca na to, aby odôvodňovala pravdepodobnosť zámeny(26), koncepčné porovnanie dvoch mien môže viesť k dvom úplne odlišným výsledkom: buď povedie k záveru, že existuje pravdepodobnosť zámeny, alebo naopak k odmietnutiu výsledku fonetického porovnania predmetných ochranných známok.(27)
38. Odvolatelia tvrdia, že Súd prvého stupňa pri svojom rozhodovaní nezohľadnil dotknuté tovary a ich trh tak, ako to vyžaduje rozhodnutie vo veci Lloyd Schuhfabrik Meyer. Bod 27 tohto rozsudku však iba požaduje, aby sa tieto okolnosti vzali do úvahy v prípade, že príslušný súd dospeje k záveru, že v danej veci existuje určitý stupeň vizuálnej, fonetickej a koncepčnej podobnosti. Namietané rozhodnutie však nedospelo k záveru, že tomu tak je v prejednávanej veci, a preto Súd prvého stupňa nebol povinný posudzovať význam tejto podobnosti a zohľadňovať pritom kategóriu dotknutých výrobkov alebo služieb a podmienky ich uvádzania na trh.
39. Z toho vyplýva, že napadnutý rozsudok nie je v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a že prvá časť odvolacieho dôvodu je nedôvodná, a preto by sa mala zamietnuť.
B – Druhá časť odvolacieho dôvodu
40. V druhej časti odvolacieho dôvodu dedičia jedného zo zakladateľov kubizmu(28) kritizujú Súd prvého stupňa za to, že neprihliadal jednak na tú judikatúru Súdneho dvora, podľa ktorej čím vyššia je rozlišovacia spôsobilosť skoršej známky, tým vyššia je pravdepodobnosť zámeny(29), a ani na tú, ktorá priznáva vyššiu mieru ochrany tým známkam, ktoré majú vysokú rozlišovaciu spôsobilosť, či už prirodzenú, alebo spôsobenú ich známosťou na trhu(30).
41. Podľa názoru odvolateľov skutočnosť, že označenie PICASSO má takúto vlastnú rozlišovaciu spôsobilosť a ani vzdialene nesúvisí s automobilmi, nebola zohľadnená v prvostupňovom rozsudku.
42. ÚHVT tvrdí, že Súd prvého stupňa neopomenul zohľadniť vyššie uvádzané pravidlo vytvorené v rozsudku SABEL, keďže v skutočnosti dospel k názoru, že predmetné označenie nemá rozlišovaciu spôsobilosť.
43. V tomto prípade ide o otázku skutkového stavu, ktorú Súdny dvor nie je oprávnený posudzovať, a preto je argumentácia odvolateľov neprípustná. Pripustiť, že Súd prvého stupňa uskutočnil nesprávne posúdenie, by bolo možné jedine v prípade, ak by existovalo záväzné pravidlo, podľa ktorého používanie všeobecne známeho mena spôsobuje jeho vysokú rozlišovaciu schopnosť. Takéto pravidlo však v judikatúre Spoločenstva vytvorené nebolo(31).
44. Vedľajší účastník konania uvádza, že označenie PICASSO nemá vysokú rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k automobilom, a preto ju nemožno porušiť.
45. Ak by sa táto časť odvolacieho dôvodu mala chápať ako kritika Súdu prvého stupňa za to, že nepriznal označeniu PICASSO rozlišovaciu spôsobilosť, potom by bola neprípustná z dôvodu, že, ako uvádza ÚHVT, predpokladá posudzovanie skutkového stavu, čo však nepatrí do právomoci Súdneho dvora.
46. Samotné znenie odvolania však naznačuje, že odvolateľ sa domnieva, že Súd prvého stupňa pochybil tým, že neuplatnil pravidlo, ktoré priznáva vyššiu mieru ochrany známkam s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou.
47. Body 55, 57 a 61 napadnutého rozsudku posudzované vcelku však naznačujú, že slovné označenie PICASSO ako označenie automobilov takúto spôsobilosť nemalo, a preto by mu z dôvodu, že ide o meno slávneho maliara, nemala byť priznaná širšia miera ochrany.
48. Z toho vyplýva, že neexistuje žiaden dôvod na domnienku, že napadnutý rozsudok je v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b), a preto by sa druhá časť odvolacieho dôvodu mala zamietnuť ako nedôvodná.
C – Tretia časť odvolacieho dôvodu
49. V tejto časti odvolacieho dôvodu odvolateľ namieta metódu, ktorú Súd prvého stupňa uplatnil pri určení pravdepodobnosti zámeny a ktorá je založená na stupni pozornosti priemerného spotrebiteľa v čase, keď pripravuje a vykonáva svoj výber medzi jednotlivými výrobkami alebo službami. Odvolateľ sa domnieva, že je to príliš zužujúce vzhľadom na to, že spotrebitelia prichádzajú do styku s tovarmi aj vtedy, keď nemusia rozhodovať o kúpe, a že na druhej strane podľa rozsudku Arsenal Football Club(32) majú ochranné známky svoj význam aj v období po predaji.
50. Preto podľa názoru pozostalosti Picasso skutočnosť, že napadnutý rozsudok zohľadňuje pozornosť priemerného spotrebiteľa len v čase, keď uskutočňuje svoju voľbu, je v rozpore s článkom 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, pretože nezohľadňuje pravidlo, podľa ktorého majiteľ ochrannej známky musí byť chránený pred prípadnou zámenou tak pred, ako aj po zrealizovanom nákupe.
51. ÚHVT argumentuje, že za určitých okolností, napríklad v prípade nákupu zabaleného tovaru, je rozumné posudzovať pozornosť spotrebiteľov v období nasledujúcom po predaji. Vo všeobecnosti by sa však záujem spotrebiteľa mal posudzovať v okamihu výberu určitého výrobku.
52. DaimlerChrysler sa na podporu svojho tvrdenia, že stupeň pozornosti spotrebiteľov je osobitne vysoký v momente uskutočnenia kúpy automobilu, odvoláva na názory uvedené v napadnutom rozsudku. Popiera však, že by mohlo dôjsť k akejkoľvek zámene po tom, ako sa daný prevod už uskutočnil, a opakovane tvrdí, že spotrebiteľ je osobitne pozorný a obozretný v okamihu prijímania rozhodnutia, a preto sa posudzovanie pravdepodobnosti zámeny musí sústreďovať na tento okamih.
53. Keďže táto časť odvolacieho dôvodu je založená na rozsudku vo veci Arsenal, je dôležité pozrieť sa na to, čo tento rozsudok hovorí. V bode 57 sa pripúšťa, že niektorí spotrebitelia si môžu predmetné označenie vysvetľovať tak, že pôvodcom výrobkov je podnik Arsenal FC, najmä po tom, ako pán Reed tieto výrobky predal a nie sú teda vyložené v stánku, na ktorom je vystavené upozornenie, že nesúvisia s klubom. Nad rámec toho však nestanovuje žiadne všeobecné pravidlo, ktoré by určovalo, že význam ochrannej známky pretrváva aj v období nasledujúcom po predaji tovarov, na ktoré sa vzťahuje.
54. Ako poznamenáva ÚHVT vo svojom vyjadrení k odvolaniu, Súdny dvor jednoducho použil argument o zámene v období po uskutočnení predaja na to, aby potvrdil, že došlo k porušeniu práv vyplývajúcich z ochrannej známky, a to bez ohľadu na upozornenie o tom, že výrobky nepochádzajú z Arsenal FC, ktoré pán Reed vystavil vo svojom stánku. Navyše väčšina autorov neakceptuje, že zámena v období po uskutočnení predaja je relevantná pri skúmaní pravdepodobnosti zámeny(33).
55. Vo svetle vyššie uvedenej analýzy sa nezdá, že by došlo k porušeniu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, a preto by sa tretia časť odvolacieho dôvodu mala rovnako zamietnuť ako nedôvodná.
D – Štvrtá časť odvolacieho dôvodu
56. Štvrtá časť odvolacieho dôvodu spochybňuje rozlišovanie uvedené v bode 60 napadnutého rozsudku podľa toho, či sa pravdepodobnosť zámeny posudzuje v rámci námietkového konania [podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia], alebo v rámci konania o porušení práv z ochrannej známky [podľa článku 9 ods. 1 písm. b)], pretože to je v rozpore s rozsudkom Súdneho dvora vo veci Arsenal.
57. Podľa názoru odvolateľov takéto rozlišovanie pri posudzovaní nie je odôvodnené ani na základe znenia nariadenia č. 40/94, ani na základe jeho celkovej systematiky vzhľadom na to, že obe situácie si vyžadujú preskúmanie pravdepodobnosti zámeny v období nasledujúcom po predaji, a to osobitne v prípade výrobkov, ako sú automobily, ktoré sú neustále predmetom vnímania verejnosti, či už na cestách, alebo ako reklama v médiách.
58. ÚHVT upozorňuje na očividný rozdiel medzi skutkovým stavom v prípade Arsenal a skutkovým stavom v prípade napadnutého rozsudku, a to tak pokiaľ ide o typ konania, keďže v jednom prípade ide o namietané porušenie práva, zatiaľ čo v druhom prípade ide o námietkové konanie, ako aj pokiaľ ide o obsah takéhoto konania – v prvom prípade ide o zhodné výrobky a známky, v druhom o podobné výrobky a známky. Na pozadí týchto úvah je zrejmé, že rozsudok Arsenal sa netýkal pravdepodobnosti zámeny podľa článku 5 ods. 1 písm. b) smernice 89/104/EHS(34), ale toho, či namietané používanie patrí do pôsobnosti tohto ustanovenia.
59. Vedľajší účastník konania uvádza, že tento bod napadnutého rozsudku jednoducho znamená, že určité aspekty môžu byť významné v prípade konania o porušení práva z ochrannej známky a naopak nemusia byť relevantné v prípade námietkového konania.
60. Bod 60 napadnutého rozsudku hovorí, že otázka miery pozornosti príslušnej skupiny verejnosti pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny je odlišná od otázky, či okolnosti, ktoré nastanú v období po kúpe, môžu byť relevantné pri posudzovaní toho, či došlo k porušeniu práv z ochrannej známky – úvaha, ktorá bola akceptovaná v rozsudku Arsenal vo vzťahu k používaniu identického symbolu.
61. V tomto kontexte toto vyjadrenie len zvýrazňuje odlišnosť medzi na jednej strane posudzovaním miery pozornosti verejnosti s cieľom určenia pravdepodobnosti zámeny dvoch znakov, ktoré musia byť podobné, keďže keby boli rovnaké, išlo by o porušenie práv z ochrannej známky, a na druhej strane vyhodnocovaním dôležitosti jednotlivých okolností vznikajúcich v období po predaji s cieľom určenia, či došlo k porušeniu dotknutého práva duševného vlastníctva. Z bodu 60 vyplýva, že Súd prvého stupňa v nijakom momente nepoukazoval na odlišnosť preskúmania pravdepodobnosti zámeny v závislosti od toho, či ide o námietkové konanie alebo konanie o porušení práv.
62. Preto by sa štvrtá časť odvolacieho dôvodu takisto mala považovať za nedôvodnú.
63. Keďže všetky argumenty predložené v rámci odvolacieho dôvodu boli zamietnuté ako nedôvodné, neexistuje iná možnosť ako odvolanie zamietnuť.
V – Krátka záverečná poznámka na okraj
64. Právny zástupca pozostalosti Picasso využil toto odvolacie konanie ako príležitosť vyjadriť sa k rozsahu a častosti výskytu používania mien osobností požívajúcich značnú reputáciu alebo popularitu ako ochranných známok, pričom spomenul také mená slávnych historických postáv ako Napoleon, Churchill alebo Gorbačov; návrhárov ako Christian Dior alebo Allessi; športovcov ako Boris Becker alebo Tiger Woods a skladateľov ako Mozart. Poukázal na úlohu, ktorú zohrávajú najrôznejšie spotrebné tovary, najmä pokiaľ ide o označenia, ktoré už sú všeobecne známe, pri podpore predaja výrobkov, ktoré už nijako nesúvisia s pôvodnými výrobkami(35), ako napr.: Coca-Cola (nealkoholické nápoje) pri predaji oblečenia a drobného tovaru; Marlboro (cigarety) pri predaji oblečenia; Davidoff (cigary) pri predaji luxusnej kozmetiky. Táto úvaha ma vedie k niekoľkým postrehom.
65. Po prvé, skutočnosť, že pozostalosť Picasso udelila licenciu na používanie tohto mena výrobcovi automobilov Citroën v prípade jedného z jeho modelov Xsara, sa stala predmetom kritiky napríklad zo strany riaditeľa Picassovho múzea v Paríži, ktorý sa obával, že dôjde k nenapraviteľnému poškodeniu imidžu tohto génia(36) a že v treťom tisícročí z Picassa nezostane nič len značka auta.
66. Hoci právny poriadok Spoločenstva umožňuje zápis mien ako ochranných známok a ich použitie na označovanie širokého spektra výrobkov a služieb, stupeň ochrany, ktorý požívajú, alebo ktorý získali, by sa mal s ohľadom na základný účel tohto typu práva duševného vlastníctva líšiť.
67. Na inom mieste som ozrejmil, čo považujem za základný účel práva ochranných známok: chrániť presnosť informácií, ktoré zaregistrované označenie poskytuje o komerčnom pôvode špecifických výrobkov(37), a to bez ohľadu na existenciu iných funkcií(38).
68. Už skôr som uviedol(39), že vlastníctvo ochrannej známky znamená udelenie monopolu jej majiteľovi, takže ten je v zásade a vo všeobecnosti oprávnený zabrániť iným v jej používaní. Takáto právna ochrana je ešte odôvodnenejšia v prípade mena osoby, pretože týmto spôsobom možno využiť kohokoľvek(40).
69. V tejto súvislosti treba uviesť dve poznámky o legitímnej ochrane mien, ktoré sa stali prestížnymi. Po prvé, v prípade, že takéto meno možno použiť v úplne inej súvislosti ako tej, v rámci ktorej si získalo svoju reputáciu, si nemožno automaticky nárokovať zvýšenú ochranu, ktorá sa inak musí poskytnúť ochranným známkam s vysokou rozlišovacou spôsobilosťou. Jednoduché vysvetlenie spočíva v tom, že v tejto inej súvislosti je veľmi otázne, či toto meno poskytuje, prinajmenšom spočiatku, akúkoľvek informáciu o komerčnom pôvode výrobkov a služieb. Po druhé, určitý všeobecný záujem na ochrane mien veľkých umelcov predstavujúcich všeobecné kultúrne dedičstvo pred nenásytnou komerčnou chamtivosťou existuje preto, aby bolo možné ochrániť ich prácu pred trivializáciou. Je smutné pomyslieť na to, že riadne informovaný, primerane pozorný a obozretný spotrebiteľ, ktorý si už dnes nespája mená ako Opel, Renault, Ford alebo Porsche s vynikajúcimi inžiniermi, ktorých výrobky boli pomenované po nich, bude v súvislosti s menom Picasso v nie tak vzdialenej budúcnosti vystavený tomu istému procesu.
VI – O trovách
70. Podľa článku 122 v spojení s článkom 69 ods. 2 rokovacieho poriadku uplatniteľného na základe článku 118 uvedeného rokovacieho poriadku na odvolacie konanie účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania. Z toho vyplýva, že ak bude podanie odvolateľa podľa môjho návrhu zamietnuté, bude opodstatnené zaviazať ho na náhradu trov konania.
VII – Návrh
71. Na základe vyššie uvedeného navrhujem, aby Súdny dvor zamietol odvolanie podané pozostalosťou Picasso proti rozsudku Súdu prvého stupňa z 22. júna 2004 vo veci T‑185/02 a zaviazal odvolateľov na náhradu s tým spojených trov konania.