WYROK SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI (siódma izba)
z dnia 11 czerwca 2009 r.(*)
Wspólnotowy znak towarowy – Postępowanie w sprawie unieważnienia – Graficzny wspólnotowy znak towarowy LAST MINUTE TOUR – Wcześniejszy niezarejestrowany krajowy znak towarowy LASTMINUTE.COM – Względna podstawa odmowy rejestracji – Odesłanie do prawa krajowego, któremu podlega wcześniejszy znak towarowy – Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off) – Artykuł 8 ust. 4 i art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 40/94 [obecnie odpowiednio art. 8 ust. 4 i art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]
W sprawach połączonych T‑114/07 i T‑115/07
Last Minute Network Ltd, z siedzibą w Londynie (Zjednoczone Królestwo), reprezentowana przez P. Brownlowa, solicitor, oraz S. Malynicza, barrister,
strona skarżąca,
przeciwko
Urzędowi Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowanemu przez D. Botisa oraz A. Folliarda-Monguirala, działających w charakterze pełnomocników,
strona pozwana,
w której drugą stroną w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą OHIM, występującą przed Sądem w charakterze interwenienta, jest
Last Minute Tour SpA, z siedzibą w Mediolanie (Włochy), reprezentowana przez adwokatów D. Canevę oraz G. Locurta,
mającej za przedmiot dwie skargi na decyzje Drugiej Izby Odwoławczej z dnia 8 lutego 2007 r. (sprawy R 256/2006‑2 i R 291/2006‑2) dotyczące postępowań w sprawie unieważnienia między Last Minute Network Ltd a Last Minute Tour SpA,
SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI
WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (siódma izba),
w składzie: N.J. Forwood, prezes, D. Šváby i L. Truchot (sprawozdawca), sędziowie,
sekretarz: N. Rosner, administrator,
po zapoznaniu się ze skargami złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 13 kwietnia 2007 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedziami na skargi złożonymi przez OHIM w sekretariacie Sądu w dniach 20 i 23 lipca 2007 r.,
po zapoznaniu się z odpowiedziami interwenienta na skargi złożonymi w sekretariacie Sądu w dniu 27 lipca 2007 r.,
uwzględniając postanowienie z dnia 14 października 2008 r. o połączeniu spraw T‑114/07 i T‑115/07 do celów procedury ustnej i wydania wyroku,
po przeprowadzeniu w dniu 5 listopada 2008 r. rozprawy, w której nie uczestniczył interwenient,
wydaje następujący
Wyrok
Okoliczności powstania sporu
Postępowanie w sprawie rejestracji oznaczenia LASTMINUTE.COM jako wspólnotowego znaku towarowego
1 W dniu 25 lutego 2000 r. spółka Last Minute Network Ltd (zwana dalej „LMN” lub „skarżącą”) złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1)], zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego, którego przedmiotem było oznaczenie słowne LASTMINUTE.COM.
2 Usługi, dla których zgłoszono to oznaczenie, należą między innymi do klas 39 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
– klasa 39: „biura podróży; rezerwacja podróży; usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne w tym zakresie”;
– klasa 42: „biura podróży; rezerwacja restauracji; dostarczanie oprogramowania i urządzeń do prowadzenia handlu elektronicznego i nieelektronicznego; opracowywanie wyszukiwarek internetowych i baz danych online, w tym związanych z nimi systemów sieciowych; organizacja wycieczek i spotkań; towarzyszenie osobom; udzielanie informacji za pośrednictwem Internetu, baz danych i innych elektronicznych środków komunikacji; pielęgnacja ogrodów; usługi doradcze, informacyjne i konsultacyjne w tym zakresie”.
3 Zgłoszenie to zostało odrzucone decyzją eksperta z dnia 29 października 2001 r. z uwagi na to, że oznaczenie słowne LASTMINUTE.COM było pozbawione charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009].
4 Odwołaniem wniesionym w dniu 18 grudnia 2001 r. LMN zaskarżyła tę decyzję do OHIM.
5 Decyzją z dnia 8 lipca 2003 r. Druga Izba Odwoławcza OHIM oddaliła to odwołanie w stosunku do usług należących do klasy 39 i usług „biur podróży i rezerwacji restauracji” należących do klasy 42 z uzasadnieniem, że w odniesieniu do tych usług oznaczenie LASTMINUTE.COM nie wykazywało charakteru odróżniającego.
6 Zdaniem Izby Odwoławczej wszystkie przedsiębiorstwa specjalizujące się w rezerwacji podróży, imprez rozrywkowych lub kolacji „w ostatniej chwili” są zainteresowane możliwością używania wyrażenia „last minute” w celu określenia swych usług. Wyrażenie należące w sposób tak oczywisty do domeny publicznej, które winno pozostawać do dyspozycji wszystkich uczestników rynku, z zasady nie jest zdolne do odróżniania usług konkretnego przedsiębiorstwa.
7 Dodanie rozszerzenia „.com” do „lastminute” i brak rozłączenia tych dwóch wyrazów spacją lub myślnikiem, tak częsty w języku angielskim, nie mają żadnego waloru odróżniającego. Zwykłe odniesienie do adresu internetowego „.com” nie jest w stanie uczynić znaku towarowego z określenia, które nie jest odróżniające.
Postępowanie w sprawie rejestracji oznaczenia LAST MINUTE TOUR jako znaku towarowego
8 W dniu 11 marca 2000 r. spółka Last Minute Tour SpA (zwana dalej „LMT”) zgłosiła w OHIM na podstawie rozporządzenia nr 40/94 do rejestracji w charakterze wspólnotowego znaku towarowego przedstawione poniżej oznaczenie graficzne składające się z trzech elementów słownych „last”, „minute” i „tour” w kolorze czarnym oraz z odtworzonego w kolorze czerwonym symbolu mającego przywoływać na myśl podróże, przedstawionego w stosowanym dawniej zapisie języka rapanui:
9 Towary i usługi, dla których zgłoszono to oznaczenie, należą odpowiednio do klasy 16 z jednej strony oraz do klas 39 i 42 z drugiej strony, i odpowiadają dla każdej z tych klas następującemu opisowi:
– klasa 16: „papier, tektura i wyroby z tych materiałów nieujęte w innych klasach; druki; katalogi; rozkłady drukowane; broszury; książki; gazety; czasopisma (periodyki); materiały introligatorskie; zdjęcia; etykiety; papier listowy; materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem urządzeń); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); karty do gry; czcionki drukarskie; klisze”;
– klasa 39: „biura podróży i turystyki; rezerwacja podróży; organizacja podróży; organizacja rejsów wycieczkowych i wycieczek; przewóz i pilotowanie podróżnych; przewozy lotnicze; wynajem środków transportu; informacja w zakresie transportu”;
– klasa 42: „usługi świadczone przez hotele, restauracje, pensjonaty, ośrodki wczasowe, bary, kluby; usługi związane z rezerwacją hoteli i miejsc w ośrodkach wczasowych; opracowywanie (projektowanie) oprogramowania; wynajem oprogramowania”.
10 Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych nr 25/2001 z dnia 19 marca 2001 r.
11 W dniu 19 czerwca 2001 r. LMN wniosła sprzeciw wobec rejestracji oznaczenia zgłoszonego przez LMT, powołując się na istnienie w Zjednoczonym Królestwie niezarejestrowanego słownego znaku towarowego LASTMINUTE.COM, którego używała w działalności handlowej w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009) od 1998 r.
12 Sprzeciw został odrzucony przez Wydział Sprzeciwów OHIM decyzją z dnia 12 lipca 2002 r. z uwagi na to, że LMN nie dostarczyła w wyznaczonym terminie dowodów używania wcześniejszego prawa, na które powoływała się w jego uzasadnieniu.
13 Wspólnotowy znak towarowy LAST MINUTE TOUR został zarejestrowany w dniu 14 maja 2003 r. pod numerem 1 552 231.
Postępowanie w sprawie unieważnienia znaku towarowego LAST MINUTE TOUR wszczęte przez LMN
14 W dniu 30 maja 2003 r. LMN złożyła wniosek o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego LAST MINUTE TOUR na podstawie art. 8 ust. 4 w związku z art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 53 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009].
15 W uzasadnieniu swego wniosku LMN powołała się na swój wcześniejszy niezarejestrowany krajowy znak towarowy LASTMINUTE.COM, który zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa, znajdującym zastosowanie z uwagi na odesłanie do prawa krajowego zawarte w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, upoważniał ją do zakazania używania późniejszego znaku towarowego i w rezultacie do domagania się na podstawie art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 jego unieważnienia w odniesieniu do usług związanych z organizacją pobytów wypoczynkowych, przelotami, zakwaterowaniem, organizacją weekendowych wycieczek za miasto, organizacją imprez rozrywkowych, organizacją wycieczek, wynajmem, zakupem, innymi usługami z zakresu prowadzenia biura podróży i organizacji imprez rozrywkowych świadczonymi online oraz z reklamą i promocją innych tego rodzaju produktów.
16 Wniosek dotyczył unieważnienia wspólnotowego znaku towarowego dla wszystkich objętych jego rejestracją towarów i usług, z wyjątkiem usług opracowywania i wynajmu oprogramowania komputerowego.
17 Decyzją z dnia 23 grudnia 2005 r. Wydział Unieważnień uwzględnił wniosek LMN o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego LAST MINUTE TOUR w odniesieniu do wszystkich spornych usług należących do klas 39 i 42, natomiast oddalił ten wniosek w stosunku do towarów należących do klasy 16.
18 Wydział Unieważnień stanął na stanowisku, że tak jak tego wymaga art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, przed dokonaniem zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego LMN przysługiwały prawa do oznaczenia LASTMINUTE.COM określającego usługi należące do klas 39 i 42, które było używane w działalności handlowej o znaczeniu większym niż lokalne.
19 Na podstawie znajdującego w tym przypadku zastosowanie prawa Zjednoczonego Królestwa oznaczenie to uprawnia LMN do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, o ile zostaną spełnione trzy przesłanki istniejącego w systemie common law powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off), a mianowicie o ile towary powoda cieszą się reputacją (goodwill), przedstawienie towarów i usług jest mylące w tym znaczeniu, że ich oferowanie pod wspólnotowym znakiem towarowym LAST MINUTE TOUR mogłoby prowadzić właściwy krąg odbiorców do przypisania ich pochodzenia handlowego LMN (misrepresentation) i o ile w wyniku tego LMN może ponieść szkodę handlową.
20 W tym zakresie Wydział Unieważnień uznał na wstępie, że używane od 1998 r. oznaczenie LASTMINUTE.COM zyskało w Zjednoczonym Królestwie dobre imię gwarantowane budżetem promocyjnym spółki, jej znacznymi nakładami na reklamę, licznymi artykułami prasowymi poświęconymi stronie internetowej „lastminute.com” oraz pomyślnym wprowadzeniem spółki na giełdę. Wydział Unieważnień wywiódł z tych okoliczności, że w związku ze swym oznaczeniem LMN zdobyła duże uznanie u danego kręgu odbiorców w Zjednoczonym Królestwie.
21 Wydział Unieważnień uznał, że do ustalenia, iż przedstawianie towarów i usług przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR może wprowadzać w błąd, wystarczyło wykazać, że ze względu na podobieństwo dwóch rozpatrywanych znaków towarowych dany krąg odbiorców mógł sądzić, iż dane towary i usługi pochodziły od LMN, oraz że w związku z tym należało dokonać oceny istniejącego w ich przypadku prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
22 Ustaliwszy, że oznaczone tymi dwoma znakami towarowymi usługi należące do klas 39 i 42 są identyczne, Wydział Unieważnień uznał, że wyrażenie „lastminute”, mimo że w każdym z tych znaków jest prezentowane w odmienny sposób, stanowi wspólny im element dominujący. Wywiódł on z tego, że między tymi znakami istnieją istotne podobieństwa wizualne oraz kilka różnic.
23 Pod względem fonetycznym Wydział Unieważnień uznał, że dwa rozpatrywane oznaczenia, identyczne w ich początkowej części, różnią się jedynie zakończeniem.
24 Wydział Unieważnień przyjął koncepcyjną tożsamość dwóch rozpatrywanych znaków, ponieważ oba odnoszą się do pojęcia transakcji dokonywanej „w ostatniej chwili”, często wykorzystywanego w Internecie do określania ofert przelotów, pobytów w hotelach, usług świadczonych przez restauracje i biletów na spektakle proponowanych po obniżonych cenach.
25 Na podstawie powyższych ustaleń Wydział Unieważnień przyjął istnienie między tymi dwoma znakami znacznych podobieństw mimo pewnych różniących je elementów. Wywiódł on z tego istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.
26 Wydział Unieważnień uznał wreszcie, że w wyniku ustalonych okoliczności LMN mogła ponieść szkodę handlową.
27 W rezultacie Wydział Unieważnień unieważnił wspólnotowy znak towarowy LAST MINUTE TOUR w odniesieniu do wszystkich usług należących do klas 39 i 42, niemniej oddalił złożony przez LMN wniosek o unieważnienie tego znaku w stosunku do towarów należących do klasy 16 wobec braku dowodu wcześniejszego używania oznaczenia LASTMINUTE.COM w związku z tymi towarami.
28 W odwołaniu wniesionym do OHIM w dniu 15 lutego 2006 r. i zarejestrowanym pod sygnaturą akt R 256/2006‑2 LMT zażądała uchylenia decyzji Wydziału Unieważnień w części dotyczącej unieważnienia jej wspólnotowego znaku towarowego LAST MINUTE TOUR w odniesieniu do spornych usług należących do klas 39 i 42.
29 Z kolei LMN w odwołaniu wniesionym w dniu 20 lutego 2006 r. i zarejestrowanym pod sygnaturą akt R 291/2006‑2 zażądała uchylenia decyzji Wydziału Unieważnień w części dotyczącej oddalenia jej wniosku o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego w odniesieniu do towarów należących do klasy 16.
30 Dwiema decyzjami z dnia 8 lutego 2007 r. (zwanymi dalej „zaskarżonymi decyzjami”) Druga Izba Odwoławcza OHIM z jednej strony, uwzględniając odwołanie LMT, uchyliła decyzję o unieważnieniu rejestracji znaku LAST MINUTE TOUR w odniesieniu do usług należących do klas 39 i 42 i z drugiej strony, oddalając odwołanie LMN, utrzymała w mocy decyzję Wydziału Unieważnień o oddaleniu złożonego przez tę spółkę wniosku o unieważnienie wspomnianego znaku w stosunku do towarów należących do klasy 16.
31 W tych dwóch zaskarżonych decyzjach Izba Odwoławcza stwierdziła, iż z uwagi na charakter rozpatrywanych towarów i usług oraz fakt, że wcześniejsze oznaczenie ma w Zjednoczonym Królestwie walor niezarejestrowanego znaku towarowego, krąg odbiorców, w stosunku do którego należy dokonywać analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, składa się z właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych przeciętnych konsumentów tych towarów i usług zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie.
32 Izba Odwoławcza wskazała następnie, że określenie „last minute” składa się z dwóch słów potocznego języka angielskiego natychmiast zrozumiałych dla miarodajnego kręgu odbiorców. Używane w stosunku do rozpatrywanych towarów i usług określenie wyraźnie i natychmiast wskazuje na to, że są one oferowane na bardzo korzystnych warunkach z uwagi na dokonywanie ich zakupu w ostatniej chwili.
33 Zdaniem Izby Odwoławczej określenie „last minute” jest zatem opisowe i pozbawione charakteru odróżniającego względem rozpatrywanych towarów i usług, a w związku z tym na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009] nie podlega rejestracji, chyba że towarzyszą mu inne elementy, graficzne lub słowne, mogące nadać mu wymagane minimum charakteru odróżniającego.
34 Izba Odwoławcza dodała, że zapewne zestawienie trzech elementów słownych „last”, „minute” i „tour” i elementu graficznego pozwoliło na uniknięcie zastosowania wobec spornego wspólnotowego znaku towarowego bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji określonych w dwóch wskazanych powyżej przepisach, niemniej właściciel takiego znaku nie może sprzeciwiać się używaniu określeń „last minute” lub „tour” przez inne przedsiębiorstwa trudniące się turystyką i organizacją podróży.
35 Zdaniem Izby Odwoławczej istotne jest ustalenie, czy odbiorcy w Zjednoczonym Królestwie, skonfrontowani z określeniem „last minute”, uznają, że mają do czynienia z ofertą właściciela znaku towarowego LASTMINUTE.COM, czy też po prostu z ofertą „last minute” (w ostatniej chwili) pochodzącą od jakiegokolwiek przedsiębiorstwa trudniącego się turystyką i organizacją podróży. W każdym razie LMN nie wykazała, jakoby odbiorcy ci, widząc określenie „last minute”, natychmiast sądzili, że chodzi o usługi oferowane przez właściciela znaku towarowego LASTMINUTE.COM.
36 Izba Odwoławcza uznała zatem, że reputacja LMN wiązała się z oznaczeniem LASTMINUTE.COM jako takim, wraz z wszystkimi jego elementami, a nie z pojęciem rodzajowym „last minute”. Reputacja tego oznaczenia została przyjęta wyłącznie w ramach i na potrzeby powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, przewidzianego przez prawo Zjednoczonego Królestwa, i nie mogła służyć uzyskaniu monopolu na używanie określenia „last minute”, które nie ma charakteru odróżniającego względem rozpatrywanych towarów i usług.
37 Ze względu na to, że charakter odróżniający tych dwóch znaków towarowych jest bardzo ograniczony, odbiorcy będą koncentrować się na ich elementach odróżniających i dominujących, a mianowicie na połączeniu poszczególnych słów tworzących te dwa oznaczenia, ich złączeniu w jedno słowo – „lastminute” – oraz na obecności rozszerzenia „.com” w niezarejestrowanym oznaczeniu i na elemencie graficznym wspólnotowego znaku towarowego.
38 Izba Odwoławcza dodała, że na płaszczyźnie wizualnej wpływ elementów, które są wspólne tym dwóm znakom towarowym, oraz składnika „tour” w ramach porównania oznaczeń jest silnie ograniczony, ponieważ nie mają one charakteru odróżniającego. Natomiast z uwagi na to, że rozszerzenie „.com” i czerwony symbol graficzny są całkowicie różne, występujące między tymi dwoma znakami różnice graficzne przeważają nad ich podobieństwami.
39 Z fonetycznego punktu widzenia Izba Odwoławcza stwierdziła, że na te dwa znaki towarowe składają się identyczne określenie, „lastminute”, i odmienny dla każdego z nich drugi element – „.com” (wymawiany w języku angielskim „dot com”) i „tour”. Przy uwzględnieniu rozważań dotyczących charakteru odróżniającego poszczególnych elementów rozszerzenie „dot com” pozwala zdaniem Izby Odwoławczej na fonetyczne rozróżnienie tych dwóch znaków.
40 Ponadto oddziaływanie określenia „last minute”, które przywołuje na myśl wspólną obu tym znakom ideę oferty składanej w ostatniej chwili, jest zdaniem Izby Odwoławczej osłabione ze względu na jego charakter opisowy, wobec czego bezpośrednie odesłanie do adresu elektronicznego zawarte w rozszerzeniu „.com” pozwala na ustalenie koncepcyjnej różnicy między tymi dwoma znakami.
41 Dokonując oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Izba Odwoławcza uznała, że odbiorcy w Zjednoczonym Królestwie, skonfrontowani ze znakiem LAST MINUTE TOUR i zawartym w nim symbolem graficznym, będą sądzić, że chodzi tu o przedsiębiorstwo oferujące podróże „last minute”, i nie uznają, że oferty te pochodzą od właściciela znaku towarowego LASTMINUTE.COM. Odbiorcy ci będą bowiem koncentrować się na odróżniających elementach każdego z tych oznaczeń, tak aby odróżnić je od oznaczeń wszystkich innych podmiotów świadczących tego rodzaju usługi i używających również określenia „last minute” w swych ofertach.
42 Zważywszy na wszystkie te okoliczności, Izba Odwoławcza wywiodła wniosek, że mimo podobieństwa elementów mało odróżniających rozpatrywane znaki towarowe nie były, jako całość, wystarczająco podobne, aby wywołać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, czy to w przypadku towarów stanowiących uzupełnienie omawianych usług, czy też nawet w przypadku samych tych identycznych usług.
Żądania stron
43 LMN wnosi do Sądu o:
– stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji wydanych w sprawach R 256/2006‑2 (sprawa T‑114/07) i R 291/2006‑2 (sprawa T‑115/07);
– unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego LAST MINUTE TOUR w odniesieniu do objętych rejestracją towarów i usług należących odpowiednio do klasy 16 (sprawa T‑115/07) i do klas 39 i 42 (sprawa T‑114/07);
– obciążenie OHIM kosztami postępowania.
44 OHIM i LMT wnoszą do Sądu o:
– oddalenie skargi w całości;
– obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
45 Zgodnie z art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 wspólnotowy znak towarowy unieważnia się na podstawie wniosku do OHIM, jeżeli istnieje wcześniejsze prawo określone w art. 8 ust. 4 i spełnione zostały warunki określone w tym ustępie.
46 Z łącznej lektury tych dwóch przepisów wynika, że właściciel niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w działalności handlowej o znaczeniu większym niż lokalne może domagać się unieważnienia późniejszego wspólnotowego znaku towarowego w przypadku i w zakresie, w jakim zgodnie z przepisami państwa członkowskiego, które stosują się do tego znaku, po pierwsze, prawa do tego oznaczenia zostały nabyte przed datą zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, i po drugie, oznaczenie to daje właścicielowi prawo zakazu używania późniejszego znaku towarowego.
47 Do celów stosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 na izbie odwoławczej ciąży obowiązek uwzględnienia zarówno znajdującego zastosowanie prawa krajowego, do którego odsyła ten przepis, jak i orzeczeń wydanych w danym państwie członkowskim. Na tej podstawie wnoszący o unieważnienie znaku powinien wykazać, że dane oznaczenie objęte jest zakresem stosowania przywołanych przepisów danego państwa członkowskiego i że uprawnia do zakazania używania późniejszego znaku towarowego [zob. analogicznie wyrok Sądu z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawach połączonych od T‑53/04 do T‑56/04, T‑58/04 i T‑59/04 Budějovický Budvar przeciwko OHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER), pkt 74].
48 W niniejszej sprawie nie zostało zakwestionowane, że aktem prawa państwa członkowskiego znajdującego zastosowanie do niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego jest Trade Marks Act, 1994 (ustawa Zjednoczonego Królestwa o znakach towarowych), którego art. 5 ust. 4 stanowi:
„Znak towarowy nie podlega rejestracji w przypadku i w zakresie, w jakim jego używanie w Zjednoczonym Królestwie może zostać zakazane:
a) na podstawie jakiejkolwiek normy prawnej [w szczególności na podstawie prawa odnoszącego się do bezprawnego używania nazwy (law of passing off)] chroniącej niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie używane w działalności handlowej […]”.
49 Z brzmienia tego przepisu w wykładni dokonywanej przez sądy krajowe [Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL] wynika, że aby w niniejszej sprawie wspólnotowy znak towarowy LAST MINUTE TOUR mógł zostać unieważniony w celu ochrony niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego LASTMINUTE.COM, skarżąca musi dowieść spełnienia trzech opisanych poniżej przesłanek, zgodnie z systemem prawnym regulującym powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy, przewidziane przez prawo Zjednoczonego Królestwa.
50 Po pierwsze, usługi oferowane przez LMN musiały cieszyć się w opinii właściwego kręgu odbiorców reputacją związaną z ich prezentacją. W ramach instytucji prawnej powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy konieczne jest dowiedzenie, że reputacja ta istniała w momencie, w którym pozwany zaczął oferować swoje towary lub usługi [Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981) R.P.C. 429].
51 Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 przyjmuje jednak za centralny punkt nie moment rozpoczęcia oferowania towarów lub usług, lecz moment zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, ponieważ wymaga od osoby składającej wniosek o unieważnienie, by ta nabyła prawa do swego niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego jeszcze przed datą zgłoszenia, czyli w niniejszej sprawie przed dniem 11 marca 2000 r.
52 Po drugie, oferowanie w Zjednoczonym Królestwie usług oznaczonych LAST MINUTE TOUR, które są identyczne z usługami świadczonymi przez LMN, i uzupełniających je towarów musiało stanowić w dniu 11 marca 2000 r. ich mylące przedstawienie, czyli takie, które mogło skłonić właściwy krąg odbiorców do przypisania LMN pochodzenia handlowego tych towarów i usług, przy czym niezamierzony charakter takiego przedstawienia pozostaje całkowicie bez znaczenia.
53 Po trzecie, LMN mogła w wyniku takiego działania ponieść szkodę handlową.
54 W niniejszej sprawie nie podważono tożsamości usług oznaczonych każdym z rozpatrywanych znaków towarowych. Ponadto, jak wskazuje Izba Odwoławcza, omawiane towary należące do klasy 16 stanowią uzupełnienie wyżej wspomnianych usług. Okoliczność ta winna zatem zostać wzięta pod uwagę przy dokonywaniu oceny, czy przedstawianie przez LMT w Zjednoczonym Królestwie rozpatrywanych towarów i usług przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego było mylące.
55 Z pkt 31 decyzji R 256/2006‑2 i z pkt 32 decyzji R 291/2006‑2 wynika, że w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego niezarejestrowany krajowy znak towarowy LASTMINUTE.COM cieszył się jako taki reputacją. Okoliczność ta nie została zakwestionowana przez OHIM, który przyznał na rozprawie, że LASTMINUTE.COM zdobyło w Zjednoczonym Królestwie duże uznanie.
56 Na poparcie skargi skarżąca podnosi tylko jeden zarzut dotyczący naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94. Zarzut ten można jednak podzielić na trzy części dotyczące odpowiednio zdefiniowania właściwego kręgu odbiorców, odrębnego znaczenia posiadanego przez określenie „last minute” w dniu dokonania zgłoszenia i wreszcie mylącego charakteru, jakie mogło mieć w tamtym momencie oferowanie w Zjednoczonym Królestwie przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR usług identycznych z usługami LMN oraz towarów stanowiących ich uzupełnienie.
W przedmiocie pierwszej części zarzutu dotyczącej zdefiniowania właściwego kręgu odbiorców
Argumenty stron
57 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, iż ta zakwalifikowała jako właściwy krąg odbiorców właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych przeciętnych konsumentów w Zjednoczonym Królestwie, zamiast zbadać, czy z uwagi na reputację skarżącej jej klienci, skonfrontowani w Zjednoczonym Królestwie z oznaczeniem LAST MINUTE TOUR w związku z towarami i usługami nim oznaczonymi nie zostali w rozpatrywanym okresie wprowadzeni w błąd co do istnienia związku między skarżącą a tymi towarami i usługami.
58 OHIM, popierany przez LMT, odpowiada, że rozpatrywane towary i usług nie są kierowane do szczególnego rodzaju konsumentów, tylko do ogółu odbiorców. W praktyce nie ma zatem znaczenia, czy za właściwy krąg odbiorców uznamy tę czy inną grupę odbiorców, a ponadto ich rozróżnienie jest właściwie niemożliwe.
59 W każdym razie przy dokonywaniu porównania dwóch rozpatrywanych znaków towarowych Izba Odwoławcza, biorąc pod uwagę renomę wcześniejszego krajowego oznaczenia, w rzeczywistości oparła się na założeniu, że znaczna część danego kręgu odbiorców znała już wcześniejszy krajowy znak towarowy skarżącej.
Ocena Sądu
60 Z orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa wynika, że mylący charakter przedstawiania towarów i usług przez pozwanego w powództwie opartym na bezprawnym używaniu nazwy należy oceniać w stosunku do klientów powoda, a nie w odniesieniu do abstrakcyjnego pojęcia przeciętnego konsumenta przyjętego przez Izbę Odwoławczą (ww. Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors).
61 Chroniona w powództwie opartym na bezprawnym używaniu nazwy własność nie odnosi się bowiem do słowa lub nazwy, którego używanie przez osoby trzecie jest ograniczone, lecz do samych klientów, na których szkodę może działać sporne używanie [per Lord Parker in Burberry v. Cording (1909) 26 R.P.C.693], gdyż reputacja znaku przyciąga klientów i stanowi kryterium pozwalające na odróżnienie przedsiębiorstwa z tradycjami od nowego przedsiębiorstwa [IRC v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217].
62 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę definicji właściwego kręgu odbiorców ustalonej przez sądy Zjednoczonego Królestwa, stwierdzając, że ten krąg odbiorców składał się z właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych przeciętnych użytkowników tych towarów i usług zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie, podczas gdy należało odnieść się do klientów właściciela niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego.
63 OHIM nie może utrzymywać, że ze względu na to, iż rozpatrywane towary i usługi nie są kierowane do szczególnego rodzaju konsumentów, a raczej do ogółu odbiorców, nie ma podstaw, by na potrzeby określenia właściwego kręgu odbiorców dokonywać w praktyce podziału odbiorców na poszczególne grupy.
64 Istnieje bowiem różnica między zdefiniowaniem właściwego kręgu odbiorców poprzez przyjęcie, że składa się on z przeciętnych konsumentów w Zjednoczonym Królestwie, co uczyniła Izba Odwoławcza i co przewiduje art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009], a przeciwnie, ograniczeniem tego kręgu na potrzeby rozpatrzenia powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy jedynie do klientów przedsiębiorstwa, które – podobnie jak LMN – jest faktycznie obecne na rynku.
65 Istniejące w przypadku konsumenta prawdopodobieństwo, że zostanie wprowadzony w błąd przez znak towarowy, któremu zarzuca się, że może go skłonić do przypisania pochodzenia handlowego oznaczonych nim towarów i usług przedsiębiorstwu będącemu właścicielem niezarejestrowanego wcześniejszego znaku towarowego, nie musi być bezwzględnie takie same, w przypadku gdy konsument ten jest już klientem tego przedsiębiorstwa.
66 Ponadto nie można utrzymywać, że przy dokonywaniu porównania tych dwóch oznaczeń Izba Odwoławcza, ponieważ wzięła pod uwagę renomę LASTMINUTE.COM, oparła się na założeniu, że znaczna część danego kręgu odbiorców znała już oznaczenie skarżącej. Z zaskarżonych decyzji wynika bowiem, że Izba Odwoławcza, chociaż ustaliła, iż LASTMINUTE.COM cieszy się dobrym imieniem, uznała, z całkowitym pominięciem tej reputacji, że w przypadku rozpatrywanych oznaczeń nie istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i ograniczyła się do zwykłego ich porównania.
67 Wynika stąd, że przyjmując za właściwy krąg odbiorców właściwie poinformowanych, dostatecznie uważnych i rozsądnych przeciętnych konsumentów rozpatrywanych towarów i usług zamieszkałych w Zjednoczonym Królestwie, mimo że w ramach instytucji prawnej powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy krąg ten składa się jedynie z klientów powoda, Izba Odwoławcza nie uwzględniła zawartego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 odesłania do prawa Zjednoczonego Królestwa znajdującego zastosowanie do wcześniejszego niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego LASTMINUTE.COM, który był używany przez skarżącą w działalności handlowej w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
W przedmiocie drugiej części zarzutu dotyczącej przypisania określeniu „last minute” odrębnego znaczenia
Argumenty stron
68 Skarżąca zarzuca Izbie Odwoławczej, że ta dokonała porównania dwóch rozpatrywanych znaków towarowych na gruncie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, zamiast rozważyć, czy niezarejestrowany krajowy znak towarowy LASTMINUTE.COM nie uprawniał skarżącej, na podstawie art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 [obecnie art. 8 ust. 4 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009], do zakazania używania późniejszego wspólnotowego znaku towarowego i w konsekwencji do domagania się unieważnienia tego znaku na podstawie art. 52 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia w zastosowaniu instytucji prawnej powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, przewidzianej przez prawo Zjednoczonego Królestwa.
69 W tym celu Izba Odwoławcza powinna była rozpatrzyć reputację znaku towarowego LASTMINUTE.COM, „Last Minute” lub „Lastminute” w rozpatrywanym okresie i sprawdzić, czy przeciętny klient skarżącej w Zjednoczonym Królestwie, gdyby został skonfrontowany tam z oznaczeniem LAST MINUTE TOUR odnoszącym się do opatrzonych nim usług, błędnie uznałby, że między skarżącą a LMT istnieją powiązania.
70 Reputacja znaku towarowego powoda w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, która stanowi siłę przyciągania klientów, może wiązać się z elementami tego znaku, które pierwotnie miały znaczenie opisowe, o ile zostanie wykazane, że nabyły one odrębnego znaczenia (secondary meaning), różniącego się od znaczenia znaku towarowego.
71 Zdaniem skarżącej z powodu szeroko zakrojonych działań reklamowych i promocyjnych wiążących się z częstym ukazywaniem się skarżącej na łamach prasy w Zjednoczonym Królestwie przeciętny użytkownik jej strony internetowej „lastminute.com” był w stanie w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego określić pochodzenie handlowe jej usług, niezależnie od tego, czy były one oferowane pod należącym do niej niezarejestrowanym znakiem towarowym LASTMINUTE.COM czy pod nazwami „lastminute” lub „last minute” używanymi w prasie Zjednoczonego Królestwa dla określenia skarżącej, na co wskazała Izba Odwoławcza.
72 Skarżąca dowiodła przed Wydziałem Unieważnień, że wyrażenie „last minute” nie ma na celu wyłącznie opisu rodzaju usług, lecz służy również określeniu oferowanych przez nią usług.
73 Izba Odwoławcza, zamiast określić faktyczny zakres reputacji skarżącej, wykluczyła jednak istnienie charakteru odróżniającego wyrażenia „last minute”, odrywając je w ten sposób od towarzyszącego mu kontekstu faktycznego.
74 W rezultacie Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę postanowienia z dnia 17 grudnia 1999, na mocy którego High Court of Justice (England and Wales) [sąd najwyższy (Anglia i Walia)] tymczasowo zakazał spółkom pozwanym w sprawie Last Minute Network Ltd (firma „lastminute.com”) przeciwko Lastminute.com Plc i in. prowadzenia wszelkiej działalności handlowej z wykorzystaniem lub nawiązaniem do nazw handlowych „lastminute.com”, „lastminute.co.uk”, „lastminute” i „last minute” lub wszelkich określeń lub skojarzeń przejawiających mylące podobieństwo do tych nazw.
75 Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, że postanowienie to nie stanowiło podstawy do uznania, że znak towarowy skarżącej uprawniał ją na podstawie prawa Zjednoczonego Królestwa do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, uzasadniając to tym, że High Court of Justice zarządził na jego mocy jedynie środek tymczasowy, nie rozstrzygając co do istoty, oraz tym, że postanowienie to zostało wydane bez przeprowadzenia pogłębionej analizy.
76 Skarżąca utrzymuje, że wbrew twierdzeniom Izby Odwoławczej przed wydaniem nakazu na jej korzyść sąd krajowy przeprowadził pogłębioną analizę jej argumentów co do istoty sprawy.
77 OHIM, popierany przez LMT, odpowiada, że powodzenie powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy zależy, podobnie jak stosowanie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, od istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Jeżeli prawdopodobieństwo to nie istnieje, nie może być mowy o mylącym przedstawianiu towarów i usług przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR ani w konsekwencji o bezprawnym używaniu nazwy.
78 Izba Odwoławcza słusznie uznała, że reputacja skarżącej była związana wyłącznie z oznaczeniem LASTMINUTE.COM – jedynym, które mogło zostać objęte ochroną w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, a nie z pojęciem rodzajowym „last minute”. Wyrażenie to składa się bowiem z dwóch wyrazów języka angielskiego natychmiast zrozumiałych dla miarodajnego kręgu odbiorców i wskazuje w sposób jasny i bezpośredni, że usługi skarżącej oferowane są na bardzo korzystnych warunkach, ponieważ są przedmiotem transakcji dokonywanych „w ostatniej chwili”.
79 Zdaniem OHIM zostało dowiedzione, że oznaczenie LASTMINUTE.COM jako całość było używane przez skarżącą jedynie jako wskazówka pochodzenia jej usług, podczas gdy w większości przypadków odwoływano się do niej przy użyciu nazwy „lastminute.com”.
80 Wyrazy „last” i „minute”, z uwagi na to, że nie są postrzegane przez właściwy krąg odbiorców jako wskazówka pochodzenia, zawierają swe znaczenie rodzajowe niezależnie od renomy wyrażenia „lastminute.com” wynikającej z wykorzystania go w działalności handlowej.
81 W opinii OHIM dany krąg odbiorców nie będzie mylił rozpatrywanych oznaczeń. Fakt, że oba te oznaczenia zawierają słowa „last” i „minute”, nie zaskakuje właściwego kręgu odbiorców ani nie wywołuje u nich skojarzeń mogących prowadzić do przypisania przez nich tych dwóch oznaczeń jednemu przedsiębiorstwu lub przedsiębiorstwom powiązanym gospodarczo. Przeciwnie, odbiorcy będą postrzegać je jako równoległe i zgodne z prawem używanie pojęcia, które informuje o określonej cesze danych towarów i usług, przez dwa, w żaden sposób niepowiązane ze sobą podmioty działające na rynku.
82 W związku z powyższym ze względu na to, że wyrazy „last” i „minute” nie mają charakteru odróżniającego i zważywszy na różnice wynikające z odmiennego przedstawienia wspólnotowego znaku towarowego oraz z faktu posiadania przez niego dodatkowych elementów, w przypadku dwóch rozpatrywanych znaków towarowych nie może istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd i w konsekwencji nie można mówić o mylącym oferowaniu omawianych towarów i usług przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR.
83 Wreszcie z racji autonomicznego charakteru systemu rejestracji wspólnotowych znaków towarowych ani OHIM, ani Sąd nie są związani wyżej przytoczonym postanowieniem High Court of Justice. Ponadto orzeczenie to nie może stanowić istotnego precedensu nawet na gruncie prawa Zjednoczonego Królestwa, ponieważ ma ono charakter czysto tymczasowy, zostało wydane przy nieobecności strony pozwanej, nie zostało opatrzone uzasadnieniem i odnosi się do stanu faktycznego, który różni się od kontekstu niniejszej sprawy.
Ocena Sądu
84 Z orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa wynika, że oznaczenie służące określaniu towarów lub usług może uzyskać reputację na rynku w rozumieniu prawa znajdującego zastosowanie do powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, nawet jeżeli pierwotnie miało ono charakter opisowy i pozbawione było charakteru odróżniającego.
85 W jednym z orzeczeń uznano zatem, że wyrażenie „Camel Hair” nabyło w rzeczywistości odrębnego znaczenia w wyniku używania go przez powoda w charakterze wskazówki pochodzenia handlowego jego towarów, odróżniających się odtąd od towarów innych przedsiębiorstw, nawet jeśli wyrażenie to nie miało zdolności do bycia zarejestrowanym jako znak towarowy [Reddaway v. Banham (1896) 13 R.P.C. 218; zob. również podobnie Cellular Clothing Co. Ltd v. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL].
86 Ponadto w ramach przewidzianej przez prawo Zjednoczonego Królestwa instytucji prawnej powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy reputacja, jaką cieszą się towary i usługi oferowane przez dane przedsiębiorstwo, może wynikać – w zależności od okoliczności danego przypadku – nie tylko z reputacji danego krajowego znaku towarowego, lecz również z reputacji poszczególnych tworzących go elementów, pod warunkiem że uzyskały one odrębne znaczenie, odmienne od znaczenia samego znaku towarowego postrzeganego jako całość.
87 W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła, że „reputacja wiązała się z oznaczeniem LASTMINUTE.COM jako takim, wraz z wszystkimi jego elementami, a nie z pojęciem rodzajowym »last minute«”. Dodała ona, że „reputacja [ta] została przyjęta wyłącznie w ramach i na potrzeby stosowania ustawy [Zjednoczonego Królestwa] dotyczącej bezprawnego używania [nazwy] (passing off) i nie mogła służyć uzyskaniu monopolu na używanie określenia [»last minute«], które nie ma charakteru odróżniającego względem rozpatrywanych usług i towarów stanowiących ich uzupełnienie”.
88 Niemniej w świetle przytoczonego powyżej orzecznictwa krajowego Izba Odwoławcza nie mogła odmówić przypisania określeniu „last minute” odrębnego znaczenia tylko z tego powodu, że ma ono charakter rodzajowy i nie ma charakteru odróżniającego względem rozpatrywanych usług i towarów stanowiących ich uzupełnienie.
89 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza nie wzięła pod uwagę zawartego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 odesłania do prawa Zjednoczonego Królestwa znajdującego zastosowanie do wcześniejszego niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego LASTMINUTE.COM, który był używany przez skarżącą w działalności handlowej w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
W przedmiocie trzeciej części zarzutu dotyczącej nieuwzględnienia odrębnego znaczenia wyrażenia „last minute” do celów oceny mylącego charakteru przedstawiania rozpatrywanych towarów i usług przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR
Argumenty stron
90 Skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza nie zbadała, czy klienci skarżącej są zdolni rozpoznać wyrażenie „last minute” jako informację na temat jej usług, a także nie poddała weryfikacji, czy ci sami klienci, skonfrontowani z ofertą omawianych towarów i usług prezentowaną w Zjednoczonym Królestwie przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, nie byliby skłonni przypisać pochodzenia handlowego tych towarów i usług skarżącej lub uznać, że skarżąca i LMT są powiązane finansowo.
91 Zdaniem OHIM okoliczność, że odbiorcy nie postrzegają wyrażenia „last minute” jako wskazówki pochodzenia, sprawia, iż w przypadku rozpatrywanych oznaczeń nie może istnieć prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, a co za tym idzie – mylące przedstawienie towarów i usług.
Ocena Sądu
92 Z orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa wynika, że mylące – zamierzone lub nie – przedstawianie towarów lub usług przez pozwanego w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy ma miejsce wówczas, gdy może skłonić klientów powoda do przypisania mu pochodzenia handlowego towarów i usług oferowanych przez pozwanego (ww. Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors).
93 Istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jest zatem wspólną przesłanką art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 i instytucji prawnej powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, wyraźnie przewidzianą przez ten pierwszy system i wynikającą bezwzględnie z przesłanki dotyczącej mylącego przedstawiania towarów i usług ustanowionej w drugim z tych systemów.
94 Izba Odwoławcza nie mogła jednak, bez naruszenia przesłanek powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, do którego odsyła art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94, znajdujący w niniejszej sprawie zastosowanie na podstawie odesłania zawartego w art. 52 ust. 1 lit. c) tego rozporządzenia, ograniczyć się do stwierdzenia, w oparciu o art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia, na który powołała się w pkt 22 i 23 zaskarżonych decyzji, że ze względu na mało odróżniający charakter obu rozpatrywanych oznaczeń odbiorcy będą koncentrować swą uwagę na ich elementach odróżniających i dominujących, a mianowicie na kombinacji poszczególnych słów w każdym z nich, na fakcie zawarcia pojedynczego słowa „lastminute” oraz na elemencie „.com” zawartym w niezarejestrowanym oznaczeniu i na elemencie graficznym wspólnotowego znaku towarowego, aby następnie dokonać porównania tych oznaczeń na płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej.
95 Rozpoznanie mylącego charakteru przedstawienia w rozumieniu prawa krajowego nie ogranicza się bowiem do porównawczego badania dwóch znaków towarowych, ale rozciąga się na inne czynniki, takie jak w tym przypadku okoliczności, w jakich towary lub usługi były oferowane w Zjednoczonym Królestwie przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
96 Prawdą jest, że mogą występować trudności w ocenie istniejącej w prawie Zjednoczonego Królestwa instytucji prawnej powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy w ramach wniosku o unieważnienie złożonego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 40/94 z uwagi na przewidziany w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 obowiązek odniesienia się, jak to zostało wskazane w pkt 51 powyżej, do momentu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, a nie do momentu, w którym pozwany w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy zaczął oferować sporne towary i usługi.
97 W takich warunkach zbadanie okoliczności, w jakich rozpatrywane towary lub usługi były oferowane w Zjednoczonym Królestwie przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego, jest hipotetycznie niemożliwe, ponieważ brak jest założenia, że w tamtym okresie LMT zaczęła już oferować swe towary i usługi w Zjednoczonym Królestwie przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR.
98 Takie dostosowanie systemu prawnego stosującego się do powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, właściwe rozpoznaniu wniosku o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego, nie zwalniało jednak Izby Odwoławczej z obowiązku stosowania przepisów tego systemu, od czego nie pozwalają odstąpić przepisy art. 52 ust. 1 lit. c) i art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94.
99 Mimo że Izba Odwoławcza ustaliła, iż niezarejestrowany krajowy znak towarowy LASTMINUTE.COM cieszył się dużym uznaniem, wykluczając tego rodzaju reputację w przypadku wyrażenia „last minute”, opierając się na błędnym w świetle sytemu prawnego powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy założeniu, że jest to pojęcie rodzajowe, które nie ma charakteru odróżniającego, wywiodła brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jedynie na podstawie badania porównawczego.
100 Działając w ten sposób, Izba Odwoławcza nie dokonała, mimo iż należało to uczynić, ustalenia, czy na stwierdzenie to nie wpływa fakt istnienia reputacji znaku towarowego LASTMINUTE.COM lub reputacji, jaką mogło cieszyć się wyrażenie „last minute”, ponieważ reputacja tych oznaczeń mogła zwiększyć prawdopodobieństwo, iż w momencie dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego klienci LMN będą dostrzegać w towarach lub usługach, które miały być oferowane w Zjednoczonym Królestwie przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR, towary lub usługi oferowane przez LMN.
101 Z powyższego wynika, że Izba Odwoławcza, ograniczając się do przeprowadzenia formalnego porównania rozpatrywanych oznaczeń bez uwzględnienia odrębnego znaczenia, jakie dla klientów LMN może mieć wyrażenie „last minute”, prowadzącego do wykluczenia w pkt 40 decyzji R 256/2006-2 i w pkt 41 decyzji R 291/2006-2, że odbiorcy w Zjednoczonym Królestwie będą mogli uznać, iż towary i usługi oferowane przez właściciela znaku towarowego LAST MINUTE TOUR pochodzą od przedsiębiorstwa będącego właścicielem niezarejestrowanego krajowego znaku towarowego LASTMINUTE.COM, nie wzięła pod uwagę zawartego w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 odesłania do prawa Zjednoczonego Królestwa znajdującego zastosowanie do tego znaku towarowego, używanego przez skarżącą w działalności handlowej w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
102 Należy zatem uwzględnić zarzut dotyczący błędnej wykładni art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 40/94 i w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonych decyzji.
103 Na podstawie art. 63 ust. 6 rozporządzenia nr 40/94 (obecnie art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 207/2009) na OHIM ciąży obowiązek ponownego rozpatrzenia wniosku o unieważnienie wspólnotowego znaku towarowego LAST MINUTE TOUR w świetle wszystkich przesłanek powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, włączając to w razie potrzeby przesłankę dotycząca szkody wynikającej ewentualnie z mylącego, w odczuciu klientów LMN, oferowania rozpatrywanych towarów i usług przy użyciu oznaczenia LAST MINUTE TOUR, do którego mogło dochodzić w Zjednoczonym Królestwie w dniu dokonania zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego.
104 W rezultacie orzekanie w przedmiocie drugiego żądania skarżącej nie jest konieczne.
W przedmiocie kosztów
105 Zgodnie z art. 87 § 2 regulaminu Sądu kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
106 Ponieważ OHIM przegrał sprawę, należy obciążyć go kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą w żądanym przez nią zakresie oraz zobowiązać interwenienta do pokrycia własnych kosztów.
Z powyższych względów
SĄD (siódma izba)
orzeka, co następuje:
1) Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 8 lutego 2007 r. (sprawy R 256/2006‑2 i R 291/2006‑2).
2) Postępowanie w sprawie drugiego żądania Last Minute Network Ltd zostaje umorzone.
3) OHIM pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Last Minute Network.
4) Last Minute Tour SpA pokrywa własne koszty.
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 11 czerwca 2009 r.
Podpisy