FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT

NIILO JÄÄSKINEN

föredraget den 9 december 2010(1)

Mål C‑324/09

L’Oréal SA

Lancôme parfums et beauté & Cie

Laboratoire Garnier & Cie

L’Oréal (UK) Limited

mot

eBay International AG

eBay Europe SARL

eBay (UK) Limited

(begäran om förhandsavgörande från High Court of Justice (England & Wales), (Chancery Division) – Förenade kungariket)

”Informationssamhälle – Sökmotor – Sökordsannonsering – Operatör av elektroniska marknadsplatser – Sökord som motsvarar varumärken – Direktiv 89/104/EEG (Varumärkesdirektivet) – Artiklarna 5 och 7 – Förordning (EG) nr 40/94 (Förordningen om gemenskapsvarumärke) – Artiklarna 9 och 13 – Det ansvar som en operatör av elektroniska marknadsplatser har för den information som han lagrar – Direktiv 2000/31/EG (Direktiv om elektronisk handel) – Artikel 14 – Medlemsstaternas skyldighet att se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder som tillhandahåller tjänster som utnyttjas av tredje man för att åsidosätta dessa rättigheter – Direktiv 2004/48/EG (Direktivet om skyddet för immateriella rättigheter) – Artikel 11– Yttrandefrihet – Näringsfrihet – Direktiv 76/768 (Kosmetikadirektivet)”

I –    Inledning

1.        Förfarandet vid den nationella domstolen rör en tvist mellan L’Oréal SA och dess dotterbolag (nedan kallat ”L’Oréal”), å ena sidan, och tre dotterbolag till eBay Inc. (”eBay”), samt vissa fysiska personer, å andra sidan. Den avser erbjudanden av dessa personer om försäljning av varor på eBays elektroniska marknadsplats. Erbjudandena om försäljning har påståtts åsidosätta L’Oréals immateriella rättigheter.

2.        eBay, svaranden i målet vid den nationella domstolen, bedriver en populär och sofistikerad elektronisk marknadsplats på Internet. Den har byggt upp ett system som avsevärt underlättar enskildas försäljning och inköp genom Internet med kraftfulla sökmotorer, säkra betalningssystem som har en vidsträckt geografisk täckning. Den har också utarbetat ett system för att bekämpa försäljning av förfalskade varor. För att locka nya kunder till dess webbplats har eBay även köpt sökord, såsom välkända varumärken, från avgiftsbelagda söktjänster på Internet (såsom Googles AdWords). Användningen av utvalda sökord i en sökmotor utlöser att en annons visas samt en sponsrad länk som leder direkt till eBays elektroniska marknadsplats.

3.        L’Oréal, käranden i målet vid den nationella domstolen, är ett globalt företag med ett mycket brett produktsortiment med varumärkesskydd inklusive välkända varumärken med världsrenommé. Förevarande mål avser handel med olika förfalskade Oréalprodukter på eBays elektroniska marknadsplats. För L’Oréal förvärras situationen av att vissa av produkterna inte är avsedda för försäljning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men hamnar här genom försäljningar på eBay. Vissa av de kosmetiska produkterna säljs utan originalförpackning. Enligt L’Oréal lockar eBay, genom att köpa sökord, kunder på dess elektroniska marknadsplats att köpa varor med L’Oréals varumärke, kunder som följaktligen gör sig skyldiga till intrång i dess varumärkesrätt. För att på ett effektivt sätt få enskilda säljare att upphöra med detta har L’Oréal begärt ett domstolsföreläggande gentemot eBay så att dess varumärken ska få ett bättre skydd.

4.        För domstolen avser denna begäran om förhandsavgörande den rättsliga frågan och tillämpningen av varumärkesskydd på det nya området för elektronisk handel och informationssamhällets tjänster på Internet. Domstolen ska således göra en korrekt avvägning mellan skyddet för varumärkesinnehavarens legitima intressen, å ena sidan, och de legitima intressen som innehas av företag och privatpersoner som använder de nya kommersiella möjligheter som Internet och den elektroniska handeln ger, å andra sidan. Några av frågorna kan besvaras med stöd av befintlig rättspraxis medan andra kräver en vidare tolkning av flera EU-rättsakter.

5.        Den stora utmaningen för domstolen är att göra en avvägning på två nivåer. Den nationella domstolen har inte enbart begärt att domstolen ska tolka unionsbestämmelserna på detta svåra område utan den ska samtidigt säkerställa att den tolkning som görs av de aktuella bestämmelserna även är tillämplig i andra situationer. De aktuella varumärkena är välkända och produkterna är lyxprodukter men de relevanta unionsbestämmelserna är tillämpliga på alla varumärken och alla typer av varor. Den elektroniska marknadsplatsen är global och har många särdrag. Medan de svar som ges ska beakta de särskilda omständigheterna i målet vid den nationella domstolen ska de samtidigt grundas på en global syn av hur detta system ska fungera i allmänhet. Jag anser att detta mål i många avseenden är mer komplicerat än domen i målet Google France och Google.(2)

6.        Domstolen har i förevarande fall ombetts att göra en tolkning avseende (i) rättsläget inom EUs varumärkesrätt enligt direktiv 89/104 (varumärkesdirektivet)(3) för en operatör av en elektronisk marknadsplats som a) köper sökord som är identiska med varumärken från en avgiftsbelagd söktjänst på Internet med hjälp av vilken sökmotorn kommer att visa en länk som leder till marknadsplatsoperatörens webbplats och b) på sin webbplats å deras kunders vägnar lagrar erbjudanden för försäljning av förfalskade och oförpackade märkesprodukter eller märkesprodukter som inte härrör från EES-området, (ii) omfattningen av ansvarsfriheten för tjänsteleverantörer i informationssamhället i den mening som avses i artikel 14 i direktiv 2000/31 (direktivet om elektronisk handel),(4) iii) omfattningen av rätten att erhålla ett domstolsföreläggande mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man som föreskrivs i artikel 11 i direktiv 2004/48 (direktivet om skyddet för immateriella rättigheter)(5) och (iv) vissa bestämmelser i direktiv 76/768 (kosmetikadirektivet)(6).

II – Tillämpliga bestämmelser

A –    Unionsrätten(7)

 Direktiv 76/768

7.        Enligt artikel 6.1 i direktiv 76/768 om kosmetiska produkter ska medlemsstaterna vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att försäkra sig om att kosmetiska produkter inte kan släppas ut på marknaden utan att den information som anges finns i outplånlig, lättläst och väl synlig skrift på behållare och förpackning. Denna information omfattar bland annat a) namn och adress eller inregistrerat säte för tillverkaren eller den person som ansvarar för saluföringen av den kosmetiska produkten, om denne är etablerad inom gemenskapen, b) innehållets kvantitet vid förpackningstillfället, c) datum för minsta hållbarhetstid, d) särskilda försiktighetsåtgärder som skall iakttas vid användning, e) tillverkningspartiets nummer eller referens för identifikation av varorna, f) produktens funktion, om denna inte tydligt framgår av presentationen av produkten, och g) en förteckning över beståndsdelar.

 Direktiv 89/104(8)

8.        Artikel 5 i direktiv 89/104 om varumärken, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, har följande lydelse:

”1.       Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet använda

a)      tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat,

…

3.       Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:

…

b)      Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.

c)      Att importera eller exportera varor under tecknet.

d)      Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.

…”

9.        Artikel 6.1 i direktiv 89/104, med rubriken ”Begränsningar av ett varumärkes rättsverkan”, har följande lydelse:

”1.      Varumärket ger inte innehavaren rätt att förhindra tredje man att i näringsverksamhet använda

…

b)      uppgifter om varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda ändamål, värde, geografiska ursprung, tidpunkten för framställandet eller andra egenskaper,

c)      varumärket om det är nödvändigt för att ange en varas eller tjänsts avsedda ändamål, särskilt som tillbehör eller reservdel, förutsatt att tredje man handlar i enlighet med god affärssed.”

10.      I artikel 7 i direktiv 89/104, som har rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, föreskrivs följande:

”1.       Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket [inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)].

2.       Punkt 1 skall inte gälla när innehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna, särskilt när varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden.”

 Direktiv 2000/31

11.      Skäl 9 i direktiv 2000/31 om elektronisk handel har följande lydelse:

”(9)      Den fria rörligheten för informationssamhällets tjänster kan i många fall vara ett särskilt uttryck i gemenskapsrätten för en mer allmän princip, nämligen yttrandefriheten, såsom den fastställs i artikel 10.1 i konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som har ratificerats av samtliga medlemsstater. Direktiv som omfattar tillhandahållande av informationssamhällets tjänster måste därför se till att denna verksamhet kan utövas fritt mot bakgrund av nämnda artikel och att den endast begränsas av vad som anges i punkt 2 i samma artikel och artikel 46.1 i fördraget. Detta direktiv är inte avsett att påverka nationella grundläggande regler och principer som rör yttrandefrihet.”

12.      I skälen 42, 43 och 45–48 i direktiv 2000/31 anges följande:

”(42) De undantag från ansvar som fastställs enligt detta direktiv omfattar endast fall när tjänsteleverantörens verksamhet är begränsad till den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät där information som görs tillgänglig av tredje part vidarebefordras eller tillfälligt lagras, i uteslutande syfte att göra överföringen effektivare. Verksamheten är av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebär att tjänsteleverantören varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad information.

(43)      En tjänsteleverantör kan utnyttja undantagen för enbart vidarebefordran och för cachning när han på intet sätt befattar sig med den vidarebefordrade informationen. Detta kräver bland annat att han inte ändrar den information han vidarebefordrar. Detta krav omfattar inte manipulationer av teknisk natur under vidarebefordran, eftersom dessa inte ändrar den vidarebefordrade informationens integritet.

…

(45)      De begränsningar av tjänstelevererande mellanhänders ansvar som fastställs i detta direktiv påverkar inte möjligheten av olika förelägganden. Sådana förelägganden kan särskilt bestå av avgöranden från domstolar eller administrativa myndigheter som kräver att alla överträdelser skall upphöra eller förhindras, inbegripet att olaglig information avlägsnas eller görs oåtkomlig.

(46)      För att kunna utnyttja ansvarsbegränsning måste leverantören av en informationssamhällstjänst som består av lagring av information, så snart han har fått kännedom eller blivit medveten om olaglig verksamhet, skyndsamt vidta åtgärder för att avlägsna den berörda informationen eller göra den oåtkomlig. Informationen måste avlägsnas eller göras oåtkomlig med beaktande av principen om yttrandefrihet och av förfaranden etablerade på nationell nivå för detta ändamål. Detta direktiv påverkar inte medlemsstaternas möjligheter att fastställa särskilda krav som måste uppfyllas skyndsamt innan information avlägsnas eller görs oåtkomlig.

(47)      Medlemsstaterna är förhindrade från att ålägga tjänsteleverantörerna övervakningsskyldighet endast när det gäller skyldigheter av allmän natur. Detta gäller inte övervakningsskyldigheter i ett speciellt fall och påverkar i synnerhet inte beslut från nationella myndigheter i enlighet med nationell lagstiftning.

(48)      Detta direktiv berör inte medlemsstaternas möjlighet att kräva av tjänsteleverantörer som lagrar information från sina tjänstemottagare att visa den omsorg som skäligen kan förväntas av dem och vilken preciseras i nationell rätt, för att upptäcka och förhindra vissa slags olaglig verksamhet.”

13.      I artikel 2 a i direktiv 2000/31 definieras ”informationssamhällets tjänster” med hänvisning till artikel 1.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster(9) enligt följande: ”… tjänster som vanligtvis utförs mot ersättning på distans, på elektronisk väg och på individuell begäran av en tjänstemottagare”.

14.      Kapitel II avsnitt 4 i direktiv 2000/31, med rubriken ”Tjänstelevererande mellanhänders ansvar”, innehåller artiklarna 12–15.(10)

15.      I artikel 14 i direktiv 2000/31, med rubriken ”Värdtjänster”, föreskrivs följande:

”1.      Medlemsstaterna skall se till att en tjänsteleverantör som levererar någon av informationssamhällets tjänster bestående av lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren inte skall vara ansvarig för information som lagrats på begäran av en tjänstemottagare av tjänsten, under förutsättning att

a)      tjänsteleverantören inte hade kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information och, beträffande skadeståndsanspråk, inte var medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar, eller

b)      tjänsteleverantören så snart han fått sådan kännedom eller blivit medveten om detta handlat utan dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.

2.      Punkt 1 är inte tillämplig om tjänstemottagaren handlar under tjänsteleverantörens ledning eller överinseende.

3.      Denna artikel skall inte påverka möjligheten för en domstol eller administrativ myndighet att i enlighet med medlemsstaternas rättssystem kräva att tjänsteleverantören upphör med eller förhindrar en överträdelse, inte heller skall den påverka medlemsstaternas möjlighet att inrätta förfaranden för att avlägsna information eller göra den oåtkomlig.”

16.      I artikel 15 i direktiv 2000/31, med rubriken ”Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet”, föreskrivs följande:

”1.      Medlemsstaterna får inte ålägga tjänsteleverantörerna en allmän skyldighet att, i samband med tillhandahållande av sådana tjänster som avses i artiklarna 12, 13 och 14, övervaka den information de överför eller lagrar, och inte heller någon allmän skyldighet att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.

2.      Medlemsstaterna kan fastställa skyldigheter för leverantörer av informationssamhällets tjänster att omedelbart informera de behöriga myndigheterna om påstådda olagliga verksamheter som utförts eller olaglig information som tillhandahållits av mottagarna av deras tjänster eller att till behöriga myndigheter på deras begäran lämna information som gör det möjligt att identifiera de mottagare av deras tjänster med vilka de ingått lagringsavtal.”

 Direktiv 2004/48

17.      I skäl 23 i direktiv 2004/48 om skyddet för immateriella rättigheter föreskrivs följande:

”(23) Utan att det påverkar användning av andra tillgängliga åtgärder, förfaranden eller sanktioner bör rättighetshavarna ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i rättighetshavarens industriella rättighet. Villkoren och bestämmelserna för förelägganden av detta slag bör medlemsstaterna själva bestämma om i sin nationella lagstiftning. När det gäller intrång i upphovsrätt och närstående rättigheter finns det redan en omfattande harmonisering genom [Europaparlamentets och rådets] direktiv 2001/29/EG [av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10)]. Artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG bör därför inte påverkas av detta direktiv.”

18.      Artikel 3 i direktiv 2004/48, med rubriken ”Allmän skyldighet”, har följande lydelse:

”1.      Medlemsstaterna skall tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för de immateriella rättigheter som omfattas av detta direktiv. Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall vara rättvisa och skäliga, inte onödigt komplicerade eller kostsamma och inte medföra oskäliga tidsfrister eller omotiverade dröjsmål.

2.      Åtgärderna, förfarandena och sanktionerna skall också vara effektiva, proportionella och avskräckande och skall tillämpas så att hinder för lagenlig handel inte uppkommer och så att missbruk inte sker.”

19.      Kapitel II i direktiv 2004/48, med rubriken ”Åtgärder, förfaranden och sanktioner”, innehåller avsnitt 4, med rubriken ”Interimistiska åtgärder”, som innehåller artikel 9 med samma ordalydelse. Samma kapitel innefattar avsnitt 5, med rubriken ”Åtgärder efter beslut i sakfrågan”, som innefattar artiklarna 10, 11 och 12 med rubriken ”Korrigeringsåtgärder”, ”Förelägganden” och ”Alternativa åtgärder”.

20.       I artikel 11 i direktiv 2004/48 föreskrivs följande:

”Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en immateriell rättighet, får utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren med förbud att fortsätta intrånget. Om så föreskrivs i nationell lagstiftning skall föreläggandet, där så är lämpligt, förenas med vite för att säkerställa efterlevnad. Medlemsstaterna skall även se till att rättighetshavare har möjlighet att begära ett föreläggande mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8.3 i direktiv 2001/29/EG.”(11)

III – Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna

 L’Oréal

21.      L’Oréal tillverkar och säljer parfymer, kosmetika och hårprodukter. I Förenade kungariket är det innehavare av ett antal nationella varumärken. Det är också innehavare av gemenskapsvarumärken. Ett av dessa gemenskapsvarumärken är ett figurmärke som innehåller orden ”Amor Amor”. Återstående varumärken som det rör sig om i målet vid den nationella domstolen är antingen ordmärken eller enbart stiliserade ordmärken. Det är utrett att samtliga varumärken som det rör sig om i målet vid den nationella domstolen är mycket välkända i Förenade kungariket.(12)

22.      L’Oréal driver ett slutet selektivt distributionsnät. Distributionen kontrolleras följaktligen genom distributionsavtal som hindrar auktoriserade återförsäljare från att sälja varor till icke auktoriserade återförsäljare.

 eBay

23.      eBay driver en elektronisk marknadsplats som visar listor på varor som erbjuds till försäljning av personer som har upprättat ett säljarkonto på eBay. Köpare lämnar bud på de produkter som lagts upp av dessa personer. Enligt den information som anges i begäran om förhandsavgörande finns cirka 16 miljoner listor på eBays webbplats www.ebay.co.uk.

24.      Säljare och köpare måste registrera sig som användare genom att skapa ett användar-ID(13) och godta eBays användaravtal. Det strider mot användaravtalet att sälja förfalskade varor eller att göra intrång i varumärken. Enligt användaravtalet krävs även att eBays regler beaktas. Samtliga säljare från Förenade Kungariket måste godta betalning genom PayPal, det vill säga ett säkert betalningssystem som bedrivs av PayPal (Europe) Sarl & Cie som är ett dotterbolag till eBay Inc, ett finansinstitut i Luxemburg, som är ett dotterbolag till eBay. EBay tar ut en procentsats på de transaktioner som genomförs på dess elektroniska marknadsplats.

25.      Ett föremål erbjuds på eBay för en viss period (i allmänhet 1, 3, 5, 7 eller 10 dagar) under vilken eBay-användare lämnar bud på det. Bud accepteras allteftersom de höjs och när försäljningsperioden går ut säljs produkten till högstbjudande. Genom en teknik som kallas proxy bidding (automatisk budgivning) kan potentiella köpare ange det högsta pris som de är beredda att betala och övriga bud höjs upp till den gräns som angetts.

26.      eBay tillåter även försäljning av föremål utan auktion och följaktligen till ett fast pris (köp det nu-systemet). Säljare kan dessutom inrätta online-butiker på webbplatsen som innehåller en förteckning över de produkter som säljaren utbjuder till försäljning samtidigt, och på så sätt bedriva virtuella butiker på eBays webbplats. eBay tillerkänner de mest framgångsrika försäljarna status som ”Power Seller”, om de genomgående uppnår och bibehåller utmärkta försäljningsresultat och beaktar eBays regler. Det finns fem statusnivåer för Power Seller, från brons till titan, beroende på säljarens försäljningsvolym.

27.      eBay tillhandahåller säljare omfattande hjälp vid klassificeringen och beskrivningen av de produkter som de erbjuder till försäljning genom att inrätta egna online-butiker och genom att främja och öka försäljningen. eBay organiserar följaktligen försäljningen, genomför auktionen (inklusive lämnandet av automatiska bud), ställer en övervakande tjänst till förfogande för att informera medlemmarna om produkter som de är intresserade av samt främjar försäljningen och gör reklam för varor på externa webbplatser.

28.      L’Oréal and eBay är eniga om att sistnämnda inte agerar som agentur för dem som säljer varorna eller att eBay någonsin haft varorna i sin besittning.

29.      Parterna är också eniga om att eBay använder ett stort antal mjukvarufilter på webbplatsen för att genomsöka listor i jakt på möjliga regelbrott. Om ett av mjukvarufiltrena identifierar en lista som kan innebära brott mot reglerna granskas den av en medarbetare på eBays kundtjänst. Tiotusentals listor tas bort från webbplatsen varje månad till följd av filtreringen eller klagomål.

30.      eBay ställer även ett ”Verified Rights Owner”-program till förfogande (VeRO-programmet). Programmet, som är ett system för meddelanden och avlägsning, syftar till att ge innehavare av immateriella rättigheter hjälp att ta bort listor från webbplatsen som gör intrång i deras rättigheter. För att kunna delta i VeRO-programmet måste rättighetshavarna fylla i och översända ett formulär avseende de listor som enligt deras uppfattning gör intrång i deras rättigheter. De måste ange varje lista som ifrågasatts och uppge artikelnummer och i varje enskilt fall, genom en motiveringskod, ange skälet till att listan ifrågasatts. Det finns 16 motiveringskoder för att ange olika typer av intrång. När en lista tas bort återbetalar eBay den avgift som säljaren betalat. Enligt de uppgifter som lämnats i begäran om förhandsavgörande deltar mer än 18 000 rättighetshavare i VeRO- programmet. L’Oréal har avböjt att delta i programmet med motiveringen att detta är otillfredsställande.

31.      När eBay Europe erhåller ett VeRO-meddelande granskas detta av en medarbetare på kundtjänst. Om denne fastställer att de listor mot vilka klagomål riktats gör intrång i klagandens rättigheter tas listan bort utan ytterligare undersökning. Om det krävs kommer medarbetaren att rådfråga en specialist inom hans arbetsgrupp. Om specialisten anser detta vara nödvändigt kommer en intern bolagsjurist att rådfrågas. År 2007 togs cirka 90 procent av de listor som rapporterats genom VeRO-programmet bort inom 6–12 timmar och cirka 98 procent togs bort inom 24 timmar.

32.      eBay har vid den nationella domstolen betonat att den enbart med svårighet kan bedöma de påstådda intrång som rättighetshavarna gjort gällande. Den utgår från att sådana påståenden är välgrundade såvida det inte är uppenbart att de saknar fog.

33.      eBay tillämpar dessutom en rad sanktionsåtgärder mot användare som bryter mot reglerna. Sådana åtgärder är till exempel borttagande av listan, tillfällig eller permanent avstängning av säljaren. Globalt avstänger eBay årligen cirka 2 miljoner användare samt cirka 50 000 under VeRO-programmet. För mer än 500 varumärken som eBay klassificerar som högriskvarumärken görs en noggrannare undersökning av användare som säljer sådana varumärken.

 Tvisten

34.      Den 22 maj 2007 skickade L’Oréal en skrivelse till eBay Europe där man informerade de sistnämnda om sin oro över den omfattande försäljningen av intrångsgörande varor på eBay Europes hemsidor och begärde att eBay Europe skulle vidta åtgärder för att komma till rätta med försäljningen. Då L’Oréal inte var tillfreds med eBay Europes svar väckte man i flera fall talan, däribland talan som är anhängig vid High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (nedan kallad ”High Court”). Den hänskjutande domstolen har anfört att de påstådda intrången ägde rum mellan november 2006 och april 2008 och att eBays verksamhet har ändrats under den tidsperiod som är av intresse i målet.

35.      Genom sin talan vid High Court vill L’Oréal få fastställt att vissa enskilda användare av eBays marknadsplats på Internet har gjort sig skyldiga till intrång i ett eller flera av deras varumärken genom att använda kännetecken som är identiska med varumärkena för varor som är identiska med dem som varumärkena registrerats för.

36.      L’Oréal har gjort gällande att eBay är gemensamt ansvarigt för dessa intrång. L’Oréal har också gjort gällande att eBay med avseende på de intrångsgörande varorna är primärt ansvarigt för användningen av Linkvarumärkena, på eBays webbplats och i sponsrade länkar i sökmotorer som drivs av tredje man.(14) Reklamlänken som följs av ett kort reklammeddelande utgör en annons.(15) När det gäller de sponsrade länkarna är det utrett att eBay har köpt sökord som består i Linkvarumärkena, i syfte att få träff på länkar till den egna webbplatsen på sökmotorer som Google, MSN och Yahoo.

37.      När en Internetanvändare den 27 mars 2007 skrev in ordet ”shu uemura” som sökord på Googles sökmotor visades följande annons på eBay som en sponsrad länk.

”Shu Uemura

Great deals on Shu uemura [Bra pris för Shu uemura]

Shop on eBay and Save! [Köp på eBay och spara pengar!]

www.ebay.co.uk”

38.      Ett klick på denna reklamlänk leder till en sida på eBays webbplats på vilken ”sökning med begreppet shu uemura i alla kategorier” och resultatet ”96 artiklar som hittats för shu uemura” visas.

39.      L’Oréal har gjort gällande att de flesta av dessa artiklar utgjorde intrångsgörande varor,(16) som uttryckligen angetts härröra från Hong Kong eller (i ett fall) från USA.

40.      eBay har följaktligen huvudsakligen klandrats för att leda sina kunder till intrångsgörande varor genom att använda L’Oréals varumärken. Genom sitt intensiva deltagande i de aktiviteter som föregår försäljningen, som ledde till upprättande av listor på varor och marknadsföring av varorna på eBays webbplats samt till försäljning och aktiviteter efter försäljningen, deltog eBay dessutom i de intrång som enskilda säljare gjorde sig skyldiga till.

41.      L’Oréal har därtill anfört att även om eBay inte självt är ansvarigt för varumärkesintrånget så ska ett föreläggande riktas mot eBay enligt artikel 11 i direktiv 2004/48.

42.      L’Oréal för inte längre talan mot enskilda försäljare. Parter i målet vid den nationella domstolen är numera enbart L’Oréal och eBay.(17)

43.      Genom dom av den 22 maj 2009 beslutade High Court att vilandeförklara målet och ställa tolkningsfrågor till domstolen (nedan kallad dom av den 22 maj 2009). Beslutet om begäran om förhandsavgörande fattades den 16 juli 2009 (nedan kallat beslut av den 16 juli 2009).

44.      Enligt High Court kunde eBay ha gjort mer för att begränsa försäljningen av förfalskade varor på dess webbplats till ett minimum.(18) High Court betonade emellertid att den omständigheten att eBay hade kunnat göra mer inte nödvändigtvis innebär att det rättsligt sett var skyldigt att göra detta.

 Tolkningsfrågor

45.      De tolkningsfrågor som High Court ställt i beslut av den 16 juli 2009 har följande lydelse:

”1.      Då prover av parfym och kosmetika (det vill säga prover som delas ut till konsumenten då dessa demonstreras inom detaljhandeln) och provflaskor (dramming bottles) (det vill säga förpackningar från vilka en mindre mängd kan tas för att ge konsumenterna gratis prover) som inte är avsedda för försäljning till konsument (och ofta är märkta ’inte till försäljning’ eller ’inte för individuell försäljning’) ges utan kostnad till varumärkesinnehavarens auktoriserade återförsäljare, ska dessa varor anses ha ’förts ut på marknaden’ i den mening som avses i artikel 7.1 i [direktiv 89/104/EEG] och artikel 13.1 i [förordning nr 40/94]?

2.      Då förpackningen (eller annat yttre förpackningsmaterial) har avlägsnats från parfymer och kosmetika utan varumärkesinnehavarens medgivande, utgör detta en ’skälig grund’ för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av de oförpackade varorna enligt artikel 7.2 i [direktiv 89/104] och artikel 13.2 i [förordning nr 40/94]?

3.      Ändras svaret på fråga 2 av att

a)      de oförpackade varorna till följd av att förpackningen (eller annat yttre förpackningsmaterial) har avlägsnats inte har den information som krävs enligt artikel 6.1 i [direktiv 76/768] och i synnerhet inte har någon innehållsförteckning eller uppgift om bäst före-datum?

b)      erbjudandet om försäljning eller själva försäljningen, som en följd av att varorna saknar sådana uppgifter, utgör en brottslig handling enligt lagstiftningen i den medlemsstat i gemenskapen där varorna erbjuds för försäljning eller säljs av tredje man?

4.      Ändras svaret på fråga 2 om fortsatt marknadsföring skadar eller riskerar att skada varornas image och härigenom varumärkets renommé? Om så är fallet, ska en sådan verkan presumeras, eller ankommer det på varumärkesinnehavaren att bevisa den?

5.      Om en näringsidkare som driver en digital marknadsplats köper rätten att använda ett kännetecken som är identiskt med ett registrerat varumärke i form av ett nyckelord från en sökmotorsoperatör och sökmotorn visar kännetecknet för användare i en sponsrad länk till en hemsida tillhörande den som driver den digitala marknadsplatsen, ska då den omständigheten att kännetecknet visas i den sponsrade länken anses utgöra ’användning’ av kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?

6.      När en användare som klickar på den ovan i fråga 5 nämnda sponsrade länken leds direkt till reklam eller erbjudanden om försäljning av varor som är identiska med dem som varumärket registrerats för i form av det kännetecken som någon annan placerat på hemsidan – av vilka kännetecken vissa gör intrång i varumärkesrätten och andra inte gör det på grund av att de respektive varorna skiljer sig från varandra –, ska innehavaren av den digitala marknadsplatsen då anses använda kännetecknet ’med avseende på’ de intrångsgörande varorna (infringing goods) i den mening som avses i artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94]?

7.      Om de varor som reklamen gäller och som erbjuds till försäljning på den ovan i fråga 6 nämnda hemsidan inbegriper varor som inte förts ut på marknaden inom EES av eller med varumärkesinnehavarens medgivande, är det då tillräckligt för att användningen ska omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94] och inte av tillämpningsområdet för artikel 7.1 i [direktiv 89/104] och artikel 13.1 i [förordning 40/94] att reklamen eller försäljningserbjudandet riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats? Eller måste varumärkesinnehavaren visa att reklamen eller försäljningserbjudandet nödvändigtvis innebär att de aktuella varorna förs ut på marknaden inom det territorium som varumärket täcker?

8.      Ändras svaret på frågorna 5–7 ovan om den användning som varumärkesinnehavaren motsatt sig består i att kännetecknet visas på hemsidan tillhörande den som driver den digitala marknadsplatsen snarare än i en sponsrad länk?

9.      Om det är tillräckligt för att användningen ska omfattas av tillämpningsområdet för artikel 5.1 a i [direktiv 89/104] och artikel 9.1 a i [förordning nr 40/94] och inte av tillämpningsområdet för artikel 7.1 i [direktiv 89/104] och artikel 13.1 i [förordning nr 40/94] att reklamen eller försäljningserbjudandet riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats:

a)      ska användningen anses bestå i eller inbegripa ’lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren i den mening som avses i artikel 14.1 i [direktiv 2000/31]?

b)      Om användningen inte uteslutande består av verksamhet som regleras av artikel 14.1 i [direktiv 2000/31] men sådan verksamhet ingår, är den som driver den elektroniska marknadsplatsen då befriad från ansvar i den mån användningen består i sådan verksamhet? Om så är fallet, får skadestånd eller annan ekonomisk ersättning beviljas för sådan användning i den mån den inte omfattas av ansvarsfrihet?

c)      Om den som driver den elektroniska marknadsplatsen har kännedom om att reklam gjorts för varor och att varor erbjudits för försäljning och även sålts på hans hemsida på ett sätt som innebär intrång i registrerade varumärken och att sådant varumärkesintrång troligen kommer att fortsätta i reklam för, erbjudande om försäljning och försäljning av samma eller liknande varor av samma eller andra användare av hemsidan, ska detta anses utgöra ’kännedom’ eller ’medvetenhet’ i den mening som avses i artikel 14.1 i [direktiv 2000/31]?

10.      När tredje man har begagnat sig av tjänster från en mellanhand, såsom en person som driver en webbplats, för att göra intrång i ett registrerat varumärke, krävs då enligt artikel 11 i [direktiv 2004/48] att medlemsstaterna ser till att varumärkesinnehavaren kan erhålla ett föreläggande mot mellanhanden för att förhindra framtida intrång i nämnda varumärke, i motsats till fortsatt intrång i det specifika fallet? Om så är fallet, vilken typ av föreläggande ska då göras tillgängligt?”

IV – Inledande synpunkter

A –    Principiella överväganden

46.      Det ska erinras om att domstolen i senare rättspraxis(19) har förstärkt skyddet för varumärken, särskilt för varumärken med renommé, och inte enbart har beaktat varumärkets grundläggande funktion att ange varans eller tjänstens kommersiella ursprung utan även varumärkets andra funktioner såsom kvaliteten, investerings- eller reklamfunktioner(20). Dessa andra funktioner är av betydelse i dagens affärsliv där varumärken ofta erhåller ett självständigt ekonomiskt värde som märken som används för att kommunicera mer omfattande meddelanden än enbart varans eller tjänstens ursprung. Denna utveckling har enligt min mening beaktats för att möjliggöra att EU:s varumärkeslagstiftning ges en ändamålsenlig verkan.

47.      Det ska emellertid hållas i minnet att medan ett varumärke till skillnad från vad som gäller i fråga om upphovsrätt eller ett patent(21) enbart ger ett begränsat skydd detta skydd ges för en obegränsad period så länge som varumärket används och det är registrerat. Varumärkesskydd är enbart tillämpligt på användningen av ett kännetecken som ett varumärke i näringsverksamhet och omfattar enbart användning som är relevant för varumärkets olika funktioner. Detta skydd omfattar normalt sett enbart identiska eller liknande varor såvida det inte rör sig om ett varumärke med renommé. Detta skydd är dessutom underkastat rättsliga begränsningar, det uttöms när varumärkesinnehavaren har realiserat det ekonomiska värde som är kopplat till varumärket med avseende på varorna och det har begränsad geografisk omfattning.

48.      Ovannämnda gränser och begränsningar krävs för att upprätthålla näringsfriheten och konkurrensfriheten(22) som kräver att särskiljande kännetecken och språkliga uttryck står till förfogande för företag för att känneteckna varor och tjänster, att innehavare av varumärken inte kan hindra legitim kommersiell och icke-kommersiell användning av skyddade kännetecken och att yttrandefriheten inte otillbörligen begränsas.(23)

49.      Det bör hållas i minnet att de listor som användarna lägger upp på eBays marknadsplats är meddelanden som skyddas av den grundläggande yttrandefriheten och informationsfriheten som fatställs i artikel 11 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och i artikel 10 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.(24)

50.      Elektroniska marknadsplatser såsom eBay har skapat hittills obefintliga möjligheter såväl för företag som för privatpersoner att bedriva handel direkt med varandra med minskade risker vid leverans och betalning. Av målet vid den nationella domstolen och av liknande tvister i andra medlemsstater och tredjeländer framgår att dessa möjligheter kan missbrukas(25) och leda till intrång i upphovsrätten och varumärkesrätten.(26). Det är således legitimt att säkerställa att innehavare av immateriella rättigheter även har rätt till ett effektivt domstolsskydd i denna nya miljö. Ett sådant domstolsskydd får emellertid inte göra intrång i de rättigheter som tillkommer användare och tillhandahållare av dessa tjänster.

51.      Det ska med avseende på varumärkesskydd erinras om att varumärken inte skyddas inom ramen för icke-kommersiella transaktioner. Varumärkesinnehavaren kan inte heller motsätta sig transaktioner och förfaranden som inte skadar varumärkets funktioner såsom en rent beskrivande användning av ett varumärke eller dess användning i tillåten jämförande reklam.

52.      Samma sak gäller för verksamhet inom ramen för legitim användning i den mening som avses i artikel 6 i direktiv 89/104 eller med avseende på varor vars varumärkesskydd har konsumerats enligt artikel 7 i ovannämnda direktiv. En sådan legitim användning kan även avse kosmetiska lyxprodukter såsom dem från L’Oréal. Det kan till exempel inte uteslutas att en man vill sälja en obruten förpackning med dyr makeupkräm som han köpt till sin hustru i julklapp efter att hon talat om för honom att hon är allergisk mot vissa av ingredienserna. En näringsidkare kan ha köpt ett lager av varumärkesskyddade parfymer från konkursboet till en butiksägare som ingick i varumärkesinnehavarens slutna selektiva distributionsnät och vill sälja dem med användning av de tjänster som tillhandahålls på en elektronisk marknadsplats.(27) Det kan således även förekomma legitima andrahandstransaktioner och erbjudanden av kosmetiska produkter även om detta är mindre vanligt än när det gäller varaktiga hushållsvaror, fordon, båtar eller designvaror. De svar som ges i denna begäran om förhandsavgörande ska vara sådana att de inte begränsar den lagliga användningen av kännetecken för alla de varor som en varumärkesinnehavare inte på ett legitimt sätt kan motsätta sig.

53.      Det är också viktigt att tillägga att syftet med direktiv 2000/31 enligt skälen är att främja tillhandahållandet av tjänster i informationssamhället och av elektronisk handel. De ansvarsbegränsningar som föreskrivs i artiklarna 12, 13 och 14 i ovannämnda direktiv syftar till att möjliggöra ett tillhandahållande av tjänster i informationssamhället utan risk för rättsligt ansvar, som tjänsteleverantören inte på förhand kan utesluta, utan att hans affärsmodell mister sin ekonomiska och tekniska livskraft. Vid en avvägning av de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavare och de skyligheter som åligger leverantörer av informationssamhällets tjänster såsom eBay, är det därför nödvändigt att fastställa vad tjänsteleverantören rimligen kan förväntas göra för att hindra att tredje man gör intrång.

B –    Primärt och sekundärt ansvar vad gäller varumärkesintrång

54.      I förevarande fall uppkommer bland annat frågan om eBay kan hållas primärt ansvarigt för intrång i L’Oréals varumärken till följd av försäljningen av intrångsgörande varor på den elektroniska marknadsplats som eBay driver. Ett sådant primärt ansvar kan följa för eBays egna intrång eller sammanfalla med säljarens ansvar för intrång som de är ansvariga för. I det sistnämnda fallet kan samma sakförhållanden ge upphov till två sammanhängande men oberoende intrång.(28) Frågan uppkommer således huruvida eBay självt har gjort sig skyldigt till intrång i L’Oréals varumärken. Ett sådant ansvar beror på tolkningen och tillämpningen av harmoniserade unionsbestämmelser om varumärken, närmare bestämt artiklarna 5, 6 och 7 i direktiv 89/104 och motsvarande bestämmelser i förordning nr 40/94.

55.      I förevarande fall rör det sig dessutom även om något som jag kommer att kalla för sekundärt ansvar. Härmed avses det ansvar som en leverantör av informationssamhällets tjänster kan ha för intrång som användarna av tjänsten gjort sig skyldiga till.(29) Såsom High Court med rätta påpekat har denna typ av ansvar för intrång i varumärken som har begåtts av andra inte harmoniserats genom Unionens varumärkeslagstiftning utan omfattas av den nationella lagstiftningen. Unionsrätten innehåller inte någon bestämmelse enligt vilken företag skulle vara skyldiga att förhindra intrång i varumärken som tredje man gjort sig skyldig till eller att avhålla sig från varje handling eller förfarande som skulle kunna bidra till eller underlätta sådana intrång.(30) En partiell harmonisering av ett sådant ansvar eller närmare bestämt villkoren för avsaknaden av ett sådant ansvar återfinns emellertid i artiklarna 12, 13 och 14 i direktiv 2000/31. Enligt unionsrätten krävs dessutom att förelägganden görs tillgängliga mot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet.

56.      Följaktligen kan frågor såsom intrång i varumärken som tredje man medverkat till eller begått som diskuteras i doktrinen i USA inte omfattas av förevarande begäran om förhandsavgörande. Samma sak gäller för liknande rättsinstitut i andra rättssystem såsom deltagande i rättsstridigt handlande i common law eller så kallat indirekt ansvar (Störerhaftung) i Tyskland.(31)

57.      I doktrinen och i rättspraxis i USA bedöms elektroniska marknaders rättsliga ställning ofta i enlighet med de principer som gäller för loppmarknader och garageförsäljningar.(32) Sådana jämförelser kan vara mycket illustrativa men inom ramen för unionslagstiftningen är en teleologisk tolkning av relevanta rättsakter och tillämpning av de principer som utvecklats i rättspraxis mest ändamålsenlig.

58.      Det är kanske viktigt att notera att det inom ramen för nationell rättspraxis avseende det ansvar som eBay eller liknande elektroniska marknadsplatser har, såvitt jag vet, inte finns en enda dom där den person som driver en marknadsplats har ansetts som primär intrångsgörare i varumärken som tillhör tredje man. Enligt vissa kommentatorer finns uppenbarligen rättspraxis avseende sekundärt ansvar från vissa franska och amerikanska domstolar i vilka den elektroniska marknadsplatsen ansetts vara ansvarig medan andra franska och amerikanska domstolar liksom belgiska och tyska domstolar har fastställt att ett sådant ansvar inte föreligger. I tysk rättspraxis har förelägganden för att hindra att tredje man gör sig skyldig till fortsatt intrång i varumärken emellertid utfärdats mot elektroniska marknadsplatser på grundval av rättsinstitutet Störerhaftung, trots att domstolarna inte har fastställt att marknadsplatserna är civilrättsligt ansvariga.(33)

C –    Skydd för varumärkets identitet och sökord i en söktjänst på Internet

59.      High Court har sammanfattat de frågor som ligger till grund för tolkningsfrågorna i fyra grupper: Frågor avseende karaktären på de varor som säljs av svarandena som intrångsgörande varor, huruvida eBay är solidariskt(34) eller är primärt ansvarigt, huruvida eBay har möjlighet att åberopa en grund för försvar enligt artikel 14 i direktiv 2000/31 och huruvida L’Oréal har möjlighet att yrka om föreläggande enligt artikel 11 i direktiv 2004/48. Intrångsgörande varor kan delas in i fyra grupper: förfalskade varor, icke-EES varor, tester och prover samt oförpackade varor.

60.      Begäran om förhandsavgörande grundar sig på antagandet att unionsbestämmelsen om varumärken i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 är tillämplig. I denna bestämmelse regleras det så kallade identitetsskyddet eller användningen av tecken som är identiska med varumärket, med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat. Enligt domstolens rättspraxis krävs i detta avseende att det föreligger absolut identitet mellan kännetecknet och varumärket. En användning är även utesluten när enbart mindre eller obetydliga skillnader föreligger mellan dem.(35)

61.      Vad gäller sökmotorer består ett sökord av en följd av tecken, i allmänhet bokstäver. Små eller stora bokstäver saknar ofta betydelse i fråga om sökord men kan även specificeras. Av begäran om förhandsavgörande framgår att vissa av de varumärken som det rör sig om i förevarande fall är knappt stiliserade ordmärken och vid ett varumärke rör det sig om ett figurmärke som innehåller orden AMOR AMOR skrivet med stora bokstäver. (36)

62.      Vid en strikt tillämpning av domen i målet LTJ Diffusion skulle identitet mellan varumärket och sökordet inte föreligga och artikel 5.1 b i direktiv 89/104 skulle vara tillämplig avseende liknande varumärken. Det skulle i det fallet vara nödvändigt att pröva huruvida kriteriet risk för förväxling som föreskrivs i nämnda artikel är uppfyllt. Det är uppenbart att en risk för förväxling föreligger mellan knappt stiliserade ordmärken eller figurmärken som domineras av ord, å ena sidan, och sökord, å andra sidan. Jag anser därför att det varken är ändamålsenligt eller nödvändigt att utvidga diskussionen utöver de frågor som avser identitetsskydd.

63.      Av ordalydelsen i direktiv 89/104 och relevant rättspraxis framgår sex villkor. Innehavaren av ett varumärke kan enbart med framgång åberopa artikel 5.1 a i direktiv 89/104 om följande villkor är uppfyllda:(37) 1) Ett tecken måste ha använts av tredje man, 2) användningen måste ha skett i näringsverksamhet,(38) 3) användningen måste ha skett utan varumärkesinnehavarens samtycke, 4) det måste röra sig om ett tecken som är identiskt med varumärket, 5) tecknet måste vara identiskt med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, och 6) det måste skada eller kunna skada vissa av varumärkets funktioner.(39)

V –    Prover och provflaskor

64.       I det följande kommer de frågor som ställts i begäran om förhandsavgörande att behandlas.

65.      Genom den första frågan vill den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida prover av parfym och kosmetika och provflaskor som inte är avsedda för försäljning till konsument och ges utan kostnad till varumärkesinnehavarens auktoriserade återförsäljare är varor som ska anses ha ”förts ut på marknaden”, i den mening som avses i artikel 7.1 i direktiv 89/104 och artikel 13.1 i förordning nr 40/94.

66.      Domstolen har nyligen prövat en liknande fråga i målet Coty Prestige Lancaster Group.(40) Domstolen slog fast att ”då så kallade testflaskor med parfym överlämnas till mellanmän, som ingått avtal med varumärkesinnehavaren, för att mellanmännens kunder ska kunna prova flaskornas innehåll, dock utan övergång av äganderätten och med försäljningsförbud, då varumärkesinnehavaren när som helst kan ta tillbaka varan och då varans förpackning tydligt skiljer sig från förpackningen för de parfymflaskor som varumärkesinnehavaren vanligtvis tillhandahåller dessa mellanmän … utgör den omständigheten att dessa testflaskor bär angivelsen ’Demonstration’ och ’Ej till försäljning’ hinder mot att varumärkesinnehavaren ska anses ha samtyckt, underförstått, till att varorna förs ut på marknaden, i avsaknad av bevis för motsatsen, vilket det ankommer på den nationella domstolen att pröva.” (41)

67.      High Court har i sin första tolkningsfråga anfört att proverna och provflaskorna inte är avsedda för försäljning och ofta är märkta ”inte till försäljning” eller ”inte för individuell försäljning”. De ges utan kostnad till varumärkesinnehavarens auktoriserade återförsäljare. Enligt min mening framgår av frågans formulering att de omständigheter föreligger som domstolen ansåg vara avgörande i domen i målet Coty Prestige Lancaster Group för att utesluta ett underförstått samtycke från varumärkesinnehavaren att föra ut proverna och provflaskorna på marknaden. Det kan följaktligen konstateras att varorna under dessa omständigheter inte förts ut på marknaden.

VI – Konsekvenserna av att förpackningen har tagits bort från kosmetiska produkter som skyddas av varumärkesrätt

68.      Domstolen har såvitt jag vet inte direkt prövat frågan om försäljning av märkesvaror utan originalförpackning med avseende på artikel 7 i direktiv 89/104. Jag anser emellertid att den andra, den tredje och den fjärde frågan som avser detta spörsmål kan besvaras mot bakgrund av befintlig rättspraxis.

69.      I domen i målet Boehringer Ingelheim tolkade domstolen artikel 7.2 i direktiv 89/104 så, att varumärkesinnehavaren lagligen kan motsätta sig fortsatt marknadsföring av ett läkemedel när parallellimportören antingen har försett varan med en ny förpackning och åter anbringat varumärket på denna eller har anbringat en etikett på varans förpackning, såvida inte fem villkor är uppfyllda, bland annat att varans utformning efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Ett ompaketerat läkemedel kan presenteras på ett olämpligt sätt och därmed skada varumärkets anseende, bland annat om förpackningen eller etiketten, även om den inte är bristfällig, av dålig kvalitet eller ger ett slarvigt intryck, är av sådant slag att den kan inverka på varumärkets värde genom att försämra det intryck av omsorg och kvalitet som knyts till en sådan vara och det förtroende för varan som det är ägnat att ge hos omsättningskretsen.(42)

70.      När varornas beskaffenhet har förändrats eller försämrats efter att de har förts ut på marknaden har varumärkesinnehavaren skälig grund att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna i den mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104. Avgörande vid bedömningen av huruvida varans ursprungliga beskaffenhet skadats är normalt sett beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller.(43)

71.      Det kan enligt min mening emellertid inte uteslutas att den yttre förpackningen när det rör sig om lyxkosmetika ibland kan anses utgöra en del av varans beskaffenhet till följd av dess särskilda utformning som omfattar användningen av varumärket. I sådana fall kan varumärkesinnehavaren motsätta sig fortsatt marknadsföring av de oförpackade varorna.(44)

72.      Det bör tilläggas att jag inte delar kommissionens uppfattning att ett borttagande, utan varumärkesinnehavarens medgivande, av förpackningar eller andra yttre förpackningar från varor såsom parfymer och kosmetika alltid utgör skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring av varorna i den mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104.

73.      Det bör till att börja med erinras om att konsumtion är huvudregeln enligt artikel 7 i direktiv 89/104. Varumärkesinnehavarens möjlighet att motsätta sig fortsatt marknadsföring av hans varor efter det att han redan realiserat det ekonomiska värdet av varumärket med avseende på varorna ska följaktligen ges en restriktiv tolkning.

74.      Det kan för det andra inte uteslutas att den yttre förpackningen även när det gäller kosmetiska produkter är sådan att borttagandet av denna varken skadar varumärkets funktioner att ange varornas ursprung och kvalitet eller dess renommé. Detta kan till exempel vara fallet när det rör sig om billigare kosmetiska produkter.

75.      Frågan huruvida varumärkesinnehavaren har skälig grund att motsätta sig fortsatt avlägsnande av förpackningen måste således bedömas i det enskilda fallet. High Court har i detta avseende anfört två situationer, nämligen dels när de oförpackade varorna inte innehåller de uppgifter som krävs enligt direktiv 76/768 om kosmetiska produkter, dels när avsaknaden av dessa uppgifter utgör en brottslig handling i den medlemsstat där de erbjuds för försäljning eller säljs. (45)

76.      Enligt min mening är kravet på att direktivet om kosmetiska produkter och även andra unionsbestämmelser avseende produktsäkerhet eller konsumentskydd ska iakttas inneboende i skyddet för ett varumärkes renommé. Skada för en kosmetisk produkts renommé skulle kunna uppkomma till exempel om en förteckning över dess beståndsdelar skulle saknas och svåra allergiska reaktioner skulle uppkomma hos en grupp konsumenter. Huruvida försäljning av oförpackade kosmetiska produkter utgör en straffbar handling enligt den nationella lagstiftningen saknar betydelse i detta avseende. Avsaknaden av relevant konsumentinformation som krävs enligt harmoniserade unionsbestämmelser kan skada varumärkets renommé men inte de sanktionsåtgärder som i sådana situationer föreskrivs i den nationella lagstiftningen för näringsidkare.

77.      Även om varumärkeslagstiftningen inte i sig syftar till att skydda de mål som eftersträvas med direktiv 76/768 kan fortsatt marknadsföring av varumärkesskyddade varor som inte som sådan är förenlig med direktivet, såsom generaladvokaten Stix-Hackl med rätta påpekat,(46) allvarligt skada varumärkets renommé och således utgöra skälig grund för varumärkesinnehavaren att motsätta sig fortsatt marknadsföring.

78.      High Court vill inom ramen för den fjärde frågan slutligen få klarhet i huruvida verkan av fortsatt marknadsföring av oförpackade kosmetiska produkter som skadar eller kan skada varornas image och följaktligen varumärkets renommé kan presumeras, eller huruvida det ankommer på varumärkesinnehavaren att bevisa den.

79.      För att kunna besvara denna fråga är det enligt min mening nödvändigt att göra en sidoreflexion. Det är allmänt känt att det varumärkesrättsliga skyddet enbart omfattar användning av kännetecken i näringsverksamhet, varför handlingar som utförs av privatpersoner som säljer och köper varumärkesskyddade varor inte omfattas av tillämpningsområdet för varumärkesrätten.(47)

80.      Originalförpackningen kan vara av avgörande betydelse när det gäller att skydda den ursprungsfunktion och kvalitetsfunktion som varumärket för en kosmetisk produkt har. Det ska erinras om att det inom ramen för artikel 5.1 a i direktiv 89/104 rör sig om ett identitetsskydd eller innehavarens absoluta skydd mot icke auktoriserad användning av samma tecken för samma varor (utan att det måste fastställas att det föreligger en risk för förväxling mellan varorna).(48) Även om det i allmänhet ankommer på varumärkesinnehavaren att visa att tredje man har gjort sig skyldig till intrång i varumärket anser jag att det, då samma varumärke används för samma varor utan varumärkesinnehavarens medgivande, ankommer på användaren att visa att tecknet används lagligen och att användningen inte kan skada varumärkets renommé.

81.      Jag anser därför att det alltid kan presumeras att fortsatt marknadsföring skadar eller kan skada varornas image och följaktligen varumärkets renommé när erbjudandena om försäljning eller försäljning av kosmetiska produkter med avseende på vilka originalförpackningen tagits bort sker i näringsverksamhet i den mening som avses i domstolens rättspraxis. Av vad som anförts ovan följer att varumärkesinnehavaren inte behöver bevisa detta utan att det ankommer på säljaren att bevisa motsatsen.(49)

82.      Det är enligt min mening svårt att föreställa sig att försäljning av kosmetiska produkter på en elektronisk marknadsplats av större mängder än en eller två varor inte syftar till att ge ekonomisk vinst och sker i samband med kommersiell verksamhet om än i ringa omfattning.

VII – Sökord i en avgiftsbelagd söktjänst på Internet och operatören av en elektronisk marknadsplats

A –    Inledning

83.      Till skillnad från frågorna 1–4 som avser rena varumärkesrättsliga frågor kräver frågorna 5–10 att den varumärkesrättsliga prövningen utvidgas till att omfatta olika aspekter av informationssamhällets tjänster.

84.      Det verkar lämpligt att pröva frågorna 5, 6 och 8 tillsammans. De avser alla den omständigheten att en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats köper varumärken tillhörande tredje man i form av ett sökord från sökmotorsoperatörer som driver en avgiftsbelagd söktjänst på Internet och frågan huruvida detta utgör användning av ett tecken.

85.      High Court vill huvudsakligen få klarhet i huruvida vissa aspekter av eBays affärsmodell innebär eller antyder att eBay skulle kunna hållas primärt ansvarigt för intrång i varumärket med avseende på de varor som är föremål för handel i deras system när en användning av varumärken som tillhör tredje man inom ramen för dessa transaktioner hade krävt ett medgivande från varumärkesinnehavaren.

86.      I det sammanhanget kan det vara lämpligt att erinra om domen i målet Google och Google France. I denna dom slog domstolen fast att en söktjänstleverantör på Internet som såsom sökord lagrar ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke och ser till att annonser visas utifrån detta inte använder kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.1 och 5.2 i direktiv 89/104.(50)

87.      I domen i målet Google och Google France slog domstolen emellertid även fast att artikel 5.1 i direktiv 89/104 ska tolkas så, att innehavaren av ett varumärke har rätt att förhindra reklam, utifrån ett sökord som är identiskt med detta varumärke som annonsören utan varumärkesinnehavarens medgivande har valt ut i en söktjänst på Internet, för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka nämnda varumärke har registrerats, när denna reklam inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en genomsnittlig Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.(51)

88.      I likhet med Google är eBay en leverantör av informationssamhällets tjänster. Till skillnad från Google tillhandahåller eBay inte en avgiftsbelagd söktjänst på Internet utan driver en elektronisk marknadsplats. Denna marknadsplats fungerar på grundval av listor som användare av detta system har lagt upp i systemet för att sälja varor till andra användare. eBays system omfattar även en sökmotor och de sökningar som genomförs ger enbart träffar på listor som är lagrade i eBays system.(52) eBay är självt inte delaktigt i transaktionerna men drar ekonomisk vinst av dem.

89.      I likhet med andra annonsörer som använder reklamsystem genom sökord som tillhandahålls av söktjänstoperatörer på Internet (såsom tjänsten AdWords som Google tillhandahåller), väljer eBay sökord som ger träff på reklam och sponsrade länkar till eBays system. Dessa sökord kan även omfatta kännetecken som är identiska med varumärken som tillhör tredje man. Syftet med sponsrade länkar är uppenbarligen att göra reklam för de tjänster som tillhandahålls av eBay, närmare bestämt för eBays elektroniska marknadsplats, genom att ge intrycket att ifrågavarande varumärkesprodukter kan erhållas via marknadsplatsen. Till skillnad från de annonsörer som det hänvisas till i domen i målet Google och Google France erbjuder inte eBay själv varorna för försäljning.

90.      För att kunna besvara frågorna 5, 6 och 8 som ställts av den hänskjutande domstolen är det nödvändigt att pröva de sex villkor som beskrivits ovan i punkt 63.

B –    Villkoren för att göra gällande de rättigheter som är knutna till ett varumärke vid en avgiftsbelagd söktjänst på Internet

 Villkoren i artikel 5.1 i direktiv 89/104

91.      Vad gäller de första fem av de sex villkor som anges ovan i punkt 63 gäller följande. Vad gäller det första villkoret är alla parter i målet förutom eBay uppenbarligen eniga om att den omständigheten – att relevanta tecken som köpts som sökord som är identiska med varumärken visas på de sponsrade länkarna – utgör användning i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104. Mot bakgrund av domen i målet Google och Google France finns det enligt min mening inte några tvivel om att eBay använder kännetecken som är identiska med varumärken när de väljer ut och köper dem som sökord från operatörer av avgiftsbelagda söktjänster på Internet i syfte att dessa ska visas på en sponsrad länk om en Internetanvändare skriver in tecknet i ett motsvarande fält på sökmotorns webbplats.

92.      Vad gäller det andra, det tredje och det fjärde(53) villkoret är det i förevarande begäran om förhandsavgörande enligt min mening ostridigt att de är uppfyllda.

93.      Vad gäller det femte villkoret, enligt vilket användningen ska ske med avseende på varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat, krävs emellertid några kompletterande anmärkningar.

94.      Det ska inledningsvis konstateras att eBay använder de sökord som ger träff på dess sponsrade länkar till deras egna elektroniska marknadsplats. Med andra ord är eBays målsättning att göra reklam för sina egna tjänster. Det är ostridigt att denna tjänst inte är identisk med de varor som omfattas av L’Oréals varumärken. Det är emellertid omtvistat huruvida detta är det enda varumärkesrättsligt relevanta område inom ramen för vilket de kännetecken som valts ut som sökord används.

95.      Enligt L’Oréal gör eBay genom att välja ut kännetecken som sökord som är identiska med varumärken självt reklam för de varor som säljs på dess webbplats. Av den omständigheten att användaren genom att klicka på den sponsrade länken direkt leds till annonser eller erbjudanden om försäljning av varor som är identiska med dem för vilka varumärket är registrerat följer att operatören av den elektroniska marknadsplatsen använder kännetecknet ”med avseende på” varor. Den franska, den polska och den portugisiska regeringen är huvudsakligen av samma uppfattning.

96.      eBay har emellertid gjort gällande att det inte finns någon anledning att tillämpa det skydd som tillerkänns enligt artikel 5 i direktiv 89/104 eftersom rättigheten har konsumerats i den mening som avses i artikel 7 i direktiv 89/104. eBay har i detta sammanhang påpekat att mellanhänder både inom elektronisk och traditionell handel använder varumärken i annonser för att informera allmänheten om att de befattar sig med marknadsföringen av de varor som är försedda med varumärket. Det finns ingen anledning att förbjuda detta förfarande, särskilt som mellanhänder på Internet har ännu mindre kontrollmöjligheter än mellanhänder inom icke-elektronisk handel. Det skulle vara omöjligt för dem, både ur ett rättsligt och praktiskt hänseende, att skapa kontrollmöjligheter för att säkerställa att varje föremål som erbjuds till försäljning är oklanderligt.

97.      Förenade kungarikes regering har gjort gällande att användningen av ett kännetecken som är identiskt med ett registrerat varumärke som ett sökord hos en sökmotoroperatör inte nödvändigtvis måste ske ”med avseende på varor och tjänster”. Om kännetecknet är mycket avlägset från varuutbudet är det inte troligt att genomsnittskonsumenten kopplar marknadsplatsoperatörens användning av ett kännetecken i en sponsrad länk till senare varuutbud med hjälp av detta kännetecken. Användningen omfattas inte av artikel 5.1 a i direktiv 89/104 när genomsnittskonsumenten enbart uppfattar marknadsplatsoperatörens användning av ett kännetecken som en länk till erbjudanden – som görs av oberoende tredje man – om försäljning av varor som inte härrör från marknadsplatsoperatören.

98.      Kommissionen anser dessutom att det inte rör sig om ”användning” med avseende på de varor som erbjuds till försäljning av tredje man på den webbplats som drivs av operatören av den elektroniska marknadsplatsen till vilken det hänvisas i artikel 5.1 a i direktiv 89/104, trots att marknadsplatsoperatören ”använder” kännetecknet i den mening som avses i denna bestämmelse om han har köpt det som ett sökord som ger träff på hans sponsrade länkar.

99.      Enligt min mening avser det femte villkoret användning av ett tecken i syfte att känneteckna varor och tjänster eller i syfte att skilja(54) mellan varor och tjänster (med olika kommersiellt ursprung). Såsom High Court gjort gällande avses med användning av tecken med avseende på varor eller tjänster användning i syfte att skilja mellan berörda varor och tjänster, det vill säga användning som ett varumärke som sådant.

100. Detta innebär att ett varumärke används med avseende på varor både när det används av varumärkesinnehavaren i syfte att skilja hans varor från varor tillhörande tredje man och när det används av tredje man för att åtskilja hans varor från varumärkesinnehavarens varor. En tredje man kan dessutom använda varumärket för att skilja mellan varumärkesinnehavarens varor och andra varor som inte behöver vara tredje mans varor. Om det förhåller sig på det sättet så använder en person som agerar som mellanhand eller en marknadsplatsoperatör också ett kännetecken ”med avseende på varor”, om han använder ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke i syfte att skilja mellan de varor som kan erhållas genom användning av hans tjänster och dem för vilka detta inte är fallet.

101. Det ska erinras om att domstolen i målet Google France och Google(55) slog fast att en Internetanvändare som söker på ett varumärke i de flesta fall vill få information om eller ta del av säljerbjudanden för de varor och tjänster som varumärket omfattar. En Internetanvändare kan, när det vid sidan av eller ovanför de naturliga sökresultaten visas reklamlänkar till webbplatser som erbjuder varor och tjänster som tillhör varumärkesinnehavarens konkurrenter, uppfatta dessa reklamlänkar som förslag på alternativ till de varor och tjänster som varumärkesinnehavaren saluför. I denna situation används kännetecknet med avseende på konkurrenters varor eller tjänster.

102. Enligt min mening gäller detta även när det inte rör sig om reklamlänkar som tillhör direkta konkurrenter eller varumärkesinnehavare genom vilka alternativa varor erbjuds utan om reklamlänkar på elektroniska marknadsplatser på vilka en annan källa än varumärkesinnehavarens distributionsnät föreslås för samma varor som omfattas av varumärket.

103. Även om jag i detta avseende är av samma uppfattning som Förenade kungarikets regering och kommissionen att användningen av ett varumärke av en marknadsplatsoperatör skiljer sig från användningen av en säljare av varor delar jag inte uppfattningen att marknadsplatsoperatören inte använder varumärket med avseende på de varor som är föremål för handel på marknadsplatsen om han i sin egen reklam använder ett kännetecken som är identiskt med ett varumärke.

104. Den omständigheten att det kan förhålla sig på det sättet att det i det konkreta fallet inte finns några varor på marknadsplatsen som omfattas av varumärket trots att marknadsplatsoperatören har gjort reklam med användning av varumärket ger inte anledning att dra en annan slutsats.

 De villkor som följer av rättspraxis: En användning kan skada vissa funktioner hos varumärket

105. Mot bakgrund av den bedömning som gjorts ovan är det nödvändigt att undersöka huruvida eBays användning av kännetecken som är identiska med varumärken som sökord i en avgiftsbelagd söktjänst på Internet skadar eller kan skada vissa funktioner hos dessa varumärken. Det är härvid fråga om det sjätte villkoret som anges ovan i punkt 63.

106. I domen i målet Google France och Google bekräftade domstolen att varumärkets grundläggande funktion är att, i fråga om en vara eller tjänst som kännetecknas av varumärket, garantera konsumenten eller slutanvändaren varans eller tjänstens ursprung, så att det blir möjligt att särskilja denna vara eller tjänst från andra med ett annat ursprung.(56)

107. Domstolen anförde vidare att ursprungsfunktionen skadas när en annons tillhörande tredje man som visas efter det att ett med varumärket identiskt sökord klickas inte möjliggör eller endast med svårighet möjliggör för en normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare att få reda på om de varor och tjänster som avses i annonsen härrör från varumärkesinnehavaren eller från ett företag med ekonomiska band till varumärkesinnehavaren eller, tvärtom, från tredje man.(57)

108. Enligt min mening kan en ”normalt informerad och skäligen uppmärksam Internetanvändare” förstå skillnaden mellan en elektronisk marknadsplats, en direkt tillhandahållare av varor eller tjänster och en kommersiell källa från vilken varorna eller tjänsterna härrör. Varje vuxen människa som lever i en marknadsekonomi har nämligen kännedom om att det finns olika ekonomiska förmedlingsverksamheter såsom distributörer, mäklare, auktionshus, loppmarknader och fastighetsmäklare. En villfarelse vad gäller varornas eller tjänsternas ursprung kan inte antas föreligga redan av det skälet att länken leder till en marknadsplatsoperatörs annons om annonsen i sig inte är vilseledande vad gäller operatörens ställning.

109. Huruvida beskaffenheten av verksamhet som bedrivs på vissa elektroniska marknadsplatser såsom eBay i allmänhet är så välkänd att det inte heller är sannolikt att ursprungsfunktionen skadas när marknadsplatsoperatörens ställning inte anges i annonsen är en fråga avseende de faktiska omständigheterna som ska bedömas av den nationella domstolen.

110. Ursprungsfunktionen kan dessutom inte påverkas när det gäller oförpackade varor eller icke EES-varor. Det rör sig om äkta L’Oréal-varor oberoende av huruvida intrång görs i L’Oréals varumärke eller inte genom deras erbjudande till försäljning. Det omvända gäller när det rör sig om förfalskade varor.

111. Skada på ursprungsfunktionen föreligger i de fall där de varor som är föremål för handel på marknadsplatsen är förfalskade varor. Denna skada uppkommer emellertid inte till följd av marknadsoperatörens användning av kännetecknet som ett sökord på en söktjänst på Internet som sådan. En skada skulle också uppkomma i de fall där marknadsplatsen enbart visas i sökmotorns naturliga lista och inte samtidigt även i sponsrade länkar eller när marknadsplatsen inte skulle använda varumärket i sina annonser. Orsaken till att ursprungsfunktionen skadas är de listor som visas på den webbplats som drivs av operatören av den elektroniska marknadsplatsen. Såsom kommer att visas i det följande används de kännetecken som är identiska med varumärken i dessa listor inte av operatören av den elektroniska marknadsplatsen med avseende på de berörda varorna utan av användarna av marknadsplatsen.

112. Vad gäller frågan huruvida skada föreligger på reklamfunktionen anser jag, på grundval av en liknande argumentation genom vilken det i domen i målet Google France och Google slogs fast att en sådan skada inte föreligger i samband med sponsrade länkar på söktjänster på Internet,(58) att en sådan skada inte heller föreligger i samband med elektroniska marknadsplatser på vilka reklam görs med hjälp av sökord.

113. Såsom redan har angetts ovan skadar handel med förfalskade varor under L’Oréals varumärke nödvändigtvis ursprungsfunktionen. Vad gäller kvalitets- och investeringsfunktionen är det enligt min mening uppenbart att eBay-användares enskilda listor som innehåller varumärken tillhörande tredje man som visas på eBays webbplats kan skada dessa funktioner. Handel med förfalskade produkter skadar, och handel med oförpackade produkter kan skada, renommén för välkända varumärken för lyxkosmetika och härmed den investering som varumärkesinnehavaren gjort för att bygga upp varumärkets image. Följaktligen skadas även den implicita kvalitetsgaranti som är inneboende i och förmedlas genom varumärket.

114. Enligt artiklarna 6 och 7 i direktiv 89/104 är emellertid en tämligen omfattande användning av varumärket utan varumärkesinnehavarens medgivande möjlig samt dess angivelse i reklam. Denna fråga har nyligen klargjorts i domen i målet Portakabin med avseende på försäljning av begagnade varor.(59)

115. När en person har rätt att använda varumärken som tillhör tredje man eller att ange det kan detta inte vara olagligt för en operatör som driver en marknadsplats för dessa användare.(60) Det råder enligt min mening inga tvivel om att till exempel ett köpcentrum i sin reklam kan använda varumärken för varor och tjänster som erbjuds av företag som bedriver verksamhet där.

116. Om en sådan användning anses vara relevant med avseende på vissa av varumärkets funktioner så ska den i vart fall anses vara tillåten i den mån som uppgifter om varans art anges i den mening som avses i artikel 6.1 b i direktiv 89/104 eller i den mån som den är nödvändig i den mening som avses i artikel 6.1 c för att driva en elektronisk marknadsplats när denna typ av varor är föremål för handel utan att det krävs att operatören för varje föremål undersöker om varumärkesrätten har konsumerats enligt artikel 7. Varumärkesinnehavaren har följaktligen inte rätt att förbjuda en sådan användning.

117. Enligt min mening kan problem som kan uppkomma till följd av handlingar av enskilda marknadsdeltagare i princip enbart tillskrivas marknadsplatsoperatören när det finns en rättslig grund för sekundärt ansvar enligt den nationella lagstiftningen. Ett företag som driver ett köpcentrum kan inte hållas ansvarigt för att en grönsaksaffär säljer ruttna äpplen i köpcentret. Företaget kan inte heller automatiskt hållas ansvarigt för ett intrång i ett varumärke som begåtts i köpcentret när till exempel en medlem i det selektiva distributionsnätet fortsätter att sälja varumärkesprodukter trots att varumärkesinnehavaren har sagt upp distributionsavtalet med omedelbar verkan. En marknadsplatsoperatör har rätt att anta att marknadsdeltagare som använder dess tjänster agerar rättsenligt och iakttar avtalsvillkor som överenskommits med avseende på användningen av marknadsplatsen, såvida marknadsplatsoperatören inte underrättas om att det förhåller sig på motsatt sätt.

118. Om det i den reklam som visas genom sökresultatet hos en sökmotor på Internet i tillräcklig grad klargörs att det rör sig om en marknadsplats kan den omständigheten att vissa användare av marknadsplatsen kan ha gjort sig skyldiga till varumärkesintrång inte skada varumärkets kvalitets-, kommunikations- och investeringsfunktion.

C –    Villkoren för att göra gällande de rättigheter som är knutna till ett varumärke på marknadsplatsoperatörens webbplats

119. För det fall att den användning som varumärkesinnehavaren motsatt sig består i att kännetecknet visas på marknadsplatsoperatörens webbplats snarare än i en sponsrad länk i en sökmotor rör det sig inte om en användning av varumärket med avseende på varor av marknadsplatsoperatören utan av användarna av marknadsplatsen. Operatörens verksamhet består i att lagra och visa listor som användarna lagt upp i sina system samt i att tillhandahålla ett system för att underlätta affärstransaktioner. Den använder varumärken lika lite som en tidning som publicerar annonser i vilka varumärken anges och i vilka säljarens identitet inte avslöjas i annonsen utan måste efterfrågas vid tidningen. Även om listor över varumärkesskyddade varor som lagts upp av användare av en elektronisk marknadsplats kan skada varumärkets ursprungs-, kvalitets- eller investeringsfunktion kan skadan enbart tillskrivas marknadsplatsoperatören om motsvarande nationell lagstiftning och principen om sekundärt ansvar för varumärkesintrång är tillämplig.

120. Det ska dessutom beaktas att eBays verksamhet som består i att tillhandahålla funktioner för att söka och visa försäljningslistor i tekniskt hänseende liknar den verksamhet som bedrivs av sökmotorer på Internet såsom Google (utan den avgiftsbelagda söktjänsten) trots att affärsmodellen för denna verksamhet skiljer sig åt. Hos eBay genomsöks de listor som användarna av marknadsplatsen lagrar på eBays server, när det gäller Internetsökmaskiner genomsöks de Internetsidor som de har lagrat i deras server. Av de skäl som anges i domen i målet Google France och Google utgör användning och visning av varumärken om tillhör tredje man med avseende på dessa funktioner inte användning av kännetecknen i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104. Marknadsplatsoperatören tillåter även att dess kunder använder kännetecken som är identiska med varumärken utan att själva använda dessa kännetecken.(61)

VIII – Icke-EES varor

121. Den sjunde frågan avser de varor som reklamen gäller och som erbjuds till försäljning på den ovan i fråga 6 nämnda hemsidan, som inte förts ut på marknaden inom EES av eller med varumärkesinnehavarens medgivande. Den hänskjutande domstolen vill få klarhet i huruvida de relevanta bestämmelserna är tillämpliga av det skälet att reklamen eller försäljningserbjudandet riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats.

122. L’Oréal, Förenade kungarikets regering, den polska och den portugisiska regeringen och kommissionen har gjort gällande att i de fall där de varor som erbjuds till försäljning på en elektronisk marknadsplats ännu inte har förts ut på marknaden inom EES av varumärkesinnehavaren eller med dennes medgivande räcker det, för att den exklusiva rättighet som tillerkänns genom den nationella varumärkesrätten eller gemenskapens varumärkesrätt ska kunna tillämpas, att det visas att reklamen riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats.

123. Enligt eBay kan det vara fråga om en användning av ett varumärke inom EU först när den berörda varan förs ut på marknaden där. Det räcker följaktligen inte att reklamen eller försäljningserbjudandet riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats.

124. Jag anser att det svar som parterna, förutom eBay, föreslagit är korrekt.

125. Mot bakgrund av effektprincipen som framför allt tillämpas inom unionens konkurrensrätt(62) kan det konstateras att ett beteende som äger rum utanför unionens territorium men som direkt har relevant rättsverkan på unionsrättsligt reglerade områden inte kan undantas från unionslagstiftningens tillämpningsområde enbart av det skälet att de handlingar som medför en sådan rättsverkan äger rum utanför unionens territorium.

126. Effektprincipen måste kvalificeras i samband med tillhandahållande av Internettjänster. Eftersom kommunikationer via Internet i princip är tillgängliga överallt skulle i annat fall elektronisk handel och tillhandahållande av tjänster omfattas av flera lagstiftningar och immateriella rättigheter med olika territoriella tillämpningsområden så att dessa verksamheter skulle vara förbundna med okontrollerade rättsliga risker och ge kolliderande immateriella rättigheter ett orimligt omfattande skydd.

127. Om emellertid rättverkan i Unionen inte enbart uppkommer objektivt utan även avses subjektivt av de berörda personerna måste en annan bedömning göras. I annat fall skulle en tillämpning av unionsrättsliga bestämmelser, till exempel konsumentskydd, skydd för immateriella rättigheter, otillbörlig konkurrens och produktsäkerhet med lätthet kunna kringgås vad gäller verksamheter som riktas mot EU-marknader genom att verksamhetsorten eller etableringsorten för det företag som ansvarar för verksamheten förläggs till tredjeland. Varumärkesskydd kan således inte begränsas till de fall där varorna i fråga förts ut på marknaden i Unionen.

128. Hur kan det fastställas huruvida en elektronisk marknadsplats riktas till köpare inom ett visst område, i förevarande fall inom EU? Detta är en komplicerad fråga som domstolen för närvarande har att pröva i två anhängiggjorda mål.(63)

129. Enligt min mening rör det sig härvid om en fråga avseende de faktiska omständigheterna som ska bedömas av de nationella domstolarna. Vägledning i detta avseende kan erhållas från WIPO:s (Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten) gemensamma rekommendation från år 2001 avseende bestämmelser om skydd för varumärken och andra immaterialrätter avseende kännetecken på Internet.(64) Enligt artikel 2 i den gemensamma rekommendationen utgör användningen av ett kännetecken på Internet en användning i en medlemsstat i en mening som avses i ovannämnda bestämmelser enbart om användningen har en inverkan på handeln i den medlemsstaten på så sätt som anges i artikel 3. Enligt artikel 3 ska den behöriga myndigheten vid fastställandet av huruvida användningen av ett kännetecken på Internet inverkar på handeln i en medlemsstat beakta alla relevanta omständigheter. Dessa omständigheter kan omfatta fem huvudkriterier, men är inte begränsade till dessa, som i den ovannämnda bestämmelsen delas in i mer specifika element.

IX – Ansvarsbefrielse för en leverantör av värdtjänster

130. Genom den nionde frågan vill den hänskjutande domstolen få klarhet i om och i vilken omfattning eBay kunde åberopa ansvarsbegränsningen som föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2000/31 vad gäller värdtjänster. Domstolen har inte prövat denna fråga tidigare men såsom jag angett har frågorna om sekundärt ansvar diskuterats och bedömts av de nationella domstolarna och domstolar i andra länder.(65) För att kunna placera tolkningen av artikel 14 i sitt riktiga sammanhang ska det erinras om vissa allmänna egenskaper hos direktiv 2001/31.(66)

131. Enligt artikel 1 i direktiv 2000/31 är syftet med detta direktiv att bidra till att den inre marknaden fungerar väl genom att säkerställa den fria rörligheten för informationssamhällets tjänster mellan medlemsstaterna genom att tillnärma, i den mån det krävs för att nå det mål som angetts, vissa nationella bestämmelser om informationssamhällets tjänster som rör den inre marknaden, tjänsteleverantörers etablering, kommersiella meddelanden, avtal slutna på elektronisk väg, mellanhänders ansvar, uppförandekoder, utomrättslig lösning av tvister, möjlighet att föra talan inför domstol samt samarbete mellan medlemsstaterna.

132. Direktiv 2000/31 har ett brett tillämpningsområde. Direktivbestämmelserna påverkar ett flertal rättsområden. Trots detta regleras enbart vissa specifika frågor på dessa områden. Den harmonisering som föreskrivs är samtidigt horisontal och punktuell.(67)

 Huruvida ansvarsbefrielsen är tillämplig på en operatör av en elektronisk marknadsplats

133. Den första delen av den nionde frågan avser huruvida en operatör på en elektronisk marknadsplats omfattas av undantaget från ansvar.

134. Med hänsyn till definitionen i artikel 2 a i direktiv 2000/31 jämförd med artikel 1.2 i direktiv 98/34 och skäl 18 i direktiv 2000/31 kan de tjänster som en operatör av en elektronisk marknadsplats tillhandahåller som, såsom de tjänster som tillhandahållas av eBay, syftar till att underlätta kontakten mellan säljare och köpare av samtliga varor betraktas som informationssamhällets tjänster och omfattas således av tillämpningsområdet för direktiv 2000/31.

135. Bestämmelser avseende tjänstelevererande mellanhänders ansvar återfinns i avsnitt 4 i kapitel II (Principer) i direktivet. Avsnittet består av fyra artiklar: 12 (Enbart vidarefordran (”mere conduit”)),13 (Cachning), 14 (Värdtjänster) och 15 (Avsaknad av allmän övervakningsskyldighet).

136. Det skulle kunna argumenteras att bestämmelserna avseende ansvar i artiklarna 12, 13 och 14 i direktiv 2001/31 ska betraktas som undantag från ansvar och, således, ges en snäv tolkning. Detta är enligt min mening inte nödvändigtvis fallet eftersom ansvar för en tjänsteleverantör i de fall som regleras i dessa artiklar i flera medlemsstater inte kommer i fråga eftersom subjektiv skuld inte föreligger. Dessa bestämmelser kan därför bättre kvalificeras som formuleringar eller klargöranden av gällande lagstiftning än undantag från denna.(68)

137. Medan det i domen i målet Google France och Google rörde sig om ansvar för en operatör av en avgiftsbelagd söktjänst på Internet avser förevarande fall ansvar för en operatör på en elektronisk marknadsplats.

138. I domen i målet Google France och Google tolkade domstolen artikel 14 i direktiv 2001/31 mot bakgrund av ingressen till direktivet. Domstolen fastställde att det av skäl 42 i direktiv 2000/31 framgår att de undantag från ansvar som fastställs enligt detta direktiv endast omfattar fall där tjänsteleverantörens verksamhet inom ramen för informationssamhället är av ”rent teknisk, automatisk och passiv natur”, vilket innebär att tjänsteleverantören ”varken har kännedom om eller kontroll över vidarebefordrad eller lagrad information”. För att bedöma huruvida en söktjänstleverantör kan anses ha ett begränsat ansvar enligt artikel 14 i direktiv 2000/31 ska det således kontrolleras om den roll som leverantören i fråga utövar är neutral och om hans verksamhet är av rent teknisk, automatisk och passiv natur, vilket innebär att han varken har kännedom om eller kontroll över de uppgifter han lagrar.(69)

139. Jag anser att denna tolkning är problematisk.

140. Domstolen har anknutit kriteriet avseende de undantag från ansvar som fastställs för värdtjänstleverantören till begreppet neutralitet och härvid hänvisat till skäl 42 i direktiv 2000/31. Jag delar de tvivel som har framförts av eBay om huruvida skäl 42 över huvud taget avser värdtjänster som anges i artikel 14.

141. Även om det i skäl 42 i direktivet talas om undantag i plural förefaller det som om de undantag som diskuteras i skäl 43 avses. De undantag som anges där avser uttryckligen ”enbart vidarefordran” och ”caching”. Om skäl 42 läses på detta sätt blir det mer förståeligt. Det talas om den tekniska processen att driva och erbjuda tillgång till ett kommunikationsnät där information som görs tillgänglig av tredje part vidarebefordras eller tillfälligt lagras, i uteslutande syfte att göra överföringeneffektivare” (min kursivering). Enligt min mening hänför sig detta exakt till ”enbart vidarefordran” och ”caching”, som anges i artiklarna 12 och 13 i direktiv 2000/31.

142. Enligt min mening påtalas det fall som regleras i artikel 14 i direktiv 2000/31, värdtjänster, snarare i skäl 46, eftersom detta skäl uttryckligen hänför sig till lagring av information. Ansvaret för en värdtjänstleverantör ska således inte villkoras och begränsas genom en anknytning till skäl 42. Om de villkor som uppställts i domen i målet Google France och Google för värdtjänstleverantörers ansvar i förevarande mål skulle överföras på elektroniska marknadsplatser, som utgör en avgörande beståndsdel i utvecklingen av elektroniska handelstjänster inom ramen för informationssamhället så skulle målsättningen med direktiv 2000/31 allvarligt äventyras och ifrågasättas.

143. Såsom kommissionen med rätta påpekat avseende användning av kännetecken som är identiska med ett skyddat varumärke på den webbplats som operatören av en elektronisk marknadsplats driver har webbplatsen ett visst innehåll, det vill säga innehåller till exempel texten till de erbjudanden som avfattats av säljare som är tjänstemottagare och som lagras på deras begäran. Under förutsättning att listorna har lagts upp av användarna utan föregående granskning eller kontroll av operatören av den elektroniska marknadsplatsen med hjälp av fysiska personer som företräder operatören och användaren(70), rör det sig om lagring av information som tillhandahålls av en tjänstemottagare. I ett sådant fall har operatören av en elektronisk marknadsplats inte någon kännedom om den illegala verksamheten eller informationen. Den har inte heller kännedom om fakta eller omständigheter av vilka den illegala verksamheten eller informationen uppenbarligen framgår. Villkoren för ansvarsbefrielse för värdtjänster som anges i artikel 14 i direktiv 2000/31 är följaktligen uppfyllda.

144. Vad däremot gäller en avgiftsbelagd söktjänst på Internet och användningen av ett tecken som är identiskt med ett skyddat varumärke på sponsrade länkar från en operatör av en elektronisk marknadsplats lagras informationen inte av den operatör som agerar som en annonsör utan av operatören av söktjänsten på Internet. Operatören av en elektronisk marknadsplats uppfyller således inte villkoren för värdtjänster som anges i artikel 14 i direktiv 2000/31.

145. Av domen i målet Google France och Google framgår att värdtjänstleverantören som anges i artikel 14 i direktiv 2000/31 ska vara neutral i förhållande till de uppgifter som lagras. Det har vid domstolen gjorts gällande att eBay inte är neutralt eftersom eBay instruerar sina kunder vad gäller avfattningen av annonsen och övervakar innehållet i listorna.

146. Såsom angetts ovan förefaller neutralitet i detta sammanhang enligt min mening inte vara det rätta kriteriet inom ramen för direktivet. Jag anser att det är absurt att eBay, om det befattar sig med och styr innehållet i listorna i sitt system med olika tekniska medel, på grund av denna omständighet skulle förlora det skydd som ges i artikel 14 avseende lagring av information som lagts upp av användarna.(71)

147. Vad gäller de tre undantagen i artiklarna 12, 13 och 14 i direktiv 2001/31 vill jag göra en allmän anmärkning som kan förefalla uppenbar. Genom de tre artiklarna har lagstiftaren avsett att skapa undantag för en viss typ av verksamhet som utövas av tjänsteleverantören. Det är svårt att föreställa sig att lagstiftaren härmed avsett att undanta en kategori av tjänsteleverantörer som sådan.

148. Det är svårt att se att direktiv 2000/31 enbart skulle undanta tre olika kategorier av verksamheter om var och en av dem utövas i ett slutet område. När ett företag bedriver caching och ett annat tillhandahåller värdtjänster så undantas säkerligen båda företagen från ansvar. En sådan separering torde vara mycket sällsynt. Om ett företag bedriver båda verksamheterna, vilket inte alls är ovanligt i den verkliga världen, ska undantaget tillämpas på detta företag. Samma sak bör gälla om en eller flera av de verksamheter som undantas förenas till verksamhet som bedrivs av en leverantör av innehåll på internet.(72) Det skulle inte fungera att förbehålla undantagen för vissa kategorier av företag, särskilt på ett område som utmärker sig genom ständiga och nästan oförutsebara förändringar. Kommissionens förslag till direktiv 2000/31 utgick från detta framtidsorienterade perspektiv på ett område som är föremål för ständig utveckling.

149. Det är enligt min mening omöjligt att skissera parametrar för en affärsmodell som skulle passa perfekt för undantaget för värdtjänster. Även om detta vore möjligt så skulle en definition som görs i dag förmodligen inte gälla länge. Det är i stället bättre att koncentrera sig på en typ av verksamhet och tydligt konstatera att medan vissa verksamheter som bedrivs av en tjänsteleverantör undantas från ansvar, vilket är nödvändigt för att uppfylla de mål som eftersträvas med direktivet, undantas övrig verksamhet emellertid inte och omfattas således av medlemsstaternas normala ansvarsbestämmelser, såsom skadeståndsansvar och straffrättsligt ansvar.

150. Om det godtas att viss verksamhet som bedrivs av en Internetleverantör undantas från ansvar innebär detta emellertid även att verksamhet som inte omfattas av ett undantag kan omfattas av ansvar enligt den nationella lagstiftningen.

151. Det är därför möjligt att eBay, med avseende på lagring av information som tillhandahållits av kunder, kan befrias från ansvar om villkoren i artikel 14 i direktiv 2000/31 är uppfyllda. Det undantag som avser värdtjänster innebär emellertid inte att eBay även befrias från potentiellt ansvar som kan uppkomma i samband med användningen av en avgiftsbelagd söktjänst på Internet.

 Omfattningen av den verksamhet som omfattas av undantaget

152. Genom den andra delen av den nionde frågan önskar den hänskjutande domstolen få klarhet i huruvida en operatör i en situation i vilken den verksamhet som en operatör av en elektronisk marknadsplats bedriver inte enbart omfattar den verksamhet som anges i artikel 14.1 i direktiv 2000/31 utan även verksamhet som går utöver denna fortfarande befrias från ansvar vad gäller den verksamhet som omfattas av bestämmelsen (medan han inte befrias från ansvar med avseende på den verksamhet som inte omfattas av bestämmelsen) och hur det förhåller sig med avseende på den verksamhet som går härutöver, framför allt vad gäller beviljande av skadestånd eller annan ekonomisk ersättning för sådan verksamhet som inte omfattas av ansvarsfrihet.

153. Av det ovan anförda framgår att operatören omfattas av ansvarsfrihet vad gäller den verksamhet som omfattas av artikel 14.1 i direktiv 2000/31. Han omfattas emellertid inte av ansvarsfrihet vad gäller den verksamhet som inte omfattas av ovannämnda artikel. Den situationen måste bedömas mot bakgrund av relevanta nationella bestämmelser och principer, framför allt vad gäller beviljande av skadestånd eller annan ekonomisk ersättning för sådan verksamhet som inte omfattas av ansvarsfrihet.

 Marknadsplatsoperatörens skyldigheter med avseende på framtida intrång

154. Den tredje delen av den nionde frågan avser det fall där olaglig verksamhet redan har ägt rum på marknadsplatsen. Den hänskjutande domstolen vill få klarhet i vilka skyldigheter marknadsplatsoperatören har med avseende på framtida intrång i ett sådant fall.

155. Det bör erinras om att artikel 14.1 b i direktiv 2000/31 ger uttryck för principen ”meddelande och avlägsnande”. Värdtjänstleverantören ska enligt denna princip så snart han fått kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller olaglig information eller blivit medveten om fakta eller omständigheter som gjort förekomsten av den olagliga verksamheten eller den olagliga informationen uppenbar handla utan dröjsmål för att avlägsna informationen eller göra den oåtkomlig.

156. Vid tillämpningen av principen ”meddelande och avlägsnande” ska skäl 46 i direktiv 2000/31 beaktas. I detta skäl anges att informationen måste avlägsnas eller göras oåtkomlig med beaktande av principen om yttrandefrihet och av förfaranden etablerade på nationell nivå för detta ändamål. Detta direktiv påverkar inte heller medlemsstaternas möjligheter att fastställa särskilda krav som måste uppfyllas skyndsamt innan information avlägsnas eller görs oåtkomlig.

157. Det ska erinras om att de listor som lagts upp av användarna av en elektronisk marknadsplats utgör kommersiella meddelanden som som sådana skyddas av den grundläggande rätten till yttrandefrihet och informationsfrihet som föreskrivs i artikel 11.1 i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

158. Yttrandefrihet och informationsfrihet tillåter självklart inte intrång i immateriella rättigheter. De sistnämnda rättigheterna skyddas också genom stadgan, närmare bestämt genom artikel 17.2. Detta betyder emellertid att skyddet för varumärkesinnehavarens rättigheter inom ramen för elektronisk handel inte kan anta former som skulle göra intrång i de rättigheter som oskyldiga användare av en elektronisk marknadsplats har eller inte ge den påstådda intrångsgöraren rimlig möjlighet att göra gällande invändningar eller försvara sig.(73) Enligt min mening hänför sig skäl 46 och artikel 14.3 i direktiv 2000/31 uttryckligen till förfaranden på nationell nivå och ger medlemsstaterna rätt att föreskriva särskilda krav som ska uppfyllas utan dröjsmål innan informationen avlägsnas eller görs oåtkomlig.

159. I Finland till exempel föreskrivs i nationell lagstiftning genom vilken direktiv 2000/31 införlivas, av författningsrättsliga skäl,(74) att det krävs att en värdtjänstleverantör avlägsnar information som lagras i hans system enbart om han efter att ha gjort sig skyldig till intrång i varumärkesrätten erhåller ett domstolsföreläggande eller om han för det fall han påståtts ha gjort sig skyldig till intrång i upphovsrätten eller en närliggande rättighet erhållit ett meddelande av rättighetshavaren. I det sistnämnda fallet har användaren möjlighet att inom 14 dagar invända mot att informationen avlägsnas. (75)

160. Det har anförts att kännedom eller medvetenhet i den mening som avses i artikel 14.1 i direktiv 2000/31 föreligger när domstolsföreläggandet eller ett meddelande mottagits.(76)

161. Vad gäller tolkningen av artikel 14.1 a i direktiv 2000/31 består kravet på kännedom enligt min mening av två delar.

162. Det är för det första uppenbart att tjänsteleverantören måste ha kännedom om den olagliga verksamheten eller informationen och inte enbart ha en misstanke eller förmodan om att sådan verksamhet eller information föreligger. Enligt min mening kan kännedom i juridiskt hänseende enbart hänföra sig till förfluten tid och/eller nutid men inte till framtiden. Vid ett påstått varumärkesintrång på en elektronisk marknadsplats måste kännedom följaktligen avse en avslutad eller pågående verksamhet eller existerande fakta eller omständigheter.

163. För det andra förefaller kravet på kännedom utesluta att kravet på kännedom anses vara uppfyllt på grund av att kännedom borde ha förelegat. Det räcker inte att tjänsteleverantören borde ha haft kännedom om förekomsten av olaglig verksamhet eller haft goda skäl att misstänka att olaglig verksamhet föreligger. Detta synsätt är även förenligt med artikel 15.1 i direktiv 2000/31 enligt vilken medlemsstaterna inte får ålägga tjänsteleverantörerna en allmän skyldighet att övervaka den information de överför eller lagrar, eller att aktivt efterforska fakta eller omständigheter som kan tyda på olaglig verksamhet.

164. Kännedom betyder följaktligen kännedom om tidigare eller aktuell information, verksamhet eller fakta som tjänsteleverantören erhåller på grundval av ett externt meddelande eller egen frivillig undersökning.

165. Det förefaller således vara uteslutet att en tjänsteleverantör kan ha kännedom om eller vara medveten om framtida intrång som troligtvis kommer att äga rum. Det är emellertid inte fullt så enkelt.

166. Jag tar för givet att det inte föreligger kännedom om att B har gjort sig skyldig till intrång i varumärket X enbart av det skälet att A gör intrång eller har gjort intrång i varumärket X. Det föreligger inte heller kännedom om att A har gjort sig skyldig till intrång i varumärket Y enbart av det skälet att det har fastställts att han har gjort sig skyldig till intrång i varumärket X även om varumärket tillhör en och samma person.

167. Om det emellertid har upptäckts att A har gjort sig skyldig till intrång i varumärket X genom att lägga upp ett erbjudande på en elektronisk marknadsplats i september kan det inte uteslutas att marknadsplatsoperatören kan anses ha kännedom om information, verksamheter, fakta eller omständigheter, om A lägger upp ett nytt erbjudande avseende samma eller liknande varor under varumärket X i oktober. I en sådan situation är det mer naturligt att tala om samma fortlöpande intrång än om två separata intrång.(77) Det ska erinras om att kännedom i artikel 14.1 a anges kunna avse ”verksamheten”. En pågående verksamhet omfattar förfluten tid, nutid och framtid.

168. Operatören av en elektronisk marknadsplats har med avseende på samma användare och samma varumärke således kännedom om när en och samma verksamhet fortsätter att utövas i form av flera listor, och operatören kan även åläggas att göra den information som användaren lägger upp i framtiden oåtkomlig. Med andra ord föreligger inte ansvarsfrihet i de fall där marknadsplatsoperatören har underrättats om en användning som utgör varumärkesintrång och samma användare fortsätter eller upprepar samma intrång.

X –    Föreläggande mot mellanhänder

169. Den tionde frågan avser möjligheten för en varumärkesinnehavare att erhålla ett föreläggande enligt artikel 11 i direktiv 2004/48 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter, inte enbart mot tredje man som gör intrång i varumärket men även mot mellanhanden vars tjänster har utnyttjats för att göra intrång i det registrerade varumärket. Den hänskjutande domstolen vill framför allt få klarhet i huruvida det enligt denna artikel krävs att ett föreläggande görs tillgängligt unionsrättsligt för att förhindra framtida intrång och om så är fallet, vilken typ av föreläggande då ska göras tillgängligt.(78) Detta är den första gången som domstolen har ombetts att tolka artikel 11 i direktiv 2004/48.

170. Samtliga parter är eniga om att förelägganden mot mellanhänder föreskrivs i direktiv 2004/48. Medan eBay emellertid har gjort gällande att ett föreläggande mot en värdtjänstleverantör enbart kan avse specifikt och klart identifierbart enskilt innehåll anser övriga parter i målet att förelägganden även kan omfatta åtgärder för att förhindra fortsatt intrång.

171. Det grundläggande problemet vad gäller tolkningen av direktiv 2004/48 är att finna en medelväg mellan ett alltför strängt och ett alltför slapphänt genomförande av immateriella rättigheter. Denna uppgift har jämförts med Odysseus färd mellan de två demonerna Skylla och Karybdis.(79) Medan det är möjligt att tolka direktivet på så sätt att det syftar till att genomföra en kraftfull eller återhållsam genomförandeideologi förefaller det emellertid nödvändigt att vid tolkningen av direktiv 2004/48 beakta artikel 3 i nämnda direktiv. Av ovannämnda artikel framgår att direktiv 2004/48 föreskriver en allmän skyldighet för medlemsstaterna att tillhandahålla de åtgärder, förfaranden och sanktioner som är nödvändiga för att säkerställa skyddet för immateriella rättigheter och vidta lämpliga åtgärder mot dem som är ansvariga för varumärkesförfalskning och piratkopiering. Dessa åtgärder, förfaranden och sanktioner bör vara tillräckligt avskräckande men förhindra att hinder för lagenlig handel uppkommer och att missbruk sker.

172. De grundläggande bestämmelserna i direktiv 2004/48 återfinns i kapitel II (med rubriken ”Åtgärder, förfaranden och sanktioner”). Två avsnitt i detta kapitel bör beaktas. Medan både avsnitt 4 (Interimistiska åtgärder) och avsnitt 5 (Åtgärder efter beslut i sakfrågan) avser de åtgärder som ska göras tillgängliga mot intrångsgöraren och mellanhanden är avsnitt 5 av särskilt interesse här. Det består av artiklarna 10 (korrigeringsåtgärder), 11 (förelägganden) och 12 (alternativa åtgärder).

173. De två första meningarna i artikel 11 avser förelägganden som ska göras tillgängliga mot den som gjort intrång i en immateriell rättighet. I den tredje meningen föreskrivs att förelägganden också ska göras tillgängliga mot en mellanhand vars tjänster utnyttjas av tredje man för att göra intrång i en immateriell rättighet. Omfattningen av förelägganden mot en mellanhand definieras inte men eftersom denna möjlighet har tillagts till den första och den andra meningen anser jag att dessa två meningar ska tillämpas vid tolkningen av den tredje meningen.

174. Det ska erinras om att det enligt den första meningen i artikel 11 i direktiv 2004/48 krävs att de behöriga rättsliga myndigheterna i medlemstaterna, ”när de har fastställt att ett intrång har begåtts i en immateriell rättighet, får utfärda ett föreläggande mot intrångsgöraren med förbud att fortsätta intrånget”. En ordagrann tolkning av denna text skulle tyda på att en konkret fastställelse av ett intrång avses och att det ska förhindras att intrångsgöraren fortsätter detta specifika intrång i framtiden.

175. Vad gäller beskaffenheten av det föreläggande som ska göras tillgängligt mot intrångsgöraren förefaller det som om det enligt unionsrätten krävs att ett intrång som fastställts föreligga av domstol ska kunna fås att upphöra genom föreläggandet. Det är också möjligt att förebygga fortsatt intrång även om formuleringen i direktivet är försiktigare i detta avseende. Mot bakgrund av hänvisningen till fortsatt intrång, den mer försiktiga formuleringen avseende fortsatt intrång och proportionalitetsprincipen, tolkar jag de två första meningarna på så sätt att unionsrätten inte går så långt som att föreskriva en möjlighet att utfärda ett föreläggande mot en intrångsgörare för att förhindra fortsatt intrång som kan äga rum i framtiden.(80)

176. Vad gäller mellanhänder kan, på grundval av ordalydelsen i direktiv 2004/48, en möjlig tolkning vara att omfattningen av det föreläggande som enligt unionsrätten är tillgängligt mot mellanhänder inte skiljer sig från omfattningen av det föreläggande som är tillgängligt mot intrångsgöraren.

177. Jag är emellertid inte övertygad om att detta är en rimlig tolkning.

178. Enligt min mening krävs enligt den första meningen i artikel 11 i direktiv 2004/48 att den intrångsgörare som förbjuds att fortsätta intrånget identifieras. Det är i den tredje meningen emellertid inte tal om intrångsgöraren utan enbart om tredje man som utnyttjar tjänster som tillhandahålls av mellanhänder för att göra intrång i en immateriell rättighet.

179. Denna formulering har valts av goda skäl. Det kan, framför allt inom området för Internet, förekomma fall där intrånget är uppenbart men intrångsgöraren inte har identifierats. Det är bekant att en tredje man utnyttjar de tjänster som en mellanhand tillhandahåller för att göra intrång i en immateriell rättighet men intrångsgörarens identitet förblir emellertid obekant. I sådana fall kan rättighetshavarens skydd kräva att ett föreläggande kan erhållas mot mellanhandeln vars identitet är känd och mot vilken talan således kan väckas och som har möjlighet att förhindra att intrånget fortsätter.

180. Vad gäller omfattningen av eller innehållet i det föreläggande som kan utfärdas mot en mellanhand innehåller unionsrätten inte några särskilda krav utöver kraven på effektivitet, avskräckande verkan och proportionalitet som föreskrivs i artikel 3.2 i direktiv 2004/48.

181. Kravet på proportionalitet innebär enligt min mening att ett föreläggande inte kan utfärdas mot en mellanhand för att förhindra framtida intrång i varumärket. Det finns såvitt jag kan se emellertid inte något stöd i direktiv 2004/48 för att det skulle vara förbjudet att utfärda förelägganden mot mellanhänder inte enbart för att förhindra att ett särskilt intrång fortsätter utan även för att förhindra att samma eller liknande intrång upprepas i framtiden, om sådana förelägganden är tillgängliga enligt nationell rätt. Avgörande är naturligtvis att mellanhanden med säkerhet kan veta vad som krävs av honom och att han genom föreläggandet inte åläggs oproportionerliga eller rättsstridiga skyldigheter som är omöjliga att uppfylla som en allmän övervakningsskyldighet.

182. En lämplig begränsning av omfattningen av förelägganden skulle kunna uppnås genom ett dubbelt identitetskrav. Härmed avses att det i de berörda fallen ska vara fråga om en och samma intrångsgörande tredje man(81) och att det måste vara fråga om ett och samma varumärke som åsidosatts. Ett föreläggande kan följaktligen utfärdas mot en mellanhand för att förhindra att ett intrång i ett visst varumärke fortsätter eller upprepas av en viss användare. En leverantör av informationssamhällets tjänster kan efterkomma ett sådant föreläggande genom att avsluta den berörda användarens kundkonto.(82)

XI – Förslag till avgörande

183. Jag föreslår att domstolen besvarar de frågor som ställts av High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, enligt följande:

1.      Då prover av parfym och kosmetika och provflaskor (dramming bottles) som inte är avsedda för försäljning till konsument ges utan kostnad till varumärkesinnehavarens auktoriserade återförsäljare, ska dessa varor inte anses ha ”förts ut på marknaden” i den mening som avses i artikel 7.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar och artikel 13.1 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken.

2, 3 och 4. Varumärkesinnehavaren har rätt att motsätta sig fortsatt marknadsföring av de oförpackade varorna i den mening som avses i artikel 7.2 i direktiv 89/104 och artikel 13.2 i förordning nr 40/94 när den yttre förpackningen har avlägsnats från parfymer och kosmetika utan varumärkesinnehavarens medgivande, om de oförpackade varorna till följd av att yttre förpackningsmaterial har avlägsnats inte har den information som krävs enligt artikel 6.1 i rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter eller om avlägsnandet av den yttre förpackningen anses förändra eller försämra varornas beskaffenhet eller om fortsatt marknadsföring skadar eller riskerar att skada varornas image och följaktligen varumärkets renommé. Under de omständigheter som föreligger i målet vid den nationella domstolen ska en sådan verkan presumeras såvida erbjudandet inte avser en enda eller ett fåtal produkter som erbjuds av en säljare som inte agerar som närigsidkare.

5.      Om en näringsidkare som driver en elektronisk marknadsplats köper rätten att använda ett kännetecken som är identiskt med ett registrerat varumärke i form av ett nyckelord från en sökmotorsoperatör och sökmotorn visar kännetecknet för användare i en sponsrad länk till en hemsida tillhörande den som driver den elektroniska marknadsplatsen, så ska den omständigheten att kännetecknet visas i den sponsrade länken anses utgöra ”användning” av kännetecknet i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94.

6.      När en användare som klickar på den ovan i fråga 5 nämnda sponsrade länken leds direkt till reklam eller erbjudanden om försäljning av varor som är identiska med dem som varumärket registrerats för i form av det kännetecken som någon annan placerat på hemsidan – av vilka kännetecken vissa gör intrång i varumärkesrätten och andra inte gör det på grund av att de respektive varorna skiljer sig från varandra –, anses innehavaren av den elektroniska marknadsplatsen använda kännetecknet ”med avseende på” de intrångsgörande varorna (infringing goods), i den mening som avses i artikel 5.1 a i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94, men detta skadar inte varumärkets funktioner under förutsättning att en förståndig genomsnittskonsument på grundval av den information som finns på den sponsrade länken förstår att operatören av den elektroniska marknadsplatsen i sitt system lagrar annonser eller erbjudanden om försäljning som tillhandahålls av tredje man.

7.      Om de varor som erbjuds till försäljning inte har förts ut på den elektroniska marknaden inom EES av eller med varumärkesinnehavarens medgivande, räcker det, för att den exklusiva rättighet som tillerkänns genom den nationella varumärkesrätten eller gemenskapens varumärkesrätt ska kunna tillämpas, att det visas att reklamen riktas till konsumenter inom det territorium som varumärket täcker.

8.      Om den användning som varumärkesinnehavaren motsatt sig består i att kännetecknet visas på hemsidan tillhörande den som driver den elektroniska marknadsplatsen snarare än i en sponsrad länk på hemsidan tillhörande den som driver en sökmotor, används inte kännetecknet av den som driver den elektroniska marknadsplatsen ”med avseende på” de intrångsgörande varorna, i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104 och artikel 9.1 a i förordning nr 40/94.

9 a) Den användning som nämns ovan i fråga 5 anses inte bestå i eller inbegripa ”lagring av information som tillhandahållits av tjänstemottagaren” av den som driver den elektroniska marknadsplatsen, i den mening som avses i artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden, medan den användning som nämns ovan i fråga 6 kan bestå i eller inbegripa sådan lagring.

9 b) När användningen inte uteslutande består av verksamhet som regleras av artikel 14.1 i direktiv 2000/31 men sådan verksamhet ingår, är den som driver den elektroniska marknadsplatsen befriad från ansvar i den mån användningen består i sådan verksamhet, men enligt nationell lagstiftning får skadestånd eller annan ekonomisk ersättning beviljas för sådan användning i den mån den inte omfattas av ansvarsfrihet.

9 c) ”Kännedom” om illegal verksamhet eller information eller ”medvetenhet” om fakta eller omständigheter föreligger i den mening som avses i artikel 14.1 i direktiv 2000/31 om den som driver den elektroniska marknadsplatsen har kännedom om att reklam gjorts för varor och att varor erbjudits för försäljning och även sålts på hans hemsida på ett sätt som innebär intrång i registrerade varumärken och att sådant varumärkesintrång troligen kommer att fortsätta avseende samma eller liknande varor av samma användare av hemsidan.

10.      När tredje man har begagnat sig av tjänster från en mellanhand, såsom en person som driver en webbplats, för att göra intrång i ett registrerat varumärke, krävs enligt artikel 11 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter att medlemsstaterna ser till att varumärkesinnehavaren kan erhålla ett effektivt, avskräckande och proportionellt föreläggande mot mellanhanden för att förhindra att tredje man fortsätter att göra intrång eller upprepar intrånget i varumärket. Villkoren och förfarandena avseende sådana förelägganden definieras i den nationella lagstiftningen.

1 – Originalspråk: engelska.

2 Dom av den 23 mars 2010 i de förenade målen C‑236/08–C 238/08, Google France och Google (REU 2010, s. I‑0000).

3 – Rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17 s. 178), i ändrad lydelse.

4 – Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (EGT L 178, s. 1), i ändrad lydelse.

5 – Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (EUT L 157, s. 45, och korrigendum EUT L 195, s. 16).

6 – Rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (EGT L 262, s. 169; svensk specialutgåva, område 13, volym 5, s. 198), i ändrad lydelse.

7 – Begäran om förhandsavgörande innehåller inte några uppgifter om enskilda bestämmelser i Förenade kungarikets lagstiftning. I sin dom av den 22 maj 2009 (dom från High Court) anförde High Court att målet inte avsåg särskilda frågor avseende tolkningen av den nationella rätten. Det är därför enligt min mening inte nödvändigt att återge de relevanta bestämmelserna i Förenade kungarikets lagstiftning om varumärken och elektronisk handel.

8 – Vissa av L’Oréals varumärken är gemenskapsvarumärken. Eftersom det inte har ställts några specifika frågor rörande förordning nr 40/94 räcker det att konstatera att artiklarna 9, 12 och 13 motsvarar artiklarna 5, 6 och 7 i direktiv 89/104. Vad som anges nedan avseende tolkningen av direktiv 89/104 gäller, i tillämpliga delar, förordning nr 40/94.

Direktiv 89/104 och förordning nr 40/94 är tillämpliga i tidsmässigt hänseende och inte de kodifierade texter som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version) (EUT L 299, s. 25), och rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1).

9 – EGT L 204, s. 37, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG av den 20 juli 1998 (EGT L 217, s. 18).

10 – Artiklarna 12–13 i direktiv 2000/31 innehåller bestämmelser enligt vilka tjänsteleverantörers ansvar begränsas med avseende på enbart vidarefordran (”mere conduit”) och caching.

11 –      I artikel 8.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10), föreskrivs följande: ”Medlemsstaterna skall se till att rättsinnehavare har möjlighet att begära ett föreläggande gentemot mellanhänder vars tjänster utnyttjas av en tredje part för att begå intrång i en upphovsrätt eller närstående rättighet.”

Skäl 59 i direktiv 2001/29 har följande lydelse: ”I synnerhet i den digitala miljön kan de tjänster som mellanhänder erbjuder i ökande grad utnyttjas av en tredje part för att göra intrång. I många fall är det dessa mellanhänder som har de största möjligheterna att sätta stopp för sådant intrång. Utan att andra tillgängliga sanktioner och möjligheter att vidta rättsliga åtgärder påverkas bör rättsinnehavare därför ha möjlighet att begära ett föreläggande mot en mellanhand som i ett nät förmedlar en tredje mans intrång i ett skyddat verk eller annat alster i ett nät. Denna möjlighet bör finnas tillgänglig även i sådana fall då de åtgärder som mellanhanden vidtar är undantagna enligt artikel 5. Villkoren och bestämmelserna för förelägganden av detta slag bör medlemsstaterna själva bestämma om i sin nationella lagstiftning.” (Min kursivering).

12 – Det ska erinras om att artikel 5.1 a i direktiv 89/104 inte enbart avser renommerade varumärken eller unika varumärken utan är tillämplig på alla typer av varumärken. Domstolen ska, vid tolkningen av artikel 5.1 a, undvika att anta lösningar som kan förefalla motiverade i samband med unika varumärken med renommé men som i andra fall skulle ge ett alltför omfattande skydd.

13 – Ett användar-ID tjänar som unik identifiering i eBays datoriserade system. Det kan även användas som en form av pseudonym som möjliggör för användaren att dölja sin identitet såvida och så länge som en transaktion inte är genomförd. Det krävs att näringsidkare lämnar ut deras namn och adress dessförinnan, men privatpersoner är inte skyldiga att göra detta. En enda person kan upprätta flera säljarkonton med ett antal användar-id men eBay har en viss möjlighet att söka efter olika konton som bedrivs av samma person.

14 – Enligt uppgifter från den hänskjutande domstolen har eBay Europe köpt sökord som består av vissa varumärken (Linkvarumärkena) och som ger träff på sponsrade länkar på tredje mans sökmotorer, såsom Google, MSN och Yahoo. Resultatet av detta är att en sökning på till exempel Google med användning av ett av Linkvarumärkena leder till att en sponsrad länk till eBays webbplats visas. Om användaren klickar på den sponsrade länken visas sökresultaten på eBays webbplats för produkter med hänvisning till Linkvarumärket. EBay Europe väljer sökorden på grundval av verksamheten på eBays webbplats i Förenade kungariket.

15 – I domen i målet Google France och Google karaktäriserade domstolen den avgiftsbelagda söktjänst kallad AdWords som Google erbjuder på följande sätt: ”Med denna tjänst kan näringsidkare – genom att välja ett eller flera sökord – få en reklamlänk till sin webbplats visad, när det eller de valda sökorden i fråga sammanfaller med innehållet i de förfrågningar som Internetanvändare skickar till sökmotorn. Reklamlänken visas under rubriken ’Sponsrade länkar’, som uppträder antingen till höger på skärmen, till höger om de naturliga sökresultaten, eller överst på skärmen, ovanför nämnda resultat … Reklamlänken följs av ett kort reklammeddelande. Tillsammans utgör länken och reklammeddelandet den annons som visas under nämnda rubrik.”

16 – För enkelhetens skull kommer jag här att använda uttrycket intrångsgörande varor trots att jag är fullt medveten om att varorna som sådana varken är föremål för ett varumärkesintrång eller direkt berörs av ett sådant intrång som är en handling som består i en olaglig användning av ett kännetecken i ett sådant fall där innehavaren av varumärket har rätt att förbjuda en sådan användning.

17 – Vad gäller de sju enskilda personer som utöver de tre dotterbolagen till eBay var svarande i målet vid den nationella domstolen har L’Oréal nått en uppgörelse med den fjärde till den åttonde sökanden och erhållit en tredskodom mot den nionde och den tionde sökanden. Det är därför överflödigt att ange namnen på dessa enskilda som parter i målet vid den nationella domstolen.

18 – eBay skulle till exempel kunna filtrera listor innan de visas på webbplatsen, använda ytterligare filter, kräva att de säljare som vill erbjuda produkter anger namn och adress, föreskriva ytterligare kvantitativa restriktioner för högriskprodukter, anta regler för att bekämpa andra typer av överträdelser som hittills inte omfattas, framför allt för att bekämpa försäljning av icke EES-varor utan samtycke från varumärkesinnehavaren samt tillämpa sanktionsåtgärder mer rigoröst.

19 – Se till exempel dom av den 8 juli 2010 i mål C‑558/08, Portakabin (REU 2010, s. I‑0000), och av den 25 mars 2010 i mål C‑278/08, BergSpechte (REU 2010, s. I‑0000), beslut av den 26 mars 2010 i mål C‑91/09, Eis.de (REU 2010, s. I‑0000), domen i målet Google France och Google, dom av den 18 juni 2009 i mål C‑487/07, L’Oréal m.fl. (REG 2009, s. I‑5185), av den 12 juni 2008 i mål C‑533/06, O2 Holdings och O2 (UK) (REG 2008, s. I‑4231), av den 11 september 2007 i mål C‑17/06, Céline (REG 2007, s. I‑7041), av den 25 januari 2007 i mål C‑48/05, Adam Opel (REG 2007, s. I‑1017), och av den 12 november 2002 i mål C‑206/01, Arsenal Football Club (REG 2002, s. I‑10273).

20 – Det råder varken i språkligt eller innehållsmässigt hänseende enighet om hur varumärkets funktioner ska tolkas. Samma sak gäller för det begreppsmässiga förhållandet mellan olika funktioner särskilt vad gäller frågan huruvida vissa (eller samtliga) funktioner kan anses ingå i varumärkets grundläggande funktion att garantera konsumenterna varans eller tjänstens ursprung. Bland varumärkets övriga funktioner ingår enligt domstolen att garantera varornas eller tjänsternas kvalitet eller kommunikations-, investerings- och reklamfunktioner (se domen i målet L’Oréal m.fl., punkt 58). Jag kommer i det följande att använda begreppen ursprungsfunktion, kvalitetsfunktion, kommunikationsfunktion, reklamfunktion och investeringsfunktion.

21 – Se Breitschaft, A. ”Intel, Adidas & Co – is the jurisprudence of the European Court of Justice on dilution law in compliance with the underlying rationales and fit for the future?”, European Intellectual Property Law Review 2009, 31(10), sidorna 497–504 och s. 498. Författaren anser att unionslagstiftningen kan kritiseras eftersom den ger innehavare av varumärken med renommé ett slags monopol att använda sina kännetecken trots att syftet med varumärkeslagstiftningen ursprungligen inte var att tillerkänna en exklusiv immateriell rättighet såsom vad gäller patenträtten eller upphovsrätten.

22 – För en mer grundlig analys av dessa aspekter, se generaladvokaten Poiares Maduros förslag till avgörande i målet Google och Google France, punkterna 101–112.

23 – I den mån som det rättsliga skyddet för varumärken med renommé som särskiljande kännetecken stärks blir det allt viktigare att säkerställa att yttrandefriheten i satirer, konstverk, kritiska yttranden avseende konsumenternas beteende och ironiska yttranden avseende livsstil på detta område inte hindras otillbörligen. Samma sak gäller för diskussioner om varors och tjänsters kvalitet. Se, i detta avseende, Senftleben, M., ”The Trademark Tower of Babel – Dilution Concepts in International, US and EC Trademark Law”, International review of intellectual property and competition law, band 40 (2009), nr 1, sidorna 45–77, och sidorna 62–64.

24 – Se generaladvokaten Albers förslag till avgörande i mål C‑71/02, Karner (dom av den 25 mars 2004 (REG 2004, s. I‑3025), punkt 75), samt dom från den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna av den 20 november 1989 i målet Markt Intern Verlag och Klaus Beermann mot Tyskland, Série A, nr 165, punkterna 25 och 26, och av den 24 februari 1994 i mål Casado Coca mot Spanien, Série A, nr 285-A, punkterna 35 och 36.

25 – I sin dom hänvisar High Court till de testköp som genomförts av L’Oréals varor på eBays elektroniska marknadsplats. Som mönsterexempel kan ett testköp anges med avseende på vilket det visade sig att 70 procent av produkterna inte var avsedda för försäljning i EES (det rörde sig om förfalskade varor, icke EES-produkter eller EES-produkter som inte var avsedda för försäljning). Även inom andra områden har tal av samma storleksordning rapporterats. Som en jämförelse: I tvisten mellan eBay och Tiffany Inc. fastställdes att cirka 75 procent av Tiffanys varor med vilka det handlades på eBays elektroniska marknadsplats var förfalskade, se Tiffany (NJ) Inc. mot eBay Inc., United States District Court, Southern District of New York, nr 04 Civ. 4607 RJS, 576 F.Supp.2d 463 (2008), dom av den 14 juli 2008, s. 20, som bekräftades i andra instans genom beslut från Second Circuit av den 1 april 2010 med undantag för den talan som väckts på grund av felaktig reklam som återförvisats för en mer ingående prövning, se Tiffany (NJ) Inc. v. eBay, Inc., 600 F.3d 93, 114 (2d Cir.2010) (Tiffany II).

26 – Såvitt jag vet har frågan om ansvar för en marknadsplats på Internet för varumärkesintrång hittills prövats av domstolar i Belgien, Frankrike, Tyskland, Förenade kungariket och i USA.

27 – Eftersom selektiva distributionsavtal är avtal, är de inte bindande för tredje man. Varumärkesskyddet är därför även konsumerat i sådana situationer där en handelsman som ingår i ett sådant nätverk säljer skyddade varor till en tredje man och härvid åsidosätter de villkor som anges i distributionsavtalet mellan honom och varumärkesinnehavaren. I dom av den 30 november 2004 i mål C‑16/03, Peak Holding (REG 2004, s. I‑11313), slog domstolen fast att återförsäljning i EES under åsidosättande av ett förbud i ett köpeavtal inte innebär att rätten inte konsumerats (punkt 56).

28 – Till exempel i ett fall där A tillverkar och märker varor med ett varumärke tillhörande tredje man utan medgivande och B för ut dem på marknaden.

29 – High Court har betecknat detta som ansvar för medhjälp enligt engelsk lagstiftning. I vissa rättssystem skulle man även kunna tala om indirekta intrång till skillnad från direkta intrång som den primära intrångsgöraren begått.

30 – Enligt rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994, om åtgärder för att förhindra övergång till fri omsättning, export, återexport eller hänförande till ett suspensivt arrangemang av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor (EGT L 341, s. 8; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 77, i dess ändrade lydelse), är emellertid bland annat övergång till fri omsättning, export eller återexport av varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor förbjuden.

31 – Det tyska begreppet Störerhaftung kan beskrivas såsom det ansvar som den som orsakar störningen eller ingreppet har, eller såsom ansvar för skada. Störerhaftung anknyter till ett intrång i en rättighet men utlöser inte något civilrättsligt ansvar. Det kan även medföra ett föreläggande mot den som orsakar störningen även om skadestånd inte tillerkänns. Se Rühmkorf A., ”The Liability of online auction portals: Toward a Uniform Approach?”, 14 nr 4 Journal of Internet Law, oktober 2010, s. 3.

32 – Vad gäller ansvar på grund av medverkan i ett intrång i ett varumärke i USA, se generaladvokaten Poiares Maduros förslag till avgörande i mål Google och Google France (fotnot 19).

33 – För en överblick av senare rättspraxis, se Rühmkorf (ovan fotnot 31) och Cheung, A.S.Y. – Pun, K.K.H., ”Comparative study on the liability for trade mark infringement of online auction providers”, European Intellectual Property Review 2009, 31(11), sidorna 559–567 och Bagnall, M., Fyfield, D., Rehag, C., och Adams, M., ”Liability of Online Auctioneers: Auction Sites and Brand Owners Hammer It Out’, INTA Bulletin, band 65 nr 1 (1 januari, 2010), sidorna 5–7. Se även ”Report on Online auction sites and trademark infringement liability”, by Trademarks and Unfair Competition Committee of the New York City Bar Association, tillgänglig på följande address: www.abcny.org.

34 – Det ska emellertid erinras om att High Court i sin dom av den 22 maj 2009 fastställde att eBay inte kan hållas ansvarigt för medhjälp enligt engelsk lagstiftning med hänvisningen till de grunder för ansvarsskyldighet som L’Oréal åberopat, nämligen deltagande i rättsstridigt handlande som består i utformande av eller deltagande i en gemensam plan.

35 – Se dom av den 20 mars 2003 i mål C‑291/00, LTJ Diffusion (REG 2003, s. I‑2799), punkterna 50–54. Såvitt jag förstått är skillnaden mellan rena ordmärken och stiliserade ordmärken eller figurmärken med dominerande ord alltid av betydelse. I annat fall skulle det inte finnas någon anledning att registrera varumärken i sistnämnda kategori separat.

36 – Enligt direktiven om förfarandet vid harmoniseringsbyrån (del C, del 2, kapitel 1: Identitet, slutlig version från november 2007) är ordmärken varumärken som består av bokstäver, nummer och andra tecken som återfinns i typsnitt som används av behöriga myndigheter. Detta innebär att inga särskilda grafiska beståndsdelar eller ett särskilt utseende krävs för sådana varumärken. Skillnader vad gäller små och stora bokstäver saknar dessutom betydelse för ordmärken (se punkt 3.2). Vad gäller figurmärken föreskrivs i direktiven att det inte föreligger någon identitet när ett av varumärkena i) har ett annorlunda typsnitt, vad gäller till exempel texten, så att ordmärkets helhetsintryck skiljer sig från helheltsintrycket av ett figurmärke, ii) när ett varumärke består av ett standardtypsnitt på en figurativ (färgad) bakgrund, eller iii) när ett av varumärkena har ett standardtypsnitt i färgade bokstäver och det andra varumärket är ett ordmärke (se nr 3.3 med exempel).

37 – Se dom av den 12 november 2002, Arsenal Football Club (ovan fotnot 19), punkt 51, dom av den 16 november 2004 i mål C‑245/02, Anheuser-Busch (REG 2004, s. I‑10989), punkt 59, av den 25 januari 2007, Adam Opel (ovan fotnot 20), punkterna 18-22, och dom av den 11 september 2007, Céline (ovan fotnot 20),

38 – Enligt domstolens rättspraxis används ett tecken i näringsverksamhet när användningen sker i samband med kommersiell verksamhet för att uppnå ekonomiska fördelar och inte på det privata området, se domen i målet Arsenal Football Club, punkt 40.

39 – High Court anser att det sjätte villkoret är överflödigt och förvirrande (se dom av den 22 maj 2009), punkt 288 och punkterna 300–306. Även i doktrinen har domstolens senare rättspraxis kritiserats för att vara inkonsekvent och svår att tillämpa. Jag kan till viss del förstå denna oro men anser mot bakgrund av de särskilda omständigheter som råder i förevarande begäran om förhandsavgörande, i vilket det rör sig om elektroniska marknadsplatser, att det inte är nödvändigt att fördjupa sig i denna diskussion.

40 – Dom av den 3 juni 2010 i mål C‑127/09, Coty Prestige Lancaster Group (REu 2010, s. I‑0000) .

41 – Ibidem, punkt 48.

42 – Se dom av den 26 april 2007 i mål C‑348/04, Boehringer Ingelheim m.fl. (REG 2007, s. I‑3391), punkterna 43 och 44.

43 – Dom av den 11 juli 1996 i de förenade målen C‑427/93, C‑429/93 och C‑436/93, Bristol-Myers Squibb m.fl. (REG 1996, s. I‑3457).

44 – Se, avseende den särskilda beskaffenheten hos sådana varor i varumärkeslagstiftningen, dom av den 4 november 1997 i mål C‑337/95, Parfums Christian Dior (REG 1997, s. I‑6013), punkterna 42–44.

45 – Enligt begäran om förhandsavgörande avser detta fall den omständigheten att eBay förbjuder försäljning av oförpackade kosmetiska produkter till köpare i Tyskland men inte till köpare i andra medlemsstater.

46 – Se generaladvokaten Stix-Hackls förslag till avgörande i de förenade målen C‑414/99–C‑416/99, Zino Davidoff och Levi Strauss (dom av den 20 november 2001 (REG 2001, s. I‑8691), punkterna 120 och 121.

47 – Den skillnad som eBay gör mellan begreppet yrkesverksamma försäljare och andra sammanfaller inte nödvändigtvis med begreppet ”i näringsverksamhet”.

48 – Se till exempel domen i målet LTJ Diffusion, punkterna 48–50.

49 – Enligt min mening förmår användaren uppfylla denna bevisbörda till exempel genom att visa att varumärket är förhållandevis obekant och att den yttre förpackningen inte innehåller några uppgifter som är relevanta för konsumenten.

50 – Domen i målet Google France och Google, punkt 2 i domslutet och punkt 99 i domskälen.

51 – Domen i målet Google France och Google, punkt 1 i domslutet och punkt 99 i domskälen.

52 – Det bör noteras att sökmotorer på söktjänster på Internet inte genomsöker hela Internet utan enbart de databaser som finns på den berörda operatörens server i vilka Internetsidor är lagrade. Detta är anledningen till att samma sökord i olika sökmotorer kan leda och i allmänhet leder till olika naturliga listor på länkar såsom Google, Yahoo! eller Bing.

53 – Att användningen måste ske i näringsverksamhet, att användning ska ske utan varumärkesinnehavarens medgivande och att det måste vara fråga om ett kännetecken som är identiskt med varumärket.

54 – Det görs i allmänhet ingen åtskillnad mellan denna identifieringsfunktion eller varumärkets funktion att skilja mellan varor och tjänster och ursprungsfunktionen. Den omständigheten att ett varumärke kan syfta till att skilja varor och tjänster från andra varor och tjänster kan också användas i andra syften än att ange deras ursprung. I bruksanvisningen till en universal fjärrkontroll kan till exempel varumärken användas för att ange de produkter som är kompatibla med denna fjärrkontroll. Se, avseende doktrinen i Skandinavien i denna fråga, Pihlajarinne, T., Toisen tavaramerkin sallittu käyttö [Tillåten användning av varumärken som tillhör andra], Lakimiesliiton kustannus, Helsingfors 2010, sidorna 47–48.

55 – Domen i målet Google France och Google, punkterna 68 och 69.

56 – Domen i målet Google France och Google, punkt 82.

57 – Domen i målet Google France och Google, punkterna 83 och 84.

58 – Domen i målet Google France och Google, punkterna 91–98. Vad gäller kommunikationsfunktionen förefaller det som om dess beståndsdelar i doktrinen i hög grad behandlas inom ramen för åtskillnads- och ursprungsfunktionen, reklamfunktionen och investeringsfunktionen. Den behöver följaktligen inte prövas separat här.

59 – Domen i målet Portakabin (ovan fotnot 19), punkt 91.

60 – I domen i målet Dior (ovan fotnot 44), punkt 38, bekräftade domstolen att återförsäljaren efter det att varumärkesrättigheter hade konsumerats inte enbart har rätt att sälja varorna utan även har rätt att använda varumärket för att uppmärksamma allmänheten på fortsatt marknadsföring av dessa varor. Se även dom av den 23 februari 1999 i mål C‑63/97, BMW (REG 1999, s. I‑905), punkt 54.

61 – Se domen i målet Google France och Google, punkterna 55–56. Slutsatsen att det i en söktjänstleverantörs fall inte rör sig om användning i näringsverksamhet (punkt 57 och 58) kan inte tillämpas på verksamhet som bedrivs av marknadsplatsoperatören med avseende på deras webbplatser.

62 – Se dom av den 27 september 1988 i de förenade målen 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 och 125/85-129/85, Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mot kommissionen (REG 1988, s. 5193; svensk specialutgåva, volym 9, s. 651), punkterna 12-14.

63 – Se generaladvokaten Trstenjaks förslag till avgörande i mål C‑585/08, Pammer, och i mål C‑144/09, Hotel Alpenhof.

64 – http://www.wipo.int/about-ip/en/development_iplaw/pub845.htm

65 – Se ovan fotnot 33.

66 – Det bör noteras att direktivbestämmelserna enbart har varit föremål för tolkning i några få domar från domstolen trots att direktivet antogs för cirka 10 år sedan.

67 – Se KOM(2003) 702 slutlig. Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Första rapporten om tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (”direktiv om elektronisk handel”).

68 – Se Sorvari, K., Vastuu tekijänoikeuden loukkauksesta erityisesti tietoverkkoympäristössä, (Ansvar för intrång i upphovsrätten på Internet) WSOY, Helsingfors 2005, sidorna 513–526, där författaren analyserar införlivandet av direktiv 2000/31 i Tyskland, Sverige och Finland.

69 – Domen i målet Google France och Google, punkterna 113 och 114.

70 – Detta har varit en avgörande omständighet för de tyska domstolarna när de har uteslutit straffrättsligt och civilrättsligt ansvar för operatörer av elektroniska marknadsplatser för listor som utgör intrång och begränsat deras ansvar till att förhindra framtida intrång inom de rimliga gränser som framgår av deras affärsmodell såsom denna definieras i domstolens föreläggande. Se Rühmkorf, A., ”eBay on the European Playing Field: A Comparative Case Analysis of L’Oréal v eBay”, (2009) 6:3 SCRIPTed 685, s. 694, http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol6-3/ruhmkorf.asp.

71 – I skäl 40 i direktiv 2000/31 anges att detta direktivs bestämmelser om ansvar inte bör hindra de berörda parterna från att utveckla och använda tekniska system för skydd och identifiering samt övervakningsinstrument som möjliggörs med digital teknik, inom de gränser som uppställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/66/EG av den 15 december 1997 om behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet inom telekommunikationsområdet.

72 – En operatör kan till exempel erbjuda sina kunder paket som består av tillhandahållande av Internettillgång, serverkapacitet för kundens egen hemsida och en mailadress (tillhandahållande av tjänster) och tillhandahållande av tillgång till operatörens egen hemsida med alla olika tjänster som är tillgängliga från operatörens Internetportal (tillhandahållande av innehåll). Se Sorvari, K. (ovan fotnot 67) s. 66. I detta exempel tillhandahåller operatören, utöver tjänsten ”enbart vidarebefordran” och caching, även värdtjänster och innehåll.

73 – För en bedömning av inverkan av VeRO-programmet som eBay genomfört på den lagliga handeln, se Pilutik, S., ”eBay’s Secondary Trademark Liability Problem and its VeRO Program”, som offentliggjorts på http://www.cs.cmu.edu/~dst/Secrets/E-Meter/eBay-VERO-pilutik.html.

74 – Denna bestämmelse bekräftades av utskottet för konstitutionell rätt i det finska parlamentet, se utlåtande PeVL 60/2001 vp – HE 194/2001 vp.

75 – Det bör erinras om att eBay i sina inlagor gjort gällande att det endast föreskrivs förfaranden för ”meddelanden och avlägsnande” i Finland, Frankrike och Spanien.

76 – Se Sorvari (ovan fotnot 68) sidorna 521–523 och laki tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta (finsk lag om tillhandahållande av tjänster i informationssamhället) 5.6.2002/458, artiklarna 15, 16 och 20–25, tillgänglig på engelska under www.finlex.fi/en.

77 – Det är uppenbart att det i detta avseende finns en koppling till tolkningen av hur begreppet intrång definieras i nationell lagstiftning trots att de begrepp som tillämpas i artikel 14.1 a i direktiv 2000/31 måste ges en självständig unionsrättslig betydelse oberoende av begrepp i nationell straffrätt och skadeståndsrätt. Till exempel uppkommer frågan om ett eller flera intrång föreligger om A utan varumärkesinnehavarens medgivande säljer (i) identiska varor till flera kunder, (ii) liknande men inte identiska varor som omfattas av samma varumärke, eller (iii) när försäljningsverksamheten omfattar en viss period och består av enskilda transaktioner.

78 – High Court har anfört att denna bestämmelse inte har lett till särskilda åtgärder för införlivande i Förenade kungariket, eftersom det ansågs att den gällande lagstiftningen var förenlig med denna. Den hänskjutande domstolen har ifrågasatt riktigheten av denna slutsats.

79 – Se Norrgård, M., ”The Role Conferred on the National Judge by Directive 2004/48/EC on the Enforcement of Intellectual Property Rights”, ERA Forum 4/2005, s. 503.

80 – Se skälen 22, 23, 24, 25 och artikel 11 i direktiv 2004/48.

81 – Med villkoret att det ska röra sig om en och samma intrångsgörande tredje man avses i första hand samma identitet som kan fastställas på grundval av användarnamnet i tjänsteleverantörens system om ett sådant finns. Därutöver kan det av tjänsteleverantören krävas att lämpliga åtgärder vidtas för att avslöja den riktiga identiteten av en användare som döljer sig bakom olika användarnamn. Detta utgör inte någon allmän övervakningsskyldighet som är förbjuden enligt artikel 15.1 i direktiv 2000/31 utan en tillåten skyldighet till specifik övervakning.

82 – Se även tre tyska domar från Bundesgerichtshof av den 11 mars 2004, BGH I ZR 304/01 (allmänt kallade ”Internet-Versteigerung I, II och III”) (redovisade på engelska [år 2006] i European Commercial Cases, del I, 9), av den 19 april 2007, BGH I ZR 35/04 (redovisad på engelska [år 2007] i European Trade Mark Reports, del 11, s. 1), och av den 30 april 2008, BGH I ZR 73/05. Bundesgerichtshof slog fast att operatörer av elektroniska marknadsplatser kan åberopa den ansvarsfrihet som föreskrivs i artikel 14 i direktiv 2000/31. Den formulerade emellertid extensiva villkor för utfärdande av förelägganden mot operatörer som, vad avser deras omfattning, i flera hänseenden kan ifrågasättas vad gäller deras förenlighet med direktiv 2000/31.