Mål C‑234/06 P

Il Ponte Finanziaria SpA

mot

Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån)

”Överklagande – Gemenskapsvarumärke – Ansökan om registrering av varumärket BAINBRIDGE – Invändning från innehavaren av äldre nationella varumärken i vilka beståndsdelen Bridge ingår – Avslag på invändningen – Varumärkesfamilj – Bevis på användning – Begreppet defensivmärken”

Sammanfattning av domen

1.        Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

2.        Gemenskapsvarumärke – Definition och förvärv av gemenskapsvarumärke – Relativa registreringshinder – Invändning från innehavaren av ett identiskt eller liknande äldre varumärke som registrerats för varor eller tjänster som är identiska eller av liknande slag

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 8.1 b)

3.        Gemenskapsvarumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Prövning av invändning – Bevis på användning av det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 40/94, artikel 15.2 a)

4.        Gemenskapsvarumärke – Anmärkningar från tredje man samt invändningar – Prövning av invändning – Bevis på användning av det äldre varumärket

(Rådets förordning nr 40/94, artiklarna 43.2, 43.3 och 56.2)

1.        Vid bedömningen av risken för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke utgör bedömningen av en eventuell ljudlikhet endast en av de relevanta faktorerna inom ramen för helhetsbedömningen. Det går därför inte att dra slutsatsen att det nödvändigtvis föreligger risk för förväxling så snart som endast ljudlikhet mellan två kännetecken konstaterats.

(se punkterna 35–37)

2.        När det har framställts en invändning mot registreringen av ett gemenskapsvarumärke, vilken är grundad på förekomsten av ett ensamt, äldre varumärke som ännu inte är underkastat användningskravet, bedöms risken för förväxling genom att det sker en jämförelse mellan de två varumärkena, såsom dessa varumärken har registrerats. Det förhåller sig på ett annat sätt när invändningen är grundad på flera varumärken, vilka uppvisar gemensamma kännetecken och därför kan anses ingå i en varumärkesfamilj eller en varumärkesserie.

I fråga om varumärkesfamiljer och varumärkesserier följer risken för förväxling av det faktum att konsumenten kan ta miste på ursprunget för de varor och tjänster som omfattas av det sökta varumärket, och att konsumenten felaktigt tror att det varumärket ingår i varumärkesfamiljen eller varumärkesserien.

Det kan inte förväntas att en konsument skall upptäcka en gemensam beståndsdel i denna varumärkesfamilj eller varumärkesserie, eller associera den varumärkesfamiljen eller varumärkesserien med ett annat varumärke som innehåller samma beståndsdel, såvida inte ett tillräckligt antal varumärken vilka kan utgöra en varumärkesfamilj eller en varumärkesserie har använts. För att det skall föreligga risk för att allmänheten skall missta sig och tro att det sökta varumärket ingår i en varumärkesfamilj eller i en varumärkesserie måste därför de äldre varumärken som ingår i den aktuella varumärkesfamiljen eller i den aktuella varumärkesserien förekomma på marknaden.

(se punkterna 62–64)

3.        Enligt artikel 15.1 och 15.2 a i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke anses ett registrerat varumärke vara använt om det läggs fram bevisning för att det har använts i en något ändrad form än den i vilken det registrerades. Det är emellertid inte möjligt enligt dessa bestämmelser att, genom att bevisa att varumärket har använts, sträcka ut det skydd som ett registrerat varumärke åtnjuter i förhållande till ett annat registrerat varumärke, vars användning inte är styrkt, med motiveringen att det sistnämnda varumärket endast skiljer sig i begränsad omfattning från det förstnämnda varumärket.

(se punkt 86)

4.        En innehavare av ett nationellt varumärke som har invänt mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke kan inte, för att undkomma kravet i artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 om gemenskapsvarumärke på att det skall läggas fram bevisning för att det äldre varumärket verkligen har använts eller att det finns skälig grund för att det inte har använts, åberopa en nationell bestämmelse, vilken tillåter registrering av kännetecken som inte är avsedda att användas i näringsverksamhet på grund av sin enbart defensiva funktion till skydd för ett annat kännetecken som utnyttjas i näringsverksamhet. Begreppet skälig grund i artikel 43 i förordning nr 40/94 avser huvudsakligen sådana omständigheter vilka innehavaren inte kan råda över och vilka innebär hinder för användningen av varumärket, snarare än en nationell lagstiftning enligt vilken det medges ett undantag från regeln att registreringen av varumärket upphävs om det inte har använts under en tid av fem år, trots att det var innehavarens avsikt att inte använda varumärket. Den uppfattningen att en innehavare av ett nationellt varumärke, som har invänt mot en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke, skulle kunna åberopa ett äldre varumärke vars användning inte hade styrkts med motiveringen att det enligt nationell lagstiftning utgjorde ett defensivmärke är således inte förenlig med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94.

(se punkterna 100–103)