SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
de 11 de noviembre de 1997(1)
[234s«Directiva 89/104/CEE - Aproximación de las legislaciones en materiade marcas - ”Riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación"»[s
En el asunto C-251/95,
que tiene por objeto una petición dirigida al Tribunal de Justicia, con arreglo al
artículo 177 del Tratado CE, por el Bundesgerichtshof, destinada a obtener, en el
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre
SABEL BV
y
Puma AG, Rudolf Dassler Sport,
una decisión prejudicial sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del
artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988,
Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1),
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
integrado por los Sres.: G.C. Rodríguez Iglesias, Presidente; C. Gulmann (Ponente),
H. Ragnemalm, M. Wathelet, Presidentes de Sala; G.F. Mancini, J.C. Moitinho de
Almeida, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch,
P. Jann y L. Sevón, Jueces;
Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;
Secretario: Sr. H.A. Rühl, administrador principal;
consideradas las observaciones escritas presentadas:
- En nombre de Puma AG, Rudolf Dassler Sport, por el Sr. W. Hufnagel,
Patentanwalt;
- en nombre del Gobierno francés, por la Sra. C. de Salins, sous-directeur de
la direction des affaires juridiques del ministère des Affaires étrangères, y
el Sr. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères de la misma
Dirección, en calidad de Agentes;
- en nombre del Gobierno neerlandés, por el Sr. A. Bos, juridisch adviseur
del Ministerie van Buitenlandse zaken, en calidad de Agente;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por la Sra. L. Nicoll, del
Treasury Solicitor's Department, en calidad de Agente, asistida por el Sr.
M. Silverleaf, Barrister;
- en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por los Sres. J.
Grunwald, Consejero Jurídico, y B.J. Drijber, miembro del Servicio Jurídico,
en calidad de Agentes;
habiendo considerado el informe para la vista;
oídas las observaciones orales de SABEL BV, representada por el Sr. R.E.P. de
Ranitz, Abogado de La Haya; del Gobierno belga, representado por Me A. Braun,
Abogado de Bruselas; del Gobierno francés, representado por el Sr. P. Martinet;
del Gobierno luxemburgués, representado por Me N. Decker, Abogado de
Luxemburgo; del Gobierno del Reino Unido, representado por la Sra. L. Nicoll,
asistida por el Sr. M. Silverleaf, y de la Comisión, representada por el Sr.
J. Grunwald, expuestas en la vista de 28 de enero de 1997;
oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el
29 de abril de 1997;
dicta la siguiente
Sentencia
- Mediante resolución de 29 de junio de 1995, recibida en el Tribunal de Justicia el
20 de julio siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del
Tratado CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación de la letra b) del
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo
sucesivo, «Directiva»).
- Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre la sociedad neerlandesa
SABEL BV (en lo sucesivo, «SABEL») y la sociedad alemana Puma AG, Rudolf
Dassler Sport (en lo sucesivo, «Puma»), provocado por una solicitud de registro
en Alemania de la marca IR 540.894, que se reproduce a continuación,
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Image file SABEL.WPG with height " and width "
para productos pertenecientes, entre otras, a la clase 18) Cuero e imitaciones de
cuero; productos de estas materias no comprendidos en otras clases; bolsas y bolsos
de mano, y a la clase 25) Vestidos, incluidos «panties», calcetines y medias,
cinturones, chales, corbatas y tirantes; calzados; sombrerería.
- Puma formuló oposición al registro de esta marca, alegando, básicamente, ser
titular de la siguiente marca gráfica,
Figure
Image file PUMA_2.WPG with height " and width "
prioritaria debido a su anterioridad y que había sido registrada en Alemania (con
el n. 1.106.066) para, entre otros productos, el cuero y las imitaciones de cuero, los
productos de estos materiales (bolsos) y para los vestidos.
- El Deutsches Patentamt (Oficina alemana de marcas, patentes y modelos de
utilidad) consideró que entre ambas marcas no existía ninguna concordancia desde
el punto de vista del Derecho de marcas, por lo que denegó la oposición. Puma
interpuso un recurso ante el Bundespatentgericht, que estimó parcialmente su
demanda, al declarar que existía concordancia entre las marcas respecto a los
productos de SABEL pertenecientes a las clases 18 y 25, que consideró idénticos
o similares a los productos enumerados en la lista de artículos protegidos por la
marca Puma. Por consiguiente, SABEL interpuso un recurso de
«Rechtsbeschwerde» ante el Bundesgerichtshof contra tal denegación de su
solicitud de registro.
- El Bundesgerichtshof consideró, provisionalmente, que, según los principios
aplicados hasta entonces en Derecho alemán para apreciar el riesgo de confusión,
tal riesgo no existe, desde el punto de vista del Derecho de marcas, entre las dos
marcas del litigio.
- Los criterios de apreciación que aplicó para llegar a esta conclusión provisional
son, básicamente, los siguientes:
- Para apreciar el riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta la impresión
global producida por uno y otro signo. No es posible extraer un elemento
de la totalidad del distintivo y limitar a este único elemento el examen del
riesgo de confusión. Sin embargo, puede asignarse a determinado elemento
un carácter distintivo particular característico del signo en su conjunto,
pudiéndose, por consiguiente, admitir la existencia de un riesgo de confusión
en caso de concordancia entre otro signo y el conjunto de dicho signo así
caracterizado. Sin embargo, incluso en ese caso, deben compararse ambos
signos considerados globalmente, y no sólo sus diferentes elementos
(característicos).
- Un signo puede tener un carácter distintivo particular, bien intrínsecamente,
o bien gracias al prestigio alcanzado por la marca entre el público. El riesgo
de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter
distintivo del signo. Sin embargo, en el presente caso, puesto que no se ha
presentado ninguna alegación a este respecto, para examinar la similitud
entre ambas marcas oponentes, puede partirse de que la marca anterior
tiene, a lo sumo, un carácter distintivo normal.
- La apreciación necesaria para determinar si un elemento presenta una
importancia que caracterice el signo en su totalidad corresponde,
esencialmente, a la competencia del Juez que conoce del fondo, debiéndose
respetar, sin embargo, las pautas que dicta la lógica o la experiencia. No
puede censurarse, desde el punto de vista jurídico, que el
Bundespatentgericht subrayara la importancia del elemento figurativo de la
marca de SABEL y atribuyera un carácter secundario al vocablo contenido
en ella.
- Deben fijarse requisitos estrictos para afirmar el riesgo de confusión entre
elementos figurativos que se apoyen en un contenido descriptivo y
presenten pocos rasgos imaginarios. La representación de un felino saltando
constituye un elemento figurativo, fiel a unos rasgos naturales y
reproducción del salto típico de los felinos. Las peculiaridades propias de
la representación del felino saltando contenida en la marca de Puma, por
ejemplo, el hecho de que se represente en forma de silueta recortada, no
se encuentran en la marca de SABEL. La concordancia entre el elemento
figurativo de uno y otro signo no puede, pues, invocarse para motivar la
existencia de un riesgo de confusión.
- Sin embargo, el Bundesgerichtshof tiene dudas sobre qué importancia debe darse
al contenido conceptual de las marcas (en este caso, un «felino saltando») al
determinar el riesgo de confusión, problema éste que resulta, en particular, de la
ambigüedad de la terminología empleada en la letra b) del apartado 1 del artículo
4 de la Directiva, en virtud de la cual este riesgo «comprend(e) el riesgo de
asociación con la marca anterior». Este órgano jurisdiccional se plantea, pues, si
la mera asociación que podría hacer el público entre las dos marcas, por medio del
concepto de «felino saltando», justifica que se deniegue a la marca de SABEL la
protección en Alemania para productos similares a los enumerados en la lista de
artículos amparados por la marca prioritaria de Puma.
- La Directiva, a la que el Derecho alemán fue adaptado mediante la «Gesetz über
den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen» (Ley sobre la protección de
las marcas y otros signos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. I, p. 3082), dispone,
en la letra b) del apartado 1 de su artículo 4, lo siguiente:
«1. El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá
declararse su nulidad:
a) [...]
b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o
similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por
parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de
asociación con la marca anterior.»
- Según el décimo considerando de la Directiva:
«Considerando que la protección conferida por la marca registrada, cuyo fin es
primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso
de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la
protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre
los productos o servicios; que es imprescindible interpretar la noción de similitud
en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación
depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en
el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o
solicitado [léase, ”registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y
entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de la
protección; que la regulación de los medios de prueba del riesgo de confusión y,
en particular, la carga de la prueba, corresponde a las normas nacionales de
procedimiento que no son objeto de aproximación por la presente Directiva.»
- El Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento hasta que el Tribunal de
Justicia se pronunciara con carácter prejudicial sobre la siguiente cuestión:
«A efectos de la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la
Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas,
¿es suficiente para afirmar la existencia de un riesgo de confusión entre, por una
parte, un signo compuesto por un vocablo y una imagen y, por otra, un signo
compuesto sólo por una imagen, que ha sido registrado para productos idénticos
y similares y no disfruta de una especial notoriedad en el mercado, el hecho de que
exista entre ambas imágenes una concordancia conceptual (en este caso, un felino
saltando)?
¿Qué importancia tiene a este respecto el tenor literal de la Directiva, según el
cual el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación con la marca
anterior?»
- Mediante su cuestión prejudicial, el Bundesgerichtshof pregunta, básicamente, si
el criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación»,
contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe
interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el
público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual
basta para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido de la citada
disposición, teniendo en cuenta que una de las marcas resulta de la combinación
de un vocablo y una imagen, mientras que la otra, que ha sido registrada para
productos idénticos o similares, consiste sólo en una imagen y no disfruta de una
especial notoriedad entre el público.
- Procede recordar que el artículo 4 de la Directiva, que enumera otras causas que
justifican la denegación o la nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores,
prevé, en la letra b) de su apartado 1, que una marca está en conflicto con una
marca anterior cuando, por existir identidad o similitud tanto entre las marcas,
como entre los productos o servicios designados, exista por parte del público un
riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación entre ambas marcas.
- Por lo demás, disposiciones básicamente idénticas se contienen en las letras a) y b)
del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, que determina en qué casos el titular
de una marca estará facultado para prohibir a un tercero hacer uso de signos
idénticos o similares a su marca, así como en la letra b) del apartado 1 del artículo
8 y en la letra b) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) n. 40/94 del
Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1).
- Los Gobiernos belga, luxemburgués y neerlandés han alegado que el concepto de
«riesgo de asociación» fue introducido en las citadas disposiciones de la Directiva
a petición de dichos Gobiernos, con el fin de que fueran interpretadas en los
mismos términos que el artículo 13 A de la Ley uniforme Benelux sobre las marcas,
que, para delimitar el alcance del derecho exclusivo conferido por la marca, noutiliza el concepto de riesgo de confusión, sino el de semejanza entre las marcas.
- Estos Gobiernos se refieren a una sentencia del Tribunal Benelux según la cual
existe semejanza entre una marca y un signo cuando, teniendo en cuenta las
peculiaridades del caso, en particular, la fuerza distintiva de la marca, la marca y
el signo, considerados en sí mismos y en sus relaciones mutuas, presentan, desde
el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, una similitud que permita
establecer una asociación entre el signo y la marca (sentencia de 20 de mayo
de 1983, Jullien/Verschuere, A 82/5, Jur. 1983, vol. 4, p. 36). Esta jurisprudencia se
basa en la idea de que, cuando un signo puede dar lugar a asociaciones con una
marca, el público establece una relación entre el signo y la marca. Esta relación
puede ser perjudicial para la marca anterior no sólo cuando puede hacer pensar
que los productos tienen un origen idéntico o vinculado, sino asimismo cuando no
existe riesgo de confusión entre el signo y la marca. En efecto, las asociaciones
entre un signo y una marca, debido a que la percepción del signo evoca, a menudo
de forma inconsciente, la marca, pueden transmitir al signo el «goodwill» de que
disfruta la marca anterior y pueden diluir la imagen ligada a esta marca.
- Según estos mismos Gobiernos, el riesgo de asociación comprende, pues, tres
supuestos diferentes: en primer lugar, el supuesto en el que el público confunde el
signo y determinada marca (riesgo de confusión directa); en segundo lugar, el
supuesto en el que el público establece un vínculo entre los titulares del signo y de
la marca y los confunde (riesgo de confusión indirecta o de asociación); en tercer
lugar, el supuesto en el que el público relaciona el signo y la marca, debido a que
la percepción del signo evoca la marca, sin, no obstante, confundirlos (riesgo de
asociación propiamente dicho).
- Procede, pues, determinar si, como sostienen estos Gobiernos, la letra b) del
apartado 1 del artículo 4 puede aplicarse cuando no existe riesgo de confusión
directa o indirecta, sino sólo el riesgo de asociación propiamente dicha. Tal
interpretación de la Directiva es rechazada tanto por el Gobierno del Reino Unido
como por la Comisión.
- A este respecto, procede recordar que la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de
la Directiva sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las
marcas y los productos o servicios designados, «exista por parte del público un
riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior».
Pues bien, según estos términos, el concepto de riesgo de asociación no es una
alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el
alcance de éste. Los propios términos de esta disposición excluyen, pues, la
posibilidad de aplicarla si no existe, por parte del público, un riesgo de confusión.
- Esta interpretación resulta asimismo del sexto considerando de la Directiva, según
el cual «el riesgo de confusión [...] constituye la condición específica de la
protección».
- Procede, además, señalar que la interpretación formulada en el apartado 18 de la
presente sentencia no se ve contradicha por el apartado 3 y la letra a) del apartado
4 del artículo 4 de la Directiva ni por el apartado 2 de su artículo 5, que permiten
al titular de una marca que goce de renombre prohibir la utilización sin justa causa
de signos idénticos o similares a su marca, sin exigir que se demuestre un riesgo de
confusión, ni siquiera cuando los productos de que se trate no sean similares.
- En efecto, basta, a este respecto, con señalar que, a diferencia de la letra b) del
apartado 1 del artículo 4, estas disposiciones se aplican exclusivamente a las marcas
que gozan de renombre, y siempre y cuando con la utilización de la otra marca sin
justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del
renombre de tales marcas o se pueda causar perjuicio a éstos.
- Como se ha declarado en el apartado 18 de la presente sentencia, la letra b) del
apartado 1 del artículo 4 de la Directiva no es aplicable si no existe, por parte del
público, un riesgo de confusión. A este respecto, del décimo considerando de la
Directiva resulta que la apreciación del riesgo de confusión «depende de
numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado,
de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado [léase
”registrado"], del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos
o servicios designados». El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente,
teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.
- Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en
conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto
producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos
distintivos y dominantes. En efecto, de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de
la Directiva, cuando se refiere a que «[...] exista por parte del público un riesgo de
confusión [...]», se deduce que la percepción de las marcas que tiene el consumidor
medio del tipo de producto o servicio de que se trate tiene una importancia
determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el
consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes
detalles no se detiene a examinar.
- En estas circunstancias, procede señalar que el riesgo de confusión es tanto más
elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Por
consiguiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de
que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda
crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter
distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza
entre el público.
- Sin embargo, en circunstancias como las del asunto principal, en el que la marca
anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene
pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no
basta para crear un riesgo de confusión.
- Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial que el criterio de «riesgo de
confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior»,
contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, debe
interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos marcas que el
público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido conceptual no
basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de confusión en el sentido
de la citada disposición.
Costas
- Los gastos efectuados por los Gobiernos belga, francés, luxemburgués, neerlandés
y del Reino Unido, y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han
presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de
reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal,
el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional,
corresponde a éste resolver sobre las costas.
En virtud de todo lo expuesto,EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Bundesgerichtshof mediante
resolución de 29 de junio de 1995, declara:
El criterio de «riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la
marca anterior», contenido en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la
Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas, debe interpretarse en el sentido de que la mera asociación entre dos
marcas que el público podría hacer por medio de la concordancia en su contenido
conceptual no basta, por sí sola, para deducir la existencia de un riesgo de
confusión en el sentido de la citada disposición.
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Rodríguez IglesiasGulmann
Ragnemalm
WatheletMancini
Moitinho de Almeida
KapteynMurray
Edward
PuissochetHirsch
Jann
Sevón
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Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de noviembre de 1997.
El Secretario
El Presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias
1: Lengua de procedimiento: alemán.