RETTENS DOM (Syvende Afdeling)
11. juni 2009 (*)
»EF-varemærker – ugyldighedssag – EF-figurmærket LAST MINUTE TOUR – det ikke-registrerede ældre nationale varemærke LASTMINUTE.COM – relativ registreringshindring – henvisning til national ret vedrørende det ældre varemærke – common law-søgsmål vedrørende utilbørlig udnyttelse (action for passing off) – artikel 8, stk. 4, og artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 40/94 [nu henholdsvis artikel 8, stk. 4, og artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 207/2009]«
I de forenede sager T-114/07 og T-115/07,
Last Minute Network Ltd, London (Det Forenede Kongerige), ved solicitor P. Brownlow og barrister S. Malynicz,
sagsøger,
mod
Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) ved D. Botis og A. Folliard-Monguiral, som befuldmægtigede,
sagsøgt,
den anden part i sagen for appelkammeret ved Harmoniseringskontoret og intervenient ved Retten:
Last Minute Tour SpA, Milano (Italien), ved avocats D. Caneva og G. Locurto,
angående to søgsmål med påstand om annullation af afgørelser truffet den 8. februar 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (sagerne R 256/2006-2 og R 291/2006-2) vedrørende ugyldighedssager mellem Last Minute Network Ltd og Last Minute Tour SpA,
har
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS(Syvende Afdeling)
sammensat af afdelingsformanden, N.J. Forwood, og dommerne D. Šváby og L. Truchot (refererende dommer),
justitssekretær: fuldmægtig N. Rosner,
under henvisning til stævningerne, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 13. april 2007,
under henvisning til Harmoniseringskontorets svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 20. og 23. juli 2007,
under henvisning til intervenientens svarskrifter, der blev indleveret til Rettens Justitskontor den 27. juli 2007,
under henvisning til kendelse af 14. oktober 2008 om forening af sagerne T-114/07 og T-115/07 med henblik på den mundtlige forhandling og dommen,
efter retsmødet den 5. november 2008, hvor intervenienten ikke deltog,
afsagt følgende
Dom
Sagens baggrund
Proceduren for registrering af tegnet LASTMINUTE.COM som EF-varemærke
1 Den 25. februar 2000 indgav selskabet Last Minute Network Ltd (herefter »LMN« eller »sagsøgeren«) til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret (erstattet af Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26.2.2009 om EF-varemærker, EUT L 78, s. 1), en ansøgning om registrering af ordmærket LASTMINUTE.COM som EF-varemærke.
2 De tjenesteydelser, for hvilke dette tegn blev søgt registreret, henhørte navnlig under klasse 39 og 42 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarede i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
– Klasse 39: »Rejsebureauvirksomhed; rejsereservation; informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende ovennævnte«
– Klasse 42: »Rejsebureauvirksomhed; restaurantreservation; tilvejebringelse af faciliteter og udstyr, som giver mulighed for handel via elektroniske midler og ikke-elektroniske midler; design af faciliteter til søgning og hentning af information via internettet og onlinedatabaser, herunder tilhørende systemer på netværk; tilvejebringelse af kontaktbureau-/præsentationsvirksomhed; ledsagelse i selskabslivet; tilvejebringelse af information via internettet, databaser eller andre elektroniske midler i forbindelse med førnævnte; havearbejde; informations-, rådgivnings- og konsulentvirksomhed vedrørende ovennævnte«.
3 Ved undersøgerens afgørelse af 29. oktober 2001 blev der givet afslag på denne registreringsansøgning med den begrundelse, at ordmærket LASTMINUTE.COM manglede fornødent særpræg som omhandlet i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009].
4 Ved klage indgivet til Harmoniseringskontoret den 18. december 2001 anfægtede LMN denne afgørelse.
5 Ved afgørelse truffet den 8. juli 2003 af Harmoniseringskontorets Andet Appelkammer blev der givet afslag på klagen i forhold til tjenesteydelserne i klasse 39 og tjenesteydelserne »rejsebureauvirksomhed og rejsereservation« i klasse 42 med den begrundelse, at LASTMINUTE.COM manglede fornødent særpræg i forhold til disse tjenesteydelser.
6 Appelkammeret mente, at alle selskaber, som er specialiseret inden for rejse-, underholdnings- eller middagsreservation »i sidste minut«, er interesserede i at bruge benævnelsen »last minute« for at beskrive deres tjenesteydelser. Et udtryk, der så klart er offentligt tilgængeligt og fortsat bør stå til rådighed for alle erhvervsdrivende, kan principielt ikke være egnet til at adskille en given virksomheds tjenesteydelser fra andres.
7 Tilføjelsen ».com« til »lastminute« og sammenstillingen af to ord uden mellemrum eller bindestreg, hvilket er udbredt på engelsk, bidrager ikke til særpræget. Tilføjelsen ».com«, som blot er en henvisning til en internetadresse, gør ikke et ord uden særpræg til et varemærke.
Procedure for registrering af tegnet LAST MINUTE TOUR som EF-varemærke
8 Den 11. marts 2000 indgav selskabet Last Minute Tour SpA (herefter »LMT«) i henhold til forordning nr. 40/94 en ansøgning til Harmoniseringskontoret om registrering af det nedenstående figurmærke, der består af tre ordbestanddele »last«, »minute« og »tour«, skrevet med sort, og gengivelsen af et rødt symbol, som menes at henvise til rejser på det antikke sprog rapanui:
9 De varer og tjenesteydelser, for hvilke dette tegn blev søgt registreret, henhørte under dels klasse 16, dels klasse 39 og 42, og svarede i hver enkelt af disse klasser til følgende beskrivelse:
– Klasse 16: »Papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i andre klasser; tryksager; kataloger; trykte køreplaner; pjecer; bøger; aviser; blade (tidsskrifter); bogbinderiartikler; fotografier; etiketter; papirhandlervarer; klæbemidler til papirvarer og til husholdningsbrug; artikler til brug for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorartikler (dog ikke møbler); instruktions- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater); plasticmateriale til emballeringsbrug (ikke indeholdt i andre klasser); spillekort; tryktyper; klicheer«
– Klasse 39: »Rejsebureauer og turistinformation; siddepladsreservation; arrangering af rejser; arrangering af krydstogter og udflugter; transport og ledsagelse af rejsende; lufttransport; udlejning af transportmidler; information vedrørende transport«
– Klasse 42: »Hoteller, restauranter, pensionater, feriebyer, barer, medlemsklubber; tjenesteydelser vedrørende reservation af hoteller og feriebyer; udvikling (design) af software; udlejning af software«.
10 Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i EF-varemærketidende nr. 25/2001 af 19. marts 2001.
11 Den 19. juni 2001 rejste LMN indsigelse mod registreringen af det af LMT ansøgte tegn, idet LMN påberåbte sig eksistensen af det i Det Forenede Kongerige ikke-registrerede ordmærke LASTMINUTE.COM, som siden 1998 havde været erhvervsmæssigt anvendt som omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 207/2009).
12 Ved afgørelse truffet den 12. juli 2002 af Harmoniseringskontorets Indsigelsesafdeling blev indsigelsen forkastet med den begrundelse, at LMN ikke inden for den fastsatte frist havde fremlagt beviser for brugen af en ældre rettighed, som selskabet havde påberåbt sig til støtte for indsigelsen.
13 EF-varemærket LAST MINUTE TOUR blev den 14. maj 2003 registreret under nr. 1 552 231.
Den af LMN anlagte ugyldighedssag mod varemærket LAST MINUTE TOUR
14 Den 30. maj 2003 indgav LMN en begæring om i henhold til artikel 8, stk. 4, sammenholdt med artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 53, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009] at få EF-varemærket LAST MINUTE TOUR erklæret ugyldigt.
15 Til støtte for sin begæring gjorde LMN gældende, at dennes ikke-registrerede ældre nationale varemærke LASTMINUTE.COM ifølge Det Forenede Kongeriges lovgivning – som fandt anvendelse på grund af henvisningen til denne lovgivning i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 – gav selskabet ret til at forbyde brugen af et yngre varemærke og følgelig også til i henhold til artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 at få det erklæret ugyldigt for tjenesteydelser i klasse 39 og 42 i forhold til ferier, flyrejser, logi, storbyweekendture, underholdning, udflugter, leje, køb og rejse- og fritidstjenesteydelser, som udbydes online, samt reklamer og tilbud af dertil knyttet materiale.
16 Begæringen tilsigtede at få EF-varemærket annulleret i forhold til alle de deraf omfattede varer og tjenesteydelser undtagen udvikling og udlejning af software.
17 Ved afgørelse af 23. december 2005 gav Annullationsafdelingen medhold i LMN’s begæring om annullation af EF-varemærket LAST MINUTE TOUR i forhold til alle tjenesteydelser i klasse 39 og 42, men afslog begæringen i forhold til de omhandlede varer i klasse 16.
18 I overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 besluttede Annullationsafdelingen, at LMN før indgivelsen af ansøgningen om EF-varemærket var indehaver af en ret til tegnet LASTMINUTE.COM, som ikke kun har lokal betydning, for tjenesteydelser i klasse 39 og 42.
19 Ifølge Det Forenede Kongeriges lovgivning, som fandt anvendelse på tegnet, havde dette tegn givet LMN ret til at forbyde brugen af et yngre varemærke, eftersom det opfyldte de tre betingelser for, at der i henhold til common law iværksættes foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse (action for passing off), nemlig at det formuegode, der tilhører den, som begærer foranstaltningerne iværksat, er velkendte (goodwill), at varer eller tjenesteydelser præsenteres vildledende, således at salget heraf under EF-varemærket LAST MINUTE TOUR har kunnet forlede den relevante kundekreds til at tro, at den erhvervsmæssige oprindelse heraf er LMN (misrepresentation), samt at det kan forårsage erhvervsmæssig skade for LMN.
20 I denne henseende anførte Annullationsafdelingen for det første, at LASTMINUTE.COM siden 1998 havde opnået et renommé i Det Forenede Kongerige, som fremgik af selskabets reklamebudget, dets væsentlige reklameinvesteringer, de mange avisartikler om internetsiden »lastminute.com« og selskabets succes, da det blev registreret på børsen. Af disse omstændigheder udledte Annullationsafdelingen, at LMN i den relevante kundekreds i Det Forenede Kongerige havde opnået et anseeligt renommé, der var forbundet med dets tegn.
21 For at fastslå, at salget af varer eller tjenesteydelser under tegnet LAST MINUTE TOUR var vildledende, anså Annullationsafdelingen, at det var tilstrækkeligt at godtgøre, at den relevante kundekreds kunne tro, at varerne eller tjenesteydelserne hidrørte fra LMN på grund af ligheden mellem de to varemærker, og at risikoen for at forveksle dem derfor skulle vurderes.
22 Efter at have konstateret, at tjenesteydelserne i klasse 39 og 42, der var omfattet af de to varemærker, var af samme art, mente Annullationsafdelingen, at udtrykket »lastminute« – uanset at det var gengivet forskelligt i de to varemærker – udgjorde deres dominerende fælles bestanddel. Heraf udledte Annullationsafdelingen, at der var betydelige visuelle ligheder og enkelte forskelle.
23 På det fonetiske plan mente Annullationsafdelingen, at de to tegn, som var identiske i deres første del, kun var forskellige i deres endelse.
24 Begrebsmæssigt mente Annullationsafdelingen, at de to varemærker var identiske, eftersom de henviste til begrebet at købe »i sidste minut«, som på internettet er meget brugt til at identificere tilbud om reducerede priser på fly, hotelophold, restaurantbesøg og pladser til forestillinger.
25 Henset til disse omstændigheder fastholdt Annullationsafdelingen, at der var en anseelig lighed mellem de to varemærker på trods af, at der var enkelte bestanddele, som adskilte dem. Annullationsafdelingen udledte heraf, at der var en risiko for forveksling.
26 Endelig mente Annullationsafdelingen, at LMN på dette grundlag erhvervsmæssigt kunne lide skade.
27 Annullationsafdelingen annullerede derfor EF-varemærket LAST MINUTE TOUR for alle tjenesteydelser i klasse 39 og 42, men forkastede LMN’s anmodning om at annullere dette varemærke i forhold til varerne i klasse 16 på grund af manglende bevis for tidligere brug af tegnet LASTMINUTE.COM i forhold til disse varer.
28 Ved klage indgivet til Harmoniseringskontoret den 15. februar 2006 og registreret som sag R 256/2006-2 anmodede LMT om, at Annullationsafdelingens afgørelse blev annulleret, i det omfang denne havde erklæret dets EF-varemærke LAST MINUTE TOUR ugyldigt i forhold til de omtvistede tjenesteydelser i klasse 39 og 42.
29 Ved klage indgivet den 20. februar 2006 og registreret som sag R 291/2006-2 anmodede LMN derimod om, at Annullationsafdelingens afgørelse blev annulleret, i det omfang den havde afslået at erklære EF-varemærket ugyldigt i forhold til varerne i klasse 16.
30 Ved to afgørelser af 8. februar 2007 (herefter »de anfægtede afgørelser«) gav Harmoniseringskontorets Andet Appelkammer dels LMT medhold i selskabets klage, idet det annullerede afgørelsen om at annullere registreringen af LAST MINUTE TOUR for tjenesteydelser i klasse 39 og 42, dels afslog det LMNs klage, idet det bekræftede Annullationsafdelingens afgørelse om at give afslag på ugyldighedsanmodningen i forhold til varerne i klasse 16.
31 Henset til beskaffenheden af de pågældende varer og tjenesteydelser samt til den omstændighed, at det ældre tegn ikke var registreret som varemærke i Det Forenede Kongerige, mente appelkammeret i de to anfægtede afgørelser, at den kundekreds, i forhold til hvilken vurderingen af risikoen for forveksling skulle foretages, bestod af almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbrugere af disse varer og tjenesteydelser, som var bosiddende i Det Forenede Kongerige.
32 Dernæst anførte appelkammeret, at udtrykket »last minute« bestod af to engelske ord, som er gængse og umiddelbart forstås af den relevante kundekreds. Når ordene anvendes på de omhandlede varer og tjenesteydelser, er dette udtryk en klar og umiddelbar indikation af, at de tilbydes på meget favorable vilkår, fordi de købes i sidste minut.
33 Ifølge appelkammeret var udtrykket »last minute« derfor beskrivende og manglede fornødent særpræg i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser og kunne kun registreres i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b) og c), i forordning nr. 207/2009] på den betingelse, at det var ledsaget af andre enten figur- eller ordbestanddele, der kunne give det et minimum af fornødent særpræg.
34 Appelkammeret tilføjede, at sammenføjelsen af de tre ordbestanddele »last«, »minute« og »tour« og den grafiske bestanddel uden tvivl havde betydet, at EF-varemærket ikke var uforeneligt med de i de to ovennævnte bestemmelser definerede absolutte registreringenshindringer, men at indehaveren af et sådant varemærke ikke ville kunne gøre indsigelse mod andre turist- og rejseselskabers brug af ordene »last minute« eller »tour«.
35 Ifølge appelkammeret var det vigtigt at vide, om offentligheden i Det Forenede Kongerige stillet over for udtrykket »last minute« ville forbinde det med indehaveret af varemærket LASTMINUTE.COM eller med »last minute«-tilbud (tilbud i sidste minut) fra et hvilket som helst turist- eller rejseselskab. Under alle omstændigheder havde LMN ikke godtgjort, at den nævnte offentlighed stillet over for udtrykket »last minute« umiddelbart ville tænke, at det drejede sig om tjenesteydelser, som var udbudt af indehaveren af varemærket LASTMINUTE.COM.
36 Appelkammeret mente derfor, at LMN’s renommé var forbundet med selve tegnet LASTMINUTE.COM med alle dets bestanddele, og ikke med det generiske udtryk »last minute«. Dette renommé anerkendes kun inden for rammerne af foranstaltninger på grund af uretmæssig brug, som iværksættes i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning, og det kan ikke tjene til at få monopol på udtrykket »last minute«, der ikke har særpræg i forhold til de omhandlede varer og tjenesteydelser.
37 Eftersom de to varemærkers særpræg var meget begrænset, mente appelkammeret, at offentligheden rettede sin opmærksomhed mod deres dominerende bestanddele med særpræg, nemlig sammenstillingen af forskellige ord, der udgør de to tegn, deres sammentrækning til et enkelt ord, »lastminute«, og tilføjelsen ».com« i det ikke-registrerede tegn, samt den grafiske bestanddel i EF-varemærket.
38 Appelkammeret tilføjede, at i sammenligningen af tegnene var indflydelsen af fælles bestanddele i de to varemærker og af bestanddelen »tour« stærkt svækket på det visuelle plan på grund af deres manglende særpræg. Eftersom tilføjelsen ».com« og det røde grafiske symbol derimod var helt forskellige, vejede de to varemærkers grafiske forskelle tungere end lighederne.
39 På det fonetiske plan konstaterede appelkammeret, at de to varemærker indeholdt et identisk udtryk, »lastminute«, og to forskellige bestanddele, ».com« (udtalt »dot com« på engelsk) og »tour«. Henset til betragtningerne omkring de forskellige bestanddeles særpræg gjorde tilføjelsen »dot com« det muligt at adskille de to varemærker fonetisk.
40 Betydningen af udtrykket »lastminute«, som giver associationer til tilbud i sidste minut, hvilket er fælles for de to varemærker, var desuden svækket af den omstændighed, at det var beskrivende, således at den direkte henvisning til en elektronisk adresse i tilføjelsen ».com« gjorde det muligt at fastslå en begrebsmæssig forskel mellem de to varemærker.
41 I vurderingen af risikoen for forveksling mente appelkammeret, at offentligheden i Det Forenede Kongerige stillet over for LAST MINUTE TOUR og dets grafiske symbol ville tænke, at det drejede sig om en virksomhed, der udbyder rejser »lastminute« uden at forestille sig, at disse tilbud hidrørte fra indehaveren af varemærket LASTMINUTE.COM. Denne offentlighed vil nemlig udvise bestanddele med særpræg i hvert tegn opmærksomhed med henblik på at adskille dem fra alle andre udbydere af lignende tjenesteydelser, som også bruger udtrykket »lastminute« i deres tilbud om tjenesteydelser.
42 På grundlag af disse bestanddele udledte appelkammeret, at de to varemærker ud fra en helhedsbetragtning – på trods af ligheden mellem bestanddele med mindre særpræg – ikke lignede hinanden i tilstrækkelig grad til at give anledning til en risiko for forveksling, uanset om det var i forhold til varer, der supplerede de omhandlede tjenesteydelser, eller endog for tjenesteydelser af samme art.
Parternes påstande
43 LMN har nedlagt følgende påstande:
– De anfægtede afgørelser i sagerne R 256/2006‑2 (sag T-114/07) og R 291/2006‑2 (sag T-115/07) annulleres.
– EF-varemærket LAST MINUTE TOUR erklæres ugyldigt i forhold til de varer og tjenesteydelser, som er omfattet af varemærket og henhører under dels klasse 16 (sag T-115/07), dels klasse 39 og 42 (sag T-114/07).
– Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
44 Harmoniseringskontoret og LMT har nedlagt følgende påstande:
– Frifindelse i det hele.
– Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.
Retlige bemærkninger
45 Det følger af artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94, at EF-varemærket erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til Harmoniseringskontoret, når der findes en af de i denne forordnings artikel 8, stk. 4, omhandlede ældre rettigheder, og betingelserne i nævnte stykke er opfyldt.
46 Det følger af disse to bestemmelser set under ét, at indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller af et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn, som ikke kun har lokal betydning, kan få et yngre varemærke annulleret, hvis og i det omfang der i henhold til medlemsstatens gældende lovgivning dels er erhvervet rettigheder til tegnet før tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke, dels at tegnet giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke.
47 Med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 påhviler det appelkammeret at tage hensyn såvel til den gældende nationale lovgivning i henhold til henvisningen i denne bestemmelse som til domstolsafgørelser fra den pågældende medlemsstat. På dette grundlag bør den, der begærer ugyldighed, godtgøre, at det omhandlede tegn er omfattet af anvendelsesområdet for den påberåbte medlemsstats lovgivning, og at denne lovgivning gør det muligt at forbyde brugen af et yngre varemærke (jf. analogt Rettens dom af 12.6.2007, forenede sager T-53/04 – T-56/04, T-58/04 og T-59/04, Budĕjovický Budvar mod KHIM – Anheuser-Busch (BUDWEISER), ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 74).
48 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at den på det ikke-registrerede nationale varemærke gældende lovgivning er Trade Marks Act 1994 (Det Forenede Kongeriges varemærkelovgivning), hvis Section 5, stk. 4, bestemmer:
»Et varemærke kan ikke registreres, hvis eller i det omfang der i Det Forenede Kongerige kan opstilles hindringer for dets brug:
a) i henhold til en retsregel [navnlig på grundlag af reglen om utilbørlig udnyttelse (law of passing off)], der beskytter et ikke-registreret varemærke eller ethvert andet erhvervsmæssigt anvendt tegn […]«
49 Det følger af denne bestemmelse, sådan som den er fortolket af de nationale domstole (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL), at for i det foreliggende tilfælde at få EF-varemærket LAST MINUTE TOUR annulleret skal sagsøgeren med henblik på – i overensstemmelse med den i Det Forenede Kongerige fastsatte retlige ordning vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse – at beskytte sit ikke-registrerede nationale varemærke, godtgøre, at følgende tre betingelser er opfyldt.
50 For det første skal de af LMN udbudte tjenesteydelser i den relevante kundekreds’ bevidsthed nyde et renommé, som har forbindelse til, hvordan tjenesteydelserne præsenteres. Ifølge ordningen vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse skal dette renommé godtgøres på det tidspunkt, hvor modparten i sagen vedrørende sådanne foranstaltninger begyndte at udbyde sine varer eller tjenesteydelser (Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981]) R.P.C. 429).
51 Ifølge artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 er det imidlertid ikke denne dato, der har betydning, men datoen for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen, eftersom bestemmelsen kræver, at den, der begærer dette varemærke erklæret ugyldigt, forud for indgivelsesdatoen – hvilket i det foreliggende tilfælde vil sige den 11. marts 2000 – har erhvervet ret til sit ikke-registrerede nationale varemærke.
52 For det andet udgjorde udbuddet under tegnet LAST MINUTE TOUR af tjenesteydelser af samme art som LMN’s og af varer, der supplerede tjenesteydelserne, i Det Forenede Kongerige den 11. marts 2000 en vildledende præsentation, hvilket vil sige, at det kunne forlede den relevante kundekreds til at tro, at disse varer og tjenesteydelser erhvervsmæssigt hidrørte fra LMN, idet det ikke har nogen relevans, om en sådan præsentation var bevidst eller ej.
53 For det tredje vil LMN af denne grund kunne lide erhvervsmæssig skade.
54 I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at de tjenesteydelser, der er omfattet af de pågældende varemærker, er af samme art. Som appelkammeret har påpeget, er de omhandlede varer i klasse 16 desuden varer, der supplerede de førnævnte tjenesteydelser. Der bør derfor tages hensyn til denne omstændighed i bedømmelsen af, om den præsentation af de omhandlede varer og tjenesteydelser, som LMT på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen foretog i Det Forenede Kongerige under tegnet LAST MINUTE TOUR, er vildledende.
55 Det følger af punkt 31 i afgørelse R 256/2006-2 og af punkt 32 i afgørelse R 291/2006-2, at det ikke-registrerede nationale varemærke LASTMINUTE.COM i sig selv nød et renommé på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen. Harmoniseringskontoret, som under retsmødet har indrømmet, at LASTMINUTE.COM havde opnået et stort renommé i Det Forenede Kongerige, har ikke bestridt denne omstændighed.
56 Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført et enkelt anbringende vedrørende tilsidesættelsen af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94. Dette anbringende kan underopdeles i tre klagepunkter vedrørende henholdsvis definitionen på den relevante kundekreds, det selvstændige renommé, som udtrykket »last minute« nød på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen, og endelig den omstændighed, at et tilbud om tjenesteydelser af samme art som LMN’s og af varer, der supplerede tjenesteydelserne, under tegnet LAST MINUTE TOUR i Det Forenede Kongerige kunne være vildledende.
Det første klagepunkt vedrørende definitionen på den relevante kundekreds
Parternes argumenter
57 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for at have anset den relevante kundekreds for at være den i Det Forenede Kongerige almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger, i stedet for at have undersøgt, om dets kunder stillet over for tegnet LAST MINUTE TOUR i Det Forenede Kongerige i forbindelse med de af dette tegn omfattede varer og tjenesteydelser – henset til dets renommé – ikke i løbet af referenceperioden med urette kunne være ledt til at tro, at der var en forbindelse mellem sagsøgeren og disse varer og tjenesteydelser.
58 Støttet af LMT har Harmoniseringskontoret svaret, at de omhandlede varer og tjenesteydelser ikke er rettet til en særlig forbrugertype, men til den brede offentlighed. Det vil derfor i praksis være underordnet, om det er den ene eller den anden gruppe, der anses for den relevante kundekreds, og det ville i øvrigt være umuligt at adskille dem.
59 Under alle omstændigheder baserede appelkammeret, der tog hensyn til det ældre nationale tegns renommé, i realiteten sammenligningen af de to foreliggende varemærker på den antagelse, at den relevante kundekreds for langt størstedelens vedkommende allerede kendte sagsøgerens ældre nationale varemærke.
Rettens bemærkninger
60 Det følger af retspraksis ved Det Forenede Kongeriges domstole, at den vildledende karakter af præsentationen af varer og tjenesteydelser, der gøres gældende over for modparten i sager vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, skal vurderes i forhold til kunderne hos den, der begærer disse foranstaltninger, og ikke i forhold til det af appelkammeret anvendte abstrakte gennemsnitsforbrugerbegreb (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors).
61 I sager vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse vedrører den beskyttede ejendom nemlig ikke et ord eller et navn, hvis brug er begrænset for tredjemand, men selve den kundekreds, som berøres negativt af den omtvistede brug (per Lord Parker in Burberry v. Cording (1909) 26 R.P.C.693), idet et varemærkes renommé er den tiltrækningskraft på kundekredsen og det kriterium, som gør det muligt at adskille en etableret virksomhed fra en ny virksomhed (IRC v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217).
62 I det foreliggende tilfælde har appelkammeret dermed tilsidesat definitionen på den relevante kundekreds, som denne er opstillet af Det Forenede Kongeriges domstole, idet appelkammeret anså denne kundekreds for at bestå af gennemsnitsbrugeren af de omhandlede varer og tjenesteydelser, som er bosiddende i Det Forenede Kongerige, og som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, hvorimod appelkammeret skulle have henvist til kunderne hos indehaveren af det ikke-registrerede nationale varemærke.
63 Eftersom de omhandlede varer og tjenesteydelser ikke tager sigte på en særlig forbrugertype, men snarere på den brede offentlighed, kan Harmoniseringskontoret ikke gøre gældende, at der ikke er nogen grund til i praksis at sondre mellem flere grupper for at identificere den relevante kundekreds.
64 Det er nemlig ikke uden betydning, om man definerer den relevante kundekreds som gennemsnitsforbrugeren i Det Forenede Kongerige, således som appelkammeret valgte at gøre, og som det følger af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009], eller om man i stedet med henblik på undersøgelsen af sager vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse begrænser denne kundekreds til alene at være kunderne hos en virksomhed, der som LMN reelt er repræsenteret på markedet.
65 Den risiko, som forbrugeren løber for at blive vildledt af et varemærke, hvorom det er gjort gældende, at det kan forlede folk til at tro, at de deraf omfattede varers og tjenesteydelsers erhvervsmæssige oprindelse er fra en virksomhed, der er indehaver af et ældre ikke-registreret varemærke, er ikke nødvendigvis den samme, når denne forbruger allerede er kunde hos pågældende virksomhed.
66 Eftersom appelkammeret tog hensyn til LASTMINUTE.COM’s renommé, kan det heller ikke påstås, at appelkammeret har baseret sammenligningen af de to tegn på den antagelse, at en anseelig del af den relevante kundekreds allerede kendte sagsøgerens tegn. Det følger nemlig af de anfægtede afgørelser, at uanset at appelkammeret havde konstateret, at der var forbundet et renommé med LASTMINUTE.COM, konkluderede det uden på nogen måde at tage hensyn til dette renommé, at der ikke var nogen risiko for forveksling mellem de to omhandlede tegn, og det begrænsede sig til at foretage en simpel sammenligning af de to tegn.
67 Det følger heraf, at appelkammeret ved at anse den relevante kundekreds for at være gennemsnitsbrugerne af de omhandlede varer og tjenesteydelser, som er bosiddende i Det Forenede Kongerige, og som er almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede – hvorimod den relevante kundekreds i henhold til ordningen vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse alene består af kunderne hos den, der begærer sådanne foranstaltninger – har tilsidesat den henvisning, der følger af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, til Det Forenede Kongeriges lovgivning, som fandt anvendelse på det ikke-registrerede ældre nationale varemærke LASTMINUTE.COM, som på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen erhvervsmæssigt blev brugt af sagsøgeren.
Det andet klagepunkt vedrørende afslaget på at anerkende det selvstændige renommé af udtrykket »last minute«
Parternes argumenter
68 Sagsøgeren har kritiseret appelkammeret for at have foretaget en sammenligning af de to foreliggende varemærker på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 i stedet for at undersøge, om ikke det ikke-registrerede nationale varemærke LASTMINUTE.COM i henhold til artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning nr. 40/94 [nu artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning nr. 207/2009] gav sagsøgeren ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke, og dermed til i henhold til denne forordnings artikel 52, stk. 1, litra c), at få det annulleret under anvendelse af ordningen vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse som fastsat i Det Forenede Kongeriges lovgivning.
69 Med henblik herpå burde appelkammeret ifølge sagsøgeren have undersøgt renomméet af varemærket LASTMINUTE.COM, af »Last Minute« eller af »Lastminute« under den pågældende periode og have efterprøvet, hvorvidt en gennemsnitskunde hos sagsøgeren i Det Forenede Kongerige og stillet over for tegnet LAST MINUTE TOUR i Det Forenede Kongerige fejlagtigt kunne have knyttet en forbindelse mellem sagsøgeren og LMT i forhold til de af dette tegn omfattede tjenesteydelser.
70 Renomméet af det varemærke, hvis indehaver begærer foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, og som udgør tiltrækningskraften på kundekredsen, kan knytte sig til bestanddele i dette varemærke, der oprindeligt var beskrivende, hvis det kan godtgøres, at bestanddelene ved brug har opnået et selvstændigt renommé (secondary meaning), der adskiller sig fra varemærkets.
71 På grund af den intense reklame og det storstilede salgsfremstød som følge af, at sagsøgeren ofte blev set i Det Forenede Kongeriges aviser, var gennemsnitsbrugeren af dennes internetside »lastminute.com« på tidspunktet for indgivelse af EF-varemærkeansøgningen ifølge sagsøgeren i stand til at identificere den erhvervsmæssige oprindelse af sagsøgerens varer og tjenesteydelser, som blev udbudt under dennes ikke-registrerede varemærke LASTMINUTE.COM eller under benævnelserne »lastminute« eller »last minute«, som pressen i Det Forenede Kongerige anvendte for at betegne sagsøgeren, således som appelkammeret har påpeget.
72 For Annullationsafdelingen godtgjorde sagsøgeren, at benævnelsen »last minute« ikke udelukkende tilsigtede at betegne en type af tjenesteydelser, men også skulle bruges til at identificere de tjenesteydelser, som sagsøgeren udbød.
73 I stedet for i det konkrete tilfælde at vurdere betydningen af sagsøgerens renommé udelukkede appelkammeret imidlertid, at udtrykket »last minute« havde fornødent særpræg, idet appelkammeret isolerede det fra sin faktiske kontekst.
74 Appelkammeret tilsidesatte således ifølge sagsøgeren kendelsen af 17. december 1999, hvori High Court of Justice (England & Wales) nedlagde foreløbigt forbud mod, at de sagsøgte selskaber i sagen Last Minute Network Ltd (med forretningsnavnet »lastminute.com«) mod Lastminute.com Plc m.fl. udøvede nogen form for erhvervsmæssig virksomhed, der anvendte eller henviste til firmanavnene »lastminute.com«, »lastminute.co.uk«, »lastminute« og »last minute« eller til ethvert ord eller enhver sammenstilling af ord, der havde en vildledende lighed med et af disse navne.
75 Det er ifølge sagsøgeren med urette, at appelkammeret med den begrundelse, at High Court of Justice kun afsagde kendelse om en foreløbig foranstaltning uden at foregribe den endelige afgørelse angående realiteten, og at denne kendelse var blevet afsagt uden en nærmere partsprocedure, ikke mente, at denne kendelse kunne påvise, at sagsøgerens varemærke gav denne ret til i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke.
76 Sagsøgeren har derimod gjort gældende, at det tværtimod påhvilede den nationale domstol at foretage en tilbundsgående prøvelse af dennes argumenter vedrørende realiteten, før den udstedte påbuddet i overensstemmelse med dennes påstand.
77 Støttet af LMT har Harmoniseringskontoret svaret, at søgsmål vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse ligesom anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 er betinget af, at der er en risiko for forveksling, og at der i mangel herpå hverken kan foreligge en vildledende præsentation af varer eller tjenesteydelser under tegnet LAST MINUTE TOUR eller som følge heraf en utilbørlig udnyttelse.
78 Harmoniseringskontoret mener, at appelkammeret med rette konkluderede, at sagsøgerens renommé kun var knyttet til tegnet LASTMINUTE.COM – som kun kan beskyttes ved anlæggelse af en sag om foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse – og ikke til det generiske udtryk »last minute«. Dette udtryk består nemlig af to engelske ord, som umiddelbart forstås af den relevante kundekreds, og som klart og direkte angiver, at sagsøgerens tjenesteydelser udbydes på meget fordelagtige betingelser, fordi de er genstand for handel i »sidste minut«.
79 Det er ifølge Harmoniseringskontoret godtgjort, at sagsøgeren kun har brugt tegnet LASTMINUTE.COM i sin helhed som angivelse af dennes tjenesteydelsers oprindelse, og at der i langt de fleste tilfælde henvises til sagsøgeren under navnet »lastminute.com«.
80 Eftersom ordene »last« og »minute« ikke af den relevante kundekreds opfattes som en oprindelsesangivelse, bevarer de derimod ifølge Harmoniseringskontoret en generisk betydning, der er uafhængig af det renommé, som udtrykket »lastminute.com« på grund af sit erhvervsmæssige brug har opnået.
81 Harmoniseringskontoret mener ikke, at den relevante kundekreds forveksler de omhandlede tegn. Inddragelsen af ordene »last« og »minute« i de to tegn overrasker ikke den relevante kundekreds, og de fremkalder heller ikke i kundekredsens bevidsthed nogen association, der kan forlede den til at tro, at de to tegn hidrører fra samme virksomhed eller fra økonomisk forbundne virksomheder. Denne kundekreds opfatter derimod de omhandlede tegn som erhvervsdrivendes samtidige og legitime brug – uden at der er nogen forbindelse mellem de erhvervsdrivende – af et ord, der giver oplysninger om en vis egenskab ved de pågældende varer og tjenesteydelser.
82 Under disse omstændigheder, og i betragtning af manglen på fornødent særpræg af ordene »last« og »minute« samt henset til de differentieringer, som den særprægede præsentation af EF-varemærket og dettes supplerende bestanddele skaber, mener Harmoniseringskontoret hverken, at der kunne være nogen risiko for forveksling mellem de to varemærker, eller at der i konsekvens heraf var tale om vildledende udbud af de omhandlede varer og tjenesteydelser under tegnet LAST MINUTE TOUR.
83 Grundet den selvstændige karakter af ordningen for registrering af EF-varemærker mener Harmoniseringskontoret endelig, at hverken Harmoniseringskontoret selv eller Retten er bundet af den ovennævnte kendelse fra High Court of Justice. Desuden mener det ikke, at denne afgørelse kan udgøre nogen gyldig præcedens – end ikke i henhold til Det Forenede Kongeriges lovgivning – hvilket skyldes afgørelsens rent foreløbige karakter, at den blev truffet uden at de sagsøgte parter var til stede, og på grund af udeladelsen af præmisser og forskellen i den faktiske kontekst.
Rettens bemærkninger
84 Det følger af Det Forenede Kongeriges retspraksis, at et tegn, der tjener til at betegne varer eller tjenesteydelser, kan have opnået et renommé på markedet som omhandlet i gældende ret vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, uanset at tegnet oprindeligt havde en beskrivende karakter eller manglede fornødent særpræg.
85 Det er således blevet fastslået, at udtrykket »Camel Hair« reelt havde opnået et selvstændigt renommé som følge af den brug, som sagsøgeren havde gjort heraf som angivelse af den erhvervsmæssige oprindelse af dennes varer, som derefter var adskilt fra andre virksomheders varer, uanset at dette udtryk ikke kunne registreres som varemærke (Reddaway v. Banham (1896) 13 R.P.C. 218; jf. også i denne retning, Cellular Clothing Co. Ltdv. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL).
86 I henhold til den i Det Forenede Kongerige fastsatte retlige ordning vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse kan renomméet af varer og tjenesteydelser, som udbydes af en virksomhed, desuden – afhængigt af omstændighederne i hvert enkelt tilfælde – opstå ikke kun på grundlag af et nationalt varemærkes renommé, men også på grundlag af de bestanddele, varemærket består af, under forudsætning af, at de har opnået et selvstændigt renommé, der adskiller sig fra det renommé, varemærket har ud fra en helhedsbetragtning.
87 I det foreliggende tilfælde konstaterede appelkammeret, at »renomméet [var] knyttet til tegnet LASTMINUTE.COM i sig selv med alle dets bestanddele, men ikke til det generiske udtryk »last minute««. Appelkammeret tilføjede, at »[d]ette renommé kun [var] anerkendt inden for rammerne af og kun med virkning i henhold til [Det Forenede Kongeriges] ret vedrørende [utilbørlig] udnyttelse (passing off), og at det ikke [kunne] bruges til at give et monopol på udtrykket [»last minute«], som [manglede] fornødent særpræg i forhold til de omhandlede tjenesteydelser og de varer, der supplerer tjenesteydelserne«.
88 I lyset af den ovennævnte nationale retspraksis kunne appelkammeret imidlertid ikke således afslå at anerkende udtrykket »last minute«’s selvstændige renommé alene med den begrundelse, at det havde en generisk karakter og manglede fornødent særpræg i forhold til de omhandlede tjenesteydelser og de varer, der supplerer tjenesteydelserne.
89 Det følger heraf, at appelkammeret tilsidesatte den henvisning, der følger af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, til Det Forenede Kongeriges lovgivning, som finder anvendelse på det ikke-registrerede ældre nationale varemærke LASTMINUTE.COM, som på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen erhvervsmæssigt blev brugt af sagsøgeren.
Det tredje klagepunkt vedrørende den omstændighed, at der ikke i vurderingen af, om præsentationen af de omhandlede varer og tjenesteydelser under tegnet LAST MINUTE TOUR havde en vildledende karakter, blev taget hensyn til det selvstændige renommé af udtrykket »last minute«
Parternes argumenter
90 Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret, fordi det ikke efterprøvede, hvorvidt sagsøgerens kunder var i stand til at opfatte udtrykket »last minute« som angivelse for dennes tjenesteydelser, også undlod at efterprøve, hvorvidt de samme kunder stillet over for et tilbud om de omhandlede varer og tjenesteydelser under tegnet LAST MINUTE TOUR i Det Forenede Kongerige på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen ikke ville blive forledt til at tro, at disse varer og tjenesteydelser erhvervsmæssigt hidrørte fra sagsøgeren, eller anse sagsøgeren og LMT for at være økonomisk forbundne.
91 Eftersom kundekredsen ikke vil opfatte udtrykket »last minute« som en oprindelsesangivelse, mener Harmoniseringskontoret, at der derfor hverken kan være nogen risiko for forveksling mellem de to tegn, eller at der i videre forstand kan foreligge en vildledende præsentation.
Rettens bemærkninger
92 Det følger af Det Forenede Kongeriges retspraksis, at det i en sag vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse er modpartens vildledende præsentation – uanset om den er bevidst eller ej – som kan forlede kunderne hos den, der begærer foranstaltningerne iværksat, til at tro, at de af modparten udbudte varer og tjenesteydelser hidrører fra den, der begærer foranstaltningerne iværksat (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors).
93 Risikoen for forveksling er således en betingelse, der er fælles for artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 40/94 og for ordningen vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, idet den udtrykkeligt følger af førstnævnte og indirekte ligger i sidstnævntes betingelse om den vildledende præsentation af de omhandlede varer og tjenesteydelser.
94 På grundlag af forordningens artikel 8, stk. 1, litra b), som appelkammeret har henvist til i de anfægtede afgørelsers punkt 22 og 23, kunne appelkammeret imidlertid ikke – hvis ikke det skulle tilsidesætte selve kravene til en sag om foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, som der henvises til i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, som ved henvisningen i artikel 52, stk. 1, litra c), finder anvendelse – begrænse sig til først at mene, at kundekredsen på grund af de foreliggende to tegns svage grad af særpræg koncentrerer deres opmærksomhed om tegnenes bestanddele, som har særpræg og er dominerende, nemlig sammenstillingen af forskellige ord i hvert tegn, sammentrækningen til et enkelt ord, »lastminute«, og bestanddelen ».com« i det ikke-registrerede tegn, samt den grafiske bestanddel i EF-varemærket, for dernæst at foretage en visuel, fonetisk og begrebsmæssig sammenligning af disse tegn.
95 Efterprøvelsen af, om der foreligger en vildledende præsentation som omhandlet i national ret, begrænser sig nemlig ikke til den komparative undersøgelse af de to foreliggende varemærker, men omfatter også en inddragelse af andre faktorer såsom – i det foreliggende tilfælde – de omstændigheder, hvorunder varerne eller tjenesteydelserne i Det Forenede Kongerige blev udbudt under tegnet LAST MINUTE TOUR på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen.
96 Inden for rammerne af begæringen om ugyldighed i henhold til artikel 52, stk. 1, litra c), i forordning nr. 40/94 er det ganske vist svært at anvende ordningen vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse i Det Forenede Kongeriges lovgivning, hvilket skyldes den i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 fastsatte pligt til at tage udgangspunkt i tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering som EF-varemærke – som anført i præmis 51 ovenfor – og ikke i det tidspunkt, hvor modparten i en sag vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse begynder at udbyde de omtvistede varer og tjenesteydelser.
97 Undersøgelsen af de omstændigheder, hvorunder de omhandlede varer og tjenesteydelser i Det Forenede Kongerige på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen blev udbudt under tegnet LAST MINUTE TOUR, er således hypotetisk umulig, eftersom LMT endnu ikke på dette tidspunkt anses for at være begyndt at udbyde sine varer og tjenesteydelser i Det Forenede Kongerige under tegnet LAST MINUTE TOUR.
98 Denne anvendelse af den retlige ordning, der finder anvendelse på sager vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse, der ligger i selve begæringen om, at EF-varemærket erklæres ugyldigt, fritog imidlertid ikke appelkammeret fra at anvende de bestemmelser i denne ordning, som artikel 52, stk. 1, litra c), og artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 ikke giver mulighed for at se bort fra.
99 Uanset at appelkammeret konstaterede, at der var et stort renommé knyttet til det ikke-registrerede nationale varemærke LASTMINUTE.COM, men samtidigt nægtede et sådant renommé til fordel for udtrykket »last minute« med den i forhold til den retlige ordning for sagen vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse forkerte begrundelse, at udtrykket havde en generisk karakter og ikke havde fornødent særpræg, udledte appelkammeret alene på grundlag af den komparative undersøgelse af de to tegn, at der ikke var risiko for forveksling.
100 I denne forbindelse undlod appelkammeret at undersøge, om denne konstatering ikke kunne påvirkes af det forhold, at varemærket LASTMINUTE.COM nød et renommé, eller af det renommé, som kunne være knyttet til udtrykket »last minute«, eftersom disse eksempler på renommé kunne være af en art, som forøgede risikoen for, at LMN’s kunder skulle se de af LMN udbudte varer eller tjenesteydelser i de varer eller tjenesteydelser, som i Det Forenede Kongerige anses for at være udbudt på tidspunktet for indgivelsen af registreringsansøgningen.
101 Det følger heraf, at appelkammeret ved at begrænse sig til at foretage en sådan formel sammenligning af de to foreliggende tegn uden at tage hensyn til et hos LMN’s kunder eventuelt selvstændigt renommé af udtrykket »last minute« med henblik på i punkt 40 i afgørelse R 256/2006-2 og i punkt 41 i afgørelse R 291/2006-2 at udelukke, at kundekredsen i Det Forenede Kongerige ville kunne tro, at varer og tjenesteydelser, som udbydes af den virksomhed, som er indehaver af varemærket LAST MINUTE TOUR, hidrører fra den virksomhed, der er indehaver af det ikke-registrerede ældre nationale varemærke LASTMINUTE.COM, har tilsidesat den henvisning, som følger af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, til Det Forenede Kongeriges lovgivning, som finder anvendelse på dette varemærke, der på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen erhvervsmæssigt blev brugt af sagsøgeren.
102 Der skal derfor gives sagsøgeren medhold i anbringendet om, at artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 er blevet anvendt forkert, og de anfægtede afgørelser skal følgelig annulleres.
103 I henhold til artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 (nu artikel 65, stk. 6, i forordning nr. 207/2009) påhviler det Harmoniseringskontoret i forhold til alle betingelserne for sager vedrørende foranstaltninger på grund af utilbørlig udnyttelse – herunder i givet fald betingelsen om skade som følge af den i LMN’s kunders bevidsthed eventuelt vildledende karakter af de omhandlede varer og tjenesteydelser, som i Det Forenede Kongerige anses for at være blevet udbudt under tegnet LAST MINUTE TOUR på tidspunktet for indgivelsen af EF-varemærkeansøgningen – på ny at efterprøve begæringen om at få EF-varemærket LAST MINUTE TOUR erklæret ugyldigt.
104 Det er derfor ikke fornødent at tage stilling til sagsøgerens anden påstand.
Sagsomkostningerne
105 Ifølge Rettens procesreglements artikel 87, stk. 2, pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis der er nedlagt påstand herom.
106 Harmoniseringskontoret har tabt sagerne og bør derfor pålægges at bære sine egne omkostninger og betale sagsøgerens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom, og intervenienten bør pålægges at bære sine egne omkostninger.
På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer
RETTEN (Syvende Afdeling):
1) Afgørelserne truffet den 8. februar 2007 af Andet Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) (sagerne R 256/2006-2 og R 291/2006-2) annulleres.
2) Det er ufornødent at tage stilling til Last Minute Network Ltd’s anden påstand.
3) Harmoniseringskontoret bærer sine egne omkostninger og betaler Last Minute Network Ltd’s omkostninger.
4) Last Minute Tour SpA bærer sine egne omkostninger.
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 11. juni 2009.
Underskrifter