Sag C-96/09 P

Anheuser-Busch Inc.

mod

Budějovický Budvar, národní podnik

»Appel – EF-varemærker – forordning (EF) nr. 40/94 − artikel 8, stk. 4 − ansøgning om registrering af ord- og figurmærket BUD − indsigelse − den geografiske oprindelsesbetegnelse »bud« − beskyttelse i henhold til Lissabonaftalen og til bilaterale traktater mellem to medlemsstater – erhvervsmæssig anvendelse – tegn, der ikke kun har lokal betydning«

Sammendrag af dom

1.        EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – betingelser – tilstedeværelsen af en ældre rettighed, der ikke er blevet erklæret ugyldig ved en retsafgørelse, som er blevet endelig

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 4)

2.        EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – erhvervsmæssig brug af tegnet – begreb

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 4, og art. 43, stk. 2 og 3)

3.        EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – tegnets lokale betydning

(Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 4)

4.        EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – erhvervsmæssig brug af tegnet – tidsmæssigt kriterium

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 4, litra a)]

5.        EF-varemærker – definition på og erhvervelse af et EF-varemærke – relative registreringshindringer – indsigelse rejst af indehaveren af et ikke-registreret varemærke eller et andet erhvervsmæssigt anvendt tegn – tegn, der giver indehaveren ret til at forbyde anvendelsen af et yngre mærke – bevisbyrde

[Rådets forordning nr. 40/94, art. 8, stk. 4, litra b), og art. 74, stk. 1]

1.        For at en indsiger på grundlag af artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker kan hindre en registrering af et EF-varemærke, er det nødvendigt og tilstrækkeligt, at det på tidspunktet, hvor Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) efterprøver, at alle betingelserne for indsigelsen er opfyldt, godtgøres, at der foreligger en ældre rettighed, der ikke er blevet erklæret ugyldig ved en retsafgørelse, der er blevet endelig.

På denne baggrund tilkommer det, selv om det, når Harmoniseringskontoret udtaler sig om en indsigelse, der støttes på nævnte artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, påhviler det at tage hensyn til afgørelser fra medlemsstaternes retsinstanser vedrørende gyldigheden eller kvalifikationen af ældre påberåbte rettigheder, for at sikre sig, at disse altid har de virkninger, der kræves i henhold til denne bestemmelse, ikke kontoret at sætte sin bedømmelse i stedet for de kompetente nationale retsinstansers bedømmelse, hvilken beføjelse Harmoniseringskontoret endvidere ikke indrømmes i medfør af den pågældende forordning.

(jf. præmis 94 og 95)

2.        Hvad angår ordene »erhvervsmæssigt anvendt« i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker nævner denne bestemmelse ikke »reel« brug af det tegn, der er påberåbt til støtte for indsigelsen, og der er intet i ordlyden af forordningens artikel 43, stk. 2 og 3, der indikerer, at kravet om reel brug finder anvendelse på et sådant tegn.

Selv om det er korrekt, at ordene »erhvervsmæssig anvendt« ikke nødvendigvis skal undergives samme fortolkning som den, der skal anvendes inden for rammerne af forordningens artikel 9, stk. 1, eller af artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, i direktiv 89/104 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker, idet der skal tages hensyn til det respektive formål med disse bestemmelser, forholder det sig ikke desto mindre således, at en fortolkning af disse ord, der i det væsentlige betyder, at tegnet alene skal være genstand for erhvervsmæssig anvendelse, svarer til den sædvanlige forståelse af disse.

Såfremt kravet om reel brug blev stillet til de tegn, der er omhandlet i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, på samme betingelser, som stilles i forordningens artikel 43, stk. 2 og 3, ville en sådan fortolkning indebære, at disse tegn undergives betingelser, der gælder for de indsigelser, der støttes på ældre varemærker, og at indsigeren til forskel fra disse indsigelser inden for rammerne af artikel 8, stk. 4, ligeledes skal godtgøre, at det omhandlede tegn i henhold til den berørte medlemsstats lovgivning giver ham ret at forbyde brugen af et yngre varemærke.

En analog anvendelse af betingelsen om reel brug for ældre varemærker på de ældre rettigheder, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 8, stk. 4, ville ligeledes stride mod den i princippet selvstændige karakter af denne relative registreringshindring, der kendetegnes af specifikke betingelser, og som ligeledes skal forstås på grundlag af den væsentlige forskelligartethed af de ældre rettigheder, der kan omfattes af en sådan grund.

Hvad angår spørgsmålet, om ordene »erhvervsmæssigt anvendt« indebærer, at brugen af en geografisk betegnelse, der påberåbes i henhold til artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94, skal ske i overensstemmelse med et sådant tegns væsentligste funktion, dvs. over for forbrugerne at garantere den geografiske oprindelse af varerne og de egenskaber, der er uløseligt forbundet med disse, er det tilstrækkeligt at konstatere, at det tegn, der påberåbes til støtte for indsigelsen, bruges erhvervsmæssigt, og at den omstændighed, at tegnet er identisk med et varemærke, ikke af den grund betyder, at det ikke anvendes erhvervsmæssigt. Hvad angår den funktion, som brugen af et tegn skal have, skal dette tegn anvendes som et særpræget element i den forstand, at det skal tjene til at identificere den erhvervsvirksomhed, som udøves af indehaveren.

Endelig kan de gratis leveringer tages i betragtning ved efterprøvelsen af betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse af den påberåbte ældre rettighed, idet disse kan være blevet gennemført i forbindelse med erhvervsmæssig virksomhed, hvormed der søges opnået økonomisk vinding, nemlig at tilegne sig nye afsætningsmuligheder.

(jf. præmis 142-149 og 152)

3.        Et tegn, hvis beskyttelses territoriale udstrækning kun er lokal, må ganske vist anses for alene at have lokal betydning. Det følger imidlertid ikke deraf, at betingelsen i artikel 8, stk. 4, i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker er opfyldt i alle tilfælde blot som følge af, at beskyttelsen af det omhandlede tegn vedrører et område, som ikke kan anses for alene at være lokalt, hvilket skyldes, at beskyttelsesområdet rækker ud over oprindelsesområdet.

Det fælles formål med de to betingelser, der opstilles i nævnte artikel 8, stk. 4, er at begrænse konflikter mellem tegnene ved at hindre, at en ældre rettighed, der ikke er tilstrækkeligt kvalificeret, dvs. væsentlig og betydende i erhvervslivet, kan hindre registrering af et nyt EF-varemærke. En sådan mulighed for at rejse indsigelse må forbeholdes tegn, der faktisk og reelt er aktive på det relevante marked.

Betydningen af et tegn skal således ikke kun være bestemt af det geografiske omfang af beskyttelsen, idet et tegn, hvis beskyttelses udstrækning ikke er rent lokal, hvis det forholdt sig således, af denne ene grund ville kunne være til hinder for en registrering af et EF-varemærke, og dette sågar selv om det alene anvendes erhvervsmæssigt i en marginal grad.

Det følger heraf, at for at kunne hindre registrering af et nyt tegn, må det tegn, der påberåbes til støtte for indsigelsen, faktisk anvendes erhvervsmæssigt på en tilstrækkeligt betydelig måde og have en geografisk udstrækning, der ikke kun er lokal, hvilket, såfremt beskyttelsesområdet for tegnet kan anses for ikke kun at være lokalt, forudsætter, at denne brug finder sted på en væsentlig del af området.

Med henblik på at fastslå om dette er tilfældet, skal der tages hensyn til varigheden og intensiteten af brugen af tegnet som særpræget element for adressaterne, som udgøres af såvel indkøbere, forbrugere, leverandører og konkurrenter. I den forbindelse er den anvendelse, der er gjort af tegnet i reklamer og i erhvervsmæssig korrespondance, særligt relevant.

Det er i øvrigt kun på tegnets beskyttelsesområde, hvad enten der er tale om hele området eller en del af dette, at den anvendelige ret giver tegnet enerettigheder, der kan komme i konflikt med et EF-varemærke. Bedømmelsen af betingelsen om den erhvervsmæssige anvendelse skal ske særskilt for hvert enkelt af de områder, hvor den rettighed, der påberåbes til støtte for indsigelsen, er beskyttet. Tegnets betydning kan derfor ikke udledes af en kumulativ bedømmelse af anvendelsen af tegnet på alle de relevante områder.

(jf. præmis 156-160, 162 og 163)

4.        Der skal på betingelsen om erhvervsmæssig anvendelse af det tegn, der påberåbes til støtte for indsigelsen, anvendes det samme tidsmæssige kriterium, som det, der udtrykkeligt er fastsat i artikel 8, stk. 4, litra a), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker, vedrørende erhvervelse af rettigheder over det pågældende tegn, dvs. datoen for indgivelsen af ansøgningen om registrering af EF-varemærket.

Henset navnlig til den betydelige tid, der kan forløbe mellem indgivelsen af registreringsansøgningen og offentliggørelsen af denne, kan anvendelsen af samme kriterium bedre sikre, at den påberåbte brug af det omhandlede tegn er en reel brug og ikke en praksis, som alene har til formål at hindre registrering af et nyt varemærke.

Endvidere er en brug af tegnet, der udelukkende eller i det væsentlige foretages i perioden, der ligger mellem indgivelsen af ansøgningen om registrering af EF-varemærket og ansøgningens offentliggørelse, som hovedregel ikke tilstrækkelig til at godtgøre, at tegnet har været genstand for en erhvervsmæssig anvendelse, der kan godtgøre, at det har den fornødne betydning.

(jf. præmis 166-168)

5.        Artikel 8, stk. 4, litra b), i forordning nr. 40/94 om EF-varemærker opstiller en betingelse om, at tegnet ifølge lovgivningen i den medlemsstat, der finder anvendelse på det tegn, der påberåbes i henhold til bestemmelsen, giver sin indehaver ret til at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. Endvidere påhviler det i overensstemmelse med artikel 74, stk. 1, i nævnte forordning indsigeren i proceduren for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) at godtgøre, at denne betingelse er opfyldt.

I denne forbindelse og for så vidt angår de ældre rettigheder, skal der navnlig tages hensyn til den nationale lovgivning, der påberåbes til støtte for indsigelsen, og til de retsafgørelser, der er truffet i den pågældende medlemsstat. Indsigeren skal på dette grundlag bevise, at det omhandlede tegn er omfattet af anvendelsesområdet for den påberåbte lovgivning i medlemsstaten, og at det gør det muligt at forbyde anvendelsen af et yngre varemærke. Det følger heraf, at indsigeren alene skal godtgøre, at han har en sådan ret til at forbyde brugen af et yngre varemærke, og at det ikke kan kræves, at indsigeren godtgør, at denne ret har været udøvet i den forstand, at indsigeren effektivt har været i stand at opnå et forbud mod en sådan brug.

(jf. præmis 188-191)