Na pendência do recurso, a Court of Appeal decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1) Existe uma categoria de marcas cujo registo não é excluído pelo artigo 3.°, n.os 1, alíneas b) a d), e 3 da Directiva 89/104/CEE do Conselho [...] mas que, no entanto, não pode ser registada nos termos do artigo 3.°, n.° 1, alínea a), da directiva (por estar desprovida de carácter distintivo dos produtos do proprietário da marca em relação aos das outras empresas)?
2) A forma (ou parte da forma) de um produto (produto em relação ao qual o sinal é registado) apenas pode ter carácter distintivo para os efeitos do artigo 2.° se for acrescentado qualquer elemento de fantasia (que constitua um ornamento sem fim funcional) à forma desse produto?
3) Quando um operador tenha sido o único fornecedor de determinados produtos no mercado, é o uso extensivo de um sinal, consistente na forma (ou em parte da forma) desses produtos e que não inclui qualquer elemento de fantasia adicional, suficiente para conferir ao sinal um carácter distintivo para os efeitos do artigo 3.°, n.° 3, em circunstâncias em que, como resultado desse uso, uma proporção substancial dos meios comerciais e do público relevantes
a) associam a forma com esse operador e com nenhuma outra empresa;
b) acreditam que os bens com essa forma são provenientes desse operador, na falta de declaração em contrário?
4) a) Pode a restrição imposta pela frase constituídos exclusivamente [...] pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico, constante do artigo 3.°, n.° 1, alínea e), segundo travessão, ser elidida através da prova de que há outras formas que podem ter o mesmo resultado técnico ou
b) não pode a forma ser registada devido a essa restrição, se se provar que as características da forma são apenas atribuíveis ao resultado técnico ou
c) existe outro critério, e, se assim for, qual é o critério adequado para determinar se a restrição se aplica?
5) O artigo 3.°, n.° 1, alínea c), da directiva aplica-se a marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino [...] do produto ou da prestação de serviço. O artigo 6.°, n.° 1, alínea b), da directiva aplica-se ao uso por terceiros de indicações relativas à espécie, à qualidade, à quantidade, ao destino [...] do produto ou da prestação do serviço. O termo exclusivamente aparece, por conseguinte, apenas no artigo 3.°, n.° 1, alínea c), e é omitido no artigo 6.°, n.° 1, alínea b), da directiva. Numa correcta interpretação desta directiva, significa esta omissão que, mesmo que uma marca consistente na forma de um produto seja validamente registada, não há infracção ao direito à marca nos termos do artigo 6.°, n.° 1, alínea b), quando
a) o uso da forma dos produtos em questão é e deve ser considerado como uma indicação da espécie de produtos ou do fim a que se destinam e
b) uma proporção substancial do comércio e do público acredita que produtos com essa forma são provenientes do titular da marca, na falta de indicação em contrário?
6) Pode o direito exclusivo conferido pelo artigo 5.°, n.° 1, ser alargado de modo a permitir ao titular da marca que impeça terceiros de usarem sinais idênticos ou similares, em circunstâncias em que esse uso não seja susceptível de indicar a origem ou está limitado a impedir apenas um uso que, no todo ou em parte, indique a origem?
7) O uso de uma forma de produto, alegadamente em contrafacção, que é ou possa ser considerada uma indicação da espécie do produto ou do seu destino, pode, apesar disso, ser susceptível de indicar a origem se uma proporção substancial do comércio e do público relevantes acreditarem, na falta de indicação em contrário, que produtos com a forma controvertida são provenientes do titular da marca?»
Análise das questões prejudiciais
Delimitação do objecto do litígio no processo principal